GACE2970 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIV – Número 2970 Lima, 16 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 672-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00017. Referencia: Signos involucrados: RANGER (mixto) y TRADE-RANGER (denominativo) PROCESO 03-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 201300113-00. Referencia: Marca RED SERVI (denominativa) / Nombre Comercial RED SERVI (denominativo) PROCESO 06-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 201300515. Referencia: Signos: ZZIMMERMANN (mixto) y ZIMMER (mixto) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 16/03/2017 2 de 26 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 672-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2009-00017 Signos involucrados: RANGER {mixto) y TRADE RANGER {denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 4101, recibido el 1O de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00017.

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MARPICO S.A. Demandado SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. PROCESO 672-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 16/03/2017 3 de 26 Hechos Relevantes: 2.1. El 29 de mayo de 2007, MARPICO S.A. (en adelante MARPICO), solicitó el registro del signo RANGER (mixto), para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 1, (Ref.

Expediente 0753793). �� """e;,.11!:"� ''º ----- �IL,II-L •..----..r--.-c:>C>L:"'-.- 2.2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 577 de 29 de junio de 2007, no se presentaron oposiciones de terceros. 2.3. El 1O de junio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) mediante Resolución 18879, de 1O de junio de 2008, denegó el registro solicitado.

Argumentó la existencia de riesgo de confusión con la marca denominativa TRADE-RANGER, registrada a nombre de TRADE-TANGER, INC. (en adelante, TRADE-TANGER), inscrita con Certificado 253122 para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza2 • 2.4. MARPICO interpuso recurso de repos1c1on y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5.

El 26 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 22034, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado y concediendo el recurso de apelación presentado. 2.6. El 28 de julio de 2008, MARPICO solicitó la suspensión del trámite de registro del signo hasta que se resolviera la acción de cancelación por no uso de la marca denominativa TRACE -RANGER, tramitada bajo el expediente administrativo 01-12491. 2 Clase 35: Servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización y distribución de productos tales como metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos: construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vlas férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos: cerrajerla y ferreterla metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases: minerales, para vehlculos terrestres}: acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehfculos terrestres): instrumentos agrlcolas que no sean manuales: incubadoras de huevos, herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente: cuchillerla, tenedores y cucharas; armas blancas: maquinillas de afeitar, y todo lo relacionado con ferreterla Clase 35: Operación de intercambio de adquisiciones para compradores y vendedores de productos y servicios utilizados en o relacionados con los campos de la energfa y la petroqulmica por medio de una red mundial de computadores; servicios de administración, a saber. manejo de contenido de catálogos para vendedores de productos y servicios utilizados en o relacionados con los campos de la energla y la petroqulmica, soporte de inventarios y servicios de control; licitaciones de productos y servicios utilizados en o relacionados con los campos de la energla y la petroqufmica por medio de una red mundial de computadores. 2 PROCESO 672-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 4 de 26 2.7.

El 29 de julio de 2008, la SIC mediante Resolución 26639, resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada. No se pronunció respecto de la solicitud de suspensión presentada. 2.8. El 1 de diciembre de 2008, MARPICO interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la SIC, solicitando como pretensión principal la nulidad de la Resolución 26639 del 29 de julio de 2008. 2.9.

El 14 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda interpuestos por MARPICO: 3.1. Manifestó que la autoridad administrativa violó el derecho al debido proceso al no suspender el proceso del registro de la marca mixta RANGER, pues se encontraba en curso un proceso de cancelación por no uso de la marca denominativa TRADE - RANGER. 3.2.

Señaló que la cancelación por no uso puede utilizarse como excepción a las oposiciones presentadas en el trámite de registro, de conformidad con lo regulado en el Artículo 165 de la Decisión 486, que establece lo siguiente: "La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada". 4.

Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Manifestó que los signos en conflicto son confundibles. 4.2. Indicó que de los escritos del recurso de reposición y apelación interpuestos por el demandante, no se observa referencia alguna a la cancelación por no uso, motivo por el cual la administración no se pronunció al respecto. 4.3. Sostuvo que no se pueden atender nuevas pretensiones presentadas fuera del plazo para presentar los recursos de reposición y de apelación. 4.4.

Agregó que la solicitud de cancelación se presentó un año y dos meses después de haberse iniciado el trámite de solicitud de la marca mixta RANGER. Además, en la actualidad dicha marca se encuentra cancelada, generándose un derecho preferente a favor de MARPICO. B. � NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se 3 PROCESO 672-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 5 de 26 interpretará por ser pertinente con alcance específico al primer párrafo del mencionado articulo3.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Pertinencia para utilizar la cancelación por no uso como defensa en un procedimiento de registro. Viabilidad de la suspensión del procedimiento de registro mientras se resuelve una cancelación por no uso del signo soporte de la denegatoria de oficio. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Pertinencia para utilizar la cancelación por no uso como defensa en un procedimiento de registro 1.1. Como en el proceso interno se discute si la solicitud de suspens1on presentada por el demandante se debió tramitar al amparo de esquema de defensa previsto en artículo 165 de la Decisión 486, se abordará el tema propuesto. 4 1.2. La figura de la cancelación por no uso como defensa en un procedimiento de registro sólo es viable en un procedimiento de oposición5 y, en consecuencia, si la marca fue negada de oficio, cualquier solicitud de cancelación por no uso debe tramitarse bajo el proceso ordinario previsto para el efecto,6 y no en aplicación del mecanismo de defensa regulado en la última parte del articulo 165. 2.

Viabilidad de la suspensión del procedimiento de registro mientras se resuelve una cancelación por no uso del signo soporte de la denegatoria de oficio 2.1. Como en el proceso interno se discute si se debió suspender el procedimiento de registro mientras se resuelve la cancelación por no uso de la marca opositora, se abordará el tema propuesto. 2.2.

Mientras el registro de una marca no sea anulado o cancelado continuará desplegando sus efectos y su titular mantendrá todos los derechos que le 3 4 s 6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.·Arliculo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Pafses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada".

Se puede ver la Interpretación Prejudicial 202-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. La última parte del articulo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como medio de defensa en un procedimiento de oposición. Su oportunidad de presentación es el plazo del traslado de la respectiva oposición, de conformidad con el Articulo 148 de la Decisión 486.

Por lo tanto, si no se presenta dentro del término indicado, la autoridad no la tendrá en cuenta. Ahora bien, la solicitud puede presentarse dentro del propio escrito donde se controvierta la oposición, como en un escrito separado, pero dentro del mismo trámite de la oposición. El procedimiento ordinario es el regulado en la primera parte del artículo 165. 4 PROCESO 672-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 6 de 26 confiere su registro.

Por lo tanto, la autoridad administrativa podrá tomarla como base de una denegatoria de oficio. 2.3. No obstante lo anterior, como la normativa comunitaria no consagra la suspensión del procedimiento de registro si está pendiente una cancelación por no uso de la marca base de la denegatoria de oficio, la figura de la suspensión se aplicará si esta se encuentra prevista en la normativa nacional.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00017 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 9[ei La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispu to en el último párrafo del Articulo I Tribunal. /;J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA \ af I Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro o ""- cl,ll'º'c MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Q)t/J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 672-IP-2015 1 5 GACETA OFICIAL 16/03/2017 7 de 26 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 03-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2013-00113-00 Marca RED SERVI (denominativa) Comercial RED SERVI (denominativo) / Nombre Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 026, recibido el 13 de enero de 2016, mediante el cual la Secclón Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2013-00113-00; y El auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INVESTMENT GLOBAL MANAGEMENT, INC. Demandado: COLOMBIANA NACIÓN LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. & TRADE Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 8 de 26 Terceros Interesados: LUZ ANGELA LUCICH ANGARITA / \NVERLUNA Y CIA S. EN C.A. / BANCO DE BOGOTÁ. 2. Hechos Relevantes: 2.1.

El 6 de agosto de 201O, la sociedad INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A. (en adelante INVERLUNA), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), el registro de la marca RED SERVI (denominativa), para identificar los servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud, la señora LUZ ANGELA LUCICH ANGARITA, presentó oposición argumentando que es propietarla del nombre comercial RED SERVI, por lo que el signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad del literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3. El 31 de marzo de 2011, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 17846, declaró infundada la oposición presentada por LUZ ANGELA LUCICH ANGARITA y concedió el registro del signo solicitado.

2.4. LUZ ANGELA LUCICH ANGARITA interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra el anterior acto administrativo. 2.5. La Directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición, mediante Resolución 30044 de 31 de mayo de 2011, confirmando el acto impugnado, por lo que se concedió el recurso de apelación. 2.6.

El superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 20446, de 30 de marzo del 2012, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 17846 de 31 de marzo de 2011. 2.7. El 18 de septiembre de 2012, GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC. (en adelante, GLOBAL INVESTMENT), solicító la cancelación por falta de uso de las marcas denominativas SERVIRED, Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Níza, de propiedad de BANCO DE BOGOTÁ, certificados de registro 269405 y 275832, reivindicando el derecho preferente que derive de la cancelación por falta de uso interpuesta.

Clase 45: ·servicios jurfdicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales· 2 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 9 de 26 2.8. El 19 de septiembre del 2012, GLOBAL INVESTMENTsolicitó el registro de las marcas SERVIRED (nominativas), en las Clases 35 2 y 363 de la Clasificación Internacional de Niza, (Expediente Administrativo 12162.219 y 12-16230, respectivamente) lo anterior lo hizo sobre la base del derecho preferente que se le otorgaría si obtendría la cancelación por falta de uso de las marcas SERVIRED, de propiedad del BANCO DE BOGOTÁ. 2.9.

El 29 de noviembre de 2012, INVERLUNA presentó oposición a las solicitudes de registro de las marcas SERVIRED (nominativas) en las Clases 35 y 36 presentadas por GLOBAL INVESTMENT, aduciendo que SERVIRED constituye una transliteración de su marca RED SERVI. 2.10.EI 5 de marzo de 2013, GLOBAL INVESTMENT presentó demanda de nulidad en contra de las Resoluciones 17846 del 31 de marzo del 2011, 30044, del 31 de mayo de 2011; y, 20446 del 30 de marzo del 2012, que concedieron el registro de la marca RED SERVI a favor de INVERLUNA. 2.11.

El 9 de mayo del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. 2.12. El 18 de junio de 2013, INVERLUNA presenta escrito de contestación de la demanda. 2.13. El 2 de agosto de 2013, la SIC contesta la demanda. 2.14. Mediante auto de 11 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspende el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentado por GLOBAL INVESTMENT: 3.1. Señaló que se encuentra legitimada para presentar la demanda, pues presentó ante la SIC, solicitudes de cancelación por falta de uso contra las marcas denominativas SERVIRED, lo cual le otorgaría derecho preferente al registro de las marcas denominativas SERVIRED en las Clases 35 y 36, las que se encuentran en trámite ante la SIC. 3.2.

Afirmó que el registro del signo RED SERVI viola el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues se concedió sin tomar en cuenta el registro previo de la marca SERVIRED de propiedad del BANCO DE BOGOTÁ, ya que los signos SERVIRED 2 3 Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36: Servicios de seguros; operaciones financieras: operaciones monetarias; negocios inmobiliarios" 3 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 10 de 26 y RED SERVI son confundibles éntre si y protegen servicios relacionados. 3.3. Sostuvo que la SIC violó el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues se limitó a realizar el estudio comparativo respecto del nombre comercial fundamento de la oposición, sin tomar en cuenta el registro previo de las marcas SERVIRED de propiedad del BANCO DE BOGOTA. 4.

Argumentos de la contestación presentado por la SIC: 4.1. Adujo que la marca RED SERVI concedida a favor de INVERLUNA, cumple todos los requisitos que debe reunir un signo distintivo para ser considerado como marca. 4.2. Negó que se hayan violado los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la marca RED SERVI concedida a favor de INVERLUNA, comparada con la marca SERVIRED, anteriormente de propiedad de BANCO DE BOGOTÁ, no presenta similitudes que puedan causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 5.

Participación del Tercero Interesado INVERLUNA: 5.1. Argumentó que hay falta de legitimación en la causa, pues la sociedad GLOBAL INVESTMENT no es titular de derecho alguno que pueda verse leslonado. 5.2. Señaló que no existe violación del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andlna, pues la marca concedida a su favor, RED SERVI, fue solicitada con anteriorldad a la marca SERVIRED solicitada por GLOBAL INVESTMENT.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los articules 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. De oficio se interpretarán los articulas 168 y 172 de la misma normativa4 • pues es pertinente analizar si la posibilidad de obtener un derecho 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o a) registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (...} 4 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 11 de 26 preferente para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el Articulo 168 de la Decisión 486, es suficiente para acreditar la legitimidad activa con el objeto de interponer una acción de nulidad.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 3. 4. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Clases. Requisitos. Prescripción. Su relación con el derecho preferente en el marco del Articulo 168 de la Decisión 486. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.

Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. El examen de registrabilidad. De oficio, motivado, autónomo e integral. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Clases. Requisitos. Prescripción. Su relación con el derecho preferente en el marco del Artículo 168 de la Decisión 486 2. 1.1.

En vista de que el demandante solicitó el registro de la marca denominativa SERVIRED sobre la base del derecho preferente del Artículo 168 de la Decislón 486, se hace necesario tratar el tema propuesto, lo que incluye un análisis de la relación que pudiera existir entre el mencionado derecho de preferencia y la legitimidad activa para interponer una acción de nulidad en el marco de la mencionada Decisión. Articulo 150.• Vencido ef pfazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar ef examen de regislrabifidad.

En caso se hubiesen presentado aposiciones, fa oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sabre fa concesión o denegatoria def registro de la marca mediante resolución. ( ) Articulo 168.• La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá mvacarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vfa administrativa.

Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedida en contravención con lo dispuesto en los artfculos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesta en el arlfculo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contadas desde la fecha de concesión del registro ímpugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por dañas y pel}u1c1as conforme a la legislación interna. Na podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejada de ser aplicables al tiempo de resolverse ta nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de las productos o servicios para tos cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. () 5 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 12 de 26 1.2. Uno de los cambios fundamentales que introdujo el Artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

Dicha diferenciación se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 1.3. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 1.4.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona. La acción debe ejercerse dentro de un plazo específico: se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.5. Ahora bien, de conformidad con el caso bajo estudio, es muy importante que el Tribunal establezca la relación que pudiera exlstir entre el derecho preferente derivado de la cancelación por no uso5 y la acción de nulidad. 1.6.

El derecho preferente podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de tres meses siguientes a la fecha en que quedó en firme el acto administrativo que declaró la cancelación, pero no puede ir en contra de la solicitud anterior a dicha fecha, es decir, a la de la solicitud de cancelación. 1.7.

Es muy importante tener en cuenta que la solicitud de registro sobre la base del derecho preferente tiene el siguiente efecto: que la protección jurídica para dicho solicitante comience a contarse desde la solicitud de la cancelación. Esto quiere decir que al invocar el derecho preferente se s En la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2007,. expedida en el marco del Proceso 46-IP2007, el Tribunal determinó los erectos del mencionado derecho preferente: ·un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene et solicitante de la cancelación de registro de marca por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a ta marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado fas respectivas oposiciones.

En segundo fugar, et titular del derecho preferente, al solicitar para registro fa marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación con las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o simífares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de to anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro de Marcas deberá realizar et respectivo análisis de registrabifidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada sobre la base de dicho derecho sea tramitada con prelación a fas demás que se presenten. por lo que se debe informar a fa Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro·. f 6 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 13 de 26 retrotraen los efectos al momento en que se solicitó la cancelación de la marca por no uso. 1.8.

De lo anterior se desprende que si el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, puede, así mismo, si no prospera su oposición, iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro. 1.9. Lo que no puede hacer el titular del derecho preferente es interponer una acción de nulidad sustentada en dicho derecho, si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo ya registrado. 1.1O.

Ahora bien, el titular de un derecho preferente puede interponer una acción de nulidad relativa con la finalidad de defender los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación. Esto es posible, ya que como se indicó lineas arriba, la legitimación de la nulidad relativa se encuentra en cabeza de cualquier persona. 1.11. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: i) Que la acción de nulidad relativa tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado; ii) Que puede ser interpuesta por cualquier persona; iii);

Que, en consecuencia, el titular de un derecho preferente puede presentar una acción de nulidad relativa sustentándola en los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación, ya que la legitimación por activa la tiene cualquier persona. 2. Jrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 2.1.

En el proceso interno se discute si el signo denominativo RED SERVI es confundible con las marcas denominativas SERVIRED, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina6, del siguiente tenor literal: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 6 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. 7 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 14 de 26 (... )". 2.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmítiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 2.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico7 o semejanteª a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejarla la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 2.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1. 7 e Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal. consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.

Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 8 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 15 de 26 un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2. 7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que, inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 2.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos9: 9 !} 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto: es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múlliples providencias, entre las cuales se destacan;

Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 9 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 16/03/2017 16 de 26 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos denominativos simples y compuestos 3.1. Como en el proceso interno se discute sobre la similitud de los signos RED SERVI y SERVIRED, es necesario abordar el tema planteado. 3.2. Para una correcta comparación se deberán aplicar las siguientes reglas: 3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.2.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 1 Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas º Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 11 10 11 1. 2. 3 RAE;

Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p eJ., sof, o que, poseyéndolos prescínde de ellos por proceso de segmentación: p.ej.. terr. en e nterrá1s. RAE: m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej.. de, no, yo, el, ar, -s. -ero. m Gram.

Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 10 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 17 de 26 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterlos para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 3.2.3. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los sígnos a comparar, ya que, si ocupa la misma posiclón, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.2.4.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.2.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.2.6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos. común 3.3.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintivídad del conjunto marcaría, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 12: 3.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La prlmera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de jurio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 11 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 18 de 26 3.3.2.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podrf a tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.4.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva. teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.4.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos denominativos RED SERVI y SERVIRED para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 4. El examen de registrabilidad.

De oficio, motivado, autónomo e integral 4.1. La demandante sostuvo que la SIC debió, de oficio, negar el registro solicitado al advertir la existencia de las marcas denominativas SERVIRED, por lo que se abordará el tema planteado. {) 12 Proceso 03·1P·2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 19 de 26 4.2. El Articulo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (Articulo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad.

Dicho examen tiene las siguientes características: 4.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, lndependiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficlnas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, conslderando todas sus caracterlsticas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el limite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas leglslaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 4.2.2.

Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 4.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. 4.3.

En consecuencia, el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficío, integral, motivado y autónomo, 13 Proceso 03-IP-2016 GACETA OFICIAL 16/03/2017 20 de 26 de acuerdo con lo expuesto en esta Interpretación Prejudicial y fa Corte Consultante deberá analizar precisamente si se cumplió con dicho examen.

La presente Interpretación Prejudicial se firma¡por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo d. puesto en el último párrafo el Tribunal. del Articulo 90 del Estat 7 �l(.� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO uis Ra ael Vergara Quintero MAGISTRADO --- De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnterpreta ión Preju al la Presidenta y el Secretario. � ? (di� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 03-IP-2016 14 GACETA OFICIAL 16/03/2017 21 de 26 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 06-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de Jo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: 2013-00515 Signos: ZZIMMERMANN (mixto) y ZIMMER (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 027, recibido el 13 de enero del 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2013-00515; y El auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ALMACEN SANITARIO S.A.S. Demandado: DE INDUSTRIA Y SUPERINTENDENCIA COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 1 GACETA OFICIAL 16/03/2017 22 de 26 Tercero Interesado: ZIMMER S.A. EN LIQUIDACIÓN 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 27 de abril de 2011, ALMACEN SANITARIO S.A.S (en adelante ALMACEN SANITARIO), solicitó el registro del signo ZZIMMERMANN (mixto), para amparar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza 1 (Expediente Interno 11-51177) Zz1MMERMRNN 2.2.

El 4 de agosto del 2011, una vez publicada la solicitud, ALEJANDRO CAMARGO GARCÍA supuestamente representando a ZIMMER S.A. (en adelante ZIMMER), presentó oposición argumentando riesgo de confusión con su marca ZIMMER (mixta), registrada para amparar productos de Clase 20 la Clasificación Internacional Niza2 " (Certificado 372394) 2.3. El 27 de febrero de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante SIC) mediante Resolución 00008857, declaró fundada la oposición formulada y negó el registro solicitado., 2.4.

Encontrándose dentro del término legal, ALMACEN SANITARIO interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, solicitando que se concediera el registro del signo solicitado3 • 2 3 "Muebles, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, junco, mimbre y sucedáneos de todas estas materias" "Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas" En el Expediente no consta la fecha de interposición del recurso de apelación. 2 GACETA OFICIAL 16/03/2017 23 de 26 2.5.

El 6 de febrero de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 00003813, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 00008857 de 27 de febrero del 2012. 2.6. El 10 de octubre de 2013, ALMACEN SANITARIO presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la SIC, indicando como pretensión principal la nulidad de las Resoluciones 00008857 del 27 de febrero de 2012 y 00003813 del 6 de febrero del 2013. 2.7.

El 5 de diciembre del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. 2.8. El 19 de marzo de 2014 la SIC contestó la demanda. 2.9. Mediante auto de 11 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la presente Interpretación Prejudicial. 3.

Argumentos de la demanda presentado por ALMACEN SANITARIO: 3.1. Indicó que dentro del término que establece el Articulo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no se formuló oposición alguna, ya que nunca se designó apoderado especial para que de forma específica interviniera en el trámite de la solicitud del registro de la marca ZZIMMERMANN. 3.2.

Sostuvo que ALEJANDRO CAMARGO GARCiA no tenia ninguna atribución que lo facultara para formular oposición y, por lo tanto, carecía de legitimidad. 3.3. Señaló que el poder especial que presentó ZIMMER al interponer oposición, estaba destinado para un otro proceso que correspondía al registro de la marca ZIMMER. En consecuencia, no podía ser esgrimido en relación con la marca ZZIMMERMANN 4.

Argumentos de la contestación a la demanda presentados por la SIC: 4.1. En resumen, indicó que es inexistente la violación del Articulo 146 de la Decisión 486, pues ZIMMER presentó oposición dentro del término legal, esto es el 4 de agosto del 2011. 5. t; Participación del Tercero Interesado ZIMMER: ZIMMER no presentó ningún escrito. 3 GACETA OFICIAL B. 16/03/2017 24 de 26 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente4 • C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2.

De la legitimación para la presentación una oposición en el trámite de registro de marca. Del Principio de Complemento Indispensable D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. De la legitimación para presentar una oposición en el trámite de registro de marca 1.1. Como el proceso interno se discute si la oposición fue presentada por el legitimado para ello, se abordará el tema planteado. 1.2.

De la lectura del articulo 146 de la Decisión 486, se debe entender que quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de su publicación. La norma comunitaria al usar el término "oposición fundamentada" se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas y argumentos necesarios para sustentar su posición. Tan importante resulta este tema, que el Artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten sus argumentos.

El legitimo interés será calificado como tal por la Oficina Nacional Competente. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Anldna. ( •••J "Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dlas siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legitimo interés, podrá presentar, por una so/a vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una so/a vez un plazo adicional de treinta dfas para presentar fas pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si asf /o disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. 4 GACETA OFICIAL 16/03/2017 25 de 26 1.3.

Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indicado precedentemente, el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en el término de treinta (30} dias, si lo estima conveniente. presente sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30} días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. 1.4.

Se deberá verificar si la oposición presentada por ZIMMER fue radicada por el legitimado para ello, de conformidad con lo planteado en la presente Interpretación Prejudicial. 2. Del Principio de Complemento Indispensable 2.1. Si bien es cierto que la normativa andina tiene preeminencia sobre cualquier norma interna de cada País Miembro, no es menos cierto que existen circunstancias, tales como los requisitos formales para presentación y legalización de los documentos adjuntos a la oposición, que no están reguladas por la normativa comunitaria andina.

En estos casos, mediante la aplicación del principio de complemento indispensable, se debe acudir a la normativa nacional. 2.2. En virtud del principio de complemento indispensable, cuando la normativa comunitaria no contemple una determinada situación, deberá atenderse a las normas previstas por el país miembro respectivo para esos eventos.

Asi se logrará una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina. Lo anterior ha sido ratificado varias veces a través de distintas Interpretaciones Prejudiciales: "( ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas". (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 177, de 20 de abril de 1995)." 2.3.

Este Principio encuentra su base legal en el Articulo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Palses Miembros". 2.4. De conformidad con lo anterior, se deberá aplicar la normativa interna para establecer si los poderes anexos a la oposición cumplen con todos los requisitos formales para su presentación. 5 GACETA OFICIAL 16/03/2017 26 de 26 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Consejo de Estado consultante al resolver el proceso interno 2013-00515 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo disp1:1esto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cl/m t Cecilia Luisa Ayll�s MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez:Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario., A/. � l Cecilia Luisa Ayllon Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 06-IP-2016 6

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