Proceso 172-1P-2016 TRIBUNAL DE JUSTICIA [»] r E A COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 172-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001319900120145930601 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio C-0684 de fecha 22 de abril del 2016, recibido en este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155, 158 y 162 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dentro del proceso de Infracción Marcaria adelantado por la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS contra INVERSIONES JOGUERRERO S.A.S.,, a fin de resolver el Proceso Interno 11001319900120145930601; y, El Auto del 16 de junio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: ASOCIACIÓN LOS OLIVOS Demandado; INVERSIONES JOGUERRERO S.A.S. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. PROCESO 172-1P-2016 Hechos Relevantes. El 10 de diciembre del 2014, la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS (en adelante, LOS OLIVOS) presentó ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) una Demanda Verbal Sumaria de Acciones por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial en contra de INVERSIONES JOGUERRERO S.A.S. (en adelante, JOGUERRERO), con solicitud de medidas cautelares, sobre la base del uso no autorizado de la marca Los Olivos.
El 27 de febrero del 2015, JOGUERRERO, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y alegando que el uso del signo distintivo ha sido autorizado. El 24 de noviembre del 2015, la SIC emitió sentencia desestimando las pretensiones señaladas por parte de LOS OLIVOS y la condenan en costas. LOS OLIVOS presentó Recurso de Apelación contra la antes aludida sentencia!.
Mediante Auto del 21 de abril del 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Verbal Sumaria LOS OLIVOS, en su demanda argumentó, en lo principal, lo siguiente: LOS OLIVOS, es titular de las siguientes marcas: 1 Revisado el expediente no consta la fecha de presentación del recurso de apelación. ta PROCESO 172-1P-2016 Marca Expediente Reproducción Certificado Vigencia Clasificación | Resolución Los 01 078523 265034 15/11/2022 36 32976 del Olivos Boris ! 16/10/2002 (mixta) o ar e o tro Los 01 078520 265035 15/11/2022 16 32974 del Olivos Bots A 18/10/2002 (mixta) sn o moto Los 01 078519 265033 1511112022 42 32975 del Olivos Botivos. 16/10/2002 (mixta) Los 07 088696 348828 26/03/2008 31 8758 del Olivos 26/03/2008 (mixta) dolivós Los 07 088682 348829 26/03/2018 45 8154 del Olivos 26/09/2008 ¿mixa) olivos Funeral 92 326376 170501 16/09/2024 42 es Los eh Olivos a (mixta) (figurati 07 088687 348825 26/03/2008 45 8755 del va) 26/03/2008 3.2.
JOGUERRERO, es una sociedad mercantil domiciliada en Soacha, Cundinamarca, y tiene como objeto social la prestación de servicios funerarios, los cuales los anuncia al público como Funerales LOS OLIVOS usurpando una marca que no es de su propiedad. 3.3. JOGUERRERO, utiliza en sus correos electrónicos comerciales y de notificación judicial el nombre y marca LOS OLIVOS de la siguiente manera olivossoacha(MHhotmail.com. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. 4.2.
PROCESO 172-1P-2016 LOS OLIVOS, es una entidad sin ánimo de lucro que actúa como instrumento de integración, representación, promoción, defensa, fortalecimiento y apoyo económico de las organizaciones funerarias afiliadas, dentro de cuyo objeto se encuentra el manejo, bajo cualquier forma jurídica, de la marca Los Olivos. LOS OLIVOS, agrupa a SERCOFUN Caldas Limitada “Funerales Los Olivos”, Servicios Funerarios Cooperativos de Tolima SERFUNCOOP, Servicios Funerarios de Norte de Santander, Central de Cooperativa de Servicios Funerarios COOPSERFUN, SERCOFUN TULUÁ LTDA., SERCOFUN LTDA. FUNERALES LOS OLIVOS, Cooperativa Funeraria LTDA. EMCOFUN, Cooperativa de Servicios Funerarios de Barrancabermeja, etcétera.
JOGUERRERO, desarrolla su actividad comercial en el mercado de servicios funerarios y lo hace en competencia con las entidades afiliadas a LOS OLIVOS. El uso indebido de la marca Los Olivos, por parte de JOGUERRERO configura, adicionalmente, un acto de competencia desleal con las entidades afiliadas a LOS OLIVOS, en tanto que, con el uso de la marca dichas entidades mantienen e incrementan su participación en el mercado de servicios funerarios.
JOGUERRERO, con la usurpación de la marca Los Olivos genera confusión sobre los servicios y la actividad que presta e inducen a error al público sobre su naturaleza, características y aptitud. Con el uso de un signo distintivo ajeno, JOGUERRERO explota indebidamente la reputación de los miembros de la Red Los Olivos. Argumentos de la Contestación de la Demanda Verbal Sumaria JOGUERRERO, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Al constituirse la empresa JOGUERRERO, se formalizó la relación comercial mantenida con anterioridad entre Jorge Omar Guerrero Novoa y el Dr. Alfredo Rojas Cárdenas, en su condición de Gerente General de la Central de Cooperativa de Servicios Funerarios COOPSERFUN (en adelante, COOPSERFUN).
JOGUERRERO presta sus servicios con el signo Los Olivos, al contar con autorización de COOPSERFUN de acuerdo al Contrato de Agencia Comercial de Hecho 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. PROCESO 172-1P-2016 El 1 de abril del 2001, JOGUERRERO y COOPSERFUN celebran un contrato verbal de Agencia Comercial y suscriben un contrato de Subarriendo del inmueble de la Calle 12 N* 6-17 (hoy 6-27), en tal virtud el primero de los nombrados presta sus servicios con el signo Los Olivos.
COOPSERFUN se encuentra agrupada o asociada a la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS y “( ) como lo expresa la demandante en este hecho, dicha entidad? tiene LICENCIA para el uso de la marca LOS OLIVOS”. El contrato de agencia comercial que se desprende de la formalización del contrato de subarriendo del inmueble citado antes, suscrito el 1 de abril de 2001, se ha venido renovando automáticamente año por año, y por lo mismo se encuentra actualmente vigente, por ello no puede ser objeto de orden de cese del uso de la marca que legítimamente con fundamento en este contrato viene haciendo INVERSIONES JOGUERRERO 6S.A.S., hasta que no sea objeto de resolución o terminación del mismo.
Si no se ha incurrido en usurpación, por ende, no se han causado perjuicios, entonces no ha lugar a la condena de pago de una indemnización por daño emergente, por el contrario, INVERSIONES JOGUERRERO 6S.A.S., le ha reportado cuantiosas utilidades a la demandada a través de su miembro asociado la Cooperativa de Servicios Funerales COOPSERFUN.
Argumentos de la Sentencia (Acta 338) La Delegatura para Asuntos Jurisprudenciales de la SIC, en su acta de audiencia, denegó las pretensiones expuestas por LOS OLIVOS, expresando en lo principal los siguientes argumentos: “( ) sí bien existe un reconocimiento por parte de JOGUERRERO en la utilización de la marca LOS OLIVOS para identificar los servicios que presta, dicho uso se encuentra autorizado por una de las cooperativas miembro de la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS, esto es, COOPSERFUN”.
“( ) A folio 56 del cuaderno No. 2 obra un documento denominado “Reglamento Uso de Marca” en donde se expresa en el numeral 5 que “el manejo de convenios será directamente formalizados por COOPSERFUN BOGOTA”, situación que se complementa con el contrato de subarriendo de local comercial suscrito entre COOPSERFUN y JOGUERRERO”. “( ) los documentos obrantes a folios 57 a 146 del cuaderno No. 2, evidencian la existencia de una relación económica entre COOPSERFUN y JOGUERRERO —cuadros de liquidación, préstamo, arriendo de intereses, memorandos de entrega de suministros, envió de 2 Enreferencia a COOPSERFUN. y 6 PROCESO 172-1P-2016 papelería, copias de comprobantes de egreso de COOPSERFUN a JOGUERRERO-, entre otros, resultan ser medios de prueba suficiente para tener por acreditado que el uso que la da JOGUERRERO a la marca LOS OLIVOS se encuentra autorizada por COOPSERFUN”.
Argumentos contenidos en la Apelación a la Sentencia LOS OLIVOS, en su escrito de Apelación a la Sentencia de Primera Instancia expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 6.1. El contrato de prestación de servicios y uso de marca celebrado entre JOGUERRERO y COOPSERFUN, “( ) fue maliciosamente ocultado por la demandada en el proceso y el mismo vino a ser aportado por el representante legal de COOPSERFUN en su declaración decretada de oficio, ( ) en dicho contrato se estipuló que el mismo recogía integralmente las relaciones precedentes de las partes y en su cláusula vigésima octava dejo sin efecto cualquier acuerdo, convenio, escrito o verbal anterior que existiese entre las partes”. 6.2.
“( ) en la propia sentencia, obran en el expediente unas facturas presentadas por JOGUERRERO a COOPSERFÚUN y pagadas por esta, en todo caso anteriores todas a la presentación de la demanda, que indican a la Superintendencia que las relaciones comerciales entre esas dos entidades no terminaron en diciembre de 2013; y (ii) en reglamento de uso de marca cuya autoría no se precisa, pues no aparece de su texto”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante eleva su pedido de Interpretación Prejudicial conforme a los Artículos 155, 158 y 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, de los cuales se interpretarán “( ) Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su tilular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u olros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del vator comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
PROCESO 172-1P-2016 únicamente los Artículos 155, circunscribiendo su análisis al contenido de su Literal d, y 162 de la referida Decisión 486, por ser pertinente su interpretación para el caso particular. No se interpretará el Artículo 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que en el proceso interno no se debate el tema del agotamiento del derecho del titular de la marca registrada, esto es, sobre la futura destinación de la marca luego de haber sido introducida al comercio por el mismo titular o por persona autorizado o vinculada a éste, además la norma hace alusión productos, no a servicios.
De oficio se interpretarán los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, pues en el proceso interno se ha alegado que la supuesta usurpación demandada, adicionalmente, configura un acto de competencia desleal. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. €.) Artículo 158.- El regístro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por olra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a ta explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas. (.) Articulo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.
Deberá regístrarse ante la oficina nacional compelente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia". Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medío que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naluraleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 1.1. 1.2. 1.3.
PROCESO 172-1P-2016 Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos. La licencia de uso de una marca y la simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Actos de competencia desleal. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca.
El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos En el proceso interno, LOS OLIVOS, presentó demanda contra JOGUERRERO, argumentando el supuesto uso indebido de la marca por parte de la demandada pudiendo configurar, además, un acto de competencia desleal con las entidades afiliadas a LOS OLIVOS, generando confusión sobre los servicios y la actividad que prestan, induce al público en error y constituye un acto de explotación indebida de la reputación de los miembros de la Red Los Olivos.
Por lo expuesto, resulta pertinente referirnos al derecho al uso exclusivo de la marca por parte de su titular y el uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. Al respecto, el Tribunal, ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción5, advirtiendo que en el Artículo 154 de la Decisión 486, se establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario.
Bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro, el mismo que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. El derecho exclusivo al uso de la marca significa que, una vez registrada la marca, su titular, tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.3.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederta. 1.3.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
En relación con la primera, el titular de la marca tiene la 5 Proceso 145-1P-2011. Caso: "COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow.”, publicado en la Gaceta Oficial N* 2053, de 22 de mayo de 2012. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. PROCESO 172-1P-2016 facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.
El Artículo 155 de la Decisión 486, determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestadof: 1.7.1.
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 1.7.2. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquiririo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 5 Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
PROCESO 172-1P-2016 Al resolver se deberá tener presente lo manifestado al desarrollar el presente tema a fin de determinar si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo que distingue los servicios base de la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y aquellos supuestamente infractores. La licencia de uso de una marca y la simple autorización para ta utilización de la marca en el mercado En el proceso interno, la demandante afirmó que participa en el mercado de servicios funerarios, entre otros, por la vía del licenciamiento de su marca, siendo que posteriormente, la Delegatura para Asuntos Jurisprudenciales de la SIC al resolver denegó las pretensiones expuestas por dicha demandante, al considerar que “( ) sí bien existe un reconocimiento por parte de JOGUERRERO en la utilización de la marca LOS OLIVOS para identificar los servicios que presta, dicho uso se encuentra autorizado por una de las cooperativas miembro de la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS, esto es, COOPSERFUN', de acuerdo al contrato de Agencia Comercial de Hecho celebrado el 1 de abril del 2001 y soportado en el Contrato de Subarriendo del inmueble del que era arrendatario COOPSERFUN, sociedad agrupada a LOS OLIVOS, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema propuesto de la licencia de uso de una marca y la simple autorización para la utilización de la marca en el mercado”.
Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.
Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de uso de la marca, se encuentra regulada en Capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. 7 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudiciat dictada en el marco del Proceso 27-1P-2014, de fecha 3 de Julio del 2014, marca MONTERREY. 10 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2.
PROCESO 172-1P-2016 La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. Los contratos de licencia deberán plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el Artículo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Al resolver, se deberá analizar si existe o no un contrato de licencia registrado ante la autoridad nacional competente. Actos de competencia desleal LOS OLIVOS en su demanda ha manifestado que la ( ) usurpación en el uso de la marca Los Olivos, por parte de JOGUERRERO configura, adicionalmente, un acto de competencia desleal con las entidades afiliadas a LOS OLIVOS, en tanto que, con el uso de la marca dichas entidades mantienen e incrementan su participación en el mercado de servicios funerarios”, añadiendo que se encuentra legitimada “( ) para ejercer la acción de competencia desleal vinculada a la de usurpación de propiedad industrial”, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de los actos de competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial.
El Artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, aunque como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son: 3.2.1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.2.2.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.2.3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 11 PROCESO 172-1P-2016 3.3.
El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal?: 3.3.1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.3.2.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3.3.3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”( ) En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los Ver a modo de seferencia la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 251-1P-2015, de fecha 7 de diciembre del 2015, Competencia Desleal marca: SALAMANDRAS (denominativa). 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. PROCESO 172-1P-2016 empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí”.2 En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.10 Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.
Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las caracteristicas de un producto o un servicio lo que acarrearia un riesgo confusión de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase en un acto de competencia desleal.
En el presente caso, se deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia 2 FLINTBLANCK, Pinkas, TRATADO DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115. (Cita doctrinal tomada de la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 116- IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N” 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca: CALCIORAL). 10 tbídem. 13 PROCESO 172-1P-2016 desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. 3.10.
Respecto a la desviación de clientela, el Tribunal ha manifestado!! que en el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el resguardo de ta clientela obtenida por los empresarios. Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos.
Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como tal. 3.11.La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado.
Para el caso particular es muy importante determinar: * Posible práctica deshonesta. + Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela. 3.12.Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto. 3.13.
Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar la clientela, ya que de lo contrario si no existe clientela no habría acto de competencia desleal. 3.14.Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo, Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico*?, 3.15.El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal. 11 Proceso 54-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. N*, 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUS MK (mixta). 12 Ibidem. 14 PROCESO 172-1P-2016 3.16.
Al respecto el Tribunal ha manifestado!3 que en un mercado competitivo ganar prestigio es muy difícil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales. Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor especifico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial.
En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca. 3.17.De conformidad con lo anterior, deberá determinarse si los actos realizados por la sociedad JOGUERRERO, cumplen o no los requisitos para ser considerados como actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 11001319900120145930601, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación dei Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. q= Cecilia lui AR os S Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 13 Proceso 1454P-2041, publicado en fa G.O.A.C. N”. 2053 de 22 de mayo de 2012, Caso: COMPETENCIA DESELAL 14 RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS, Batón total 90 Aerow. 15 72-1P-2016 Hugo iro GómezlApac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ] Pl, E Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16