Año XXXIV – Número 3000 Lima, 26 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 125-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 11001 31 03 007 2008 00601 02. Referencia: Infracción de derechos de autor PROCESO 172-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 11001319900120145930601. Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial PROCESO 175-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 110013199001201413117 01. Referencia: Nombre comercial AGROCAMPO (denominativo), enseña comercial AGROCAMPO (mixto y denominativo), nombre comercial AGRO CAMPO DE LA SABANA (denominativo). Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/04/2017 2 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso 125-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 11001 31 03 007 2008 00601 02 Referencia Infracción de derechos de autor Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio C-0324 del 16 de febrero de 2016, recibido vía courier el 11 de marzo de 2016, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 1 y 3, del Literal i) del Articulo 4 y de los Artículos 7, 9, 11, 13, 23, 30, 31, 54 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 11001 31 03 007 2008 00601 02; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Carlos Enrique Estupiñán Monje 1 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandados 2. 26/04/2017 3 de 58: Germán Alberto Restrepo Fernández Pablo Enrique Otoya Domínguez Femando Otoya Domfnguez Sistemas de Información Empresarial S.A. Unopymes Ltda. Hechos relevantes 2.1. Carlos Enrique Estupiñán Monje (en adelante, el señor Estupiñán) formuló demanda civil contra Germán Alberto Restrepo Fernández, Pablo Enrique Otoya Domínguez, Femando Otoya Domínguez, Sistemas de Información Empresarial S.A. (en adelante, SIESA S.A.) y Unopymes Ltda., a fin de que se declare que los demandados infringieron los derechos patrimoniales y morales de autor del demandante (Expediente 2008 00601), por el uso no autorizado del programa de contabilidad Sistema UCONTABILIDAD PARA TODOS" (C.A.T.)1• 2.2.

El 26 de noviembre de 2014, la Primera Instancia declaró infundada la demanda, al considerar que el señor Estupiñán no probó los fundamentos que dan soporte a sus pretensiones, pues más allá de las semejanzas en los programas de contabilidad (software) confrontados, no logró acreditar con suficiencia que el programa del demandado se trate de una copia del programa del accionante. 2.3.

El señor Estupiñán interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia2 • 2.4. El 15 de febrero de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia resolvió suspender el proceso interno a efectos de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.5.

Adicionalmente, el 15 de febrero de 2016, sin perjuicio del decreto de suspensión procesal efectuado y en desarrollo del principio de celeridad y economía procesal necesarios para atender la resolución de la causa, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia ordenó el recaudo del informe o certificación sobre el estado y/o resultas del trámite del recurso extraordinario de casación promovido ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a nombre de Germán Alberto Restrepo Femández (con número interno 45653), dentro del proceso adelantado por los delitos de violación a los derechos morales y patrimoniales de autor.

Inicialmente denominado "CONTABILIDAD PARA TODOS (C.A.T.)", también conocido como "ACCOUNTING STRIKINGLY SIMPLE (A.S.S.) o UNOLIGHT. 2 No obra en el expediente la senlencia de primera instancia. Tampoco obra en el expediente el recurso de apelación interpuesto por el señor Estupiñán. 2 ¿-, Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 26/04/2017 4 de 58 Argumentos de la demanda del señor Estupiñán 3.1.

El demandante señala que es el creador intelectual del programa de contabilidad inicialmente denominado "CONTABILIDAD PARA TODOS (C.A.T.)", también denominado "ACCOUNTING STRIKINGLY SIMPLE (A.S.S.) o UNOLIGHT; y, actualmente, es conocido como Sistema de Información Gerencial (S.I.G), el cual fue registrado desde 1993, en sus diferentes versiones en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. 3.2.

Los demandados infringieron los derechos patrimoniales y morales de autor del demandante al haber copiado, transformado, usado y explotado comercialmente el programa de contabilidad de su propiedad denominado "C.A.T.", "UNOLIGHT" o "S.I.G", bajo el nombre de "UNOPYMES". En consecuencia, reclama el pago de 500 millones de pesos colombianos por concepto de indemnización de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y una suma igual por concepto de indemnización de los daños morales. 3.3.

Adicionalmente, solicitó que se ordene a los demandados a declarar en los empaques, rótulos, literatura de soporte y publicidad en general, que el demandante es el creador original del software en cuestión. 3.4. El 1 de marzo de 2001, el señor Estupiñán contrató los servicios profesionales del ingeniero de sistemas Germán Alberto Restrepo Fernández, suscribiendo con este un contrato de confidencialidad, quien contraviniendo lo pactado y actuando de mala fe, habría desarrollado a partir de su obra, la programación de un soporte lógico contable que denominó "GERESIS", que es vendido con el nombre de "UNOPYMES".

En ese sentido, solicitó que se ordene a la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, la SIC), la exclusión o cancelación del depósito o inscripción que realizó Germán Alberto Restrepo Fernández en el año 2003 como autor del software "GERESIS", debido a que dicho software constituiría una obra derivada del programa de titularidad del señor Estupiñán. 3.5.

En el año 2003, Germán Alberto Restrepo Fernández registró el programa "GERESIS" ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la SIC, cuando aún se hallaba impedido por las cláusulas de confidencialidad. Ello demuestra su mala fe, ya que dicho registro se llevó a cabo cuando aún se hallaba impedido por las cláusulas de confidencialidad, restricción y reserva derivadas del contrato de servicios suscrito, el cual en dicha fecha se encontraba aún vigente. 3.6.

El 14 de septiembre del 2005, se dio por terminado el contrato de servicios, fecha en la cual por medio de un acuerdo suscrito entre el señor Estupiñán y Germán Alberto Restrepo Fernández se levantó el 3 t I Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 5 de 58 compromiso de confidencialidad. Dicho acuerdo no fue solemnizado por escritura pública y las partes intervinientes no buscaron la transferencia o cesión de derechos patrimoniales ni de los derechos morales derivados del derecho de autor sobre el software contable. 3.7.

Unopymes Ltda., de la cual es socio Germán Alberto Restrepo Fernández, está comercializando el programa NUNOPYMES", el cual no difiere del programa creado por el señor Estupiñán. Posteriormente, Germán Alberto Restrepo Fernández asociado con Pablo Enrique Otoya Dominguez y con la compañía Sistemas de Información Empresarial S.A., bajo la gerencia de Fernando Otoya Dominguez, iniciaron la comercialización del programa NUNOPYMES" en abril de 2006. 3.8.

El programa de contabilidad de Germán Alberto Restrepo Femández y que se registró con el nombre de NGERESIS" en el 2013, es una copia modificada de su software protegido bajo el Derecho de Autor, presentando únicamente diferencias o alteraciones superfluas e irrelevantes. 3.9. El desarrollo de un programa de contabilidad, soporte lógico o software como el creado por el señor Estupiñán es una labor ardua que toma años y profundos conocimientos y experiencia en contabilidad y programación de computadores, conocimientos y experiencia que Germán Alberto Restrepo Fernández no poseía con anterioridad a la fecha de iniciación de sus servicios prestados al señor Estupiñán en el año 2001. 4.

Argumentos de las contestaciones de los demandados 4.1. Germán Alberto Restrepo Fernández contestó la demanda señalando lo siguiente: Es el autor intelectual del software denominado NGERESIS", actualmente denominado NUNOPYMES"; y, por lo tanto, es el titular de los derechos morales y patrimoniales derivados de dicha creación. NUNOPYMES" no es una obra derivada de C.A.T. o A.S.S., UNOLIGHT o SIG, ya que son obras totalmente diferentes.

No está obligado legal ni contractualmente a pagar pena pecuniaria alguna. Inexistencia de perjuicios patrimoniales y morales a la parte demandante. El demandante ha actuado mediando mala fe. 4.2. Fernando Otoya Domínguez contestó la demanda señalando lo siguiente: Germán Alberto Restrepo Fernández le propuso que se asociaran con la finalidad de comercializar el software UNOLIGHT.

A raíz de 4 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 6 de 58 ello, a fin de elaborar el programa en mención, el demandante contrató los servicios de Germán Alberto Restrepo Fernández. En base a ello, tanto él, el señor Pablo Enrique Otoya Dominguez y el demandante, constituyeron la sociedad UNOLIGHT Uda., sin embargo, debido a que el software UNOLIGHT presentaba fallas, se decidió separar al demandante de dicha sociedad.

Dado que el programa GERESIS o UNOPYMES sí reunía las caracterlsticas propias que el mercado demandaba, él y Pablo Enrique Otoya Domínguez decidieron incorporar a Germán Alberto Restrepo Fernández a la sociedad UNOPYMES Ltda. (antes UNOLIGHT Ltda.). La sociedad Sistemas de Información Empresarial S.A. (SIESA) no tiene vínculos comerciales con la sociedad UNOPYMES Ltda. ni tampoco ha comercializado el programa UNOPYMES.

Es totalmente válido que existan dos programas de computador aparentemente similares o que presenten resultados idénticos sin que ello implique vulneración a los derechos de autor de la obra sobre la cual se tomó la idea. Lo importante es que la creación del programa haya sido totalmente independiente de la obra de la cual se ha tomado la idea y que haya sido producida por el conocimiento y esfuerzo personal del autor de la misma. 4.3.

Pablo Enrique Otoya Domínguez contestó la demanda señalando adicionalmente que el señor Estupiñán levantó la confidencialidad mediante documento de fecha 14 de septiembre del 2005. 4.4. SIESA S.A. y UNOPYMES Ltda. contestaron la demanda sobre la base de los mismos argumentos señalados en los puntos anteriores. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 1 y 3, del Literal i) del Artículo 4 y de los Artículos 7, 9, 11, 13, 23, 30, 31, 54 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 3 • 3 Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Artfcu/o 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artistico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artistico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de fa presente Decisión".

"Articulo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por: Autor: Persona física que realiza la creación intelectual. Artista Intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 5 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 7 de 58 Autoridad Nacional Competente: Órgano designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia.

Copla o ejemplar: Soporte material que contiene ta obra, como resultado de un acto de reproducción. Derechohabfente: Persona natural o Jurfdfca a quien por cualquier titulo se transmiten derechos reconocidos en ta presente Decisión. Distribución al público: Puesta a dfsposfcfón del pübflco del original o copias de la obra mediante su venta, atqulter, préstamo o de cualquier otra forma.

Divulgación: Hacer accesible ta obra al público por cualquier medio o procedimiento. Emisión: Difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el públfco. Fijación: Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación. Fonograma: Toda fijación exciusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos.

Las grabaciones gramofónlcas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas. Grabación Efímera: Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un periodo transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión. Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artistica, cientlfica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cuaiquier forma.

Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier o/ro medio de comunicación de ta imagen y de sonido, independientemente de las caracterlsticas del soporte material que ta contiene.

Obra de arte aplicado: Creación artlstica con funciones utilitarias o incorporada en un Artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. Obra Plástica o de bellas artes: Creación artistica cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías.

No quedan comprendidas en ta definición, a tos efectos de ta presente Decisión, las fotografias, las obras arquitectónicas y las audiovisuales. Oficina Nacional Competente: Órgano administrativo encargado de la protección y aplfcación del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Organismo de radiodifusión: Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.

Productor: Persona natural o jurfdica que llene ta iniciativa, la coordinación y la responsabftldad en ta producción de ta obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador. Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.

Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer fas necesidades razonabies del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión Inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo. Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión. Usos honrados: Los que no Interfieren con la explotación normal de fa obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.

Uso personal: Reproducción u otra forma de utltizaclón, de ta obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tates como la investigación y el esparcimiento personal.• 6 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 8 de 58 "Articulo 4.• La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, arllsticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: ( ) i) Las obras fotográficas y las eKpresadas por procedimiento análogo a la fotografla;, r "Articulo 7.- Queda protegida eKclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a fas obras.

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido Ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento Industrial o comercial. • "Articulo 9.- Una persona natural o Jurldica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de tos Palses Miembros".

"Articulo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) b) c) Conservar la obra inédita o divulgarla; Reivindicar la paternidad de ta obra en cualquier momento; y, Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Cap/tufo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.· "Articulo 13.- El autor o, en su casa, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) b) c) d) e) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;

La comunicación pública de fa obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, fos signos, los sonidos o las imágenes; La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; La importación al territorio de cualquier Pals Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;

La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.· "Articulo 23.· Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto. En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el Articulo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.• l "Articulo 30.- Las disposiciones relativas a fa cesión o concesión de derechos patrimoniales y a fas licencias de usa de fas abras protegidas, se regirán por la previsto en fas legislaciones internas de los Palses Miembros.· "Articulo 31.- Tocia transferencia de los derechos patrimoniales, asf como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectiva. • "Artículo 54.• Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utifización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su 7 Proceso 12S-.IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 9 de 58 2.

Sólo procede la interpretación de los Artículos 7, 11, 13, 23 y 57 de la Decisión 351, por ser los pertinentes para la resolución del presente caso que versa sobre la infracción de derechos de autor (software). 3. No procede la interpretación de los Artículos 1 y 3, ni del Literal i) del Artículo 4 ni de los Artículos 9, 30, 31 y 54 de la Decisión 351, toda vez que no resultan pertinentes a efectos de analizar la cuestión controvertida en el presente proceso.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho de autor. La protección de los programas de ordenador o software. La obra derivada. La obra creada por encargo o bajo relación laboral. Infracción a los derechos de autor. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de programas de ordenador o software. 2. 3. 4. 5. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Infracción a los derechos de autor 1.1. En su escrito de demanda el señor Estupiñán señaló que los demandados Germán Alberto Restrepo Fernández, Pablo Enrique Otoya Domínguez, Fernando Otoya Dominguez, Sistemas de Información Empresarial S.A. infringieron sus derechos patrimoniales y morales de autor al haber copiado, transformado, usado y explotado comercialmente su programa de contabilidad denominado "C.A.T.", "UNOLIGHT" o "S.I.G", bajo el nombre de "UNOPYMES". 1.2.

La Decisión 351 establece en el Capítulo XIII "De los Aspectos Procesales" algunos parámetros generales en cuanto a los procesos o procedimientos que deben seguirse ante la autoridad nacional competente en relación con la protección del derecho de autor. utilización, sí el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

En caso de incumplimiento será solidariamente responsable. • "Articulo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) b) c) d) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por las daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecha; Que el Infractor asuma el pago de fas costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;

El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud." 8 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 10 de 58 1.3. El titular de un derecho de autor está facultado para acudir a la autoridad nacional competente para iniciar acciones administrativas o judiciales cuando estime que existe alguna forma de vulneración de sus derechos.

En el caso de que la autoridad compruebe que se ha utilizado un derecho de autor sin autorización, el infractor tendrá que asumir consecuencias civiles, penales y administrativas sin excluir la responsabilidad pecuniaria. 1.4. El Artículo 57 de la Decisión 351 enuncia una serie de potestades con las que cuenta la autoridad nacional y específicamente, en el Literal a), de dicho artículo, establece la facultad de disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos.4 1.5.

Se advierte que lo dispuesto a través de la norma comunitaria y, en especial el Artículo 57 de la Decisión 351, al ser tan general en materia de procedimiento, deja abierto un gran margen para que los ordenamientos internos de los países miembros regulen los procedimientos y procesos sobre la base de la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable5 • 2.

La obra derivada 2.1. Teniendo en cuenta que uno de los argumentos de la demanda del señor Estupiñán fue que el sofware GERESIS constituiría una obra derivada del programa de su titularidad, y que el señor Restrepo en la contestación de la demanda señaló que UNOPYMES no sería una obra derivada de C.A.T o A.S.S., UNOLIGHT o SIG, toda vez que se trataría de obras totalmente diferentes, corresponde desarrollar el presente tema. 2.2.

La obra derivada se encuentra prevista en el Artículo 5 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena6 • Si bien habla de "traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras", lo cierto es que dentro del verbo transformar se incluyen todas las demás acciones. Para esto se debe entender dicho término en su sentido amplio;

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 178-IP-2006 de fecha 19 de enero de 2007. 5 El Tribunal, en relación con el principio de complemento Indispensable, ha manifestado lo siguiente: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Juridlco Comunitario?, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: ·no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas·.

"Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.· (Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2007, recaída en proceso 158-IP-2006). 6 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2013 del 31 de octubre de 2013, p.28. 9 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 11 de 58 es decir, como el cambio de forma sin afectar la esencia. En consecuencia, una transformación en dicha vía incluye las traducciones, adaptaciones o arreglos, así como otras figuras como las actualizaciones, los resúmenes, etc. 2.3.

En efecto, una obra derivada es una obra que se basa en una obra preexistente. Implica una transformación de ésta y, por lo tanto, un cambio sin alterar sus elementos esenciales. Los elementos de una obra derivada son los siguientes: a) La existencia de una obra preexistente. Puede ser la obra original u otra obra derivada. b) Una transformación de la obra originaria en el sentido antes visto. c) Que sea original, de conformidad con el concepto delimitado lineas arriba.

Se deben cumplir todos los requisitos para la protección por los derechos de autor: por lo tanto, si no se da la originalidad no es susceptible de protección. Para determinar la originalidad en estos casos se debe hacer un análisis muy detallado; si los cambios no son lo suficientemente relevantes para diferenciar en su forma la obra supuestamente derivada de la preexistente, estaríamos frente a un caso de reproducción y no de una obra diferente. d) Que la obra derivada sea autorizada por el autor de la obra preexistente, salvo que se encuentre en el dominio público. 2.4.

Así, la obra derivada es aquella que parte de una obra preexistente que goza de protección de derechos de autor. Son obras derivadas, por ejemplo, la traducción de un libro del español al francés, la adaptación de una obra del teatro al cine, un libro que se lo hace película, la actualización de un programa de ordenador, entre muchos otros casos. 3.

La obra creada por encargo o bajo relación laboral 3.1. Teniendo en cuenta los argumentos vertidos en la demanda por el señor Estupiñán y en la contestación de la misma por parte del señor Restrepo, y habiendo desarrollado el tema precedente sobre obra derivada; con la finalidad de dar mayor alcance a la Corte consultante resulta pertinente que se desarrolle el presente tema. 3.2.

El Artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. El goce de este derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; al respecto, este Tribunal ha sostenido que el autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de 10 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 12 de 58 cualquier medio, esta contenga su nombre, derecho que se conoce como de paternidad de la obra. 7 3.3.

El artículo antes referido consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro "Derecho de Autor y Derecho Conexos", se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (Literal a) del Artículo 11 de la Decisión 351 ).

Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (Literales b) y c) del Artículo 11 de la Decisión 351). 8 3.4. Con base en un análisis doctrinal se tiene en cuenta lo siguiente: "La paternidad es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya (.. 9.r "La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio·� 10 3.5.

Es importante advertir que el autor; es decir, la persona física que realiza la creación intelectual (Artículo 3 de la Decisión 351 ), es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que el autor, salvo prueba en contrario, es la persona cuyo nombre, seudónimo o signo de identificación aparezca en la obra correspondiente (Artículo 8 de la Decisión 351).

Ello no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las legislaciones internas de los países miembros (Artículo 9 de la Decisión 351 ), y que la propiedad de la obra se ejerce a través de un haz de derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo.

Tales derechos, reconocidos por la Decisión 351, son independientes de la propiedad del T Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 139-IP-2003, publicado en la G.0.A.C. Nº 1057 del 21 de abril de 2004. 8 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 110-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1588 del 20 de febrero de 2008. 9 LEDESMA, Guillermo.

Derecho Penal Intelectual. Editorial Universidad, Primera Edición, 1992, Argentina, p. 113. 10 PACHÓN MUÑOZ, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis, Colombia, 199B, p. 54. 11 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 13 de 58 objeto material en que se encuentre incorporada la obra (Articulo 6 de la Decisión 351). 11 3.6.

El Tribunal ha sostenido que, a propósito de los derechos patrimoniales de las obras creadas por encargo o bajo relación laboral, el Artículo 10 de la Decisión 351 distingue entre la titularidad originaria y la derivada, y atribuye el ejercicio de tales derechos a las personas naturales o jurídicas, de conformidad con la legislación nacional correspondiente, salvo prueba en contrario.

Enseña la doctrina que el titular originario es quella persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. El autor de una obra derivada (adaptación, traducción u otra transformación) es el titular originario de los derechos sobre la misma, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra de la cual deriva esta. En ese sentido, como la obra original está contenida en la obra derivada, toda utilización de esta obra importa, a la vez, la utilización de aquélla; así, el uso de la obra derivada se encuentra sujeto a una doble autorización, por un lado a la autorización del titular de esta y por otro lado a la autorización del titular de la obra originaria 12.

Tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite pues el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente. 13 3.7. Ahora bien, el Artículo 10 de la Decisión 351 expresa que las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario.

En tal sentido, es necesario advertir lo siguiente: a) l_.J t La titularidad de los derechos patrimoniales y el ejercicio de los mismos, en relación a una obra realizada por encargo; es decir, sin que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma, se regirá por la legislación nacional.

Asimismo, "En estos casos habrá de acudir también ( ) a la finalidad del contrato y a las reglas generales sobre la transmisión de los derechos de autor'"4• 11 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, del 11 de mayo de 2005. 12 LIPSZVC, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Ediciones Unesco, Buenos Aires, 1993, p.126. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, del 11 de mayo de 2005. 14 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo. Manual de Propiedad Intelectual. Tirant lo Blanch, Tercera Edición, Valencia-España, 2006, pp. 68-69. 12 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL b) 26/04/2017 14 de 58 En cuanto a las obras creadas bajo una relación laboral, es indispensable que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma.

Es decir, debe justificarse la relación laboral o de dependencia entre estas dos partes, en tanto que: "la relación laboral existe desde que una persona, el trabajador, presta voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario, a cambio de una remuneración'"5.

Las obras creadas bajo una relación laboral plantean varias inquietudes, en ese sentido es importante destacar, como lo indica la doctrina, que "resulta que la creación es un acto personal y si bien el autor empleado debe cumplir con sus obligaciones de carácter laboral e incluso recibir instrucciones respecto al género de la obra o a las características generales de la misma, la forma de expresión fe es propia y por tanto nadie puede despojarlo de su condición de creador'"6.

Sobre este punto, en una relación laboral, deviene necesario determinar el grado de subordinación y de instrucción a efectos de la realización de la obra, desde que una cosa es una obra creada por el trabajador sin las órdenes o directrices del empleador en cuanto a los aspectos fundamentales de ella y, otra, una obra creada bajo dichos parámetros.

Los efectos jurídicos en uno y otro caso son diferentes, desde que si el trabajador simplemente ejerce una actividad accesoria en la realización de la obra no tendría derechos morales. Dentro de este tema es importante advertir qué es una obra en colaboración y qué es una obra colectiva, en tanto que ambas forman parte de las llamadas obras complejas.

La obra en colaboración, resulta ser la creada por dos o más personas que trabajan de manera conjunta bajo una misma inspiración. No serían obras en colaboración aquellas que resultan como consecuencia de una yuxtaposición de trabajos individuales sin relación alguna entre ellos, toda vez que no se generaría una única obra en común que represente a todos los autores en su conjunto.11 La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que los coautores son de manera conjunta tos titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, los que serán ejercidos de común acuerdo, salvo cuando los aportes sean divisibles, en los cuales, 15 Ibídem, pp. 180-181. 18 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo.

Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines. Editorial Reus, S.A., Madrid, 2007, p. 40. 17 Ibídem, p. 37. 13 Proceso 125-1 P-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 15 de 58 salvo pacto en contrario, puede ser su contribución explotada de manera separada "siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común". La obra colectiva, conforme lo señala la doctrina "está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores, cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada". 18 La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que, salvo pacto en contrario, "los derechos de una obra colectiva corresponden a la persona que la edita y divulga bajo su nombre( )" o "por la que los autores ceden en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que publica o divulga la obra, lo que instituye a dicha persona en un titular derivado de los derechos de explotación (y un legitimado para la defensa de los derechos morales), salvo pacto en contrario".19 3.8.

Finalmente, en las obras creadas en virtud de una relación laboral, la Decisión 351 determina que la titularidad de los derechos patrimoniales y su ejercicio se regirán por la legislación nacional. De manera general, algunas legislaciones han determinado que estos se regirán por lo pactado en el contrato, si este se lo hizo por escrito; y a falta de contrato escrito, se adhieren a presumir que los derechos patrimoniales han sido cedidos en forma no exclusiva al empleador, en lo necesario para su actividad habitual y que este cuenta con autorización para divulgarla.

Sea cual fuere la modalidad adoptada, en ningún caso la cesión de derechos puede alcanzar los de orden moral, que, como se expuso, gozan de las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. 4. El derecho de autor. La protección de los programas de ordenador o software 4.1. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación, el señor Estupiñán refirió que SIESA S.A., sin contar con su autorización, reprodujo el programa de ordenador denominado "Contabilidad para todos", del cual es titular.

En ese sentido, corresponde hacer referencia a los derechos de autor sobre los programas de ordenador. 4.2. El Artículo 4 de la Decisión 351 establece que el derecho de autor protege las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Del 18 Ibídem. 19 Ibídem, p.39. 14 Proceso 125-JP.2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 16 de 58 mismo modo, dicha disposición hace una enumeración ejemplificativa más no taxativa, de las obras protegidas, incluyendo en su Literal 1) lo referido a los programas de ordenador. 4.3.

Al respecto, la doctrina menciona algunas de las características de la "obra" protegida por el régimen de protección del derecho de autor, entre ellas las siguientes: 20 "1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o cientlfico. 2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino. 3.

Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad'. 4.4. De acuerdo con lo anterior, la protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.

Dicho, en otros términos, debe haber originalidad, creatividad. 4.5. De conformidad con el Artículo 7 de la Decisión 351, lo que se protege no son las ideas sino la forma mediante la cual estas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra. Dicha disposición hace hincapié en el hecho de que no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. 4.6.

Teniendo en cuenta cual es el objeto de protección del derecho de autor, corresponde mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales. 4.7. Los derechos morales protegen la correlación autor-obra sobre la base de los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.

El Artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. 4.8. Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la 20 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela.

Autoralex, Venezuela, 1994, p. 32. 15 Proceso 12S.1P·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 17 de 58 muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y posteriormente su defensa estará a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el derecho de paternidad e integridad de la obra (párrafo segundo del Articulo 11 de la Decisión 351 ). 4.9.

El mismo articulo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo de derechos morales21 • Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro "Derecho de Autor y Derechos Conexos", se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran las facultades de divulgar la obra, modificarla y retirarla (Literal a) del Articulo 11 de la Decisión 351 ).

Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (Literales b) y c) del Artículo 11 de la Decisión 351 )22• 4.10. De conformidad con el Articulo 12 de la Decisión 351, los paises miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a tos enunciados en el Artículo 11 de la Decisión 351. 4.11.

Los derechos patrimoniales, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con sus diferentes utilizaciones económicas. El Articulo 13 de la Decisión 351 enlista en categorias muy generales las posibles acciones a realizar: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; y, la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 4.12.

De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, en ese sentido, la Decisión 351 en su Artículo 18 establece que tendrán una duración que será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte.

Si se trata de una persona jurídica, el plazo de protección será de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según sea el caso. Asimismo, el Artículo 20 de dicha Decisión establece que el plazo de protección empezará a contarse t 21 Ver a modo referencial, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177·1P·2013 de fecha 13 de noviembre de 2013, p. 21. 2l LIPS2YC, Delia.

Derecho de Autor y Derechos Conexos. Op. Cil, p. 61. 16 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 18 de 58 desde el primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra según proceda23 • 4.13. Por último, es importante mencionar que la protección de los derechos de autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra, conforme lo estipulado en los Artículos 52 y 53 de la Decisión 351.

El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos. 4.14. A lo anterior se deben agregar algunas precisiones realizadas por el Tribunal en relación con las características de la obra como objeto protegible por el derecho de autor. Así, con el objetivo de precisar aún más el concepto, es conveniente presentar de manera analítica las características de una obra como objeto protegible por el derecho de autor: 24 • Es una creación intelectual.

Es producto del actuar del ser humano; representa al espíritu humano actuando en los diferentes campos de expresión: artísticos, científicos, literarios, entre otros. Esto quiere decir que el producto de la actividad de las máquinas, computadoras, animales o la naturaleza, sin que medie el ingenio humano, no puede ser considerado como obra. • Es original.

Es decir, que se pueda diferenciar claramente de obras de terceros, lo que lleva implícito que no sea copia o reproducción de otras en cabeza de terceros. Esto es posible, ya que el autor le ha impreso elementos propios de su espíritu. Aunque haya dos obras parecidas, se podrían considerar las originales si: 1) una no es una reproducción de la otra, y 2) tienen elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas claramente.

También es importante mencionar que los dos requisitos mencionados pueden ser muy dificiles de probar en casos particulares, ya que podrían intervenir muchas figuras y factores. Piénsese en obras como las arquitectónicas, las fotográficas, o en figuras como la obra derivada, que presentan un escenario que implica cierta dificultad para desentrañar el requisito de originalidad.

Al evaluar la mencionada originalidad no se tendrá en cuenta el mérito o altura intelectual, artística, técnica, tecnológica o científica. Es decir, se puede escribir algo falso, poco sustentado o falto de investigación profunda, pero si es de creación de un ser humano y se puede diferenciar claramente de los otros escritos existentes, estamos ante una obra original.

Lo mismo sucede si se hace un dibujo o pintura con falta de técnica 23 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177-lP-2013 de fecha 13 de noviembre de 2013, p. 22. 24 Sobre estas características se puede consultar: VARGAS MENDOZA, Marcelo. Las Providencias Judiciales y su Protección en el Régimen Comunitario Andino de Derechos de Autor.

En Derechos Intelectuales Nº 15. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 108 y 109. t 17 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 19 de 58 plástica; la originalidad no se otorga por la calidad artística o la utilización adecuada de la técnica, se obtiene por ser un reflejo del espíritu de ese ser humano que plasmó los trazos en el lienzo o el papel. • 5.

Es de naturaleza artística, científica o literaria. Es decir, que se genere en el marco de los diferentes campos donde se desarrolla el espíritu humano.2s Indemnización por daños y perjuicios en los casos de programas de ordenador o software 5.1. El señor Estupiñán solicitó en su demanda el pago de una indemnización de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y una similar suma por concepto de indemnización de los daños morales, por lo que corresponde analizar dicho tema. 5.2.

El Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) ( )" El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por /os daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; 5.3.

En anteriores pronunciamientos, este Tribunal ha dicho que la indemnización por daños y perjuicios debe ser integral y, por tanto, incluir el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.26 5.4. La doctrina sostiene que el daño emergente es la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por la víctima. En tal sentido, se habla de daño emergente cuando un bien económico sale efectivamente de la esfera patrimonial de la víctima. 5.5.

El lucro cesante es el conjunto de ganancias que la víctima habría obtenido en caso de no haberse realizado la afectación, lo que equivale a decir que es aquella parte del patrimonio que la victima dejó de percibir como consecuencia de la afectación. 5.6. Por su parte, el daño moral o extrapatrimonial es la afectación a aquellos bienes que son difíciles de valorar en dinero y que están relacionados directamente con la vida personal y afectiva de cada persona, tales bienes pueden ser la libertad, la intimidad, la tranquilidad, entre otros. {' t 25 Ver la Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 177-IP-2013 del 13 de noviembre de 2013. 26 Véase las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 07-IP-2014 y 124-IP-2014. 18 Proceso 125-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 20 de 58 5.7.

El concepto de reparación o indemnización es mucho más amplio que el simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir (lucro cesante), pues también incluye la reparación pecuniaria por lo que efectivamente perdió (daño emergente) y la reparación por la afectación de ciertos bienes que- pertenecen a la esfera personal o subjetiva (daño moral). 5.8.

Ahora bien, la reparación o indemnización del daño, sea cual fuere el tipo de afectación que se haya realizado (daño emergente, lucro cesante o daño moral) implica el traslado de la afectación a aquella persona que la produjo. En esa línea se ha pronunciado la doctrina al señalar que "/a reparación del daño no es otra cosa que trasladar las consecuencias negativas que sufre el damnificado por /as pérdidas sufridas a causa del daño".21 5.9.

Corresponde a los países miembros regular, mediante su legislación interna, las vías (sede administrativa o instancia judicial) a través de las cuales las personas pueden obtener la reparación o indemnización por los daños generados por la configuración de infracciones contra sus derechos de autor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 11001 31 03 007 2008 00601 02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. J l( � Cecilia LJrsa Aylló�os MAGISTRADA zr Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO PERÉZ FUENTES, Gisela Maria. El Daño Moral en lberoamérica. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

México. 2006. p 205. 19 Proceso 12�1P-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 21 de 58 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 1 ¿ i ¡J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 Proceso 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 22 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 172-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001319900120145930601 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio C-0684 de fecha 22 de abril del 2016, recibido en este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155, 158 y 162 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dentro del proceso de Infracción Marcaria adelantado por la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS contra INVERSIONES JOGUERRERO S.A.S., a fin de resolver el Proceso Interno 11001319900120145930601;y, El Auto del 16 de junio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: ASOCIACIÓN LOS OLIVOS Demandado: INVERSIONES JOGUERRERO S.A.S. t PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 26/04/2017 23 de 58 Hechos Relevantes 2.1. El 10 de diciembre del 2014, la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS (en adelante, LOS OLIVOS) presentó ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) una Demanda Verbal Sumaria de Acciones por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial en contra de INVERSIONES JOGUERRERO S.A.S. (en adelante, JOGUERRERO), con solicitud de medidas cautelares, sobre la base del uso no autorizado de la marca Los Olivos. 2.2.

El 27 de febrero del 2015, JOGUERRERO, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y alegando que el uso del signo distintivo ha sido autorizado. 2.3. El 24 de noviembre del 2015, la SIC emitió sentencia desestimando las pretensiones señaladas por parte de LOS OLIVOS y la condenan en costas.

2.4. LOS OLIVOS presentó Recurso de Apelación contra la antes aludida sentencia1. 2.5. Mediante Auto del 21 de abril del 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Demanda Verbal Sumaria LOS OLIVOS, en su demanda argumentó, en lo principal, lo siguiente: 3.1. LOS OLIVOS, es titular de las siguientes marcas: 1 Revisado el expediente no consta la fecha de presentación del recurso de apelación. 2 PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL Marca Expediente Los 01 078523 Olivos (mixta) Los 01 078520 (mix1a) @Oliv'os. �--�.._ Vigencia Claslflcaclón 265034 15/11/2022 36 Resolución 32976del 16/10/2002 265035 15/11/2022 16 15/11/2022 42 348828 07 088682 Olivos 26/03/2008 31 348829 92 326376 es Los 8758del 26103/2008 26/03/2018 45 8154del 26109/2008 ®0/il\J, (mixta) 32975del 16/10/2002 @oliNis (mixta) 32974del 18/10/2002 265033 07 088696 Olivos Funeral Certificado JÉ}OJiv'os.

(mixta) Los @ou,t.� 01 078519 Olivos Los Reproducción 24 de 58 Ui_tll _ _.,,_. Olivos Los 26/04/2017 170501 16/09/2024 42 348825 26/03/2008 45 @13- Olivos (mixta) (ligurali va) 07 088687 ®; 8755del 26/03/2008 3.2. JOGUERRERO, es una sociedad mercantil domiciliada en Soacha, Cundinamarca, y tiene como objeto social la prestación de servicios funerarios, los cuales los anuncia al público como Funerales LOS OLIVOS usurpando una marca que no es de su propiedad. 3.3.

JOGUERRERO, utiliza en sus correos electrónicos comerciales y de notificación judicial el nombre y marca LOS OLIVOS de la siguiente manera olivossoacha@hotmail.com. 3 ó PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 25 de 58 3.4. LOS OLIVOS, es una entidad sin ánimo de lucro que actúa como instrumento de integración, representación, promoción, defensa, fortalecimiento y apoyo económico de las organizaciones funerarias afiliadas, dentro de cuyo objeto se encuentra el manejo, bajo cualquier forma jurídica, de la marca Los Olivos. 3.5.

LOS OLIVOS, agrupa a SERCOFUN Caldas Limitada "Funerales Los Olivos", Servicios Funerarios Cooperativos de Tolima SERFUNCOOP, Servicios Funerarios de Norte de Santander, Central de Cooperativa de Servicios Funerarios COOPSERFUN, SERCOFUN TULUÁ LTDA., SERCOFUN LTOA. FUNERALES LOS OLIVOS, Cooperativa Funeraria LTOA. EMCOFUN, Cooperativa de Servicios Funerarios de Barrancabermeja, etcétera. 3.6.

JOGUERRERO, desarrolla su actividad comercial en el mercado de servicios funerarios y lo hace en competencia con las entidades afiliadas a LOS OLIVOS. 3.7. El uso indebido de la marca Los Olivos, por parte de JOGUERRERO configura, adicionalmente, un acto de competencia desleal con las entidades afiliadas a LOS OLIVOS, en tanto que, con el uso de la marca dichas entidades mantienen e incrementan su participación en el mercado de servicios funerarios. 3.8.

JOGUERRERO, con la usurpación de la marca Los Olivos genera confusión sobre los servicios y la actividad que presta e inducen a error al público sobre su naturaleza, caracteristicas y aptitud. 3.9. Con el uso de un signo distintivo ajeno, JOGUERRERO explota indebidamente la reputación de los miembros de la Red Los Olivos. 4. Argumentos de la Contestación de la Demanda Verbal Sumaria JOGUERRERO, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

Al constituirse la empresa JOGUERRERO, se formalizó la relación comercial mantenida con anterioridad entre Jorge Ornar Guerrero Novoa y el Dr. Alfredo Rojas Cárdenas, en su condición de Gerente General de la Central de Cooperativa de Servicios Funerarios COOPSERFUN (en adelante, COOPSERFUN). 4.2. JOGUERRERO presta sus servicios con el signo Los Olivos, al contar con autorización de COOPSERFUN de acuerdo al Contrato de Agencia Comercial de Hecho 4 PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 26 de 58 4.3.

El 1 de abril del 2001, JOGUERRERO y COOPSERFUN celebran un contrato verbal de Agencia Comercial y suscriben un contrato de Subarriendo del inmueble de la Calle 12 Nº 6-17 (hoy 6-27), en tal virtud el primero de los nombrados presta sus servicios con el signo Los Olivos. 4.4. COOPSERFUN se encuentra agrupada o asociada a la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS y "(...) como Jo expresa la demandante en este hecho, dicha entidad2 tiene LICENCIA para el uso de la marca LOS OLIVOS". 4.5.

El contrato de agencia comercial que se desprende de la formalización del contrato de subarriendo del inmueble citado antes, suscrito el 1 de abril de 2001, se ha venido renovando automáticamente año por año, y por lo mismo se encuentra actualmente vigente, por ello no puede ser objeto de orden de cese del uso de la marca que legítimamente con fundamento en este contrato viene haciendo INVERSIONES JOGUERRERO S.A.S., hasta que no sea objeto de resolución o terminación del mismo. 4.6.

Si no se ha incurrido en usurpación, por ende, no se han causado perjuicios, entonces no ha lugar a la condena de pago de una indemnización por daño emergente, por el contrario, INVERSIONES JOGUERRERO S.A.S., le ha reportado cuantiosas utilidades a la demandada a través de su miembro asociado la Cooperativa de Servicios Funerales COOPSERFUN. 5.

Argumentos de la Sentencia {Acta 338) La Delegatura para Asuntos Jurisprudenciales de la SIC, en su acta de audiencia, denegó las pretensiones expuestas por LOS OLIVOS, expresando en lo principal los siguientes argumentos: 5.1. "( ) si bien existe un reconocimiento por parte de JOGUERRERO en la utilización de la marca LOS OLIVOS para identificar los servicios que presta, dicho uso se encuentra autorizado por una de /as cooperativas miembro de la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS, esto es, COOPSERFUN'� 5.2.

"( ) A folio 56 del cuaderno No. 2 obra un documento denominado "Reglamento Uso de Marca" en donde se expresa en el numeral 5 que "el manejo de convenios será directamente formalizados por COOPSERFUN BOGOTA': situación que se complementa con el contrato de subarriendo de local comercial suscrito entre COOPSERFUN y JOGUERRERO'� 5.3. "( ) los documentos obrantes a folios 57 a 146 del cuaderno No. 2, evidencian la existencia de una relación económica entre COOPSERFUN y JOGUERRERO -cuadros de liquidación, préstamo, arriendo de intereses, memorandos de entrega de suministras, envió de 2 En reíerencia a COOPSERFUN. s PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 27 de 58 papelería, copias de comprobantes de egreso de COOPSERFUN a JOGUERRERO-, entre otros, resultan ser medios de prueba suficiente para tener por acreditado que el uso que la da JOGUERRERO a la marca LOS OLIVOS se encuentra autorizada por COOPSERFUN". 6.

Argumentos contenidos en la Apelación a la Sentencia LOS OLIVOS, en su escrito de Apelación a la Sentencia de Primera Instancia expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 6.1. El contrato de prestación de servicios y uso de marca celebrado entre JOGUERRERO y COOPSERFUN, "(... ) fue maliciosamente ocultado por la demandada en el proceso y el mismo vino a ser aportado por el representante legal de COOPSERFUN en su declaración decretada de oficio, ( ) en dicho contrato se estipuló que el mismo recogfa integralmente las relaciones precedentes de las partes y en su cláusula vigésima octava dejo sin efecto cualquier acuerdo, convenio, escrito o verbal anterior que existiese entre las partes". 6.2.

"(...) en la propia sentencia, obran en el expediente unas facturas presentadas por JOGUERRERO a COOPSERFUN y pagadas por esta, en todo caso anteriores todas a la presentación de la demanda, que indican a la Superintendencia que las relaciones comerciales entre esas dos entidades no terminaron en diciembre de 2013; y (ii) en reglamento de uso de marca cuya autoría no se precisa, pues no aparece de su texto".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante eleva su pedido de Interpretación Prejudicial conforme a los Articulos 155, 158 y 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3, de los cuales se interpretarán 3 "( ) Articulo 155. - El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, s,n su consentimiento, tos siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de la/es productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobra los productos vinculados a los servicios para tos cuales ésta se ha registrado; o sobre /os envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c} fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asf como comercializar o detentar tates materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e} usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera produclos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dailo económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento ín1usto del prestfgíO de la marca o de su titular; 6 t PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 28 de 58 únicamente los Artículos 155, circunscribiendo su análisis al contenido de su Literal d, y 162 de la referida Decisión 486, por ser pertinente su interpretación para el caso particular.

No se interpretará el Artículo 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que en el proceso interno no se debate el tema del agotamiento del derecho del titular de la marca registrada, esto es, sobre la futura destinación de la marca luego de haber sido introducida al comercio por el mismo titular o por persona autorizado o vinculada a éste, además la norma hace alusión productos, no a servicios.

De oficio se interpretarán los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, pues en el proceso interno se ha alegado que la supuesta usurpación demandada, adicionalmente, configura un acto de competencia desleal. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocKla, aun para fines no comercia/es, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. f}..

(. ) Articulo 158.· El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dieho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pals por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modif,cación, alteración o deterioro.

A los efectos del pátrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tareero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas. (...) Articulo 162.· El tilular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la of,cina nacional competente toda licencia da uso de la marca. La faHa de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una lieencia� 4 Articulo 258.· Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Articulo 259.· Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercia, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 7 é PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 1. 26/04/2017 29 de 58 3.

Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos. La licencia de uso de una marca y la simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Actos de competencia desleal. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derecho al uso exclusivo de la marca.

El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos 2. 1.1. En el proceso interno, LOS OLIVOS, presentó demanda contra JOGUERRERO, argumentando el supuesto uso indebido de la marca por parte de la demandada pudiendo configurar, además, un acto de competencia desleal con las entidades afiliadas a LOS OLIVOS, generando confusión sobre los servicios y la actividad que prestan, induce al público en error y constituye un acto de explotación indebida de la reputación de los miembros de la Red Los Olivos.

Por lo expuesto, resulta pertinente referimos al derecho al uso exclusivo de la marca por parte de su titular y el uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 1.2. Al respecto, el Tribunal, ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción5, advirtiendo que en el Artículo 154 de la Decisión 486, se establece el principio "registra/" en el campo del derecho marcaría. Bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro, el mismo que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 1.3.

El derecho exclusivo al uso de la marca significa que, una vez registrada la marca, su titular, tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.3.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.3.2.

Negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la 5 Proceso 145-IP-2011. caso: "COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow.", publicado en la Gaceta Oficial Nº 2053, de 22 de mayo de 2012. 8 é PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 30 de 58 facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4.

El Artículo 155 de la Decisión 486, determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que alli se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. 1.5. La disposición extiende la causal a cualquier producto o serv1c10, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. 1.6.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1. 7. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado6: 1.7.1.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 1.7.2. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 6 lnlerpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008. 9 PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 31 de 58 1.8.

Al resolver se deberá tener presente lo manifestado al desarrollar el presente tema a fin de determinar si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo que distingue los servicios base de la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y aquellos supuestamente infractores. 2. La licencia de uso de una marca y la simple autorización para la utilización de la marca en el mercado 2.1.

En el proceso interno, la demandante afirmó que participa en el mercado de servicios funerarios, entre otros, por la vía del licenciamiento de su marca, siendo que posteriormente, la Delegatura para Asuntos Jurisprudenciales de la SIC al resolver denegó las pretensiones expuestas por dicha demandante, al considerar que"( ) si bien existe un reconocimiento por parte de JOGUERRERO en la utilización de la marca LOS OLIVOS para identificar los servicios que presta, dicho uso se encuentra autorizado por una de las cooperativas miembro de la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS, esto es, COOPSERFUN': de acuerdo al contrato de Agencia Comercial de Hecho celebrado el 1 de abril del 2001 y soportado en el Contrato de Subarriendo del inmueble del que era arrendatario COOPSERFUN, sociedad agrupada a LOS OLIVOS, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema propuesto de la licencia de uso de una marca y la simple autorización para la utilización de la marca en el mercado7. 2.2.

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. 2.3.

Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla., 2.4. La licencia de uso de la marca, se encuentra regulada en Capitulo IV del titulo VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. 7 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 27-IP-2014, de fecha 3 de Julio del 2014, marca MONTERREY. 10 PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 32 de 58 2.5.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitación del mismo. El Articulo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. 2.6.

Los contratos de licencia deberán plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el Artfculo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. 2.7. Al resolver, se deberá analizar si existe o no un contrato de licencia registrado ante la autoridad nacional competente. 3.

Actos de competencia desleal

3.1. LOS OLIVOS en su demanda ha manifestado que la "( ) usurpación en el uso de la marca Los Olivos, por parte de JOGUERRERO configura, adicionalmente, un acto de competencia desleal con las entidades afiliadas a LOS OLIVOS, en tanto que, con el uso de la marca dichas entidades mantienen e incrementan su participación en el mercado de seNicios funerarios·: añadiendo que se encuentra legitimada"( ) para ejercer la acción de competencia desleal vinculada a la de usurpación de propiedad industrial': consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de los actos de competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial. 3.2.

El Artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, aunque como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son: 3.2.1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.2.2.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.2.3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. u PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 33 de 58 3.3.

El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", goza de las siguientes caracterf sticas, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal8: 3.3.1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.3.2.

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3.3.3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: "( ) En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de /os competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sabre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los 8 Ver a modo de referencia la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 251-IP-2015. de fecha 7 de diciembre del 2015, Competencia Desleal marca: SALAMANDRAS (denominativa). 12 PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 34 de 58 empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí". 9 3.4.

En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. 3.5.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 3.6.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.1 º 3.7. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 3.8.

Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo confusión de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase en un acto de competencia desleal. 3.9.

En el presente caso, se deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia 9 1 FLINT BLANCK, Plnkas, TRATADO DE DEFENSA DE LA UBRE COMPETENCIA, Pontificia Universidad Calólica del Perú, Urna, 2002, p. 115. (Cita doctrinal tomada de la interpretación prejudicial dietada en el marco del Proceso 116-IP-2004, publicado en ta G.0.A.C. N" 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca: CALCIORAL). º Ibídem. 13 PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 35 de 58 desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. 3.1 O. Respecto a la desviación de clientela, el Tribunal ha manifestado11 que en el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios.

Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos. Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrian terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como tal. 3.11.

La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado. Para el caso particular es muy importante determinar: • Posible práctica deshonesta. • Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela. 3.12.

Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto. 3.13. Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar la clientela, ya que de lo contrario si no existe clientela no habría acto de competencia desleal. 3.14.

Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico 12• 3.15. El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal. 11 Proceso 54-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N". 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: AUV RUS MK (mixta). 12 Ibídem. l4 PROCESO 172-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 36 de 58 3.16.

Al respecto el Tribunal ha manifestado13 que en un mercado competitivo ganar prestigio es muy difícil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales. Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial.

En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca. 3.17.

De conformidad con lo anterior, deberá determinarse si los actos realizados por la sociedad JOGUERRERO, cumplen o no los requisitos para ser considerados como actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 11001319900120145930601, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. JVJJ Cecilia � isa Ayllon Quinteros MAGISTRADA s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 13 Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N º. 2053 de 22 de mayo de 2012, Caso: COMPETENCIA DESELAL 14 RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INFRACCíÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón total 90 Aerow. 15 I GACETA OFICIAL 26/04/2017 37 de 58 / Hugo M pac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. l�j¡J Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copla de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 GACETA OFICIAL 26/04/2017 38 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso 175-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 110013199001201413117 01 Referencia Nombre AGROCAMPO comercial (denominativo), enseña comercial AGROCAMPO (mixto y denominativo), nombre comercial AGRO CAMPO DE LA SABANA (denominativo).

Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N º C - 0571 del 31 de marzo de 2016, recibido vía courier el 26 de abril de 2016, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110013199001201413117 01; y, El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. �& b A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 26/04/2017 Demandante Agrocampo S.A.S. Demandado Erick José Espinosa de la Ossa 39 de 58 Hechos relevantes 2.1. Con fecha 26 de septiembre de 2014, la sociedad AGROCAMPO S.A.S. presentó acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Erick José Espinosa de la Ossa (en adelante, el señor Espinosa) sobre la base de su nombre comercial AGROCAMPO y de las siguientes enseñas comerciales registradas a su favor 1: TIPO DE SIGNO SIGNO CERTIFICADO CLASE Nombre comercial AGROCAMPO (NC) 8587 42 - 16297 16 - 16296 17 1 16299 1 1 AGROCAMPO (EC) 16298 5 AGROCAMPO 14544 Enseña comercial mixta Enseña comercial mixta Enseña comercial mixta Lil AGROCAMPO (EC) Lil AGROCAMPO (EC) i AGROCAMPO (EC) Enseña comercial mixta Enseña comercial lj 1 1 1 2.2.

AGROCAMPO S.A.S. señaló que el señor Espinosa ha incurrido en infracción al utilizar indebidamente el nombre comercial AGRO CAMPO DE LA SABANA para desarrollar actividades comerciales relacionadas con la comercialización de productos veterinarios y productos agrícolas. No se verifica en el expediente el detalle de los productos, servicios y/o actividades económicas que distinguen cada uno de los signos registrados a favor de AGROCAMPO S.A.S. 2 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 40 de 58 En ese sentido, solicita se hagan respetar los derechos que posee sobre su enseña y nombre comercial. 2.3.

El 25 de febrero de 2015, el señor Espinoza presentó sus descargos argumentando lo que consideró pertinente. 2.4. Mediante Sentencia de fecha 13 de enero de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la S1C)2 declaró infundada la denuncia planteada por AGROCAMPO S.A.S. 2.5.

AGROCAMPO S.A.S. interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes referida, a fin que se declare su nulidad.3 2.6. Mediante Oficio N º C - 0571, de fecha 31 de marzo de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de apelación de AGROCAMPO S.A.S. 3.1. La denominación AGROCAMPO es el nombre comercial que ha venido utilizando desde el 16 de febrero de 1979 hasta la fecha. Asimismo, la denominación AGROCAMPO ha venido siendo usada de manera notoria como nombre y enseña comercial. 3.2. Adicionalmente, señala que es titular de la marca AGROCAMPO, inscrita para distinguir productos de las Clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 25, 28 y 31, así como servicios de las Clases 35, 36, 37, 41, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, goza de los derechos exclusivos sobre el signo AGROCAMPO para identificar servicios de comercialización y venta de productos para el agro y veterinarios, así como productos agrícolas para el consumo, productos de ferretería, maquinaria y equipo para agricultura. 3.3. AGROCAMPO S.A.S. ha puesto en el comercio, desde hace 35 años, el nombre y enseña comercial AGROCAMPO, en tal grado, amplitud y publicidad que los mismos se han convertido en signos notoriamente conocidos. 3.4.

AGROCAMPO S.A.S. ha invertido grandes recursos econom1cos en publicidad, a través, de diversos medios de comunicación como los diarios: El Tiempo, Vanguardia Liberal y El Heraldo. Asimismo, ha 2 Lo expuesto se desprende del Oficio N C - 0571, puesto que en el expediente no se advierte el escrito de apelación presentado por AGROCAMPO S.A.S. ni la sentencia que esta parte apela.

J Del expediente interno no se verifica recha de la apelación. º 3 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 41 de 58 realizado distintos eventos para promocionar sus productos como el denominado "Martes de Locura". 3.5. Con fecha 4 de octubre de 2013, la sociedad AGROCAMPO S.A.S. solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá, un certificado de existencia y representación legal, tomando conocimiento en ese momento, a través del funcionario que atendió la petición, de la existencia de un establecimiento de comercio denominado AGRO CAMPO DE LA SABANA, para desarrollar actividades comerciales relacionadas con la comercialización de productos veterinarios y productos agrícolas. 3.6.

El 7 de octubre de 2013, la demandante envió un requerimiento prejudicial al señor Espinosa, propietario del establecimiento denominado AGRO CAMPO DE LA SABANA a fin de que cese de manera inmediata el uso de las expresiones idénticas o confundibles con su nombre comercial y enseña; sin embargo, dicho requerimiento fue devuelto puesto que no pudo ser notificado al no haber persona alguna en el establecimiento al que fue dirigido. 3.7.

El nombre y enseña comercial AGROCAMPO se ha logrado posicionar exitosamente, siendo reconocido, gozando de prestigio y buena reputación. Asimismo, el signo AGROCAMPO goza de una capacidad distintiva alta siendo capaz de ser diferenciada de otros nombres comerciales competidores del mercado. 3.8. AGROCAMPO S.A.S. tiene presencia en todo el territorio colombiano, así como en Panamá, Guatemala y Costa Rica, para el mercado de medicamentos e insumos veterinarios, alimentos para animales, productos agropecuarios, ferretería, afines y similares. 3.9.

El hecho de que el demandado tenga inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio un nombre similar o prácticamente igual al de AGROCAMPO S.A.S., es una presunción de uso y por lo tanto afecta y menoscaba el derecho del titular de la enseña y nombre comercial AGROCAMPO. 3.1 O. Al ser el nombre comercial AGROCAMPO explotado, promovido, protegido constantemente y con una proyección exitosa, debe gozar de una protección especial, motivo por el cual debe decretarse una infracción respecto a su nombre y enseña comercial. 4.

Argumentos de la contestación del señor Espinosa 4.1. La Cámara de Comercio deberfa de emitir un certificado a fin que se pueda demostrar la existencia de un establecimiento de comercio denominado AGRO CAMPO DE LA SABANA. 4 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 42 de 58 4.2. La demandante no ha presentado medios probatorios que permitan acreditar la infracción que se le está imputando.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4. Procede dicha interpretación por ser pertinente para el presente caso. 2. Se interpretará de oficio el Articulo 200 de la Decisión 486, referido a las enseñas comerciales, dado que uno de los fundamentos de la acción por infracción es una enseña comercial. 5 3.

Adicionalmente, se interpretará de oficio los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina6, toda vez que se 4 Decisión 486 de la Comunidad Andlna."Artlculo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurldicas, pudiendo ambas coexistir.

Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo Idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o Implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial /o dispuesto en los articulas 155, 156, 157 y 158 en cuanto co"esponda. Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante fa oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191. • 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. MArtfculo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pals Miembro.• 6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

MArtfculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocído. • 5 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 43 de 58 encuentran relacionados con el Artículo 192 de la referida Decisión, el cual es materia de solicitud de la presente Interpretación Prejudicial, así como se encuentra relacionado con los temas materia de la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. El nombre comercial y su ámbito de protección. La enseña comercial y su ámbito de protección. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Signos notoriamente conocidos, su protección y prueba. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 1.1. En el presente caso, tomando en cuenta la conducta atribuida al demandado por parte de AGROCAMPO S.A.S., resulta necesario analizar "Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de fa actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en /o que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, /) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

"Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.· 6 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 44 de 58 lo establecido en el Articulo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente7: "Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercera usar en el comercia un signa distintivo idéntica o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el casa de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en /os articulas 155, 156, 157 y 158 en cuanta corresponda." 1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 8 a) b) Sujetos activos.

Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurldica. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 1.3. Del comportamiento estipulado en el Articulo 192 antes mencionado, se prevé que el titular de un nombre comercial o enseña comercial podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con su autorización, utilice en el comercio un signo idéntico o similar cuando ello pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor9.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido articulo: 7 e 9 Cabe señalar que las enseñas comerciales se rigen de acuerdo con lo dispueslo por la normaliva referida a nombres comerciales, conforme a lo dispuesto en el Articulo 200 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Ver lnlerprelación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

Ver lnlerpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015, p.5. 7 Proceso 175-IP·2016 GACETA OFICIAL a) 26/04/2017 45 de 58 El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar''. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y seivicios. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado 1°. c) Posibilidad de generar un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Para que se configure la conducta del tercero no consentido, es necesario que nos encontremos frente a signos notoriamente conocidos. 1.4. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Artículo 192 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro para imposibilitar determinados actos en relación con este o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.11 1.5.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial o enseña comercial y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de un signo distintivo, las cuales se encuentran establecidas en los Articules 157 y 158 de dicha norma.12 'º " Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el • riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión Indirecta); mientras que el •...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 recaída en el Proceso 70.IP-2008). Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 101-IP-2013, p.7. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015, pp.7-8. 8 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 46 de 58 1.6. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de un signo por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".13 1.7. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 1.8.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción y, posteriormente, se deberá comparar el signo base de la acción con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.

El nombre comercial y su ámbito de protección 2.1 En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado con el nombre comercial, en virtud a que uno de los fundamentos de la acción por infracción formulada por AGROCAMPO S.A.S. es el derecho que ostentaría sobre su nombre comercial AGROCAMPO. 2.2 El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como " cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

" 2.3 El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 9 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 47 de 58 Características del nombre comercial 2.4 Las principales características del nombre comercial son las siguientes 14: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social. Protección del nombre comercial l_· 2.5 Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Articulo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 2.6 El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores·: 15 2.7 Este Tribunal también ha manifestado que: "( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad 14 Ver Interpretación Prejudicial recafda en el Proceso 96-IP-2009. 15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-lP-98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, del 12 de julio de 2000. 10 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 48 de 58 económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con /as actividades económicas para /as cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro� 16 2.8 Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por Jo menos un principio de prueba en favor del usuario ". 17 2.9 La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada país miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.1 O Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.

La enseña comercial y su ámbito de protección 3.1 En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que uno de los fundamentos de la acción por infracción formulada por AGROCAMPO S.A.S. es el derecho que ostentaría sobre su enseña comercial AGROCAMPO. 16 Ibídem. 17 Ver lnlerprelación Prejudicial recaida en el Proceso 3-IP-98. 11 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 3.2 26/04/2017 49 de 58 ª El Artículo 200 de la Decisión 4861 desarrolla la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. 3.3 Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artfculo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.

Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores. 3.4 Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario.

La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado.

Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento. 18 Decisl6n 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ·Articulo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por fas disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pafs Miembro.• 12 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 50 de 58 4.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.1 Como la controversia radica en la presunta confusión entre el nombre comercial y enseña comercial (mixtos) registrados a favor del demandante y el nombre comercial utilizado por el demandado (denominativo), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 4.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 19 4.3 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 4.4 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.20 4.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una 19 Ibídem. 20 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 51 de 58 misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 21 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario22. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.23 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 21 Ibídem. 22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenla morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis. 23 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "moñema": Unidad mínima alslable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema, morfema gramalical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 14 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 4.6 26/04/2017 52 de 58 (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Como el elemento denominativo en los signos compuestos está integrado por dos o más palabras24, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 25 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c} Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es 24 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 25 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de íecha 10 de junio de 2016. 15 Proceso 175-lP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 53 de 58 una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 4.7 En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo AGROCAMPO (mixto) y el signo AGRO CAMPO DE LA SABANA (denominativo).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 5. Signos notoriamente conocidos, su protección y prueba 5.1 Tomando en consideración que AGROCAMPO S.A.S. ha sustentado su acción por infracción alegando la titularidad y notoriedad del nombre y enseña comercial AGROCAMPO y, el hecho de que el Artículo 192 de la Decisión 486 hace referencia a nombres comerciales notoriamente conocidos, el Tribunal se referirá a este tema. 5.2 El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 5.3 En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circules interesados. 5.4 El Artículo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, 16 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL c) 26/04/2017 54 de 58 Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 5.5 Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notorio. 5.6 El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese sentido, para determinar si un signo es notoriamente conocido se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente mencionado: "Artículo 228. - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 5. 7 el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplítud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de tocia inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a /os que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial,· el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de un signo hace inaplicable la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad de un signo no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración 17 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 55 de 58 suficiente de su existencia al momento de que esta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.26 5.8 Así, la calificación de un signo como notorio no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a un signo como notorio.27 5.9 De conformidad con el Articulo 225 de la Decisión 486, la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado. 5.1 O La protección especial que se otorga a un signo notoriamente conocido se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación del signo notorio, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquel2 concluyéndose que la protección de un signo notorio va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. ª, 5.11 Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 5.12 Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a los signos notorios va más allá de la exigencia de su uso real y efectivo.

En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.29 5.13 En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta 26 Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 109-IP-2013 del 5 de junio de 2013, p. 15. 27 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 44-IP-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15. 28 Ibídem. 29 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 18 ó I Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 56 de 58 los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486.

Estos son los que a continuación se detallan: 30 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor. que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 31 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 32 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la 30 Ibídem. 31 MONTEAGUDO, Montlano. La Protección de la Marca Renombrada. Civilas, Madrid, 1995, p. 263. 32 Ver Interpretación Prejudicial recafda en el Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. 19 Proceso 175-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 57 de 58 reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 33 5.14 En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.34 5.15 Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor.

Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario, bastará que se configure alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder al signo notorio la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno Proceso Interno 110013199001201413117 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artf culo 90 del Estatuto del Tribunal. Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 20 Proceso 175-IP�2016 GACETA OFICIAL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 26/04/2017 58 de 58 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. e11J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21