TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 381-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante; Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00418 Referencia: Signo involucrado: PROTAPER (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2937, recibido el 30 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00418; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (En adelante SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: OMAR DE JESÚS VILLEGAS. Hechos relevantes: El 2 de mayo de 2008, OMAR DE JESÚS VILLEGAS (antes INDUSTRIAS OVI 8 PROTAPER S.A.S.), solicitó el registro del signo PRO TAPER (mixto)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 122 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
PO PPP Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 333, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 25 de noviembre de 2008, mediante Resolución 48060, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) resolvió conceder el registro del signo PRO TAPER (mixto).
De manera oportuna y dentro del término legal?, LACY DISTRIBUTION, INC., presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 48060 fundamentando ser la titular de las marcas PRO TAPER principalmente en los Estados Unidos y en varios países alrededor del mundo*. Expediente interno 08-044708, Accesorios para motos; manubrios, rines, accutrax guardacadenas, protectores exosto, reposapies, platinas antibribrante, tapones, manilaes, tapa válvulas (todos los productos son en aluminio).
De la revisión del expediente, no se pudo determinar la fecha de presentación. De la revisión del expediente, no se ha podido verificar los números y fechas de registros. 2.5. 2.6. 2.7. 3,1. 3.2.
3.3. MARCA PAIS PRO TAPER ESTADOS UNIDOS PRO TAPER ESTADOS UNIDOS PROTAPER ESTADOS UNIDOS PROTAPER ESTADOS UNIDOS AUSTRALIA BRASIL CHILE MEXICO NUEVA ZELANDA ESTADOS UNIDOS VENEZUELA SUDAFRICA El 23 de febrero de 2015, la SIC, contestó la acción de nulidad interpuesta. De la misma manera, dentro del término legal, el tercero interesado OMAR DE JESUS VILLEGAS, compareció dentro de la acción de nulidad interpuesta.
El 25 de mayo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal f) de la Decisión 486. Argumentos de la Acción de Nulidad formulada por LACY DISTRIBUTION, INC. Afirma ser titular de las marcas detalladas en el punto 2.4.
Titularidad de los Derechos de Autor sobre diseño de la marca registrada PROTAPER en los Estados Unidos. LACY DISTRIBUTION INC., inscribió en la Oficina de Registro de Derecho de Autor de los Estados Unidos, el diseño de su marca PROTAPER, de conformidad con el Convenio de Berna. Tiene el derecho a solicitar la nulidad de la marca PROTAPER (mixta) en virtud del derecho de autor que ostenta sobre el diseño de la marca 3 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
PROTAPER, el que fue protegido en su momento por su originalidad y no ser una copia de una obra. El signo PROTAPER (mixto) de OMAR DE JESÚS VILLEGAS viola el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al reproducir en su totalidad su marca. No es registrable el signo PROTAPER (mixto) ya que reproduce sus marcas registradas e infringe normas de derecho de autor.
Al ser titular de las marcas PROTAPER en Estados Unidos, puede reclamar la protección de su marca en Colombia, en virtud de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. El registro de la marca PRO TAPER de propiedad de OMAR DE JESUS VILLEGAS, es contrario al ordenamiento jurídico y viola el Artículo 7 de la Convención Interamericana y Comercial, así como el literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que expresamente establece que los signos no podrán registrarse como marca en particular cuando “consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie consentimiento de éste”.
Al ser titular de las marcas PRO TAPER en Estados Unidos, puede reclamar la protección de su marca en Colombia, en virtud de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. 3.10.Es imposible a la luz de la creación humana que dos mentes, creen un 3.11 4.1. 4.2. 4.3. mismo diseño, con las mismas configuraciones de formas, líneas, colores en la concepción de una obra y precisamente el señor OMAR DE JESUS VILLEGAS, solicitó la marca PROTAPER (mixta) con el diseño de la obra original, de su propiedad, actuando de mala fe..El registro de la marca PRO TAPER (mixta), de OMAR DE JESUS VILLEGAS, constituye un acto de competencia desleal.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC: Inexistencia de violación del Artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial. La demandante contaba con todas las herramientas legales para ejercer su derecho de oposición, hecho que no sucedió. Los derechos marcarios en el exterior no se extienden a países diferentes, donde no se cuenta con el registro, puesto que el derecho al uso exclusivo sobre una marca, está dado por el registro de la misma ante 4 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, la oficina nacional competente de cada país, y se circunscribe a dicho territorio.
El principio de buena fe deriva en un imperativo de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompaña a la palabra comprometida, que se presume en todas las actuaciones, de tal manera que, ante la absoluta ausencia de pruebas en contrario, se presume que la solicitud de registro se encuentra amparada por tal principio. La normatividad aplicable en el presente caso es la Decisión 486 de la Comunidad Andina, constituyéndose de esta forma en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por OMAR DE JESUS VILLEGAS: La sola declaración de que la marca PROTAPER (mixta) está registrada en Estados Unidos, no quiere decir que la misma sea conocida en todo el mundo, en el supuesto legal se debe probar el conocimiento real y no supuesto. No existe en el expediente, prueba alguna que demuestre que la marca se usaba y sigue usándose en el mercado, la documentación aportada, a lo sumo prueba la titularidad de la marca y derechos de autor y no se pueden pretender como pruebas de un uso real.
No existe prueba alguna de un mejor derecho en Colombia por parte del demandante. La mayoría de los registros citados como soporte de la acción de nulidad no deben ser tenidos en cuenta por cuanto no pertenecen a países de la Convención que se cita como violada. La obra como tal y como se protegió en Estados Unidos no es admisible para registro en Colombia por no ser una obra artística apta de protección, al tratarse simplemente de un signo distintivo, en particular de una marca de productos.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal f)5, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. 5 Na NOD 1.1. 1.2.
De oficio se interpretará el literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andinaf, ya que en el proceso interno se discute si los signos PRO TAPER (mixto) y PROTAPER (denominativo y mixto) son confundibles. Asimismo, se interpretará el Artículo 224, puesto que se alegó la notoriedad de uno de los signos en conflicto, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. La protección de la marca notoria extracomunitaria. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Comparación entre signos compuestos. Primacía del Ordenamiento Comunitario.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para la Protección de la Propiedad Industria!. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero La demandante considera que al momento de conceder el registro de PRO TAPER (mixto) a favor de OMAR DE JESUS VIELLEGAS, se ha violentado su derecho de autor respecto del diseño de la marca PROTAPER.
Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.? e] Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” Proceso 179-1P-2013, 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
Si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, recae en la figura de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486: De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohibe en el literal f) del Artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.
En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y cientificas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o cientifica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. 8 La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.
Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios. Ahora bien, el literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:( ) f consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.
Charria García, Fernando, Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali, 2001. Pág. 21. 7 1.10. De una interpretación del literal f) del Artículo 136, encontramos que esta 1.11. prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” es decir, aquellas que no sean copias de otras. 1.12.Por lo tanto, en el caso específico, para aplicar la causal de 2.1. 2.2. irregistrabilidad prevista en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486, se deberá considerar si el diseño de la marca PROTAPER de propiedad de LACY DISTRIBUTION, INC., resulta protegible por la figura del derecho de autor como obra artistica y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado, el signo registrado PRO TAPER (mixto), ocasionaria en el público consumidor un riesgo de confusión. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso intemo se discute si los signos PRO TAPER (mixto) y PROTAPER (denominativo y mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público 2.3. 2.4. 2.5. consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee?0, En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica!!.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante??, ny ”n 12 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abrit de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24- IP-2009. Proceso 397-1P-2015, Ibídem. Ibidem. 2.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?3: 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoria de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc. 14 13 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009.
Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 10 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 15 En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.
La protección de la marca notoria extracomunitaria Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido*6, De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros.
El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:*? a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Paises Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-1IP-2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-1P-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-1P-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15. Ibidem. 11 3.3. 3.4. 4.2. de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.
Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el Pais Miembro o en el extranjero??, No obstante, lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial.
Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 486**%; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario.
De conformidad con los criterios señalados precedentemente, se deberá determinar el carácter notorio de la marca PROTAPER (mixta), en los Estados Unidos, tal como lo afirma su titular. Comparación entre signos mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo PRO TAPER (mixto) y la marca PROTAPER (mixta), se abordará en este acápite este tema.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico?o, 18 20 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero;
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 67-1P-2015, pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss.; y el Proceso 87-IP-2013, pp. 33 y ss., ya citados. Proceso 12-1P-2014. 12 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado?!, La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo_de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.?2 De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 4.6.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas O letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.6.2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.6.3.
Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 4.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercada?, 21 23 Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N* 821, de 01 de agosto de 2002.
Proceso 26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial N* 410, de 24 de febrero de 1999. Proceso 56-1P-2013, 13 4.7. 4.8. 4.9. Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En este caso, entre los signos en controversia al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asi, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.?* 4.10.Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente abstractos:25 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 24 25 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
Ibídem 14 > IS c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 4.11.Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4.12.En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se 5.1. 5.2. 5.3. deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos denominativos y mixtos, se abordará en este acápite este tema. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo?S entre los mismos: 5.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 5.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 5.3.2.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función 26 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014. 15 ra diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 5.3.2.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 5.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 5.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 5.4.
En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?””: 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4, 5.4.5.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se 21 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015, 16 deben excluir del cotejo marcario.
En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. 5.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 5.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 5.4.6.2.
Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 5.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 5.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se 6.1. deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados.
Comparación entre signos compuestos En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados son compuestos (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros28: 6.1.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 6.1.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 28 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 17 6.2. 7.1. 6.1.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 6.1.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 6.1.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 6.1.6, Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 6.1.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 6.1.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia, 6.1.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados.
Primacia del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para la Protección de la Propiedad Industrial En su escrito de demanda, LACY DISTRIBUTION, INC., manifestó que se habrian violado normas contenidas en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente comenzar la presente interpretación prejudicial desarrollando el tema propuesto. 18 7.2.
El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio de la "Primacia del Ordenamiento Comunitario”, el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, cuales son los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Juridico Comunitario”, “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y “Autonomía del Ordenamiento Juridico Andino”. 7.3.
Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero??. 7.4.
De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a la prevalencia de la normativa comunitaria andina en relación con las normas de carácter internacional. 7.5. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de “Supremacia del Derecho Comunitario Andino”. Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 7.6.
El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Paises Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.
No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional%. 29 30 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-1P-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6; y del Proceso 301P-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. 8.
Para mayor referencia de este tema revisar las siguientes interpretaciones prejudiciales: Proceso 118-Al-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-Al-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1156, de 10 de mayo de 2005;
Proceso 43-Al-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-Al-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-Al-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 490, de 4 de octubre de 1999;
Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 19 7.7. Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este principio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídico?!. 7.8.
En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se encuentra subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.
En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como ta Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, así como el Convenio de Berna, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales??, 7.9.
Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria (principio de complemento indispensable). En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00418, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. a 32 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 69, de 11 de octubre de 1990;
Proceso 2-tP-88, Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. Ibidem. Proceso 01-Al-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 818, de 23 de julio de 2002. 20 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo displiesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejadicial la Presidenta y el Secretario. Cecilia Lbisa Ayllón Quinteros Ghstaz A Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21