Año XXXIV – Número 3004 Lima, 26 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 381-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00418. Referencia: Signo involucrado: PROTAPER (mixto) PROCESO 385-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 068712010-0-1801-JR-CA-16. Referencia: Signos involucrados: COLA TENTACIÓN (mixto) y COCACOLA (mixto) PROCESO 402-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00284. Referencia: Patente: COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSIÓN QUE COMPRENDE OXCARBAZEPINA Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/04/2017 2 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 381-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00418 Referencia: Signo involucrado: PROTAPER (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2937, recibido el 30 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 136 Literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00418; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 1 GACETA OFICIAL 26/04/2017 A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2. 3 de 58 Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (En adelante SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: OMAR DE JESÚS VILLEGAS. Hechos relevantes: 2.1. El 2 de mayo de 2008, OMAR DE JESÚS VILLEGAS (antes INDUSTRIAS OVI & PROTAPER S.A.S.), solicitó el registro del signo PRO TAPER (mixto) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 122 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 333, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 25 de noviembre de 2008, mediante Resolución 48060, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) resolvió conceder el registro del signo PRO TAPER (mixto). 2.4.

De manera oportuna y dentro del término legal3, LACY DISTRIBUTION, INC., presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 48060 fundamentando ser la titular de las marcas PRO TAPER principalmente en los Estados Unidos y en varios países alrededor del mundo4. Expediente interno 08-044708. 2 Accesorios para motos; manubrios, rines, accutrax guardacadenas, protectores exosto, reposapies, platinas antibribrante, tapones, manilaes, tapa válvulas (todos los productos son en aluminio). 3 De la revisión del expediente, no se pudo determlnar la fecha de presentación. De la revisión del expediente, no se ha podido verificar los números y fechas de registros. 2 GACETA OFICIAL 26/04/2017 4 de 58 PAIS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS AUSTRALIA BRASIL CHILE MEXICO NUEVA ZELANDA ESTADOS UNIDOS V ENEZUELA SUDA FRICA 2.5.

El 23 de febrero de 2015, la SIC, contestó la acción de nulidad interpuesta. 2.6. De la misma manera, dentro del término legal, el tercero interesado OMAR DE JESÚS VILLEGAS, compareció dentro de la acción de nulidad interpuesta. 2.7. El 25 de mayo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal f) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad formulada por LACY DISTRIBUTION, INC. 3.1. Afirma ser titular de las marcas detalladas en el punto 2.4. 3.2. Titularidad de los Derechos de Autor sobre diseño de la marca registrada PROTAPER en los Estados Unidos.

3.3. LACY DISTRIBUTION INC., inscribió en la Oficina de Registro de Derecho de Autor de los Estados Unidos, el diseño de su marca PROTAPER, de conformidad con el Convenio de Berna. 3.4. Tiene el derecho a solicitar la nulidad de la marca PROTAPER (mixta) en virtud del derecho de autor que ostenta sobre el diseño de la marca 3 e GACETA OFICIAL 26/04/2017 5 de 58 PROTAPER, el que fue protegido en su momento por su originalidad y no ser una copia de una obra. 3.5.

El signo PROTAPER (mixto) de OMAR DE JESÚS VILLEGAS viola el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al reproducir en su totalidad su marca. 3.6. No es registrable el signo PROTAPER (mixto) ya que reproduce sus marcas registradas e infringe normas de derecho de autor. 3.7. Al ser titular de las marcas PROTAPER en Estados Unidos, puede reclamar la protección de su marca en Colombia, en virtud de la Convención General lnteramericana de Protección Marcaría y Comercial. 3.8.

El registro de la marca PRO TAPER de propiedad de OMAR DE JESUS VILLEGAS, es contrario al ordenamiento jurídico y viola el Artículo 7 de la Convención lnteramericana y Comercial, así como el literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que expresamente establece que los signos no podrán registrarse como marca en particular cuando "consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie consentimiento de éste". 3.9.

Al ser titular de las marcas PRO TAPER en Estados Unidos, puede reclamar la protección de su marca en Colombia, en virtud de la Convención General lnteramericana de Protección Marcarla y Comercial. 3.1O. Es imposible a la luz de la creación humana que dos mentes, creen un mismo diseño, con las mismas configuraciones de formas, líneas, colores en la concepción de una obra y precisamente el señor OMAR DE JESÚS VILLEGAS, solicitó la marca PROTAPER (mixta) con et diseño de la obra original, de su propiedad, actuando de mala fe. 3.1 1.EI registro de la marca PRO TAPER (mixta), de OMAR DE JESUS VILLEGAS, constituye un acto de competencia desleal. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC: 4.1. Inexistencia de violación del Articulo 7 de la Convención General lnteramericana de Protección Marcaria Comercial. 4.2. La demandante contaba con todas las herramientas legales para ejercer su derecho de oposición, hecho que no sucedió. 4.3. Los derechos marcarios en el exterior no se extienden a países diferentes, donde no se cuenta con el registro, puesto que el derecho al uso exclusivo sobre una marca, está dado por el registro de la misma ante 4 I GACETA OFICIAL 26/04/2017 6 de 58 la oficina nacional competente de cada país, y se circunscribe a dicho territorio. 4.4.

El principio de buena fe deriva en un imperativo de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompaña a la palabra comprometida, que se presume en todas las actuaciones, de tal manera que, ante la absoluta ausencia de pruebas en contrario, se presume que la solicitud de registro se encuentra amparada por tal principio. 4.5.

La normatividad aplicable en el presente caso es la Decisión 486 de la Comunidad Andina, constituyéndose de esta forma en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas. 5. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por OMAR DE JESUS VILLEGAS: 5.1. La sola declaración de que la marca PROTAPER (mixta) está registrada en Estados Unidos, no quiere decir que la misma sea conocida en todo el mundo, en el supuesto legal se debe probar el conocimiento real y no supuesto. 5.2.

No existe en el expediente, prueba alguna que demuestre que la marca se usaba y sigue usándose en el mercado, la documentación aportada, a lo sumo prueba la titularidad de la marca y derechos de autor y no se pueden pretender como pruebas de un uso real. 5.3. No existe prueba alguna de un mejor derecho en Colombia por parte del demandante.

La mayoría de los registros citados como soporte de la acción de nulidad no deben ser tenidos en cuenta por cuanto no pertenecen a pafses de la Convención que se cita como violada. 5.4. La obra como tal y como se protegió en Estados Unidos no es admisible para registro en Colombia por no ser una obra artística apta de protección, al tratarse simplemente de un signo distintivo, en particular de una marca de productos.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal f)5, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. 5 Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando: f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. 5 GACETA OFICIAL 26/04/2017 7 de 58 2.

De oficio se interpretará el literal a} del Artícuro 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina6, ya que en el proceso interno se discute si los signos PRO TAPER (mixto} y PROTAPER (denominativo y mixto} son confundibles. Asimismo, se interpretará el Artículo 224, puesto que se alegó la notoriedad de uno de los signos en conflicto. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. lrregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. La protección de la marca notoria extracomunitaria. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Comparación entre signos compuestos. Primacf a del Ordenamiento Comunitario.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para la Protección de la Propiedad Industrial. 3. 4. 5. 6. 7. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero 1.1. La demandante considera que al momento de conceder el registro de PRO TAPER (mixto} a favor de OMAR DE JESÚS VIELLEGAS, se ha violentado su derecho de autor respecto del diseño de la marca PROTAPER. 1.2.

Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.7 6 Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en ef comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anleriormenle solicitada para registro o a) registrada por un lercero, para los mismos produclos o servicios, o para produclos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de coníusión o de asociación;· Proceso 179-IP-2013. e 6 GACETA OFICIAL 26/04/2017 8 de 58 1.3.

Si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, recae en la figura de irregistrabilidad contemplada en el Articulo 136 literal f) de la Decisión 486· 1.4. De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del Artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste. 1.5.

En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. 1.6. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1. 7.

Para Chama García tal derecho se ejerce "con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor". 8 1.8. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. 1.9.

Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios. Ahora bien, el literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 expresa to siguiente: "Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:( ) f) e r t ' consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste': Charria Garcla, Fernando.

Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21. 7 GACETA OFICIAL 26/04/2017 9 de 58 1.1 O. De una interpretación del literal f) del Artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. 1.11.

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, n dada la caracteristica de "originalidad es decir, aquellas que no sean copias de otras. 1.12. Por lo tanto, en el caso especifico, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486, se deberá considerar si el diseño de la marca PROTAPER de propiedad de LACY DISTRIBUTION, INC., resulta protegible por la figura del derecho de autor como obra artística y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado, el signo registrado PRO TAPER (mixto), ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 2.1. Como en el proceso interno se discute si los signos PRO TAPER (mixto) y PROTAPER (denominativo y mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 2.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público 8 GACETA OFICIAL 26/04/2017 10 de 58 consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales9 • 2.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee 10. 2.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica11. 2.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 12. 9 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24IP-2009. 10 Proceso 397-IP-2015. 11 lbldem. 12 lbfdem. 9 GACETA OFICIAL 26/04/2017 11 de 58 2.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben obseivar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 13: 2.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente obseivará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o seivicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o seivicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o seivicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc. 14 13 ·� Eslas reglas han sido adopladas por el Tribunal de JusUcia de la Comunidad Andina en múlliples providencias, enlre las cuales se destacan las siguientes: lnlerpretación Prejudlcial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

Ver lnterprelación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. 10 GACETA OFICIAL 26/04/2017 12 de 58 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1 5 2.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.8.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. 3. La protección de la marca notoria extracomunitaria 3.1.

Uno de tos cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido 1a. 3.2.

De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Artfculo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias: 11 a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera 15 Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 1O de junio de 2016. 18 Véase, en ese sentido, por ejemplo, las Jnterpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-IP-2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15. 17 Ibídem. 11 GACETA OFICIAL 26/04/2017 13 de 58 de los Paises Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en paises extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero 1s. 3.3. No obstante, lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial.

Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 486 19; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario. 3.4.

De conformidad con los criterios señalados precedentemente, se deberá determinar el carácter notorio de la marca PROTAPER (mixta), en los Estados Unidos, tal como lo afirma su titular. 4. Comparación entre signos mixtos 4.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo PRO TAPER (mixto) y la marca PROTAPER (mixta), se abordará en este acápite este tema. 4.2.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico20. 18 Decisión 486 de 1a Comisión de la Comunidad Andina.

"Artfcufo 229.- No se negará fa cafldad de notario a un signo por el salo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero; ( )". 19 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 67-IP-2015, pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss.; y el Proceso 87-IP-2013, pp. 33 y ss., ya citados. 20 Proceso 12-IP-2014. 12 GACETA OFICIAL 26/04/2017 14 de 58 4.3.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separada21. 4.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.22 4.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 4.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 4.6.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.6.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.6.3.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 4.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado23. 21 Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000º, publicado en la Gacela Oficial Nº B21, de 01 de agoslo de 2002. 22 Proceso 26-IP-9B, marca: (mixta) ·c.A.S.Aº, publicado en la Gacela Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999. 23 Proceso 56-IP-2013. 13 GACETA OFICIAL 26/04/2017 15 de 58 4.7.

Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 4.8. En este caso, entre los signos en controversia al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. 4.9.

En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más caracterfstico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 24 4.1 O. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente abstractos: 25 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 24 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 25 Ibídem 14 GACETA OFICIAL e) 26/04/2017 16 de 58 Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 4.11.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4.12. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 5.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 5.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos denominativos y mixtos, se abordará en este acápite este tema. 5.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 5.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo2s entre los mismos: 5.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 5.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 5.3.2.1. 26 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en et marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 15 t GACETA OFICIAL 26/04/2017 17 de 58 diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 5.3.2.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 5.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 5.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 5.4.

En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcarlo, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 27: 27 5.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 5.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 5.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 5.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 5.4.5. AnaHzar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1 P-2013, Interpretación Prejudlcfal de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, lnlerpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 16 é GACETA OFICIAL 26/04/2017 18 de 58 deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 5.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 5.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 5.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 5.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 5.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados. 6.

Col'J'!paración entre signos compuestos 6.1. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados son compuestos (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros28: 28 6.1.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 6.1.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso S�IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 17 é ¡;

GACETA OFICIAL 26/04/2017 19 de 58 6.1.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 6.1.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 6.1.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 6.1.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 6.1.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 6.1.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 6.1.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 6.2. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados. 7.

Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para la Protección de la Propiedad Industrial 7.1. En su escrito de demanda, LACY DISTRIBUTION, INC., manifestó que se habrian violado normas contenidas en la Convención General lnteramericana de Protección Marcaria y Comercial. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente comenzar la presente interpretación prejudicial desarrollando el tema propuesto. 18 t / GACETA OFICIAL 26/04/2017 20 de 58 7.2.

El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio de la "Primacía del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, cuales son los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". 7.3.

Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero29 • 7.4.

De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a la prevalencia de la normativa comunitaria andina en relación con las normas de carácter internacional. 7.5. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como princ1p10 fundamental el de "Supremacía del Derecho Comunitario Andino". Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". 7.6.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional30. 29 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-IP-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6; y del Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. 8.

JO Para mayor referencia de este tema revisar las siguientes interpretaciones prejudiciales: Proceso 118-Al-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerda de Cartagena N° 1206, de 13 da Junio de 2005; Procesa 117-Al-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerda de Cartagena N" 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-Al-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-Al-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-Al-98. Senlencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 19 t GACETA OFICIAL 26/04/2017 21 de 58 7. 7. Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". Este principio consagra como un verdadero "sistema jurídico" al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un· conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídico31 • 7.8.

En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento juridico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se encuentra subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como la Convención General lnteramericana de Protección Marcaria y Comercial, así como el Convenio de Berna, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales32. 7.9.

Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria {principio de complemento indispensable). En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00418, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 69, de 11 de octubre de 1990;

Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. 31 lbldem. 32 Proceso 01-Al-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 818, de 23 de julio de 2002. 20 é GACETA OFICIAL 26/04/2017 La presente Interpretación Prejudicial se firma participaron de su adopción de acuerdo con lo dis del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1 ¿ � I L IV\, Cecilia buisa AyllórrcfuÍnteros 22 de 58 r los Magistrados que esto en el último párrafo Luis Rafael Vergar MAGISTRAD MAGISTRADA..

" iro Gómez A -c GISTRADO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21 GACETA OFICIAL 26/04/2017 23 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 385-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 06871-2010-0-1801-JR-CA-16 Referencia: Signos involucrados: COLA TENTACIÓN (mixto) y COCA-COLA (mixto) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio Nº 6871-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 5 de julio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 068712010-0-1801-JR-CA-16.

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: THE COCA COLA COMPANY Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 24 de 58 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, INDECOPI}, REPÚBLICA DEL PERÚ Demandado: 2. 26/04/2017 Hechos relevantes: 2.1. El 10 de enero de 2008, JOSÉ MARIO CAMPOS TARRILLO (en adelante, JOSÉ CAMPOS} solicitó el registro del signo COLA TENTACIÓN (mixto)1, para distinguir productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)2• 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial MEI Peruano", el 19 de marzo de 2008, THE COCA COLA COMPANY (en adelante, COCA COLA COMPANY} presentó oposición argumentando ser titular de las marcas notorias COCA-COLA para amparar productos de la Clase 32, de acuerdo con la siguiente información: Denominación Gráfica COCA-COLA Clase Certificado 51352 32 2754 32 2.3.

El 21 de abril de 2008, JOSÉ CAMPOS al contestar la oposición, solicitó la modificación del signo para que se proteja de acuerdo con la siguiente gráfica: Expediente 340407-2008. z Gaseosas. 2 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 25 de 58 2.4. El 22 de abril de 2008, la Comisión de Signos Distintivos (antes la Oficina de Signos Distintivos) del INDECOPI no aceptó la solicitud de modificación solicitada, al tratarse de un cambio sustancial del signo, de conformidad con el Artículo 137 de la Decisión 486. 2.5.

El 12 de mayo de 2008, JOSÉ CAMPOS, solicitó la modificación del signo de acuerdo con la siguiente presentación: 2.6. El 13 de mayo de 2008, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, aceptó la modificación solicitada, al considerar que no constituye un cambio sustancial del signo solicitado. 2.7. El 3 de junio de 2009, mediante Resolución 1325-2009/CSD­ INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo COLA TENTACIÓN (mixto). 2.8.

El 26 de junio de 2009, COCA- COLA COMPANY interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1325-2009/CSD-INDECOPI. 2.9. El 14 de junio de 2010 mediante Resolución 1330-2010/TPI­ INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 1325-2009/CSD-INDECOPI. 2.1 O. El 15 de octubre de 201 O, COCA-COLA COMPANY interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1330-2010/TPI­ INDECOPI. 2.11.

El 8 de febrero de 2011, el INDECOPI contestó la demanda planteada en su contra. 3 Proceso 38S.-1P·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 26 de 58 2.12. El 9 de noviembre de 2015, mediante Sentencia signada como Resolución Número Diecisiete, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 2.13.

El 2 de diciembre de 2015, COCA-COLA COMPANY presentó recurso de apelación contra la Sentencia signada como Resolución Número Diecisiete de 9 noviembre de 2015. 2.14. El 7 de junio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso y solicitó a este Tribunal Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda contencioso presentada por COCA-COLA COMPANY administrativa 3.1. El signo COLA TENTACIÓN (mixto) imita la marca de propiedad de COCA-COLA COMPANY causando riesgo de confusión en los consumidores de los productos que en este caso se encuentran en la misma clase, por lo que existe aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada COCA-COLA la cual es notoria. 3.2.

El signo COLA TENTACIÓN (mixto) reproduce el elemento relevante de la marca notoria COCA-COLA. 3.3. Las marcas COCA-COLA debido a su amplio conocimiento por el sector pertinente del público, a su extensa difusión en el mercado, a su antigüedad, así como a su uso constante poseen el nivel de marcas notorias, tal como lo ha declarado la oficina de Signos Distintivos en diversas resoluciones. 3.4.

COCA-COLA no sólo son marcas notorias sino renombradas, ya que son conocidas no sólo en el grupo de los consumidores de bebidas gaseosas sino también en los demás grupos de consumidores. 3.5. COCA-COLA COMPANY es titular de la familia de marcas COCA­ COLA. 3.6. El signo solicitado imita la forma de las grafías de las marcas notorias COCA-COLA y en tal sentido, corresponde determinar si dicho signo es susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con los signos notorios ya que conceder el registro del signo solicitado, generaría un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, la dilución de su fuerza distintiva, o su valor comercial y publicitario. 4 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 27 de 58 3.7.

Si se concede el registro del signo COLA TENTACIÓN (mixto) se considerarla que proviene del mismo origen empresarial de COCA­ COLA COMPANY. 3.8. El elemento representado por la forma de la escritura del signo solicitado resulta idéntico a las marcas de COCA-COLA COMPANY, creando confusión entre los consumidores. 4. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el INDECOPI 4.1.

La autoridad administrativa evaluó la aptitud distintiva del signo solicitado para determinar si existía confusión con las marcas opositoras y no sólo se compararon los aspectos gráfico y fonético, sino también se consideró el universo de marcas que coexisten en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La autoridad pudo advertir que la denominación "COLA" en el fondo rojo y la grafía cursiva, constituyen elementos de uso común para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

El signo solicitado no constituye la reproducción de las marcas mixtas COCA-COLA, ya que no reproducen ni copian en forma idéntica y exacta a las marcas reconocidas como notorias de manera que induzca a confusión al público consumidor. 4.4. En cuanto a la forma cursiva generalizada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo solicitado sí presenta un diseño especial o característico que permite individualizarlo perfectamente, circunstancia que lo diferencia de la grafia que componen las marcas notorias COCA-COLA, ya que en ellas existen particularidades que le brindan diferenciación absoluta. 4.5.

De igual manera, el fondo rojo es de uso frecuente para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, además de lo cual, los elementos denominativos en ambos signos se presentan en diferente disposición, sumado al hecho de que el signo solicitado presenta el diseño de estrellas en el fondo de su estructura. 4.6. Debido a las diferencias que existen entre los signos, no existe el supuesto contemplado en el Articulo 136 literal h) de la Decisión 486. 5.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima 5 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 28 de 58 5.1. El signo solicitado COLA TENTACIÓN (mixto) no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias COCA-COLA. 5.2.

En las marcas notorias registrada, el elemento gráfico resulta relevante debido a la disposición de los colores y la presencia de un estilo de letra caracteristico por la forma de las letras "C", y la franja irregular que subraya y atraviesa la letra "L" de izquierda a derecha. 5.3. Si bien los signos en conflicto, comparten la palabra COLA, al ser ésta de carácter genérico no es apropiable sin contar además que se ubica en diferente posición, finalmente la parte denominativa es distinta la una es COCA y la otra TENTACIÓN. 5.4.

El signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el Articulo 136 literales a) y h). 6. Argumentos del recurso de apelación expuestos por COCA-COLA 6.1. La protección de las marcas notorias debe ser más rigurosa ya que entra en juego su prestigio. 6.2. El solicitante ha tomado elementos de las marcas notorias COCA­ COLA e imita su grafla en la etiqueta para distinguir gaseosas en el mercado. 6.3.

Existe un aprovechamiento indebido del prestigio de las marcas COCA­ COLA, ya que los consumidores de sus productos asocian sus marcas con la grafia especial que aparece en productos y publicidad, la cual es inclinada al centro de la etiqueta, por to que el signo solicitado crea riesgo parasitario respecto de los signos notorios de su propiedad. 6.4.

La presencia del tipo de letra en el signo solicitado, especialmente en las letras (C, O y A en COLA) y que consta en el término TENTACIÓN genera aun en el supuesto de que no se considere que exista confundibilidad, riesgo de dilución de los elementos característicos de las etiquetas que forman el conjunto de las marcas notoriamente conocidas COCA-COLA.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 4863• de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 136.- No podrán registrarse cama marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara Indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 6 Proceso 385--IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 29 de 58 De oficio se interpretarán los artículos 224, 226 y 228 de la Decisión 4864, para referirse el tema relacionado con la notoriedad de las a) ( )" ' 26/04/2017 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servidos, o para productos o servicias respecto de los cuales el usa de la mares pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, Imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintiva notoriamente conocida cuya titular sea un tercero, cualesquiera que sean las productos o servicias a las que se aplique el signa, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación can ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusta del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valar comercial o publicitario".

"Artfculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de fa manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocida". ( ) "Articulo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintiva notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencia/, o una reproducción, Imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación can establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a /os que se aplique.

También constituirá uso no autorizada del signo distintivo notoriamente conocida el uso del mismo en su total/dad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecta de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal usa pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a ) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daña económico o comercial Injusto al titular del signa por razón de una dilución de fa fuerza distintiva o del valor comercial o publicitaria del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier media de comunicación, incluyendo los electrónicas".

(...) "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signa distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, am plitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y fa presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicias, del establecimiento o de la actividad a los que se ap lique; d) el valor de toda Inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanta en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signa; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el valumen de pedidas de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signa en determinado territorio; o, 7 é Proceso 385-lP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 30 de 58 marcas COCA-COLA y el Artículo 135 literal g) para analizar lo relacionado con los términos de uso común. C. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. 5. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. Análisis de confundibilidad cuando uno de los signos está compuesto por partículas de uso común. Preguntas del consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por Identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 2. 3. 4. 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado COLA TENTACIÓN (mixto), y las marcas registradas COCA-COLA (mixtas). 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios i) la existencfa de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en ef Pafs Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio Internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pafs Miembro o en el extranjero".

"Articulo 135.- No podrán regfstrarse como marcas los signos que ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje COffiente o en la usanza del pals"; 8 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL ( )". 26/04/2017 31 de 58 respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidors. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: L. � é a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadoss. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de 5 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP2015, pp. 9-1 6 Véase, por ejemplo, las inlerprelaclones prejudiciales pronunciadas denlro del Proceso 15-IP2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. o. 9 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 32 de 58 vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia7 • e) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocanª. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9 • 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 1º a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará I 7 /bid. 8 Asl, la interpretación prejudlclal emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 9 /bid. 10 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p.8. 10 e Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 33 de 58 en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 11 • Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles12.

Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento13. 1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor14. 1.8.

En el caso en concreto, se deberá analizar si el signo solicitado incurre o no en la causal de irregistrabUidad del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 1.9. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir 15• De tratarse de una simple 11 Véase, por ejemplo, Jas Interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-IP-2004, p. 6: las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 12 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. B, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelml KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unlón Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 13 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. B, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de mar.za de 2012, Sarilla e/ OHMI- Brauerel Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone el EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 1 B. Véase lamblén la Sentencia del TJCE de 6 de Julfo de 1995, caso "Mars·, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27.

Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso inlerpueslo por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utifizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informada debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·. 14 Véase, en ese sentido, la inlerpretación prejudlclal dictada dentro del Proceso 316-IP-2015. 15 En ese senlido, la inlerpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 11 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 34 de 58 similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables 16. 1.1O. De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que el signo COLA TENTACIÓN y las marcas COCA�COLA son mixtos. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión17; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 18 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 18 Asl, la fnlerprelación prejudicial pronunciada denlro del Proceso 316-IP-2015, ya citada. 17 Véase, a modo referencial, la inlerpretacfón prejudfcial expedida dentro del Proceso 129-IP· 2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

UI Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida denlro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de Julfo de 2015, pp. 1 Q.11. 12 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 35 de 58 b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. e) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificas como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 19 • 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos20. 2.4. Al momento de realizar la comparac1on entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5. En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia 111 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 20 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 13 Proceso 385-IP·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 36 de 58 en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros21: 2.5.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.4. Analizar si la palabra es evocatlva y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.5.6. Analizar el grado de dlstintlvidad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 21 I Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudlcial de 24 de Julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP·2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 2S.IP·2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250·1P·2015. 14 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 37 de 58 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3. La marca notoriamente conocida y su prueba. lrreglstrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros 3.1.

En virtud de que en el proceso interno COCA-COLA COMPANY ha argumentado la notoriedad de sus marcas COCA-COLA (mixtas), enfatizando que por su trayectoria en el mercado alcanzan la calidad de marcas renombradas, por lo que el Tribunal estima conveniente analizar el presente tema. 3.2. La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada respecto de los distintos riesgos en el mercado, los que se analizarán en el presente acápite. 3.3.

Resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: ''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) constituyan una reproducción, imitación, traducción, h) transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 3.4.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

IS Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 38 de 58 3.5. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 3.6.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o seivicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 22. 3. 7.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición23. Además, el reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado. 3.8.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca 24. 3.9.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al resolver la presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486: 25 22 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP2015, p. 15. 23 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos OS.IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15. 24 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudiclal expedida dentro del Proceso 66-IP2015, p. 17. 25 Véase, a modo referencial, las Interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35-IP-2008, pp. 15-16, y 386-IP-2015, pp. 20-21. 16 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 39 de 58 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, ligado con la protección de la marca renombrada, hay que considerar que: "la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia'� 2s d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.1 O. Para que se pueda proteger la marca notoria, se deben configurar alguno de los cuatro riesgos antes mencionados. 3.11.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia27• 28 MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA".

Ed. Civilas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 21 Proceso 67-IP-2015. 17 Proceso 385-JP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 40 de 58 3.12. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Titulo XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido2B. 3.13.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el Articulo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a ta marca notoria29• 3.14.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el Pais Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros3o. 3.15. En el caso en concreto se deberá analizar si el signo solicitado COLA TENTACIÓN (mixto) incurre en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal h) de la Decisión 486. 4.

Análisis de confundibilidad cuando uno de los signos está compuesto por partículas de uso común 4.1. Toda vez que la Corte consultante pregunta ¿cómo se debe realizar el análisis de signos que contienen elementos de uso común?, es pertinente referirse a este tema en este acápite. 4.2. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna31. 4.3.

El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que 28 Ibídem. 29 lbldem. 30 lbldem. J1 Proceso S·IP-2013. 18 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 41 de 58 ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país':· 4.4.

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro32. 4.5. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario 33. 4.6. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 4.7.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escencario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.8.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a 32 Ibídem. 33 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: ·El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcaría. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles� OTAMENDI Jorge.

"DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aíres, Argentina, 2010. Pág. 215. 19 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 42 de 58 la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas. 4.9. Según el Articulo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j. los aspectos del comercio internacional; o, k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.( )". 4.1O.

Se deberá analizar si el signo solicitado reúne las condiciones señaladas en la presente interpretación prejudicial. 4.11. Por lo tanto, se deberá determinar si el signo solicitado COLA TENTACIÓN (mixto) posee alguna partícula de uso común para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, se deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. lvé 20 Proceso 385-lP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 43 de 58 5.

Preguntas del consultante El consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto a: Atendiendo a lo establecido en el Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el análisis del riesgo de confusión entre signos que contienen elementos de uso común? En el acápite 4 de la presente Interpretación Prejudicial se enunció los lineamientos para el análisis de confundibilidad de signos que contienen términos de uso común y, en conclusión, para el caso concreto, se deberá determinar si el signo solicitado COLA TENTACIÓN (mixto) posee alguna partícula de uso común para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la particula de uso común. Atendiendo a lo establecido en el Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad de un signo solicitado, cuando la marca que se le opone tiene la calidad de notoria? Esta pregunta se la responde en el desarrollo del tema 3, al hablar de la marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 06871-2010-0-1801-JR­ CA-16, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 21 Proceso 385-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 44 de 58 ( Hugo Ramiro mez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.,LLJ Cecilia L Isa Aylíón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22 GACETA OFICIAL 26/04/2017 45 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 402-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00284 Referencia: FARMACÉUTICA COMPOSICIÓN Patente: EN FORMA DE UNA SUSPENSIÓN QUE COMPRENDE OXCARBAZEPINA Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3079, recibido el 13 de julio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00284; y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: NOVARTIS AG. 1 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 26/04/2017 46 de 58 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (EN ADELANTE, SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes 2.1. El 12 de diciembre de 2000, NOVARTIS AG (en adelante, NOVARTIS) solicitó en fase nacional el registro de la patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSIÓN QUE COMPRENDE OXCARBAZEPINA"1. 2.2.

El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 526 de 31 de marzo de 2003, presentando TECNOQUÍMICAS S.A. oposición en su contra, argumentando que la solicitud de patente carecía de novedad y nivel inventivo. 2.3. El 6 de abril de 2006, mediante Oficio 3960 la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC requirió al solicitante para que en el término de sesenta días, presentara los argumentos pertinentes en relación con el concepto técnico de fondo 533, el cual enunció que la reivindicación 9 carecía de claridad. 2.4.

El 23 de agosto de 2006, la solicitante dio respuesta al requerimiento de la SIC. 2.5. El 16 de abril de 2009, mediante Oficio 4375 la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC requirió a la solicitante que se pronuncie respecto del concepto técnico 1728, en el que se enunciaba que la solicitud carecía de nivel inventivo. 2.6. El 13 de julio de 2009, la solicitante dio respuesta al Oficio 4375. 2.7.

El 29 de noviembre de 2010, mediante Resolución 66293, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente al enunciar que carecía de nivel inventivo, y declaró fundada la oposición planteada por TECNOQUfMICAS S.A. 2.8. El 29 de diciembre de 2010, NOVARTIS interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 66293. 2.9. El 20 de marzo de 2012, mediante Resolución 15495 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, confirmó la Resolución 66293.

Expediente interno 00/94330. 2 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 47 de 58 2.10. NOVARTIS presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho2 en contra de las Resoluciones 66293 y 15495. 2.11.EI 14 de mayo de 2014, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por NOVARTIS. 2.12. El 15 de febrero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda planteada por NOVARTIS 3.1. La invención solicitada proporciona a la técnica una suspensión de oxcarbazepina en agua, brindando como ventaja técnica estabilizar la oxcarbazepina en suspensiones acuosas, evitando la formación de grumos y mejorando la biodisponibilidad del compuesto activo. 3.2. Para la fecha en que se presentó la solicitud de patente, no existían forma de dosificación líquida de oxcarbazepina, ya que dicho compuesto activo era conocido por ser muy poco soluble en agua y por formar grumos al intentar formar suspensiones acuosas. 3.3.

La decisión tomada por la SIC se basa en afirmaciones generales sin presentar las pruebas y argumentos verdaderos, idóneos, contundentes y suficientes para demostrar la falta de nivel inventivo en referencia a lo revelado en los documentos DP, 024 y 045. 3.4. El propósito de la solicitud frente a lo conocido en la técnica anterior del documento D1, es proporcionar una composición que contiene oxcarbazepina en suspensión, mientras que el documento 01 hace referencia a un jarabe para la tos que no cuenta entre sus ingredientes con oxcarbazepina. 3.5.

La referencia del documento 01 únicamente describe formulaciones farmacéuticas líquidas para la tos y el resfriado que contienen Avicel ®RC-591 sin que proporcione información adicional relacionada con el 2 De la revisión del expediente no reposa la fecha de presentación de la acción de nulidad. 3 Documento 01, US 4.427.681, Thixotropic compositions easily convertible to pourable liquids, publicado el 24 de enero de 1984. 4 _Documento 02, US 5.409.907, Aqueous pharmaceutlcal suspensión far pharmaceutlcal activers, publicado el 25 de abril de 1995. 5 Documento 04, Avicel®RC-591, Pharmaceutical Emulsion and Suspensions, publicado 1994. 3 Proceso 402-JP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 48 de 58 comportamiento de dicho excipiente en presencia de otros compuestos activos diferentes a los ahí mencionados. 3.6.

Si la persona medianamente versada en la materia técnica, hubiera analizado el problema técnico abordado por la solicitud de patente a la luz de lo enunciado en los documentos D1, D2 y D4, dicha persona no habría considerado las enseñanzas del documento D1 como punto de partida cuando se enfrente con el problema solucionado por la solicitud en estudio, es decir, con el suministro de una formulación inyectable de oxcarbazepina en suspensión debido a que: 3.6.1.

El documento D1 está dirigido a un propósito distinto, en concreto a la provisión de composiciones para el tratamiento de la tos y el resfriado. 3.6.2. Porque el documento D1 no determina o sugiere una composición específica que comprenda oxcarbazepina; y 3.6.3. El documento D1 no enseña o sugiere algún aspecto relacionado con la solubilidad y/o el comportamiento en suspensión del ingrediente activo, y mucho menos en presencia de Avicel ®RC-591. 3.7.

El documento D1 no era el más cercano en el estado de la técnica como en su momento lo manifestó la SIC, ya que dicha anterioridad no trataba de solucionar el mismo problema o uno semejante. 3.8. El documento D2 se encuentra dirigido a suspensiones que comprenden solamente celulosa microcristalina en presencia de un agente farmacéuticamente activo sustancialmente soluble en agua, la oxcarbazepina es insoluble en agua. 3.9.

El objetivo del documento D4 consiste en obtener soluciones acuosas que únicamente comprenden Avicel ®RC-591, sin hacer referencia alguna otros tipos de compuestos como antioxidantes, y mucho menos a la oxcarbazepina de la presente solicitud. 3.1 O. La SIC realizó un examen del nivel inventivo de tipo "hindsight" toda vez que, no enfocó su examen en el momento en que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfocó en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos como es el caso del documento D4 referente al uso del Avicel ®RC-591, para soportar su teoría de que que era obvio combinarlo con oxcarbazepina de la anterioridad D2 para obtener una suspensión como la de la anterioridad del documento D1. 4 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 26/04/2017 49 de 58 Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC 4.1.

La solicitud no contiene evidencia de que la suspensión reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada en la materia, por lo cual es obvia y, en consecuencia, no posee nivel inventivo. 4.2. El estado de la técnica ya enseñaba que el Avicel ®RC-591 es un agente suspensor de activos que produce composiciones estables, al igual que las composiciones que se reivindican, afectando el nivel inventivo de la solicitud. 4.3.

Como se ha reiterado en varias ocasiones, no basta con afirmar un resultado inesperado de los productos reivindicados, pues se requieren evidencias técnicas como, por ejemplo, estudios comparativos y eventuales ventajas con respecto a la tecnología más cercana. 4.4. La solicitud no contiene evidencia de que la suspensión reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada en la materia. 4.5.

La decisión de la SIC se soportó en los documentos del estado de la técnica 01, 02 y 04 los cuales anulan el nivel inventivo de las suspensiones reivindicadas, además, estos documentos fueron publicados en fechas previas a la de la presentación de la solicitud. 4.6. La SIC si presentó antecedentes del estado del arte que demuestran la carencia de nivel inventivo de la solicitud. 4.7.

El examen que realizó el técnico no fue en retrospectiva, toda vez que los documentos que soportaron la decisión fueron publicados con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro. 4.8. El documento 01 da las sugerencias suficientes para obtener las composiciones de la solicitud presentada. 4.9. A contrario de lo afirmado por la actora, el documento 02 se relaciona con suspensiones farmacéuticas acuosas que contiene como agente suspensor Avicel ®RC-591 como estabilizante de las mismas junto con agentes activos farmacéuticos, diferentes a los descritos donde las composiciones son estables, por lo tanto, dicha anterioridad también enseña que el Avicel ®RC-591 es un agente suspensor de activos que produce composiciones estables, al igual que las reivindicaciones que se reclaman. 5 I Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 50 de 58 4.1 O. En cuanto al documento 04, es el que da indicaciones claras y directas sobre los efectos del compuesto Avicel ®RC-591 al ser incluido dentro de suspensiones farmacéuticas.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 4866 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 18 ya que regula el tema de la denegatoria de la solicitud. 2. No se interpretará el Artículo 14 al no analizarse los requisitos de patentabilidad, tampoco se interpretará el Artículo 30, al no tratarse el tema central sobre los requisitos de claridad de las reivindicaciones, así como tampoco el Artículo 45 al no ser tema controvertido el relacionado con los informes técnicos. 3.

De oficio se interpretará el Articulo 16 de la Decisión 486 7 para profundizar el requisito del estado de la técnica. 6 "Articulo 14.• Los Palses Miembros otorgarán patentes para las tnvenclones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel invenüvo y sean suscepübles de aplicación Industrial".

( ) "Articulo 18.• Se considerará que una invención Uene nivel invenüvo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica·. ( ) • Articulo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser Independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple". ( ) Articulo 45.- SI la oficina nacional competente encontrara que la Invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notmcación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente esümara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilldad, podrá noüficar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

SI el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. 7 "Articulo 16.· Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 6 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 51 de 58 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. El examen ex post o highsight D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. El examen ex post o hindsight 1.1. Como en el proceso interno se denegó de oficio la solicitud presentada por NOVARTIS, ya que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia8• 1.2.

El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. 9 1.3. La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica a nivel mundial; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida 10• 1.4.

Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utlltzación, comerciallzación o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámile ante la oficina nacional competente. cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publlque o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40". e {) Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP.2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 9 Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-1996. 10 Proceso 583-IP-2015. 7 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 52 de 58 1.4.1.

Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.4.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público 11 por cualquier medio y en cualquier lugar. 1.5. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento 12• 1.6.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas13: 1.6.1. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. 1.6.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. 1.6.3.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 1.6.4. Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. Del nivel inventivo y estado de la técnica 1.7. De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 48614, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la 11 Persona o grupo de personas que no eslén obligadas a manlener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. 12 Proceso 560-lP-2015. 13 Ibídem. 14 Articulo 1 B.- Se considerará que una Invención tiene ntvel lnvenlivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la maleria técnica correspondienle, esa Invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 8 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 53 de 58 técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.8.

Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones 15: 1.8.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.8.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar" 16• Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.8.3.

Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.8.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendria un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normar en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.8.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con ta situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con 15 Proceso 560-IP-2016 ya citado. 16 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE.

EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 9 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 54 de 58 elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.9.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica 17. 1.1O.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución)18: 1.10.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.10.2. Identificación de las caracterlsticas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.10.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.10.4.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 17 Proceso 560-IP-2015 ya citado. 18 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina.

Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 10 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 55 de 58 1.11. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que na existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estada de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. Método para la evaluación del nivel inventivo Análisis problema-solución 11 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 56 de 58 Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma 12 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 57 de 58 invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterfsticas. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿ estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿ de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿ de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

( )''19, 1.12. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00284t la que 19 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Drsponible en http:/lwww.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 13 Proceso 402-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 58 de 58 deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma po / los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispu to en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. º1JIJ Cecilia �uisa Ayllón Quinteros MAGISTR�A�.___- Luis Rafael Vergar uintero MAGISTRAD Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14