TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 512-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00147 Referencia: Patente: “COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS DE 3.3" DIALOX1-2.2'-DIHIDROX1-1.1'- BIFENILO 5.5.' DISUSTITUIDOS Y METODOS RELACIONADOS” Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 4461, de 4 de octubre de 2016, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013- 00147, y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 512-1P-2016 Demandado; SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPUBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes El 25 de septiembre de 2007, COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (en adelante, COLGATE) solicitó en fase nacional la solicitud de la patente de invención titulada: "COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS DE 3.3' DIALOXI-2.2'-DIHIDROXI-1.1'- BIFENILO 5.5 DISUSTITUIDOS Y MÉTODOS RELACIONADOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/009212 de 14 de marzo de 2006.

El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 592, de 30 de mayo de 2008, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. El 28 de noviembre de 2008, COLGATE solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), que efectuara el examen de patentabilidad de la solicitud.

El 10 de febrero de 2010, mediante Oficio 2338 la SIC puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de patentabilidad confiriéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie. El 20 de junio de 2011, COLGATE dio respuesta al Oficio 2338. El 8 de septiembre de 2011, mediante Oficio 14262 la SIC notificó al solicitante el segundo informe técnico, confiriéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie sobre el mismo.

El 5 de diciembre de 2011, COLGATE dio contestación al Oficio 14262 y anexó un nuevo capítulo de reivindicaciones. El 29 de febrero de 2012, mediante Resolución 12326 la SIC decidió denegar la solicitud de patente al considerar que la materia reclamada, carece de nivel inventivo, y no cumple con el Artículo 18 de la Decisión 486. El 30 de marzo de 2012, COLGATE presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 12326.

Expediente interno PCT/07-099612. Proceso 512-1P-2016 2.10. El 26 de noviembre de 2012, mediante Resolución 71699, al resolver el recurso de reposición, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, confirmó la Resolución 12326. 2.11.El 1 de abril de 2013, COLGATE presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 71699 y 12326. 2.12.

El 13 de junio de 2014, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por COLGATE. 2.13. El 30 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho planteada por COLGATE 3.1. El problema técnico que resuelve la solicitud presentada corresponde a la necesidad en el arte previo de compuestos derivados de bifenol que se caractericen por una alta actividad antibacteriana, seguridad y estabilidad al hacer parte de una formulación farmacéutica. 3.2.

Los inventores desarrollaron una composición oral anti placa que comprende un portador y un compuesto de estructura (l) en una proporción de 0.001 al 10% en peso. 3.3. Según la SIC, el arte previo sugería explícitamente al normalmente versado en la materia el desarrollo de una composición oral antiplaca como la contenida en la solicitud, toda vez que las enseñanzas contenidas en los documentos D2? y D3* orientarian a una persona del oficio normalmente versada en la materia a fabricar de manera obvia las composiciones reclamadas en la solicitud. 3.4.

La referencia del documento D2 aleja al normalmente versado en la materia del patrón de sustitución contemplado en la invención objeto de ia solicitud de patente negada, toda vez que la sustitución de las cadenas alilo en la fórmula 2 del documento D2 resultaría en la desaparición de la actividad farmacológica de dichos compuestos. 2 Documento D2, Artículo Enantiopure 2,2'-dihydroxy-3,3'-dimenthxy-5,5'-diallyl-6,6' dibromo-1,1'- biphenyl; a conformationally stable C, -dimer of a eugenol derivative, publicado en 2004. 3 Documento D3, WO97/10800, Antiplaque Oral Composition, publicado el 27 de marzo de 1997. ye 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Proceso 512-1P-2016 La referencia del documento D3, se relaciona con composiciones orales antiplaca que incluyen un agente antiplaca no catiónico derivado de fenol esencialmente insoluble en agua. Ni el documento D2 ni el D3 sugieren la realización de las modificaciones específicas en el patrón de sustitución que caracterizan al compuesto que hace parte de la invención solicitada.

Si bien contar con registros en otros paises no es referencia, el solicitante ya cuenta con la protección de la patente ante otras oficinas de patentes en el mundo. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho por parte de la SIC Si bien en la descripción de la invención se enuncia como problema técnico la necesidad de encontrar compuestos de bifenol con aceptable actividad antibacteriana y seguridad, y presenta como solución una composición que contiene el compuesto de fórmula (1) y un portador oralmente aceptable, no se encuentra en la descripción información técnica que soporte que la composición reivindicada presente actividad antibacteriana, seguridad o estabilidad como lo afirma la demandante, y tampoco se encuentra evidencia que las mismas sean superiores a las que presentan las composiciones en el estado de la técnica.

El análisis de la invención se lo realiza en base de los documentos D2 y D3, y claramente el documento D3 revela composiciones orales antiplaca que comprenden compuestos de fórmula (1), además existe una evidente cercanía del documento D2 con el compuesto de la composición de la invención. Los documentos D2 y D3 sugieren a la persona del oficio normalmente versada en la materia la forma de llegar a la invención objeto de la demanda.

Los documentos D2 y D3 tienen fecha de publicación en los años 2004 y 27 de marzo de 1997, siendo estas dos fechas anteriores a la fecha de la prioridad de la solicitud de la patente presentada por el solicitante. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad 4 “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. 4 a Proceso 512-1P-2016 Andina.

Procede la interpretación únicamente de los artículos 16 y 18 al haberse negado la solicitud por nivel inventivo. No se interpretará el Artículo 14 ya que no se analizará el concepto de invención. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. La autonomía de la oficina para tomar sus decisiones.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia 1.1. Como en el proceso interno se denegó de oficio la solicitud presentada por COLGATE por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materiaS. 1.2.

El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que “una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial,$ (--) “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes da la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

( ) “Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-1P-98 del 20 de mayo de 1998; 46-1P-2012 del 20 de julio de 2012; 157-1P.2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-1996. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 512-1P-2016 Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 1.3.1. Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.3.2.

Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público? por cualquier medio y en cualquier lugar. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la inmovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento?.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas?: 1.5.1. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. 1.5.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. 1.5.3.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 1.5.4. Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. Como ya se enunció, de conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 4861%, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera 10 Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente.

Proceso 560-1P-2015. Ibidem. Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 6 Proceso 512-1P-2016 evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.7.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones?!: 1.7.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.7.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”*?, Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.7.3.

Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.7.3.1.El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.7.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo. En este sentido, 20 Proceso 560-IP-2016 ya citado. pa DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. 7 Proceso 512-1P-2016 para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.8.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica?3, 1.9.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución)!*: 1.9.1. 1.9.2. 1.9.3. 1.9.4, Identificación del estado de la técnica más cercano. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 13 Proceso 560-IP-2015 ya citado.

Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004, Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdi, 8 Proceso 512-1P-2016 1.10.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en ta materia, y se hizo un análisis retrotraido del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

Autonomía de la oficina macional competente en tomar sus decisiones. Afirma COLGATE que es titular de la misma patente, la cual ha sido concedida en varios países, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro.

Dicha actividad, que, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad!5.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones!S, Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras ( ) las ponen en contacto, ( ) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas?”.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en Proceso 110-1P-2008. En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso.

Proceso 71-1P-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1553, de 15 de octubre de 2007. Proceso 512-4P-2016 otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro*8. 2.6.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la patente de invención?9. 2.7.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto”, 2.8.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga limites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite?!. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00147, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. qa gN Cecilia Luisa Ayllón Quinteros is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO tU Proceso 38-1P-2012. 1) Ibidem. 20 Ibidem, 21 Ibidem. 10 Proceso 512-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11