Año XXXIV – Número 3011 Lima, 28 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 509-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00326. Referencia: Signos involucrados: VZ (mixto) y VZ + GRÁFICA, VZ y VÉLEZ (mixtos) PROCESO 512-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00147. Referencia: Patente: “COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS DE 3.3’ DIALOXI-2.2’DIHIDROXI-1.1’- BIFENILO 5.5.’ DISUSTITUIDOS Y MÉTODOS RELACIONADOS” Para nosotros la Patria es América \ GACETA OFICIAL 28/04/2017 2 de 32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 509-IP-2016 Asunto: lnterpretacíón Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00326 Referencia: Signos involucrados: VZ (mixto) y VZ + GRÁFICA, VZ y VÉLEZ (mixtos) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 4442 de 30 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 3 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00326; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: GSM (TRADEMARKS) PTY LTD. Proceso 509--IP·2016 GACETA OFICIAL 2. 28/04/2017 3 de 32 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: CUEROS VÉLEZ S.A.$. (ANTES CUEROS VÉLEZ S.A.) Hechos relevantes 2.1. El 15 de julio de 2009, GSM (TRADEMARKS) PTY LTD (en adelante, GSM) solicitó el registro del signo VZ (mixto)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 182, del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 19 de febrero de 201 O se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 613. 2.3. El 9 de abril de 201O, CUEROS VÉLEZ S.A.$. (ANTES CUEROS VÉLEZ S.A., en adelante, CUEROS VÉLEZ) presentó oposición argumentando ser solicitante y titular de los siguientes signos: 1 Expediente interno 09-73648. 2 Productos de cuero, pieles de animales e imitaciones de los anteriores materiales; bolsos ínctuyendo bolsos de material textil, artículos de viaje comprendidos en esta clase, bolsos de viaje, baüles, equipaje y artlculos de equipaje, bolsas de viaje, bolsas de paja, bolsos, mochilas, morrales, maletines escolares, cartapacios, carteras, canguros, bolsos de mano, billeteras, monederos; maletas incluyendo maletas de viaje, maletas de fin de semana, maletines, portadocumentos, estuches para tarjetas de crédito, tarjeteros, estuches para cosméticos, productos de tocador y neceseres, bolsas para Joyería en esta clase, estuches para llaves, portallaves, leontinas para llaves y llaveros en esta clase; paraguas. 2 tJ Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 4 de 32 Clase 25 Productos Sol/Certificado 09-025.120 Vestidos, y solicitada el calzado 11/03/2009 sombrerería. vz 25 Vestidos, calzado sombrerería. VELEZ 18 V LEZ 24 e 343419 Cuero imitaciones de cuero, productos estas de no materias comprendidos en otras clases, de pieles animales, baúles maletas, y paraguas, sombrillas y bastones, fustas 1 uamicioneria. los 172179 Todos productos de la clase VELEZ 25 los 172180 Todos productos de la Clase25 LEZ 35 y 173672 Publicidad negocios comprendiendo la ayuda en la explotación de empresa una comercial, los de la ayuda en la dirección de o negocios funciones comerciales de empresa una o industrial comercial, asl los como de serv1c1os establecimientos Marca vz + GRÁFICA Gráfica 388300 y 3 ()_ Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 5 de 32 de publicidad que se encargan esencialmente, de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con mercancfas o servicios comprendidos en la Clase 35 la de Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

El 13 de julio de 201 O, mediante Resolución 35673, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo VZ (mixto). 2.5. CUEROS VÉLEZ, presentó recurso de repos1c1on y en subsidio de apelación 3 en contra de la Resolución 35673. 2.6.

El 31 de agosto de 2010, mediante Resolución 46662 la Directora de Signos Distintivos (e) de la SIC al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 35673. 2.7. El 30 de abril de 2012, mediante Resolución 26912 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, decidió revocar la Resolución 35673 y por tanto aceptar la oposición y denegar la solicitud del signo VZ (mixto). 2.8.

El 25 de septiembre de 2012, GSM presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 26912. 2.9. El 3 de febrero de 2014, la SIC, presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por GSM. 2.10.EI 25 de julio de 2014, CUEROS VÉLEZ, presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por GSM. 2.11.

El 30 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, 3 De la revisión del expedlenle no se desprende la fecha de presentación de los recursos. 4.. Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 6 de 32 suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho planteada por GSM 3.1. Los signos en conflicto no son confundibles, toda vez que no es posible apropiarse de la combinación de dos letras individualmente consideradas, lo que se concede es la protección sobre el particular diseño que le imprime el conjunto marcarlo. 3.2. Cada uno de los signos confrontados, poseen suficientes elementos distintivos que los hacen capaces de coexistir de manera pacífica en el mercado, sin que generen confusión. 3.3.

Existen varias resoluciones en las cuales la SIC ha manifestado que las marcas de propiedad de CUEROS VÉLEZ podían coexistir con las marcas de GSM. 3.4. El signo solicitado no está incurso en la prohibición del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte de la SIC 4.1.

La SIC no ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486. 4.2. La marca opositora VÉLEZ, forma parte de una familia de marcas, al apreciarse un rasgo común ya que incorpora la combinación de las letras "V" y "Z" las cuales son exclusivas, toda vez que en la mente del consumidor ha quedado grabada que dicha marca identifica un conjunto de productos con finalidades similares y que comparten un mismo origen empresarial. 4.3.

Si bien las letras en si mismas no son susceptibles de ser apropiadas por una sola persona, sí pueden registrarse siempre que presenten un diseño determinado y especial que les otorgue distintividad, protegiéndose el diseño y no la letra como tal. 4.4. Es perfectamente registrable un conjunto o combinación de letras que logren ser distintivas, sin que ello implique el titular de dicha marca tenga el monopolio sobre ellas individualmente consideradas. 4.5.

Los signos en conflicto amparan los mismos productos y productos relacionados, por lo que crearía confusión en el mercado. 5 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 7 de 32 4.6. El signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 5. Argumentos de la contestación por parte de CUEROS VÉLEZ 5.1.

Enuncia que no se puede afirmar per se la nulidad de la resolución que se impugna en el peregrino argumento de que se expidió en contradicción de decisiones adoptadas anteriormente por la SIC. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artfculo 136 literal a) de la Decisión 4864 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretará el Artículo 134 literal d) de la Decisión 4865, para analizar los signos conformados por letras. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. La familia de marcas. Marcas conformadas por letras. Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones. Conexión competitiva entre productos y servicios de las clases 18 y 24, 25 y 35. "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean Idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solfcitada para regfstro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servfcios respecto de los cuales ef uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 5 "Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicfos en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gránca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.: ( ) d) las letras y los números;, r 6 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 8 de 32 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo VZ (mixto) es confundible con las marcas VZ + GRÁFICA, VZ y VÉLEZ (mixtas) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en su literal a), manifiesta que: ''Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )" (... )" 1.2.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples 1 nterpretaciones Prejudiciales6• 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee7. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen 6 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-IP·2015. 7 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 9 de 32 empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económicaª. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9 • 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distrntivos1 º: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor 8 Ibídem. 9 Ibídem. 10 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguíentes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 14�1P·2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP·2009. 8 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 10 de 32 difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoria de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc.11 b) 11 Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. 9 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 11 de 32 nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.12 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de gue, tanto el sig"!o VZ solicitado como las marcas opositoras VZ + GRAFICA, VZ y VELEZ registrada a favor de CUEROS VÉLEZ, son mixtas. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 8 ¡ bp 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en confHcto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 14 12 Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 13 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1 O. 14 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 10 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 12 de 32 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos15• 2.4. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.5.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 16 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: 15 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 16 RAE: unidad mínima que slgniílca léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que 11 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 13 de 32 deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 17 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.4.6.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.4.7. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 2.4.8. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 1a 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial. se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3.

La familia de marcas 3.1. Afirma la SIC que CUEROS VÉLEZ es titular de la familia de marcas en las cuales se distinguen las letras "V" y "Z" por lo que se analizará esta figura. 3.2. La familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial 1 9. poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. eJ.;

Terr. en Enterráis. 17 Proceso 308-IP-2015. 18 lbldem. 19 Proceso 80-IP-2006. 12 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 14 de 32 3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión20. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común21. 3.5.

En relación con lo anterior, se deberá determinar si CUEROS VÉLEZ posee una familia de marcas respecto de las letras "V" y "Z" o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. 4. Marcas conformadas por letras 4.1. En el presente caso, GSM solicitó el registro de una marca mixta constituida por dos (2) letras la "V" y la "Z", en tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español. 4.2.

A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales 20 Proceso 97-IP-2002. 21 Proceso 06-IP-2010. 13 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 15 de 32 o carentes de distintividad en su conjunto.

El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras22 • 4.3. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software deve/opment kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc. 4.4.

En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio. 4.5.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor23. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. 4.6.

Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor24. 4.7.

Según lo establecido en el Articulo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Articulo 135 literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, 22 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso e,i.iP-2015 de 27 de mayo de 2015, p. 7. 23 Véase, a título referencial e Ilustrativo, las directrices de la lnlellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), "PracUce Guidellnes.

Absoluta grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002", Capitulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web: https://www.iponz.qovt.nz/about-ip/trade-marks/praclice-quidelines/current/absolule-orounds­ distinctiveness/#jumpto·8 002e-letters-and-numerals 7. 24 Ibídem. 14 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 16 de 32 compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente Interpretación Prejudicial. 5.

Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones 5.1. Afirma GSM que la SIC en varias resoluciones ha confirmado que las marcas de propiedad de CUEROS VÉLEZ y sus signos solicitados no crean confusión y que pueden coexistir pacíficamente, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomia de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 5.2.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro2s. 5.3. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado 26. 5.4. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente 2s Proceso 71-IP-2007. 26 Proceso 181-IP-2014. 15 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 17 de 32 se pronunciará acerca de ellas, asl como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado21. 5.5. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares2s. 5.6.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite 29. 5.7.

Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega30 • 6.

Conexión competitiva entre productos y servicios de las clases 18 y 24, 25 y 35 6.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado VZ (mixto), para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas VZ + GRÁFICA, VZ, VÉLEZ (denominativas y mixtas), para las Clases 18, 24, 25 y 35, por lo que es preciso analizar este tema. 6.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.31 27 lbidem. 28 lbidem. 29 lbldem. 30 Ibídem. 31 Decisión 486 de fa Comisión de fa Comunidad Andina. - 16 GACETA OFICIAL 28/04/2017 18 de 32 6.3.

Se deberá matizar la regfa de fa especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.32 6.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza33 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines34, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a /os cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán fa Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de fa Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán fa slmlfitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.� (Subrayado agregado) 32 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 4 72-IP-2015 y 47�1P-2015 de fecha 1O de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los produclos en comparación, se deberá lomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la Identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. B; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 34 Véase, por ejemplo, Interpretación Prejudicial pronunciada denlro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 17 Proceso 509-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 19 de 32 los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos.35 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 36 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro37 • Para apreciar la conexión 35 Esto es, lomando en cuenla las caracterlstlcas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 36 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cila a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: MW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. l7 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "iNTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA.

MICROECONOMIA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el senlido de que; "E/ efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la varíación en la canlidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye ei bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá 18 4b Proceso 509-lP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 20 de 32 competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracterlsticas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.5.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 3& En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00326, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Es del Tribunal. del Artlc lo �U�:; ? Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO el consumo de esle por otro que sea relalivamenle más baralo, ocurriendo por lanto un efecto sustitución. Véase:<hllps:llbooks.google.com.ec/books?id=ld816BbW3eoC&pg=PA247&dg=microeconomia +efecto+suslituc1on&hl=es&sa"'X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20suslilucion&f=false> (vlsilado el 9 de mayo de 2016). 38 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 19 Proceso 509-lP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 Hugo Ra · MAGISTRADO 21 de 32 ac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. l l V Cecilia Luisa Ayll�eros PRESIDENTA Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 GACETA OFICIAL 28/04/2017 22 de 32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 512-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00147 Referencia: Patente: "COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS DE 3.3' DIALOXl-2.2'-DIHIDROXl-1.1'- BIFENILO DISUSTITUIDOS Y MÉTODOS 5.5.' RELACIONADOS" Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS:.

El Oficio 4461, de 4 de octubre de 2016, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201300147; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY Proceso 512-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 28/04/2017 23 de 32 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes 2.1. El 25 de septiembre de 2007, COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (en adelante, COLGATE) solicitó en fase nacional la solicitud de la patente de invención titulada: �COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS DE 3.3' DIALOXl-2.2'-DIHIDROXl-1.1'- BIFENILO 5.5.' DISUSTITUIDOS Y MÉTODOS RELACIONAD0S" 1, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/009212 de 14 de marzo de 2006. 2.2.

El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 592, de 30 de mayo de 2008, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 28 de noviembre de 2008, COLGATE solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), que efectuara el examen de patentabilidad de la solicitud. 2.4.

El 10 de febrero de 2010, mediante Oficio 2338 la SIC puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de patentabilidad confiriéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie. 2.5. El 20 de junio de 2011, COLGATE dio respuesta al Oficio 2338. 2.6. El 8 de septiembre de 2011, mediante Oficio 14262 la SIC notificó al solicitante el segundo informe técnico, confiriéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie sobre el mismo. 2.7.

El 5 de diciembre de 2011, COLGATE dio contestación al Oficio 14262 y anexó un nuevo capf tulo de reivindicaciones. 2.8. El 29 de febrero de 2012, mediante Resolución 12326 la SIC decidió denegar la solicitud de patente al considerar que la materia reclamada, carece de nivel inventivo, y no cumple con el Articulo 18 de la Decisión 486. 2.9.

El 30 de marzo de 2012, COLGATE presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 12326. Expediente interno PCT/07-099612. 2 Proceso 512-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 24 de 32 2.10. El 26 de noviembre de 2012, mediante Resolución 71699, al resolver el recurso de reposición, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, confirmó la Resolución 12326. 2.11.

El 1 de abril de 2013, COLGATE presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 71699 y 12326. 2.12. El 13 de junio de 2014, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por COLGATE. 2.13. El 30 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho planteada por COLGATE 3. 3.1. El problema técnico que resuelve la solicitud presentada corresponde a la necesidad en el arte previo de compuestos derivados de bifenol que se caractericen por una alta actividad antibacteriana, seguridad y estabilidad al hacer parte de una formulación farmacéutica. 3.2.

Los inventores desarrollaron una composición oral anti placa que comprende un portador y un compuesto de estructura (1) en una proporción de 0.001 al 10% en peso. 3.3. Según la SIC, el arte previo sugería explícitamente al normalmente versado en la materia el desarrollo de una composición oral antiplaca como la contenida en la solicitud, toda vez que las enseñanzas contenidas en los documentos 022 y 033 orientarían a una persona del oficio normalmente versada en la materia a fabricar de manera obvia las composiciones reclamadas en la solicitud. 3.4.

La referencia del documento 02 aleja al normalmente versado en la materia del patrón de sustitución contemplado en la invención objeto de la solicitud de patente negada, toda vez que la sustitución de las cadenas alilo en la fórmula 2 del documento 02 resultaría en la desaparición de la actividad farmacológica de dichos compuestos. 2 Documento 02, Articulo Enantiopure 2,2'-dihydroxy-3,3'-dimenthxy-5,5'-diallyl-6,6' dibromo-1, 1 '­ biphenyl; a conformationally stable C, -dimer of a eugenol derivative, publicado en 2004. 3 Documento D3, W097/10800, Antiplaque Oral Composition, publicado el 27 de marzo de 1997. 3 Proceso 512-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 25 de 32 3.5.

La referencia del documento 03, se relaciona con composiciones orales antiplaca que incluyen un agente antiplaca no catiónico derivado de fenal esencialmente insoluble en agua. 3.6. Ni el documento 02 ni el 03 sugieren la realización de las modificaciones específicas en el patrón de sustitución que caracterizan al compuesto que hace parte de la invención solicitada. 3.7.

Si bien contar con registros en otros países no es referencia, el solicitante ya cuenta con la protección de la patente ante otras oficinas de patentes en el mundo. 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho por parte de la SIC 4.1. Si bien en la descripción de la invención se enuncia como problema técnico la necesidad de encontrar compuestos de bifenol con aceptable actividad antibacteriana y seguridad, y presenta como solución una composición que contiene el compuesto de fórmula (1) y un portador oralmente aceptable, no se encuentra en la descripción información técnica que soporte que la composición reivindicada presente actividad antibacteriana, seguridad o estabilidad como lo afirma la demandante, y tampoco se encuentra evidencia que las mismas sean superiores a las que presentan las composiciones en el estado de la técnica. 4.2.

El análisis de la invención se lo realiza en base de los documentos 02 y 03, y claramente el documento 03 revela composiciones orales antiplaca que comprenden compuestos de fórmula (1), además existe una evidente cercanía del documento 02 con el compuesto de la composición de la invención. 4.3. Los documentos 02 y 03 sugieren a la persona del oficio normalmente versada en la materia la forma de llegar a la invención objeto de la demanda. 4.4.

Los documentos 02 y D3 tienen fecha de publicación en los años 2004 y 27 de marzo de 1997, siendo estas dos fechas anteriores a la fecha de la prioridad de la solicitud de la patente presentada por el solicitante. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 4864 de la Comisión de la Comunidad 4 "Articulo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patenles para las invenciones, sean de producto o de procedimienlo, en lodos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación Industrial". 4 () Proceso 512-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 26 de 32 Andina.

Procede la interpretación únicamente de los articules 16 y 18 al haberse negado la solicitud por nivel inventivo. No se interpretará el Articulo 14 ya que no se analizará el concepto de invención. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. 2. La autonomia de la oficina para tomar sus decisiones.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓ N 1. Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia 1.1. Como en el proceso interno se denegó de oficio la solicitud presentada por COLGATE por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia5. 1.2.

El Articulo 16 de la Decisión 486 señala que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. 6 ( ) "Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la lécnica.

El eslado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámlle ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presenlación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anlerior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40".

( ) "Articulo 18.- Se considerará que una Invención tiene nivel invenlivo, si para una persona del oficio normalmenle versada en la materia lécnica correspondiente, esa invención no hubiese resullado obvia ni se hubiese derivado de manera evldenle del estado de la técnica". 5 Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP.2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. ' Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-1996. 5 b Proceso 512-IP-2016 GACETA OFICIAL 1.3. 28/04/2017 27 de 32 Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 1.3.1.

Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.3.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público7 por cualquier medio y en cualquier lugar. 1.4. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el inventoª. 1.5.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas9: 1.5.1. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. 1.5.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. 1.5.3.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 1.5.4. Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. 1.6. Como ya se enunció, de conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 4861 una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera º, 7 Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. 8 Proceso 560·1P-2015. 9 Ibídem. 10 Articulo 18.- Se considerará que una Invención llene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa Invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 6 Proceso 512-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 28 de 32 evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1. 7.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones11: 1.7.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1. 7.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"12. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.7.3.

Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.7.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.7.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, 11 Proceso 560-IP-2016 ya citado. 12 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 7 Proceso 512-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 29 de 32 para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.8.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica13. 1.9.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución)14: 1.9.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.9.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.9.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.9.4.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 13 u Proceso 560-IP-2015 ya citado.

Ver Manual para el Examen de Sollcltudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Dlsponible en htlp://www.comumdadandina.org/public/palentes.pdf. 8 p ó Proceso 512-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 30 de 32 1.1 O. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 2.

Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones. 2.1. Afirma COLGATE que es titular de la misma patente, la cual ha sido concedida en varios países, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 2.2. El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro.

Dicha actividad, que, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad15. 2.3.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones 1ª. 2.4. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras ( ) las ponen en contacto, (...) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de /as mismas 17• 2.5.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en 15 Proceso 110-IP-2008. 16 En la inlerpretación prejudicial 110-lP-2008, el Tribunal Comunllarlo desarrolló lo relalívo a la aulonomia de la Oficina de Registro Marcario para lomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso. 17 Proceso 71-IP-2007. lnlerpretación Prejudicial de 15 de agoslo de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1553, de 15 de octubre de 2007. 9 Proceso 512-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 31 de 32 otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro 1a. 2.6.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, asi como acerca de la concesión o de la patente de invención 1e. 2.7.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto20 • 2.8.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga limites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite21. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00147, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Tribunal. del Articulo 90 del Est r Uf� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 1e Proceso 38-IP-2012. 19 Ibídem. 20 Ibídem. 21 Ibídem. is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 10 Proceso 512-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 32 de 32 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ll{� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11