E) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 654-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 10773-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos mixtos FV FUNVENSA y FUNVESA Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 10773-2013-0/58SECA-CSJLI-PJ, del 2 de diciembre de 2015, recibido en este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N” 10773-2013-0-1801-JR-CA-25; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: FUNDICIÓN VENTANILLA S.A. - FUNVESA 2.1. 2.2. Proceso 654-1P-2015 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: FUNDICIÓN EL VENCEDOR S.A.- FUNVENSA Hechos Relevantes: El 7 de mayo de 2007, FUNDICIÓN EL VENCEDOR SOCIEDAD ANONIMA FUNVENSA S.A. (en adelante, FUNVENSA), solicitó el registro del signo mixto FV FUNVENSA, para distinguir los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza!, (Expediente Administrativo 313511-2007/08D).
FV FUNVENSA Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano el 27 de agosto de 2007, la compañía FUNDICIÓN VENTANILLA S.A. (en adelante, FUNDICIÓN VENTANILLA), presentó oposición con fundamento en lo siguiente: 2.2.1. Solicitud anterior de registro de la marca mixta FUNVESA, para distinguir los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional! de Niza?, (Expediente Administrativo 285541-2006)?.
Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores; acoplamientos y órganos de transmisión; magnetos de encendido; cables y dispositivos de mando de máquinas o de motores; mandos hidráulicos para máquinas y motores; mandriles; manifolds; manivelas; manorreductores de presión; máquinas para el tratamiento de minerales; molinos; moldes; mondadoras; máquinas de moldurar; motores y sus partes; reguladores de velocidad de motores; motores de arranque; dispositivos de encendido para motores de explosión; cadenas motrices; muelas de molino; martillos neumáticos; transportadores neumáticos; pernios (partes de máquinas); coronas de perforación; máquinas para trabajar la piedra; pilones; pistones; anillos de pistones; porta brocas; porta herramientas; prensadoras; radiadores de refrigeración para motores; reguladores; rodajes; rodamientos; rodillos; roscadoras; máquinas eléctricas para soldar; sopladores (fuelles) para la comprensión, la aspiración y el transporte de gases; compresores; máquinas de manipulación (carga y descarga); ruedas de máquinas; martillos; máquinas para trabajar los metales; máquinas para la explotación de minas; monta-vagones; monta-cargas; muñas; cambiadores térmicos (partes de máquinas); transformadores catalíticos; tuberias flexibles; turbo-compresores; volantes de máquinas; zapatas de frenos. Clase 7: máquinas de molino que chanca piedras y metales La solicitud fue negada en última instancia administrativa y, por tal motivo, el procedimiento administrativo no la tuvo en cuenta para el análisis de registrabilidad, 2 Proceso 654-1P-2015 o SN l5N: y id a] j TA 2.2.2.
Solicitud anterior de registro del nombre comercial mixto FUNVESA, para amparar actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 6* y servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza', (Expedientes Administrativos 285540-2006$ y 285542-20067). 3 ya ] Y pa ] EN á 2.2.3. El solicitante actuó de mala fe, ya que conocía de la solicitud de registro anterior. 2.3.
El 10 de septiembre de 2007, FUNVENSA, contestó a la oposición presentada argumentando, entre otros, ser titular del nombre comercial FUNVENSA FUNDICIÓN EL VENCEDOR S.A., en las Clases 6, 12 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4. El 28 de septiembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 16240-2007/0SD-INDECOPI, suspendió el procedimiento de registro de la marca mixta FV FUNVENSA, hasta que sea resuelto en la vía administrativa el expediente 285541-2006 (sobre solicitud de registro de la marca mixta FUNVESA, presentada por FUNDICIÓN VENTANILLA S.A., en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza).
Clase 6: Actividades económicas relacionadas con la comercialización de metales comunes y sus aleaciones. Clase 40: metales comunes y sus aleaciones. $ La solicitud fue denegada en primera instancia administrativa (18 de marzo de 2009). Confirmada pa en segunda instancia administrativa (11 de septiembre de 2013). Datos tomados de la página web Ñ del INDECOPI.
La solicitud fue denegada en primera instancia administrativa (27 de junio de 2012). Confirmada en m segunda instancia administrativa (11 de septiembre de 2013). Datos tomados de la página web del INDECOPI. a 3 Proceso 654-1P-2015 2.5. El 29 de octubre de 2007, FUNVENSA presentó recurso de reconsideración en contra del anterior acto administrativo. 2.6.
El 23 de febrero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOP! mediante Resolución 464-2010/CSD-INDECOPI, resolvió declarar improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto. Adicionalmente, levantó la suspensión del procedimiento del registro del signo FVW FUNVENSA y declaró infundada la oposición presentada por FUNVESA; y en consecuencia, otorgó el registro solicitado. 2.7.
El 24 de marzo de 2010, FUNDICIÓN VENTANILLA presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.8. El 9 de mayo de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 975-2001/TPIINDECOPI, declaró nula la resolución impugnada; y, en consecuencia, devolvió lo actuado a Primera Instancia. Se argumentó que la Comisión de Signos Distintivos no tuvo en consideración, como argumento de la oposición, el uso anterior del nombre comercial de la opositora. 2.9.
El 27 de junio de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 2178-2012/CSD-INDECOPI, declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por FUNVENSA contra la Resolución 16240-2007/0SD-INDECOPI de 28 de septiembre de 2007. Levantó la suspensión declarada mediante Resolución 16240-2007/08D- INDECOPI de 28 de septiembre de 2007; y declaró infundada la oposición formulada por FUNDICIÓN VENTANILLA, otorgando el registro solicitado. 2.10.El 13 de julio de 2012, FUNDICIÓN VENTANILLA presentó recurso de apelación contra del anterior acto administrativo. 2.11.El 11 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 3103-2013/TPI-INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 2178-2012/CSD-INDECOP] de 27 de junio de 2012, que otorgó el registro como marca del signo mixto FV FUNVENSA. 2.12.
El 19 de diciembre de 2013, FUNDICIÓN VENTANILLA presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.13. El 30 de enero de 2014, el INDECOPI contestó a la demanda interpuesta. 2.14.El 6 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución N* Cinco declaró infundada la demanda. 2.15.El 26 de enero de 2015, FUNDICIÓN VENTANILLA presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. Proceso 654-1P-2015 2.16.Mediante Auto signado como Resolución Número DOS, la Quinta Sala 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decide suspender el proceso, a fin de solicitar Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentados por FUNDICIÓN VENTANILLA: Señaló que desde 1963 ha utilizado el signo FUNVESA para distinguir actividades económicas relacionadas con la fabricación y reparación de maquinarias, fundición de metales y todas demás actividades comprendidas en su objeto social.
Indicó que debido al prolongado tiempo que ha venido utilizando su signo, logró un reconocido prestigio en el ámbito económico nacional, por lo que el público consumidor logra identificar y relacionar el signo FUNVESA con la empresa actora. Manifestó que las pruebas presentadas por FUNVESA demuestran fehacientemente el uso y la existencia del nombre comercial FUNVESA con anterioridad a la solicitud del registro de la marca mixta FV FUNVENSA.
Expresó que FUNVENSA ha actuado de mala fe, aprovechándose indebidamente de la reputación y prestigio de la sociedad FUNDICIÓN VENTANILLA. El registro de la marca mixta FV FUNVENSA se solicitó para cometer un acto de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de reputación ajena, de conformidad con las previsiones del Artículo 137 de la Decisión 486.
Adujo que la empresa FUNVENSA decidió utilizar un signo muy parecido al nombre comercial de FUNDICIÓN VENTANILLA, con la finalidad de captar la clientela de esta última y hacer creer a terceras personas que su empresa brinda productos de la misma calidad de FUNDICIÓN VENTANILLA. Finalmente, informó que FUNVENSA pretende distinguir productos muy semejantes a los que la marca FUNVESA distingue desde hace más de cuarenta años, causando así un grave perjuicio a FUNDICIÓN VENTANILLA.
Argumentos de la contestación presentados por el INDECOP!:. Manifestó que las pruebas presentadas demostraron el uso del nombre comercial mixto FUNVESA para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 6 y de servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 2 de febrero de 1996 y del 9 de junio de 1997 respectivamente, más no desde la fecha alegada (1963).
S ES 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 6.1. 7.4. Proceso 654-1P-2015 Indicó que no existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios de las Clases 7, 6 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico y fonético. Sostuvo que la mala fe alegada por la demandante no fue probada.
Participación de FUNVENSA: En los documentos enviados por la Corte Consultante no consta la participación de FUNVENSAS. Argumentos de la sentencia de primera instancia: El. Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia Resolución CINCO del 6 de enero de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando: “( ) Se advierte que no existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado FV FUNVENSA y los productos y servicios referidos a las actividades económicas que distingue el nombre comercial FUNVESA, ya que se trata de productos que están dirigidos a públicos consumidores distintos, no comparten canales de comercialización y no son productos complementarios.
Esto en base a que las máquinas, máquinas herramientas y los demás productos relacionados con maquinarias que pretende distinguir el signo otorgado se expenden en lugares especializados para su venta; asimismo, se trata de productos que son fabricados por empresas diferentes y para satisfacer necesidades distintas. ( ) En el examen realizado, se ha determinado que los signos en cotejo, por la distribución de los colores, su forma, su configuración y elementos, no son semejantes, En este sentido, estando a las diferencias entre los signos, así como la inexistencia de conexión competitiva entre los productos y actividades económicas que se distinguen, el nombre comercial FUNVESA y la marca FV FUNVENSA sí podrían coexistir en el mercado.
( ) Conforme a lo expuesto en la presente resolución, se tiene que entre el nombre comercial y la marca registrada no existe similitud marcaria, por ende, el signo registrado FV FUNVENSA no es susceptible de causar riesgo de confusión al público consumidor respecto del nombre comercial FUNVESA, toda vez que, es suficientemente distintivo.
( ) Con relación a la mala fe invocada por el demandante, en el presente caso la actora Fundición Ventanilla S.A., no ha presentado medio probatorio que demuestre que el emplazado Fundición El Vencedor S.A., actúo de mala fe para obtener el registro de la marca. ( ) En consecuencia, se declara INFUNDADA LA DEMANDA, interpuesta FUNDICIÓN VENTANILLA S.A. ( )”.
Fundamentos del recurso de apelación: La empresa FUNDICIÓN VENTANILLA reiteró los argumentos expuestos en la demanda. FUNVENSA fue uno de los demandados. Proceso 654-1P-2015 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.
De oficio, se interpretarán los artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa, ya que establecen algunas previsiones básicas en cuanto a la protección del nombre comercial. También se interpretarán los Artículos 137 y 259 de la misma normativa, ya que uno de los argumentos del demandante es que el registro se solicitó para perpetrar un acto de competencia desleal*.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) Artículo 137 Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (..) Artículo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere par su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192 El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación can la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. (..) Artículo 193 Conforme a la legislación interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.
Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 7 1.1. Proceso 654-1P-2015 La Corte consultante realizó las siguientes preguntas: “4.
¿El hecho que una empresa modifique el logotipo de su nombre comercial más no la parte denominativa, implica que su tratamiento es de un nuevo nombre comercial y su protección se encuentra supeditada a la fecha de modificación? O, ¿Lo que se protege es la denominación sin importar los cambios de elementos gráficos?” 2. ¿Cuál es el análisis que debe realizarse respecto de las pruebas de uso efectivo del nombre comercial para productos o servicios de una determinada clase de la Nomenclatura Oficial? 3.
Una vez determinado el uso del nombre comercial para determinadas clases de la Nomenclatura Oficial ¿Bastará que los productos y servicios de tales clases se encuentren vinculadas con los productos y servicios de la clase que pretende distinguir la marca solicitada para configurarse el riesgo de confusión al que alude el literal b) del artículo 1367”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial. Modificación del nombre comercial manteniendo los elementos esenciales. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.
La conexión competitiva. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada y aprovechamiento de la reputación ajena. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial. Modificación del nombre comercial manteniendo los elementos esenciales Como la sociedad demandante argumentó que desde 1963 viene usando el nombre comercial mixto FUNVESA, se abordará el tema planteado y se contestarán las preguntas que fueron realizadas por la Corte Consultante. b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 654-1P-2015 El Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con las disposiciones contenidas en el Título X de esta Decisión, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el sistema comunitario andino de protección de la propiedad industrial.
Es así como la primera de las disposiciones citadas, establece: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.
( ). (negrillas fuera de texto) Previo a referirse el Tribunal a la protección que el Ordenamiento Jurídico Comunitario otorga al nombre comercial, habrá de reiterar los rasgos que lo caracterizan, lo cual ha sido precisado a lo largo de múltiples Interpretaciones Prejudiciales a partir de la noción que sobre el mismo trae el Artículo 190 de la misma Decisión 486, cuya norma postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.
De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprenden las siguientes caracteristicas: 1.5.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado?, 1 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. 9 1.6. Proceso 654-IP-2015 1.5.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.5.3.
El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. 1.5.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.
Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera El sistema de protección del nombre comercial se encuentra regulado en los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas normas respectivamente determinan: “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa” -(negrillas fuera de texto)-.
“Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191” -(negrillas fuera de texto)-. 1.7.
De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso, como explícitamente en ellas se determina y, por lo tanto, puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el Artículo 191 antes citado. 10 Proceso 654-1P-2015 1.7.1.
Sin embargo, el depósito o registro del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el Artículo 193 ya citado al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo, y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el nombre comercial, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción, registro o depósito, sino exclusivamente con su primer uso.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.7.2.
De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales?! y constante, que su uso sea permanente??.
La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: a) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor, Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98. 11 Hd Proceso 654-1P-2015 b) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. Sobre este asunto la Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el análisis que debe realizarse respecto de las pruebas de uso efectivo del nombre comercial para productos y servicios de determinada clase de la Nomenclatura Oficial? 1.7.3.
El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios y/o productos relacionados con la actividad empresarial amparada con el nombre comercial, entre otros. 1.7.4, Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
La regularidad y cantidad de los productos o servicios relacionados con la actividad económica, debe ser analizadas de conformidad con su naturaleza, a saber: a) Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente. Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaría adquiriendo dichos productos oO servicios para satisfacer sus necesidades*?.
Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho 13 Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: “En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el periodo de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el periodo completo de los tres años precedentes.
Con mayor razón cuando el artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años conseculivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-]P-2014). 12 te 4 1.7.5. 1.7.6. Proceso 654-1P-2015 producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. b) Bienes o servicios de uso masivo y estacional.
Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, camavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente. La Corte Consultante deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y constante del nombre comercial.
Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un nombre comercial relacionado con árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si se usó ampliamente en dicho espacio del año, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. c) Bienes o servicios suntuarios y de alto valor económico.
Son aquellos que adquiere la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían el uso de un nombre comercial relacionado con su venta.
O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrian vender más o menos vehículos de este tipo. Aspectos a tener en cuenta en relación con la prueba del uso sustancial en el mercado La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿El hecho que una empresa modifique el logotipo de su nombre comercial más no la parte denominativa, implica que su tratamiento es de un nuevo nombre comercial y su protección se encuentra supeditada a la fecha de modificación? O ¿lo que se protege es la denominación sin importar los cambios de elementos gráficos? Un nombre comercial registrado de una manera y usado de una manera sustancialmente distinta, no generaría ninguna clase de derecho.
Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo 13 1.7.7. 1.7.8. 1.7.9. 1.7.10. Proceso 654-IP-2015 real, sustancial y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. En consecuencia, un nombre comercial usado con modificaciones no sustanciales no implicaría la pérdida su uso continuo.
Por lo tanto, su protección sería desde su primer uso. Como los mercados y las sociedades evolucionan, los signos distintivos también. Es muy común que, para adaptarse a las nuevas y diferentes circunstancias, los empresarios modifiquen de forma no sustancial sus signos distintivos, es decir, de forma tal que no resulten afectados los elementos relevantes o esenciales de estos.
En efecto, para el caso particular se deberá determinar cuáles son los elementos relevantes o sustanciales del nombre comercial mixto FUNVESA. Si hay variación de dichos elementos habría un cambio sustancial, lo que implicaría el cese de protección del nombre comercial. Como es un signo mixto se deberá establecer cuál es el aspecto relevante, si el gráfico o el denominátivo: a) Si la parte relevante es el aspecto gráfico: se deberá tener en cuenta lo siguiente: i. Establecer los trazos esenciales para determinar un posible cambio sustancial. ñi. — El concepto.
Si el gráfico evoca una idea, se deberá establecer si un posible cambio en los trazos genera un cambio en el concepto que evoca el signo. ii. Los colores. Se deberá determinar el nivel de importancia de los colores en el conjunto del signo distintivo, con el fin de establecer si un cambio de colores podría considerarse como sustancial o simplemente secundario. b) Si fa parte relevante es el aspecto denominativo.
Teniendo en cuenta que la parte denominativa del nombre comercial FUNVESA es simple, se deberá tener en cuenta lo siguiente para establecer un posible cambio sustancial: 18 La función de un sistema de registro de nombres comerciales es por un lado informativa en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. 14 d) Proceso 654-1P-2015 Se debe establecer el elemento diferenciador.
Determinar las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado y, en consecuencia, un cambio en estos elementos significaría una variación sustancial. Se debe establecer cambios en el lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.?* Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?6.
Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor y donde se ubica la sílaba tónica, lo que implicaría que un cambio en este elemento podría generar una variación sustancial del signo. Se debe determinar la sílaba tónica. Un cambio de este elemento, por lo general, implicaría una variación sustancial. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Una variación en la secuencia vocálica, por lo general, implicaría un cambio sustancial.
Lo anterior no obsta para que el examinador pueda establecer que tanto el aspecto denominativo y el gráfico son importantes en el conjunto marcario. Esto lo puede evidenciar de la relación dependiente o simbiótica de los dos elementos, lo que haría que penetraran en la mente del consumidor de manera conjunta. 15 RAE: unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.
En enterráis. RAE: 1. 2. 3, m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 15 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 654-1P-2015 Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo mixto FV FUNVENSA es confundible con el nombre comercial mixto FUNVESA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
LJ” El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahi que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico?*8 o semejante?? a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca, 7 18 19 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013.
Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 16 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
Proceso 654-1P-2015 En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto, El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal. 17 2.8. 3.1. 3.2.
Proceso 654-1P-2015 En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.
Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.
Alefectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos FV FUNVENSA y FUNVESA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 20 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P- 2009. 18 Proceso 6541P-2015 3.3.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas?? para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. 3.3.2. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en ta mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro??.
En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: d) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 21 za Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014.
Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 19 e) 9) h) Proceso 654-1P-2015 Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.2 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?1, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Porlo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.
Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Se debe tener en cuenta la sítaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 23 24 RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: ls m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 20 A / Proceso 654-1P-2015 3.4. En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?5; 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 25 Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P- 2015. 21 3.5. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5.
Proceso 654-1P-2015 De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos FV FUNVENSA y FUNVESA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretación Prejudicial, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. La conexión competitiva Como el signo mixto FV FUNVENSA se solicitó para amparar productos de la Clase 7 de la Clasificación Intemacional de Niza y el nombre comercia! opositor supuestamente se usa para amparar actividades relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 6 y de servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.
Se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales el Tribunal ha tratado el tema?*, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explica. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.
La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos”, Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no 26 27 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003;
Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-1P-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. 22 4.6. Proceso 654-1P-2015 demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del Artículo 151 de la Decisión 48628), Por lo tanto, para apreciar ta conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 4.6.1.
La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla (que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 4.6.2.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 4.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podriamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 4.6.4.
Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 28 Artículo 151 “-.-) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, 23 Proceso 654-1P-2015 4.6.5.
El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro”.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.7. De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos y/o servicios amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aistadamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva%, 29 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.gocale.com.ec/books?id=Id8l68HW3eonC8pg=PA2478dg=microeconomiatef ecto+sustitucionáht=eséása=X8ved=0ahUKEwjQOmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOGAEIJTACi =on epageg.q=microeconomia%20efecto%20Osustituciongf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 24 AN 4.8. 4.9. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 654-1P-2015 En relación con la conexión competitiva la Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: Una vez determinado el uso del nombre comercial para determinadas clases de la Nomenclatura Oficial ¿Bastará que los productos y servicios de tales clases se encuentren vinculadas con los productos y servicios de la clase que pretende distinguir la marca solicitada para configurarse el riesgo de confusión al que alude el literal b) del artículo 136? No basta que los productos y servicios de los signos en conflicto tengan vinculación competitiva para que se genere el riesgo de confusión. Dicho riesgo se podría demostrar si se cumplen las siguientes condiciones: 4.9.1.
Identidad o semejanza de los signos en conflicto. Para esto se deben aplicar las reglas establecidas en la presente providencia. 4.9.2. Conexión competitiva de los productos o servicios amparados por los signos. Para esto se deben aplicar los criterios establecidos en el presente acápite. 4.9.3. Que no exista alguna circunstancia que impida la generación del riesgo de confusión. Hay muchos factores que se deben analizar al estudiar el riesgo de confusión en el público consumidor, entre los que se destacan la notoriedad de los dos signos en conflicto, la coexistencia de hecho, la existencia de una familia de marcas cuyo distintivo principal sea una marca notoria, entre otros, que podría incidir en la determinación de si efectivamente hay riesgo de confusión en el consumidor.
Estos factores surgen de cada caso particular y deben ser prolijamente analizados por la oficina nacional competente. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada y aprovechamiento de la reputación ajena Como en el proceso interno se discute si FUNVENSA solicitó el registro de la marca mixta FV FUNVENSA con el fin de cometer un acto de competencia desleal, se abordará el tema planteado.
El Artículo 137 implica una conducta de mala fe (competencia desleal), en los siguientes términos: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. La norma trascrita consagra tres verbos rectores de la conducta, a saber: 25 5.4. 5.5.
Proceso 654-1P-2015 5.3.1. Perpetrar: se realiza cuando la solicitud de registro, por sí misma, se configura como un acto de competencia desleal. 5.3.2. Facilitar: se presenta cuando la solicitud de registro da pie para la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas diferentes al registro; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para el cometimiento del acto desleal, bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario. 5.3.3.
Consolidar: se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario.
De conformidad con el asunto debatido en el proceso interno, se deberá determinar si el registro del signo mixto FV FUNVENSA fue solicitado por FUNVENSA para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En el escenario de aplicación del Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario referirse a los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial, ya que es en este marco donde el juez debe catalogar la conducta que pudiere contener el registro solicitado.
En efecto, encontramos en el Artículo 258 el concepto aplicable para un correcto análisis: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De la definición normativa se pueden extraer las siguientes características?!: 5.5.1. Que la conducta sea vinculada a la propiedad industrial.
Para que sea aplicable la acción tiene que ver con los bienes intelectuales protegidos por el derecho de propiedad industrial: marcas, lemas comerciales, enseñas comerciales, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc. 5.5.2, Que la conducta se realice en el ámbito empresarial. Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, hace relación al empresario dentro del mercado, es decir, en el marco de la “efectiva” competencia. Por lo tanto, para que se de un acto de competencia desleal, los sujetos implicados (actor — perjudicado), 3 El Tribunal reitera la línea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia.
Se destaca la Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2008; Interpretación de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013. 26 5.6. 587 Proceso 654-1P-2015 deben operar en el mismo mercado y tener una situación de rivalidad competitiva. 5.5.3. Que la conducta sea contraria a los usos y prácticas honestos.
Quiere decir que la conducta se realiza con el ánimo causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a un competidor o al desenvolvimiento del mercado como tal92, El Artículo 259 enuncia, de manera no taxativa, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial: 5.6.1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 5.6.2.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 5.6.3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, tiene una gran relevancia para el caso particular, ya que se deberá establecer si el registro solicitado tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por confusión, lo que implica que se cumplan las siguientes características: 5.7.1. El acto se dirija a perpetrar, facilitar o consolidar confusión sobre el establecimiento, los productos y la actividad comercial de un competidor.
La acción desleal pretende, en últimas, inducir en error a los partícipes del mercado en relación con el escenario de operación de un competidor, lo que podría incluir el uso y goce de sus bienes industriales protegibles: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes etc. Para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, la labor del Juez Consultante no se enmarcaría en realizar un simple análisis de confundibilidad de los signos distintivos que pudiesen estar implicados, sino en determinar si el registro, en 32 Sobre los usos y prácticas honestas, se puede consultar la interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, expedida en el Proceso 38-1P-98.
Sobre la finalidad de la restricción a la competencia desleal, se puede ver GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(Publicidad engañosa, por ejemplo)". 27 Proceso 654-1P-2015 relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado. 5.7.2. Los competidores deben concurrir en un mismo mercado físico o electrónico%.
Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal?5, 5.7.3. Se debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de manera desleal, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro del signo mixto FVY FUNVENSA obtenido por FUNVENSA se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión con la actividad comercial de FUNDICIÓN VENTANILLA.
Dentro de estos indicios razonables podría incluirse la forma de utilizar la marca en el mercado, siempre y cuando se encuentre probada en el expediente. 5.8. Otra modalidad de acto de competencia desleal relacionada con el caso particular es el aprovechamiento de la reputación ajena. Para que se presente dicha conducta desleal se debe cumplir lo siguiente: 5.8.1.
Que el acto se dirija a aprovecharse del prestigio o fama ajenos. Aprovechar, en este escenario, significa utilizar en su beneficio el posicionamiento empresarial de otro competidor. Esta situación se puede presentar con múltiples objetivos: lanzar productos al mercado, captar la atención del público consumidor, indicar alguna relación con la calidad y características de los productos vendidos o servicios prestados por el competidor, entre otros.
Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, expedida en el marco del Proceso 116-IP-2014, Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo.
Sobre esto se puede consultar FLINT BLANCK, Pinkas: 'Tratado de defensa de la libre competencia; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115. “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado, En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( )”. 28 Proceso 654-1P-2015 5.8.2.
Se debe demostrar la fama o prestigio ajeno. Si no hay prestigio no habría acción de competencia desleal. Esta situación se puede probar de muchas maneras, de conformidad con los medios probatorios permitidos por la normativa procesal interna. 5.8.3. Se debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que FUNVENSA, de manera desleal, solicitó el registro del signo mixto FV FUNVENSA con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal consistente en aprovecharse del prestigio, fama o posicionamiento empresarial de la FUNDICIÓN VENTANILLA.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10773-2013-0-1801-JR-CA-25 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y 2 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Ñ Hernán ero ano Hugo Ram ómez Apac ADO MAGISTRADO 29 Proceso 654-1P-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros / PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 654-1P-2015 | 30