Año XXXIV – Número 3013 Lima, 4 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 205-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00092-00. Referencia: Signos involucrados: VERUOM (denominativo) y VERLON (mixto y denominativo) PROCESO 578-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 104502013-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Signos involucrados PORTAL CERRO COLORADO (denominativo) y LOS PORTALES (denominativo).

PROCESO 654-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 107732013-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Signos mixtos FV FUNVENSA y FUNVESA Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 04/05/2017 2 de 64 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 205-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00092-00 Referencia: Signos involucrados: VERUOM (denominativo) y VERLON (mixto y denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1222, de 27 de abril de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00092-00; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES. 1. Partes en el proceso interno Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L. Demandada: Y DE SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Proceso 205-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 04/05/2017 3 de 64 Hechos Relevantes 2.1. El 20 de febrero del 2008, la señora LUZ DARY TRIANA TORO, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo VERUOM (denominativo)1, para distinguir productos de la Clase 252 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 31 de marzo del 2008, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 590, la cual fue objetada por BATA BRANDS S.A.R.L (en adelante, BATA), considerando que era confundible con sus marcas registradas: 2.2.1. Denominativa VERLON (certificado 85496), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "calzado en general'� 2.2.2.

Mixta VERLON (certificado 304389), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "vestidos, calzados, sombrerería". f Jlrl.on,.·. 1 • •;. • • '.2.3. Mixta VERLON (certificado 325552), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "vestidos, calzados, sombrerería". 2.3.

El 20 de octubre del 2008, mediante Resolución 39519 Ja División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por BATA y concedió el registro como marca del signo VERUOM (denominativo) a favor de la señora LUZ DARY TRIANA TORO. 2.4. BATA presentó Recursos de Reposición y en Subsidio de Apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la SIC y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resoluciones 47676 de 25 de noviembre del 2008 y 52367 de 15 de diciembre del 2008, respectivamente, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 39519 de 20 de octubre del 2008; esto es, que Expediente 08-17427 Clase 25: vestidos, calzados, sombrererla. 2 Proceso 205-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 4 de 64 se conceda el registro como marca del signo VERUOM (denominativo) a favor de la señora LUZ DARY TRIANA TORO. 2.5.

El 4 de febrero de 2009, BATA presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones 39519, 47676 y 52367, expedidas por la SIC. 2.6. El 15 de junio de 2010, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por BATA. 2.7. Mediante auto de 31 de marzo del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho: BATA en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. " VERLON, es una marca registrada con mucha anterioridad a la solicitud del registro como marca de la expresión VERUOM, para la misma clase 25, es decir, vestidos calzado y sombreria'� 3.2.

"La similitud gráfica y fonética de la expresión nominativa solicitada como marca para registro "VERUOM� comparada con la marca previamente registrada VERLON, no tienen elementos diferenciadores que haga posible su pacífica coexistencia en el mercado'� 3.3. "Las expresiones VERLON y VERUOM si coexistieran en el mercado en la clasificación internacional de NIZA No. 25, es decir, vestidos, calzado y sombrería, crearían confusión con el consumidor final, toda vez que, como se dijo en el escrito de oposición, presentan características y paralelismo que generarian confusión". 3.4.

" las marcas enfrentadas, tienen la misma longitud (6 letras) VERLON consta de 6 y VERUOM también, y adicional, la entonación en ambas expresiones recae en su terminación, que al pronunciarlas suenan idénticas así: LON OUM. Además la pretendida diferencia entre LON y OUM, se pierde en la pronunciación bucal de ambas expresiones, sonando idénticas: LON - OUM, haciendo que desde el punto de vista fonético y auditivo las expresiones en cuestión (VERLON - VERUOM) tienen una pronunciación casi idéntica" 4.

Argumentos de la Contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho: La SIC, en su contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: o 3 Proceso 205-JP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 5 de 64 4.1. "( ) se llevó a cabo el estudio de registrabilidad del signo "VERUOM" teniendo en cuenta la visión de su conjunto frente a las marcas opositoras "VERLON y VERLON + GRÁFICA•: atendiendo a sus elementos integrantes, el ortográfico o visual, el fonético y el ideológico': 4.2.

"( ) los signos analizados "VERUOM y VERLON': apreciados en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitud o identidad susceptible de inducir a error; si bien coinciden en algunas letras, la combinación de éstas junto con otros componentes ortográficos, les otorgan suficiente distintividad, la coincidencia en algunas de sus letras no es determinante para concluir su confundibilidad, por lo que se sostiene, quedan a salvo el interés del consumidor así como, el interés del titular de las marcas opositoras ya registradas".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Artfculo 278 puesto que no está en discusión la autonomía y modernización de las oficinas nacionales competentes y las publicaciones de las solicitudes de propiedad industrial en gacetas o boletines. 3.

Se interpretará únicamente el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 3 por ser aplicable al caso concreto. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Comparación entre signos denominativos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se analizará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o de asociación entre el signo VERUOM Articulo 136.- No podrán registrarse como man;as aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servieios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4 Proceso 205-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 6 de 64 (denominativo), solicitado por LUZ DARY TRIANA TORO, y la marca VERLON (denominativa y mixta), registrada a favor de BATA.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrab\e un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los 4 Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 5 Proceso 205-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 7 de 64 ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser. 5 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 6 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o lbfdem. lbfdem. 6 Proceso 205-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 8 de 64 especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas: en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercaderia7 • 1. 7.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1.

Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de los signos VERUOM (denominativo) y VERLON (mixto), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.

Los signos mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Proceso 9·/P-2001 del 27 de abril de 2001. 7 Proceso 205-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 9 de 64 2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada casoª. 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrfa Jugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial9, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión 1°. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Procesos 55-IP-2013, p. 12; 178-IP-2015, p. 10. 'º 11 Proceso 129-IP-2015, p. 10. En lo que concierne al colejo en/re marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicfonado en el literal cJ, la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán inclJITÍr en el riesgo de confusión� Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en anteceden/es previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: •s; al realizar la romparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las man:as, pudiendo estas coexistir pacllicamente en el ámbito comercial� Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrlan evocar una misma cosa, caracterlstica o idea.

Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una man:a describe el gráfico de la olra. Proceso 88-JP-2015, pp. 10-11. 8 {) Proceso 205-IP-2015 GACETA OFICIAL (iv) 04/05/2017 10 de 64 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor. pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 12 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 13. (v) Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. iii. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.4.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentes, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos VERUOM (denominativo) y VERLON (mixto). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o particulas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es apreciado en el mercado por parte de los consumidores. ll u RAE: unidad mlnima con significa féxieo que no presenta morfemas gramaticales; p. ej.• sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.; terr.

En enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad mfnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: muíer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad mfmma de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y numero, plural 9 Proceso 205-IP-2015 GACETA OFICIAL 3. 04/05/2017 11 de 64 Comparación entre signos denominativos 3.1.

En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas, teniendo en cuenta que los signos en conflicto están conformados por las denominaciones: VERUOM y VERLON. 3.2. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual. 3.3.

Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.1 4 3.4.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo: y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.15 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se deberá seguir las reglas de los signos denominativos establecidas en el punto 2.3.b de la página 8 de la presente providencia. 3.6.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos VERUOM (denominativo) y VERLON (denominativo). En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2009-00092-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo,. 15 Procesos 55-IP-2013, p. 12; 178-IP-2015, p. 10.

Proceso 376-IP-2015, p 11. 10 Proceso 205-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 12 de 64 dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. �[(j__ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ---c:u1s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO - Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman iguafmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. úl(� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11 GACETA OFICIAL 04/05/2017 13 de 64 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 578-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: Referencia: 10450-2013-0-1801-JR-CA-25 Signos involucrados PORTAL CERRO COLORADO (denominativo) y LOS PORTALES (denominativo).

Magistrada Ponente: Dr. Luís Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 10450-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 30 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N º 10450-2013-0-1801JR-CA-25.

El Auto de 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LOS PORTALES S.A 1 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 04/05/2017 14 de 64 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL {INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ. Litisconsorte: TRES PALMERAS S.A. Hechos Relevantes: 2.1.

El 2 de septiembre de 2011, TRES PALMERAS S.A. (en adelante, TRES PALMERAS), solicitó el registro de la marca denominativa PORTAL CERRO COLORADO, para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 1• {Expediente Administrativo 466195-2011/DSD). 2.2. El 25 de noviembre de 2011, una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", LOS PORTALES S.A. (en adelante, LOS PORTALES), presentó oposición argumentando la existencia de riesgo de confusión con su marca denominativa LOS PORTALES, previamente registrada en el Perú bajo el Certificado 66951, para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.2 2.3.

El 20 de agosto de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 2779-2012/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado. Para expedir el acto administrativo, de oficio, analizó el posible riesgo de confusión y asociación con relación en las siguientes marcas mixtas registradas a favor de terceros: Marca LIMA OUTLET CENTER LOS PORTALES (sin reivindicar LIMA OUTLET CENTER) 2 3 Certificado 63218 Clase 353 Representación gráfica./ !]7'1 LIMA QUTLET CENTER Los Portales "Servicio de asesor/a en gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesor/a y administración comercial y trabajos de oficina; servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de mercanclas de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor, servicio que puede ser prestado por comercios de venta al detalfe y al por mayor, o mediante catálogos de venta, intemet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos por medios computacionales, w wor/d wide web y otras redes de bases de datos, y demás servicios comprendidos en la clase 35 "Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comerciar.

"Publicídad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; y trabajos de oficina de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Nizaff 2 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL LOS PORTALES PLAZA FUNDACIÓN FAUCETI LOS PORTALES 60157 04/05/2017 354 15 de 64 -1 •I" -ir��· 46437 35 5 l 7ü I _,, s Los Portales LOS PORTALES S.A. 5798 356 LOS PORTALES S.A. CERRO JULI CENTRO DE CONVENCIONES AREQUIPAPERÚ 57739 357 ll141 CERRO JUU CZNtl!Otlll CXl.'C'o�-- >Jtl1JUI'.\ • NIAO 2.4.

El 18 de septiembre de 2012, LOS PORTALES interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 17 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 3159-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.6.

El 13 de diciembre de 2013, LOS PORTALES presentó demanda contenciosa administrativa contra las Resolución 3159-2013/TPI-INDECOPI, cuya pretensión principal es que se declare la nulidad del anterior acto administrativo. 2.7. El 1O de abril de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia 4 5 6 7 "Gestión de negocios comerciales y administración comerciar.

"Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, asesorla gerencial, servicios y negocios relacionados con actividades publicitarias y comerciales de la Clase 35 de la Clasificación Internacional" "Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, asesoría gerencial, servicios y negocios relacionados con actividades publicitarias y comerciales de la Clase 35 de la Clasificación Internacional" "Servicios de asesoría para la organización y la dirección de negocios" 3 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 16 de 64 de Lima de la República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución Número Ocho, declaró infundada la demanda. 2.8.

El 28 de abril de 2015, LOS PORTALES presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.9. El 29 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso interno y dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentada por LOS PORTALES: 3.1. Afirmó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético, gráfico e ideológico. 3.2. Manifestó que LOS PORTALES y PORTAL evocan la misma idea: zaguán o primera pieza de la clase en la cual está la puerta principal. 3.3. Sostuvo que la expresión CERRO COLORADO es descriptiva y, por lo tanto, no debe influenciar en el examen comparativo de los signos en conflicto. 3.4.

Argumenta que la existencia de otras marcas compuestas por la palabra PORTAL no afecta el análisis de registrabilidad, ya que dichas marcas evocan una idea diferente. 3.5. Expresó que en un caso similar el INDECOPI resolvió de una manera diferente. 3.6. Aseveró que para el consumidor medio los signos en conflicto son confundibles. 3.7. Indicó que el acto administrativo demandado adolece de vicio de motivación aparente. 4.

Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOPI: 4.1. Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético y gráfico. 4.2. Sostuvo que el signo solicitado contiene elementos denominativos adicionales que permiten diferenciarlo claramente de la marca opositora. 4.3. Argumentó que la expresión CERRO COLORADO no es descriptiva. 4.4.

Agregó que la palabra PORTAL es de uso común en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 5. 04/05/2017 17 de 64 Argumentos de la Contestación presentada por TRES PALMERAS: 5.1. Los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual. 5.2. Afirmó que la palabra PORTAL tiene diferentes significados. 5.3.

Manifestó que la palabra PORTAL es de uso común en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 6. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: 6.1. Sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético y gráfico. 6.2. Los tres elementos del signo solicitado tienen igual relevancia e importancia. 6.3.

Afirmó que la palabra PORTAL se encuentra presente en diversas marcas registradas en la Clase 35. 7. Argumentos del Recurso de Apelación presentados por LOS PORTALES S.A.: 7.1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó que la expresión CERRO COLORADO hace referencia a la ubicación geográfica de la prestación de los servicios.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el literal a), ya que el literal c) hace referencia a la protección del lema comercial, lo que no es asunto del proceso bajo estudio.

De oficio, se interpretará el Artículo 150 de la Decisión 486, ya que establece las características del análisis de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro marcarlo, de igual manera el Artículo 135 Literales e) y g) al tratarse de expresiones de uso común y descriptivas8• 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ( ) Articulo 135 "No podrán registrarse como marcas los signas que: ( ) 5 PROCESO 578·1P·2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 18 de 64 La Corte consultante formuló las siguientes preguntas: "¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos que distinguen servicios similares? ¿El grado de atención o percepción del consumidor medio es un criterio determinante para el análisis de confundibilidad de dos signos en disputa? ¿En todos los casos, el elemento denominativo de una marca resulta ser el más relevante? De no ser así ¿Qué condiciones determinan que el elemento gráfico de un signo mixto sea el más relevante? ¿La determinación del elemento relevante de una marca afecta la regla para el análisis de confundibilidad, según la cual el cotejo se efectúa atendiendo a la visión general o de conjunto de la marca?".

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La percepción del consumidor medio. Comparación entre signos denominativos compuestos. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y/o expresiones de uso común y descriptivas. El examen de registrabilidad. De oficio, motivado, autónomo e integral. Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante. 2. 3. 4. 5. 6. e) (...) g) ( ) consistan exclusivamente en un signo o indicación qua puada servir an el comercio para describir la calidad. la cantidad, al destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals".

Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por a) un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...) Articulo 150 "Vencido el plazo establecido en el Articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. " (...)". 6 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 19 de 64 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La percepción del consumidor. 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo PORTAL CERRO COLORADO es confundible con la marca denominativa LOS PORTALES, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina9, que establece: ''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( r 1.2. El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico 10 o semejante11 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo careceria de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejarfa la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendría capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 9 10 11 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente íguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conmclo. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 7 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 20 de 64 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 8 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 21 de 64 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 12: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoria de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc. 13 12 13 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de sepliembre de 2016. 9 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 22 de 64 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 14 2. Comparación entre signos denominativos compuestos. 2.1. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre los signos denominativos PORTAL CERRO COLORADO y LOS PORTALES, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas15: 2.1.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 16 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición17 • 14 15 16 17 Ver Interpretación Prejudicial 473-lP-2015 de 10 de junio de 2016. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013.

RAE: unidad mlnima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: m. Gram. Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos 1. morfemas: mujer y- es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 2. 3. m Gram.

Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mes contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 10 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 23 de 64 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.1.3. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.4.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.1.6. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.2.

Como en el presente asunto se están comparando signos denominativos compuestos ( conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcarlo, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 18: 18 2.2.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.2.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Adoptados. entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 11 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 24 de 64 2.2.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.2.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.3.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos denominativos PORTAL CERRO COLORADO y LOS PORTALES, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 3. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta 3.1.

Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión entre el signo denominativo PORTAL CERRO COLORADO y los mixtos conformados por la expresión LOS PORTALES, es necesario que se proceda a compararlos y además se incluye en una de las preguntas. 12 PROCESO 578-lP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 25 de 64 3.2. Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas19 para el cotejo entre los mismos: 3.2.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. 3.3. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo PORTAL CERRO COLORADO y los mixtos conformados por la expresión LOS PORTALES. 4.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y/o expresiones de uso común y descriptivas 4.1. Como en el proceso interno se discute si la palabra PORTAL es de uso común y si la expresión CERRO COLORADO es descriptiva, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la materia 20• 4.2. El creador de una marca puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas; sin embargo, alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 4.3.

De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas /os signos que: ( ) 19 20 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015. 13 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 26 de 64 g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país'� 4.4.

Aunque la norma transcrita prohiba el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, no comprende únicamente los elementos denominativos, pues los gráficos también pueden llegar a representar una designación común o usual en alguno de los países miembros. 4.5. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras, expresiones o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro: sin embargo, el titular de la marca no puede impedir que dichos elementos puedan ser utilizados por los otros empresarios, es decir, que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas, palabras o expresiones de uso común se deben excluir del cotejo marcario21• 4.6.

Ahora bien, los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, lugar de procedencia etc. 4.7. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trate, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 4.8.

El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, 21 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcarlo. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique n en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.

OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS·. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 14 PROCESO 578-lP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 27 de 64 incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;" 4.9. La norma transcrita, al igual que sucede con los elementos de uso común, prohíbe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca seria considerada débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas, palabras o expresiones descriptivas se deben excluir del cotejo marcario. 4.1 O. No obstante lo anterior, si la exclusión de los componentes de uso común o descriptivo llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 4.11.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común y/o descriptivos en una clase determinada pueden no ser asi en otra y, en consecuencia, ser perfectamente registrables como marca. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 4.12.

De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación y con el fin de resolver el recurso de apelación, se deberá determinar si la palabra PORTAL es de uso común y la expresión CERRO COLORADO es descriptiva en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común y descriptivos que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 4.10. 5.

El examen de registrabilidad. De oficio, motivado, autónomo e integral. 5.1. La demandante sostuvo que el INDECOPI resolvió de una manera diferente un caso análogo, por lo que se abordará el tema planteado, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos22• 22 Se destacan las siguientes lnterprelaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudlcíal del 9 de marzo de 2005 en 15 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 28 de 64 5.2. El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente debe reunir las siguientes caracterf sticas: 5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina.

Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tienen la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus caracterfsticas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países Miembros. 5.2.2. Es de oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Este examen implica que la oficina de registro debe revisar todas las bases de datos e información pertinente para hacer un correcto análisis de registrabilidad.

Esto incluye tener en cuenta las anotaciones y limitaciones al derecho exclusivo sobre la marca que consten en el registro, entre las que se encuentran las medidas cautelares que dicten los jueces nacionales en materia penal y civil. 5.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los Artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, el Proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013, en el Proceso 17-IP-2013. 16 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 29 de 64 en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. 6.

Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante. 6.1. ¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos que distinguen servicios similares? Para efectuar el análisis de confundibilidad de signos que distinguen servicios similares, se debe proceder de la siguiente manera: 6.1.1. Se debe analizar la identidad o similitud de los signos en conflicto, de conformidad con los parámetros y reglas establecidas en los numerales 1, 2, 3, y 4 de la presente providencia. 6.1.2.

Se deben aplicar los criterios de conexión competitiva. Sin embargo, se advierte que dichos criterios no son aplicables si los signos en conflicto coinciden así sea en uno de los productos y/o servicios amparados. Los criterios de conexión competitiva, de conformidad con la jurisprudencia de Tribunal23., son los siguientes: a) La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad}- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. b) Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.

Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser 23 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-JP-2003;

Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. 17 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 30 de 64 confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. e) Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.

Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. d) Mismo género de los productos y/o servicios.

Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. e) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y/o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro24• Para apreciar la 24 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por w Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA.

MICROECONOMfA. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precia de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en ténninos relativos por el bien que se ha vuelto más barata en ténninos relativos·.

Es decír, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. 18 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 31 de 64 conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos y/o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva25• 6.2.

¿El grado de atención o percepción del consumidor medio es un criterio determinante para el análisis de confundibilidad de dos signos en disputa? Tanto el criterio del consumidor medio como el criterio del consumidor especializado, junto con las reglas presentadas en esta providencia, son parámetros importantes para el análisis de confundibilidad.

Tal y como se precisó en el cuerpo de la presente Interpretación Prejudicial, el análisis de confundibilidad siempre debe basarse en la percepción del consumidor medio tiene de los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto, bajo los siguientes parámetros: 6.2.1. Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. 25 Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=ldBl68bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia+efecto +sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRXZAXcQ6AEIJTAC#v=onepage& q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-lP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 19 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 32 de 64 6.2.2. Criterio del consumidor especializado: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 6.3. ¿En todos los casos, el elemento denominativo de una marca resulta ser el más relevante? De no ser así ¿Qué condiciones determinan que el elemento gráfico de un signo mixto sea el más relevante? Si bien el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, debido a que el consumidor solicita ciertos bienes y servicios mediante dicho elemento nominal, el elemento gráfico, depende del signo, puede ser el más preponderante.

Para poder definir o determinar si el elemento gráfico es relevante o preponderante en el conjunto marcario, lo primero que debe hacer la autoridad competente es diferenciar los elementos que lo componen: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificas como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 26 • Una vez diferenciados los anteriores elementos, se debe establecer su importancia en el conjunto marcario, atendiendo al impacto que podría generar en la mente del consumidor al adquirido el bien o servicio.

Si el gráfico evoca una idea o concepto, dependiendo del tipo de producto, el tamaño del gráfico y el tipo de colores utilizado (si se reivindican colores), podría generar un mayor impacto en la mente del consumidor. En conclusión, al analizar cada uno de los elementos de la parte gráfica, su posición en el conjunto marcario, su tamaño, y el impacto de los colores, podría 26 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 20 PROCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 33 de 64 determinarse que es más relevante o preponderante que el elemento denominativo. 6.4.

¿La determinación del elemento relevante de una marca afecta la regla para el análisis de confundibilidad, según la cual el cotejo se efectúa atendiendo a la visión general o de conjunto de la marca? Como regla general, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto. Sin embargo, de conformidad con la naturaleza de los signos en controversia, se deben adoptar ciertas reglas especiales que pueden generar excepciones a la mencionada regla general.

En efecto, si comparamos dos signos denominativos, se deben aplicar las reglas contenidas en el punto 2 de la presente providencia, de donde se desprende que la autoridad competente debe analizar la presencia de lexemas, fonemas, la ubicación de la sílaba tónica, la presencia de elementos descriptivos, de uso común y descriptivos, entre otros, con la finalidad de establecer los elementos relevantes o aquellos que más impactan en la mente del consumidor, así como aquellos que deben ser excluidos del cotejo marcario.

De igual manera, el comparar signos mixtos y denominativos, se deben aplicar las normas especiales contenidas en el punto 3 de la presente Interpretación Prejudicial, con la finalidad de establecer el elemento preponderante o relevante de los signos en conflicto y, de esta manera, realizar un análisis correcto de confundibilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10450-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artfculo 90 del Estatuto del Tribunal. an� t Cecilia Luisa A�ros MAGISTRADA --------,uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 21 OCESO 578-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 34 de 64 ez Apac Hugo Ram1 MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �uJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 578-IP-2015 22 GACETA OFICIAL 04/05/2017 35 de 64 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 654-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 10773-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos mixtos FV FUNVENSAy FUNVESA Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 10773-2013-0/51ª SECA-CSJLI-PJ, del 2 de diciembre de 2015, recibido en este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 10773-2013-0-1801-JR-CA-25; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: 6 �, FUNDICIÓN VENTANILLA S.A.- FUNVESA Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 04/05/2017 36 de 64 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: FUNDICIÓN FUNVENSA EL VENCEDOR S.A.- Hechos Relevantes: 2.1.

El 7 de mayo de 2007, FUNDICIÓN EL VENCEDOR SOCIEDAD ANÓNIMA FUNVENSA S.A. (en adelante, FUNVENSA), solicitó el registro del signo mixto FV FUNVENSA, para distinguir los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza1, (Expediente Administrativo 313511-2007/0SD). FV FUNVENSA 2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano el 27 de agosto de 2007, la compañia FUNDICIÓN VENTANILLA S.A. (en adelante, FUNDICIÓN VENTANILLA), presentó oposición con fundamento en lo siguiente: 2.2.1. 2 3 Solicitud anterior de registro de la marca mixta FUNVESA, para distinguir los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza2, (Expediente Administrativo 285541-2006)3.

Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores; acoplamientos y órganos de transmisión; magnetos de encendido; cables y disposilivos de mando de máquinas o de motores; mandos hidráulicos para máquinas y motores; mandriles; manifolds; manivelas: manorreductores de presión; máquinas para el tratamiento de minerales: molinos; moldes; mondadoras: máquinas de moldurar; molares y sus partes; reguladores de velocidad de molares; motores de arranque: dispositivos de encendido para molares de explosión; cadenas molrices; muelas de molino; martillos neumáticos; transportadores neumáticos; pernios (partes de máquinas); coronas de perforación; máquinas para trabajar la piedra; pilones; pistones: anillos de pislones; porta brocas; porta herramientas; prensadoras; radiadores de refrigeración para molares; reguladores; rodajes; rodamientos: rodillos; rascadoras; máquinas eléclricas para soldar; sopladores (fuelles) para la comprensión, la aspiración y el lransporte de gases: compresores; máquinas de manipulación (carga y descarga); ruedas de máquinas; martillos; máquinas para lrabajar los metales; máquinas para la explotación de minas; monta-vagones; monta-cargas; munas; cambiadores térmicos (partes de máquinas); transformadores catalíticos; luberias flexibles; turbo.compresores; volantes de máquinas; zapatas de frenos. Clase 7: máquinas de molino que chanca piedras y metales La solicitud fue negada en última instancia administrativa y, por tal motivo, el procedimiento adminislrativo no la tuvo en cuenta para el análisis de regislrabilidad. 2 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 37 de 64 2.2.2.

Solicitud anterior de registro del nombre comercial mixto FUNVESA, para amparar actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 64 y servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza5, (Expedientes Administrativos 285540-20066 y 285542-20067 ). 2.2.3. El solicitante actuó de mala fe, ya que conocía de la solicitud de registro anterior. 2.3.

El 10 de septiembre de 2007, FUNVENSA, contestó a la opos1c1on presentada argumentando, entre otros, ser titular del nombre comercial FUNVENSA FUNDICIÓN EL VENCEDOR S.A., en las Clases 6, 12 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4. El 28 de septiembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 16240-2007/0SD-INDECOPI, suspendió el procedimiento de registro de la marca mixta FV FUNVENSA, hasta que sea resuelto en la vía administrativa el expediente 285541-2006 (sobre solicitud de registro de la marca mixta FUNVESA, presentada por FUNDICIÓN VENTANILLA S.A., en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza). 4 5 6 7 Clase 6: Actividades económicas relacionadas con la comercialización de metales comunes y sus aleaciones.

Clase 40: metales comunes y sus aleaciones. La solicilud fue denegada en primera instancia administrativa (18 de marzo de 2009). Confirmada en segunda instancia administrativa (11 de septiembre de 2013). Datos tomados de la página web del INDECOPI. La solicitud fue denegada en primera instancla administrativa (27 de junio de 2012). Confirmada en segunda instancia administrativa (11 de septiembre de 2013).

Datos tomados de la página web del INDECOPI. 3 Proceso 654·1P·2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 38 de 64 2.5. El 29 de octubre de 2007, FUNVENSA presentó recurso de reconsideración en contra del anterior acto administrativo. 2.6. El 23 de febrero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 464-2010/CSD·INDECOPI, resolvió declarar improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto.

Adicionalmente, levantó la suspensión del procedimiento del registro del signo FV FUNVENSA y declaró infundada la oposición presentada por FUNVESA; y en consecuencia, otorgó el registro solicitado. 2.7. El 24 de marzo de 2010, FUNDICIÓN VENTANILLA presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.8. El 9 de mayo de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 975·2001/TPI-INDECOPI, declaró nula la resolución impugnada; y, en consecuencia, devolvió lo actuado a Primera Instancia. Se argumentó que la Comisión de Signos Distintivos no tuvo en consideración, como argumento de la oposición, el uso anterior del nombre comercial de la opositora. 2.9.

El 27 de junio de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 2178·2012/CSD-INDECOPI, declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por FUNVENSA contra la Resolución 16240-2007/0SD-INDECOPI de 28 de septiembre de 2007. Levantó la suspensión declarada mediante Resolución 16240-2007/0SD­ INDECOPI de 28 de septiembre de 2007; y declaró infundada la oposición formulada por FUNDICIÓN VENTANILLA, otorgando el registro solicitado. 2.10.EI 13 de julio de 2012, FUNDICIÓ N VENTANILLA presentó recurso de apelación contra del anterior acto administrativo. 2.11.

El 11 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 3103·2013/TPI-JNDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 2178-2012/CSD-INDECOPI de 27 de junio de 2012, que otorgó el registro como marca del signo mixto FV FUNVENSA. 2.12.

El 19 de diciembre de 2013, FUNDICIÓ N VENTANILLA presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.13. El 30 de enero de 2014, el INDECOPI contestó a la demanda interpuesta. 2.14. El 6 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Nº Cinco declaró infundada la demanda. 2.15.EI 26 de enero de 2015, FUNDICIÓ N VENTANILLA presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 4 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 39 de 64 2.16.

Mediante Auto signado como Resolución Número DOS, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decide suspender el proceso, a fin de solicitar Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de VENTANILLA: la Demanda presentados por FUNDICIÓN 3.1. Señaló que desde 1963 ha utilizado el signo FUNVESA para distinguir actividades económicas relacionadas con la fabricación y reparación de maquinarias, fundición de metales y todas demás actividades comprendidas en su objeto social. 3.2. Indicó que debido al prolongado tiempo que ha venido utilizando su signo, logró un reconocido prestigio en el ámbito económico nacional, por lo que el público consumidor logra identificar y relacionar el signo FUNVESA con la empresa aclara. 3.3.

Manifestó que las pruebas presentadas por FUNVESA demuestran fehacientemente el uso y la existencia del nombre comercial FUNVESA con anterioridad a la solicitud del registro de la marca mixta FV FUNVENSA. 3.4. Expresó que FUNVENSA ha actuado de mala fe, aprovechándose indebidamente de la reputación y prestigio de la sociedad FUNDICIÓN VENTANILLA.

El registro de la marca mixta FV FUNVENSA se solicitó para cometer un acto de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de reputación ajena, de conformidad con las previsiones del Artículo 137 de la Decisión 486. 3.5. Adujo que la empresa FUNVENSA decidió utilizar un signo muy parecido al nombre comercial de FUNDICIÓN VENTANILLA, con la finalidad de captar la clientela de esta última y hacer creer a terceras personas que su empresa brinda productos de la misma calidad de FUNDICIÓN VENTANILLA. 3.6.

Finalmente, informó que FUNVENSA pretende distinguir productos muy semejantes a los que la marca FUNVESA distingue desde hace más de cuarenta años, causando así un grave perjuicio a FUNDICIÓN VENTANILLA. 4. Argumentos de la contestación presentados por el INDECOPI: 4.1. Manifestó que las pruebas presentadas demostraron el uso del nombre comercial mixto FUNVESA para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 6 y de servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 2 de febrero de 1996 y del 9 de junio de 1997 respectivamente, más no desde la fecha alegada (1963). 5 9 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 40 de 64 4.2.

Indicó que no existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios de las Clases 7, 6 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico y fonético. 4.4. Sostuvo que la mala fe alegada por la demandante no fue probada. 5. Participación de FUNVENSA: 5.1.

En los documentos enviados por la Corte Consultante no consta la participación de FUNVENSA8. 6. Argumentos de la sentencia de primera instancia: 6.1. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia Resolución CINCO del 6 de enero de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando: "( ) Se advierte que no existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado FV FUNVENSA y /os productos y servicios referidos a /as actividades económicas que distingue el nombre comercial FUNVESA, ya que se trata de productos que están dirigidos a públicos consumidores distintos, no comparten canales de comercialización y no son productos complementarios.

Esto en base a que las máquinas, máquinas herramientas y los demás productos relacionados con maquinarias que pretende distinguir el signo otorgado se expenden en lugares especializados para su venta; asimismo, se trata de productos que son fabricados por empresas diferentes y para satisfacer necesidades distintas. ( ) En el examen realizado, se ha determinado que los signos en cotejo, por la distribución de los colores, su forma, su configuración y elementos, no son semejantes.

En este sentido, estando a las diferencias entre los signos, así como la inexistencia de conexión competitiva entre /os productos y actividades económicas que se distinguen, el nombre comercial FUNVESA y la marca FV FUNVENSA si podrían coexistir en el mercado. ( ) Conforme a lo expuesto en la presente resolución, se tiene que entre el nombre comercial y la marca registrada no existe sim;Jitud marcaría, por ende, el signo registrado FV FUNVENSA no es susceptible de causar riesgo de confusión al público consumidor respecto del nombre comercial FUNVESA, toda vez que, es suficientemente distintivo.

( ) Con relación a la mala fe invocada por el demandante, en el presente caso la aclara Fundición Ventanilla S.A., no ha presentado medio probatorio que demuestre que el emplazado Fundición El Vencedor S.A., actúo de mala fe para obtener el registro de la marca. ( ) En consecuencia, se declara INFUNDADA LA DEMANDA, interpuesta FUNDICIÓN VENTANILLA S.A. ( )". 7.

Fundamentos del recurso de apelación: 7.1. La empresa FUNDICIÓN VENTANILLA reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 8 FUNVENSA fue uno de los demandados. 6 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL B. 04/05/2017 41 de 64 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

De oficio, se interpretarán los articules 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa, ya que establecen algunas previsiones básicas en cuanto a la protección del nombre comercial. También se interpretarán los Artículos 137 y 259 de la misma normativa, ya que uno de los argumentos del demandante es que el registro se solicitó para perpetrar un acto de competencia desleals. 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "( ) Articulo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénUcos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) Articulo 137 Cuando la oficina nacional competente tenga Indicios razonables que le permitan Inferir que un registro se hubiese sollcltado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. ( ) Artículo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una aclividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación Inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombfes comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas coexislir: Articulo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Articulo 192 El titular de un nombre comercial podrá Impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del Ulular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales nolorlamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento Injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artlculos 155, 156, 157 y 156 en cuanto corresponda. ( ) Articulo 193 Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El regislro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191".

( ) Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 7 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 42 de 64 La Corte consultante realizó las siguientes preguntas: "1.

¿El hecho que una empresa modifique el logotipo de su nombre comercial más no la parte denominativa, implica que su tratamiento es de un nuevo nombre comercial y su protección se encuentra supeditada a la fecha de modificación? O, ¿Lo que se protege es la denominación sin importar los cambios de elementos gráficos?" 2. ¿Cuál es el análisis que debe realizarse respecto de las pruebas de uso efectivo del nombre comercial para productos o servicios de una determinada clase de la Nomenclatura Oficial? 3.

Una vez determinado el uso del nombre comercial para determinadas clases de la Nomenclatura Oficial ¿Bastará que los productos y servicios de tales clases se encuentren vinculadas con los productos y servicios de la clase que pretende distinguir la marca solicitada para configurarse el riesgo de confusión al que alude el literal b) del articulo 136?".

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Protección del nombre comercial. Modificación del nombre comercial manteniendo los elementos esenciales. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

La conexión competitiva. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada y aprovechamiento de la reputación ajena. 2. 3. 4. 5. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Protección del nombre comercial. Modificación del nombre comercial manteniendo los elementos esenciales 1.1.

Como la sociedad demandante argumentó que desde 1963 viene usando el nombre comercial mixto FUNVESA, se abordará el tema planteado y se contestarán las preguntas que fueron realizadas por la Corte Consultante. G ó tp- f b) c) ( )". las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, las Indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudleren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 8 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 43 de 64 1.2.

El Articulo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con las disposiciones contenidas en el Título X de esta Decisión, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el sistema comunitario andino de protección de la propiedad industrial. 1.3.

Es asi como la primera de las disposiciones citadas, establece: WArtículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación".

( )". (negrillas fuera de texto) 1.4. Previo a referirse el Tribunal a la protección que el Ordenamiento Jurídico Comunitario otorga al nombre comercial, habrá de reiterar los rasgos que lo caracterizan, lo cual ha sido precisado a lo largo de múltiples Interpretaciones Prejudiciales a partir de la noción que sobre el mismo trae el Artículo 190 de la misma Decisión 486, cuya norma postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial: wse entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir". 1.5.

De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprenden las siguientes características: 1.5.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado 10. 10 Si bien la norma hace referencia a los estableclmlentos de comercto, esto se debe a un problema conceptual.

El signo dlsUntivo que Identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. 9 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 44 de 64 1.5.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.5.3.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. 1.5.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera 1.6. El sistema de protección del nombre comercial se encuentra regulado en los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas normas respectivamente determinan: "Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa" -(negrillas fuera de texto)-.

"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". "Artículo 193.• Conforme a la legislación interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191" -(negrillas fuera de texto)-. 1.7.

De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso, como explícitamente en ellas se determina y, por lo tanto, puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el Artículo 191 antes citado. 10 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 45 de 64 1.7.1.

Sin embargo, el depósito o registro del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el Artículo 193 ya citado al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo, y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el nombre comercial, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción, registro o depósito, sino exclusivamente con su primer uso.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1. 7.2.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales11 y constante, que su uso sea permanente 12.

La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: a) 11 12 Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Un nombre comercial regislrado de una manera y usado sustancialmente de olra, no generarla ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. 11 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL b) 04/05/2017 46 de 64 Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. Sobre este asunto la Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el análisis que debe realizarse respecto de las pruebas de uso efectivo del nombre comercial para productos y servicios de determinada clase de la Nomenclatura Oficial? 1.7.3.

El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios y/o productos relacionados con la actividad empresarial amparada con el nombre comercial, entre otros. 1.7.4. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo: o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

La regularidad y cantidad de los productos o servicios relacionados con la actividad económica, debe ser analizadas de conformidad con su naturaleza, a saber: a) 13 Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente. Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaría adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades 13• Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos.

Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: "én caso de tratarse de cigarrilfos comunes de consumo masivo, el periodo de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la Interposición de la acción de cancelación, se refiere a fa necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el periodo completo de los tres años precedentes.

Con mayor razón cuando el articulo 165 de fa Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación• (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-IP-2014). 12 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 47 de 64 producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. b) Bienes o servicios de uso masivo y estacional.

Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente. La Corte Consultante deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y constante del nombre comercial.

Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un nombre comercial relacionado con árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si se usó ampliamente en dicho espacio del año, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. c) Bienes o servicios suntuarios y de alto valor económico.

Son aquellos que adquiere la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían el uso de un nombre comercial relacionado con su venta.

O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo. Aspectos a tener en cuenta en relación con la prueba del uso sustancial en el mercado 1. 7.5. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿El hecho que una empresa modifique el logotipo de su nombre comercial más no la parte denominativa, implica que su tratamiento es de un nuevo nombre comercial y su protección se encuentra supeditada a la fecha de modificación? O ¿lo que se protege es la denominación sin importar los cambios de elementos gráficos? 1.7.6.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de una manera sustancialmente distinta, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo 13 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 48 de 64 real, sustancial y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.14 1.7.7.

En consecuencia, un nombre comercial usado con modificaciones no sustanciales no implicaría la pérdida su uso continuo. Por lo tanto, su protección seria desde su primer uso. 1.7.8. Como los mercados y las sociedades evolucionan, los signos distintivos también. Es muy común que, para adaptarse a las nuevas y diferentes circunstancias, los empresarios modifiquen de forma no sustancial sus signos distintivos, es decir, de forma tal que no resulten afectados los elementos relevantes o esenciales de estos. 1.7.9.

En efecto, para el caso particular se deberá determinar cuáles son los elementos relevantes o sustanciales del nombre comercial mixto FU NVESA. Si hay variación de dichos elementos habría un cambio sustancial, lo que implicaría el cese de protección del nombre comercial. 1.7.10. Como es un signo mixto se deberá establecer cuál es el aspecto relevante, si el gráfico o el denominativo: a) b) 14 Si la parte relevante es el aspecto gráfico: se deberá tener en cuenta lo siguiente: i. Establecer los trazos esenciales para determinar un posible cambio sustancial. ii.

El concepto. Si el gráfico evoca una idea, se deberá establecer si un posible cambio en los trazos genera un cambio en el concepto que evoca el signo. iii. Los colores. Se deberá determinar el nivel de importancia de los colores en el conjunto del signo distintivo, con el fin de establecer si un cambio de colores podrfa considerarse como sustancial o simplemente secundario.

Si la parte relevante es el aspecto denominativo. Teniendo en cuenta que la parte denominativa del nombre comercial FUNVESA es simple, se deberá tener en cuenta lo siguiente para establecer un posible cambio sustancial: La función de un sistema de registro de nombres comerciales es por un lado informativa en relación con el público consumidor y, por otro. una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. 14 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 49 de 64 i. Se debe establecer el elemento diferenciador.

Determinar las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado y, en consecuencia, un cambio en estos elementos significaría una variación sustancial. ii. Se debe establecer cambios en el lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.15 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 1 ª.

Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor y donde se ubica la sílaba tónica, lo que implicarla que un cambio en este elemento podría generar una variación sustancial del signo. c) Se debe determinar la sílaba tónica. Un cambio de este elemento, por lo general, implicarla una variación sustancial. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Una variación en la secuencia vocálica, por lo general, implicaría un cambio sustancial.

Lo anterior no obsta para que el examinador pueda establecer que tanto el aspecto denominativo y el gráfico son importantes en el conjunto marcarlo. Esto lo puede evidenciar de la relación dependiente o simbiótica de los dos elementos, lo que haría que penetraran en la mente del consumidor de manera conjunta. 15 16 RAE: unidad minima con sígnificado léxico que no presenta morfemas gramaUcales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.

En enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, et, ar, -s, -ero. 2. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mas contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 15 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 04/05/2017 50 de 64 lrregistrabilldad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto FV FUNVENSA es confundible con el nombre comercial mixto FUNVESA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 17, del siguiente tenor literal: ''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) ( ) ·� sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 2.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 2.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico 18 o semejante 19 a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 17 18 19 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarlas o insignlficantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 16 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 51 de 64 2.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal. 17 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 52 de 64 2.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos dlstlntivos2º: 3. 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos FV FUNVENSA y FUNVESA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. 3.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 20 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejud[cial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-lP· 2009. 18 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 53 de 64 3.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas21 para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro22• En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: d) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Z1 22 Estas reglas han sido adopladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: lnterprelación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

Sobre eslo se puede consultar la lnlerpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 19 tl Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 54 de 64 e) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 23 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 24.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: f) i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. g) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. h) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. i) 23 24 Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.

En enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema. morfema gramatical; p. ej.• de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona. primera y número. plural 20 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 55 de 64 3.4.

En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros25: 25 3.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrf a relevancia en el conjunto. 3.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de dlstintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de Julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP2015. 21 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 56 de 64 3.5.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos FV FUNVENSA y FUNVESA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretación Prejudicial, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 4.

La conexión competitiva 4.1. Como el signo mixto FV FUNVENSA se solicitó para amparar productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza y el nombre comercial opositor supuestamente se usa para amparar actividades relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 6 y de servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto. 4.2.

Se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales el Tribunal ha tratado el tema26, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explica. 4.3. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos21. 4.4. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 4.5.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no 26 27 Se destacan las siguientes providencias: lnterprelación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003;

Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguienle manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los produclos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación lnlernacional de Nlza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste eslablecer un parámetro Inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar produclos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.

Sobre el prlncipio de especialidad se puede consultar la lnterprelación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. 22 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 57 de 64 demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del Articulo 151 de la Decisión 4862ª). 4.6.

Por to tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: li 28 4.6.1. La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 4.6.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexron competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendrla poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habrla mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 4.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva serla mayor.

Por el contrario, si ta difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 4.6.4.

Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. Articulo 151 "( ) Las clases de la Clasificación I ntemacional reíerlda en el párraío anlerior no determinarán I a similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente·. 23 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 4.6.5. 04/05/2017 58 de 64 El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro29.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.7. De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos y/o servicios amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva30 • 29 30 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe lener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM(A. MICROECONOM(A". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos·.

Es decir, al aumenlar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de esle por otro que sea relallvamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https:J/books.google.com.ecJbooks?id=ldBl68bW3eoC&pg=PA247&dg=microeconomia+ef ecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRXZAXcQ6AEIJTAC#v=on epage&g=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 24 o Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 59 de 64 4.8. En relación con la conexión competitiva la Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: Una vez determinado el uso del nombre comercial para determinadas clases de la Nomenclatura Oficial ¿Bastará que los productos y servicios de tales clases se encuentren vinculadas con los productos y servicios de la clase que pretende distinguir la marca solicitada para configurarse el riesgo de confusión al que alude el literal b) del artículo 136? 4.9.

No basta que los productos y servicios de los signos en conflicto tengan vinculación competitiva para que se genere el riesgo de confusión. Dicho riesgo se podría demostrar si se cumplen las siguientes condiciones: 4.9.1. Identidad o semejanza de los signos en conflicto. Para esto se deben aplicar las reglas establecidas en la presente providencia. 4.9.2.

Conexión competitiva de los productos o servicios amparados por los signos. Para esto se deben aplicar los criterios establecidos en el presente acápite. 4.9.3. Que no exista alguna circunstancia que impida la generación del riesgo de confusión. Hay muchos factores que se deben analizar al estudiar el riesgo de confusión en el público consumidor, entre los que se destacan la notoriedad de los dos signos en conflicto, la coexistencia de hecho, la existencia de una familia de marcas cuyo distintivo principal sea una marca notoria, entre otros, que podrfa incidir en la determinación de si efectivamente hay riesgo de confusión en el consumidor.

Estos factores surgen de cada caso particular y deben ser prolijamente analizados por la oficina nacional competente. 5. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada y aprovechamiento de la reputación ajena 5.1. Como en el proceso interno se discute si FUNVENSA solicitó el registro de la marca mixta FV FUNVENSA con el fin de cometer un acto de competencia desleal, se abordará el tema planteado. 5.2.

El Articulo 137 implica una conducta de mala fe (competencia desleal), en los siguientes términos: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 5.3. La norma trascrita consagra tres verbos rectores de la conducta, a saber: 25 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 60 de 64 5.3.1.

Perpetrar: se realiza cuando la solicitud de registro, por sí misma, se configura como un acto de competencia desleal. 5.3.2. Facilitar: se presenta cuando la solicitud de registro da pie para la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas diferentes al registro; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para el cometimiento del acto desleal, bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcarlo. 5.3.3.

Con solidar: se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcarlo. 5.4.

De conformidad con el asunto debatido en el proceso interno, se deberá determinar si el registro del signo mixto FV FUNVENSA fue solicitado por FUNVENSA para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 5.5. En el escenario de aplicación del Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario referirse a los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial, ya que es en este marco donde el juez debe catalogar la conducta que pudiere contener el registro solicitado.

En efecto, encontramos en el Articulo 258 el concepto aplicable para un correcto análisis: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos". De la definición caracterí sticas31: 31 normativa se pueden extraer las siguientes 5.5.1.

Que la conducta sea vinculada a la propiedad industrial. Para que sea aplicable la acción tiene que ver con los bienes intelectuales protegidos por el derecho de propiedad industrial: marcas, lemas comerciales, enseñas comerciales, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc. 5.5.2. Que la conducta se realice en el ámbito empresarial.

Cuando la norma se refiere al "ámbito empresarial", hace relación al empresario dentro del mercado, es decir, en el marco de la "efectiva" competencia. Por lo tanto, para que se de un acto de competencia desleal, los sujetos implicados (actor- perjudicado), El Tribunal reitera la linea jurisprudencia! que ha trazado sobre la materia. Se destaca la Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2008;

Interpretación de 24 de Julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013. 26 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 61 de 64 deben operar en el mismo mercado y tener una situación de rivalidad competitiva. 5.5.3. Que la conducta sea contraria a los usos y prácticas honestos. Quiere decir que la conducta se realiza con el ánimo causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a un competidor o al desenvolvimiento del mercado como ta132. 5.6.

El Artículo 259 enuncia, de manera no taxativa, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial: 5.6.1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 5.6.2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 5.6.3.

Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 5.7. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", tiene una gran relevancia para el caso particular, ya que se deberá establecer si el registro solicitado tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por confusión, lo que implica que se cumplan las siguientes características: 5.7.1.

El acto se dirija a perpetrar, facilitar o consolidar confusión sobre el establecimiento, los productos y la actividad comercial de un competidor. La acción desleal pretende, en últimas, inducir en error a los participes del mercado en relación con el escenario de operación de un competidor, lo que podría incluir el uso y goce de sus bienes industriales protegibles: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes etc.

Para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, la labor del Juez Consultante no se enmarcaría en realizar un simple análisis de confundibilidad de los signos distintivos que pudiesen estar implicados, sino en determinar si el registro, en 32 Sobre los usos y practicas honestas, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, expedida en el Proceso 38-IP-98.

Sobre la finalidad de la restricción a la competencia desleal, se puede ver GACHARNÁ, Maria Consuelo. "LA COMPETENCIA DESLEAL". Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarias, en la medida en que ellos podrian resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca estabfecer una protección efectiva para fos intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivas de muchas de las prácticas indebidas.

(Publicidad engañosa, por ejemplo)". 27 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 62 de 64 relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado. 33 5.7.2.

Los competidores deben concurrir en un mismo mercado físico o electrónico34. Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia deslea1Js. 5.7.3. Se debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de manera desleal, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vla de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro del signo mixto FV FUNVENSA obtenido por FUNVENSA se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión con la actividad comercial de FUNDICIÓN VENTANILLA.

Dentro de estos indicios razonables podría incluirse la forma de utilizar la marca en el mercado, siempre y cuando se encuentre probada en el expediente. 5.8. Otra modalidad de acto de competencia desleal relacionada con el caso particular es el aprovechamiento de la reputación ajena. Para que se presente dicha conducta desleal se debe cumplir lo siguiente: 5.8.1.

Que el acto se dirija a aprovecharse del prestigio o fama ajenos. Aprovechar, en este escenario, significa utilizar en su beneficio el posicionamiento empresarial de otro competidor. Esta situación se puede presentar con múltiples objetivos: lanzar productos al mercado, captar la atención del público consumidor, indicar alguna relación con la calidad y características de los productos vendidos o servicios prestados por el competidor, entre otros. 33 34 35 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, expedida en el marco del Proceso 116-IP-2014.

Los mercados electrónicos actualmenle transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo. Sobre esto se puede consultar FLINT BLANCK, Pinkas: 'Tratado de defensa de la libre competencia';

Pontificia Universidad Católica del Perú, Uma, 2002, p. 115. "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los estabfecimientos, fos productos o la actividad industrial o comercia/ de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en ef mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si ( r. 28 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 63 de 64 5.8.2.

Se debe demostrar la fama o prestigio ajeno. Si no hay prestigio no habría acción de competencia desleal. Esta situación se puede probar de muchas maneras, de conformidad con los medios probatorios permitidos por la normativa procesal interna. 5.8.3. Se debe partir de uindicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de que FUNVENSA, de manera desleal, solicitó el registro del signo mixto FV FUNVENSA con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal consistente en aprovecharse del prestigio, fama o posicionamiento empresarial de la FUNDICIÓN VENTANILLA.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10773-2013-0-1801-JR-CA-25 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO ( • ez Apac Hugo Ram MAGISTRADO 29 Proceso 654-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 64 de 64 De acuerdo con el Art[culo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 654-IP-2015 1 30