TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso E 514-1P-2016 Asunto 5 Interpretación Prejudicial Consultante E Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00385-00 Referencia E Signos involucrados ESBELTA (denominativa) y ALPINA ESBELTA (mixta) Magistrado Ponente B Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4408 de fecha 28 de septiembre de 2016, recibido via correo electrónico el 4 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literal b) del Artículo 135 y del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00385-00; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Societé Des Produits Nestlé S.A. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 514-1P-2016 Demandada E Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado: Alpina Productos Alimenticios S.A. Hechos relevantes. El 3 de diciembre de 2003, la empresa Societé Des Produits Nestlé S.A. (en adelante, NESTLÉ) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro del signo SVELTY (denominativo) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza?, El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad industrial N* 536 de fecha 30 de enero de 2004.

El 11 de marzo de 2004, la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. (en adelante, ALPINA) formuló oposición al registro solicitado por NESTLE argumentando que es titular de la marca ESBELTA (denominativa) inscrita con Certificado 110531, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. El 17 de mayo de 2004, la sociedad NESTLÉ contestó la oposición formulada argumentando la excepción de cancelación por falta de uso de la marca ESBELTA (denominativa) inscrita con Certificado 110531.

El 8 de julio de 2004, ALPINA solicitó el registro de la marca ALPINA ESBELTA (mixta) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue otorgada mediante Resolución Administrativa 4230 del 28 de febrero de 2005. Mediante Resolución 4415 del 27 de febrero de 2006, la SIC canceló por falta de uso la marca ESBELTA (denominativa) inscrita con Certificado 110531 a favor de ALPINA.

Dicha resolución fue confirmada en reposición Expediente Administrativo 03 106494, Clase_29: Leche, crema de leche, mantequilla, queso, y otras preparaciones hechas a partir de leche, substancias de leche; bebidas a base de leche; sucedáneos de alimentos lácteos; postres hechos a partir de leche o de crema de leche; yogurts, leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya; aceites y grasas comestibles; preparaciones proteicas para la alimentación; substitutos de crema para café y/o el té. Proceso 514-1P-2016 mediante Resolución 13776 del 30 de mayo de 2006 y en apelación, mediante Resolución 36690 del 29 de diciembre de 2006. 2.7.

El 17 de abril de 2007, dentro del término establecido en el Artículo 168 de la Decisión 486, la sociedad NESTLE solicitó el registro del signo ESBELTA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, invocando para tal efecto el derecho preferente derivado de la cancelación antes descrita. 2.8.

El 17 de julio de 2007, la sociedad ALPINA se opuso al registro del signo ESBELTA (denominativa) solicitado por NESTLE sobre la base de su marca registrada ALPINA ESBELTA (mixta), inscrita para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.9. Mediante Resolución 16850 del 31 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por ALPINA y denegó el registro del signo ESBELTA (denominativa) solicitado por la sociedad NESTLÉ, argumentando que este carece de distintividad. 2.10.Las sociedades ALPINA y NESTLÉ presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 16850.

El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución 48203 del 25 de septiembre de 2009 por la División de Signos Distintivos de la SIC confirmando la Resolución 16850. 2.11. El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución 15384 del 23 de marzo de 2010 por el Superintendente Delegado de la SIC, igualmente confirmando la Resolución 16850, 2.12.

NESTLÉ presentó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia una acción de nulidad y restablecimiento del derecho? contra las Resoluciones 16850 del 31 de marzo de 2009; 48203 del 25 de septiembre de 2009 y 15384 del 23 de marzo de 2010 2.13.El 27 de septiembre de 2012, la SIC contestó la acción de nulidad formulada por NESTLE. 2.14.

Mediante Resolución del 8 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial y suspender el proceso interno, De la revisión del escrito presentado por NESTLÉ no se advierte la fecha de presentación del mismo.

Proceso 514-1P-2016 2.15. Mediante Auto de fecha 28 de noviembre de 2016 se admitió a trámite la 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.2. Interpretación Prejudicial solicitada mediante Oficio 4408 de fecha 28 de septiembre de 2016, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Argumentos de la demanda de NESTLÉ La SIC desconoció que había ejercido su derecho preferente y procedió a denegar el registro del signo solicitado ESBELTA (denominativo) por una causal de irregistrabilidad que no es aplicable.

Si biem es cierto que en un momento la SIC consideró que la denominación ESBELTA era registrable, resulta arbitrario que hoy en día señale lo contrario. La relación del concepto ESBELTA con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza no es esencial, unívoca o clara para el consumidor, puesto que el concepto de esbeltez involucra características que no son del todo relacionadas con el consumo de alimentos, El signo ESBELTA (denominativo) es distintivo para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por cuanto dicha expresión no corresponde al nombre del género o especie de los productos, mo describe sus características esenciales, ni es usual o común en la referida clase.

Argumentos de contestación de la SIC. Las resoluciones cuya nulidad se pretende no incurren en ninguna violación de las normas de la Decisión 486, La actuación de la SIC se ajustó a las disposiciones legales vigentes, así como al Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 que torna imperiosa la negativa de registro como marca del signo en cuestión, contrariamente a las acusaciones de la demandante y sin que se vea desvirtuado por el Artículo 168 o la existencia de una marca cuyo registro fue cancelado, por el cual se pretende eximir del examen de registrabilidad correspondiente.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal b) del Artículo 135 y del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos e. Proceso 514-1P-2016 No procede Interpretación Prejudicial del Artículo 134 de la norma citada, toda vez que no es materia de controversia lo referente a la definición de una marca. Procede interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que en el proceso interno se discute acerca de la distintividad de la denominación ESBELTA, la cual fue solicitada a registro invocando un derecho preferente.

En el presente caso, procede de oficio Interpretación Prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5 puesto que en el proceso interno se discute si el signo cuestionado provee información acerca de las características de los productos que pretende distinguir. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad Signos descriptivos Derecho preferente derivado de la acción de cancelación. susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logolipos, monagramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintividad;

(.J” “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: (-.-) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ” 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 514-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad En el proceso interno, la SIC ha señalado que el signo solicitado ESBELTA (denominativo) carecería de distintividad. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.S La distintividad tiene un doble aspecto:? a) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) La distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto, Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.8 El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva De manera referencial, ver Proceso 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25. De manera referencial, ver Proceso 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 6. De manera referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1 Proceso 514-1P-2016 en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Signos descriptivos En el presente caso se alegó que la denominación “ESBELTA” posee carácter descriptivo. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(..J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. En tal sentido, se deberá determinar si la denominación ESBELTA que conforma el signo solicitado es descriptiva en la Clase 29 de la Clasificación Intemacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo y proceder o no al registro del signo solicitado ESBELTA (denominativo).

Derecho preferente derivado de la acción de cancelación NESTLÉ sostiene que la SIC desconoció que había ejercido su derecho preferente y procedió a denegar el registro del signo solicitado ESBELTA por una causal de irregistrabilidad que no resultaría aplicable. Asimismo, señaló que si en un primer momento la SIC consideró que la Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-1P-2015 de fecha 25 setiembre de 2015, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Proceso 514-1P-2016 denominación ESBELTA es registrable, resultaría arbitrario que posteriormente señale lo contrario.

En atención a ello, es pertinente analizar lo establecido en el Artículo 168 de la Decisión 486. Dicha disposición señala lo siguiente: “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable [respecto de la cancelación del registro de marca] tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”.

(corchetes agregados) A la luz de lo mencionado en el Artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y en la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando disponible para quien primero solicite su registro10, La prelación vinculada al derecho preferente implica que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación; de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en ta que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. 1! Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro, durante el lapso que dura el derecho preferente, esta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo.12 Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser titular directo de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro.13 Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser +0 “ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 18-1P-2014 del 21 de mayo de 2014.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 27-IP-2012 de 01 de junio de 2012. Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 464-IP-201 del 7 de julio de 2016. 3.8 3.9 Proceso 514-1P-2016 titular directo de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro.!* Respecto de los presupuestos necesarios para la configuración del derecho preferente derivado de la cancelación de una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?3 ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio e la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podría ¡identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoría especificada.” (Subrayado agregado) En atención a ello, para obtener la prioridad que otorga la obtención de la cancelación de una marca, resulta necesario que la solicitud de registro del nuevo signo sea idéntica y distinga los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada; es decir, el signo tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario O accesorio a la marca que se canceló. El cumplimiento de estos presupuestos deberá ser evaluado a efectos de reconocer la aplicación del derecho preferente precitado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno Proceso Interno 2010-00385-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, 1“ 15 16 Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 286-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-1P-2014 del 20 de febrero de 2015.

Proceso 514-1P-2016 y UN Cecilia Luisa ón Gunter Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO S Hernán ero Zambrano Hugo Ramiro Gómez-Apac AG! MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. MN) / dl CeciliallWuis Ayllón Quinteros Gustav) García, PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10