Año XXXIV – Número 3027 Lima, 24 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 513-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00474-00. Referencia: Patente de invención para “SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS MICRONIZADAS DE UN COMPUESTO ANTIFUNGAL” PROCESO 514-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00385-00. Referencia: Signos involucrados ESBELTA (denominativa) y ALPINA ESBELTA (mixta) PROCESO 520-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2016-91865. Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de la marca TALENTPARTNER CONSULTING (mixta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 24/05/2017 2 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso 513-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2009-00474-00 Referencia Patente de invención para "SUSPENSIÓN DE Magistrado Ponente: MICRONIZADAS PARTÍCULAS COMPUESTO ANTJFUNGAL" DE UN Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4404 del 28 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 4 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00474-00; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Schering Corporation 1 Proceso 513-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandado 2. 24/05/2017 3 de 39 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes 2.1. Mediante escrito presentado el 3 de octubre de 2003 ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, Schering Corporation (en adelante, Schering) ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SUSPENSIÓN DE PARTfCULAS MICRONIZADAS DE UN COMPUESTO ANTIFUNGAL", que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/US02/10093 del 1 de abril de 2002 1 • 2.2.

Mediante Oficio 6402 del 25 de mayo de 2007, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó el examen de patentabilidad determinando que: "( ) no es patentable la reivindicación 17 ya que la misma se dirige a un uso" y "En relación con la novedad, se establece que el documento US 5834472 afectarla la novedad de la presente solicitud. Asimismo, se menciona que /os documentos US 5834472 y EP 0499299 afectan el nivel inventivo de la invención en estudio". 2.3.

El 10 de octubre de 2007, Schering dio respuesta al Oficio 6402 adjuntando un nuevo pliego reivindicatorio que contiene 29 reivindicaciones. 2.4. Mediante Oficio 341 del 22 de enero de 2008, la División de Nuevas Creaciones de la SIC reiteró las observaciones planteadas en el Oficio 6402. 2.5. El 9 de abril de 2008, Schering dio respuesta al Oficio 341 adjuntando un nuevo pliego reivindicatorio que contiene 24 reivindicaciones. 2.6.

Mediante Resolución 27603 del 31 de julio de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC denegó la patente de invención titulada "SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS MICRONIZADAS DE UN COMPUESTO ANTIFUNGAL", al considerar que dicha invención carecía del requisito de nivel inventivo, para lo cual tuvo en cuenta los documentos 01 (US 5834472: Composición antifungal con biodisponibilidad aumentada, publicada el 1O de noviembre de 1998) y D2 (EP 0499299: Nanoparticulas de droga de superficie modificada, publicada el 19 de agosto de 1992). 2. 7.

El 2 de septiembre de 2008, Schering interpuso recurso de reposición contra la Resolución 27603. Expediente administrativo PCT/03088515. 2 Proceso 513-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 4 de 39 2.8. Mediante Resolución 15701 del 31 de marzo de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 27603. 2.9.

Schering presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 27603 y 176802. 2.1O. Mediante Auto del 28 de junio de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. 2.11.

El 8 de julio de 2010, la SIC contestó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.12. Mediante Auto del 2 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 2.13.

Mediante Auto de fecha 28 de noviembre de 2016, este Tribunal admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial solicitada mediante Oficio 4404 del 28 de setiembre de 2016, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. 3. Argumentos de la demanda de Scherlng 3.1.

La SIC ha vulnerado los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, ya que se ha interpretado erróneamente el concepto de nivel inventivo. 3.2. La solución al problema técnico que presenta la patente solicitada es que proporciona composiciones farmacéuticas en forma de suspensión liquida, adecuadas para administración oral, que comprenden partículas micronizadas de posaconazol.

El compuesto micronizado tiene un tamaño de partícula medio de 1000 nm a 1800 nm, logrando con ello una biodisponibilidad aumentada. 3.3. Los documentos D1 y D2 no revelan, ni sugieren la suspensión líquida del compuesto micronizado con un rango de tamaño de partícula media de 1000 nm a 1800 nm, por lo que tales documentos no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud.

De los documentos remitidos a este Tribunal no es posible apreciar la fecha en que Interpuso la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 3 Proceso 513-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 5 de 39 3.4. La patente de invención solicitada presenta un salto cualitativo en el estado de la técnica y no podría derivarse de manera obvia por una persona medianamente versada en la materia. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. Las enseñanzas de los documentos D1 y D2 orientan de manera evidente, al técnico de nivel medio, a llegar a las composiciones de la presente solicitud con la expectativa de que estas tuvieran una biodisponibilidad aumentada. 4.2. SI es posible llegar de manera evidente a la formulación liquida reclamada.

Si bien el documento D1 no menciona que la suspensión liquida contiene posaconazol con el mismo tamaño de partícula que tiene la solicitud, ni menciona el viscosante (espesante), estas son características de la suspensión reivindicada que estaban al alcance del experto en la materia, y no dan nivel inventivo a la composición, pues la biodisponibilidad y estabilidad eran de esperarse, por parte del experto medio. 4.3.

La indicación del tamaño de la particula del documento D2 no se tomó a la letra para formular la presente solicitud, pero es claro que, en base a los conocimientos generales del experto en la materia representados de alguna manera en dicho documento, un activo que está micronizado y al que se adiciona un agente surfactante, aumenta su tasa de disolución, así como su biodisponibilidad, por lo que tales enseñanzas afectan el nivel inventivo de la solicitud. 4.4.

Por lo anterior, la patente solicitada carece de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 y D2. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3. Procede la interpretación solicitada puesto que la patente de invención solicitada fue denegada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para fas invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.· l__� r o j "Articulo 18.- Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.• 4 Proceso 513-IP�2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 6 de 39 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Nivel inventivo y estado de la técnica. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial 1.1.

En el proceso interno se cuestiona la patentabilidad de la solicitud presentada por Schering, por lo que corresponde analizar qué se entiende por invención en el contexto del marco normativo andino. 1.2. El Articulo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, estos son: novedad4, nivel inventivo5 y susceptibilidad de aplicación industrial6 • Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 1.3.

A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, este Tribunal ha sostenido lo siguiente: "( ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende tocios aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 4 La Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 678-IP-2015 de fecha 16 de marzo de 2017 señala: "La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnologla reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.· 5 La Interpretación Prejudicial recafda en el Proceso 678-IP-2015 de fecha 16 de marzo de 2017 señala: ·una invención goza de nivel Inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.· 6 La Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 678-IP-2015 de íecha 16 de marzo de 2017 señala: "Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula et desarrollo y crecimiento industria/, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabllidad las Invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.• 5 t..P- Proceso 513-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 7 de 39 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.7 1.4.

Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnicaª; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 1.5.

Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. 1.6.

Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios9. 2. Nivel inventivo y estado de la técnica 2.1. En el proceso interno, la SIC denegó el registro de la patente solicitada toda vez que consideró que la misma no cumplla con el requisito de nivel inventivo.

En tal sentido, corresponde analizar el presente tema. 7 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 21-IP-2000 de (echa 10 de enero de 2001. 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está com prendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica com prenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercíatización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese eKaminando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40. • 9 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 6 6 Proceso 513-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 8 de 39 2.2.

En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica co"espondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 2.3.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486, resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: 2.3.1. Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 2.3.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público10 por cualquier medio y en cualquier lugar. 2.3.3.

Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 2.3.4. Evidente: "Cierto, claro, patente y sin la menor duda." 11• Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; sin embargo, lo que es evidente es también obvio. 2.3.5. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: a. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendria un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. b. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el 'º 11 Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE:. Vigésima Tercera Edición. Madrid • España. 2014. 7 Proceso 513-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 9 de 39 examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. c. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraldo del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 2.4.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existlan al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.12 2.5.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.1 3 2.6.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las 12 lbldem. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. 8 Proceso 513-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 10 de 39 Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios 14: El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 2.7. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? 14 Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quilo, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www.comunidadandlna.org/public/patentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 9 Proceso 513-IP-2016 GACETA OFICIAL (ii) 24/05/2017 11 de 39 Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferenciasL en términos de caracterf sticas técnicasL que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"( ) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos (... )"'5. - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos." La excepción 15 lbldem. 10 Proceso 513-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 12 de 39 a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características •'16 - " Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo...'1 7 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: a) ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; b) ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica; y, c) ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.8.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00474-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 16 Ibídem. 17 lbldem. 11 Proceso 513-IP-2016 GACETA OFICIAL ¿U� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 24/05/2017 13 de 39 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo miro z Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �uJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 GACETA OFICIAL 24/05/2017 14 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso 514-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2010-00385-00 Referencia Signos involucrados ESBELTA (denominativa) y ALPINA ESBELTA (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4408 de fecha 28 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 4 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literal b) del Artículo 135 y del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00385-00; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Societé Des Produits Nestlé S.A. 1 Proceso 514-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 24/05/2017 15 de 39 Demandada Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado Alpina Productos Alimenticios S.A. Hechos relevantes 2.1. El 3 de diciembre de 2003, la empresa Societé Des Produits Nestlé S.A. (en adelante, NESTLÉ) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la S1C) 1 el registro del signo SVELTY (denominativo) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza2. 2.2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 536 de fecha 30 de enero de 2004. 2.3. El 11 de marzo de 2004, la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. (en adelante, ALPINA) formuló oposición al registro solicitado por NESTLÉ argumentando que es titular de la marca ESBELTA (denominativa) inscrita con Certificado 110531, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

El 17 de mayo de 2004, la sociedad NESTLÉ contestó la oposición formulada argumentando la excepción de cancelación por falta de uso de la marca ESBELTA (denominativa) inscrita con Certificado 110531. 2.5. El 8 de julio de 2004, ALPINA solicitó el registro de la marca ALPINA ESBELTA (mixta) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. la cual fue otorgada mediante Resolución Administrativa 4230 del 28 de febrero de 2005. 2.6.

Mediante Resolución 4415 del 27 de febrero de 2006, la SIC canceló por falta de uso la marca ESBELTA (denominativa) inscrita con Certificado 110531 a favor de ALPINA. Dicha resolución fue confirmada en reposición Expediente Administrativo 03 106494. l 2 Clase 29: Leche, crema de leche, mantequilla, queso, y otras preparaciones hechas a partir de leche, substancias de leche; bebidas a base de leche; sucedáneos de alimentos lácteos; postres hechos a partir de leche o de crema de leche; yogurts, leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya; aceites y grasas comestibles; preparaciones proteicas para la alimentación; substitutos de crema para café y/o el té. 2 6 Proceso 514-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 16 de 39 mediante Resolución 13776 del 30 de mayo de 2006 y en apelación, mediante Resolución 36690 del 29 de diciembre de 2006. 2.7.

El 17 de abril de 2007, dentro del término establecido en el Articulo 168 de la Decisión 486, la sociedad NESTLÉ solicitó el registro del signo ESBELTA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, invocando para tal efecto el derecho preferente derivado de la cancelación antes descrita. 2.8.

El 17 de julio de 2007, la sociedad ALPINA se opuso al registro del signo ESBELTA (denominativa) solicitado por NESTLÉ sobre la base de su marca registrada ALPINA ESBELTA (mixta), inscrita para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.9. Mediante Resolución 16850 del 31 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por ALPINA y denegó el registro del signo ESBELTA (denominativa) solicitado por la sociedad NESTLÉ, argumentando que este carece de distintividad. 2.1 O. Las sociedades ALPINA y NESTLÉ presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 16850.

El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución 48203 del 25 de septiembre de 2009 por la División de Signos Distintivos de la SIC confirmando la Resolución 16850. 2.11. El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución 15384 del 23 de marzo de 201O por el Superintendente Delegado de la SIC, igualmente confirmando la Resolución 16850. 2.12.

NESTLÉ presentó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia una acción de nulidad y restablecimiento del derecho 3 contra las Resoluciones 16850 del 31 de marzo de 2009; 48203 del 25 de septiembre de 2009 y 15384 del 23 de marzo de 2010 2.13.EI 27 de septiembre de 2012, la SIC contestó la acción de nulidad formulada por NESTLÉ. 2.14.

Mediante Resolución del 8 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial y suspender el proceso interno. \ 3 De la revisión del escrito presentado por NESTLÉ no se advierte la fecha de presentación del mismo. 3 Proceso 514-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 17 de 39 2.15.

Mediante Auto de fecha 28 de noviembre de 2016 se admitió a trámite la Interpretación Prejudicial solicitada mediante Oficio 4408 de fecha 28 de septiembre de 2016, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. 3. Argumentos de la demanda de NESTLÉ 3.1. La SIC desconoció que había ejercido su derecho preferente y procedió a denegar el registro del signo solicitado ESBELTA (denominativo) por una causal de irregistrabilidad que no es aplicable. 3.2.

Si bien es cierto que en un momento la SIC consideró que la denominación ESBELTA era registrable, resulta arbitrario que hoy en día señale lo contrario. 3.3. La relación del concepto ESBELTA con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza no es esencial, univoca o clara para el consumidor, puesto que el concepto de esbeltez involucra características que no son del todo relacionadas con el consumo de alimentos. 3.4.

El signo ESBELTA (denominativo) es distintivo para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por cuanto dicha expresión no corresponde al nombre del género o especie de los productos, no describe sus características esenciales, ni es usual o común en la referida clase. 4. Argumentos de contestación de la SIC 4.1. Las resoluciones cuya nulidad se pretende no incurren en ninguna violación de las normas de la Decisión 486. 4.2.

La actuación de la SIC se ajustó a las disposiciones legales vigentes, así como al Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 que torna imperiosa la negativa de registro como marca del signo en cuestión, contrariamente a las acusaciones de la demandante y sin que se vea desvirtuado por el Artículo 168 o la existencia de una marca cuyo registro fue cancelado, por el cual se pretende eximir del examen de registrabilidad correspondiente.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal b} del Articulo 135 y del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4 • 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artícufo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apio para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos 4 Proceso 514-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 18 de 39 2. No procede Interpretación Prejudicial del Articulo 134 de la norma citada, toda vez que no es materia de controversia lo referente a la definición de una marca. 3. Procede Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que en el proceso interno se discute acerca de la distintividad de la denominación ESBELTA, la cual fue solicitada a registro invocando un derecho preferente. 4.

En el presente caso, procede de oficio Interpretación Prejudicial del Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5 puesto que en el proceso interno se discute si el signo cuestionado provee información acerca de las características de los productos que pretende distinguir. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad Signos descriptivos Derecho preferente derivado de la acción de cancelación. susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en nlnglin caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a} las palabras o combinación de palabras; b} las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c} los sonidos y los olores; d} las letras y los números; e} un color delimitado por una fonna, o una combinación de colores; f} la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.• ·Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( } b} carezcan de distintivldad;

( r "Articulo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vfa administrativa.• 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ ·Artlculo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( } e} consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, ei valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o Indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios: ( }" Proceso 514-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 19 de 39 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 1.1. En el proceso interno, la SIC ha señalado que el signo solicitado ESBELTA (denominativo) carecería de distintividad. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema. 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.6 1.3.

La distintividad tiene un doble aspecto: 7 a) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) La distintlvldad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.

Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca. 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. e 1.6.

El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva 6 De manera referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25. 7 De manera referencial, ver Proceso 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 6.

De manera referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25. 6 Proceso 514-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 20 de 39 en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Signos descriptivos 2.1.

En el presente caso se alegó que la denominación "ESBELTA" posee carácter descriptivo. 2.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 2.3. El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: ''Artículo 135.-No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de /os productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( r 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas caracterlsticas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.9 2.5. En tal sentido, se deberá determinar si la denominación ESBELTA que conforma el signo solicitado es descriptiva en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo y proceder o no al registro del signo solicitado ESBELTA (denominativo). 3.

Derecho preferente derivado de la acción de cancelación 3.1 NESTLÉ sostiene que la SIC desconoció que había ejercido su derecho preferente y procedió a denegar el registro del signo solicitado ESBELTA por una causal de irregistrabilidad que no resultaría aplicable. Asimismo, señaló que si en un primer momento la SIC consideró que la 9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015. 7 {) Proceso 514-IP-2016 GACETA OFICIAL denominación ESBELTA es registrable, posteriormente señale lo contrario. 3.2 24/05/2017 resultaría arbitrario 21 de 39 que En atención a ello, es pertinente analizar lo establecido en el Artículo 168 de la Decisión 486.

Dicha disposición señala lo siguiente: ''Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable [respecto de la cancelación del registro de marca] tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de /os tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa·� (corchetes agregados) 3.3 A la luz de lo mencionado en el Artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y en la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando disponible para quien primero solicite su registro 1°. 3.4 La prelación vinculada al derecho preferente implica que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación; de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. 11 3.5 Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro, durante el lapso que dura el derecho preferente, esta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo.12 3.6 Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser titular directo de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro.1a 3.7 Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho preferente no le confiere en si a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser 10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 18-IP-2014 del 21 de mayo de 2014.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 27-IP-2012 de 01 de junio de 2012. Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 464-IP-201 del 7 de julio de 2016. 8 Proceso 514·1P-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 22 de 39 titular directo de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro. 14 3.8 Respecto de los presupuestos necesarios para la configuración del derecho preferente derivado de la cancelación de una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 15 ha señalado lo siguiente: "Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podría identificar menas productos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoria especificada." (Subrayado agregado) 3.9 En atención a ello, para obtener la prioridad que otorga la obtención de la cancelación de una marca, resulta necesario que la solicitud de registro del nuevo signo sea idéntica y distinga los mismos productos o servicios que correspondian a la marca cancelada; es decir, el signo tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló 16.

El cumplimiento de estos presupuestos deberá ser evaluado a efectos de reconocer la aplicación del derecho preferente precitado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno Proceso Interno 2010-00385-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Ibídem. 15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 28f3.IP·2015 del 2 de marzo de 2016. 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 9f3.IP·2014 del 20 de febrero de 2015. 9 Proceso 514-IP-2016 GACETA OFICIAL Ut) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 24/05/2017 23 de 39 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO / Hugo�ó��ac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10 GACETA OFICIAL 24/05/2017 24 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso 520-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Jurisdiccionales de la Asuntos Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2016-91865 Referencia Infracción a los derechos de propiedad industrial de la marca TALENTPARTNER CONSULTING (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-364 de 2016 de fecha 11 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-91865; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 1 Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 25 de 39 A.

ANTECEDENTES 1. 2. Partes en el Proceso Interno Demandante Talent Partner Consulting S.A.S. Demandada Talent Partnership Cia. LTDA. Hechos relevantes 2.1. El 12 de abril de 2016, la sociedad TALENT PARTNER CONSULTING S.A.S. interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra TALENT PARTNERSHIP CIA. LTDA. por el uso del signo TALENT PARTNERSHIP, sobre la base de la marca TALENTPARTNER CONSULTING (mixta), registrada con Certificado 473.965 para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación lntemaciona1 1.

Signo del demandante Talentpartner < • • • •, • • • o 2.2. Mediante Autos 65247 y 92948, del 26 de julio de 2016 y 3 de octubre de 2016, respectivamente, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC ordenó oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de solicitar Interpretación Prejudicial. 2.3. Mediante Oficio 1003-364 de 2016 de fecha 11 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal.

Clase 35: servicios de consultoría en organización y dirección de negocios, consultoría en maleria de recursos humanos, asesoramienlo en dirección de empresas, oficinas de empleo, selección de personal, terceñzación de procesos empresariales y en general las actividades relacionadas con el suministro de servicios de asesoría, consultoría, capacilación y auditoria en lemas gerenciales y de recursos humanos. ó ¡ 2 Proceso 520-f P-2016 GACETA OFICIAL 3. 24/05/2017 26 de 39 Argumentos de la demanda de TALENT PARTNER CONSULTING S.A.S. 3.1.

Alegó que participa en el mercado colombiano a través de la prestación de servicios de asesoría y consultoría para el desarrollo de soluciones de alto impacto para la gestión del talento humano. 3.2. La sociedad TALENT PARTNERSHIP CIA. LTDA., utiliza sin autorización el signo TALENT PARTNERSHIP el cual resulta confundible con la marca TALENTPARTNER CONSULTING (mixta), registrada a su favor.

Asimismo, el signo utilizado por la demandada identifica servicios idénticos o relacionados con los que distingue su marca. 3.3. No ha autorizado ni ha concedido licencias de uso de su marca a ninguna empresa del país, por lo que la demandada no cuenta con autorización para utilizar el signo cuestionado. 4. Argumentos de la contestación de TALENT PARTNERSHIP CIA. LTDA. 4.1.

Goza de un derecho anterior al registro de la marca base de denuncia, puesto que desde el año 2008 (5 años antes a la fecha de registro de la marca de la demandante) y de manera ininterrumpida viene utilizando el nombre comercial TALENT PARTNERSHIP. En ese sentido, señala que no ha infringido ningún derecho de propiedad industrial. 4.2. No utiliza el signo TALENT PARTNER CONSULTING, puesto que los signos que viene utilizando en el mercado son TALENT PARTNERSHIP y TALENTp. 4.3.

Ofrece sus servicios identificados con el nombre comercial TALENT PARTNERSHIP y/o TALENTp tanto en Colombia, como en diversos países, tales como, Venezuela, Panamá, Guatemala, Ecuador. Asimismo, es miembro, desde el 2010, de la red más grande de headhunters en el mundo, INAC executive search excellence. 4.4. La demandante no se encuentra facultada para concederle autorización alguna para utilizar su nombre comercial.

Así, como hubiera sido posible eso, si el signo cuestionado se utiliza desde el año 2008 y la demandante se constituyó e inscribió en la Cámara de Comercio recién en el año 2012. 4.5. El 25 de mayo de 2016, solicitó la nulidad de la marca base de la acción por infracción por encontrarse incursa en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 27 de 39 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, la cual es procedente. 2. Asimismo, de oficio se interpretarán los Artículos 154 y 238 de la referida Decisión3, referentes al derecho al uso exclusivo de la marca y el derecho que tiene el titular de una marca registrada para interponer una acción por infracción, respectivamente, toda vez que resultan pertinentes. 3.

Adicionalmente, se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la referida Decisión4, referidos al nombre comercial, puesto que el 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/culo 15S.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actas: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntica o similar a la marca respecta de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión a un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del usa de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( r 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/culo 154.- El derecho al usa exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. • "Articulo 238.• El titular de un derecho protegida en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecha.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una Infracción. Si la legislación interna del Pafs Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. ' En casa de catitularldad de un derecho, cualquiera de los catitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salva acuerdo en contraria entre los cotitulares. • Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Art/culo 190.• Se entenderá por nombre comercia/ cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un estabfeclmlento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Las nombres comerciales son Independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas Jurfdicas, pudiendo ambas coexistir.

Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimlenta que lo usa. Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signa distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidas, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial Injusto, o implicara un aprovechamiento injusta del prestigio del nombre o de la empresa del titular. 4 Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 28 de 39 demandante señaló que su uso se sustentaba en un supuesto mejor derecho de sus nombres comerciales.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4. 5. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el régimen común sobre propiedad industrial.

El nombre comercial y su ámbito de protección. Pregunta formulada por la Entidad consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACI Ó N 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca 2. 3. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute la acción por infracción iniciada por TALENT PARTNER CONSULTING S.A.S contra TALENT PARTNERSHIP CIA. LTDA., sobre la base de su marca registrada TALENTPARTNER CONSULTING (mixta), resulta pertinente desarrollar el presente tema. 1.2.

En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.3. La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas.

Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente: 5 a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. l t -� (J Articulo 193.- Conforme a la legfslación interna de cada Pafs Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante ta oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en et articulo 191• 5 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 555-IP-2015 del 18 de agosto de 2016. 5 Proceso 520·1P·2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 29 de 39 como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: (i) Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

(ii) Facultad negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado. • En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. • En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4.

De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca. 2.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, conforme a continuación se detalla. 2.2.

Al respecto, cabe resaltar lo prescrito en Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: ·Artículo 155.· El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (... ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. 6 Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 30 de 39 Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(... )" 2.3. Previamente, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 6 a) b) Sujeto activo. Persona que puede interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Suieto pasivo.

Persona sobre la cual recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.4.

Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Articulo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor7 • A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo uusar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, 6 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1 P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5. 7 6 Proceso 520·1P·2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 31 de 39 para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado8• c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.5.

El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, especifico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1. Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 2.

Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. 3. Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Resumen del suouesto Es titular de una Usa la marca Marca protegida para marca aue directamente sobre oroductos aolicada Sujeto activo Supuesto 1 8 Sujeto pasivo Sobre el ñesgo de confusión y de asociación, el Tñbunal ha manifestado que el •...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa}, o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta}: mientras que el •... riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".

(Interpretación Prejudicial del 2 de Julio de 2008, recaida en el Proceso 7�1P·2008). 8 Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL Supuesto 11 Supuesto 111 distingue productos. Es titular de una que marca distingue servicios. 24/05/2017 productos. Usa la marca sobre productos a los vinculados.. que serv1c1os distingue la marca oroteQida.

Es titular de una Usa la marca sobre marca que envases, envolturas, o embalajes distingue o acondicionamientos productos de productos. servicios. 32 de 39 sobre productos. 11 Marca protegida para aplicada servicios sobre productos. Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes º1 acondicionamientos de productos. 1 2.6.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.9 2.7.

Sin perjuicio de Jo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.10 2.8.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".11 2.9.

De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 9 Oe modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7. 10 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp. 7-8. 11 De modo referencial, ver Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 9 ó Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 33 de 39 2.1 O. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 3.

Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el régimen común sobre propiedad industrial 3.1. Dado que en el presente caso TALENT PARTNER CONSULTING S.A.S basó su denuncia en una marca registrada a su favor, resulta pertinente desarrollar dicho tema. 3.2. El Articulo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. 3.3.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la autoridad nacional competente. 3.4. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. 3.5.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. 3.6. Además, para el supuesto de que la legislación interna del pals miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. 3.7.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela no podrá ser concedida sino frente al autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. 4. El nombre comercial y su ámbito de protección 4.1.

En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que el argumento de defensa de la demandada se basa en un supuesto mejor derecho que ostentaría sobre sus nombres comerciales TALENT PARTNERSHIP y TALENTp. 10 Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 34 de 39 4.2. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como " cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil." 4.3.

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Características del nombre comercial 4.4. Las principales características del nombre comercial son las siguientes 12: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social. Protección del nombre comercial 4.5. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real, sustancial y constante del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional 12 Ver de modo rererencíal la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1796 del 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta). 11 Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 35 de 39 competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso real, sustancial y constante del nombre comercial. 4.6.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores·: 13 4.7.

Este Tribunal también ha manifestado que: "( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". 14 4.8. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario".15 4.9. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de 1J Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-IP-98, publtcadO en la Gaceta Oficial N º 581, del 12 de julio de 2000. 14 lbldem. 15 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-IP-98. 12 () Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 36 de 39 la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.1 O. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 5.

Pregunta formulada por la Entidad consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 5.1.

Indicar cómo se debe hacer el análisis del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, si el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad a la concesión del registro de la marca presuntamente infringida y se continúa usando con posterioridad a la concesión de la marca a favor de un tercero. Habiéndose desarrollado, en los Apartados 1 y 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, el marco teórico respectivo, se procederá a dar respuesta a la interrogante que comprende la pregunta anterior, sin limitarlas al contenido de lo dispuesto por el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, por no ser necesario.

De verificarse que los hechos denunciados se han realizado con anterioridad al registro de la marca supuestamente infringida, el titular de dicha marca (sujeto activo) no tendrá legitimidad para accionar respecto de tales hechos, en tanto que los mismos tuvieron lugar en un momento en el que no ostentaba la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realizaran los actos contemplados en el Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.16 16 Resulta importante reiterar que el registro de una marca es constitutivo de los derechos que esta otorga, coníorme lo dispone el Artículo 154 de la Decisión 486; en ese sentido, el uso de la misma por sí solo no confiere ningún derecho sobre ésta.

Asimismo, resulta pertinente añadir que quien considere que el registro de una marca ha sido solicitado de mala re podrá cuestionar la validez del mismo a través de la acción de nulidad prevista por el Artículo 172 de la norma en comentario, aportando para tal efecto los medios probatorios que estime pertinentes a fin de probar su alegato.

El resultado de un procedimiento de nulidad iniciado contra una marca que sustenta una acción por iníracc16n podrá ser determinante para decidir la comisión o no de una infracción. 13 Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 37 de 39 Cabe precisar que solo en aquellos casos en los que estemos ante una marca notoriamente conocida, reconocida como tal en alguno de los palses miembros, podrá protegerse la misma durante un periodo anterior a su registro, siempre que se haya demostrado que la marca ya ostentaba tal carácter al momento en que se cometieron los actos presuntamente infractores, conforme se desprende de lo regulado en el Titulo XIII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De otro lado, si el uso presuntamente infractor se da con posterioridad a la concesión del registro de la marca base de denuncia, su titular tendrá legitimidad para accionar, puesto que a partir del registro cuenta con la facultad de impedir que terceros usen en el comercio su marca u otra similar. En ese sentido, en caso que la autoridad verifique el uso del signo materia de denuncia deberá efectuar el cotejo respectivo entre los signos en conflicto y el análisis entre los productos o servicios que distinguen y, a partir de ello, determinar si se ha configurado o no alguno de los actos estipulados en el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que si el signo presuntamente infractor es un nombre comercial acreditado con anterioridad al registro de la marca base de denuncia, se debe tener en cuenta que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su primer uso en el mercado (sistema declarativo), por tanto, se debe establecer el momento en que el nombre supuestamente infractor fue usado por primera vez, dato que proporcionaría el primer paso para evaluar una posible infracción, ya que si se usó antes de la solicitud de registro de la marca no habría ningún tipo de infracción, pero si se usó posteriormente podrla presentarse una infracción si existe riesgo de confusión y/o asociación en el marco de lo planteado en la presente interpretación. Asimismo, resulta pertinente precisar que la doctrina identifica, en la relación a los tipos de infracción administrativa17, los siguientes a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podrla Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Vlctor Sebastlán. La Prescripción de las Infracciones y su Clasifteacíón en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista "Derecho & Sociedad', editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad coníormada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Umversidad Católica del Perú, Lima, 2011, N º 37, pp. 268 y 269. 14 Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 38 de 39 constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin, de un único propósito.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno Proceso Interno 2016-91865, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. e L_'.;'\ L� 1 � uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Cecilia Luisa A:yllón Quinteros MAGISTRADA pac Hugo Ramiro MAGISTRADO 15 Proceso 520-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 39 de 39 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. í �(J Cecilia� Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16