TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de abril de 2017 Proceso: 627-AP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuiltante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 07971-2013-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signo: LAVISUAVE (mixto).

Magistrada Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS: El Oficio 7971-2013-0/5'8SECA-CSJLI-PJ, de 20 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico en el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07971-2013-0-1801-JR-CA-28; y, El Auto de 13 de octubre de2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Proceso 627-1P-2015 Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 2.1. 2.2. COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERU. LUIS ROJAS QUISPE Hechos Relevantes El 24 de abril de 2008, Luis Rojas Quispe, solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) el registro como marca del signo LAVISUAVE! (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

Y xs Y LAVA-VAJILLA Loa Publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, se presentaron oposiciones: 2.2.1. El 10 de julio de 2008, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., manifestando que su empresa participa directamente en el mercado de productos de limpieza. 2.2.2. El 11 de agosto de 2008, CONOPCO, INC., sobre la base de su marca registrada SUAVE (denominativa)? para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.3.

El 13 de agosto de 2008, JABONERÍA WILSON S.A., sobre la base de su marca registrada LAVA (mixta)? para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. * Expediente Administrativo: 352136-2008/08D. * Clase 3: preparaciones para limpiar, desengrasar y raspar: jabones, shampoo, detergentes, crema lava-vajilla. 3 Certificado: 15143. 1 Certificado: 102210. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2.

Proceso 627-1P-2015 El 28 de mayo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 1774-2012/CSD-INDECOPI declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro como marca el signo LAVISUAVE (mixto). El 3 de julio de 2012, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 1774-2012/CSD-INDECOPI, el mismo que fue resuelto mediante Resolución 2822-2013/TPI-INDECOPI de 21 de agosto de 2013, en sentido de confirmar la decisión inicial.

El 01 de octubre de 2013, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso Demanda Contencioso Administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 2822-2013/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2013. El 11 de marzo de 2014, el INDECOPI presentó contestación a la demanda. El 19 de marzo de 2015, mediante Sentencia signada como Resolución Número Siete, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda.

El 8 de abril de 2015, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso Recurso de Apelación en contra de la Sentencia, signada como Resolución Número Siete. El 20 de octubre de 2015, mediante auto recaído en la Resolución Numero Dos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) el signo solicitado por el señor ROJAS se limita a informar que se trata de un desinfectante, especificamente una crema lava-vajilla acompañado de la frase más resaltante del signo LAVISUAVE, el cual describe la propiedad de ser un producto que lava suavemente, y como es de conocimiento de los consumidores de estos productos de limpieza, éstos están destinados a desinfectar, limpiar”.

“( ) sí bien el signo cuenta con denominaciones como CREMA LAVA- VAJILLA, éstos no le otorgan distintividad al signo en conjunto, tal como ha 3 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4,4, Proceso 627-1P-2015 hecho el análisis la Sala, ya que además no suponen la parte más relevante del signo y son solo denominaciones que guardan estrecha relación con los productos que pretende distinguir el signo; asimismo, los elementos figurativos del signo carecen de relevancia.” *( ) No cabe duda que el registro de dicha denominación (LAVISUAVE), afectaría el interés general del mercado al otorgar en exclusiva el uso de denominaciones que sólo cumplen con el fin de describir las funciones y características con las que cumple el producto: “lava-vajilla” y “lavísuave”, que alude a que el producto lava suavemente.” “( ) la Sala ha incurrido en un error al otorgar un registro el cual va en contra de las normas marcarias que prohiben el registro de signos descriptivos, toda vez que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486; y que además generaría daños concurrenciales ilícitos a los demás agentes del mercado.” Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) el signo solicitado LAVISUAVE es distintivo, toda vez que el significado conjunto de la denominación LAVISUAVE no es descriptiva, dado que no informa directamente respecto a una característica, pudiendo ser en todo caso evocativa, y adicionalmente cuenta con elementos gráficos y cromáticos que repercutan en la distintividad del signo.” “( ) los términos evocativos si pueden acceder a registro, pero al tratarse de signos que sugieren características de los productos o servicios a distinguir, los signos evocativos son signos débiles que deben tolerar la existencia de otros signos que sugieran las mismas características, por lo que su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dichos términos en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorgue una suficiente eficacia distintiva y siempre que la impresión en conjunto del nuevo signo sea distinta.” “( ) la denominación LAVISUAVE nos sugiere caracteristicas de los productos que pretende distinguir, suscitando algunas ideas, como que el producto para la limpieza es suave o que sirve para lavar vajilla delicada.

“( ) el signo que se pretendía registrar no es LAVISUAVE de forma aislada, sino la denominación LAVISUAVE y la especial combinación de sus elementos denominativos, gráficos ( ) y cromáticos ( ) signo que apreciado en conjunto presenta capacidad distintiva”. 5.1. 5.2. 1.1. Proceso 627-1P-2015 Sentencia de Primera instancia. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda al considerar, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia nos indica que para establecer si nos encontramos ante un signo descriptivo, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo es el producto?, y estaremos ante uno descriptivo si la respuesta es dada espontáneamente por el signo en cuestión. Ahora bien, en el caso, concreto tenemos que, si nos formulamos esa pregunta, no podemos obtener como respuesta: “LAVISUAVE”, ya que dicho término no existe en vuestro vocabulario; entonces, tenemos que no informa directamente a los consumidores las características O propiedades de los productos que identifica.” “( ) contrariamente a lo alegado por la actora, el signo solicitado no es descriptivo y por tanto, no incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. mantiene los argumentos expuestos en la demanda Contencioso Administrativa. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal e)S de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los signos descriptivos. Signos evocativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los signos descriptivos INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo mixto LAVISUAVE, aduciendo que es un Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o Servicios. 5 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 627-IP-2015 término descriptivo de los productos que pretende identificar en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que resulta pertinente abordar el tema planteado, al que hace referencia el Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo oO indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas en la conformación de signos. Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

El Tribunal advierte que los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, la denominación agua fría para identificar bebidas no alcohólicas es descriptiva, pero pueden no serlo para identificar servicios de restaurantes o comida.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, ralces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, éstas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios, lo cual quiere decir que su marca es débil, por cuanto 1.6. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 627-1P-2015 tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.

Sobre la base de lo antes expuesto se deberá determinar si la expresión LAVISUAVE es descriptiva para la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Signos evocativos En el proceso interno se discute si el signo solicitado LAVISUAVE (mixto), tiene la característica de ser evocativo, en este sentido se analizarán las particularidades de este tipo de signo. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo”.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, portanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.8 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.? En ese sentido, se deberá establecer si la denominación LAVISUAVE es evocativa para posteriormente determinar, su aceptación a registro considerándolo en su conjunto.

“El lítular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se denva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesanamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Altres, Argentina, 2010, Pág. 215. Proceso 327-4P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12, ibídem. tbidem, Proceso 627-1P-2015 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 07971-2013-0-1801-JR-CA-26 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Elm Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena