Año XXXIV – Número 3038 Lima, 8 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 627-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 079712013-0-1801-JR-CA-26.

Referencia: Signo: LAVISUAVE (mixto). PROCESO 678-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00159. Referencia: Patente de invención titulada “ARTÍCULO ABSORBENTE QUE INCLUYE UNA CAPA NÚCLEO ABSORBENTE CON UNA ZONA LIBRE DE MATERIAL Y UNA CAPA DE TRANSFERENCIA QUE SE DISPONE DEBAJO DE LA CAPA NÚCLEO ABSORBENTE” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/06/2017 2 de 20 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de abril de 2017 Proceso: 627-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Urna, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 07971-2013-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signo: LAVISUAVE (mixto).

Magistrada Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS: El Oficio 7971-2013-0/51ªSECA-CSJLI-PJ, de 20 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico en el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07971-2013-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto de 13 de octubre de201 6, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 1 Proceso 627-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandados: 08/06/2017 3 de 20 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA INDECOPI, PROPIEDAD INTELECTUALREPÚBLICA DEL PERÚ. LUIS ROJAS QUISPE 2. Hechos Relevantes 2.1. El 24 de abril de 2008, Luis Rojas Quispe, solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) el registro como marca del signo LAVISUAVE1 (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial "El Peruano", se presentaron oposiciones: 2.2.1. El 10 de julio de 2008, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., manifestando que su empresa participa directamente en el mercado de productos de limpieza. 2.2.2. El 11 de agosto de 2008, CONOPCO, INC., sobre la base de su marca registrada SUAVE (denominativa)3 para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.3.

El 13 de agosto de 2008, JABONERÍA WILSON S.A., sobre la base de su marca registrada LAVA (mixta)4 para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. ' Expediente Administrativo: 352136·2008/0SD. ' Clase 3: preparaciones para limpiar, desengrasar y raspar: jabones. shampoo, detergentes, crema lava-va¡illa.

J Certifrcado: 15143. • Certífrcado: 102210. 2 Proceso 627-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 4 de 20 2.3. El 28 de mayo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 1774--2012/CSD-INDECOPI declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro como marca el signo LAVISUAVE (mixto). 2.4. El 3 de julio de 2012, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 1774-2012/CSD-INDECOPI, el mismo que fue resuelto mediante Resolución 2822-2013/TPI-INDECOPI de 21 de agosto de 2013, en sentido de confirmar la decisión inicial. 2.5.

El 01 de octubre de 2013, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso Demanda Contencioso Administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 2822-2013ffPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2013. 2.6. El 11 de marzo de 2014, el INDECOPI presentó contestación a la demanda. 2.7. El 19 de marzo de 2015, mediante Sentencia signada como Resolución Número Siete, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda. 2.8.

El 8 de abril de 2015, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso Recurso de Apelación en contra de la Sentencia, signada como Resolución Número Siete. 2.9. El 20 de octubre de 2015, mediante auto recaído en la Resolución Numero Dos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( ) el signo solicitado par el señor ROJAS se limita a informar que se trata de un desinfectante, específicamente una crema lava-vajilla acompañado de la frase más resaltante del signo LA V/SUAVE, el cual describe la propiedad de ser un producto que lava suavemente, y como es de conocimiento de los consumidores de estos productos de limpieza, éstos están destinados a desinfectar, limpiar". 3.2.

"(...) si bien el signo cuenta con denominaciones como CREMA LAVA­ VAJILLA, éstos no le otorgan distintividad al signo en conjunto, tal como ha 3 Proceso 627-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 5 de 20 hecho el análisis la Sala, ya que además no suponen la parte más relevante del signo y son solo denominaciones que guardan estrecha relación con /os productos que pretende distinguir el signo; asimismo, los elementos figurativos del signo carecen de relevancia. " 3.3.

"(...) No cabe duda que el registro de dicha denominación (LA VISUAVE), afectaría el interés general del mercado al otorgar en exclusiva el uso de denominaciones que sólo cumplen con el fin de describir las funciones y características con las que cumple el producto: "lava-vajilla" y "Javisuave': que alude a que el producto Java suavemente." 3.4.

"(...) la Sala ha incurrido en un error al otorgar un registro el cual va en contra de las normas marcarías que prohíben el registro de signos descriptivos, toda vez que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486; y que además generaría daños concurrencia/es ilícitos a /os demás agentes del mercado." 4.

Argumentos de Administrativa la contestación a la Demanda Contencioso El INDECOPI, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "(...) el signo solicitado LA V/SUAVE es distintivo, toda vez que el significado conjunto de la denominación LA VISUA VE no es descriptiva, dado que no informa directamente respecto a una característica, pudiendo ser en todo caso evocativa, y adicionalmente cuenta con elementos gráficos y cromáticos que repercutan en la distintividad del signo." 4.2.

"(...) los términos evocativos si pueden acceder a registro, pero al tratarse de signos que sugieren características de los productos o servicios a distinguir, los signos evocativos son signos débiles que deben tolerar la existencia de otros signos que sugieran Jas mismas características, por lo que su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dichos términos en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorgue una suficiente eficacia distintiva y siempre que la impresión en conjunto del nuevo signo sea distinta." 4.3.

"( ) la denominación LAVJSUAVE nos sugiere características de los productos que pretende distinguir, suscitando algunas ideas, como que el producto para la limpieza es suave o que sirve para lavar vajilla delicada. 4.4. "(...) el signo que se pretendía registrar no es LA V/SUAVE de forma aislada, sino la denominación LA V/SUAVE y la especial combinación de sus elementos denominativos, gráficos ( ) y cromáticos ( ) signo que apreciado en conjunto presenta capacidad distintiva'� 4 Proceso 627-IP-2015 GACETA OFICIAL 5. 08/06/2017 6 de 20 Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda al considerar, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1.

"( ) el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia nos indica que para establecer si nos encontramos ante un signo descriptivo, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo es el producto?, y estaremos ante uno descriptivo si la respuesta es dada espontáneamente por el signo en cuestión. Ahora bien, en el caso, concreto tenemos que, si nos formulamos esa pregunta, no podemos obtener como respuesta: "LA VISUA VE': ya que dicho término no existe en vuestro vocabulario; entonces, tenemos que no informa directamente a los consumidores las caracterlsticas o propiedades de los productos que identifica." 5.2.

"( ) contrariamente a lo alegado por la actora, el signo solicitado no es descriptivo y por tanto, no incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486. 6. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. mantiene los argumentos expuestos en la demanda Contencioso Administrativa.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado Interpretación Prejudicial del Articulo 135 Literal e)5 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Los signos descriptivos. Signos evocativos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Los signos descriptivos

1.1. INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó opos1c1on en contra de la solicitud de registro del signo mixto LAVI SUAVE, aduciendo que es un Articulo 135.- No podrán regislrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indieación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterls/icas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. 5 I Proceso 627-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 7 de 20 término descriptivo de los productos que pretende identificar en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo que resulta pertinente abordar el tema planteado, al que hace referencia el Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Artículo 135. - No podrán registrarse como marcas /os signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de /os productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios': 1.2.

En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas en la conformación de signos. Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 1.3.

El Tribunal advierte que los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo asi en otra; por ejemplo, la denominación agua fría para identificar bebidas no alcohólicas es descriptiva, pero pueden no serlo para identificar servicios de restaurantes o comida. 1.4.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 1.5. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, éstas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios, lo cual quiere decir que su marca es débil, por cuanto 6 b Proceso 627-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 8 de 20 tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca6• 1.6.

Sobre la base de lo antes expuesto se deberá determinar si la expresión LAVISUAVE es descriptiva para la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Signos evocativos 2.1. En el proceso interno se discute si el signo solicitado LAVISUAVE (mixto), tiene la característica de ser evocativo, en este sentido se analizarán las particularidades de este tipo de signo. 2.2.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo7 • 2.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.8 2.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.9 2.5.

En ese sentido, se deberá establecer si la denominación LAVISUAVE es evocativa para posteriormente determinar, su aceptación a registro considerándolo en su conjunto. "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido que se denva, necesariamente, de tas particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcarlo.

Esto necesanamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles� OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS: Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. ' lbidem. ibidem. 7 Proceso 627-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 9 de 20 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 07971-2013-0-1801-JR-CA-26 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia�Ali:�uinteros MAGISTRADA is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ��A t Cecilia Luisa Ayllón �os PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 8 GACETA OFICIAL 08/06/2017 10 de 20 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de abril de 2017 Proceso: 678-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00159 Patente de invención titulada º ARTÍCULO ABSORBENTE QUE INCLUYE UNA CAPA NÚCLEO ABSORBENTE CON UNA ZONA LIBRE DE MATERIAL Y UNA CAPA DE TRANSFERENCIA QUE SE DISPONE DEBAJO DE LA CAPA NÚCLEO ABSORBENTE" Referencia: Magistrado Ponente: Dr. Hemán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4120, de 10 de diciembre del 2015, recibido vía correo electrónico el mismo dia, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los articulas 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 201400159.

El Auto de 16 de junio de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: JOHNSON & JOHNSON IND. E. COM. LTOA. 1 Proceso 678-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 08/06/2017 11 de 20 LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) Hechos Relevantes 2.1. El 26 de agosto de 2010, la sociedad JOHNSON & JOHNNSON IND. E. COM.

LTOA. (en adelante, JOHNSON & JOHNSON) presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), la solicitud de patente1 de invención denominada "ARTICULO ABSORBENTE QUE INCLUYE UNA CAPA NÚCLEO ABSORBENTE CON UNA ZONA LIBRE DE MATERIAL Y UNA CAPA DE TRANSFERENCIA QUE SE DISPONE DEBAJO DE LA CAPA NÚCLEO ABSORBENTE". 2.2.

El 29 de abril de 2013, la SIC mediante Resolución 23359 otorgó la patente de invención para las reivindicaciones 1 a 9 y denegó las reivindicaciones 10 a 16 de la solicitud correspondiente a "ARTICULO ABSORBENTE QUE INCLUYE UNA CAPA NÚCLEO ABSORBENTE CON UNA ZONA LIBRE DE MATERIAL Y UNA, CAPA DE TRANSFERENCIA QUE SE DISPONE DEBAJO DE LA CAPA NÚCLEO ABSORBENTE" sobre la base de que las reivindicaciones 10 a 16 no cumplían con el requisito de novedad establecido en el Articulo 16 de la Decisión 486 a la luz de la anterioridad 012 • 2.3.

El 17 de junio de 2013, la sociedad JOHNSON & JOHNSON interpuso Recurso de Reposición contra la Resolución 23359, el mismo que fue resuelto mediante Resolución Nº 55528 de 18 de septiembre de 2013, en el sentido de confirmar la decisión inicial. 2.4. El 30 de julio de 2014, la sociedad JOHNSON & JOHNSON presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 23359 y 55528, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. 2.5.

El 29 de octubre de 2014, la SIC contestó a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por JOHNSON & JOHNSON. 2.6. Mediante auto del 11 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Expediente Administrativo 10-105.319. D1: EP 2055279 "Absorbent article including an absorbent /ayer having a plura/ity of spaced beam elements • de 6 de junio de 2009. Proceso 678-IP-2015 GACETA OFICIAL 3. 08/06/2017 12 de 20 Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho JOHNSON & JOHNSON, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"El Articulo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina resulta transgredido en los actos acusados, toda vez que la invención solicitada si tiene novedad, razón por la cual, dichas reivindicaciones no pueden ser consideradas como no novedosas, ni mucho menos obvias para una persona del oficio versada en Ingeniería Química". 3.2.

El Artículo 16 de la referida Decisión, establece el método a seguir para determinar si una patente posee novedad "(...) Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida': La Oficina de Patentes debe de verificar que la invención no se encuentre en el estado de la técnica. 3 3.3.

"( ) para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención definida en las reivindicaciones 10 a 16". Las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio fueron expedidas en contravención de la ley, ya que no se hizo un análisis técnico válido con respecto a la materia revelada en las reivindicaciones antes dichas tomando como referente una anterioridad D1". 3.4.

"(...) la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sin de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas caracterlsticas al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio': 4. Argumentos contenidos en la Acción de Nulldad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

"(...) se advierte, el artículo 14 establece los requisitos esenciales que debe reunir toda invención, los cuales son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Tales requisitos permiten determinar las condiciones esencia/es que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solieilucl de la invención o de la prioridad reivindicada. 3 Proceso 678-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 13 de 20 otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable': 4.2.

"( ) las reivindicaciones 10 a 16 de la solicitud en debate fue anticipada por la publicación EP 2055279 o 01, publicado el 6 de junio de 2009. Es decir, el articulo absorbente definido en las reivindicaciones 10 a 16 se encontraba en el estado del arte previo al momento de su presentación". 4.3. "( ) la Oficina no interpretó de manera errónea lo ya antes establecido por la Decisión 486, en Jo que corresponde a novedad; antes bien, para efectos del examen de patentabilidad aplicó /os parámetros jurisprudencia/es establecidos para la evaluación, gracias a los cuales estableció que la invención de la reivindicación independiente 1O y siguientes fue anticipada por el antecedente 1O" 4.4.

"( ) en el documento D1 fueron encontrados e identificados /os elementos técnicos característicos básicos del articulo absorbente reclamado por e accionante en la reivindicación independiente 10 del pliego de reivindicatorio modificado, por lo que queda puesto en evidencia que las reivindicaciones 10 a 16 no cumplen con el requisito de novedad requerido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, por ello, no hubo para dicha materia protección vla patente de invención. En consecuencia, resulta infundado el cargo de violación a las disposiciones del Régimen Andino de Propiedad Industrial y sus normas complementarias': B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 144, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpreta únicamente el Artículo 14 por ser aplicable al caso concreto. 2. No procede la interpretación del Artículo 45 de la norma citada, al no estar en discusión los efectos de la notificación del examen de patentabilidad.

De igual forma no procede la interpretación del Artículo 18, pues no está en controversia la patentabilidad de la solicitud por falta de nivel inventivo. 3. De oficio se interpretará el Artículo 165 de la Decisión 486, por ser parte de la controversia el criterio de novedad en relación con el estado de la técnica. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

Requisitos de patentabilidad. Análisis del requisito de novedad. Reivindicaciones y el examen de patentabilidad. independientes y dependientes. Reivindicaciones Articulo 14.- Los Patses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologfa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 4 Proceso 678-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad 14 de 20 1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.

La SIC sostuvo que la solicitud denegada no cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Articulo 14 de la Decisión 486, que establece: ''Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". 1.2.

Es importante que consideremos la definición de invención que está referida a aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial6 • 1.4.

Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. La novedad de la Invención.- Es el atributo que toda invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnologia reivindicada en el estado de la técnica; es decu. que esta tecno/ogia no haya sido accesible al publico por una descripcíón oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualqufer otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento juridico comunitario andino, la novedad que se predíca de los inventos debe ser absoluta o uníversal, esto es, en relación con el estado de la técniea a nivel mundial. Nivel Inventivo.- Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendída o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al e/tamlnador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que e/tistfan al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del ofieio nonnalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas. se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir. que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signif,que un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

Aplicación Industrial.- Signif,ca que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra sujuslífieacíón en et hecho de que ta concesíón de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la e/tploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabílidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 5 Proceso 678-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 08/06/2017 15 de 20 Análisis del requisito de novedad 2.1.

Dentro de los criterios vertidos para denegar la protección de la patente se estableció que las reivindicaciones 1 O a 16 de la solicitud en debate fue anticipada por la publicación EP 2055279 o D1, de 6 de junio de 2009, por lo tanto, se analiza a profundidad el requisito de novedad. 2.2. El Articulo 16 de la Decisión 486 enuncia que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En el ordenamiento juridico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. 2.3. Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento7. 2.4.

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido8: "Guillermo Cabane/las indica que las caracterlsticas del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetívidad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.

(...) una vez que una tecnologla pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. (...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad.

(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su Proceso 157·/P-2014. Proceso 07-IP-2004. 6 Proceso 678-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 16 de 20 patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente". 9 2.5. En este marco, el Tribunal ha establecido las siguientes reglas, como determinantes de la existencia o no de novedad en un invento: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.10 2.6.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: "Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva.

En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que na es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa caracterlstica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione. CASANELLAS, Gufllermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN� Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. 'º Proceso 12./P-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 428, de 16 de abril de 1999. 7 Proceso 678-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 17 de 20 Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.

Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia. El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado.

La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. As/ un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función, pero no son lo mismo.

Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toa/la" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango.

Asi, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habria novedad"11• 2.7. Finalmente, se deberá realizar un examen pormenorizado de los elementos o componentes tecnológicos que se encuentran en el estado de la técnica ya que, en ocasiones a un elemento se le puede asignar nombres distintos pero sus características son las mismas, en consecuencia, se afecta la novedad.

Este sería el caso de "dentífrico" o "pasta dental" que en general no podrían presentar caracteristicas técnicas distintas. Manual para el &amen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Ofrcina Europea hllp.llwww. comunidadandinil. omlpublíclpatentes.pdf. de Patentes.

Año 2004. Disponible en 8 Proceso 678-IP-2015 GACETA OFICIAL 3. 08/06/2017 18 de 20 Reivindicaciones y el examen de patentabilidad. Reivindicaciones independientes y dependientes 3.1. Como en el proceso interno se discute si la Superintendencia de Industria y Comercio evaluó adecuadamente las reivindicaciones y, en especial, la reivindicación independiente y sus dependientes, 3.2.

Las reivindicaciones son las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Son fundamentales para el análisis de registrabilidad y para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción {Articulo 30 de la Decisión 486)12, que finalmente sirve como parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos {artículos 26 literal d) y 28 literal d). Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. 3.3. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. 3.4. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos.

Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad. 3.5. Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. 3.6.

Ahora bien, para analizar las reivindicaciones de manera sistemática y en conjunto se debe tener en cuenta su naturaleza. Se pueden dividir en dos grupos, a saber: Articulo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser Independientes o dependlentes.

Una reivindicación será Independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin reíerencla a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. 9 Proceso 678-IP-2015 GACETA OFICIAL 08/06/2017 19 de 20 3.6.1.

Reivindicaciones independientes: son aquellas que definen la materia objeto de protección sin necesidad de recurrir a otra reivindicación, es decir, se presentan como autosuficientes. Es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoria o en distintas categorías. 3.6.2. Reivindicaciones dependientes: son aquellas que definen el objeto de la protección haciendo referencia a una o más reivindicaciones anteriores, es decir, que por si mismas no tendrían significado.

Pueden referirse a una o más reivindicaciones independientes, a una o más reivindicaciones dependientes o a reivindicaciones dependientes e independientes al mismo tiempo, siempre que la dependencia sea clara y no existan contradicciones. 3. 7. Una vez determinada la naturaleza de las reivindicaciones, se deberá establecer si cumplen con el requisito de la unidad de la invención, es decir si forman parte de un mismo conjunto o concepto inventivo, de conformidad con las previsiones del Artículo 25 de la Decisión 48613. 3.8.

Una solicitud de patente, por lo tanto, puede reivindicar una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo. Para que esto se dé el concepto inventivo debe ser técnico, es decir, que cumpla por si mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y que sea común a todas las reivindicaciones 14. 3.9.

En el caso particular se deberá utilizar la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones de forma sistemática y en conjunto, con el objetivo de determinar si existe unidad de invención de conformidad con lo planteado en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2014-00159, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.,,,. ó # b Articulo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sf, de manera que conformen un único concepto inventivo.

Sobre esto se puede ver el Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en fas Oficinas de Propiedad lnduslrial de los Pafses de la C-Omunkiad Andina. Péglna 60. 10 Proceso 678-IP-2015 GACETA OFICIAL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 08/06/2017 20 de 20 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ali t /k Cecilia Luisa Ayll�ros PRESIDENTA Notiffquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 11