2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso: 371-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 06719-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados: MAS METRO (mixto) / MASS (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 6719-2013-0/5*SECA-CSJLI-PJ del 4 de agosto de 2015, recibido en este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal b), 190 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 06719-2013-0-1801-JR-CA-285; y, El Auto del 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SPSA Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 371-1P-2015 PROPIEDAD INTELECTUAL -— INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ Litisconsorte: CENCOSUD PERU S.A. Hechos Relevantes: El 12 de enero de 2011, la sociedad CENCOSUD PERU S.A. (en adelante CENCONSUD), solicitó el registro como marca del signo mixto MAS METRO, para amparar los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza? (Certificado 00063061.
Expediente administrativo 443251 2011). Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” estando dentro del término legal, las sociedades MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATE y SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. (en adelante, SUPERMERCADOS PERUANOS), presentaron oposiciones. La primera argumentó ser titular de las marcas denominativas MAESTRO, registradas bajo los Certificados 30503 y 8955, para amparar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
La segunda argumentó que es titular desde el 2006 del nombre comercial no inscrito MASS, mediante el cual se distinguen actividades relacionadas con los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de minimarkets o tiendas en general”. ass El 21 de noviembre de 2011, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 3030-2011/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundadas las oposiciones formuladas por MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATE y SUPERMERCADOS PERUANOS, y otorgó el registro solicitado.
El 21 de diciembre de 2011, SUPERMERCADOS PERUANOS interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios, negocios inmobiliarios, servicios de tarjeta de crédito. 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. Proceso 371-1P-2015 El 10 de mayo de 2013, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución No 1553-2013/TPi-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
El 21 de agosto de 2013, SUPERMERCADOS PERUANOS presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. El 15 de diciembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Seis declaró infundada la demanda.
El 14 de enero de 2015, SUPERMERCADOS PERUANOS presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. Con auto del 22 de julio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por SUPERMERCADOS PERUANOS: Argumentó que los servicios amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva. Es una práctica usual que los servicios de supermercados, tiendas o mini market, estén vinculados con las ventas retail (Clase 35), y asi cuenten con sus propias tarjetas de crédito (Clase 36).
Indicó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual. Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI: Indicó que los servicios que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva. Expresó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético y gráfico.
El signo solicitado contiene elementos gráficos y cromáticos que le otorgan distintividad. Argumentos de la contestación presentados por CENCOSUD: Fue declarada en rebeldía por el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.? Dato tomado del informe de la Corte consultante 6.1. 7.41.
Proceso 371AP-2015 Sentencia de primera instancia: El 15 de diciembre de 2014 el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Seis, declaró infundada la demanda, argumentando que: “( )por tanto se determina que el registro del signo MAS METRO no genera confusión en el público consumidor respecto al nombre comercial MASS, puesto que distinguen servicios y actividades económicas distintas y no vinculadas, además de presentar diferencias fonéticas y gráficas, ( ) por lo que el argumento de la demandante referido a la posible confusión entre los signos antes referidos, debe ser rechazado ( ) Que en cuanto a la pretensión planteada como subordinada, para que se declare la ineficacia de la resolución ( ) por haberse interpretado incorrectamente la legislación aplicable, la misma no resulta amparable, puesto que, tal y como ha sido desarrollado en los considerandos que preceden, la administración ha interpretado correctamente la normativa aplicable ( ) Conforme a lo expuesto se verifica que la demanda ( ) ha procedido de conformidad con las normas detalladas en los considerandos anteriores, por lo que estando a las pruebas actuadas en el presente proceso, se concluye que la emplazada ha emitido dentro de un debido procedimiento las resoluciones ( ) por lo que de conformidad con lo prescrito con las normas indicadas ( ) FALLO: Declarando INFUNDADA la demanda”.
Argumentos del recurso de apelación presentado por SUPERMERCADOS PERUANOS: Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal b), 190 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, referentes a la regulación del nombre comercial, los cuales se interpretarán por ser procedentes.
De oficio, se interpretarán los Artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? por formar parte de la regulación de la misma materia en mención. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.-) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un fótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) Artículo 190 o. “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. 4 Proceso 371-IP-2015 Además, la Corte consultante realizó las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo debe interpretarse el articulo 136 literal b) de la Decisión 486? En lo referido a: 1.1 ¿Cómo analizar el riesgo de confusión entre dos signos mixtos (marca vs nombre comercial) cuando el aspecto denominativo del nombre comercial se encuentra totalmente transcrito y/o inserto dentro de la marca solicitada, teniendo en cuenta que dicha marca tiene un aspecto denominativo compuesto? 1.2 ¿Cómo analizar la vinculación y/o conexión competitiva entre dos signos cuando los titulares de los signos en conflicto se dedican a la misma actividad (supermercados Clase 36) y cuando ambos ofrecen- entre otros- servicios de Clase 35 (tarjetas de crédito), siendo que en el caso concreto la marca solicitada por uno de estos titulares es para ofrecer servicios de la Clase 36, la que entraría en conflicto con el nombre comercial del opositor, la cual identifica servicios de Clase 35? 1.3 ¿Cómo analizar el ámbito de influencia económica de un nombre comercial dentro de la valoración del riesgo de vinculación y/o conexión competitiva en los casos en los que el titular de dicho signo se dedica a actividades de prestación de servicios de reagrupamiento de productos de uso masivo (supermercados)? 2.
¿Cómo debe interpretarse el Artículo 190 de la Decisión 4867, en lo referido a: 2.1 ¿Qué criterios debe emplearse para analizar la trascendencia geográfica de un nombre comercial? Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social U otra designación inscrita en un registro de personas O sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.
Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
(.-) Artículo 195 Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas”.
N= DO ay 1.2. Proceso 371-1P-2015 3. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 190 de la Decisión 4867, en lo referido a: 3.1 ¿Cómo analizar el riesgo de confusión cuando pese a que los signos en conflicto pertenecen a diferentes clases de la nomenclatura oficial y distinguen diferentes servicios, tienen como destinatario al mismo público consumidor? 3.2 ¿Cómo analizar el Riesgo de Confusión Relativo a la posibilidad de asociación por origen empresarial en el caso que el uso de un servicio de tarjetas de crédito de la Clase 36 (de la marca solicitada) se haga en un local que ofrece servicios de la Clase 35 (supermercados) cuyo nombre comercial pertenece al opositor al registro? Por el contrario ¿cómo se analizaria este riesgo en el caso que los servicios de Clase 36 de la marca solicitada (tarjeta de crédito) no pueda ser empleada en el local del opositor al registro?” TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros.
La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. La conexión competitiva (Clases 35 y 36). Preguntas formuladas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros.
Como en el asunto sub examine la Corte consultante solicitó específicamente la interpretación de los Artículos 136 inciso b), 190 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se abordará el tema planteado con fundamento en lo establecido en estas normas y reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
El Tribunal desarrollará el tema propuesto dividiendo el análisis en dos partes: 1) momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Y 2) ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los Países Miembros.* Se reitera la posición asumida por el Tribunal en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 6 de febrero de 2013, expedida en el proceso 156-1P-2012; 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013; 28 de agosto de 2013, expedida en el proceso 142-1P-2013; de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-1P-2014; de 20 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 192-1P-2014; 15 de julio de 2015, expedida en el proceso 324-1P-2014; y 27 de octubre de 2015, expedida en el proceso 35-1P-2015.
Proceso 371-1P-2015 1.3. El Artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. 1.4. El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto.
Se desprenden las siguientes características: 1.4.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinados. 1.4.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.4.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 1.4.4.
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 1.5. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 1.6.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros: 1.6.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso. Esto quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. 5 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. s> Proceso 371-1P-2015 La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.6.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.
Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente y continuo.S La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: a) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. b) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Como ya se advirtió, el uso de un nombre comercial debe ser constante, es decir, continuo o permanente desde su primer uso. Si el nombre comercial deja de usarse, su titular pierde el derecho en 6 Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 10% 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. 8 Proceso 371-1P-2015 exclusiva, a no ser que demuestre una causal de justificación de conformidad con la normativa nacional interna.
Por lo tanto, el derecho sobre el nombre comercial no puede ser protegido desde su primer uso, si su presencia en el mercado ocurrió de manera intermitente y sin justificación. De existir vacios en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo comenzaría a contarse desde el primer uso continuo; esto quiere decir que los usos anteriores e intermitentes no son protegidos.
Es muy importante aclarar que el uso del nombre comercial, de conformidad con lo manifestado, no se puede probar haciendo referencia a un periodo de tiempo cualquiera, ya que el uso debe ser continuo desde el primer día de actividad hasta el día en que se solicita su protección.” Ahora bien, la intermitencia en el uso debe ser valorada de conformidad con la naturaleza de los productos o servicios relacionados con la actividad que ampara el nombre comercial, de conformidad con lo siguiente: - Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente.
Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaria adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades?.
Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. - Bienes o servicios de uso masivo y estacional.
Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente. Se Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial 245-1P-2015 de 26 de agosto de 2016.
Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: “En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el periodo de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes.
Con mayor razón cuando el Artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-1P-2014). *“s 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 371-1P-2015 deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y constante del nombre comercial.
Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un nombre comercial relacionado con árboles y adormos de navidad quedaría plenamente demostrado si se usó ampliamente en dicho espacio del año, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. - Bienes o servicios suntuarios y de alto valor económico.
Son aquellos que adquiere la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían el uso de un nombre comercial relacionado con su venta.
O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo. En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá determinar si al momento en que el signo mixto MAS METRO fue solicitado para registro, el nombre comercial mixto MASS era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante, para determinar si es objeto de protección de acuerdo con lo establecido por el Ordenamiento Juridico Comunitario Andino. Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Paises Miembros De conformidad con la jurisprudencia mayoritaria de este Tribunal sobre este tópico”, el nombre comercial es un instrumento de la mayor relevancia en el mercado, como quiera que se erige en el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.).
El nombre comercial goza de protección jurídica en todo el territorio de cada País Miembro de la Comunidad Andina, no sólo porque así se sigue del principio de aplicación general del Ordenamiento Jurídico Comunitario que trasciende a su aplicación uniforme en todos los Países Miembros, sino porque ello es apenas concordante con la importancia del nombre comercial en el mercado.
Sobre este asunto el Tribunal ha generado una linea jurisprudencial bien definida: Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-1P-2008; Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-1P-2010; Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-1P-2014;
Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 192-1P-2014; Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324-1P-2014, entre otras. 10 24 Proceso 371-1P-2015 1.10.En efecto, como regla ontológica sobre la aplicación del Ordenamiento 1.11. Jurídico Comunitario, igual como ocurre con la aplicación territorial de la ley, este rige de manera general en todo el territorio nacional de cada uno de los Países Miembros, y ante la hipótesis de una aplicación restrictiva sólo a una parte del territorio, debe existir norma expresa comunitaria que así lo determinara.
Por lo tanto, el Régimen Jurídico sobre Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de 2000 que se encuentra vigente, fue adoptado por el legislador comunitario con alcance general y para regir de manera uniforme en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina, ya se trate de marcas, patentes, diseños industriales o nombre comercial, como así está estructurado este sistema normativo consagrado en la comentada Decisión, y es deber de cada Estado parte garantizar su aplicación en cada uno de los mismos. 1.12.
Además, el nombre comercial no es un ente abstracto sino un signo distintivo real, mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino generando la normal interacción entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.).
Es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado, de donde es apenas congruente su protección jurídica por el Ordenamiento Jurídico comunitario, pues es consustancial a los dos principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección del consumidor. 1.13.
Como ya quedó visto de las normas analizadas, el nombre comercial nace del uso real, sustancial y constante del signo en el mercado, representando un recurso empresarial de gran importancia en la dinámica del mercado de bienes y servicios, ya que conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial, y de ahí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva, a diferencia de las marcas. 1.14.Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas.
La figura de la cancelación por no uso si bien depura el registro de marcas, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Esto quiere decir que el campo registral de marcas en un primer momento está deslindado del uso práctico de las mismas en el mercado, mientras que los nombres comerciales se protegen a partir de su uso real. 1.15.En este orden de ideas, la protección jurídica del nombre comercial, registrado o sin registrar, no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional, porque no existe ninguna disposición restrictiva en este sentido en la normativa comunitaria y, por lo mismo, tampoco puede circunscribirse su protección a las llamadas zonas de influencia, pues como 11 Proceso 371-1P-2015 ya se precisó, las normas que lo regulan sólo exigen para el efecto, el uso real del nombre comercial en el mercado y, por lo tanto, probada la materialidad de este presupuesto, cuyo derecho se adquiere a partir de su primer uso como lo puntualiza el Artículo 191 de la Decisión 486, debe protegerse en todo el territorio del Pais Miembro de la Comunidad Andina como asi lo ha reiterado este Tribunal en múltiples pronunciamientos. 1.16.
Luego, limitar el nombre comercial a una fracción del territorio bajo el predicamento “del sector de su difusión”, no sólo haria nugatorio el sistema de protección jurídica que el Ordenamiento Jurídico Comunitario le confiere al nombre comercial, sino que de paso atentaría contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicha dinámica no se presenta de manera estática, pues los empresarios por regla general proyectan expandir su actividad comercial, no quedarse estancados en una zona o localidad determinada. 1.17.
Es más, las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas ingresan al mercado bajo el esquema del mercado real. Es decir, primero se posicionan en el comercio y luego buscan la protección jurídica de sus bienes intelectuales, de donde la realidad fáctica del nombre comercial resulta importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina, de manera que impedir la expansión de estas empresas o industrias restringiéndoles su protección jurídica a un segmento territorial, constituiría una barrera para el desarrollo comercial de la Región. 1.18.
Como corolario, se reitera una vez más que el nombre comercial, inscrito o no inscrito, debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. 2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto MAS METRO es confundible con el nombre comercial mixto MASS, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*”, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las 10 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de S mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. 12 y £ 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Proceso 371-IP-2015 circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; ( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico?! o semejante*? a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, 1 12 Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 13 2.7. 2.8. Proceso 371-1P-2015 consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.
Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 13 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P- 2009. 14 2.9.
Proceso 371-1P-2015 2.8.4. Alefectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc.** b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.*$ En resumen, para determinar el riesgo de confusión o de asociación deberá analizarse la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, tomando en cuenta que la semejanza puede darse en el campo fonético, ortográfico, figurativo o conceptual, y que el cotejo marcario se debe realizar conforme las reglas anunciadas anteriormente.
Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 15 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 371-1P-2015 Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos MAS METRO y MASS, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.
Establecida la existencia de un nombre comercial objeto de protección jurídica, para el efecto se procede normalmente a las reglas de cotejo entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas?$ para el cotejo entre los mismos: 3.4.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.4.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”. vw Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014.
Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 16 £ 3.4.3. Proceso 371-1P-2015 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) b) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.'* Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición??.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i.. Por lo general el lexerna es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 18 RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.
En enterráis. RAE: 1. 2. 3. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, -ero. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 17 Proceso 371-1P-2015 lit. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.5.
En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?0: 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que 20 Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P- 2015. 18 Proceso 371-1P-2015 ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 3.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.6.
De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el 4.1. 4.2. cotejo entre los signos mixtos MAS METRO y MASS, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme han sido desarrollados en esta providencia. La conexión competitiva (Clases 35 y 36) Como el signo MAS METRO (mixto) se solicitó para amparar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y el nombre comercial MASS (mixto) identifica actividades económicas vinculadas con la prestación de servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.
Se deberá analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema”, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003;
Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-1P- 2014, 19 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 371-1P-2015 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.22 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.2 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. 23 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473A1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 20 b) d) Proceso 371-1P-2015 A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. 21 4.6. 4.7. Proceso 371-AP-2015 Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
Ahora bien, el riesgo de confusión relacionado con productos o servicios de diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, se podría demostrar si se cumplen las siguientes condiciones: 4.7.1. Identidad o semejanza de los signos en conflicto. Para esto se deben aplicar las reglas establecidas en la presente providencia. 4.7.2.
Conexión competitiva de los productos o servicios amparados por los signos. Para esto se deben aplicar los criterios establecidos en el presente acápite. 4.7.3. Que no exista alguna circunstancia que impida la generación del riesgo de confusión. Hay muchos factores que se deben analizar al estudiar el error en el público consumidor, entre los que se destacan la notoriedad de los dos signos en conflicto, la coexistencia de hecho, la existencia de una familia de marcas cuyo distintivo principal sea una marca notoria, entre otros, que podría incidir en la determinación de si efectivamente hay riesgo de confusión en el consumidor.
Estos factores surgen de cada caso particular y deben ser prolijamente analizados por la Corte consultante. 5. Preguntas realizadas por la Corte consultante 5.1. Sobre la protección territorial del nombre comercial la Corte consultante realizó las siguientes preguntas: ¿Cómo debe interpretarse el articulo 136 literal b) de la Decisión 486? En lo referido a: ¿Cómo analizar el ámbito de influencia económica de un nombre comercial dentro de la valoración del riesgo de vinculación ylo conexión competitiva en los casos en los que el titular de dicho signo se dedica a actividades de prestación de servicios de reagrupamiento de productos de uso masivo (supermercados)? ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 190 de la Decisión 486?, en lo referido a: ¿Qué criterios debe emplearse para analizar la trascendencia geográfica de un nombre comercial? 22 Proceso 371-AP-2015 Las preguntas realizadas resultan intrascendentes de conformidad con el discernimiento vertido a lo largo de esta providencia, pues como se reitera el nombre comercial se protege en todo el territorio nacional y para ello en nada influye si fue usado sólo en un área geográfica del territorio nacional.
Por consiguiente, los nombres comerciales, tanto inscritos como sin registrar, deben ser protegidos jurídicamente en todo el territorio nacional si se prueba su uso real, sustancial y constante. 5.2.La Corte consultante realizó la siguiente pregunta en relación con estas reglas para la comparación de signos mixtos: ¿Cómo debe interpretarse el Articulo 136 literal b) de la Decisión 486? En lo referido a: ¿Cómo analizar el riesgo de confusión entre dos signos mixtos (marca vs nombre comercial) cuando el aspecto denominativo del nombre comercial se encuentra totalmente transcrito y/o inserto dentro de la marca solicitada, teniendo en cuenta que dicha marca tiene un aspecto denominativo compuesto? La respuesta a esta pregunta se encuentra claramente respondida en el punto 3 de la presente providencia. 5.3.La Corte consultante realizó las siguientes tres preguntas relacionadas con la figura de la conexión competitiva: “¿Cómo debe interpretarse el Articulo 136 literal b) de la Decisión 486? En lo referido a: (..-) ¿Cómo analizar la vinculación y/o conexión competitiva entre dos signos cuando los titulares de los signos en conflicto se dedican a la misma actividad (supermercados Clase 36) y cuando ambos ofrecen- entre otros- servicios de Clase 35 (tarjetas de crédito), siendo que en el caso concreto la marca solicitada por uno de estos titulares es para ofrecer servicios de la Clase 36, la que entraría en conflicto con el nombre comercial del opositor, la cual identifica servicios de Clase 35? ( ) ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 190 de la Decisión 486?, en lo referido a: ¿Cómo analizar el riesgo de confusión cuando pese a que los signos en conflicto pertenecen a diferentes clases de la nomenclatura oficial y distinguen diferentes servicios, tienen como destinatario al mismo público consumidor? 23 Proceso 371-1P-2015 ¿Cómo analizar el Riesgo de Confusión Relativo a la posibilidad de asociación por origen empresarial en el caso que el uso de un servicio de tarjetas de crédito de la Clase 36 (de la marca solicitada) se haga en un local que ofrece servicios de la Clase 35 (supermercados) cuyo nombre comercial pertenece al opositor al registro? Por el contrario ¿cómo se analizaría este riesgo en el caso que los servicios de Clase 36 de la marca solicitada (tarjeta de crédito) no pueda ser empleada en el local del opositor al registro?” Teniendo en cuenta que dos de las preguntas realizadas se refieren a la solución del caso concreto, y como quiera que las competencias del Tribunal no se dirigen a resolver los asuntos particulares, se le solicita a la Corte consultante que acuda a los parámetros vertidos en el punto 4 de la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 06719-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de esta adopción ?*. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA A MAGISTRADO 24 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N* 06-J-TJCA-2017 24 Proceso 371A1P-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luléa Ayltóh Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 371-1P-2015 25