PROCESO: 467-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 467-1IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2071 Referencia: Signos involucrados FLORESCONDOR (denominativa) / PINTURAS CONDOR Y CONDOR (denominativos) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2654-TDCA-NPC, de 5 de agosto de 2015, recibido fisicamente el 17 de septiembre de 2015, mediante el cual, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito, de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 82 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, de la revisión al proceso interno se puede constatar que existe un error en el Oficio referido ya que mediante Auto de 30 de agosto de 2010 se solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto son estos últimos los que se tomarán en cuenta a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2071 y no los constantes en el oficio; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: PINTURAS CONDOR S.A. Proceso 467-1P-2015 Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Tercero Interesado: FLORES CONDOR DE COLOMBIA LTDA. 2. 2.1. 2.2. Hechos Relevantes El 29 de abril de 1996, FLORES CONDOR DE COLOMBIA LTDA (en adelante, CONDOR DE COLOMBIA LTDA), solicitó*, ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador (en adelante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial), el registro como marca del signo FLORESCONDOR (denominativo) para identificar productos de la Clase 31? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza) La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N* 374, y, dentro del término legal PINTURAS CONDOR S.A., formuló observación alegando que es propietaria en Ecuador, Colombia y Perú de las marcas CONDOR (denominativa) y PINTURAS CONDOR (denominativa), notoriamente conocidas y comercializadas en los países de la Comunidad Andina, como son las siguientes: MARCA cL PAIS TÍTULO VENCE CONDORLAC 02 | COLOMBIA | 165385- | 07/29/2004 (ETIQUETA) 94 PINTURAS CONDOR 02 | COLOMBIA | 165666- | 07/29/2004 94 CONDOR TAN | 02 | COLOMBIA | 210163- | 22/07/2008 (ETIQUETA) 98 CONDOR (LOGOTIPO) 01 | ECUADOR | 4814-98 | 09/30/2008 CONDOR L.V.A. 02 | ECUADOR | 3177-91 | 12/16/2006 CONDOR ESMALTE | 02 | ECUADOR | 3638-84 | 09/27/2004 MARTILLADO CONDOR MARKA 02 [ECUADOR | 3637-84 _ | 09/27/2004 CONDORDILUYENTE 02 | ECUADOR | 3648-84 _ | 09/27/2004 CONDORLAC 02 | ECUADOR | 3645-84 | 09/27/2004 CONDOREMOVEDOR 02 | ECUADOR | 3647-84 | 09/27/2004 CONDOR CLASE (Y|02 | ECUADOR | 3640-84 | 09/27/2004 DISEÑO) DESOXICONDOR 02 [ECUADOR | 3646-84 | 09/27/2004 PUBLICONDOR 02 [ECUADOR | 3644-84 _ | 09/27/2004 2 Expediente Administrativo 68145-96 Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas, legumbres frescas, semillas, plantas y lores naturales; alimentos para animales, malta. 2.3. 2.4. 2.5.

El 26 de julio de 1999, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó la Demanda Contencioso Administrativa. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 467-IP-2015 Mediante escrito, el representante de CONDOR DE COLOMBIA LTDA contestó a la Demanda presentada por PINTURAS CONDOR S.A. El 30 de agosto de 2010, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa presentada por PINTURAS CONDOR S.A. “( ) las marcas son semejantes en el campo visual, gráfico, fonético y conceptual”. “( ) FLORES CONDOR DE COLOMBÍA LTDA ha utilizado la denominación CONDOR, que es una parte distintiva de las marcas de mi mandante y la que justamente les otorga originalidad y novedad.

Tanto en la marca registrada PINTURAS CONDOR como el signo solicitado FLORESCONDOR las denominaciones “PINTURAS” y “FLORES” son genéricas de los productos que protegen y no confieren distintivilidad a los signos”. “( ) la notoriedad y prestigio de la que gozan las marcas CONDOR y PINTURAS CONDOR de mi representada, ( ) producirán inequivocamente asociación entre las marcas, confusión en el público consumidor, engaño respecto de su origen empresarial, dilución de su fuerza distintiva y valor comercial, además del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca”.

“( ) Siendo la marca de mi mandante notoriamente conocida no se le puede aplicar el principio o regla de la especialidad. La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas, lo que implica un grado de aceptación por parte del público consumidor como consecuencia del éxito logrado por el producto debido a su calidad y publicidad”.

“( ) el signo propuesto consta de dos elementos: uno genérico FLORES y otro idéntico utilizado por mi representada en sus marcas registradas. El elemento genérico no es distintivo, ni se lo puede monopolizar, por cuanto es descriptivo de los productos que protege y el segundo elemento CONDOR se halla previamente registrado por mi mandante y goza de notoriedad”.

“( ) La Resolución concluye en base a consideraciones que, como demostró, son antojadizas y equivocadas, al igual que el fundamento legal expresado hace alusión únicamente a lo establecido en los literales a) de los Arts. 82 y 83 de la Decisión; no se encuentra que se haya considerado para resolver la observación ( ) referente a las causales de Verificado los documentos que fueren remitidos a este Tribunal, no se puede verificar la fecha de contestación a la Acción Contenciosa Administrativa. 4 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3.

Proceso 467-1P-2015 irregistrabilidad establecidas en los literales d) y e) del Ant. 83 de la Decisión 344 que se refiere a la notoriedad de la marca oponente y al tratamiento especial que requiere este tipo de marca”. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentados por el IEPI El Presidente de Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en su contestación a la demanda, expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”.

“( ) Me ratifico en la Resolución N* 0967393, materia de impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. Argumentos de la contestación por parte del Tercero Interesado Condor de Colombia Ltda. “( ) La marca solicitada no se encuentra inmersa en las prohibiciones contempladas en las normas legales vigente en materia de Propiedad Industrial”.

“( ) no basta con que el signo marcario sea semejante o igual; se necesita además que los productos sean similares o de la naturaleza que su uso pueda inducir a confusión”. *( ) La marca fundamento de la observación no protege los mismos productos ni productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error”. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81 y 83 de la Decisión 3441 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No procede la interpretación del Artículo 81 de Decisión 344, debido a que la materia controvertida no gira en torno a lo que puede constituir un signo Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; t.) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; ( )” 5 1.1. Proceso 467-IP-2015 para ser registrado como marca, sino a la posibilidad de que éste resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. Procede únicamente la interpretación del Artículo 83 de la Decisión 344, pero limitado a los Literales a) y d) debido a que dichas normas versan sobre los argumentos planteados por las partes en el procedimiento.

De oficio se interpretará el literal d) del Artículo 825 por estar relacionado con la controversia en lo referente a los signos genéricos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos. Elementos genéricos en la conformación de marcas.

La marca débil Comparación entre marcas denominativas compuestas. La marca notoriamente conocida. Su protección. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para reallzar el cotejo de signos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos “FLORESCONDOR” (denominativo) y “CONDOR” y "PINTURAS CONDOR” (denominativos) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, ta cantidad, el destino, el valor, el lugar de ongen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de fos productos o servicios de que se trale;

( )”. 6 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 467-1P-2015 La norma citada consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver especificamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a una marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.

Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de error en el consumidor se presume. Al tratarse de una similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. [En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si puede generar error en el público consumidor, O 1.8. 1.9. Proceso 467-1P-2015 teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se debe verificar que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor puede ser inducido a error al adquirir un producto o servicio. Proceso 467-IP-2015 1.10. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se realizó conforme a las reglas 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar error en el público consumidor.

Elementos genéricos en la conformación de marcas. La marca débil Teniendo en cuenta que en el proceso interno, PINTURAS CONDOR S.A. señaló que la partícula FLORES sería genérica respecto de los productos de la Clase 31 Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar el presente tema. El Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone lo siguiente: Artículo 82.

No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

Como se desprende de la referida disposición, no son registrables los signos conformados exclusivamente por locuciones genéricas. Sin embargo, los signos que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. En el antes aludido literal se prohibe el registro de palabras genéricas, pero no se impide que éstas conformen un signo compuesto.

Las denominaciones genéricas determinan el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

En consecuencia, al efectuar el examen de registrabilidad, no deben tomarse en cuenta las partículas genéricas. Esta es una excepción al principio de que el cotejo de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos comparados, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en la combinación con el elemento o elementos diferentes que integren el signo y en su condición de signo de fantasía, en virtud de la apreciación en conjunto del signo. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 467-1P-2015 Cabe destacar que la determinación de la dimensión genérica de un signo debe ser determinada según la perspectiva de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando la naturaleza y características de este, así como el nomenclátor de que haga parte. Lo anterior, en virtud de que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”, Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos genéricos, por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

El que un término que sea genérico, para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es genérico para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase 2.10.

En el presente caso, corresponde determinar si la denominación FLORES 3.1. 3.2. comporta propiamente un elemento genérico en relación con los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera verificar su carácter distintivo; y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras genéricas.

Comparación entre marcas denominativas compuestas En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas compuestas, teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por denominación: “FLORESCONDOR” y “CONDOR” y “PINTURAS CONDOR”. Como la controversia radica en la confusión entre signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, por un lado, y por un BERTONE, Luis Eduardo, y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo !l, Madrid, 1984, pp. 78-79. 10 3.3. 3.4. 3.5.

Proceso 467-IP-2015 elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.” Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, son aquellos que están integrados por dos o más palabras, números, etc.

De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 7 s Proceso 378-1P-2015.

Proceso 13-1P-2001. Proceso 88-1P-2015. 11 3.6. 3.7. Proceso 467-IP-2015 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras?, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:1! a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos "FLORESCONDOR" (denominativo) y “CONDOR” y “PINTURAS CONDOR” (denominativos). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

De modo referencial, ver Proceso 12-1P-2014, p.10. Proceso 178-1P-2015, 12 E e Proceso 467-1P-2015 diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. La marca notoriamente conocida.

Su protección. Como en el proceso interno se presume que las marcas CONDOR y PINTURAS CONDOR (denominativas) son notoriamente conocidas, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan una reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio sub regional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La marca notoria es aquella que se caracteriza por tener un estatus reconocido, es decir no es un signo común, bien sea por su publicidad, promoción, difusión, antiguedad, prestigio o cualquier otro medio; al igual que sea conocida por un grupo determinado de consumidores sin importar lo cuantitativo siempre que haya alcanzado un valor alto, distintivo y único en el mercado.

Este signo puede romper los principios de especialidad y territorialidad dependiendo del grado de notoriedad. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 13 4.5. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. Proceso 467-1P-2015 Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente 4.4.1.1.

Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.2.Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.3.Los círculos empresariales que actúan en giros relativos ai tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros o en el comercio sub regional, o internacional sujeto a reciprocidad. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.

En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.

En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros o en el comercio sub regional, o internacional sujeto a reciprocidad.

En relación con el Principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral, ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 14 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Proceso 467-1P-2015 4.5.4. En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios. La finalidad de los criterios expuestos es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Paises.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso, quién además podrá disponer, para este efecto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca??2.

Por lo expuesto, a efectos de que las marcas registradas PINTURAS CONDOR y CONDOR (denominativas) merezcan protección contra los riesgos que se han detallado precedentemente, previamente deberá haberse determinado que se trata de marcas notoriamente conocidas al momento de la solicitud del signo FLORESCONDOR (denominativo), conforme a las pruebas que se lleguen a presentar y que sean permitidas por la normativa interna.

De ser este el caso, se deberá hacer un análisis minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo presuntamente notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-2071, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 12 Proceso 66-1P-2015, 15 Proceso 467-IP-2015 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, 3 (, ¡Y nú Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros Luís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Herriár/Romero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac ¡AGISTRAD: = MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / / UY my Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16