TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de octubre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expedientes de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 225-1P-2021 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 09-090469 / 09-090473 11001032400020150012700 Presunta irregistrabilidad del signo de color ROSADO (PANTONE 183 C) por carecer de distintividad intrínseca, no cumplir con los requisitos para ser considerada como una marca de color, y por haber sido solicitado a registro para perpetrar un acto de competencia desleal Literal e) del Artículo 134, Literales b) y h) del Artículo 135, y Artículos 137 y 145 de la Decisión 486 1.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca Registro de un color delimitado por una forma La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia 4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal 5. La publicación de la solicitud de registro de marca.

Su importancia. El efecto de la no publicación o una publicación defectuosa co Gustavo García Brito iS VISTOS: Proceso 225-1P-2021 Qr El Oficio N* 1762 de fecha 14 de septiembre de 2021, recibido, Vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sála de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia ES solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal” o el TJCA) la Interpretación Prejudicial de los Literales b) y h) del Artículo 135, y de los Artículos 137 y 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020150012700.

El Auto de fecha 30 de septiembre de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: The Coca-Cola Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero Interesado: Gaseosas Posada Tobón S.A. Postobón S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: 1.

Si el signo de color ROSADO (PANTONE 183 C) solicitado a registro!, carecería de distintividad intrínseca para ser registrado como marca, ya que no sería posible determinar su origen empresarial. Si el signo de color ROSADO (PANTONE 183 C) solicitado a registro por Gaseosas Posada Tobón S.A. Postobón S.A. cumpliría con los requisitos para ser considerado como una marca de color.

Si el signo de color ROSADO (PANTONE 183 C) solicitado a registro, constituye o no, la solicitud de un color delimitado por una forma específica; y, si, además, su registro fomentaría la creación de monopolios y la afectación de la libre competencia. Si Gaseosas Posada Tobón S.A. Postobón S.A., habría solicitado el registro del signo de color ROSADO (PANTONE 183 C) con la intención de perpetrar actos de competencia desleal en contra de The 1 Para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

E E o >3OoN Proceso 225-1P-2021 LA Coca-Cola Company. 5. Sila SIC habría incumplido el procedimiento y trámite, de publicación de la solicitud de registro de un signo establecido en la Decisión 486; y, en consecuencia, se habrían desconocido los derechos. dé-terceros. interesados para intervenir en el procedimiento de oposición ala solicitud de registro del signo de color ROSADO (PANTONE 183 C).

NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales b) y h) del Artículo 135, y de los Artículos 137 y 145 de la Decisión 486?. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486%, a fin de desarrollar el tema correspondiente al registro de un signo de color delimitado por la forma.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Registro de un color delimitado por una forma. La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. La publicación de la solicitud de registro de marca.

Su importancia. El efecto de la no publicación o una publicación defectuosa. Decisión 486 «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (<=) b) carezcan de distintividad; (4) h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; (.)» «Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.» «Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.» Decisión 486 «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: ( ) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (..)» 1,1. 1,2. 1.3. 1.4. 1.5. a Proceso A 1P- 2021 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.c El origen empresarial de una marca, En el proceso interno, se discute si correspondía o no conceder el registro *, como marca del signo de color ROSADO (PANTONE 183 C), toda vez que se ha alegado que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) b) carezcan de distintividad;

( )»> La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada como una prohibición absoluta en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. En dicho artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que algunos tipos de signos resultan difíciles de Ver Interpretación Prejudicial N? 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N* 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2016. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9 1.10. 1.11. Ls La Proceso 225-1P-2021 A / registrar y proteger, es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de identificar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? A El análisis de este tipo de distintividad —intrínseca— se encuentfáAD vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identificar. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 como causal absoluta de irregistrabilidad, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina nacional competente deberá evaluar si el signo posee también aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno, se discute si el signo de color ROSADO (PANTONE 183 C) solicitado a registro podría ser asociado o no a un origen empresarial en particular, para determinar si cumpliría con la función diferenciadora propia de una marca. La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial.

El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.; y, a su vez, esa decisión está también relacionada con el origen empresarial, en la medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor o proveedor, así como con el prestigio o reputación que han adquirido en el mercado.

El origen empresarial juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener claridad acerca de su procedencia y así evitar el riesgo de asociación. Registro de un color delimitado por una forma En virtud de que en el proceso interno se discute la presunta irregistrabilidad del signo de color ROSADO (PANTONE 183C), este Tribunal considera Ver Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015. 22, 2.3. 2.4. 2.0» Proceso 225-1P-202f— 7 pa pertinente desarrollar el presente tema. / LN La norma comunitaria, específicamente el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una fora, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como: marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte., integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

Contrario sensu, el Literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: « la prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.

De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase ( ).

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.»” Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella solo opera cuando el color no se encuentra «delimitado por una forma específica», es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica.

Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto.

Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial.8 Ver el Interpretación Prejudicial 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1809 del 22 de marzo de 2010.

León y León, Gustavo. “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, Tera Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 173. | 2.6. 3,1. 3.2 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 225-1P-2021 == No debe perderse de vista que esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar ell análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaria.

Así, la forma bajo la cual está delimitado el Gotor es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en él, que el color tiene una «posición» determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado.*? La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia En el proceso interno se alegó la posibilidad de que una marca de color que carece de distintividad fomente la creación de monopolios y afecte la libre competencia, por lo que corresponde analizar este tema.

Como se mencionó en la cita consignada en el párrafo 2.3 de la presente Interpretación Prejudicial, « si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado».! En ese sentido, debe evitarse que el titular del registro de una marca de color delimitado por una forma pretenda acaparar o monopolizar el mercado, situación que afectaría no solo a los competidores reales o potenciales sino, principalmente, a los consumidores, quienes se verían privados de una mayor oferta en la provisión de bienes o servicios.!! A efecto de evitar que el registro de una marca de color delimitado por una forma sirva como herramienta para restringir la competencia en el mercado, la oficina nacional de propiedad industrial deberá tener en consideración, como contexto real del mercado y en aplicación del principio de primacía de la realidad, que los colores (registrados o no como marca) no se presentan aislados en el comercio, sino que están acompañados de elementos denominativos y/o figurativos, de las formas y colores de los productos o sus empaques, envases, envolturas, embalajes, etc., o de otros elementos diferenciadores que, de manera integral, son apreciados por los consumidores en el momento de identificar y escoger un producto o servicio. 1? A diferencia de lo que ocurre con las marcas denominativas y figurativas, 31 12 Ver tercera parte del párrafo 4.6 de la Interpretación Prejudicial N* 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 4087 del 13 de octubre de 2020.

Ver Interpretación Prejudicial N* 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1809 del 22 de marzo de 2010. Ver párrafo 4.3 de la Interpretación Prejudicial N* 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 4087 del 13 de octubre de 2020.

Ver párrafo 4.4 de la Interpretación Prejudicial N* 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 4087 del 13 de octubre de 2020. -, 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 225-1P-2021 algunas marcas no tradicionales, como es el caso de las marcas de color y la tridimensional, tienen una mayor potencialidad de generar en su titularta capacidad de restringir la competencia. De allí la necesidad de, -que las oficinas de propiedad industrial sean muy cuidadosas y rigurosas al momento de otorgar el registro a este tipo de marcas. !3 A, En este sentido se deberá determinar si el color que compone el signo de color ROSADO (PANTONE 183C) objeto de análisis, se encuentra debidamente delimitado por una forma y si cumple con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal En el proceso interno la demandante argumentó que el registro de la marca de color ROSADO (PANTONE 183C), habría sido solicitado con la intención de perpetrar y consolidar un acto de competencia desleal en su contra.

En atención a ello, se analizará el presente tema. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: «Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.» Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.

Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.** Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.15. Ver párrafo 6.1 de la Interpretación Prejudicial N* 476-1P-2019 de fecha 10 de setiembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 4336 de la misma fecha.

Ver Interpretación Prejudicial N* 38-IP-98 de fecha 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 419 del 17 de marzo de 1999. Ver Interpretación Prejudicial N? 01-IP-2018 de fecha 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3215 del 23 de febrero de 2018. A 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. emmm A Proceso 225 1P+2021 ¡SN El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia ecóhiómica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventás. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u, otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo Más, y, atractivo de lo que ofrecen sus competidores.

Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. 1? Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares?”.

Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 1? En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.1? La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para 16 17 Ibidem.

Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N* 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2616 del 26 de octubre de 2015. Ibidem. 4.11. 4.12. 4.13. Proceso 225-1P-2021 competir y atraer la clientela es desleal)??. Veamos en detalle, ambos elementos: N Di a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidorven'8la mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque, en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrarios a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

Los actos de competencia desleal previstos en el Artículo 259 de la Decisión 486 El Artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, Cc) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Los actos de confusión En el primer grupo (literal a) están los actos susceptibles de generar confusión en el público consumidor con relación al establecimiento, los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de un competidor. 20 Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, La deslealtad en la competencia desleal.

Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol. 9, núm. 9, enero-diciembre 2013, p. 143. 10 UTN TK Proceso 225-1P-2021, 4.14. Se trata de todas aquellas conductas susceptibles de alterar la perkepción de la realidad por parte de los consumidores y usuarios, de modo que puedan hacerles dudar [incurrir en confusión] acerca de la procedencia empresarial de los bienes o prestaciones ofertados en el mercado, y así, afectar sus decisiones y preferencias a favor de uno [el agente económito, _ que comete el acto de competencia desleal] y en perjuicio de otro u otros. [el competidor o competidores del agente económico que comete el acto de competencia desleal].?1 Así, por ejemplo, si para atraer más clientes, el agente utiliza, para identificar su establecimiento, un signo distintivo idéntico o similar al nombre comercial de un competidor. 4.15.

Como señala el Artículo 20 de la Ley de Competencia Desleal española”, se reputan desleales aquellas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar el comportamiento económico de los consumidores o usuarios. 4.16.

En sentido similar, el Literal a) del Numeral 2 del Artículo 6 de la Directiva europea sobre las prácticas comerciales desleales? establece que ttambién se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor. 4.17.

Según Gustavo León y León, en este primer grupo también podemos comprender a los actos que configuran una «explotación indebida de la reputación ajena», esto es, que tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación 21 22 23 Luis Alberto Marco Arcalá, Artículo 20 — Prácticas engañosas por confusión para los consumidores, en AA.VV, (Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Editorial Aranzadi, SA — Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 584-585.

Ley 3/1991, publicada en el BOE núm. 10 del 11 de enero de 1991, según el texto consolidado al 13 de julio de 2022. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada Diario Oficial de la Unión Europea el 11 de junio de 2005. 11 NARRO REST ARRRANARRRARRREN: NNORORANENA ¡AER RCA LA AE A Proceso 225192021 con un tercero y que, con frecuencia, se materializan mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

NU 0) 4.18.Sobre el particular, el Artículo 12 de la Ley de Competencia Désleal española establece que se considera desleal el aprovechamiento indebido,, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, —- comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, menciona esta disposición, que se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Los actos de denigración 4.19.En el segundo grupo (literal b) están los actos de denigración o descrédito del competidor; es decir, las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 4.20.Para entender mejor los supuestos contemplados en el segundo grupo, resulta pertinente mencionar el Artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal española, la cual considera como desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero [el competidor del agente infractor] que sean aptas para menoscabar su crédito [reputación] en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 4.21.El literal b) del Artículo 259 de la Decisión 486 no contempla todos los supuestos de denigración, sino aquellos que se encuentran relacionados con los derechos de propiedad industrial del competidor o competidores, como marcas, nombres comerciales, patentes de invención, entre otros.

Sería el caso, por ejemplo, de que el agente afirmara que los productos del competidor, identificados con una determinada marca, son nocivos para la salud, pero tal afirmación no es verdadera. Este acto de competencia desleal desacredita la reputación de la marca (y de los productos identificados con ella) del competidor. 4.22. Respecto del segundo grupo, Gustavo León y León menciona a los que se pueden denominar como «actos de descrédito comercial», que a su vez comprenden”: a) Todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. | | 24 Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y; Comentarios, Tomo 2, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2022, p. 372. 25 Ibidem, pp. 374-375. | E 12 E Proceso 225-1P-2021 b) Los «actos de denigración», que son aquellos que tienen como efecto real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar: la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.

Ñ c) Los «actos de comparación y equiparación indebida», que consisten; en el primer caso, en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; y, en el segundo caso, en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión, inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos. Los actos de engaño 4.23.Finalmente, el tercer grupo (literal c), se refiere a los actos de engaño relacionados con los propios productos o prestaciones del infractor.

Como dice la norma andina, se trata de indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre elementos objetivos del producto (o servicio), tales como su naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, del infractor.

Así, por ejemplo, atribuir que el producto goza de una denominación de origen de la que, en rigor, carece; o indicar que sus productos provienen de un lugar geográfico determinado, explicitando o insinuando una indicación de procedencia, pero resulta que los productos son fabricados en otro lugar. 4,24. El Literal g) del Numeral 1 del Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal española considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre aspectos como la naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido. 4.25.El acto de engaño puede derivar de dos tipos de actuaciones positivas, pues habrá deslealtad no solo cuando el acto de competencia «contenga información falsa», sino también cuando ese acto ofrece «información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o puede inducir a error a los destinatarios».

De este modo, en cualquiera de los dos supuestos se alcanza un mismo resultado; esto es, que bien por encerrar afirmaciones falsas y, que por tanto, no se corresponden con la realidad, bien por contener afirmaciones veraces que, sin embargo, por la razón que sea, generan una impresión falsa en quien se dirige, la representación que 13 Proceso 225-IP-2027 se hace por sus destinatarios no se compadece con la realidad de las cosas, incurriendo así en el error.26 ! La tipificación de los actos de competencia desleal 4.26.

El Artículo 259 de la Decisión 486 admite la posibilidad de que existan otf95;,,,, supuestos de competencia desleal vinculados a los derechos de propiedad — industrial, pues al margen de los allí establecidos, claramente se consigna la expresión: «entre otros». Así, con mayor razón pueden existir otros supuestos de actos de competencia desleal que no están vinculados a los derechos de propiedad industrial.

Es así que los países miembros de la Comunidad Andina pueden tener legislación nacional que tipifique supuestos de competencia desleal distintos a los establecidos en los Artículos 259 y 262 de la Decisión 486, tanto vinculados a los derechos de propiedad industrial como no vinculados a dichos derechos.?” De las acciones de competencia desleal? 4.27.El Artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia | desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. 4.28.De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad. 4.29.Los Artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal.

Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. 4.30.En efecto, el Artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. 4.31.

El Artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de 25 José Antonio García-Cruces González, Artículo 5-— Actos de engaño, en AA.VV. (Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Editorial Aranzadi, SA — Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 121-122. | 27 Es el caso, por ejemplo, de la Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal (Colombia), del Decreto Legislativo 1044 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal del 2008 (Perú) o de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del 2011 (Ecuador). 28 Ver Interpretación Prejudicial N* 130-IP-2007 del 17 de octubre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1584 del 11 de febrero de 2008. 14 E E Sos NS Proceso 225-1P-2021-—— competencia desleal.

Diferencia entre actos de competencia desleal e infracción marcafiá 4.32.Algunos hechos tipificados como infracción marcaria eventualmente podrían constituir actos de competencia desleal. Así, por ejemplo;+lo señalado en el Literal d) del Artículo 155 («usar en el comercio un signo”? idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro») podría ser similar a lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 («cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o | comercial de un competidor»).

Sin embargo, es necesario diferenciar la | naturaleza de las infracciones marcarias de la de los actos de competencia | desleal. 4.33.El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general.

La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 4.34. La infracción marcaria se consuma con la actividad, incluso de carácter preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al punto que es posible que el infractor desconozca la existencia del titular de la marca y/o del registro marcario.

La infracción marcaria afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del registro. 4.35. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137 de la Decisión 486, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 5. La publicación de la solicitud de registro de marca.

Su importancia. El efecto de la no publicación o una publicación defectuosa 5.1. En el proceso interno, la demandante alegó que la SIC habría incumplido el procedimiento y el trámite de publicación de la solicitud de registro de un signo establecido en el Artículo 145 de la Decisión 486; y, en consecuencia, se habrían desconocido los derechos de terceros interesados para intervenir en el procedimiento de oposición a la solicitud de registro del signo de color ROSADO (PANTONE 183 C).

En atención a ello, se desarrollará el presente tema. 5.2. El Artículo 145 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: «Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.» 5.3. El Artículo 145 de la Decisión 486 establece que una vez que la solicitud 15 | 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Proceso 225-1P-2021 de registro cumpla con todos los requisitos formales establondós en la normativa comunitaria, la oficina nacional competente deberá publicarla. El Artículo 146 de la misma normativa, siguiendo la secuencia del trámite administrativo de registro, plasma normativamente la importancia de la publicación: permitir que terceros con legítimo interés puedan presentar oposición fundamentada y, en últimas, que puedan defender tanto sus derechos como los de los consumidores, cumpliendo ciertos requisitos.??, Resulta relevante dejar claro que el trámite de la publicación es esencial para que la oficina nacional competente pueda establecer si un signo es registrable como marca.

Es decir, si el signo no incurre en causales absolutas de irregistrabilidad, o si no afecta derechos de terceros amparados mediante las causales relativas de irregistrabilidad.* Una vez cumplidos todos los requisitos para la presentación de una solicitud marcaria, la oficina nacional competente, tiene la obligación de ordenar la publicación de dicha solicitud o del extracto de dicha solicitud en el medio que corresponda (v.g. gacetas, boletines, etc.), con el fin de que cualquier persona, provista de interés legítimo, pueda presentar oposición al registro solicitado, la cual deberá estar debidamente fundamentada.** Debe además aclararse que la publicación no es constitutiva de derechos, sino que es un llamado para que eventuales terceros investidos de legítimo interés hagan valer las reivindicaciones que, a su juicio sean válidas, frente a la solicitud de registro como marca de un signo determinado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición. Con posterioridad, será la respectiva oficina nacional la que se pronuncie sobre el efectivo cumplimiento de los requisitos previos y necesarios de forma para, posteriormente, realizar el correspondiente análisis de registrabilidad.*2 Por lo tanto, la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procedimental, a partir del cual, los terceros interesados pueden presentar oposiciones.

A fin de garantizar una debida fundamentación de las oposiciones presentadas, es esencial que los terceros interesados cuenten con los datos precisos del signo cuyo registro fue solicitado y frente al cual, un tercero pretende oponerse. De esta manera, es evidente la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de este que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.* 29 30 31 32 33 Ver Interpretación Prejudicial N* 17-IP-2013 de fecha 10 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2212 del 21 de junio de 2013.

Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N* 130-IP-2013 de fecha 2 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2276 del 12 de diciembre de 2013. Ver Interpretación Prejudicial N” 31-IP-1995 de fecha 30 de julio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 291 del 3 de septiembre de 1997.

Ver Interpretación Prejudicial N” 130-1P-2013 de fecha 2 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2276 del 12 de diciembre de 2013. 16 AA 5.8. 5.9 Proceso 225-1P-202+=== ===. De lo expuesto se evidencia que la publicación de la solicitud.o la publicación del extracto de la solicitud del registro de marca; debe necesariamente obedecer, coincidir y contener con exactitud todos 'los datos contenidos en la solicitud de registro de la marca solicitada; es decir, debe contener todas las características del signo que se preténd registrar. 9* 4 La oficina nacional competente es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro se publiquen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, lo que incluye los elementos que se reivindican y los elementos explicativos.

Dicha oficina, no puede dejar pasar en la publicación correspondiente, elementos denominativos sin determinar el papel que juegan en el conjunto de la marca.** 5.10.Para que la publicación sea real y efectiva deben existir los siguientes 5.11. elementos:? 5.10.1. La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado a registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada.

Debe, por lo tanto, mostrarle al público de manera fidedigna cómo es el signo solicitado. 5.10.2. La oficina nacional competente debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado a registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto de la marca, diferenciando los elementos que se reivindican de los que no (explicativos, accesorios, etc.) Ahora bien, si no se realiza la publicación o no se hace correctamente, de conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto.

En otras palabras, el acto sería inválido. El Tribunal encuentra que esta es la interpretación que más se ajusta a la finalidad del régimen común de propiedad industrial y, al mismo tiempo, a la defensa de los derechos e intereses de los terceros de buena fe,37 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020150012700, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 34 35 37 Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial N* 162-1P-2012 de fecha 15 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2198 del 20 de mayo de 2013. Ver Interpretación Prejudicial N* 17-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2356 del 1 de julio de 2014. Ibidem. 17 IN Proceso 225-1P-2021 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 19 de octubre de 2022, conforme consta en el Acta 41- J-TJCA-2022.

Luis Felipe Ag Q Secretario Notifíquese a la autoridad consultante ly remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. / 2D 18