TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 214-TP-2021 Magistrada ponente: Sandra Catalina Charris Rebellón El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada el 18 de octubre de 2024, adopta por unanimidad el presente auto. VISTOS: El Oficio 10053-2018-0-S-5"SECA-SCJLI-P] de fecha 3 de septiembre de 2021 recibido vía correo electrónico el 5 de septiembre de 2021, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en “Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 y 154 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno 10053-2018-0-1801-JR-CA-25.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP- 2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022! y 391-1P-2022?, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el T]CA) reconoció que «el criterio jutídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo pártafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

CONSIDERANDO

Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales? que deben ) Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https: 1 [wwv.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACETAV%205146.paf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: dl https:] [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles / Gacetas GACETA%205147.paf á Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del T]CA. ra Proceso 214-IP-2021 resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una O más normas del mencionado ordenamiento; Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 y 154 de la Decisión 486; Que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, el que a juicio de este Tribunal está vinculado con el artículo 136 de la Decisión 486 es el presunto riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro y una marca, lo cual está regulado en el literal a) del referido artículo;

Que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 3.7 de las páginas 3 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-1P-2022 del 13 de marzo de 2023, que constan en las páginas 74 a 91 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: hitps:] [www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles / Gacetas) GACETAY/203146., paf Que el artículo 154 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 1.12. de las páginas 6 a 9 de la sentencia de | interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-1P-2022 del 17 de mayo de 2023, que consta en las páginas 25 a 28 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https: [ www.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas | GACETA %205187.paf Que adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas: 1. «¿Cómo se debe cotejar la solicitud de registro de una marca denominativa conformada por una sola palabra más un prefijo versus una marca mixta que está conformada por la misma palabra sin ningún prefijo? ¿Qué criterios se deben utilizar para la comparación de los signos en virtud de la Decisión 486?» rs Proceso 214-I1P-2021 Para dar respuesta a esta pregunta, relacionada con elementos de uso común utilizados por las marcas enfrentadas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.1. a 3.11. de las páginas 11 a 14 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022, que constan en las páginas 27 a 30 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023; disponible en el siguiente enlace: https: 1 [wow.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles] Gacetas | GACETA%205154.paf Adicionalmente, en relación con la comparación de signos nominativos y mixtos la autoridad consultante deberá consultar los criterios desarrollados en el párrafo 2.10. de la página 12 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-1P-2022 del 13 de marzo de 2023, que consta en la página 83 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https:] [»ww.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles [| Gacetas GACETA/205146.paf 2. «El derecho exclusivo al uso de una marca se adquiere por el registro ante la oficina nacional competente de acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486, entonces ¿Sí se impugna la decisión de la oficina nacional competente en una instancia judicial, se debe considerar que el titular ha perdido su derecho hasta que no se resuelva el proceso judicial?» Los efectos de los actos administrativos objeto de control de legalidad no están regulados en la normativa andina, siendo necesario verificar la normativa interna aplicable. 3. «¿Si la marca compuesta por una denominación coexíste en el registro de la autoridad competente con otras marcas que contienen la misma denominación, se puede decir que dicha denominación carece de distintividad? ¿Cuándo se considera que una marca es débil? ¿Si varias marcas registradas contienen un mismo término se puede decir que dicho término es débil?» Para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 5.1. a 5.12, de las páginas 14 a 16 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 366-1P-2022, que constan en las páginas 15 a 17 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5028 del 31 de agosto de 2022; disponible en el siguiente enlace: httbs:] [www.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GACETA%205028.paf ”" 3 Proceso 214-IP-2021 4. «¿Cuáles la base legal para que la autoridad marcaría desconozca el derecho de uso exclusivo otorgado a favor del titular de la marca registrada en virtud del artículo 154? de la Decisión 486 y para superar la prohibición relativa de registro establecida en el literal a) del artículo 136” de la Decisión 4867» Para dar respuesta a esta pregunta, relacionada con el análisis de registrabilidad de marcas solicitaras frente a registros previos, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.6 de las páginas 3 a 7 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, que constan en las páginas 74.2 78 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace bitps:/ [ww.comunidadandina. oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GACETA%205146.paf Adicionalmente, la autoridad consultante podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.3. de las páginas 6 y 7 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022, que constan en las páginas 25 y 26 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace: htíps:/ [»wv.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles / Gacetas | GACETA%205187.paf De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:

PRIMERO: Consignar la presente interpretación prejudicial para que lo dispuesto en la respuesta a la pregunta 2 sea aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 10053-2018-0-1801-JR-CA-25, la cual deberá adoptarla —rtemitiéndose asimismo a los criterios jutídicos interpretativos que constituyen actos aclarados indicados en la presente providencia— al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

Para lo demás, declarar que carece de objeto emitir la + interpretación prejudicial en los términos solicitados en el 4Sz_ 4 Proceso 214-IP-2021 presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dentro del proceso interno 10053- 2018-0-1801-JR-CA-25, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial, TERCERO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 366-IP-2022, 350-1P-2022, 243- 1P-2022 y 344-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5028 del 31 de agosto de 2022; 5146 del 13 de marzo de 2023; 5187 del 22 de mayo de 2023; y 5154 del 12 de abril de 2023, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente providencia.

CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jutídico comunitario andino.

QUINTO: Disponer el archivo del expediente.

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. De conformidad con lo establecido en el literal k) del artículo 9 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman el presente auto el magistrado presidente y la secretaria general. FEA Íñigo Salvador Crespo Magistrado presidente La suscrita sectetaria general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el literal c) del artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el literal e) del artículo segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de ¿marzo de 2021, certifica que el presente auto ha sido aprobado pot los magistrados Sandra Catalina Charris Rebellón, Hugo R. Gómez Apac, Rogelio a Mayta Mayta e Íñigo Salvador Crespo en la sesión judicial de fecha 18 de S 5 Proceso 214-1P-2021 octubre de 2024, conforme consta en el Acta 28-]-“IJCA-2024.