DICTAMEN No. 07-2005 Incumplimiento de la República de Ecuador de la normativa andina en materia de propiedad industrial (Decisión 486) Partes: Denunciante: SUMESA S.A. Denunciado: República del Ecuador Tercero coadyuvante del denunciado: Compañía de Productos, Alimentos y Servicios CÓRPORA S.A. I. Relación de las Actuaciones Procesales 1.

Mediante carta recibida por la Secretaría General el 7 de julio de 2004, la señorita Margarita Romero Rosales, en su calidad de apoderada de la empresa SUMESA (en adelante SUMESA), presentó una denuncia contra la República del Ecuador, señalando que dicho Gobierno, mediante la actuación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) habría incurrido en incumplimiento de la normativa andina, al haber emitido dicho Comité una resolución por la cual se estarían contraviniendo las normas que conforman el ordenamiento comunitario andino en materia de propiedad industrial.

Este dispone, entre otros, la coexistencia pacífica de dos signos distintivos que, a su entender, son evidentemente confundibles entre sí, circunstancia que vulnera los derechos de titularidad de su empresa. 2. Mediante fax SG-F/0.5/1231/2004, de fecha 11 de agosto de 2004, la Secretaría General dio inicio a la investigación solicitada por SUMESA.

Asimismo, mediante faxes SG-F/0.5/1233/2004 y SG-X/0.5/804/2004, de la misma fecha, la Secretaría comunicó a los Países Miembros de la Comunidad Andina del inicio de la referida investigación. 3. Mediante fax SG-F/0.5/1362/2004, de fecha 1 de setiembre de 2004, remitido el 3 de septiembre de 2004, la Secretaría General solicitó a SUMESA que, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, informara y remitiera la documentación pertinente respecto a si dicha empresa ejerció debidamente su derecho de defensa frente a la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales de fecha 8 de abril de 2003, en las vías administrativas o judiciales correspondientes, de conformidad con la normativa interna de Ecuador. 4.

Mediante carta recibida el 16 de setiembre de 2004, SUMESA informó a la Secretaría General que la Resolución que incumple el ordenamiento fue emitida dentro de un recurso de reposición, en sede administrativa, por lo cual no era pasible de impugnación. Asimismo, informó que como consecuencia de la emisión de la Resolución del IEPI, presentó una acción de amparo constitucional, la cual fue aceptada en primera instancia por el Juez, sin embargo, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto dicha resolución judicial. 5.

Mediante Nota de Observaciones SG-F-0.11/1692/2004, de fecha 19 de octubre de 2004, remitida el 28 de octubre de 2004, la Secretaría General precisó haber identificado, de manera preliminar, el posible incumplimiento en que habría incurrido el Gobierno del Ecuador, al otorgar el registro de una marca similar a otra, distinguiendo ambas los mismos productos, y estando a favor de dos titulares distintos, obligando a ambas a coexistir en el mismo mercado, lo que implicaría un incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia y en especial de los artículos 136 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión. Al respecto, brindó al Gobierno del Ecuador el plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de sus descargos. 6.

La referida Nota de Observaciones SG-F-0.11/1692/2004 fue puesta en conocimiento de los demás Países Miembros mediante comunicación SG- X/0.11/1133/2004 de fecha 29 de octubre de 2004. 7. Con fecha 8 de noviembre de 2004, la Ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador remitió la comunicación s/n, solicitando “ampliación o suspensión de todos los plazos que estuviesen corriendo” debido a que desde el 21 de octubre de 2004 los funcionarios y empleados del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Agricultura y Ganadería “han adoptado un paro laboral que impide la labor normal de esta Secretaría de Estado (…) toda vez que se impide por la fuerza el acceso a nuestras oficinas hasta la presente fecha”. 8.

Con fecha 21 de enero de 2005, Gonzalo Vaca Dueñas, en representación de SUMESA, solicitó ser recibido en audiencia, a fin de exponer en forma oral los fundamentos de su acción. La audiencia fue programada para el día 28 de enero de 2005, oportunidad en la cual el representante de SUMESA señaló que el objeto de incumplimiento de la normativa andina se trata de la concesión por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) del registro de la marca ZUKO a favor de la empresa CÓRPORA de Chile, a pesar de que SUMESA tenía registrada con anterioridad la marca SUKO, sobre la base de que la marca ZUKO era supuestamente notoria en el exterior. 9.

Con fecha 2 de febrero de 2005, el apoderado de SUMESA remitió a la Secretaría General la comunicación s/n, mediante la cual reitera los argumentos esgrimidos en su denuncia inicial. 10. Con fecha 24 de febrero de 2005, mediante fax SG-F/0.11/251/2005, la Secretaría General solicitó a SUMESA la remisión de la siguiente información complementaria relacionada con el presente proceso: a) Copia de la Resolución de fecha 16 de septiembre de 2003, emitida por el Juzgado 1º de lo Penal del Distrito de Pichincha b) Copia de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional del Ecuador, recaída en el caso 644-2003-RA c) La dirección y teléfonos de la empresa Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A. 11.

Con fecha 3 de marzo de 2005, mediante comunicación SG-F/0.11/252/2005, la Secretaría General solicitó al IEPI la remisión de la siguiente información complementaria relacionada con el presente proceso: a) Solicitud de registro de la marca ZUKO a nombre de la empresa Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A. b) Observación (oposición) presentada por SUMESA contra la solicitud de registro de la marca ZUKO previamente indicada c) Estado actual de la marca SUKO, inscrita bajo Resolución 2734 del 28 de diciembre de 1976 d) Estado actual de las diversas solicitudes de registro de la marca SUKO a nombre de SUMESA. 12.

Con fecha 3 de marzo de 2005, el apoderado de SUMESA remitió a la Secretaría General la información solicitada mediante fax SG- F/0.11/251/2005, salvo los datos relativos a la Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A. 13. Con fecha 31 de marzo de 2005 la Secretaría General recibió la comunicación No. VAR-0649-01115-2005, de fecha 30 de marzo de 2005, remitida por la señora María Rosa Fabara Vera, en su calidad de apoderada de la Compañía de Productos, Alimentos y Servicios CÓRPORA S.A. (en adelante CÓRPORA).

En dicha comunicación, la apoderada de CÓRPORA manifestó que habían tomado conocimiento de manera extraoficial del presente procedimiento de incumplimiento. Asimismo, que la marca ZUKO había sido otorgada a CORPORA mediante Resolución dictada en el trámite 01-115 RVM por el Comité del IEPI. Por último, indicaron que “al no haber sido considerada CORPORA como parte en el proceso precitado, se ha causado una violación a su derecho de legítima defensa”, por lo cual solicita se acepte la comparecencia de su representada como parte procesal. 14.

Con fecha 6 de abril de 2005, mediante Oficio No. 05-49 P-IEPI del 31 de marzo de 2005, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante el IEPI), remitió a la Secretaría General el informe contenido en el Memorando Nº 05-080-CPIOV, de fecha 22 de marzo, elaborado por la Presidencia del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.

En su escrito, señaló que la Resolución 01-115-RVM (Reposición) se encuentra debidamente motivada y fundamentada, y que la denuncia de SUMESA tendría como objeto intentar desconocer que por su inercia y desconocimiento no hizo efectivos sus derechos y recursos legales a su disposición, al no haber impugnado las resoluciones administrativas que, a su juicio, le causaron perjuicios.

Asimismo, señalo que la Resolución 01-115-RVM (Reposición) no involucra incumplimiento alguno de la normativa comunitaria andina. Finalmente, precisó que actualmente SUMESA no es titular de derecho de propiedad industrial respecto de la marca SUKO, la misma que ha sido cancelada por falta de uso. En tal sentido, concluyó, el supuesto considerado en la propia Nota de observaciones (la “actual coexistencia” de las marcas SUKO y ZUKO en el mercado ecuatoriano) se trata de una circunstancia que no se ha dado ni se podría dar, pues la marca SUKO ya no se encuentra registrada y nunca fue usada por su titular, por lo que fue cancelada. 15.

Con fecha 11 de abril de 2005, la Secretaría General, mediante fax No. SG-F/0.11/525/2005, aceptó la intervención de CORPORA en el presente procedimiento, confiriéndole un plazo de cinco días hábiles para que remitiera la información que estime pertinente. Asimismo, se le remitió copia de la denuncia presentada por SUMESA contra la República del Ecuador. 16.

Con fecha 22 de abril de 2005, la apoderada de CORPORA remitió a la Secretaría General la comunicación No. VAR-0843-1431-2005, mediante la cual solicita un plazo adicional para remitir la información requerida mediante fax SG-F/0.11/525/2005 debido a que “el Ecuador ha vivido momentos de gran conmoción desde la fecha en que fuéramos notificados con la providencia de la Secretaría General”. 17.

Con fecha 10 de mayo de 2005, mediante comunicación No. VAR-0826-1404- 2005 del 9 de mayo de 2005, la apoderada de CÓRPORA presentó sus argumentos sobre el presente procedimiento. 18. Mediante comunicación No. COR-0006-2330-05 del 30 de junio de 2005, la apoderada de CÓRPORA solicitó audiencia oral para alegar los derechos de su mandante. 19.

El 12 de julio de 2005 la Secretaría General recibió la comunicación No. COR-0008-2469-05, de fecha 15 de abril de 2005, remitida por la apoderada de CÓRPORA, mediante la cual allegó información referida al proceso. 20. El 15 de julio de 2005, mediante Oficio No. 05-188 P-IEPI, el IEPI solicitó audiencia para alegar sus derechos en el presente procedimiento. 21.

El 13 de septiembre de 2005 se realizó en la sede de la Secretaría General una reunión informativa en el marco del presente proceso. En dicha reunión participaron los representantes de la empresa SUMESA, del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador, del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), de la empresa CORPORA S.A. y representantes de la Secretaría General. 22.

El 3 de octubre de 2005, mediante fax No. SG-F/0.11/1565/2005 del 30 de septiembre de 2005, la Secretaría General solicitó a SUMESA la remisión de la documentación pertinente respecto a los estatutos u otros documentos societarios de dicha empresa. 23. El 10 de octubre de 2005, SUMESA remitió a la Secretaría General la información solicitada mediante fax No. SG-F/0.11/1565/2005.

II. Identificación de la conducta o medidas objeto de la investigación El procedimiento adelantado por la Secretaría General debe determinar si la República del Ecuador, a través de la actuación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), al haber emitido la Resolución 01-115- RVM (Reposición) de fecha 8 de abril de 2003, habría contravenido el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como los artículos 136 y 154 de la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial).

III. Argumentos del reclamo y contestación A) Argumentos de la empresa denunciante (SUMESA) 1. En su denuncia, SUMESA precisó que mediante Resolución de fecha 8 de abril de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (en adelante “El Comité del IEPI”) resolvió aceptar la solicitud de reposición presentada por Compañía de Productos, Alimentos y Servicios CÓRPORA S.A. (en adelante CÓRPORA) dejando sin efecto las Resoluciones Nro. 0955972 y 01-115-RVM, desechándose la observación presentada por SUMESA S.A. y disponer del registro de la marca “ZUKO” solicitada por CÓRPORA, para distinguir los productos “bebidas no alcohólicas y polvos para preparar estas bebidas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Al respecto, SUMESA señaló que el Comité del IEPI, de manera errada y contraria al ordenamiento comunitario andino, ordenó el registro de la marca ZUKO a favor de un tercero competidor, obligando a la coexistencia de dicho signo con la marca SUKO previamente registrada a su favor. En su resolución, el Comité del IEPI consideró que: a) CÓRPORA presentó documentos que acreditarían que la marca ZUKO se trataría de una marca notoria a nivel internacional, por lo cual correspondía al Comité analizar los motivos por los que le fuera negado su registro en el Ecuador para distinguir productos de la clase 32. b) La marca ZUKO fue registrada el 4 de junio de 1976 en Chile, a nombre de CÓRPORA.

Al respecto, el Comité precisó que era pertinente considerar que en dicho momento, Chile formaba parte del Acuerdo de Cartagena, siéndole por tanto, aplicable, la normativa comunitaria andina vigente en dicho momento, y, en el caso particular, la Decisión 85 sobre Propiedad Industrial. c) Con fecha 8 de julio de 1976, SUMESA de Ecuador solicitó en dicho país el registro de la marca SUKO para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional. d) Con fecha 30 de octubre de 1976, Chile dejó de formar parte del Acuerdo de Cartagena. e) Con fecha 28 de diciembre de 1976, SUMESA obtuvo el registro de la marca SUKO para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, en el Ecuador. f) A criterio del Comité, a la fecha de presentación de la solicitud en el Ecuador por SUMESA (titular de SUKO), es decir, 8 de julio de 1976, la marca ZUKO, ya se encontraba previamente registrada en Chile, por lo cual “el Ecuador debió considerar este Registro, no obstante las consideraciones constantes tanto en la Decisión 85 como de la ley de Marcas vigente a esa fecha”. g) Durante el año 1994, CÓRPORA de Chile solicitó en el Ecuador el registro de la marca ZUKO, solicitud contra la cual SUMESA, en su calidad de titular de la marca SUKO en Ecuador, presentó observación. La observación presentada por SUMESA fue declarada fundada.

Posteriormente, fue materia de revisión, siendo nuevamente declarada fundada. h) No obstante lo anterior, y a efectos de resolver el trámite de reposición, el Comité consideró que se debía dilucidar si las marcas SUKO y ZUKO, registradas a favor de distintos titulares, se trataban de marcas notorias. Para tal fin analizó los documentos e información aportada por las partes que acreditara que tanto ZUKO como SUKO cumplían con los requisitos para alcanzar dicho grado de protección. Como resultado de dicho análisis concluyó que la marca ZUKO, de CÓRPORA, registrada en Chile, sí goza de notoriedad a nivel internacional, en tanto SUKO de SUMESA, registrada en Ecuador, carece de dicha calidad. i) Finalmente, el Comité determinó que, siendo importante considerar que la marca ZUKO, registrada en Chile en 1976, a favor de CÓRPORA “ya era notoria al momento de presentar [en 1994] la solicitud de registro en el Ecuador, (…) se discute … la posibilidad de registro de una marca notoria internacionalmente, dentro del territorio de Ecuador, teniendo presente la existencia de un registro nacional de una marca similar (sic) sin notoriedad, sumado al hecho que de no ha demostrado que quien la comercializa sea licenciatario o cuenta con una distribución exclusiva; es pues la discusión entre una marca simple frente a una notoria; y, la posibilidad de convivencia pacífica en el mercado ecuatoriano, siendo éste el que defina el destino de las marcas, pues el Ecuador no puede en estos momentos dejar de reconocer los acuerdos y tratados internacionales en materia de propiedad intelectual e industrial,; y en consecuencia negar el registro de una marca notoria bajo el argumento de que las marcas son territoriales y que se debe observar la regla de la especialidad, pues la notoriedad, ya probada, pulveriza (sic) la posibilidad de aplicar tales criterios para negar el registro, aunque dicha marca notoria (“ZUKO”) no haya estado previamente registrada en el Ecuador.” 3.

SUMESA solicitó a la Secretaría General determinar que el Gobierno de Ecuador, mediante la actuación del Comité del IEPI, ha contravenido los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como el artículo 134 de la Decisión 486, pues, a su criterio, “dicha norma establece que UNICAMENTE MEDIANTE EL REGISTRO ANTE EL IEPI SE CONSAGRA LA PROPIEDAD (TITULARIDAD) DE UNA MARCA Y EN PARTICULAR EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO EN EL MERCADO”.

Asimismo, SUMESA indica que se han incumplido los artículos 224, 225, 228 y 235 de la Decisión 486, referidos al tema de notoriedad de signos distintivos. B) Descargos presentados por la República del Ecuador a la Nota de Observaciones Dando respuesta a la Nota de observaciones, el IEPI precisó lo siguiente: 1. Debida motivación y fundamentación de la Resolución 01-115-RVM La Resolución 01-115-RVM (Reposición), emitida el 8 de abril de 2003 resolvió aceptar la solicitud de reposición presentada por Compañía de Productos, Alimentos y Servicios CÓRPORA S.A., dejando sin efecto las Resoluciones 0955972 del 20 de junio de 1996 y 01-115-RVM del 16 de julio de 2002, notificada el 23 de junio de 1996, por existir evidentes errores de hecho y de derecho en los respectivos actos administrativos.

En tal sentido, resuelve desechar la observación presentada por SUMESA contra la solicitud de registro de la marca ZUKO de CÓRPORA, y proceder al registro de esta última para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional. La Resolución 01-115-RVM (Reposición) se fundamenta en el hecho que las Resoluciones impugnadas (0955972 del 20 de junio de 1996 y 01-115-RVM del 16 de julio de 2002) incorporan un análisis sesgado de la calidad de notoriedad de los signos en cuestión. Así, explica, CÓRPORA de Chile obtuvo la inscripción de la marca ZUKO, en Chile, el 4 de junio de 1976, para distinguir productos de la clase 32, siendo Chile en dicho momento parte del Grupo Andino. Sin embargo, en diciembre de 1976 SUMESA obtuvo el registro de la marca SUKO en Ecuador, para distinguir productos de la misma clase.

Así, fue necesario que el registrador en Ecuador tuviera en consideración que, al momento de tramitar la solicitud de registro de SUKO, clase 32 en Ecuador, ya existía la marca ZUKO, clase 32, en Chile, y que esta marca (ZUKO) ya era notoriamente conocida en dicho momento. Por ello, su calidad como notoria y su protección como tal mediante las normas contenidas en los artículos 1 y 3 de la Convención de Washington era aplicable y de obligatoria observancia. Posteriormente, en el año 1994, CÓRPORA pretendió registrar esta marca notoria (ZUKO) en Ecuador, y aportó pruebas de la notoriedad aducida.

Dichas pruebas no fueron debidamente apreciadas ni valoradas en las resoluciones impugnadas. No obstante ello, el Comité apreció que dichas pruebas sí acreditarían la notoriedad de dicha marca ZUKO en mercados distintos al ecuatoriano, y por lo tanto, la marca ZUKO sí goza de dicha protección ampliada en virtud de la aplicación no sólo de la normativa andina revisada al momento de la emisión de la Resolución 01-115-RVM- 2002 (Reposición) sino también de los tratados y convenios de protección de la propiedad intelectual suscritos por el Ecuador que son también de obligatorio cumplimiento.

Por ello, es a la luz de lo establecido en los artículos 1 y 3 de la Convención de Washington, que se reconoció la calidad de notoria de la marca ZUKO a nivel internacional y su necesaria protección mediante el otorgamiento del registro de marca solicitado. De manera simultánea, el Comité verificó que la marca SUKO, registrada desde 1976 a favor de SUMESA en el Ecuador, gozaba de poco reconocimiento en el mercado ecuatoriano, y su uso en dicho mercado fue incipiente.

En tal sentido, para el IEPI, se constató que una marca notoria a nivel internacional y pasible de ser protegida por normas internacionales de obligatorio cumplimiento –ADPIC, artículo 16.2; Convenio de la Unión de París, artículo 6bis; Convención de Washington, artículos 1 y 3– en el Ecuador debía ser registrada. Asimismo, se verificó la existencia de una marca similar ya registrada, pero con uso incipiente en el Ecuador.

Es así que el IEPI consideró que la solución más razonable era la de acceder al registro de la marca notoria internacional y obligar a la coexistencia de ésta con la similar previamente registrada, razonamiento que encuentra adecuado a las normas de aplicación en el Ecuador y que honra las obligaciones a las que dicha República se ha suscrito tanto a nivel comunitario andino como internacional. 2.

Inacción por parte de SUMESA y su renuncia al uso de recursos impugnativos contra la Resolución 01-115-RVM, por lo cual la misma causó estado Señaló que la Nota de Observación formulada por la Secretaría General se basa en aseveraciones carentes de respaldo legal, pues la denunciante (SUMESA) al sentirse afectada por la Resolución 01-115-RVM (Reposición) debió hacer uso de los recursos y ejercer las acciones establecidas para tales fines en la legislación ecuatoriana.

Al respecto, señaló la posible aplicación del artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y el artículo 13, inciso segundo, del Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. Señaló que al haberse agotado la vía administrativa en el trámite de reposición, SUMESA tenía la facultad de impugnar dicho acto en la vía jurisdiccional, ante una de las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito correspondiente.

Sin embargo, se aprecia que SUMESA no ejerció dicho derecho. La omisión por parte de SUMESA de presentar recurso impugnativo contra la Resolución 01-115-RVM (Reposición) permitió que ésta cause estado y se convierta así en un acto administrativo firme y de obligatorio cumplimiento. 3. Respecto de la pretensión de SUMESA de desconocer de manera arbitraria la Resolución 01-115-RVM por no serle favorable y usar las acciones de control constitucional para cuestionar la legalidad y no constitucionalidad de la Decisión del IEPI Señaló que la denunciante, al no haber impugnado en su oportunidad la Resolución objeto de cuestionamiento, interpuso recursos establecidos en la Constitución Política de la República del Ecuador y la Ley de Control Constitucional a fin de lograr que la Resolución 01-115-RVM (Reposición) no surta efectos, en especial respecto del registro de la marca ZUKO.

Si bien la acción de amparo constitucional fue formulada el 28 de julio de 2003, siete meses después (29 de abril de 2004) la propia accionante formuló desistimiento, precisando que lo hacía por convenir a sus intereses. Dicho desistimiento fue aceptado por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha. Cuatro meses después, el representante de SUMESA, Dr. Ramiro José García Falcón, el 23 de agosto de 2004, presentó ante la Comisión de Recepción y Calificación del Tribunal Constitucional del Ecuador una demanda de inconstitucionalidad, la misma que no fue admitida como se señala el 9 de setiembre de 2004, y que es reconsiderada por la existencia de un voto salvado, para ser posteriormente admitida a trámite el 20 de diciembre de 2004.

En su demanda, SUMESA señaló que la Resolución 01-115-RVM (Reposición) se fundamentó en los artículos 1 y 3 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington de 1929), y considera que dichas normas, al no formar parte de la legislación ecuatoriana –pues la referida Convención no fue ratificada por el Congreso de la República– no son aplicables, por lo cual la Resolución deviene en inconstitucional.

Al respecto, el IEPI señaló que al momento de la suscripción por parte de la República del Ecuador de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial en Washington, del 20 de febrero de 1929 se encontraba vigente la Constitución Política de la República del Ecuador del año 1906, la misma que, a diferencia de la de 1929, no incorpora un procedimiento relativo a la obligación de ratificación de convenios, tratados o instrumentos internacionales por parte del Congreso a fin de que dichas obligaciones internacionales sean vinculantes.

En tal sentido, pretender la aplicación retroactiva de las disposiciones de la Constitución de 1929 a materias regladas por la Constitución de 1906 es inadmisible, y por tanto desconocer las obligaciones internacionales a las que se ha sujetado la República del Ecuador de manera voluntaria también lo es. Por tanto, las normas de la Convención de Washington de 1929 sí eran aplicables pues habían sido incorporadas al acervo normativo nacional ecuatoriano de manera válida.

Por ello, el Tribunal Constitucional desechó la demanda de inconstitucionalidad planteada por SUMESA por improcedente, pues consideró que la discusión propuesta por SUMESA era una de legalidad y no de constitucionalidad, y por ello, SUMESA debió recurrir a la justicia ordinaria en vía contencioso administrativa. Así, se evidencia que SUMESA ha pretendido subsanar una posible omisión o desconocer una Resolución que, por no serle favorable pero legal, se niega a acatar. 4.

Estado actual del registro de marca SUKO a favor de SUMESA y conducta de SUMESA en el trámite del proceso de cancelación de la misma. El IEPI precisó que la marca SUKO, de SUMESA de Ecuador, ha sido cancelada, pues la misma fue usada de manera precaria o insuficiente por su titular. Así, mediante Resolución 02-355 AC (Reposición) del 31 de marzo de 2004 se aceptó la solicitud de reposición presentada por CÓRPORA dejando sin efecto la Resolución 02-355 AC del 21 de enero de 2004, y se declaró la cancelación por falta de uso de la marca SUKO, inscrita bajo título 2734-76, del 28 de diciembre de 1976, renovada mediante título 232-96 de 20 de junio de 1996, vigente hasta el 8 de junio de 2006.

A juicio del IEPI, SUMESA ha omitido señalar que pudo haber ejercido contra esta Resolución (02-355 AC) la acción establecida en el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito o de Guayaquil, de modo que dicha omisión no significó que no existiera vía o recurso en el sistema legal doméstico para defender sus derechos.

El IEPI precisó también que debe considerarse que con fecha 18 de mayo de 2004, el representante de SUMESA, señor Gonzalo Vaca Dueñas, presentó acción de nulidad contra la Resolución 02-355 (Reposición), ante la Presidencia del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual, en virtud de lo dispuesto por el artículo 167, numeral 1 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

En su informe, IEPI ha señalado que “se abstuvo de dar trámite a esa petición (…) por no ser el juez natural para el efecto, situación procesal que es lógica por cuanto dentro del sistema jurídico Ecuatoriano la nulidad de un acto administrativo de conformidad con el Art. 151 de la Ley de Propiedad Intelectual deberá ser presentada mediante Recurso Extraordinario de Revisión pues establece: ‘A través del Recurso de Revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, podrá declarar la nulidad del registro de la patente…” (sic) norma legal que deja claramente establecido que solo y únicamente mediante Recurso Extraordinario de Revisión es posible declarar la nulidad de un registro de patente de invención y/o de cualquier otro acto administrativo dictado por uno de los Directores del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (no de Resoluciones del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales),…” En tal sentido, a criterio del IEPI la marca SUKO fue cancelada por falta de uso y dicha decisión no habría sido oportunamente recurrida por la titular de la marca, SUMESA.

Al momento de la formulación de la denuncia, ya SUMESA no era titular de derecho de propiedad industrial respecto de la marca SUKO ni tampoco de expectativa alguna de que dicha titularidad le fuera repuesta. C) Argumentos presentados por la empresa CÓRPORA 1. CÓRPORA obtuvo el registro de la marca ZUKO en Chile el 4 de junio de 1976.

En diciembre del mismo año el señor Jorge Manrique García Torres obtuvo el registro de la marca SUKO en el Ecuador, para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional, a pesar de que ya en ese momento, la marca ZUKO previamente indicada se encontraba registrada en Chile. 2. El 12 de agosto de 1994 CÓRPORA solicitó el registro de la marca ZUKO para distinguir productos de la clase 32, en el Ecuador.

Al respecto, señaló que, al momento de su solicitud, la marca SUKO de titularidad del señor Jorge Manrique García Torres no se encontraba en uso. El 12 de setiembre de 1995, la empresa SUMESA presentó observación contra su solicitud de registro, sin acreditar que contaba con legítimo interés, pues aún no era titular de la marca SUKO base de la observación, ni tampoco licenciataria de la misma, lo que a criterio de CÓRPORA determinó que la observación careciera de fundamento y legitimidad para obrar. 3.

Mediante Resolución 0955972 del 20 de junio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial consideró válida la observación presentada por SUMESA y declaró fundada la misma. 4. Posteriormente, CÓRPORA presentó recurso de revisión contra dicha Resolución, solicitando que se valoraran debidamente las pruebas de notoriedad de la marca ZUKO aportadas durante el procedimiento.

Este recurso de revisión fue desechado mediante Resolución del 17 de julio de 2002, Trámite 01-115 RVM, señalándose en la misma que “ZUKO puede ser una marca notoria a nivel internacional” pero se le niega el registro en el Ecuador por la preexistencia del Registro de la marca SUKO, lo que a criterio de CÓRPORA, significó una aplicación incompleta de la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial. 5.

De manera paralela, el 28 de noviembre de 2001, CÓRPORA solicitó se declarara la cancelación de la marca SUKO por falta de uso. La persona a la que en ese momento se le notificó de la acción de cancelación fue a Jorge Manrique García Torres, quien figuraba como titular de la marca. Dicha cancelación fue declarada fundada el 31 de marzo de 2004, mediante Resolución que causó estado en sede administrativa y ante la cual, señala CÓRPORA, no se ha iniciado ninguna de las acciones jurisdiccionales franqueadas por la Ley de Propiedad Intelectual. 6.

El 12 de agosto de 2002, CÓRPORA presentó un recurso de Reposición contra la resolución del 17 de agosto de 2002 (Trámite 01-115-RVM), el mismo que fue declarado fundado, por los fundamentos ya explicados por el propio IEPI en su escrito del 6 de abril pasado. 7. CÓRPORA sostiene que los procesos administrativos iniciados en su oportunidad por SUMESA han pretendido confundir a la autoridad, alegando un legítimo interés que no le corresponde.

Así, señala que en la observación presentada por SUMESA contra la solicitud de registro de marca ZUKO de CÓRPORA, se justificó dicha circunstancia en el hecho de que Jorge Manrique García Torres era accionista mayoritario de SUMESA, por lo que los intereses de uno eran los del otro. Posteriormente, SUMESA suscribió un Contrato de Licencia de Uso con Jorge Manrique García Torres de fecha 10 de enero de 1996, siendo registrado en fecha posterior a la Resolución, el 27 de mayo de 2003.

En tal sentido, CÓRPORA señala que SUMESA no ha podido justificar derechos afectados ni legítimo interés en el proceso. 8. Finalmente, la empresa CÓRPORA presentó copia de los siguientes documentos: a) Certificado de registro de Inscripción Nº 2734, correspondiente a la marca de producto SUKO otorgado a favor de Jorge Manrique García Torres, para distinguir productos de la clase 32, en el Ecuador; b) Resolución Nº 0955972 del 20 de junio de 1996, expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; c) Resolución de fecha 17 de julio de 2002, emitida por el Comité de Propiedad Intelectual dentro del trámite Nº 01-115-RVM; d) Resolución impugnada de fecha 08 de abril de 2003, emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, dentro del trámite Nº 01-115-RVM (Reposición); e) Escrito presentado por David Pablo Arosemena Arosemena, representante legal de SUMESA, dentro de la acción de amparo constitucional signada bajo Nº 648-2003-MFP, mediante el cual se desiste de la acción de amparo; f) Acta de reconocimiento de firma y rúbrica del escrito de desistimiento presentado dentro de la Acción de amparo constitucional signada bajo Nº 648-2003-MFP, mediante el cual se presentó el desistimiento de la acción de amparo; g) Resolución Nº 008-2004-AA del 10 de marzo de 2005, emitida por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad Nº 008-2004-AA; y, h) Resolución de fecha 31 de marzo de 2004, emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, dentro del trámite Nº 02-355-AC (Reposición), la cual resuelve la cancelación de la marca SUKO.

IV. Consideraciones de la Secretaría General sobre el estado de cumplimiento de la República del Ecuador A) Cuestión previa 1. Teniendo en cuenta los hechos relatados, esta Secretaría General estima conveniente precisar, de manera previa a su pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que no es potestad de este órgano administrativo pronunciarse respecto de la legalidad de los actos administrativos emitidos por las autoridades nacionales competentes, debiendo restringirse su análisis a la confrontación de las disposiciones de la normativa comunitaria andina y las disposiciones o actos de autoridades nacionales competentes en la materia regulada por las primeras, a efectos de verificar que se hallen conformes unas con otras. 2.

Así pues, será necesario determinar si la República del Ecuador, mediante la emisión de la Resolución 01-115-RVM (Reposición) de fecha 8 de abril de 2003, por parte del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, ha incumplido con la normativa comunitaria andina, en particular, al haberse otorgado el registro de una marca de similares características fonéticas y gramaticales a otra previamente registrada y obligar a los titulares de ambas a que éstas coexistan de manera “pacífica” en el mercado ecuatoriano. 3.

En tal caso, la República de Ecuador estaría incurriendo en un incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia y en especial de los artículos 136 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión. B) Legitimidad de la empresa SUMESA para intervenir en el presente procedimiento 1.

Al respecto, es preciso resaltar que la Secretaría General, mediante comunicación SG-F/0.5/1231/2004, de fecha 11 de agosto de 2004, admitió a trámite la solicitud de investigación formulada por SUMESA, en virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 680 de la Decisión 425, referidas a los requisitos formales para la admisión de la denuncia. 2.

Posteriormente, mediante comunicación SG-F/0.5/1362/2004, del 3 de setiembre de 2004, la Secretaría General solicitó a SUMESA que presentara, en el plazo de 10 días calendario, la documentación pertinente respecto a si la empresa ejerció debidamente su derecho de defensa frente a la Resolución 01-115-RVM (Reposición) de fecha 8 de abril de 2003, en las vías administrativas o judiciales correspondientes de conformidad a la normativa interna de Ecuador. 3.

Al respecto, SUMESA manifestó que la resolución 01-115-RVM (Reposición), al ser emitida por un Comité en un recurso de reposición no era impugnable en sede administrativa, y que se había descartado la posibilidad de accionar en un proceso contencioso administrativo pues la acción de incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado del Tribunal Andino, excluye la posibilidad de acudir simultáneamente ante los Tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno…” No obstante ello, SUMESA sí mencionó que había formulado contra la Resolución 01-115- RVM (Reposición) una acción de amparo constitucional (893-JPPP-324-03) la misma que, en primera instancia, había sido aceptada por el Juez.

Sin embargo, señaló, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto esa resolución judicial, y que en esta vía tampoco se podía impugnar dicha resolución. 4. Cabe precisar que de acuerdo con la información que obra en autos, los documentos presentados por SUMESA (copias del trámite 893-JPPP-324-03) se refieren al amparo constitucional presentado ante el Juez Primero de lo Penal de Pichincha, de 15 agosto de 2003, en el cual se solicita la suspensión de efectos de la Resolución 02-355 AC sobre cancelación por falta de uso de la marca SUKO, y no a la Resolución 01-115-RVM.

Al respecto, es conveniente recordar que la marca SUKO fue cancelada mediante Resolución 02-355 AC (Reposición) de marzo de 2003. 5. De otro lado, a la fecha de presentación de la denuncia, el Tribunal Constitucional del Ecuador se había pronunciado mediante Resolución 644- 2003-RA, del 26 de febrero de 2004, no admitiendo la demanda que, en última instancia, había presentado la recurrente con la expectativa de cuestionar la validez de la Resolución 01-115-RVM y de la cancelación posterior de la marca SUKO, pues “la demanda planteada carec[ía] de fundamentación legal, doctrinaria y procesal y que el compareciente no ha tomado en cuenta que la Resolución que se emitiere en la tramitación del recurso de reposición es susceptible de recurso jurisdiccional conforme a lo establecido en el Art. 365 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que solicitó se deseche el amparo solicitado”. 6.

Finalmente, con fecha 18 de mayo de 2004, SUMESA solicitó a la Presidencia del IEPI que declarara la nulidad de la Resolución 02-335 AC (Reposición), solicitud no admitida por dicho órgano. 7. De la información que obra en el expediente se aprecia que la conducta objeto de denuncia (emisión de la Resolución 01 115 RVM en Reposición, de fecha 8 de abril de 2003) se desarrolló mientras la marca SUKO se encontraba inscrita como marca a favor del Ing.

Jorge Manrique García Torres en el Ecuador. 8. Al respecto, SUMESA ha presentado información relativa a su composición societaria, donde consta que el Ing. Jorge Manrique García Torres es Presidente Ejecutivo de dicha empresa. 9. En efecto, mediante copia de la Escritura Pública No. 689-1/2002 de fecha 31 de agosto de 2002, sobre “Fusión por absorción de la Compañía SUMESA S.A.A., la Compañía MOLIGASA, Molinos García S.A., disolución voluntaria de esta última; aumento de capital y reforma de Estatutos de SUMESA S.A.”, realizada ante el Notario Ab.

Germán Castillo Suárez, de la Notaría Décima Octava del Cantón Guayaquil, consta que el Ing. Jorge Manrique García Torres es el Presidente Ejecutivo de SUMESA S.A. 10. Del mismo modo, consta en el expediente la carta de fecha 8 de abril de 2002, remitida por la señora Haydee Miranda Freire de García, Vicepresidenta Ejecutiva de SUMESA S.A., al ing.

Jorge Manrique García Torres, en la cual le informa que “la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ‘SUMESA S.A.’ (…) resolvió reelegirlo (…) como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período de cinco años, y con las atribuciones y deberes constantes en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales”. 11.

Estando a ello, corresponde dilucidar si SUMESA, a pesar de no ser la titular de la marca SUKO, tendría interés legítimo para participar en el presente procedimiento de incumplimiento. 12. En ese sentido, debe señalarse que de conformidad con el artículo 2 de la Decisión 425 y para los efectos de los procedimientos administrativos que se adelantan en la Secretaría General, se consideran interesados “…las personas naturales o jurídicas que acrediten ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo en el asunto de que se trate”.

Ello es concordante con lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que establece la posibilidad de que las personas naturales o jurídicas ejerzan la acción de incumplimiento cuando hayan sido afectadas en sus derechos por la conducta de un País Miembro. 13. A su vez, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia recaída en el Proceso 75-AI-2001, señaló que “(…) la legitimación para ejercer la acción de incumplimiento exige la existencia de una relación de identidad entre el titular del derecho subjetivo y el de la acción, de modo que ésta sólo puede ser ejercida por quien se afirme titular de aquél;

(…) el hecho constitutivo de la inejecución de la prestación debida, por parte del País Miembro obligado, configura una situación de hecho que, al tiempo de infringir el orden normativo, lesiona el derecho subjetivo de su titular y, en consecuencia, lo legitima para formular, en sede judicial, una pretensión dirigida a declarar cierto el incumplimiento demandado, a ordenar el restablecimiento del orden normativo infringido (…)” (subrayado añadido). 14.

Por otro lado, si bien el titular de la marca SUKO en Ecuador es el Ing. Jorge Manrique García Torres, las propias autoridades competentes de la República del Ecuador reconocieron a SUMESA un interés legítimo para oponerse al registro de la marca ZUKO solicitada por CÓRPORA. 15. En efecto, la propia Resolución 01-115-RVM (Reposición) de fecha 8 de abril de 2003, emitida por el Comité del IEPI menciona en su parte introductoria que “se debe dejar sin efecto la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, de 20 de junio de 1996, en la que se aceptó la observación presentada por la Compañía SUMESA S.A. con su marca SUKO, registrada en la República del Ecuador el 28 de diciembre de 1976 (…)”. 16.

Además, conforme consta en autos, el Ing. Jorge Manrique García Torres no sólo es Presidente Ejecutivo de SUMESA, sino es el accionista mayoritario de la misma, lo cual le confiere el interés legítimo a dicha empresa –en los términos del artículo 2 de la Decisión 425-, para intervenir en el presente procedimiento. 17. Siendo ello así, esta Secretaría General considera que SUMESA tiene interés legítimo para intervenir en el presente proceso de incumplimiento.

C) Respecto al incumplimiento denunciado por SUMESA 1. Esta Secretaría General encuentra que, al momento de verificarse la conducta objeto de denuncia (abril de 2003), la marca SUKO aún se encontraba inscrita ante el IEPI para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Conforme a lo analizado en el literal anterior, SUMESA contaba con legítimo interés para interponer los recursos que estimare pertinentes para su adecuada defensa. 3.

La norma comunitaria andina que regula los temas de propiedad industrial es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de aplicación desde el mes de diciembre del año 2000, que reemplaza a las anteriores Decisiones 344, 313, 311 y 85. 4. En ese sentido, la Decisión 486 establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y como tal, es de obligatorio cumplimiento y de aplicación preeminente. 5.

De conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición Transitoria de dicha Decisión, “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” 6.

Así, los procedimientos en trámite al momento de la entrada en vigencia de la Decisión 486 (diciembre de 2000), se debieron regir, en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia, por esta Decisión. 7. Al momento de emitirse la Resolución 01-115-RVM (Reposición), el 8 de abril de 2003, la Decisión 486 se encontraba vigente, siendo ello reconocido por el Comité del IEPI en dicha Resolución. 8.

El artículo 136 de la Decisión 486 establece cuáles son las causales de prohibición relativas al registro de los signos distintivos que pretendan ser registrados como marca. Al respecto, el literal a) de dicho artículo establece la imposibilidad de registrar un signo como marca, en tanto dicho registro pueda afectar indebidamente un derecho de tercero, cuando “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. 9.

Por otra parte, el artículo 154 de la misma Decisión establece que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 10. De lo anterior se desprende que una marca sólo podría ser registrada en caso la autoridad nacional competente haya determinado, luego del correspondiente examen de registrabilidad, que no fuese similar en grado de producir confusión respecto de una marca previamente solicitada o registrada a favor de un tercero. 11.

De otro lado, la normativa andina no permite la coexistencia de productos registrados con marcas idénticas o similares en un mismo País Miembro, salvo que los titulares de las mismas hayan acordado dicha coexistencia. 12. En ese sentido, es menester señalar que el único supuesto de coexistencia de registros de marcas similares o iguales en el mismo territorio se encuentra establecido en el artículo 159 de la Decisión 486, el cual dispone lo siguiente: “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.” (El destacado es nuestro) 13. En el presente caso, del tenor de la Resolución 01 115 RVM (Reposición) del 8 de abril de 2003, se desprende que el IEPI verificó que las marcas SUKO y ZUKO distinguían los mismos productos (Clase 32) en el mismo mercado (Ecuador), siendo ambas similares. 14.

En efecto, el Comité del IEPI manifiesta en la referida Resolución lo siguiente: “lo que se discute en este Recurso es la posibilidad de registro de una marca notoria internacionalmente, dentro del territorio de Ecuador, teniendo presente la existencia de un registro nacional de una marca similar (sic) sin notoriedad, sumado al hecho que de no ha demostrado que quien la comercializa sea licenciatario o cuenta con una distribución exclusiva; es pues la discusión entre una marca simple frente a una notoria; y, la posibilidad de convivencia pacífica en el mercado ecuatoriano, siendo éste el que defina el destino de las marcas, pues el Ecuador no puede en estos momentos dejar de reconocer los acuerdos y tratados internacionales en materia de propiedad intelectual e industrial; y en consecuencia negar el registro de una marca notoria bajo el argumento de que las marcas son territoriales y que se debe observar la regla de la especialidad, pues la notoriedad, ya probada, pulveriza (sic) la posibilidad de aplicar tales criterios para negar el registro, aunque dicha marca notoria (“ZUKO”) no haya estado previamente registrada en el Ecuador.” (el énfasis es añadido). 15.

En ese sentido el Comité del IEPI, al otorgar el registro de una marca que admite es similar con una previamente registrada, permite y ordena la coexistencia de dos marcas en el mismo mercado, a pesar de ser dicha circunstancia no deseable en el régimen de protección de la propiedad industrial establecido en la Decisión 486, como se infiere de los artículos previamente glosados. 16.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado respecto a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes debido al riesgo de confusión. 17. En la sentencia del Proceso 21-IP-05[1], de fecha 6 de abril de 2005, el Tribunal Andino señaló lo siguiente: “El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales pudieran producir error o confusión”.

“No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error” 18. De otro lado, en la sentencia del Proceso 20-IP-2005[2], de fecha 20 de abril de 2005, el Tribunal Andino estableció: “Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles, contribuye a la existencia de un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir”. “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos en condiciones de entera libertad” “No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.”. 19.

De esta manera, se advierte que la República del Ecuador, al decretar la coexistencia de dos marcas que ha considerado son similares, contraviene lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486. 20. Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 60 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General (Decisión 425), sólo cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina le formulará sus observaciones por escrito y emitirá dictamen motivado de incumplimiento. 21.

Por último, el mandato contenido en el literal a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena obliga a la Secretaría General a “velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. IV. Conclusiones de la Secretaría General sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones comunitarias 1.

La Secretaría General considera que SUMESA ha logrado acreditar que la conducta o acto de parte del Gobierno del Ecuador le ha sido adverso o perjudicial al momento en que se verificó la conducta cuestionada, contando en tal momento con un interés legítimo que pudo ser afectado por dicha inconducta. 2. Del tenor de la Resolución 01-115-RVM (Reposición) del 8 de abril de 2003, se desprende que el Gobierno del Ecuador, mediante la actuación del Comité del IEPI, resolvió ordenar la coexistencia de dos registros de marca, correspondientes a dos marcas consideradas similares (de acuerdo a lo indicado por el propio IEPI), supuesto que contraviene lo dispuesto por la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial, en particular los artículos 136, literal a), 154 y 159 de la Decisión 486. 3.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y al artículo 8 de la Decisión 623, la Secretaría General concluye que la República del Ecuador, a través de la Resolución 01-115-RVM (Reposición) del Comité del IEPI de fecha 8 de abril de 2003, ha incurrido en incumplimiento de la normativa andina en materia de propiedad industrial, en particular de lo dispuesto en los artículos 136, literal a), 154 y 159 de la Decisión 486, y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Lima, 4 de noviembre de 2005 ALLAN WAGNER TIZON Secretario General ----------------------- [1] Interpretación prejudicial del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según lo remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República de Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 1593-2003.

Actor: William H. Fernández Santa Cruz. Marca: “KRYZTAL PLUS mixta” vs. “CRISTAL”. En: http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/21-ip-2005.htm [2] Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 305-2002.

Actor: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA (INDITEX S.A.) Marca: “ZAHRA” vs “ZARA”. En: http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/20-ip-2005.htm