DICTAMEN Nº 03-2010 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Sobre el reclamo de la empresa TAEWON S&G LTD. (antes K.O. NEEDLES CO. LTD.) por supuesto incumplimiento de los artículos 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por parte de la República del Perú, a través de la actuación de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, al no haber cumplido con incorporar en su sentencia el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 161-IP-2007.
Lima, 25 de junio de 2010 I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES 1. Con fecha 27 de Noviembre de 2009, la empresa Taewon S&G Ltd.[1] (antes K.O. Needles Co. Ltd.), de la República de Corea, debidamente representada por la empresa Abastecimientos Textiles S.A., en adelante “La Reclamante”, presentó un reclamo contra la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el “Tratado del Tribunal”) y 127 de la Decisión 500 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria andina, bajo la consideración de que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia (en adelante la Sala Constitucional y Social) habría incumplido con incorporar en su sentencia el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia Andino en el Proceso 161-IP-2007. 2.
Con fecha 15 de Diciembre de 2009, la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la Secretaría General) al amparo de lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento”, requirió a la empresa Taewon a fin que cumpla con presentar una declaración de no haber acudido simultáneamente y por la misma causa ante un tribunal nacional.
Dicho requerimiento fue absuelto por la empresa reclamante el día 7 de enero de 2010. 3. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 14 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento y conforme a su artículo 16, mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/184/2010 y SG-X/E.1.1/107/2010 de fecha 23 de febrero de 2010, la Secretaría General remitió copia del reclamo y anexos a la República del Perú y a los demás Países Miembros para que, en el plazo de veinte (20) días calendario, presentaran la contestación correspondiente y la información que consideraran pertinente, respectivamente.
Dichas actuaciones fueron oportunamente informadas a La Reclamante mediante comunicación SG-F/E.1.1/182/2010 de la misma fecha. 4. Con fecha 3 de marzo de 2010, la República del Perú, mediante Facsímil N° 38-2010-MINCETUR/VMCE, solicitó a la Secretaría General una prórroga, hasta por el plazo máximo del término inicialmente otorgado, a efectos de presentar la respectiva contestación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General (Decisión 425) y el artículo 16 de la Decisión 623. 5.
El día 15 de de marzo de 2010, la Secretaría General, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, concedió la prórroga máxima contemplada por ley al Gobierno del Perú (40 días calendario) para la contestación del reclamo presentado. Esta información fue suministrada a la República del Perú y a los demás Países Miembros mediante comunicaciones SG- F/E.1.1/253/2010 y SG-X/E.1.1/150/2010 respectivamente; así como a La Reclamante mediante comunicación SG-F/E.1.1/254/2010. 6.
El 26 de abril de 2010, mediante Facsímil N° 72-2010- MINCETUR/VMCE/DNINCI, la República del Perú remitió su contestación, presentando sus descargos y rechazando todos los extremos del reclamo presentado; solicitando además que éste sea declarado infundado en todos sus extremos. II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA Según lo señalado por La Reclamante, la conducta que refiere como un incumplimiento por parte de la República del Perú consistiría en que la Sala Constitucional y Social, en su Sentencia CAS. 3202-2008 de fecha 11 de Junio de 2009, no habría cumplido con aplicar la interpretación prejudicial de fecha 22 de enero de 2008 emitida por el Tribunal de Justicia Andino en el Proceso 161-IP-2007, lo que significaría la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Tratado del Tribunal.
III. ARGUMENTOS DEL RECLAMO Y DE LA CONTESTACION 1. Argumentos de la Parte reclamante, TAEWON En atención a lo manifestado por La Reclamante, la República del Perú, a través de una decisión de la Sala Constitucional y Social, incurrió en incumplimiento de los artículos 35 y 36 del Tratado de Tribunal, conforme a los siguientes argumentos: i) Antecedentes Con fecha 25 de junio de 2002, la empresa K.O. Needles Co.
Ltd. (ahora Taewon) interpuso ante la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) una denuncia contra la empresa Xian Hai Import & Export S.R.Ltda. (en adelante Xian Hai) por la infracción a sus derechos de propiedad intelectual sobre la marca de producto “Orange Needles” y figura tridimensional, inscrita bajo certificado N° 81216.
Esta denuncia estaba orientada a corregir la infracción cometida por la empresa Xian Hai al importar y almacenar productos que incorporaban signos confundibles con la marca “Orange Needles” y figura tridimensional, sin contar con la autorización del titular del derecho. El día 23 de setiembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución N° 11062-2003/OSD-INDECOPI, por medio de la cual dispuso declarar fundada la denuncia, luego de haber constatado que la empresa denunciada importó y almacenó agujas para máquinas de coser utilizando el signo “Qinpai Needles”, el cual contiene semejanzas gráficas con el signo registrado “Orange Needles”.
Contra esta Resolución, Xian Hai interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (última instancia administrativa), el cual, mediante Resolución N° 0127-2004/TPI-INDECOPI, confirmó en parte la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos.
Esta resolución administrativa habría tomado en consideración no sólo que el signo “Qinpai Needles” utilizado por la empresa denunciada era confundible con aquél registrado a nombre de K.O. Needles Co. Ltd. (ahora Taewon), sino también que las agujas importadas por la empresa Xian Hai habrían estado siendo almacenadas en el local comercial de ésta, lo que contravenía lo dispuesto en el literal b) del artículo 169 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en esa fecha (Decreto Legislativo 823) y por el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486. ii) Desarrollo de la demanda interpuesta por XIAN HAI en sede jurisdiccional peruana De acuerdo a lo señalado por La Reclamante, luego de haber sido agotada la vía administrativa respectiva, la empresa Xian Hai interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue declarada fundada por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, sobre la base que en la fecha en que los productos de la marca “Qinpai Needles” fueron importados por la empresa demandante (14 de junio de 2002), la marca registrada “Orange Needles” aún no contaba con protección legal (la cual fue concedida recién el 21 de junio de 2002).
Adicionalmente, dicha Sala manifestó que el almacenamiento per se no constituye infracción, más aún si la mercadería almacenada tiene un origen legítimo. Contra dicha sentencia, tanto la empresa Abastecimientos Textiles S.A. (representante de K.O. Needles Co. Ltd.) como el INDECOPI formularon recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia (en adelante, la Sala Civil Permanente).
En la tramitación de dicho recurso, Abastecimientos Textiles S.A. y el INDECOPI señalaron que la Segunda Sala en lo Contencioso Administrativo se habría equivocado al determinar la norma aplicable al caso concreto, puesto que el almacenamiento se encuentra tipificado expresamente en el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina,[2] en concordancia con el artículo 169 de la Ley de Propiedad Industrial,[3] no resultando relevante determinar si la importación de los productos de la marca “Qinpai Needles” se realizó antes o después del otorgamiento de los derechos de propiedad industrial a la empresa K.O. Needles Co.
Ltd. Dichos argumentos no fueron tomados en cuenta por la Sala Civil Permanente, la cual confirmó la sentencia apelada; por ello, tanto Taewon (antes K.O. Needles Co. Ltd.) y el INDECOPI interpusieron Recurso de Casación, el cual fue conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social. Luego de interpuesto dicho recurso, la Sala Constitucional y Social, mediante providencia de fecha 21 de mayo de 2007, decidió suspender la tramitación del proceso a fin de consultar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia Andino, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 de la Decisión 500.
Dicho informe fue remitido el día 10 de marzo de 2008 (Proceso 161-IP-2007) a través de Oficio N° 58-S-TJCA-2008. Recibida esta interpretación, la Sala de Derecho Constitucional y Social declaró nula la sentencia casada, en virtud a que ésta se pronunció respecto a si los signos comparados son confundibles, elemento que no fue materia del petitorio de la demanda, ni tampoco fue fijado como punto controvertido.
Asimismo, en virtud a dicha sentencia, se ordenó a la Sala Civil Permanente expedir un nuevo fallo. En vista a dicho mandato, la Sala Civil Permanente emitió un nuevo pronunciamiento, a través del cual declaró fundada la demanda, señalando que el signo “Orange Needles” de la empresa Taewon no gozaba de protección legal antes del 21 de junio de 2002, por lo que a la fecha de la compra y posterior ingreso al país de las agujas adquiridas por la empresa Xian Hai, no resultaban aplicables las facultades conferidas por los artículos 155 de la Decisión 486 y 169 de la Ley de Propiedad Industrial entonces vigente.
Dicha decisión motivó un nuevo Recurso de Casación amparado en que la nueva sentencia de apelación repitió el error de no aplicar el inciso b) del artículo 169 de la Ley de Propiedad Industrial mencionada. Este segundo Recurso de Casación (tramitado nuevamente ante la Sala de Derecho Constitucional y Social) fue admitido a trámite pero declarado infundado, mediante sentencia de fecha 11 de junio de 2009, señalándose en dicho fallo que no resultaba necesario solicitar al Tribunal de Justicia Andino una nueva Interpretación Prejudicial, al advertirse del cuaderno acompañado que el Tribunal Andino ya había cumplido con remitir la Interpretación Prejudicial requerida (Proceso 161-IP-2007).[4] iii) Sobre el alegado incumplimiento del derecho comunitario andino objeto de reclamo De acuerdo a lo señalado por Taewon, el Tribunal Andino de Justicia afirmó en el punto III de la Interpretación Prejudicial bajo análisis que, si bien no es posible calificar como de mala fe la importación de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro, para el presente caso “no es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción”.[5] Este es el criterio que, según dicha empresa, habría sido dejado de lado por parte de la Sala de Derecho Constitucional y Social al declarar infundado el segundo recurso de casación interpuesto por Taewon.
Asimismo, señala La Reclamante que el Tribunal de Justicia Andino habría manifestado en su interpretación prejudicial que la comercialización o uso realizado por cualquier tercero que infrinja un derecho protegido constituye un supuesto de infracción, en los términos previstos en el artículo 238 de la Decisión 486.[6] Este último concepto (“uso”) está específicamente detallado como infracción en el artículo 155 de la misma norma andina y definido en el artículo siguiente; así, el literal b) del artículo 156 de la Decisión 486 manifiesta que se entiende como uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, el acto de almacenar productos con ese signo. Dicha interpretación debió haber sido incorporada en la sentencia CAS. 3202-2008, ya que de haber sido así, la Sala hubiera concluido que el almacenamiento de productos con un signo protegido implicaría una infracción a la normativa de propiedad industrial.
En conclusión, de haber acatado lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en concordancia con el artículo 127 de la Decisión 500, la Sala Constitucional y Social no habría tenido fundamento legal alguno para desestimar el recurso de Casación interpuesto por Taewon, sino que, por el contrario, hubiera concluido que el almacenamiento sí es una conducta sancionable, conforme a lo señalado por La Reclamante.
Por tanto, concluye que la Corte Suprema no habría cumplido con adoptar los criterios establecidos en el Proceso 161-IP-2007, lo que daría mérito suficiente para que la presente acción sea declarada fundada en su oportunidad. 2. Argumentos de la Parte reclamada, la República del Perú. La República del Perú, en su contestación de fecha 26 de abril de 2010, solicita a la Secretaría General “se sirva tener por contestado, dentro del plazo establecido, el reclamo presentado por Taewon S&G Ltd., declarándolo INFUNDADO en todos sus extremos al momento de expedir su pronunciamiento”;[7] ello a tenor de los siguientes argumentos: i) Sobre la actuación de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia Señala el Estado peruano que en el presente caso no existen procesos diferentes en los que la misma materia sea debatida o sobre casos similares o análogos, lo que existe más bien es un mismo caso (partes y materia) sujeto a dos recursos de casación; por ello, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente habría actuado conforme lo establece el ordenamiento jurídico comunitario al haber solicitado la interpretación prejudicial en la oportunidad que le correspondía. A efectos de sustentar dicho argumento, el gobierno de dicho País Miembro elaboró un resumen de la sucesión de hechos que se dieron en el presente caso. ii) Sobre la incorporación de la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 161-IP-2007 del Tribunal Andino de Justicia en la sentencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia Señala la República del Perú que la Sala de Derecho Constitucional y Social, al emitir la sentencia de fecha 11 de junio de 2009, resolvió declarar fundados los recursos de casación interpuestos por la empresa Taewon e INDECOPI, concluyendo en su tercer considerando que: “… la sentencia de vista comparte la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fojas ciento cuarenta y seis del cuaderno de casación que se tiene a la vista, en el sentido que dado el sistema atributivo acogido por la Comunidad Andina, el registro del signo como marca configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo y que éste le confiere la posibilidad de ejercer acciones de defensa de su derecho contra los que sin su consentimiento realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca; vale decir, dicho registro de la marca confiere titularidad del derecho de uso exclusivo de la marca, lo que implica excluir a otros de su uso; la protección se inicia a partir del registro y no tiene carácter retroactivo, por ello no podría calificarse de mala fe la importación de productos efectuada antes del otorgamiento del registro”.
(sic). En otras palabras, de la lectura de dicho considerando se desprende que el almacenamiento de productos con origen legítimo no constituye infracción de las normas comunitarias sobre protección de signos distintivos, ello debido a que el importador no habría podido prever que importar productos que luego serían registrados, estaría en conflicto con los derechos de propiedad industrial de un tercero. Señala además que, tal como se advierte en el Sétimo Considerando de la sentencia Casatoria, los productos materia de controversia fueron adquiridos en el extranjero e importados a territorio nacional con anterioridad al registro de marca a favor de K.O. Needles Co.
Ltd. (hoy denominada Taewon); por tanto, tomando en cuenta que el derecho de marca se ejerce a partir de su registro, no resultaría aplicable al caso concreto las facultades a las que se refiere el artículo 155 de la Decisión 486. Afirma que el criterio adoptado por la Sala Constitucional y Social se fundamenta en las normas contenidas en los artículos 14 y 154 de la Decisión 486, el cual reconoció el sistema puramente atributivo, regulado previamente en la Decisión 344, y que ha sido a su vez reconocido en diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (como por ejemplo en el Proceso 167-IP-2005, G.O.A.C. 1285 del 17 de enero de 2006).[8] Asegura que la Sala Constitucional y Social, al considerar que la protección del derecho marcario registrado no puede extenderse a supuestos fácticos realizados antes de la protección conferida por el registro, ha respetado la interpretación prejudicial emitida en el marco del proceso 161- IP-2007, debido a que en su primera conclusión se señaló que “En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Ello no significa solo a partir de la inscripción en el registro por el representante o titular del derecho goza de los derechos inherentes a la marca, positivos o negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado.
Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo”. En conclusión, señala el Estado peruano que, al expedir su sentencia, la Sala Constitucional y Social habría cumplido con recoger el criterio establecido en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 161-IP- 2007, ya que la importación de productos efectuada con anterioridad al registro de un signo distintivo no constituye acto de mala fe ni infracción, dado que la protección legal obtenida al acceder al registro no puede tener efectos retroactivos.
En consecuencia, las facultades a las que se refiere el artículo 238 de la Decisión 486 no pueden ser ejercidas en casos como el presente. IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA 1. Sobre la competencia de la Secretaría General para evaluar vía Acción de Incumplimiento la sentencia de un órgano judicial nacional De conformidad con la jurisprudencia comunitaria, la conducta de un País Miembro bajo evaluación en una Acción de Incumplimiento puede tener su origen en la adopción de cualquier medida, “sea legislativa, judicial, ejecutiva o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámese leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias, que puedan obstaculizar la aplicación de ordenamiento jurídico andino”.[9] En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia ha señalado que: “(…) el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario (…); y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. Por la primera obligación, de hacer, los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena se vinculan jurídicamente al compromiso de adoptar toda clase de medidas -sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.
Por la segunda obligación, de no hacer, las mismas autoridades deben abstenerse de adoptar toda medida de la misma índole que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento. Las obligaciones previstas en el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1 del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo.”[10] En consecuencia, conforme se desprende de la jurisprudencia comunitaria, resulta claro que una decisión de un órgano judicial nacional puede dar lugar a un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino imputable a un País Miembro.
No obstante, el sistema jurídico andino se estructura y fundamenta en principios que aseguran la independencia de las autoridades judiciales nacionales y la estrecha colaboración entre éstas y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como garantes de la aplicación del derecho comunitario. En este orden de ideas, el mencionado Tribunal de Justicia se ha pronunciado reiteradas veces sobre la cooperación y colaboración que debe haber en la interpretación y en la aplicación de normas comunitarias, así como sobre la tarea exclusiva que le corresponde al juez nacional en procesos tramitados bajo su autoridad, cuando menciona que: “Se ha establecido así un sistema de división del trabajo y de colaboración armónica entre los jueces nacionales, encargados de fallar, o sea de aplicar las normas de la integración, competencia que les atribuye el derecho comunitario y, por supuesto, las del derecho interno, en su caso, a los hechos demostrados en los correspondientes procesos, y el órgano judicial andino al que le compete, privativamente, la interpretación de las normas comunitarias, sin pronunciarse sobre los hechos y absteniéndose de interpretar el derecho nacional o interno (…), para no interferir con la tarea que es de la exclusiva competencia del juez nacional.
En otros términos, la jurisdicción comunitaria andina está constituida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y por los tribunales nacionales a los que el ordenamiento jurídico andino les atribuye competencia para decidir asuntos relacionados con este derecho.” [11] Asimismo, refiriéndose propiamente a la Acción de Incumplimiento, el Tribunal, más recientemente, ha remarcado que los órganos comunitarios no constituyen una instancia revisora de los actos jurisdiccionales internos: “[E]s pertinente poner de relieve que la finalidad del derecho comunitario es la cooperación entre el Tribunal Comunitario con los tribunales nacionales respetando la cesión y distribución de competencias que opera dentro del proceso de integración, aceptada y acatada por los Países Miembros.
(…) Por lo expuesto, a través de la acción de incumplimiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no puede convertirse en una instancia que revise los actos administrativos y jurisdiccionales internos de los Países Miembros.”[12] Por tanto, se debe considerar que la vía de la Acción de Incumplimiento en la que se reclama contra una decisión de un órgano judicial nacional, no es una revisión jerárquica y menos aún una instancia de apelación ni de casación comunitaria.
En este sentido, las instituciones comunitarias no han recibido mandato alguno para pronunciarse acerca de la solución de una controversia que se conoce en sede nacional en determinado caso concreto.[13] Las consideraciones precedentes se ven reforzadas ante la evidencia de que, en el marco de una Acción de Incumplimiento, tanto en la fase prejudicial como judicial, los órganos comunitarios: i) no tienen a su disposición todos los actuados del proceso judicial en sede nacional en el que se ha emitido una decisión o sentencia, por lo que una revisión de ésta en cuanto a la solución que ha proporcionado a determinada controversia podría afectar la observancia del principio de verdad procesal que exige que la verdad en un proceso surja de los medios probatorios y de lo actuado íntegramente en el mismo;[14] ii) no se encuentran habilitados para confrontar a las partes del proceso judicial en sede nacional, por lo que una revisión de la decisión o sentencia del juez nacional en cuanto a la solución que éste ha proporcionado a determinada controversia podría afectar la observancia del principio de contradicción o audiencia bilateral que exige que todos los actos de un proceso deban realizarse con conocimiento de las partes;[15] y, iii) no disponen de competencia para calificar los hechos materia del proceso judicial en sede nacional, calificación que tampoco corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la tramitación de una solicitud de Interpretación Prejudicial aun cuando en este caso sí se dispone de un informe de los hechos que el juez nacional considera relevantes para la interpretación, lo que no ocurre en el contexto de una Acción de Incumplimiento.
En suma, la evaluación de los actos jurisdiccionales de un País Miembro frente a un reclamado incumplimiento del ordenamiento jurídico andino es un asunto que requiere de una especial prudencia y una particular observancia del principio de proporcionalidad comunitario, conforme al cual la acción comunitaria en todos sus niveles debe tener presente que ésta no se encuentra llamada a sustituir o superponerse a la acción de los Países Miembros.
Precisamente, para evitar una posible confusión en la distribución de funciones jurisdiccionales, el ordenamiento jurídico andino contempla la figura de la interpretación prejudicial, mediante la cual el juez nacional de única o última instancia está obligado a solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación del derecho comunitario que, con ocasión del proceso conocido por el juez nacional, se está debatiendo.
Con esta figura se garantiza la interpretación homogénea del derecho comunitario andino y que su aplicación por el juez nacional no resulte en contradicción alguna. En consecuencia, omitir la solicitud de interpretación prejudicial, por parte del juez nacional obligado a ello, podría derivar en el inicio del procedimiento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, ante la Secretaría General, ya sea de oficio o a solicitud de parte, contra el País Miembro cuya autoridad judicial no haya requerido del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tal interpretación. Esta vía de acceso a la Acción de Incumplimiento se extiende a aquellos casos, como el presente, en los que el reclamante considera que el juez nacional ha aplicado una interpretación diferente a la emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como lo prevé en forma expresa, el segundo párrafo del artículo 128 del Estatuto del Tribunal: “Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal.” [énfasis añadido] Por lo expuesto, la Secretaría General confirma su competencia para conocer del reclamo en fase prejudicial de la acción de incumplimiento, respecto de una supuesta aplicación diferente por parte del Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú de la interpretación emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 4.2.
Sobre la adecuación de la sentencia de fecha 11 de junio de 2009 emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú con el ordenamiento jurídico comunitario En el presente caso, La Reclamante señala que la Sala Constitucional y Social no habría tomado en cuenta la interpretación prejudicial llevada a cabo por el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 161-IP-2007 al momento de emitir sentencia. Dicho incumplimiento habría generado una violación de los Artículos 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal, los cuales obligan al juez nacional que conozca el proceso, a adoptar en su sentencia la interpretación efectuada por dicho Órgano Comunitario.
A este respecto, La Reclamante afirma que el extremo de la interpretación prejudicial que habría sido inaplicado, sería el análisis llevado a cabo por el Tribunal Andino de Justicia respecto a la forma en la cual el artículo 238 de la Decisión 486 tipifica los supuestos de infracción a derechos de propiedad industrial. Recogiendo textualmente lo señalado por dicha empresa: “Conforme se señaló en el numeral 1.5 anterior, en el punto III de la Interpretación Prejudicial el Tribunal de Justicia señala que si bien no era posible calificar como de mala fe la importación de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro, precisó en su tercera conclusión que en virtud al artículo 238 de la Decisión 486, “no es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción”.
Este es el criterio que ha sido dejado de lado por parte de la Sala de Derecho Constitucional y Social al declarar infundado nuestro segundo Recurso de Casación” (énfasis añadido). En definitiva, según La Reclamante, la Sala Constitucional y Social debió, en el presente caso, tomar en consideración que la sola importación de productos que infringen derechos de propiedad industrial (en este caso, de titularidad de Taewon) constituye un supuesto de infracción, al amparo de lo señalado en el artículo 238 de la Decisión 486.
Respecto a dicho argumento debe señalarse que, en efecto, el Tribunal de Justicia Andino señaló, al momento de analizar el artículo 238 de la Decisión 486, que la comercialización o uso de productos no es requisito indispensable para que se tipifique un supuesto de infracción, bastando sólo con que exista un daño potencial. No obstante, dicha afirmación fue efectuada dentro del capítulo “derecho del titular de una marca registrada, para entablar una acción por infracción a su derecho marcario”, situación que fue advertida por la Sala Constitucional y Social al momento de incorporar en su sentencia el criterio del Tribunal Andino. En palabras del Tribunal: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.
El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.
La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. De conformidad con esta norma no es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción.”[16] (énfasis añadido).
Dicho criterio fue incorporado en el tercer considerando de la sentencia de fecha 11 de junio de 2009 emitida por la Sala Constitucional y Social, en el cual se señaló: “Asimismo, la sentencia de vista comparte la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fojas ciento cuarentiseis del cuaderno de casación que se tiene a la vista, en el sentido de que dado el sistema atributivo acogido por la Comunidad Andina, el registro del signo como marca configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo y que éste le confiere la posibilidad de ejercer acciones de defensa de su derecho contra los que sin su consentimiento realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca; vale decir, dicho registro de la marca confiere titularidad del derecho de uso exclusivo de la marca, lo que implica excluir a otros de su uso; la protección se inicia a partir del registro y no tiene carácter retroactivo, por ello no podría calificarse de mala fe la importación de productos efectuada antes del otorgamiento del registro.
Por tanto no se advierten las infracciones denunciadas por los recurrentes” (énfasis añadido). Asimismo, siguiendo la misma línea de argumentación, la Sala judicial peruana señaló también, en su séptimo considerando: Al respecto, cabe indicarse que las instancias de mérito han establecido que la norma denunciada no es aplicable al caso de autos, por haberse determinado que el derecho sobre la marca se ejerce a partir de su registro correspondiente; en este caso concreto, los productos fueron adquiridos en el extranjero e importados a territorio nacional con anterioridad al registro de marca a favor de K.O. Needles Co.
Ltd. hoy denominada Taewon S & G Ltd. Agréguese que en autos no es materia de controversia el derecho a la marca, ni su registro, ni la fecha de adquisición e importación de las agujas de máquina de coser por parte de la demandante, lo cual ha sido reconocido expresamente por las partes, sino que la controversia se limita a la legitimidad o no del almacenamiento de los productos cuya titularidad de la marca se atribuye a K.O. Needles Co.
Ltd.; en consecuencia, la denuncia amparada en el inciso 2 del artículo 386° del Código Procesal Civil debe, igualmente, ser desestimada (énfasis añadido). Ambos extremos de la sentencia emitida por la Sala Constitucional y Social tomaron además en consideración, lo señalado en la página 12 de la Interpretación Prejudicial bajo análisis, en la cual se señaló: “… la protección de una marca surge a partir del registro del signo como marca y por lo tanto, no podría calificarse de mala fe la importación de productos inició con fecha anterior al otorgamiento del registro.” (sic) Asimismo, lo señalado en la conclusión primera de dicha Interpretación Prejudicial, en la cual el Tribunal de Justicia Andino afirmó: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado.
Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo (énfasis añadido). Como puede apreciarse, en el presente caso la Sala Constitucional y Social incorporó en su sentencia de fecha 11 de junio de 2009 los criterios contenidos en la interpretación prejudicial emitida en el marco del Proceso 161-IP-2007, en el sentido que el titular de un derecho de propiedad industrial protegido tiene derecho a ejercer acciones de defensa de su derecho, sin efectos retroactivos.
Para finalizar, un punto que merece ser destacado es que en el marco de la presente controversia no resulta posible verificar si a la fecha de importación de los productos supuestamente infractores, el reclamante contaba algún derecho de propiedad industrial o signo distintivo registrado a su nombre, ya que ello implicaría una revisión de los hechos controvertidos dentro de un proceso judicial interno, lo cual escapa a las atribuciones de las cuales goza esta Secretaría General.
Dicha consideración descansa en el hecho de que, tal como fuera mencionado en el acápite anterior, esta Secretaría General cuenta con competencia para conocer la actuación de la autoridad judicial y verificar si la misma resulta acorde con las obligaciones derivadas del ordenamiento comunitario, pero no para ser instancia judicial adicional del juez nacional ni para emitir un pronunciamiento que afecte directamente la validez y el efecto de cosa juzgada del acto emitido por el juez nacional.
En este sentido, en garantía del equilibrio entre el poder comunitario y la función jurisdiccional de los órganos judiciales nacionales, este Órgano Comunitario debe evaluar el incumplimiento acusado sin afectar el principio de verdad procesal ni el principio de contradicción o audiencia bilateral que resguardan las garantías del proceso judicial instaurado en sede nacional.
Por lo expuesto, no resulta procedente que la Secretaría General verifique, a través de la vía prejudicial de la acción de incumplimiento, si la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema del Perú analizó apropiadamente los hechos que acrediten que con la sola importación de bienes se habría vulnerado los (supuestos) derechos que a la fecha de ser ésta efectuada, la empresa Taewon tenía. V. conclusión La Secretaría General, con base en las consideraciones que se anteponen, la información suministrada por las partes y los argumentos expuestos en el presente Dictamen, concluye: 1.
Que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú se ha pronunciado de manera expresa y en forma motivada sobre las razones que tuvo para declarar infundados los recursos de casación interpuestos por Taewon S&G Ltd. y por el INDECOPI, recogiendo los criterios esgrimidos en la Interpretación Prejudicial tramitada bajo número 161-IP-2007. 2.
Que no le corresponde a este Órgano Comunitario calificar o valorar los hechos que acrediten la potencial vulneración de los derechos de propiedad industrial adquiridos por la empresa Taewon, derivados de la importación de bienes supuestamente ilegítimos. Por tanto, de la lectura de dicha sentencia, no se ha podido verificar violación alguna a los artículos 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal Andino invocados por la actora. 3.
Que, por todo lo anterior, no ha quedado demostrado que la República del Perú, actuando a través de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, haya incumplido obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Adalid Contreras Baspineiro Secretario General a.i. ----------------------- [1] En adelante, Taewon. [2] El artículo 155 de la Decisión 486 señala: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. [3] El Decreto Legislativo 823 señala: “Artículo 169: El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:(…) b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;
(…)”. [4] Ver Sentencia CAS 3202-2008, de fecha 11 de junio de 2009; página 1. [5] Página 3 del reclamo interpuesto por la empresa Taewon. [6] El artículo 238 de la Decisión 486 señala: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. [7] Página 7 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú. [8] Página 5 del escrito de contestación al reclamo, presentado por la República del Perú. Nótese que la referencia al artículo 14 de la Decisión 486 es aparentemente errónea, ya que dicha norma está incluida dentro del capítulo “de los requisitos de patentabilidad”. [9] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 03-AI-97.
Sentencia de 8 de diciembre de 1998 publicada en la GOAC No. 422 del 30 de marzo de 1999 (énfasis añadido). [10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 6-IP-1993. Interpretación Prejudicial del 25 de febrero de 1994 publicada en la GOAC No. 150 del 25 de marzo de 1994. (Énfasis añadido). [11] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987 publicada en la GOAC No. 28 del 15 de febrero de 1988. [12] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 02-AI-2008. Sentencia del 3 de diciembre de 2008 publicada en la GOAC No. 1687 del 14 de enero de 2009. [13] Suponer que la intervención de los órganos comunitarios, en el marco de una Acción de Incumplimiento en la que se reclama contra una decisión jurisdiccional o sentencia, es similar a la que corresponde a una instancia revisora nacional sería suponer un ejercicio no habilitado por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, eventualmente, una distorsión de los equilibrios entre el principio dispositivo y/o el principio inquisitivo afincados en las instituciones procesales de cada País Miembro y que se encuentran privilegiados, en mayor o en menor medida, dependiendo del tipo y del diseño del proceso jurisdiccional nacional de que se trate. [14] Cfr. ECHANDÍA, Devis.
Teoría General del Proceso. 3ra ed. Editorial Universidad. Buenos Aires, 2002, p. 59. [15] Cfr. MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Temis. Bogotá, 1996, p. 82. [16] Páginas 11 y 12 de la Interpretación Prejudicial (Proceso 161-IP- 2007), en las cuales se recoge la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007 de fecha 21 de marzo de 2007, publicada en la G.O.A.C. N° 1513 de fecha 27 de junio del mismo año. Nótese que este segundo párrafo es el que, de acuerdo a La Reclamante, no habría sido tomado en cuenta por la Sala Constitucional y Social al momento de incorporar la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino en su sentencia.