Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XIV - Número 343 Lima, 26 de mayo de 1998 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 24-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el Consejero Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor ISL Properties LTD. Expediente Nº 4086, Marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta). Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza Pág. 1 Proceso 3-AN-97.- Acción de Nulidad interpuesta por la República de Colombia contra la Resolución 421 de la Junta del Acuerdo de Cartagena Proceso 11-IP-97.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e); 87 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pedida por el Doctor Augusto Maldonado Vásconez, Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

Proceso Interno Nº 2464. Actor COLOMBINA S.A. Marca PIRULITO Proceso 13-IP-96.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5 del Tratado del Tribunal de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Expediente No. 3227, Actora Sociedad Grasas Vegetales S.A., Marca “ÓPTIMO”; e Interpretación de oficio del artículo 82, literal d) de la Decisión 344 Proceso 28-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 62, 64, 65 y 72 de la Decisión 85; 81, 83 literal a), 95, 96, 102, 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicitado por el Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacional Nº 3701. Actora: Sociedad Manufacturas Stop S.A..- Marca “US TOP” (NOMINATIVA) Proceso 24-IP-95.- Interpretación Prejudicial del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Consejera ponente Dra. Nubia González Cerón, Expediente Nacional Nº 3199. Actora SOCIEDAD VICAR DE COLOMBIA S.A., marca “VIMEC” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/05/98 2.60 PROCESO 24-IP-97 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicitada por el Consejero Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor ISL Properties LTD. Expediente Nº 4086, Marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta). Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Quito, 17 de Febrero de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta petición en razón de que la Sociedad ISL Properties Ltd., por medio de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85, solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nº. 6662 de 31 de marzo de 1995, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el Registro en su favor de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta), para amparar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, y Nº 1010 de 29 de mayo de 1996, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Superintendencia confirmó la precitada Resolución Nº. 6658.

Como consecuencia de dicha declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicita ordenar a la referida División de Signos conceda en su favor el registro de la marca que le fue negado. Que entre los hechos relevantes considerados por el consultante son los siguientes: “a) El 24 de noviembre de 1994 la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (etiqueta), para amparar productos de la clase 18 de la clasificación internacional de Niza. “b) A través de los actos acusados se negó el registro de dicha marca por considerar que estaba incursa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro como marcas las que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado. “5 Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda adujo, la actora lo siguiente: “Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la marca en cuestión reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, en la medida en que puede ser apreciada por los sentidos y representada gráficamente. “Se cumple con el requisito de la distintividad porque la marca de marras no se confunde con aquello que va identificar, es decir, con el nombre de los productos que ampara la clase 18.

Tampoco se encuentran antecedentes que demuestren que existe otra marca solicitada o registrada a favor de un tercero idéntica o similar a dicha marca, para los mismos productos o productos similares. “Se violó el artículo 82 literal j), porque la Superintendencia de Industrias y Comercio, consideró que la referida marca estaba incursa en la causal de irregistrabilidad a que se contrae dicha norma, porque lo que se GACETA OFICIAL 26/05/98 3.60 pretende registrar es el nombre FRANCE.

En ningún momento se reivindicó la propiedad de dicho término, ya que éste quedó expresamente excluido del conjunto cuando dentro de la descripción de la etiqueta no se incluyó dentro de sus partes esenciales”. o registrada a favor de un tercero, idéntica o similar a la marca WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta), para los mismos productos o para productos similares.

De esta forma, puede decirse que la marca en cuestión es lo suficientemente distintiva. “Pero aceptando, en gracia de discusión, que no estaba claro que en la solicitud se hubiera excluido esa palabra, la Superintendencia debió aclarar este punto y no proceder a denegar el registro de la marca. Es decir, que debió aplicar el artículo 89 ibídem, lo cual no hizo, violándose así también esta disposición”.

Sobre el artículo 82 literal j), el actor alega, Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario referirse a otras piezas procesales constantes en el expediente enviado a este Organismo, así: Y finalmente sobre el artículo 89, afirma que: LA DEMANDA: En la demanda de nulidad y de restablecimiento del Derecho presentada por el actor, son relevantes, los siguientes hechos: El artículo 81 señala que: “para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que reúna tres requisitos básicos, a saber: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. “( ) Analicemos entonces, si la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta), cumple con los elementos arriba expuestos.

Sobre este particular se observa con claridad meridiana que la marca en mención cumple con los requisitos de perceptibilidad y representación gráfica, en la medida que puede ser apreciada por los sentidos, y representada gráficamente, ya que se trata de una marca mixta compuesta por palabras y diseños. “Igualmente cumple con el requisito de distintividad, ya que la marca en cuestión no se confunde con aquello que va a identificar, es decir, con el nombre de los productos que ampara la clase 18 de la clasificación Internacional de Niza, ( ). “Tampoco se encuentran antecedentes que demuestren que existe otra marca solicitada “que en ningún momento se reivindicó propiedad sobre el término FRANCE, ya que el mismo quedó expresamente excluido del conjunto cuando dentro de la descripción de la etiqueta no se incluyó dentro de sus partes esenciales”. “la mencionada entidad (Oficina Nacional Competente) debió aplicar esta disposición, requiriendo al solicitante para que hiciera las modificaciones correspondientes, específicamente para que se aclarara que dentro de la solicitud no se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE”.

También resalta que: “Finalmente, y aún aceptando que se solicitó la protección sobre el término FRANCE y que la Superintendencia de Industria y Comercio no debía solicitar la aclaración de la solicitud correspondiente, lo cierto es que el nombre en lengua castellana del Estado en cuestión no es FRANCE sino FRANCIA; y, además la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, únicamente se refiere al nombre del Estado en lengua española, ya que de lo contrario, específicamente se hubiera incluido en esta causal no solamente el nombre del Estado correspondiente en español, sino su respectiva traducción en cualquier otro idioma”.

LA DEMANDADA Por su parte, el apoderado judicial de la demandada manifiesta que los actos acusados no violan ninguna de las normas invocadas por la actora, y que ellos se fundamentan “ en lo normado en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe en forma expresa y GACETA OFICIAL 26/05/98 4.60 taxativa el registro como marcas las que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado, siendo procedente y pertinente recordar que según la jurisprudencia y la doctrina las causales de irregistrabilidad son de obligatorio cumplimiento”.

( ) C O N S I D E R A N D O: “La Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el art. 91 de la presente Decisión. Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

I. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS: Las normas solicitadas para interpretación prejudicial son las siguientes: Decisión 344: “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal”; “Artículo 89: El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.

II. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81: Del inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, se comenta en la doctrina: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

(Ver procesos 20-IP-96, G.O. Nº. 291 de 31 de septiembre de 1997 y 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997). CONSIDERA el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: De la definición anterior se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. De lo expuesto se desprende también, que para que un signo pueda ser considerado como GACETA OFICIAL marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Sin embargo, aun cuando un signo reúna estos tres requisitos, no asegura su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Sobre este punto el Tribunal se ha pronunciado en varias sentencias que, para que una marca pueda ser registrada como tal debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige, para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

(Ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997, 12-IP-96 y 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, últimamente reconocida en el Proceso 15-IP-97). A) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. En la obra “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial” de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, se insiste en el criterio de que el signo sea perceptible “Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir” (pág. 195).

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; “Percepción”, dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el 26/05/98 5.60 sentido de la vista, caracterizándose los signos por una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

B) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.

C) La representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación, y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial. La representación gráfica, en suma, es una: “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77) III.

INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 82 LITERAL j): Sobre la prohibición existente en el art. 82 literal j), tal como se señala en el proceso 15IP-97: “La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar, las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los empresarios como marcas;

( )” GACETA OFICIAL Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, señala que: “el segundo (fundamento) es para defender al consumidor, quien al ver estos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan” (pág. 93). Sobre este punto hay que señalar que se trata de un acontecimiento mundial especial en el que un país solicitó al organismo Internacional F.I.F.A. la sede y cedió al mismo tiempo el derecho a usar su nombre, por lo cual Francia cede para la copa del mundo a la F.I.F.A. el derecho sobre WORLD CUP FRANCE 98.

Por lo cual el consumidor puede entender que efectivamente existe un respaldo directo de Francia a la F.I.F.A. para que esta comercialice el evento y todo lo que representa. La prohibición contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, tiene como objetivo el evitar que se induzca al público en error al creer que existe una relación entre los servicios o productos de que se trate y la organización internacional o Estado cuyo nombre se reproduzca o imita.

En el caso que se analiza la situación difiere de los casos generales que pueden presentarse, porque los campeonatos mundiales de fútbol son hechos notorios, que en primer lugar, no requieren de prueba para confirmarlos y en segundo lugar el nombre de un País no se lo está tomando como denominación de origen como para pretender confundir al consumidor, sino únicamente como un nombre geográfico -sede de un evento mundial- que en ningún caso supone o va a crear error en el público, como si esos productos amparados por la marca son originarios de Francia o producidos por ese gobierno o autorizados su producción por el mismo, por el contrario la palabra France es una referencia orientadora.

En este caso el nombre del lugar o Estado es un elemento secundario porque lo importante es el evento que va a realizarse, ya que el lugar es un elemento variable y por tanto accesorio o circunstancial, tal como se desprende de la práctica de los campeonatos mundiales o de olimpiadas. Con este razonamiento se hace necesario ver cual es el responsable de la organización de tal acontecimiento, como es la F.I.F.A., cuyo Secretario General y Director 26/05/98 6.60 Ejecutivo certifica que en 1987 “otorgó a” ISL Properties AG “el derecho para registrar mundialmente las marcas de fábrica asociadas con los eventos de la Copa Mundial de Fútbol F.I.F.A. 1998 en Francia”.

En consecuencia, lo relevante de la marca no es FRANCE, sino el evento WORLD CUP FRANCE 98. No existe tampoco el elemento de beneficio o provecho de un tercero con la utilización del nombre FRANCIA, ya que de todos modos, con o sin esa indicación la gran mayoría del público sabe y conoce que el campeonato de fútbol del año 1998 se va a realizar en Francia, e imaginativamente al hablar de la copa mundial de fútbol del 98 intuye inmediatamente que es en ese País. Por esa razón el nombre Francia es accesorio del elemento principal del signo y no tanto por el gráfico en que se advierte dicho nombre en tamaño visual de mayor proporción que los otros vocablos.

Además la relación entre el País, la F.I.F.A. y entre ésta y la empresa ISL también es un hecho difundido que está a todas luces abierto al conocimiento generalizado del público quien, no sólo cree, sino está convencido de tal relación, debido a la multiplicidad de eventos de la misma naturaleza que se han producido en el transcurso de los años.

No existe el engaño o el error que ese hecho pueda originar en el público con la utilización del nombre FRANCIA, que es lo que pretende proteger la norma del artículo 82, literal j) la que constituyendo una restricción al registro marcario para su aplicación ha de examinarse para cada caso y conforme a las diferentes circunstancias. Al ser elemento secundario el nombre de FRANCE se cumple con lo establecido en el literal j) del art. 82, que dice: “( ) sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;”. IV. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del even- GACETA OFICIAL to, la F.I.F.A., similar a la relación que existe en el “Merchandising”, definido como la: “ Explotación, mediante licencias o cualesquiera otros medios, de un nombre signo u otro símbolo que ha adquirido o que podría potencialmente adquirir popularidad con el objeto de vender o de aumentar las ventas de mercaderías o de servicios de cualquier naturaleza que no son mercaderías o servicios para los cuales tal nombre, símbolo u otro signo ha sido establecido como marca por el público o podría razonablemente ser así establecido por la extensión o el desarrollo de la gama de productos o servicios ”.

(Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Ernesto Aracama Zoraquín, pág. 291). En la presente consulta el sujeto activo sería el titular del signo que pretende explotarse comercialmente (France) y el sujeto pasivo, quien está llamado a explotar comercialmente el objeto del merchandising (la palabra France con otros distintivos que forma la marca).

Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1987 a “‘ISL PROPERTIES AG’” el derecho para registrar mundialmente la marca, como queda dicho. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca.

En cuanto hace relación a la pregunta de si existió permiso de la autoridad competente del Estado -en el presente caso Francia- al organismo internacional F.I.F.A., para utilizar el nombre del país sede del evento durante su promoción, lo cierto es que si bien éste no existe al menos en los documentos allegados a la consulta de interpretación, ello no puede conducir a que se deduzca la falta de intención del país sede para otorgar la facultad de representación al organismo internacional.

Para esclarecer este punto deberá acudirse a la figura dé la representación en los negocios jurídicos de modo que la actuación de quien como representante hace las veces de otro (representado), surta efectos para éste como si hubiera actuado él mismo. La figura jurídica de la representación es pues una ficción en virtud de la cual se supone que lo actuado por una persona (el representante) incide sobre otra 26/05/98 7.60 (el representado) como si no fuera aquel sino éste el que hubiera intervenido en el acto jurídico.

La teoría moderna de la representación considera que existe una sustitución real y completa de la personalidad jurídica del representante al representado, es decir que la voluntad del representante se sustituye a la del representado quien participa real y directamente en la formación del contrato. La voluntad del representado es elemento esencial para que se dé la figura jurídica de la representación. Ello quiere decir que el representado debe haber querido que su representante sea quien actúe en nombre de aquel.

Ante la dificultad de establecer la calidad del representante, es decir de quien actúa en nombre de otro, corresponderá a la autoridad competente examinar los hechos y antecedentes conocidos para determinar la existencia de voluntad del representado. A este respecto anota el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoría General de las Obligaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112, que “El elemento confianza y la manera como actúe el comisionado, servirán para ilustrar las relaciones existentes entre ésta y el comitente, y permitirán determinar si se le confirió o no la representación”.

Es indudable que de un examen cuidadoso sobre las relaciones entre el Estado francés (representado) y la F.I.F.A. (representante) se podrá establecer con claridad la existencia de la voluntad de ser representado, que animó al Gobierno francés al solicitar y acceder a la sede francesa para el evento de la Copa Mundial, hecho que para este Tribunal es de público, general e inveterado reconocimiento, hasta el punto de que su existencia no requiere de prueba.

V. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 89: El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de 1996; al referirse a este punto dice: “El artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo con respecto al trámite o procedimiento de la inscripción de una marca, para llegar a la conclusión sobre el momento en que puede modificarse la solicitud inicial del peticionario. “Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios.

Los GACETA OFICIAL elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación ( ), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro ( )”. Todos los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial, es decir aquellos “que no alteran el aspecto general de la marca”, pueden ser modificados sin que esto implique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera. “El artículo 89, que se analiza no ha precisado, el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial.

Pero si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”. “( ) el artículo 89 de la Decisión 344, faculta a la oficina nacional competente a requerirle, en cualquier momento de la tramitación, las modificaciones que dicha oficina crea necesarias, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo o ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo “podrá”, éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva. Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o substanciales de la solicitud. La administración tendría, así mismo, la facultad según la norma citada, de solicitar o requerir al peticionario o solicitante que elimine o restrinja productos o servicios”.

(subrayado es nuestro) “Las modificaciones requeridas por la oficina competente se tramitarán según el pro- 26/05/98 8.60 cedimiento establecido en el artículo 91 de la Decisión 344. De serlo así, la oficina nacional notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades que la administración haya observado dentro de la solicitud y haya requerido su modificación. Este plazo será prorrogable por 30 días más y por una sola vez.

La solicitud, en este supuesto no pierde su prioridad, y si ya se ha efectuado la publicación a la que se refiere el artículo 92, no será necesario una segunda, al menos para los efectos de computar el tiempo dentro del cual deben presentarse observaciones. “El inciso segundo del artículo 89, incluye expresamente los términos “en cualquier momento de la tramitación”, porque el silencio de la ley a este respecto habría significado que la administración no pueda actuar de la misma manera que el particular, ya que los actos de aquella deben ser expresamente reglados por la ley.

La tramitación de este segundo inciso comprende desde la presentación de la solicitud hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con lo cual concluyen o se suspenden sus atribuciones”. (Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de 1996) Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los GACETA OFICIAL 26/05/98 casos en que se presenten observaciones, como en los que no se presenten. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.

Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 4.- En el caso de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta), no se ha producido la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociada con un certamen de notorio conocimiento como es la Copa Mundial de Fútbol F.I.F.A. 1998 en Francia, nombre este que constituye un elemento accesorio del evento principal. 5.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4086. 9.60 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO Nº 03-AN-97 ACCION DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA REPUBLICA DE COLOMBIA CONTRA LA RESOLUCION Nº 421 DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los nueve días del mes de marzo de 1998, en la acción de nulidad interpuesta por la República de Colombia contra la Resolución 421 de la Junta del Acuerdo de Cartagena VISTOS: El escrito de fecha 06 de agosto de 1997 recibido en este Tribunal el 07 del mismo mes y año, en el que la República de Colombia, re- presentada por la Ministra de Comercio Exterior (E), interpone ante el Organismo Comunitario Jurisdiccional, la acción de nulidad por considerar que a su criterio la entonces Junta del Acuerdo de Cartagena al dictar la Resolución 421 infringió normas del Ordenamiento Jurídico Andino. El escrito de contestación a la demanda por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina presentado por el Director General (E) señor Víctor Manuel Rico, ante el Tribunal el 02 de octubre de 1997.

GACETA OFICIAL Las pruebas presentadas por las partes, adjuntadas a los escritos respectivos, en cumplimiento del auto dictado por el Tribunal Andino el 14 de Octubre de 1997. Los memoriales sobre conclusiones de las partes presentados luego de la audiencia pública respectiva.

CONSIDERANDO: La competencia del Tribunal para conocer de la acción planteada en virtud del artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal, en concordancia con las normas del Capítulo I del título segundo del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y en el Capítulo IV del Título II del Reglamento Interno del Tribunal, de 19 de junio de 1985.

I. SINTESIS DE LA DEMANDA: Se presentó la demanda de nulidad de la Resolución 421 del 1 de agosto de 1996, emanada de la Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante la cual se resolvió suspender la aplicación de los derechos correctivos, por parte del Gobierno de Colombia, a las importaciones originarias de Venezuela, de productos clasificados en las subpartidas arancelarias 1701.12.00 y 1701.91.00.

Como fundamentos de hecho se exponen los siguientes: 1. El 11 de junio de 1995, el Gobierno de Colombia dictó el Decreto 1054, por medio del cual se establecen derechos arancelarios a las importaciones provenientes de Venezuela, de los productos clasificados en la partida arancelaria 1701 (azúcares con excepción de la chancaca). 2. Por oficio 4441 del 14 de julio de 1995, el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia comunicó a la Junta su determinación de aplicar, a través del Decreto 1054 de 1995, derechos correctivos y anexó un informe sobre los motivos que fundamentaron la medida. 3.

En comunicaciones Nº J/DA/1127 y J/DA/ 1228, del 8 de agosto de 1995, el Coordinador de la Junta del Acuerdo de Carta- 26/05/98 10.60 gena, “solicitó a la Presidencia del Instituto de Comercio Exterior de Venezuela y al Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, la información indispensable ‘para efectuar las verificaciones (con referencia al Decreto 1054 de 1995 del Ministerio de Agricultura de Colombia), que corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 371”. 4.

El Gobierno de Colombia remitió el 13 y 15 de septiembre de 1995, las respuestas al cuestionario formulado por la Junta, para que se proceda a la respectiva evaluación de los derechos correctivos aplicados. 5. El Instituto de Comercio Exterior de Venezuela a través de varios oficios solicitó a la Junta un pronunciamiento sobre el Decreto 1054 de 1995, por considerar que esta determinación incumplía con la Decisión 371, “ toda vez que los derechos correctivos automáticos allí establecidos no identificaban los productos específicos sujetos a la medida”. 6. “La Junta, mediante oficio J/AJ/F/059-96, del 5 de febrero de 1996, comunicó al Instituto de Comercio Exterior de Venezuela que ‘no existe consenso en la Junta respecto al contenido y alcance del mencionado artículo’ (Artículo 16 de la Decisión 371).

Así mismo, la Junta declaró que “se ve impedida de momento de resolver el caso sometido a su consideración:’”. 7. El 19 de junio de 1996, el Coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena dirigió el fax J/AJ/F 320-96 por el cual se trasmitía la opinión de la Junta con respecto a la imposición de derechos correctivos establecidos en el Decreto 1054, donde se señala la imposibilidad de aplicarlos a las subpartidas arancelarias 1701.12.00 y 1701.91.00 y se expresa la necesidad de que Colombia suspenda el cobro de estos derechos. 8.

Con oficio 005183 del 11 de julio de 1996, se presentó la respuesta al mensaje anterior por parte del Ministro de Comercio Exterior de Colombia, señalando que mientras no exista reglamentación a la Decisión 371, para restringir el ámbito de aplicación de los derechos correctivos del artículo 16, no existen motivos para que Colombia modificara el Decreto antes mencionado.

GACETA OFICIAL 9. El 1 de agosto de 1996, la Junta expidió la Resolución 421, por la cual se suspende la aplicación de los derechos correctivos por parte del Gobierno de Colombia a las importaciones originarias de Venezuela, de los productos clasificados en las subpartidas arancelarias 1701.12.00 y 1701.91.00. 10. El Gobierno de Colombia expidió, con fecha 27 de octubre de 1996, el Decreto 1935, mediante el cual se modificó el artículo 1 del Decreto 1054 de 1995, cumpliendo así lo establecido por la Junta en la Resolución 421 del 1 de agosto de 1996.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA DEMANDA En la demanda se considera que la Resolución 421 viola la disposición del párrafo tercero del artículo 16, literal d) de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: La pérdida de competencia por expedición extemporánea del acto, al no haberse pronunciado la Junta dentro del plazo establecido en el Artículo 16 de la Decisión 371 sobre la imposición de derechos correctivos fijados en el Decreto 1054 de 1995, y al contrario 6 meses después se declaró impedida para resolver el asunto al señalar que no existía consenso.

Además se señala que el legislador estableció dos momentos distintos en los cuales puede la Junta suspender este tipo de medidas. Así la primera, dentro de los 60 días siguientes desde que se recibe el informe del país que aplica los derechos correctivos. Debiendo la Junta en este momento verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la norma y emitir su pronunciamiento.

Y segundo, en cualquier momento, siempre y cuando las condiciones que dieron lugar a la imposición de los derechos ya no se mantengan. En el caso la Junta no cumple en esta primera oportunidad el término perentorio conferido (60 días), por lo cual pierde la competencia. Al manifestar la Junta por oficio J/AJ/F/05996 del 5 de febrero de 1996, que no existía consenso en ella sobre el contenido y alcance del artículo 16 de la Decisión 371 y que se veía por el momento impedida de resolver el caso sometido a su consideración, agotó su función 26/05/98 11.60 al manifestar esta declaratoria de impedimento.

Este pronunciamiento adquiere el carácter de una decisión inhibitoria, es decir que agotó el ejercicio de su función para esa instancia. Señala que existe una errónea motivación, ya que ninguno de los argumentos en que se apoyó la Junta para expedir la Resolución 421, se refiere a la comprobación objetiva de una modificación o desaparición de las causas que invocó el Gobierno de Colombia para aplicar la medida contenida en el Decreto 1054 de 1995, lo cual llevaría a la nulidad del acto.

II. CONCLUSIONES DE LA ACTORA El Ministerio de Comercio Exterior de la República de Colombia presenta las siguientes conclusiones: Se ratifica en la pérdida de competencia de la Junta por expedición extemporánea del acto. Sobre el alegato de la Junta en el sentido de que aun el haber transcurrido el plazo no implica la pérdida de la competencia, sino al contrario una responsabilidad del funcionario respectivo, esto sería lo procedente según la actora, cuando la ley expresamente lo dispone, pero no es caso del ordenamiento andino. Y al contrario el artículo 16 de la Decisión 371 es claro al señalar que “‘La Secretaría se pronunciará en un término NO MAYOR a los 60 días’”.

Anota que debe interpretarse la ley según lo que diga el legislador de modo expreso y no conforme a lo que quiso decir: “Una interpretación contraria atentaría definitivamente contra el principio de legalidad, máxime teniendo en cuenta que las potestades de la administración en lo que a plazos se refiere, es, siempre reglada y nunca discrecional ”.

El vencimiento del término supone que se agotó el límite temporal de las autoridades para ejercer sus atribuciones lo cual implica necesariamente una pérdida de competencia. En efecto: “La Decisión 371 fue muy clara al establecer una prohibición a la Junta, al disponer que ella no podía pronunciarse más allá de sesenta días. La Junta sólo puede pronunciarse después de este término y en cualquier momento, siempre y cuando la motivación de ese pronunciamiento esté fundamentada en una modificación de las circunstancias que dieron lugar a la imposición de los derechos correctivos.

Cuando el tenor de la ley es claro, no se desatenderá su GACETA OFICIAL tenor literal so pretexto de consultar su espíritu, dice un conocido principio de hermenéutica jurídica”. Como segunda conclusión, manifiesta que aceptando, en gracia de discusión, que la Junta conservaba su competencia, ésta se habría agotado en el momento en que la Junta expidió su decisión inhibitoria.

Mal podría la Junta asumir de nuevo el conocimiento de fondo del asunto, luego de este pronunciamiento. Sobre la afirmación de la Secretaría en el sentido de que la nota J/AJ/F/059-96 no es un pronunciamiento sino una explicación al Gobierno de Venezuela de las razones por las cuales omitió decidir el reclamo de ese país, señala la actora que la demandada ignora que la declaración inhibitoria se produce “ Cuando un juez no puede pronunciarse sobre el mérito de un asunto, porque no se reúnen los requisitos exigidos”.

Por lo cual el juez no podía asumir el conocimiento de fondo del asunto en el mismo proceso. También existe según la demandante, error en los motivos de la Junta, ya que al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 371 la Junta podía pronunciarse en cualquier tiempo, pero siempre y cuando hubieren cambiado las circunstancias que dieron lugar a los derechos correctivos y no podía hacerlo respecto de las condiciones originales.

III. SINTESIS DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA La Secretaría General de la Comunidad Andina, a través de su Director General presenta la contestación a la demanda fundamentándose en los siguientes puntos: “a) Los derechos correctivos previstos en el artículo 16 de la Decisión 371 de la Comisión sólo pueden imponerse cuando el país miembro exportador aplique a terceros un arancel inferior, para el producto de que se trate, respecto del que aplica el País Miembro importador.

Por tal razón, la Resolución 421 de la Junta estuvo correctamente fundamentada al ordenar la suspensión de los derechos correctivos impuestos por el Gobierno de Colombia a las importaciones originarias de Venezuela, de los productos de las subpartidas arancelarias 1701.12.00 y 1701.91.00, por no registrarse di- 26/05/98 12.60 ferencias en los aranceles a terceros de Colombia y Venezuela para estas subpartidas. “b) La Resolución 421 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, del primero de agosto de 1996, se basa en las competencias que a ese órgano técnico atribuía el artículo 16 de la Decisión 371, en el sentido de controlar la aplicación por parte de los Países Miembros de los derechos correctivos previstos en el referido artículo y se sustentó en las consideraciones y estudios técnicos efectuados por la propia Junta.

En tal sentido, el vencimiento del plazo de 60 días, establecido en el penúltimo párrafo del numeral 1 del artículo 16 de la Decisión 371, no implica un agotamiento de los poderes que la Junta del Acuerdo -y ahora la Secretaría General- tenía para revisar la procedencia de la aplicación por parte de un País Miembro, de derechos correctivos a las importaciones. “c) De igual manera, bajo las normas anteriormente aplicables, la falta de pronunciamiento por parte de la Junta del Acuerdo de Cartagena, por no haber logrado el consenso entre sus miembros, no eximía a este órgano de su responsabilidad de pronunciarse. “d) Finalmente, para la adopción de la Resolución impugnada, no hacía falta que se hubieran modificado las circunstancias respecto de aquellas que originalmente dieron lugar a la aplicación de derechos correctivos, toda vez que esta Resolución no era una revisión expost de derechos correctivos previamente autorizados, sino que constituía el primer pronunciamiento de la Junta del Acuerdo de Cartagena”.

IV. CONCLUSIONES DE LA DEMANDADA La demandada en el escrito de conclusiones se ratifica en que la Resolución 421 de la Junta fue correcta en su fundamentación al ordenar la suspensión de los derechos correctivos de los productos de las subpartidas arancelarias 1701.12.00 y 1701.91.00, “por no registrarse diferencias en los aranceles a terceros países de Colombia y Venezuela para estas subpartidas.

Este hecho, que da fundamento a la Resolución 421 de la Junta no ha sido disputado por el Gobierno de Colombia”. Anota que la Decisión 371 establece condiciones adicionales para la procedencia de los GACETA OFICIAL derechos correctivos, cuando los mismos no excedan la diferencia entre los gravámenes a terceros, para el producto de que se trate, aplicados por el País Miembro exportador y por el País Miembro importador, respectivamente.

En otras palabras para la aplicación de los derechos correctivos “hace falta que entre otras cosas, el País Miembro importador aplique a terceros países un arancel para el producto en cuestión superior al que aplica el País Miembro exportador”, hecho que no se demostró en las dos subpartidas anteriormente mencionadas. Sobre la competencia de la Junta y el vencimiento del plazo para decidir, aclara que teniendo la Junta la responsabilidad encomendada por la Decisión 371 de vigilar el funcionamiento del mecanismo de derechos correctivos, sus funciones no concluían dentro del plazo de 60 días, sino que además, si las circunstancias variaban “la Junta podía, de oficio o a petición de cualquier País Miembro, y previa comunicación a las partes, determinar la suspensión de los derechos correctivos si, a su juicio, no existía justificación suficiente para mantener su aplicación”.

Acepta como evidente que la Resolución 421 fue dictada fuera del plazo de 60 días, lo que no implica que “la Junta hubiera perdido su competencia para decidir”. Fundamenta esta tesis en un principio general del derecho administrativo conforme al cual “salvo que la norma disponga otra cosa, la atribución de un plazo para que un órgano se pronuncie, no implica que el vencimiento del plazo signifique para el órgano una pérdida de su competencia”.

Recoge la doctrina de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, quienes dicen que “normalmente el señalamiento de un plazo para resolver no implica de manera necesaria, salvo que otra cosa resulte del precepto, la definición de una competencia en tiempo circunscrito”. Para añadir, que según los mismos tratadistas “ la inobservancia del plazo de actuación por la administración no invalida esa actuación, si bien puede determinar la responsabilidad del funcionario causante de la demora o de la propia administración si ello ha dado lugar a perjuicio para el particular afectado por el acto dictado fuera del tiempo”. 26/05/98 13.60 Cita el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo de Colombia conforme al cual el silencio administrativo “no eximirá de la responsabilidad a las autoridades ni las excusan del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto”.

Con estos criterios, reitera que el vencimiento del plazo de 60 días contemplado en el numeral primero del artículo 16 de la Decisión 371 no implicó el agotamiento de los poderes de la Junta y no vició la Resolución 421 por “una supuesta expedición extemporánea”. Respecto a la competencia de la Junta y la falta de consenso referida en la comunicación J/AJ/F/059-96 del 5 de febrero de 1996, se ratifica lo manifestado en su contestación, aseverando que “tal comunicación tampoco constituye una declaración con efectos jurídicos, por parte de la Junta del Acuerdo de Cartagena” por ser una simple explicación suscrita por uno de sus miembros, aunque fuera el Coordinador, actuando éste en forma individual.

Señala que no obstante el vencimiento del plazo de 60 días, la Junta debía lograr el consenso de sus Miembros, que si bien no se alcanzó en un primer momento, la unanimidad se reflejó al dictar la Resolución 421. V. EL ACTO ADMINISTRATIVO La acción de nulidad materia de esta sentencia, tiene por fundamento la impugnación de la Resolución Nº 421 dictada por la Junta del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria acusada de ilegalidad por la supuesta pérdida de competencia del Organo -Junta- para dictar un acto administrativo y además por la causal de errónea motivación. En el presente caso no se cuestiona la calidad de “acto administrativo” que tienen las Resoluciones de la Junta y que como tales están revestidas de una presunción de legalidad y obligatoriedad lo que no excluye la posibilidad de su impugnación. Más aún si se tiene presente que lograda la autonomía del Derecho de la Integración respecto del Derecho Internacional, las Comunidades han venido configurando su Ordenamiento Jurídico a imagen y semejanza del de los Estados que las conforman, y los GACETA OFICIAL textos constitutivos de las mismas aparecen como equivalentes a los constitucionales de Derecho interno; y por su parte el Derecho comunitario “derivado” de aquellos, como una suerte de Derecho Administrativo Comunitario en tanto se constituya en ejecución directa e inmediata de los primeros.

Nada impide, en consecuencia, y es natural, que los principios generales extraídos del Derecho Constitucional y Administrativo internos de los Países Miembros inspiren las soluciones de Derecho comunitario, sin pretender que uno u otro signifique una copia o imitación de los derechos nacionales. Como consecuencia de la presunción de legalidad de un acto administrativo se consagra la posibilidad de impugnar judicialmente su conformidad a Derecho. “Este principio implica así mismo, para todos los sujetos del Derecho comunitario, la obligación de reconocer la plena eficacia de estos actos, mientras no se demuestre que son contrarios al derecho” (“Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas” 19886, pág. 2891, caso: Comisión de las Comunidades Europeas vs República Helénica).

Los elementos constitutivos de un acto administrativo también difieren en su enumeración de acuerdo con los diferentes tratadistas. De manera general puede decirse que esos elementos son: la competencia del sujeto, la voluntad, el objeto y la forma. Sin olvidar que los requisitos de causa o motivo y el fin del acto pueden ser considerados separadamente o estar implícitos en cualquiera de los anteriores y particularmente dentro de la voluntad de la administración. El acto para que no sea impugnable debe necesariamente observar ciertas formalidades (FORMA) y fundamentarse en normas jurídicas y en hechos materiales (CAUSA O MOTIVACION), que tengan coherencia y lógica entre los antecedentes y la expresión de esa voluntad contenida en la parte decisoria del acto.

Si en un acto administrativo están ausentes uno o varios de sus elementos constitutivos, se generan irregularidades que acarrean vicios, algunos sin sanción y en otros, en general sancionables, bien con “nulidad” (absoluta) o “anulabilidad” (nulidad relativa). 26/05/98 14.60 Así será nulo un acto dictado por la administración fuera de su competencia o de sus facultades legítimamente atribuidas por la ley, en razón de la materia, el territorio, el grado y el tiempo.

Para lo concerniente a este punto de la sentencia vale recordar que los vicios de la voluntad del acto se han dividido doctrinariamente en vicios de tipo objetivo referidos al origen, a la preparación, y a la emisión de la voluntad, y en vicios de tipo subjetivo referentes a la desviación de poder, a la arbitrariedad, al error, al dolo, violencia y simulación. “La voluntad” administrativa es pues el concurso de elementos subjetivos (la voluntad de los individuos que actúan) y objetivos (el proceso en que actúan y las partes intelectuales que aportan a la declaración).

Los vicios de la voluntad, por lo tanto, pueden aparecer tanto en la declaración misma, objetivamente considerada, como en el proceso de producción de dicha declaración, como, por fin, en la voluntad psíquica del funcionario que produjo la declaración; de allí que a los vicios de la voluntad los dividamos en a) vicios de índole objetiva y b) vicios de índole subjetiva.

(Agustín A. Gordillo “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo III, Ediciones Macchi, Buenos Aires, pág. IX-2). El proceso de elaboración de un acto administrativo se inicia con la concientización de los motivos que el funcionario advierte en la situación planteada, seguida de la deliberación sobre la actitud y que culmina con la decisión que tiene que expresarse de un modo exterior para que el administrado sepa y conozca cual fue la intención; dicha expresión puede darse de palabra o por escrito constituyendo esta última forma la más común y general.

Todo este proceso se refleja en la voluntad del administrador concretada en la parte declarativa o resolutiva del acto que guardará una íntima conexión con la parte motiva o considerativa del mismo. La incoherencia, contradicción o despropósito entre estos dos procesos de elaboración dentro del acto administrativo, podría llevar a su nulidad, pues, la voluntad del administrador sería de difícil interpretación y la defensa del administrado se convertiría en un laberinto de posibilidades y probabilidades para conocer la real y verdadera intención del ente generador del acto.

GACETA OFICIAL La esencia del acto es su efecto jurídico, es decir la expresión de la autoridad, que crea, extingue o modifica una situación jurídica o establece deberes con respecto al administrado. Para que ese efecto jurídico se produzca es obligatorio que la administración se pronuncie sobre la cuestión planteada para su resolución. El silencio de la administración puede interpretarse, según las legislaciones de cada País Miembro, como un silencio negativo o positivo.

El primero en el entendido de que la administración al guardar silencio sobre el reclamo Administrativo, deja expedita la vía contenciosa administrativa para que el administrado plantee su acción. El silencio positivo, significa que transcurrido el plazo legal para que la administración se pronuncie, al no hacerlo, está aceptando la petición formulada.

El silencio administrativo, según la doctrina, es tan sólo una “conducta inexpresiva de la administración, inapta por lo tanto para ser considerada como una manifestación de voluntad en un determinado Estado” (Gordillo, Obra citada, tomo 3, pág. X-19). Para que el silencio negativo o positivo pueda considerarse como acto administrativo, debe estar expresamente dispuesto por el orden jurídico.

Acto administrativo según Gordillo consiste en “una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata” (Obra citada, pág. IV-39). Por su parte el Tribunal dentro del Proceso 1-AN-97 y concordante con la doctrina se refirió al acto administrativo como “una declaración de voluntad de una autoridad administrativa proferida en la forma prescrita en la ley, en consideración a determinados motivos, que produce efectos jurídicos al crear, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva”; de estas definiciones se extraen los elementos del acto administrativo que fueron enunciados anteriormente.

Al pronunciamiento de la administración favorable o desfavorable para el administrador, o a la actitud omisa del ente Administrativo, puede añadirse, además, una actitud inhibitoria, expresión de la voluntad en todo caso que refleja la intención de no conocer el asunto planteado por falta de jurisdicción o competencia, que también, y por ser un acto Administrativo 26/05/98 15.60 expreso, debe ser debidamente fundamentado y motivado.

La manifestación administrativa que no refleje expresa y fundamentadamente la intención de inhibirse no puede producir efecto jurídico alguno, requisito esencial de un acto administrativo. VI. COMUNICACIÓN DE LA JUNTA J/AJ/F/ 059-96 DE 5 DE FEBRERO DE 1996 El antecedente de la comunicación de 5 de febrero de 1996, se retrotrae al pedido formulado por el Gobierno de Venezuela en comunicación de agosto 8 de 1995 por la que se dirigió al Coordinador de la Junta, solicitándole el pronunciamiento sobre los derechos correctivos adoptados por Colombia; en la misma advierte que el Gobierno Colombiano “no se sujetó a las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena ” y solicita “requerir del Gobierno de Colombia la nulidad del Decreto 1054 de fecha 21 de junio de 1995 notificado a la Junta el 14 de julio de ese mismo año”.

Con fecha 20 de noviembre del propio año se insiste a la Junta sobre la comunicación anterior y se solicita informe “lo más pronto posible la opinión de la Junta sobre el referido Decreto que incumple indudablemente la normativa andina específicamente la Decisión 371 antes señalada”. Las peticiones anteriores son ratificadas en comunicación del Instituto de Comercio Exterior de Venezuela de 29 de enero de 1996.

En respuesta a todas estas comunicaciones la Junta emite su nota informativa de 5 de febrero de 1996. Analizando frente a los supuestos doctrinarios referidos anteriormente, la comunicación de la Junta del Acuerdo de Cartagena contenida en el oficio J/AJ/F/059-96 fechado el 5 de febrero de 1996, por medio del cual se comunicó al Instituto de Comercio Exterior de Venezuela que “no existe consenso en la Junta respecto al contenido y alcance del mencionado artículo” (Artículo 16 de la Decisión 371) y “que se ve impedida de momento de resolver el caso sometido a su consideración” esa manifestación no podría aceptarse, bajo los aspectos doctrinarios trazados anteriormente, como un acto administrativo, pues la voluntad del órgano colegiado no se encuentra producida ni formulada en forma expresa o tácita, como carece también de efectos jurídicos, condición sine qua non para la validez y obligatoriedad del acto, porque no debe entenderse como decla- GACETA OFICIAL ración de voluntad el hecho de que la Junta no se haya pronunciado.

VII. ACTOS DE UN CUERPO COLEGIADO La manifestación de voluntad de un sujeto de derecho administrativo puede provenir de un órgano individual o de uno colegiado. En este último caso la ley, la doctrina y la jurisprudencia extreman el rigor en la emisión de aquella con estricta sujeción a la norma (convocatoria, quórum de instalación y de deliberación) para que pueda considerarse una actuación como válida.

La expresión de la voluntad de un órgano administrativo colectivo sin ajustarse a la norma que la regula, de ordinario constituye un vicio que se traslada en rigor del elemento “sujeto” al elemento “forma” cayendo en un grave vicio conocido como “vía de hecho de la administración” en el sentido de que ni siquiera puede hablarse de existencia de acto administrativo alguno, con la consecuencia de que la sanción es cuando menos de nulidad absoluta.

Así debe explicarse el cuidado que tuvo la Junta de no manifestar su voluntad en forma distinta a la unanimidad, que en el caso era la única manera de emitirla. El funcionario de ese Organo Comunitario -Junta- estaba regido por el principio de colegialidad, el que se basa en la igualdad de sus miembros “en cuanto a la participación en la adopción de decisiones, e implica en particular, por una parte, que se delibere colectivamente sobre las decisiones y, por otra parte, que todos sus miembros sean responsables en forma colectiva, en el plano político, de todas las decisiones adoptadas” (“Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, 1994-6, pág. 2650, caso Comisión de las Comunidades Europeas contra BASF AG y otros). 26/05/98 16.60 ción, analizó y conoció el asunto y verificó si se cumplían o no las condiciones necesarias para la adopción de la medida.

El que al interior de la Junta no hubiese habido consenso, no significa que el Organo haya dejado de ejercer la facultad legalmente a él atribuida”. La Junta por su parte manifiesta que para justificar tal hecho lo que hizo fue informar al Gobierno de Venezuela que no existía consenso en este Organo comunitario respecto al contenido y alcances del artículo 16 de la Decisión 371, y que para el momento de la adopción de la Resolución 421, las normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena “imponían a la Junta la obligación de actuar por unanimidad de sus tres miembros”, obligación originada en el artículo 17 de dicho Acuerdo y recogida también por el Reglamento de la Junta en el artículo 12; “lo anterior significaba en la práctica que cuando era imposible alcanzar tal unanimidad, la Junta no se podía pronunciar”.

Sobre el alcance de la comunicación en comento, la Secretaría General es del criterio de que aquella “no representa un pronunciamiento, sino una explicación de las razones sobre la falta de pronunciamiento”, y pese a que no resolvió en el plazo previsto, era su responsabilidad continuar procurando el consenso “hasta que éste se alcanzara, aunque fuera en forma parcial y limitada”.

Aclara que si bien la Junta no logró el criterio unánime en un primer inicio, logró alcanzarlo en agosto de 1996, cuando expresó que los derechos correctivos eran inaplicables para las subpartidas 1701.12.00 y 1701.91.00, donde no existían diferencias arancelarias entre Colombia y Venezuela. VIII. CARÁCTER DE DECISION INHIBITORIA DE LA COMUNICACIÓN J/AJ/F/059-96 DE LA JUNTA Dicha comunicación según la Secretaría General “no equivale al pronunciamiento exigido en el artículo 16 de la Decisión 371, por lo que no implica que la Junta hubiera agotado su función, ni estuviera impedida de pronunciarse posteriormente sobre la materia ”.

El Gobierno actor al referirse al oficio indicado, argumenta que “este pronunciamiento tiene el carácter de una decisión inhibitoria que es una de las alternativas que tiene la autoridad pública cuando le corresponde adoptar una determinación de fondo ”. Añade que “es obvio que la Junta para llegar a tomar esa determina- La comunicación en comento suscrita por el Coordinador de la Junta no es ni una Resolución y como tal un acto administrativo de la Junta, ni inhibitorio de ésta, porque para cualquiera de esos casos debía haber existido para su emisión o declaración la unanimidad de sus miembros, la que nunca existió como se des- GACETA OFICIAL prende del contexto de la referida nota.

A juicio del Tribunal, constituye una mera información sobre el trámite de las acciones realizadas por la Junta en relación a la aplicación del artículo 16 de la Decisión 371. Expuesta dicha comunicación a la luz de los requisitos y conceptos de lo que es el acto administrativo, resulta fácil concluir que la misma no produce efecto directo alguno, al no reflejar la expresión de voluntad de la administración, y esa actuación no estaría revestida de los requisitos esenciales de un acto administrativo.

Tampoco podría aceptarse la tesis del actor o accionante de que esa comunicación se ha de interpretar como un acto inhibitorio, porque en su contexto general no existe en el fondo la decisión de que el órgano se abstenga de intervenir en un asunto ante él planteado, como se anota precedentemente. La unanimidad exigida tanto en el Acuerdo de Cartagena (artículo 17 anterior), como en el propio Reglamento de la Junta, obedece al principio de la responsabilidad colegiada, el cual exige que para que un acto sea válido debe estar precedido, según la doctrina, de la reunión formal del órgano, del número de asistentes que se determine o se requiera, la deliberación y la expresión de la voluntad en la forma prevista.

La mencionada comunicación que se revisa no tiene otro alcance que una simple información dirigida por el Coordinador de la Junta al Gobierno de Venezuela como respuesta a su vez a las comunicaciones anteriores de éste, solicitándole el pronunciamiento sobre los derechos correctivos adoptados por Colombia. Aun en el supuesto de aceptarse que fuera un informe del Coordinador de la Junta, no tendría consecuencias jurídicas posteriores en la formulación del acto administrativo por no constituir un antecedente necesario para el mismo, como podrían ser otros documentos previos que se requieren como antecedente de la declaración o de la decisión del ente emisor del acto.

La expresión de la voluntad colegiada en la forma que exigían el Tratado y el Reglamento era necesaria para la validez del acto; aceptar que la comunicación referida de 5 de febrero 26/05/98 17.60 de 1996 constituye un acto inhibitorio, sería convalidar un hecho que fue inexistente, pues la inhibición revestida de todas las formalidades legales es un acto administrativo sobre el cual existe inclusive la posibilidad de impugnarlo mediante los recursos que confiera cada legislación. La declaración de impedimento expresada en la comunicación del 5 de febrero de 1996 no es sino el reflejo de la realidad interna que se producía en la Junta, la que fue originada no “por voluntad” o “decisión” -expresa o tácita- de sus miembros, sino por disposiciones legales que regían a ese Organo Comunitario, y que debían ser cumplidas so pena de que sus actos resultasen inválidos.

Si bien la comunicación antedicha está firmada por el Coordinador, no se encuentra en ella la voluntad determinada o resolutiva del cuerpo colegiado denominado Junta que exprese su voluntad o su criterio en uno u otro aspecto, eso es, aceptando, negando o inhibiéndose de conocer el asunto. Todo acto administrativo debe recoger la voluntad de la administración, tanto en su formación como en su declaración, y esa intención o voluntad concluye realmente con un hecho concreto representado en la declaración que en todo caso puede ser favorable o desfavorable para el administrado, pero que de todos modos fija cual ha sido el pronunciamiento del órgano respecto a un punto determinado.

Una simple información sobre el procedimiento que se está llevando a cabo para tomar una resolución, no implica la expresión real de la voluntad del administrador, ni la fijación de su punto de vista al respecto; tanto es así que el administrado con una simple declaración de esa naturaleza no podría impugnar el acto, solicitar su revocación o apelar del mismo, ni podría presumirse que esa comunicación goza del principio de legalidad o de la fuerza de ejecución que todo acto administrativo tiene.

En síntesis, este Tribunal considera y así lo declara, que la comunicación J/AJ/F/059-96 de 5 de febrero de 1996, dirigida por el Coordinador de la Junta al Gobierno de Venezuela, no contiene los requisitos de un acto administrativo, a excepción de la firma y del cargo del representante del cuerpo colegiado y por lo GACETA OFICIAL tanto para el Tribunal no puede considerarse como un acto administrativo con efectos directos y capaz de ser exigible ni, consecuentemente, con la posibilidad de ser impugnable.

Esa falta de expresión o de declaración de voluntad no puede entenderse como acto inhibitorio, que sólo tendría lugar para el caso específico de la figura “de la inhibición del funcionario o del juez”. IX. FACULTAD DE LA JUNTA PARA SUSPENDER LOS DERECHOS CORRECTIVOS El artículo 16 de la Decisión 371 atribuye a la Junta como órgano técnico una amplia facultad para controlar la aplicación por parte de los Países Miembros de los derechos correctivos automáticos previstos en el referido artículo.

La Junta considerando que para la aplicación de dichos derechos correctivos se requería, conforme al mencionado artículo, que existiera una diferencia entre los aranceles que aplican los Países Miembros a las importaciones del producto relevante originarios de terceros países y que de acuerdo a las informaciones disponibles dentro de las investigaciones y estudios técnicos efectuados, no existía diferencia en los aranceles que aplican Colombia y Venezuela a las subpartidas 1701.12.00 y 1701.91.00 las cuales estaban siendo objeto de derechos correctivos, resolvió suspender la aplicación de tales derechos por parte del Gobierno de Colombia.

La Junta conforme lo dispuesto en el último párrafo del numeral 1 del artículo 16 tiene la faculta de determinar la suspensión de los derechos correctivos, cuando a su juicio no exista justificación suficiente para mantener su aplicación. Esta facultad de suspender el mantenimiento de la aplicación de tales medidas no está supeditada a plazo alguno, pues lógicamente como lo expresa la norma “tales derechos correctivos serán aplicables en tanto se mantengan las causas que los motivaron”, la Junta de oficio o a petición de parte puede en cualquier momento comprobar o determinar que tales causas no se mantienen, o en otros términos que no existe justificación para mantener su aplicación y decidir de conformidad con esos criterios, como en efecto lo hizo. 26/05/98 18.60 X. PERDIDA DE LA FACULTAD DE LA JUNTA PARA APROBAR LOS DERECHOS CORRECTIVOS La República accionante impugna la facultad que la Junta tenía para dictar la Resolución 421 una vez que transcurrió el lapso de 60 días a que se refiere el artículo 16.

Dice en su demanda, como sustentación a esta objeción, que se “vulneró ostensiblemente el principio según el cual las normas procesales son de orden público y se encuentran sujetas a un régimen de interpretación estricto y por ello, los términos previstos en la Decisión 371, son perentorios”. Abunda la actora en que al emitir el oficio del 5 de febrero de 1996 “la Junta ejerció la facultad conferida en el artículo 16 de la Decisión 371 y agotó su función al manifestar su declaratoria de impedimento”.

La Secretaría General contradice ese criterio expresando que “es un principio general del derecho administrativo que, salvo que la norma disponga otra cosa, la atribución de un plazo para que un órgano se pronuncie no implica que el vencimiento del plazo signifique para el órgano una pérdida de su competencia” y que salvo los casos excepcionales la observación del plazo “no invalida esa actuación si bien puede determinar la responsabilidad del funcionario causante de la demora o de la propia administración si ello ha dado lugar a perjuicio para el particular afectado por el acto dictado fuera del tiempo” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Op. cit., tomo I, p. 625)”.

El vencimiento del plazo de 60 días establecido en el penúltimo párrafo del numeral 1 del artículo 16 de la Decisión 371, lapso durante el cual la Junta puede verificar el cumplimiento de las condiciones expuestas por un País Miembro que aplique los derechos correctivos automáticos, no es un plazo preclusivo que implique el agotamiento de los poderes de la Junta del Acuerdo -hoy Secretaría General- para revisar la procedencia de la aplicación por parte del País Miembro de derechos correctivos a importaciones.

No puede considerarse como preclusivo este plazo porque la norma no confiere otro efecto jurídico al acto dictado luego de transcurrido el plazo, ni al cumplimiento del término, ni en forma expresa ni tácita se señala que la Junta GACETA OFICIAL pierde esa competencia transcurrido los 60 días. En cambio: “si el plazo constituye un límite al ejercicio de potestades administrativas, su transgresión vicia el acto y a nuestro modo de ver corresponde la sanción de nulidad ” (Gordillo Op.cit., pág. 32).

El plazo en el caso de autos no produce la finalización de las facultades concedidas a un órgano, como sería el supuesto del “veto extemporáneo de una ley”. Es muy diferente la consecuencia resultante del agotamiento de los plazos en el caso del artículo 24 del Tratado de Creación del Tribunal referente a la acción de Incumplimiento, en la cual si no es intentada por la Junta dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su dictamen, el país reclamante puede acudir directamente al Tribunal en sustitución del órgano técnico.

En el caso del proceso 4-AI-96 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 308 de febrero 28 de 1997) la omisión de la Junta en materia de declaratoria de incumplimiento, trajo como consecuencia, por el simple transcurso del tiempo, que la legitimación activa para demandar quedó en cabeza de la República de Venezuela como País Miembro que se consideró perjudicado por el supuesto incumplimiento de Colombia.

El traslado de la legitimación activa coincide con el fin de la etapa previa a la acción de incumplimiento para resolver el reclamo por parte del País Miembro, puesto que éste pasa a hacer uso directamente de su derecho a ejercitar la acción de incumplimiento y por tanto se ha producido un tránsito de la etapa administrativa ante la Junta del Acuerdo a la etapa jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

XI. COMPETENCIA DE LA JUNTA PARA DICTAR LA RESOLUCION 421 No es admisible lo sostenido por la actora en su escrito de conclusiones cuando expresa que “si la Junta ya había perdido la competencia para pronunciarse sobre el reclamo de Venezuela, en la etapa previa a la acción de incumplimiento, mal podría pretender este Organismo conservar la potestad para ordenar a Colombia, la eliminación de los derechos correctivos ”, pues una cosa es la acción de incumplimiento que tiene plazos para intentarla estableciendo la propia norma las consecuencias de la omisión por parte de la Junta, y 26/05/98 19.60 otra la obligación que tiene la administración de dictar una Resolución administrativa aún fuera del plazo previsto, efectos que no alteran la validez del acto, salvo que la propia norma establezca otras consecuencias o efectos por la demora en la emisión de la Resolución. Si se admitiera la posibilidad de la pérdida de competencia de la Junta por el simple transcurso del plazo de 60 días desde la recepción del informe del País Miembro sobre los motivos en que fundamenta la aplicación de los derechos correctivos, sin que se haya producido un pronunciamiento de la Junta, esto significaría -en virtud del silencio administrativo- que el país podría mantener en forma indefinida los derechos correctivos aunque no hubieren variado las causas que los motivaron e importaría una claudicación por parte de la Junta de su competencia general de velar por el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena y de las Decisiones de la Comisión. Por otro lado, si la Junta no procedía a dictar la Resolución 421 habría habido sólo dos posibilidades: o el País Miembro al no contar con la autorización de la Junta hubiere tenido que eliminar los derechos correctivos, o sea derogar el Decreto 1054 por no haber obtenido la aprobación de la Junta dentro del plazo de 60 días establecido; o si el País continuaba aplicando esos derechos sin autorización de la Junta, ésta hubiere podido iniciar la acción correspondiente de incumplimiento teniendo en cuenta que aquellos habrían adquirido el carácter de definitivos sin tener la aprobación que exige el artículo 16 de la Decisión 371 y estando, además, en concepto de la Junta, en contradicción con el literal d) de la mencionada norma comunitaria.

El Tribunal considera que la Junta no había perdido su competencia de control por el transcurso del plazo de 60 días, que no es de carácter preclusivo. Dictó la Resolución 421 referida sólo a los derechos correctivos respecto a dos de las subpartidas arancelarias por la no existencia de justificación suficiente, ya que no se daban los supuestos previstos en la ley comunitaria, por cuanto se “contradice con lo dispuesto en el literal d) del artículo 16 de la Decisión 371” situación jurídica que es causa suficiente para modificar una norma, inclusive para su anulación y con mayor razón para modificarla o limitarla.

La justificación y la causa que GACETA OFICIAL exige el artículo 16 están dadas por la esencia del cabal cumplimiento y acatamiento que los Países Miembros deben a las normas comunitarias. XII. ACTOS QUE REQUIEREN APROBACION En el caso sub examine, la Decisión 371, artículo 16, facultaba a los países para tomar las medidas correctivas automáticas a condición de que las mismas fueran aprobadas posteriormente por la Junta.

El país en esas circunstancias ha obrado en amparo de la ley emitiendo un acto válido pero sujeto a la aprobación. La aprobación posterior de un acto es un hecho declarativo, por lo que sus efectos se producen retroactivamente a la fecha del acto interno y no desde la aprobación, en la cual la administración no mira el carácter subjetivo del acto sino únicamente el carácter objetivo, esto es el interés de la ley o el interés público comunitario.

Dadas las circunstancias y fines del artículo 16 de la Decisión 371, constituiría una norma sin efecto útil el que se deje al arbitrio de la Junta su aprobación para que pueda producir efectos. El carácter de automático que la norma confiere a estas medidas no tiene otro significado que producir efectos válidos para los Países Miembros desde el momento de la decisión interna.

Una sujeción de la validez o efectividad del acto a su aprobación, por el ente correspondiente, habría convertido a la medida de derechos correctivos automáticos en una disposición inútil y contradictoria con el propósito que ella persigue. De sostener otra tesis podría darse el supuesto de que la Junta no la apruebe o la apruebe tardíamente, y entonces los Estados no podrían ejecutar esas medidas a las que la propia norma confiere el carácter de automáticas, es decir ejecutables sin requisito previo.

Esta segunda hipótesis, significaría que las ejecuciones del acto efectuados por un País Miembro serán nulas con graves consecuencias de orden económico para los Países. Del texto del artículo 16, la idea que se deduce es la de que la Junta -ahora la Secretaría General- puede suspender, aprobar o modificar los derechos correctivos. La modificación o la sus- 26/05/98 20.60 pensión sólo puede admitirse en actos válidos.

Lo nulo no produce efecto alguno y mal haría el órgano encargado de velar por el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico al violar dichas normas suspendiendo o modificando lo que no tuvo existencia jurídica. La norma entonces confiere a los actos emitidos por los Países Miembros que tengan como finalidad imponer derechos correctivos, el carácter de ejecutivos desde un primer momento, es decir, son actos con efectos inmediatos.

La actuación posterior de la Junta constituye una ratificación de ese acto o una rectificación si no lo aprueba, o una medida parcial si lo modifica; pero en todo caso lo actuado por el País desde la adopción de su medida hasta la aprobación de la Junta tendría valor jurídico, salvo que aquella entrañe un vicio “grosero” de ilegalidad que afectara al acto de tal modo que lo convirtiera en absolutamente nulo.

El acto que la Junta emita luego de transcurrido el tiempo de 60 días mirado éste por su naturaleza del plazo o por las consecuencias jurídicas que la Resolución de la Junta revisten, es un acto válido, ejercido dentro de la competencia que aún mantiene la Junta. De todos modos la actuación de la Junta es necesaria para determinar la situación de los derechos correctivos, pues el acto del País constituye un acto condicionado a una posterior aprobación o en otros términos, a un posterior pronunciamiento del órgano comunitario.

XIII. LA SUSPENSION POSTERIOR DE LOS DERECHOS CORRECTIVOS La República de Colombia califica de errónea motivación el hecho de que la Junta haya suspendido los derechos correctivos sobre las dos partidas bajo el argumento de que no ha existido “la comprobación objetiva de una modificación o desaparición de las causas que invocó el Gobierno de Colombia, para aplicar la medida contenida en el Decreto 1054 de 1995” y agrega que “la facultad de apreciación del Organo debe estar enteramente canalizada hacia el examen de la existencia o no de nuevas circunstancias que modificaran o extinguieran las causas iniciales, sobre las cuales se apoyó la aplicación de los derechos correctivos” (Lo subrayado, del texto original).

GACETA OFICIAL La contraparte procesal, esto es, la Junta indica que sólo llegó a emitir “su pronunciamiento respecto de dos de las subpartidas arancelarias, mediante la propia Resolución 421” y que para adoptarla “no hacía falta que se hubieran modificado las circunstancias respecto de aquellas que originalmente dieron lugar a la aplicación de derechos correctivos”.

Los derechos correctivos que prevé el artículo 16 de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sólo pueden imponerse cuando el País Miembro exportador aplique a terceros un arancel inferior para el producto de que se trate respecto del que aplica el País Miembro importador. Es por esta razón que la Resolución 421 de la Junta estuvo correctamente fundamentada al ordenar la suspensión de los derechos correctivos impuestos por el Gobierno de Colombia a las importaciones originarias de Venezuela correspondientes a las subpartidas arancelarias 1701.12.00 y 1701.91.00 ya que en éstas no se registraban diferencias en los aranceles a terceros por parte de Colombia y Venezuela, como así se expresa en el documento adjuntado al proceso respecto al análisis que la Junta hace del Decreto 1054 del Ministerio de Agricultura de Colombia, y que no ha sido objetado ni argüido de falso por parte de Colombia, silencio que implica la aceptación de este punto; ni es parte del argumento para solicitar la nulidad por falsa o errónea motivación, que conforme el criterio de este Tribunal no ha existido.

En el caso de la Resolución 421 no se trataba de una revisión ex-post de unos derechos correctivos previamente autorizados, sino de un primer pronunciamiento respecto a los derechos que se aplicaban sin el debido fundamento a dos subpartidas y en consecuencia ordenaba su suspensión. La República de Colombia agrega que “la Junta decide entonces sin presentar los presupuestos de hecho consagrados en la norma legal, suspender la aplicación de los derechos correctivos, y no desvirtuar por no tener asidero en los hechos, la permanencia de las causas que les motivaron”.

Constituyendo la Resolución 421, como se dice, el primer análisis por parte de la Junta del contenido global del Decreto 1054, no podía analizar causas supervenientes sino las exis- 26/05/98 21.60 tentes al momento en que se dictó dicho Decreto que es materia u objeto de la Resolución 421. Imaginándose a manera de discusión, hechos diferentes a los materialmente acontecidos dentro de este procedimiento, si la Junta hubiese emitido su aprobación dentro de los 60 días, habría tenido que llegar a la misma conclusión a la que posteriormente ha llegado, recogida en la Resolución 421, pues desde esa época a la actual, las circunstancias de hecho que motivaron el acto por parte de Colombia no han variado, por lo que, en cualquiera de los casos el pronunciamiento habría sido semejante.

La Junta no ha suspendido los derechos como tales por causas posteriores, sino que ha realizado un análisis objetivo del acto dentro del marco jurídico del artículo 16 de la Decisión 371 para determinar si se ha cumplido o no con los requisitos legales que establece el literal d). Dicho órgano comunitario ha encontrado en este análisis que tales hechos no tienen el fundamento jurídico de ese artículo referente a las dos partidas arancelarias; en tanto tácitamente considera acertada la posición del accionante en el resto de las medidas correctivas.

En otros términos, al emitir la Junta la Resolución 421 ha efectuado un análisis de la legalidad del Decreto 1054 con relación a los fundamentos jurídicos sobre los cuales no daban lugar a la aplicación de esos derechos para las partidas 1701.12.00 y 1701.91.00. Esa observación de orden legal tuvo un real fundamento desde la expedición inicial del Decreto 1054 y tal circunstancia tenía que llevar a la Junta dentro de los 60 días o posteriormente a modificar la norma nacional sea por vía de modificación o supresión o por la eventual acción de incumplimiento, como se dice precedentemente, todo esto en aplicación del mencionado artículo 16 de la Decisión 371.

Para este caso, en consecuencia, resulta irrelevante la observación de la demandada de que se hayan producido nuevas causas o nuevas circunstancias para modificar o extinguir esos derechos, porque el fundamento de la supresión nació con el acto mismo y no con posterioridad. Según la actora “la facultad de apreciación del Organo debe estar enteramente canalizada GACETA OFICIAL hacia el examen de la existencia o no de nuevas circunstancias que modifiquen o extingan las causas iniciales sobre las cuales se apoyó la aplicación de los derechos correctivos” para luego admitir que “como se ve es claro ninguno de los argumentos en que se apoya la Junta se refiere a la comprobación objetiva de una modificación o desaparición de las causas que invocó el Gobierno de Colombia, para aplicar la medida contenida en el Decreto 1054 de 1995”.

En cambio para este Tribunal, la Junta al asumir por primera ocasión su deber y obligación de pronunciarse sobre las medidas correctivas expedidas por Colombia contenidas en el Decreto 1054, lo hizo para comprobar objetivamente si los hechos ahí expuestos no reñían con el Ordenamiento Jurídico Andino. Según el criterio de la Junta el acto de Colombia en lo relativo a las dos partidas, desde su expedición se inició contrariando el orden jurídico andino, situación remediada por aquella mediante la Resolución 421.

Esta violación del literal d) del artículo 16 de la Decisión 371 pudo haber sido observada por la Junta en cualquier momento, y esas mismas condiciones y fundamentos habrían servido para que en la Resolución 421, o en una anterior o posterior tomara la misma determinación, en su función general de velar por el cumplimiento de las normas del Ordenamiento Jurídico comunitario.

XIV. MOTIVACION DE LA RESOLUCION 421 Otro elemento constitutivo de un acto administrativo es la motivación, pues llegar a conocer si su contenido es correcto en derecho y si los hechos que la justifican corresponden a la realidad material, son cuestiones que afectan al fondo de la validez del acto. La motivación de un acto administrativo no siempre ha de contener un mismo detalle o pormenorización de los hechos o antecedentes, pues éstos y otros factores dependerán de la naturaleza, objeto y fines de cada acto.

Sin embargo, la motivación ha de guardar una lógica estructural que permita en primer lugar comprender el razonamiento seguido por la autoridad para llegar a su determinación o declaración. Este razonamiento que ha de fundamentarse tanto en derecho como en los hechos o situación material, ha de ser coherente, claro, inequívoco y específico en cuanto a los puntos 26/05/98 22.60 esenciales que recoja la motivación concretada en los considerandos del acto.

Esta motivación no es sino la razón de ser o el por qué el administrador produce con el acto un efecto jurídico unilateral y directo, teniendo como fundamento el derecho y los hechos, los que deberán ser veraces, comprobados y analizados debidamente por la administración. El acto que contenga en su motivación fundamentos erróneos o una falsa motivación, contraría el principio general de la verdad material que debe regir en todo acto.

La motivación en los actos administrativos tiende a reflejar las causas o las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron para la emisión de un acto. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la Resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad implica o puede llevar a la nulidad del acto.

La plena justificación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. “El objeto de la motivación es el “ de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada o si eventualmente está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez” (“Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas” 1994-6, pág. 2572 asunto C-292/93 Norbert Lieben contra Willi S. Gobel y Siegrid Gobel).

(Proceso 1 - AN - 97) “Un acto administrativo puede ser anulado por varias causales ya sea por vicios de fondo o de forma, como son la incompetencia del autor, el error en los motivos, la violación de la ley y desvío o desviación de poder”. Estas causales de nulidad o anulabilidad del acto, se recogen, aunque en forma más moderna en la disposición del artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal el que abre la vía contenciosa administrativa para que las Resoluciones de la GACETA OFICIAL Junta puedan ser declaradas nulas cuando fueren dictadas con violación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación de poder, con lo cual se entiende que las causales de nulidad pueden referirse a vicios de fondo y de forma que son aceptados universalmente.

Merece mención la cita que Canasi recoge sobre las reglas establecidas por el Consejo de Estado de Francia, que se aplican a la motivación de un acto administrativo: “‘1a regla: ‘Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone’, pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación de los demás casos. 2a regla: ‘Cuando un agente público está obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto.

La ausencia de motivos es entonces un vicio radical’. ‘Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo determinante no es un motivo de interés público’. 3a regla: ‘Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le han hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes”. 4a regla: ‘Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas ganzúas, o frases sin significación exacta’. 5a regla: ‘Los motivos alegados deben ser materialmente exactos’. 6a regla: ‘El motivo determinante invocado debe ser lícito’. 7a regla: ‘Cuando los motivos de derechos determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, el juez deberá investigar si, fuera del motivo determinante de derecho que subsisten, son suficientes para legitimar el acto jurídico’. 8a regla: ‘Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los motivos determinantes son de orden político’.

Aquí se vincula con la célebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos. 9a regla: ‘En principio el juez no investiga de oficio los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es flagrante y tiene por resultado hacer salir manifiestamente al agente público de su competencia legal para invadir la compe- 26/05/98 23.60 tencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de oficio el motivo determinante ilícito; en efecto, debe comprobar de oficio el vicio de incompetencia, lo que pone de manifiesto el motivo determinante.

En el hecho ésto se produce muy raramente’. 10a regla: ‘El juez no puede apreciar la oportunidad de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos. 11a regla: ‘La prueba del motivo determinante incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente’”.

(José Canasi, “Derecho Administrativo”, Vol. II, Parte especial, Editorial Depalma, págs. 174 y 175)”. El aspecto de la motivación en los actos comunitarios ha sido desarrollado dentro de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Así se ha dicho que aquella “deberá mostrar de manera clara y no equívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y para que el Tribunal pueda ejercer su control” (“Recopilación ” 1986-1, pág. 146, caso: Eridania zuccherifici nazionali SpA y otros contra Cassa conguaglio zucchero y los Ministerios italianos de Hacienda y del Tesoro).

La motivación de una Resolución de la Junta es exigible, además de constituir ésta un acto administrativo, por cuanto así lo prescribía el artículo 14 del Reglamento de la Junta (texto integrado de las Decisiones 9, 219 y 248 de la Comisión) que entre los requisitos de esos actos, establecía la necesidad de que los mismos contengan las causas que la motivaron.

Las Resoluciones de la Junta, -ahora de la Secretaría General- como todo acto administrativo, requieren del sujeto emisor del mismo, que al dictarlo exprese su voluntad; el objeto perseguido por el acto, cual es el de aceptar o rechazar una solicitud o disponer que se realice algún hecho o acto o negar tal realización; todo lo cual produce efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad (FIN) necesariamente vinculada con el interés general o colectivo, con arreglo a formas preestablecidas.

GACETA OFICIAL Dentro del entorno doctrinario expuesto en párrafos anteriores, al Tribunal le corresponde decidir si la impugnada Resolución 421 contiene en su motivación fáctica y jurídica los requisitos ya puntualizados y si su contenido de fondo o formal no se encuentra viciado para que produzca la nulidad del acto (absoluta o relativa).

El motivo o fundamento jurídico para la mencionada Resolución 421, publicada en la Gaceta Oficial Nº 219 de 9 de agosto de 1996, es el artículo 16 de la Decisión 371, que faculta a la Junta para emitir su pronunciamiento sobre los derechos correctivos automáticos implementados por un País Miembro sobre las importaciones, ya sea para suspender, modificar o autorizar dichos derechos.

Los considerandos de la Resolución 421 esto es, el análisis de sus razones o fundamentos, se inicia con el examen del Decreto 1054 de 21 de junio de 1995 por medio del cual el Gobierno de Colombia fijó derechos correctivos automáticos a las importaciones originarias de Venezuela para los productos clasificados por la partida arancelaria 17.01 (azúcares), con excepción de la chancaca.

Como hechos fácticos también se revela la comunicación que con fecha 18 de julio de 1995 envió ese Gobierno a la Junta notificando tales derechos, y el proceso interno del Organismo Comunitario para obtener información de Colombia y Venezuela, a fin de estudiar el caso. La información fue suministrada por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio Exterior de Colombia, mediante notas de septiembre de 1995.

La Junta con la información obtenida determinó que para las subpartidas 1701.12.00 y 1701.91.00, en éstas no existían diferencia “entre los aranceles que aplican los Países Miembros a las importaciones del producto relevante originarias de terceros países” y que sin embargo están siendo objeto de derechos correctivos en el Decreto 1054, situación que contradice el literal d) del artículo 16 de la Decisión 371 “según el cual los derechos correctivos deben ser, como máximo, equivalente a la diferencia positiva entre los gravámenes totales aplicados a terceros países por el País Miembro importador y por el País Miembro exportador”.

Estos hechos son calificados por el Gobierno de Colombia como un vicio del acto por 26/05/98 24.60 errónea motivación; igual calificativo asigna a lo afirmado en la Decisión 421 cuando expresa que “la posibilidad de que los productos sean definidos a nivel de cuatro o seis dígitos de la NANDINA a que hace referencia el artículo 41, de la Decisión 371” se estableció sólo para efectos de determinar si el País Miembro exportador ha realizado importaciones de productos desde terceros países (literal c) del artículo 16 de la Decisión 371), y no para efectos de determinar las diferencias arancelarias ni el monto de los derechos correctivos.

La Secretaría General al refutar los conceptos vertidos por la actora, se apoya en el artículo 16 de la Decisión 371 y sobre la verdad material de los hechos expresa que: “de la información disponible en el expediente que cursa en la Secretaría General se desprende que, en el caso de dos subpartidas arancelarias -la subpartida 1701.12.00 (azúcar de remolacha en bruto, sin aromatizar ni colorear) y la 1701.91.00 (azúcar de caña o de remolacha refinados y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, aromatizados o coloreados)-, no existían diferencias entre los aranceles que Colombia y Venezuela aplicaban a terceros (véase informe técnico elaborado por el Departamento Agropecuario de la Junta del Acuerdo de Cartagena, marcado “A”). “Siendo este el caso, no procedía la imposición por parte de Colombia de derechos correctivos para los productos correspondientes a estas dos subpartidas y así lo declaró la Junta del Acuerdo de Cartagena en su Resolución 421. “El alegato del Gobierno demandante se origina en una interpretación, a nuestro juicio errada, del artículo 41 de la Decisión 371, el cual dispone que, ‘Antes del 1 de abril de 1995, la Comisión, a propuesta de la Junta, definirá los factores para determinar cuándo un producto reúne las condiciones para ser considerado importado, para efectos de la aplicación del literal c) del artículo 16, determinando si los productos se deben definir a nivel de cuatro (4) o seis (6) dígitos de la NANDINA, o combinaciones de ellos’.

(dice la Secretaría General) Y continúa en su defensa: GACETA OFICIAL “Como se anota, el artículo 41 se refiere a la posibilidad de determinar si un producto es importado, mediante una definición a cuatro o seis dígitos, sólo “ para efectos de la aplicación del literal c) del artículo 16 ” de la Decisión 371, y no para otros efectos. El literal c) es el que se refiere a la determinación de si se han efectuado importaciones de terceros países del producto de que se trate al País Miembro exportador, en los doce meses anteriores a la aplicación de los derechos. “Queda claro entonces, que la referencia que hace el artículo 41 de la Decisión 371, respecto de la posibilidad de definir productos a cuatro o seis dígitos, es sólo para determinar si se han efectuado importaciones de terceros países del producto de que se trate y no para otros efectos, como el de verificar la existencia de diferencia en el nivel de aranceles a terceros”.

El País reclamante no ha objetado el análisis técnico realizado por la Junta para llegar a su determinación o conclusión en la Resolución impugnada. Esto es que los dos Países, Venezuela y Colombia, no aplicaron aranceles diferentes en sus importaciones para las dos subpartidas. Habiéndose aceptado por parte de Colombia la veracidad de los informes técnicos y no existiendo prueba en contrario que desvanezca el error en esa apreciación, el informe tiene validez y la argumentación sustentada en la Resolución no puede estar viciada de falsa motivación, que no es otra cosa que fundamentar la parte considerativa en hechos inexistentes o que si existieron ya no se encuentran vigentes al momento de la emisión del acto.

Tampoco puede aceptarse la impugnabilidad de la Resolución 421 por “error en la motivación”, ya que las causas que la Junta esgrime para la motivación concuerdan tanto con el espíritu del artículo 16 de la Decisión 371 como con los hechos o situaciones fácticas del procedimiento, pues, como se analizó anteriormente, el acto de la Junta fue para aprobar por primera vez las medidas de Colombia, para cuyo caso no se requería analizar la suspensión en base a las modificaciones de las circunstancias sino en base única y exclusiva de los hechos propios emanados del acto interno. Como ya se ha expresado, en este caso no hubo por parte de la Junta sino una primera 26/05/98 25.60 manifestación sobre el Decreto 1054 que a criterio del Tribunal tiene base material y jurídica para que la Junta haya suspendido los derechos en las dos partidas arancelarias.

En cuanto a la objeción sobre los cuatro dígitos el Tribunal se pronunció sobre este aspecto en el Proceso 4-AI-96 y al respecto dijo: “El artículo 41 de la Decisión 371 establece que la Comisión a propuesta de la Junta deberá definir la validez de la identificación de un producto a nivel de cuatro o de seis dígitos. Aquí cabe hacerse la pregunta de si para la puesta en vigencia de la Decisión 371 y concretamente del artículo 16 de la misma, era indispensable que la Comisión hubiera definido o precisado este aspecto, ya que la Comisión no dio efectivo cumplimiento a su propio mandato, a pesar de haberse surtido el trámite requerido en la norma comunitaria mediante presentación del tema por la Junta ante la Comisión. Para este Tribunal no cabe motivo de duda con respecto a la vigencia inmediata de la Decisión 371 la cual señaló en su artículo 43 inciso 2º que la norma entraría a regir a partir del 1º de febrero de 1995.

Son muchas las veces que el Tribunal ha reiterado la tesis de la aplicación directa y de la vigencia de las normas de derecho derivado que, según el artículo 3º del Tratado del Tribunal deben ser directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo o en la fecha que las mismas normas establezcan, en este caso a partir del 1º de febrero de 1995.

(véase la jurisprudencia del Tribunal en los casos 29, 30 y 32-IP-96, Gacetas Oficiales 241 y 242 de 20 y 22 de enero de 1997). “De todas maneras el concepto emitido por la Junta del Acuerdo de Cartagena de 17 y 18 de abril de 1995 presentado a la Vigésima Primer Reunión del Consejo Agropecuario y denominado “Bases de Propuesta de Decisión”, al definir los productos importados, señala en la página 8 que “el sistema internacional armonizado de clasificación de mercancías (SA) en el cual está basado NANDINA, agrupa en partidas a cuatro dígitos las mercancías que son substancialmente similares entre sí por su constitución física o por su destinación final” “En otras palabras cuando se trata de mercancías de la misma sustancia, pero con grados de elaboración significativamente distintos, el SA GACETA OFICIAL las clasifica en partidas diferentes”.

Agrega la opinión de la Junta que “las consideraciones anteriores hacen aconsejable, como primera aproximación, identificar los productos con agrupaciones a cuatro dígitos”. (Anexo A de la carta J/AJ/C 089-97, y folio 390 del expediente)”. “Lo anterior significa para este Tribunal que no habiéndose establecido norma específica por parte de la Comisión para determinar el número de dígitos de identificación de un producto sujeto a derechos correctivos, no podría prosperar la tacha de ilegalidad que hace la parte actora en la demanda, en el sentido de que el Decreto colombiano por haber fijado derechos correctivos citando solamente la partida 1701, sin precisar el producto específico sujeto a la medida que en su opinión debe identificarse a nivel de ocho o diez dígitos.

La misma parte actora acepta que el artículo 41 pareciera permitir la identificación a nivel de cuatro dígitos (folio 13 de la demanda y 16 del expediente). Sea lo uno o lo otro, lo cierto es que no podría predicarse incumplimiento de la norma comunitaria cuando por ausencia de la misma no se ha establecido el sistema de identificación para la aplicación de derechos correctivos; ahora bien, según los cuadros Nº 4 a 7 del anexo D, para el cálculo de los derechos correctivos Colombia en la práctica ha utilizado la identificación tanto del azúcar crudo como del refino con ocho dígitos”.

Criterios que se acogen en esta sentencia para desvirtuar la objeción de ilegalidad de la Resolución 421 en este punto. 26/05/98 26.60 ante un acto interno de cualquier naturaleza: ejecutivo, legislativo o judicial. El haber dictaminado en el proceso 4-AI-96 que Colombia no incumplió ninguna norma jurídica no implica que se haya desvirtuado la posibilidad de que se demande la nulidad de una Resolución que sirvió de fundamento para la acción de incumplimiento.

Además, la República de Colombia derogó el Decreto 1054 en acatamiento de la Resolución 421, y en sustitución promulgó el Decreto Nº 1935 de 28 de octubre de 1996 por el cual modifica el artículo 1 de la norma y en el cual se expresa lo siguiente: “fijar derechos correctivos en la forma de gravámenes arancelarios iguales a la diferencia entre los gravámenes totales aplicados a terceros países por Colombia y por Venezuela a las importaciones originarias de ese país clasificados por la partida arancelaria 1701, con excepción de los clasificados por las subpartidas 17.01.11.10.00, 17.01.12.00.00 y 17.01.91.00.00”.

Con esta medida la Resolución 421 de la Junta del Acuerdo de Cartagena queda cumplida y con su vigencia no se afectan las circunstancias y consecuencias jurídicas de la propia Resolución ni de los Decretos 1054 de 1995 y 1935 de 1996. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal estima que en la Resolución 421 no hay una errónea motivación o falso supuesto de hecho o de derecho, sino que por el contrario refleja el cumplimiento de las razones que llevaron a la suspensión de los derechos correctivos.

Tampoco estima que el incumplimiento de un plazo tenga conexión con la existencia de una errónea motivación. DECIDE: XV. DEMANDA DE INCUMPLIMIENTO 2. El Tribunal al desestimar la demanda intentada por la República de Colombia por nulidad de la Resolución 421 de 01 agosto de 1996 emanada de la Junta del Acuerdo de Cartagena, condena a la actora de conformidad con el artículo 81 de su Reglamento al pago de costas, las que serán determinadas por auto separado, según lo establecido en el artículo 82 ibídem.

Como ha reiterado este Tribunal los objetivos y fines de la demanda de incumplimiento y de la acción de nulidad son diferentes. En la primera el Tribunal no puede conocer el fondo del acto interno expedido por la Junta y se limita únicamente al análisis de la conducta de un País frente al Ordenamiento Jurídico Andino 1. Desestimar la acción de nulidad instaurada por el Gobierno de la República de Colombia contra la Resolución 421 dictada por la Junta del Acuerdo de Cartagena y publicada en la Gaceta Oficial Nº 219 de 9 de agosto de 1996.

GACETA OFICIAL 26/05/98 27.60 Léase la presente sentencia en audiencia pública, previa convocatoria de las partes, según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal y posteriormente remítase a la Secretaría General de la Comunidad Andina, copia certificada de esta sentencia para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado del Tribunal.

Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO PROCESO Nº 11-IP-97 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a), d) y e); 87 Y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pedida por el Doctor Augusto Maldonado Vásconez, Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

Proceso Interno Nº 2464. Actor COLOMBINA S.A. Marca PIRULITO. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los once días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: Que la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, a través de su Presidente Dr. Augusto Maldonado Vásconez, solicita al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos: 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e), 87 y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta solicitud dentro del proceso que sigue el apoderado de la empresa Colombina S.A. contra el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado y el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en el cual pide además que se tome en cuenta a Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Limitada.

Que los hechos considerados por el Tribunal consultante como relevantes en el presente caso, son los siguientes: “La empresa COLOMBINA S.A. por intermedio de su apoderado, en el recurso de plena jurisdicción o subjetivo demanda al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, al Director Nacional de Propiedad Industrial, al Procurador General del Estado y al tercerista: Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía Ltda., para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo constante en la Resolución Nº 946976 de 10 de noviembre de 1995, por la cual la autoridad demandada rechaza la observación presentada contra el registro de la marca PIRULITO, solicitada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda. Como antecedente de la acción propuesta anota el actor: a) Que el 10 de febrero de 1993, presentó demanda ante el Director de Propiedad Industrial, tendiente a impedir el registro de la marca PIRULITO Nº 29939-92 que fue solicitada por el tercerista en este proceso, sobre la base de notoriedad y reconocido uso de la marca PIRULITO por parte de la actora; b) Que con la providencia Nº 946976, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concede los derechos marcarios, que según el GACETA OFICIAL 26/05/98 actor les pertenece a ellos; piden que en sentencia se revoque la referida providencia Nº 946976 y se rechace el registro de la marca PIRULITO solicitada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía Ltda. “El Ministro de Sustanciación califica la demanda y ordena citar a los demandados.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, al contestar la acción, niega los fundamentos de la demanda y expresa la legalidad y validez de la resolución impugnada; el Procurador General del Estado, propone las excepciones siguientes: negativa de los fundamentos de la demanda; improcedencia de la acción; caducidad del derecho; y el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca expresa la validez y legalidad de la resolución y la negativa de los fundamentos de la demanda”.

Según el recurso presentado por la actora COLOMBINA S.A., ésta posee los siguientes registros prioritarios que legitiman sus derechos sobre esta denominación marcaria: MARCA NUMERO PAÍS CLASE PIRULITO 2849-92 Ecuador 29 PIRULITO 2848-93 Ecuador 30 PIRULITO 148515 Colombia 30 PIRULITO 148837 Colombia 27 PIRULITO 148835 Colombia 32 “El derecho adquirido por Colombina S.A., sobre la marca PIRULITO, según la actora, debe entenderse más allá del que tradicionalmente se deriva de un registro marcario.

La marca cuya exclusiva comercial se intenta violar resulta notoriamente conocida en el Pacto Andino y en Colombia en particular, por su continuado uso, amplia difusión y sostenida calidad durante muchos años”. El Director Nacional de Propiedad Industrial al contestar la demanda manifiesta: “Que la notoriedad de la marca debe ser probada por la persona interesada, en este caso el observante, cosa que a lo largo del proceso no hace, pudiendo apreciarse ( ) que aunque en la demanda de observación dice que la marca se halla registrada en la República de Colombia, nunca dentro del proceso presenta dichos registros”. 28.60 Añade, asimismo, el Director de la referida Oficina de Propiedad Industrial que el observante “se equivoca totalmente al pretender aplicar el artículo 96 de la Decisión 344, el mismo que es aplicable en lo que a registrabilidad se refiere cuando NO SE HUBIERE PRESENTADO OBSERVACIONES; pero en el presente caso es aplicable el artículo 95 de la misma Decisión”.

La solicitante de la marca PIRULITO sostiene que la actora ha hecho pasar a los números de los expedientes de trámite como si fueran los de registro en Colombia y en el Ecuador. Estas solicitudes serían de fechas posteriores a la presentada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda. La representante de la marca PIRULITO sostiene que su solicitud fue presentada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda. el 30 de enero de 1992; esto es con anterioridad a todas las solicitudes de registro de la misma marca presentada por Colombina S.A., tanto en Colombia (18 de marzo de 1992) como en Ecuador (11 de septiembre de 1992).

Consta en el expediente interno que la Dirección de Propiedad Industrial concedió de oficio a la empresa objetante de la solicitud de marca el término de quince días para que presentara los títulos de la marca PIRULITO en Colombia, los que no han sido presentados dentro de dicho término, por lo que dicha Dirección dicta el 10 de noviembre de 1995 su Resolución Nº 0946976 en la que dispone que conforme al artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la marca PIRULITO no es notoria, rechaza la observación y concede el registro de la marca solicitada.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial que provenga de un Juez Nacional, todo en las condiciones previstas en los artículos 28, 29 y 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 2. NORMAS A INTERPRETARSE: Que las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, son las siguientes: Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios que se trate”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los 26/05/98 29.60 que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”. “Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: “a) La identificación del peticionario; “b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; “c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de la marca; y, “d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida. “La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidi- GACETA OFICIAL rá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Además el Tribunal considera pertinente interpretar el siguiente artículo: “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

3. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE SEA REGISTRABLE El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, arriba transcrito, al definir lo que es marca, dice que “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la marca diciendo: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” OMPI “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.

Para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distinti- 26/05/98 30.60 vo y susceptible de representación gráfica. Sin embargo, aun cuando un signo reúna estos tres requisitos, no por ello tiene asegurado su registro, ya que podría encuadrar, no obstante, dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sobre este punto el Tribunal, en varias sentencias ha reconocido que para que una marca pueda ser registrada como tal debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (Ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997; 12-IP-96; y, 22-IP-96, G.O. Nº 265 de mayo 16 de 1997).

Últimamente reconocida en el proceso 15-IP97, G.O. Nº 314 de diciembre 18 de 1997. A) La perceptibilidad, tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. En la obra “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial” de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, se dice en lo tocante a que el signo sea perceptible: “Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir”.

(pág. 195). El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; “Percepción”, dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el GACETA OFICIAL sentido de la vista, caracterizándose los signos por una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

B) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.

C) La representación gráfica, es un requisito formal, que permite la publicación, y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial. La representación gráfica, en suma, es una “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77).

4. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 87 EL Tribunal considera que este artículo no requiere en el presente caso de mayor interpretación, porque en la controversia interna no se está discutiendo si la marca observada está o no cumpliendo con los requisitos exigidos para la presentación de la solicitud de registro. 5. IRREGISTRABILIDAD A CAUSA DE RIESGO DE CONFUSIÓN La confusión puede tener dos variantes indeseables: así existe la confusión directa, que hace que el público consumidor esté adquirien- 26/05/98 31.60 do un producto pensando que compra otro y la indirecta, que igualmente engaña al consumidor, porque cree que “el producto que desea tiene un origen, fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó. “Quien compra un producto creyendo que compra otro, ha dejado de comprar el que quería. El dueño de la marca original ha perdido una venta.

Puede también perder al cliente para siempre, si la calidad del producto que compró es mala, lo cual es muy probable, y atribuye este hecho al dueño de la marca original. Así, la próxima vez comprará un producto de la competencia“. (Jorge Otamendi. Derecho de Marcas, pág. 146). En el presente caso se ve claramente que existe identidad total de las dos marcas al ser ambas sobre productos de la clase 30.

No se entra a discutir sobre el punto; ya que además de engañarse al consumidor se engaña a toda persona que tenga interés en el mismo.

6. IRREGISTRABILIDAD POR SEMEJANZAS DE MARCAS Sobre el artículo 83, literal a) el Tribunal se ha pronunciado en la sentencia del proceso 27IP-96, publicada en la Gaceta Oficial Nº 279 del 25 de julio de 1997. Expresó allí el Tribunal que “La clara intención del legislador comunitario al imponer esta prohibición no es otra que la de proteger principalmente al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial ( )”.

Ahora es importante anotar, que uno de los requisitos para que un signo sea considerado como marca es el de la distinvidad, lo cual significa que no se preste a confusión o que no exista ese riesgo. “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa GACETA OFICIAL 26/05/98 32.60 por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 2-IP-94. G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994). La presentación de la solicitud no es de por sí la obtención del derecho a la marca; “sin embargo, la solicitud configura también un derecho de prelación, en principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después”.

(Jorge Otamendi, ob. cit. pág. 120). “Pese a que en este caso la identidad absoluta de las dos marcas y de la similitud de los productos, llevaría a determinar per se que existe confundibilidad pues la identidad es opuesta a la similitud, y “descarta por sí mismo toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre dos signos” (Proceso 17-IP-96, G.O. 253 de 7 de marzo de 1997) y en “ marcas idénticas -tanto en cuanto en signos como a productos- el riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse “prima facie” con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto (Proceso 7-IP-96, G.O. 299 de 17 de octubre de 1996)”. 1.

Que la marca se encuentre registrada en un país de la Subregión antes de que se presente la solicitud en otro país por alguien diferente al titular y que sea notoria, en cuyo caso tendría toda la protección que se le da a éste tipo de marca, con lo cual puede oponerse y pedir la nulidad de otras solicitudes en cualquier País de la Subregión. Esta notoriedad debe encontrarse debidamente probada.

En el proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28, del 15 de Febrero de 1988, se dice: “La marca notoria está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena, más allá de los límites de ‘la clase’ de productos o servicios o ‘regla de la especialidad‘, siempre que, además de ser notoria esté también registrada, así sea en el exterior”.

7. REGLAS DE COMPARACIÓN DE LAS MARCAS: Para el análisis de comparación de marcas el Tribunal ha acogido los criterios expuestos en los procesos 09-IP-94 y 32-IP-96 (G.O. Nº 180 de 10 de marzo de 1995 y 279 de 25 julio de 1997). 8. REGISTRO O SOLICITUD DE LA MARCA: En el régimen adoptado por la Comunidad Andina (artículo 102 de la Decisión 344) “el registro es constitutivo del derecho exclusivo y preferente sobre una marca, de allí su especial importancia en el derecho andino” ( Proceso 1IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987).

Como punto trascendente para el presente caso hay que ver que no se especifica si existe o no el registro de la marca PIRULITO, en ningún País de la Subregión ya que no consta en el expediente remitido a este Tribunal algún documento que acredite ésto; sólo se conoce que existe la solicitud y posterior concesión de registro de acuerdo a la Resolución 946976.

Con la solicitud se adquieren ciertos derechos sobre la marca. En relación al presente caso pueden darse las siguientes posibilidades: 2. Que la marca, no sea notoria pero se encuentre registrada en un país del grupo Andino; al estar la protección de la marca basada en el principio de la territorialidad, no podría oponerse a terceros en otro país en el cual no se la haya registrado (art.103 ).

Por el contrario, cuando se trata de marcas notorias debidamente comprobadas se rompe con el principio de la territorialidad marcaria y el titular de una marca notoria puede oponerse u observar a una solicitud de registro, si acredita la prueba de notoriedad de la marca en los términos establecidos en el art. 83, literales d) y e) y 84 de la Decisión 344. 3.

Que la marca no se encuentre registrada en ninguno de los países y sólo existan solicitudes, en cuyo caso la primera solicitud debidamente presentada en el país ante la oficina nacional competente, concede la prioridad en dicho país.

9. LA MARCA NOTORIA Para poder entender y aplicar en este caso la norma comunitaria pertinente hay que seña- GACETA OFICIAL lar que del texto de los literales d) y e) se deduce que ellos se aplican a signos distintivos notoriamente conocidos y a marcas notoriamente conocidas. La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que ésto implica “un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Jorge Otamendi, ob. cit. pág. 327).

En el Proceso 1-IP-87; publicado en la G.O. Nº 28 del 15 de febrero de 1988, se dice: “ La marca notoria “Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores ( )”. “La notoriedad se predica de la marca utilizada no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión y el internacional”.

(Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 160 de julio 21 de 1994) La doctrina ha reconocido como elementos indispensables para considerar a una marca como notoria, los siguientes: La marca debe ser conocida por una gran fracción del público (Otamendi ob. cit. pag. 329), o para una gran parte de los potenciales compradores. Pero no sólo se debe dar este conocimiento, sino que además exista una inmediata asociación con un producto o servicio determinado.

Se deduce de lo anterior, que la marca notoria debe ser conocida en un país de la Subregión, o en otro país sujeto a reprocidad. “‘Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuanto actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la noto- 26/05/98 33.60 riedad de la marca; porque frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica. esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor’”.

(Proceso 5-IP-94). “En este mismo sentido se orientó el fallo dentro del Proceso 7-IP-96, al expresar que “la autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica”. “Resumiendo los criterios jurisprudenciales anotados, considera el Tribunal Andino que la administración o el juez, en su caso, bien pueden hacer practicar las pruebas que reafirmen el hecho de la notoriedad, si no se presentaren observaciones o tuviera que declararse posteriormente, de oficio la nulidad de una marca o signo registrado frente a una marca notoria anterior”.

El Tribunal, en forma concordante ha aclarado definitivamente que para la declaratoria de notoriedad ha de actuar con su propio criterio y con las pruebas que aporten las partes o las que el administrador o el juez de oficio solicitare. Así declaró dentro del proceso 5-IP-94 “El papel activo del administrador o juzgador que señalan las más evolucionadas tendencias procesales para llevar la iniciativa en la dirección e impulsión del proceso, no significa, tampoco, que la determinación de la notoriedad de la marca deba hacerse depender únicamente de la mera convicción íntima del juzgador”.

En el Derecho Comunitario Andino se utiliza el sistema atributivo, establecido en el artículo 102 de la Decisión 344, por lo que, la marca notoriamente conocida debe encontrarse registrada, ya que es gracias al registro que nace el derecho al uso exclusivo de la marca y sólo el registro, el uso y la difusión pueden conducir a que la marca se convierta en notoria.

PRUEBA DE LA NOTORIEDAD: Es indispensable, que la notoriedad sea probada, de GACETA OFICIAL acuerdo a quien le corresponda la carga de la prueba, según la legislación interna y por los medios que ésta acepte o reconozca; pero para establecer si una marca es notoria, el juzgador debe tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 84 de la Decisión, que son entre otros, los siguientes: a) La extensión del conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La autoridad correspondiente, puede valerse de uno de estos medios y no de todos ellos, baste aquel que le sea convincente para tomar su determinación. La sola afirmación del titular de una marca notoria de que la suya tiene tal característica, no ha de llevar a la Administración o al Juez a descartar la posibilidad de probar la notoriedad para en base de ella rechazar el registro de otra marca posterior, toda vez que la convicción de que una marca es notoria ha de producirse por la propia investigación de la Administración, sumada a las pruebas presentadas.

10. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 96 Sobre la interpretación de estos artículos el Tribunal de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los Procesos 27-IP-95, 33-IP-95, 22-IP-96, 27-IP-96 y 15-IP-97, habiendo expresado en el primero de ellos lo siguiente: “La facultad que se confiere a la Oficina Nacional Competente o al Administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no 26/05/98 34.60 existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro”.

Hay que anotar que el examen de registrabilidad constituye una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas. Es lógico que el titular de una marca protegida espere, que por el hecho de haberla registrado, la oficina nacional competente examinará de oficio las solicitudes de su posible conflicto con otras marcas registradas anteriormente, a fin de evitar que se registren marcas iguales o similares que puedan ser susceptibles de confusión por semejanza.

De este examen también se beneficia el solicitante, porque puede conocer a la mayor brevedad posible antes de hacer inversiones importantes si la marca que desea registrar puede infringir una marca protegida. Este examen, como bien lo señala Jorge Otamendi, es independiente de las oposiciones que puedan presentar terceros. (Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perot, pág. 125).

Con estos antecedentes el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: CONCLUYE: GACETA OFICIAL 26/05/98 35.60 1. Un signo que no cumpla con las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse apto para el registro marcario. el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá tener en cuenta la presente interpretación para la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno 2464. 2.

Si el signo reúne las condiciones requeridas para tener acceso al registro no deberá estar incurso en ninguno de los impedimentos o situaciones de irregistrabilidad previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Remítase copia certificada de esta sentencia al Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito y a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 3. La notoriedad de una marca debe ser debidamente probada por quien la alega. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 4. No procede el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO 5.

En caso de conflicto entre un signo registrado -derecho prioritario- frente a otro por registrar o solicitado -derecho expectaticioel funcionario competente deberá pronunciarse a favor del primero. 6. El examen de registrabilidad conforme a los artículos 95 y 96 de la Decisión 344 procede tanto en los casos en los que se presente observaciones como en los que no se presenten tales observaciones. 7.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO 13-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5 del Tratado del Tribunal de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Expediente No. 3227, Actora Sociedad Grasas Vegetales S.A., Marca “ÓPTIMO”; e Interpretación de oficio del artículo 82, literal d) de la Decisión 344.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: En la interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del ar- GACETA OFICIAL tículo 5 del Tratado de su creación, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero de Estado Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ponente en el Proceso Nº 3227 instaurado por la Sociedad GRASAS VEGETALES S.A. quien solicita la nulidad de las Resoluciones 30222, 30223, 33860, 33861, 33862 y 37188 así como de los actos administrativos presuntos, mediante los cuales se resuelven en forma negativa los recursos de reposición y subsidiario de apelación interpuestos contra las citadas resoluciones.

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional comunitario, como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, e igualmente conforme la solicitud con los demás requisitos establecidos por los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con el artículo 29 del citado Tratado, como Juez Nacional de un País Miembro del Acuerdo de Cartagena, es también competente para solicitar a este Tribunal la interpretación prejudicial de normas comprendidas en el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Que la referida consulta cumple con los requisitos señalados en el artículo 61 del Estatuto en cuanto se refiere al nombre del Tribunal solicitante, a la relación de las normas objeto de la interpretación y a la indicación del lugar y dirección para recibir las correspondientes notificaciones.

Que en cuanto a la identificación de la causa y al informe sucinto de los hechos relevantes, el Consejo de Estado sintetiza como circunstancias de hecho y de derecho que la demanda contiene las siguientes: 1. “Se alega en la demanda que la Sociedad GRASAS VEGETALES S.A. presentó solicitud de registro de las siguientes marcas: 26/05/98 36.60 OPTIMO (nominativo) clase 29, expediente administrativo 346460 OPTIMO (etiqueta) clase 29, expediente administrativo 346687 OPTIMO (nominativo) clase 30, expediente administrativo 346459 OPTIMO (etiqueta) clase 30, expediente administrativo 348688 OPTIMO (etiqueta) clase 42, expediente administrativo 348686 OPTIMO (etiqueta) clase 42, expediente administrativo 348685” 2. “Hechas las publicaciones de rigor no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, pero aún así la División de Signos Distintivos, mediante las resoluciones arriba citadas y cuya nulidad se solicita, decidió negar el registro de las marcas”. 3. “Como fundamento de la negativa de las resoluciones se argumentó que “la expresión OPTIMO (u OPTIMO-etiqueta) encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad, específicamente de la contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir al comercio para designar la calidad de los productos (o servicios) para los cuales ha de usarse”. 4. “Contra las resoluciones se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio el de apelación en los que se expusieron claramente los fundamentos jurídicos por los cuales los signos OPTIMO (Nominativo) y OPTIMO (etiqueta) no describen ninguno de los productos o servicios comprendidos en las clases 29, 30, 35 y 42 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 o clasificación internacional de Niza.” 5. “En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas: a) “El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de las marcas OPTIMO (nominativo) y OPTIMO (etiqueta), clases 29, 30, 35 y 42 y tales signos no son GACETA OFICIAL exclusivamente indicaciones que se usan en el comercio para designar la calidad de los productos o servicios que distinguen sino evocativos de dichos productos o servicios. b) “Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la citada Decisión sobre registro de marcas.

De haberlo hecho en forma correcta, habría advertido que ya la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Pesca del Ecuador, con anterioridad a la fecha de expedición de los actos aquí acusados, concedió el registro de la marca OPTIMO, certificado 1684-93, clase 23 (de similar naturaleza a las clases 30, 35 y 42) a nombre de GRASAS VEGETALES S.A.” “Se violaron las citadas normas comunitarias por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de las marcas no obstante estar registradas a nombre de terceros titulares la marca OPTIMA, distintiva de productos comprendidos en las clases, 3, 5 y 9 que tratan de una misma idea conceptual”. “La División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo de expedir los actos administrativos denegatorios de los registros solicitados. c) “Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos ignoró que las marcas OPTIMO (nominativa) y OPTIMO (etiqueta) son signos perceptibles y suficientemente distintivos, con su particular representación gráfica. “Asimismo ignoró que dichos signos son capaces de distinguir en el mercado los productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30, 35 y 42, producidos y comercializados por GRASAS VEGETALES 26/05/98 37.60 S.A., de los productos o servicios idénticos o similares de cualquiera otra persona”.

CONSIDERANDO: NORMAS A INTERPRETARSE Que las normas comunitarias cuya interpretación se solicita son los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal. Que el Tribunal ex officio estima necesario interpretar el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que este Tribunal considera improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estados por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares. Así mismo el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por resoluciones dictadas por la Administración Nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorios o denegatorios de una solicitud de registro.

Por lo antedicho la presente interpretación se limita a los artículos 81, 82 literal d) y 96 de la Decisión 344, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: GACETA OFICIAL d) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”; “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la Oficina Nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD El Artículo 81 establece en su primer acápite los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. El acápite segundo de este artículo contiene una definición clara de lo que debe entenderse por marca, haciendo referencia a la función esencial de la marca que es la función distintiva, esto es, que permite que los productos o servicios de una persona o empresa puedan ser reconocidos y diferenciados de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

En el Proceso 27-IP-95 (G.O. Nº 257 de abril 14 de 1997) al analizar esta definición se dijo que: “La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca.

El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios”. 26/05/98 38.60 “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el Profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.

(Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996).” Añade el citado proceso 27-IP-95 que “Una marca no puede amparar al universo de productos o servicios existentes. Su protección se limita a un grupo o clase de productos y dentro de éstas a los productos idénticos o similares de otra persona, limitación que se conoce doctrinariamente como la regla de la “especialidad”.

SIGNOS DESCRIPTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 debe considerarse conjuntamente con el 82 que señala las causales por las que los signos no podrán registrarse como marcas. Entre estas causales de irregistrabilidad señala el literal d) las que “consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

En el caso presente la Oficina Nacional competente, o sea la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó al solicitante de la marca OPTIMO, el registro de la misma, basándose en que la expresión encuadraba dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para designar la calidad de los productos para los cuales ha de usarse.

Se añade en la parte considerativa de la Resolu- GACETA OFICIAL ción 30222, denegatoria del registro, que “Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos en que se empleará de otras iguales o similares”. Es de señalar que los mismos argumentos denegatorios se esgrimen en las Resoluciones: 30223 de 28 de julio de 1994; 33860 de 17 de agosto de 1994; 33861 de 17 de agosto de 1994; 33862 de 17 de agosto de 1994; y, 37188 de 6 de septiembre de 1994.

Respecto a esta causal de irregistrabilidad es necesario aclarar que la norma enfatiza que no son susceptibles de registrar aquellos signos que consisten “exclusivamente en”. Por lo que habría que ponderar si el vocablo OPTIMO tiene la connotación de exclusividad para designar la calidad de un producto o servicio. El Tribunal en el proceso 12-IP-96 (G.O. Nº 265 de mayo 16 de 1997) manifestó que “Respecto tanto a los signos genéricos como descriptivos debe añadirse, que un signo consistente “exclusivamente” de elementos propiamente genéricos o descriptivos puede constituir marca si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.

Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del Art. 82 de la Decisión 344, cuando emplea el término “exclusivamente” al referirse a las marcas descriptivas”. El Dr. Marco Matías Alemán dice que tales signos “pueden ser susceptibles de registro si adicionalmente cuentan con un elemento que les aporte distintividad” (M.M. Alemán “Marcas, Normatividad Subregional sobre Marcas en Productos y Servicios).

En el Proceso 07-IP-95, G:O. 189 de septiembre 15 de 1995 el Tribunal ha expresado que “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.

De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes”. 26/05/98 39.60 “A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia puede decirse que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar.

De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”. “De otro lado están las marcas que aplicadas a determinados bienes y servicios pueden llevar al convencimiento, en la mente del comprador, de que los bienes que desea adquirir presentan determinadas característica, cuando en realidad no las tengan, Este riesgo puede correrse precisamente con los signos descriptivos de productos cuyas cualidades no corresponden a las del bien intrínsecamente considerado.

A esta categoría pertenecen los adjetivos de comparación en su forma superlativa, tales como divinísimo o infinitísimo. Gramáticos como Don Marco Fidel Suárez tienden a descalificarlos cuando “están muy expuestos a participar de la mentira”. (Sueños Gramaticales de Luciano Pulgar”. Extracto de las Partes Gramaticales, por Eduardo Caballero Calderón, Bogotá 1952, pág. 45).

En este sentido corresponderá juzgar a la autoridad nacional competente en cada caso si, en función de los consumidores, el signo que reviste la forma de adjetivo superlativo puede inducir a engaño al comprador respecto de las características del producto”. MARCAS MIXTAS En el caso sub judice el solicitante de la marca hizo énfasis en que el signo estaba formado por una parte denominativa combinada con otra figurativa, lo que en lenguaje marcario se conoce como “marca mixta”.

El conjunto de la marca mixta en este caso, se encuentra formado por un cuadrado dentro del cual se lee la expresión OPTIMO escrita en letras mayúsculas de doble contorno y características especiales; en la parte superior de la GACETA OFICIAL etiqueta sobresale una figura geométrica que semeja una esfera y debajo de ella se lee la expresión simplemente explicativa ACEITE PURO DE SOYA.

Como lo ha señalado el Tribunal en el Proceso 4-IP-94, “Existe en esta clase de marcas un elemento denominativo (palabra) y un elemento gráfico. Para la comparación de esta clase de signos distintivos es necesario llegar a precisar cual de los dos tiene mayor fuerza de penetración en la mente del consumidor, a fin de determinar la mayor intensidad del signo marcario.” Cabe recordar que en el Proceso 4-IP-88 el Tribunal ha señalado que “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” MARCAS DESCRIPTIVAS Si se considerase que el vocablo OPTIMO es de carácter descriptivo respecto de la calidad de un producto o servicio por ser un adjetivo superlativo de bueno, habría que tener en cuenta como lo sostienen Braun & Capitaine que “cuando una designación es la única, o por lo menos la designación más simple, la más natural, del objeto a que se aplica, evidentemente no puede constituir una marca ”. “Para que una denominación sea considerada como natural o necesaria, debe reunir estas tres condiciones: Debe designar la naturaleza y el destino del producto: 1º en forma veraz; 2º en forma precisa; 3º en forma usual”. “Por el solo hecho que una denominación indique o pueda indicar sea una calidad, sea un origen, no puede sostenerse que no puede constituir marca.

Sería necesario que indicara en forma muy precisa la naturaleza 26/05/98 40.60 del Producto” (Braun & Capitaine, Marques No. 32).” David Rangel Medina en su obra “Tratado de Derecho Marcario”, dice que “descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto”.

Añade que “Como en las genéricas y en las vulgares la incapacidad distintiva de la marca descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público”.

El mismo autor, señala principios que deben tenerse en cuenta acerca de las marcas descriptivas (Pág. 356): “a) Para que opere la prohibición de la ley se requiere que los artículos o mercancías estén comprendidos en el nombre descriptivo. “b) La marca puede tener diversas aceptaciones en los diccionarios y en el lenguaje corriente o técnico, pero si se solicita para mercancías distintas a las que describe, sí puede registrarse. “c) Así pues, no basta que una palabra tenga significado para que se prohíba su registro: se requiere que sea descriptivo respecto de los artículos que van a ser marcados con ella”.

En el Proceso 7-IP-95 (G.O. Nº 189 de septiembre 15 de 1995), el Tribunal señala que “Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas (2a. Edición, Abeledo Perrot, pág. 77), señala como pertenecientes a esta categoría, entre otras, las marcas “oral para remedios, seco para vinos, transparente para vidrios, confortable para sillones, cremosa para leches,” etc..

En los ejemplos anteriores se tiene como común denominador los adjetivos calificativos que corren el riesgo de caer en la figura de la deno- GACETA OFICIAL minación descriptiva cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente se aplica al nombre del producto de que se trate”. El recurrente ha alegado que la marca OPTIMO (nominativo) y OPTIMO (etiqueta) ha sido registrada a nombre de GRASAS VEGETALES S.A. en la República del Ecuador, País Miembro del Acuerdo de Cartagena, y que en Colombia se han admitido para registro marcas como La Mejor, La Especial, Excelso, Magnífico, Única, La Buena, La Insuperable, para las clases 29 y 30 de la clasificación internacional de Niza, que son términos conceptualmente similares a OPTIMO.

Para este Tribunal el hecho de que una marca se registre en un país no significa la protección automática en cualquier otro País Miembro, toda vez que para que exista en dos o más países, es necesario el registro en cada uno de ellos. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 96 de la Decisión 344 se refiere a la obligación que corresponde a la Oficina Nacional competente de realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, examen que procede tanto en los casos en que se hayan presentado observaciones como en los que no se hayan presentado.

El hecho de negar u otorgar el registro de la marca debe ser comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. Al interpretar los alcances del citado artículo 96, el Tribunal de la Comunidad Andina expresó en el Proceso 27-IP-95 y reiteró en el Proceso 22-IP-96 (G.O. Nº 265 de mayo 16 de 1997) lo siguiente: “La facultad que se confiere a la Oficina Nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones” ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el exa- 26/05/98 41.60 men de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la Oficina Nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. “Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83.

Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”.

Por las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1º La causal de irregistrabilidad de un signo fundada en que él pueda servir en el comercio para describir la especie o la calidad de un producto o servicio es procedente, cuando el signo “consiste exclusivamente” en tal descripción o designación; en caso contrario hay lugar a la GACETA OFICIAL 26/05/98 irregistrabilidad a que se refiere el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. 2º Un signo que no reúna las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. 3º En el caso de marcas mixtas debe analizarse cual es el elemento determinante, si el denominativo o el gráfico teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. la presente interpretación al dictar sentencia en el expediente 3227, de conformidad con lo establecido por el art. 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 64 del Estaturo de este Tribunal, notifíquese mediante copia sellada y certificada al mencionado Consejo de Estado y remítase igualmente copia a la Secretario General de la Comunidad Andina de esta interpretación prejudicial para su publicación en la Gaceta Oficial. 4º Los signos usuales o descriptivos son irregistrables respecto de los productos o servicios a que ellos se refieren o a los que les describen sus cualidades necesarias o esenciales.

Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marcas para otros productos con los cuales no existe una directa relación o vinculación, siempre que sean suficientemente distintivos. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO 5º Los adjetivos serán registrables, si no se refieren a las cualidades esenciales o predominantes de los productos que ampara la marca por registrarse. 6º La Oficina Nacional competente, antes de aceptar o denegar una solicitud de registro, debe proceder al examen de registrabilidad del signo marcario tanto en el caso en que se presenten observaciones como en los que no se formulen tales observaciones. 7º La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar 42.60 Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO N° 28-IP-97 Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 62, 64, 65 y 72 de la Decisión 85; 81, 83 literal a), 95, 96, 102, 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicitado por el Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacional N. 3701,. Actora: Sociedad Manufacturas Stop S.A..- Marca “US TOP” (NOMINATIVA). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 27 de marzo de 1998 VISTOS: Que la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de GACETA OFICIAL la República de Colombia, a través de su Consejero Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 62, 64, 65 y 72 de la Decisión 85; 81, 83 literal a), 95, 96, 102, 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea la solicitud en virtud del proceso instaurado por la Sociedad Manufacturas Stop S.A., a través de su apoderado. Se pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: “a) De la Resolución Nº 15.115 de 28 de agosto de 1995, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada por la sociedad ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP, hoy MANUFACTURAS STOP S.A., domiciliada en Medellín, contra la solicitud de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, que concedió el registro de dicha marca a nombre de la Sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. “b) Del acto administrativo presunto mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 15.115 de 28 de agosto de 1995. “c) A título de restablecimiento del derecho solicita se declare fundada la oposición formulada por la sociedad ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP, hoy MANUFACTURAS STOP S.A., domiciliada en Medellín (Antioquia); se niegue el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. y se ordene la cancelación definitiva del registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), en el evento de que se haya expedido.

Los hechos relevantes considerados en la demanda son: 26/05/98 43.60 “La sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. presentó, a través de apoderado, solicitud de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, el 21 de marzo de 1986, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 340 del 1º de diciembre de 1988. “Contra la solicitud de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), la Sociedad ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA. S.C.A. MANUFACTURAS STOP S.A., hoy MANUFACTURAS STOP S.A., formuló demanda de oposición, la que se fundamentó en el hecho de ser ella titular del registro de la marca STOP en las clases 24 y 25 y de la enseña comercial STOP para distinguir actividades comprendidas en las mismas clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La División de Signos Distintivos mediante resolución número 15.115 de agosto 28 de 1995, declaró infundada como se ha dejado expuesto la oposición presentada. “Contra la Resolución 15.115 de 28 de agosto de 1995, la sociedad Manufacturas Stop S.A., por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el que a la fecha de presentación de la demanda, no había sido resuelto. “La sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. es titular del registro de la marca STOP (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 y 25; de la marca STOP (NOMINATIVA), para distinguir servicios en la clase 35 y de los nombres y enseñas comerciales STOP (ETIQUETA) para la elaboración, producción, comercialización, distribución y venta de productos comprendidos en las clases 24, 25 y 35, del artículo 2° del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. “Los registros fueron solicitados y concedidos a la Sociedad actora con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2° del decreto 755 de 1972, circuns- GACETA OFICIAL tancia que no fue tenida en cuenta por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto demandado argumenta que las marcas US TOP y STOP han coexistido sin que haya habido confusión entre los dos signos. “La misma sociedad demandada SAO PAULO ALPARGATAS S.A., ha manifestado y reconocido a través de su apoderado, la semejanza y confundibilidad que existen entre el signo US TOP y el signo STOP, al formular la demanda de observación, sosteniendo que son similares tanto fonética, ortográfica y gráficamente, induciendo a error y a la evidente confusión del público consumidor, por lo que la División de Signos Distintivos ha debido rechazar tal solicitud de marca”.

Contestación a la demanda: La Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante apoderado contesta la demanda dentro de la Acción de Nulidad contra la Resolución Nº. 15115 de 28 de agosto de 1995, en los siguientes términos: Que la marca US TOP (nominativa) solicitada por la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A., pretendió demostrar que esta se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad del literal f) del art. 58 de la Decisión 85, frente a la solicitud de registro de la marca STOP (mixta) por Alberto Rivera Giraldo y Cía., Manufacturas STOP S.A., afirmando que entre los signos marcarios en cita, no hay confundibilidad que pueda llevar al engaño al consumidor, porque STOP con registro marcario presentado, distingue productos de la clase 24 y es mixta por estar conformada no sólo por vocablos sino por un elemento gráfico y la marca US TOP solicitada por SAO PAULO ALPARGATAS S.A. expediente 254667 para productos de la clase 24 registrada en forma expresiva y sin distintivos ni alegatos especiales.

Entre las razones de la defensa, se expresa que al expedirse la Resolución Nº. 15115 de 28 de agosto de 1995, no se ha incurrido en violación de normas legales de la Constitución Na- 26/05/98 44.60 cional, el código Contencioso Administrativo y las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sobre este marco legal, se explicitan las atribuciones legales de la Oficina Nacional Competente contenidas en el entonces Decreto Ley 149 de 1976 y de la Decisión 85, a los que se sujetó el trámite correspondiente.

Posteriormente la División de Signos Distintivos expidió “la Resolución Nº. 15115 de 28 de agosto de 1995 para declarar infundada la oposición formulada por la Sociedad Alberto Rivera Giraldo y Cía. S.C.A y para conceder el registro de la marca US TOP (nominativa), para distinguir productos de la clase 24 de la nomenclatura vigente, a favor de SAO PAULO ALPARGATAS S.A.”.

Reiteran que en el trámite correspondiente, se han cumplido los requisitos de la Decisión 85 y publicado el respectivo extracto de la solicitud, dentro de los 30 días pertinentes, se plantearon oposiciones concretamente por la sociedad Manufacturas STOP S.A., pero que dentro del término establecido en la Decisión 85, se dictó la citada Resolución 15115 de 28 de agosto de 1995, con la determinación ya conocida.

Agrega: “que la sociedad Alberto Rivera Giraldo & CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP hoy MANUFACTURAS STOP S.A., no demostró ante la oficina nacional competente y en la oportunidad legal pertinente dentro de la vía gubernativa, tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca “US TOP” (nominativa) para la clase 24a”. C O N S I D E R A N D O: Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

I. NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE: Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: Decisión 85: “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que GACETA OFICIAL sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

( ) “Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo. “Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58, y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud. “Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca. “Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 26/05/98 45.60 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

( ) “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de la marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y ha otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. “Artículo 104.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al GACETA OFICIAL público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

II. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 56 DE LA DECISIÓN 85 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 81 DE LA DECISIÓN 344.La Jurisprudencia emitida por este Tribunal en distintos fallos considera que el artículo 56 contiene los elementos esenciales que deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro. “( ) Entre ellos la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo.

La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño. 26/05/98 46.60 “El Tribunal ha sostenido desde su interpretación prejudicial 1-IP-87 (G.O. Nº. 28 del 15 de Febrero de 1988), que el signo que se elija para identificar un producto tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con los productos o servicios similares.

De esta regla se derivan buena parte de las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85 antedicha ” (Proceso 16-IP-96, G.O. Nº. 265 de 16 de mayo de 1997). En el artículo 81 de la Decisión 344, se exige como requisitos para poder registrar un signo como marca: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica; por lo tanto un signo que carezca de distintividad u otro de estos elementos, no podrá ser registrado como marca.

Este Tribunal ha sentado jurisprudencia uniforme sobre el tema de la distintividad, entre ellos en los siguientes casos: 12, 27, 31 y 33IP-95; 12, 15,18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 32-IP96; 3,5,10 y 15-IP-97; (Gaceta Oficial Nº. 199 de 26 de enero de 1996, 257 de 14 de abril de 1997, 291 de 3 de septiembre de 1997, 265 de 16 de mayo de 1997, 311 de 10 de diciembre de 1997, 318 de 26 de enero de 1998, 308 de 28 de noviembre de 1997, 314 de 18 de diciembre de 1997).

III. CONFUNDIBILIDAD La marca cumple como función esencial la de identificar unos productos y servicios de otros, de tal forma que de existir una semejanza entre signos y productos que pueda llevar a la confusión marcaria o a la similitud confusionista, el signo no podría registrarse porque la norma del artículo 83, literal a) de la Decisión 344, prohibe el registro de signos que causen una confusión actual o consumada o una posible confusión en el futuro por el uso de los signos. La primera y esencial regla para determinar la confusión, es la del examen en conjunto de los signos, analizados sucesivamente y no en forma simultánea, a fin de que el consumidor obtenga una visión general del signo que es la que queda impresa en su memoria.

Los signos no podrán ser objeto de desmembración, mutilación o de análisis porme- GACETA OFICIAL norizado o fragmentado, porque ese no es el procedimiento normal que utiliza el consumidor al momento de comparar dos marcas. El juzgador, al colocarse en la posición del consumidor de los productos, ha de tener en consideración, además, si aquellos son o no de consumo masivo, pues éstos son de más fácil confundibilidad frente a los de consumo especial o privilegiado y en los cuales el consumidor, por varias razones, procede con mas diligencia y cuidado, en la comparación entre signos. El signo en si o considerado aisladamente no es materia de confusión. Lo será en tanto en cuanto se lo compare con los productos o servicios que protege o ampara.

Por ello signos semejantes o similares para productos disimiles o diferentes pueden tener acceso al registro, por no consolidarse las causal de irregistrabilidad prevista en el articulo 83, literal a) del la Decisión 344. La confundibilidad que la ley predica, no se refiere a un acto concreto, sino a la mera posibilidad. La simple duda respecto a la existencia de confundibilidad, puede llevar al juzgador a rechazar el registro del signo posterior, el que cede el derecho registral al anterior, en base del principio “primero en el tiempo, primero en derecho” Así mismo, el juzgador para desembocar en la confundibilidad o no de los signos enfrentados, deberá acogerse a las reglas dadas por la doctrina que ha repetido este Tribunal en varias de sus sentencias de interpretación prejudicial, primando en todo caso la subjetividad del juzgador, en base no de un criterio absoluto o arbitrario, sino con fundamento en las antedichas reglas.

De no apreciarse la confundibilidad en base a la regla del examen en conjunto de los signos, la doctrina ha establecido criterios auxiliares o complementarios utilizados en el examen comparativo de marcas. Entre ellas, se acoge la comparación de las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las palabras comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, o a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas 26/05/98 47.60 emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.

El Tribunal ha dicho: “En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. (la parte nominativa de una marca mixta) “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor. “Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor” (Proceso 9-IP-94, G.O. Nº. 180 del 10 de mayo de 1995) (Proceso 16-IP-96, G.O. Nº. 265 del 16 de mayo de 1997).

En resumen de la sentencia el Tribunal Supremo Español Tercera Sala, Sección 1ra), de 18 de junio de 1996 se expresó: “El riesgo de confusión resulta de la semejanza fonética entre los signos distintivos confrontados que puede originar error o confusión en el mercado” (Indelec contra Inelec, Intelec, pág. 11.026. Revista General de Derecho, Valencia, España).

La finalidad identificadora de la marca, protege no sólo al derecho de propiedad industrial del titular sino al público consumidor que quie- GACETA OFICIAL re adquirir el producto de su preferencia por las ventajas que le presenta o la confianza que le inspira. La existencia de similitud entre las marcas referidas a productos similares que además usualmente se vendan en las mismas áreas comerciales acrecienta el riesgo de error en el mercado.

(Sentencia de 17 de junio de 1996. Tribunal Supremo Español. Sala 3ra. Sección 1ra) Seiko contra Seincrom-100). La semejanza fonética y la similitud de los productos amparados determinan el riesgo de confusión. Sección de Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Valencia, pág. 11024. Tribunal Supremo Español). Además podría presentarse una posible confusión visual o gráfica entre los dos signos por la similitud que existe en las sílabas que forman los mismos, y de ésta manera perder la precisión identificadora del signo que llega o puede llegar a producir una misma impresión visual.

Estos requisitos de la marca y su posterior registro dan como consecuencia el derecho consagrado en el art. 72 de la Decisión 85 y reconocido en el artículo 102 de la Decisión 344, al uso exclusivo de una marca. El juzgador en base del examen de los dos signos, el registrado y el solicitado, y con las normas precedentes deberá determinar si entre US TOP Y STOP, puede predicarse una confundibilidad que produzca error al público entre signos y productos, considerando que frente a una potencial similitud gráfica y visual y al hecho de que las dos marcas protegen los mismos productos, el consumidor puede ser conducido a error en cuanto a la fuente de origen de los productos así como entre los mismos productos.

Si las semejanzas de los signos son más profundas y determinantes que las diferencias, o no existen diferencias sustanciales y predominantes que logren desvanacer la aparente confundibilidad, los signos enfrentarían la causal de irregistrabilidd prevista en la tantas veces citada disposición del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 y basta la confundibilidad en uno de los campos señalados para que opere ipso iure la prohibición. Concretada la confundibilidad por parte del juzgador en cualquier de los campos anotados por constatación de las similitudes y carencia 26/05/98 48.60 de aspectos gramaticales o fonéticos u ortográficos que impriman una sensible diferenciación, el signo por registrarse estaría impedido de obtener la protección marcaria, por el precepto del articulo 83, literal a) de la Decisión 344.

IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO El artículo 72 de la Decisión 85, establece que por el registro ante la Oficina Nacional Competente se constituye un derecho exclusivo y preferente sobre la marca. El procedimiento de registro se hallaba regulado en el capítulo III, sección II de la mencionada Decisión. “El registro marcario es un instrumento jurídico por el cual el acto de inscripción de una marca, ante la Oficina Nacional Competente a favor de una persona natural o jurídica confiere a ésta el derecho al uso exclusivo de la misma, como se desprende del artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

El régimen imperante en el derecho marcario de la Subregión es el del sistema atributivo, en el que la formalización del registro mediante la inscripción de la marca en la Oficina Nacional Competente, es el modo de adquirir el dominio sobre el signo marcario que permite a su titular ejercer el uso exclusivo de la marca”. (Proceso 11-IP96, G.O. Nº. 299 de 17 de octubre de 1997) La disposición del citado artículo 72 de la Decisión 85 que concuerda con el art. 102 de la Decisión 344 dice: “El derecho exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente”. “El registro garantiza a su titular la protección contra terceros que pretendan utilizar marcas idénticas o similares mediante la venta, ofrecimiento, almacenamiento, importación o exportación de productos con la misma marca que puedan inducir al público a error o perjudicar al titular del registro, según lo establece el artículo 104 de la Decisión 344 citada” (Proceso 11-IP-96) “De acuerdo con el art. 64 de la Decisión 85, ‘En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Art. 56, 58 y 59, la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, GACETA OFICIAL podrá decidir el rechazo de la solicitud´.

Pero si la solicitud no merece observaciones o fuere complementada en el caso de que no se haya considerado admisible por no cumplir todos los requisitos, es deber de la oficina nacional competente el de ordenar la publicación del extracto, para que en el plazo de treinta días pueda presentarse oposición de parte de cualquier persona (art. 65, 2).

Si no se presentare oposición o si ésta fuere rechazada, es también deber de la oficina nacional competente, en cumplimiento del servicio público que le está encomendado, el de expedir el correspondiente certificado de marca. Así se desprende del texto de los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Decisión 85. “En conclusión, la oficina nacional competente, cumplido a cabalidad el procedimiento previsto por la Decisión 85, sólo puede negarse el registro de una marca cuando se ha incumplido alguno de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85 como ya se ha indicado.

Entre estos requisitos se encuentra el de que el signo que distingue a la marca sea novedoso y suficientemente distintivo. “De allí que la autoridad encargada de este servicio público puede negarse a registrar una marca cuando ella sea confundible con otra marca ya registrada, con una en proceso de registro, con una que haya sido objeto de reivindicación válida o con una notoriamente conocida y registrada en el exterior”.

(Proceso 1-IP-87 G.O. Nº. 28 de 15 de febrero de 1988). El Derecho al uso exclusivo de la marca “Es doctrina jurisprudencial de este Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo preferente sobre una marca es mediante el registro, que según el sistema comunitario andino es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Registrada la marca el titular adquiere el derecho al uso exclusivo que le permite a su titular ejercerlo positivamente o le faculta la posibilidad de prohibir que otros utilicen el signo (ius prohibendi) consagrado en las prescripciones del artículo 104 de la Decisión 344: ´El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a pro- 26/05/98 49.60 ductos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca´ alguno de los actos mencionados en esa norma. “El uso exclusivo confiere a su titular amplias y categóricas facultades y derechos (ius prohibendi) que no pueden ser despojados a su titular amén de desvirtuar el concepto y la función que la marca desempeña dentro de la comercialización de productos”.

(Proceso 32-IP-96). Son tres las facultades de que dispone el titular de una marca derivadas del derecho exclusivo así: - La de aplicar la marca al producto usándola sobre el mismo producto, sobre su envase o envoltorio. Además la de oponerse a que terceros utilicen signos semejantes sobre productos similares, iguales. - La segunda facultad es la de comercializar esos productos o servicios utilizando su marca como identificación, que de igual forma otorga la facultad de prohibir que terceros vendan productos o suministren servicios identificados con la misma marca. - La tercera facultad es la de utilizar la marca en el campo publicitario.

(Criterios vertidos en Sentencias de los procesos 4-IP-94, ratificados en el 8-IP-95 y 32IP-96). V. COMPARACIÓN DE LAS MARCAS Para realizar un examen de comparabilidad entre dos marcas y establecer si existe confusión es necesario establecer el tipo de marcas de que se traten. Clases de marcas: En el presente caso la marca US TOP, es nominativa y la marca STOP (ETIQUETA) es una marca mixta. “( ) La DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico ya que está formada por varias letras que integran un conjunto pronunciable, y que pueden tener determinado significado conceptual (marcas “sugestivas” o “arbitrarias”), o GACETA OFICIAL 26/05/98 50.60 carecer de él (marcas “caprichosas” o “de fantasía”).

Fernández Novoa “Fundamentos de Derecho de Marcas”, pág. 240. dice: ( ) Marca MIXTA es más compleja, ya que está constituida por un elemento denominativo (una o varias palabras) y por un elemento gráfico (una o varias imágenes), o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o acústicos”.

(Proceso 4-IP91 G. O. Nº. 97 de 16 de diciembre de 1991). “Hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. El signo STOP (ETIQUETA) es una marca mixta; sobre esta clase se ha sostenido que por lo general el elemento predominante es el denominativo, pues las palabras son la forma usual de solicitar las marcas y los productos.

Si entre el elemento denominativo propiamente tal de una marca y la parte denominativa de la marca mixta, existe similitud fonética, y el componente gráfico de la marca mixta no es relevante para establecer la distintividad entre ellas, el riesgo de confusión impediría el registro de cualquier marca denominativa que se le asemeje. La comparación entre diferentes tipos de marcas, necesariamente implica una confrontación de elementos heterogéneos.

Este aspecto se halla analizado por el Tribunal en una anterior sentencia Proceso 4-IP-91 (G.O. Nº. 97 de 16 de diciembre de 1991) que dice: “Según la doctrina actual, al comparar una marca denominativa por una mixta no debe olvidarse que, en esta última, suele prevalecer el denominativo sobre el gráfico. Se parte de la base que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor al señalar el producto”.

( ) Se debe analizar qué es lo más característico de la marca, pues es lo que produce impacto en la mente del consumidor porque es ahí donde está el riesgo de confusión. Para llegar a determinar si la confusión existe, la doctrina establece criterios definidos; así Reglas de Comparación de las Marcas: Para el análisis de comparación de marcas el Tribunal ha recogido los criterios expuestos en los procesos 09-IP-94 y 32-IP-96 (G.O. Nº. 279 de 25 de julio de 1997). “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.

(Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351 y ss). “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el Comercio. “En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de GACETA OFICIAL que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ´la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos´”.

La resolución interna impugnada se dictó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que es la aplicable para efectos de determinar los requisitos que debe reunir un signo, lo que no invalida actuaciones procedimentales celebradas bajo el imperio de la Decisión 85, tales como la publicación trámite de concesión, etc. VI. NO INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 146 Y 147.

(DECISION 344). Como se desprende del análisis de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se puede fácilmente concluir que dichas normas jurídicas de carácter comunitario se refieren a que su efecto primordial se produce con relación a los Estados Miembros, fundamentalmente, como compromisos inter-estatales dirigidos para buscar una mejor aplicación y consolidación del Régimen de la Propiedad Industrial en aras de salvaguardar los derechos y obligaciones de los particulares.

En ese sentido, mal podría este Tribunal interpretar una normativa que si bien es aplicable a los estados individualmente considerados, no lo es directamente para las relaciones privadas o entre particulares; entre otras razones, porque el desarrollo y dinámica de los artículos 146 y 147 depende de las confluencias específicas de situaciones fácticas concretas que, en todo caso, para nada alteran los derechos y prerrogativas atribuidos a los destinatarios de las normas comunitarias y simplemente, apuntan a una racionalización y mejor protección de los derechos.

Por lo anterior, este Organismo se abstendrá de la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, toda vez que el juez comunitario y el nacional al momento de resolver el caso sub judice, se encuentran imposi- 26/05/98 51.60 bilitados para pronunciarse sobre normas que de acuerdo a sus particulares características no son directamente aplicables al caso concreto.

El Tribunal hace notar la demora de la Oficina Nacional Competente en resolver el caso. La solicitud de registro de la marca US TOP, fue presentada el 21 de marzo de 1986, y apenas, el 28 de agosto de 1995, se declara infundada la oposición. Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Los artículos 56 de la Decisión 85 y 81 de la Decisión 344 coinciden en señalar que durante el examen de los requisitos de fondo para la registrabilidad de la marca, se debe establecer su capacidad distintiva para evitar que ella introduzca confusión respecto al origen del producto y sus cualidades a fin de evitar que el consumidor se vea inducido a error. 2.

Para establecer la identidad fonética de una marca deberá efectuarse un análisis del signo, de su raíz, de la sílabas y de la ordenación de las vocales, mirados en su conjunto, a fin de establecer la semejanza entre dos marcas. 3. Un signo que no reúna las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica no puede considerarse apto para el registro marcario. 4.

El signo no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los arts. 58 de las Decisión 85 y 82 y 83 de la Decisión 344, en el caso concreto. 5. En materia de marcas mixtas el componente predominante o la dimensión característica puede ser el elemento denominativo o el gráfico, según se desprenda del análisis de cada signo por ser registrado, advirtiéndose que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característi- GACETA OFICIAL 26/05/98 co o determinante para el examen de registrabilidad con otra marca que se le asemeje. 6.

La Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, debe proceder al examen de registrabilidad, tanto en las solicitudes en las que se presentan observaciones como en las que no se formulen tales observaciones. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada, y remítase copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 7. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realiza una aplicación indebida de las normas procedimentales o de las sustantivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en armonía con la legislación nacional.

Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se debe a la indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 8. De conformidad con el art. 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3701. 52.60 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO 24-IP-95 Interpretación prejudicial del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Consejera ponente Dra. Nubia González Cerón, Expediente Nacional Nº 3199. Actora SOCIEDAD VICAR DE COLOMBIA S.A., marca “VIMEC”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los treinta días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la doctora Nubia González Cerón, Consejera ponente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se refiere al literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que establece el “RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL” vigente desde el 1 de enero de 1994 en los Países Miembros del Acuerdo Subregional Andino. Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia, para requerir la interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal y que éste a su vez tiene la competencia para absolverla en virtud del artículo 28 ibídem.

GACETA OFICIAL Que la solicitud presentada al Tribunal comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 de su Estatuto (Decisión 184) en cuanto a nombre del Tribunal solicitante, relación de las normas cuya interpretación se requiere, identificación de la causa e informe sucinto sobre los hechos y dirección a la que debe encaminarse la notificación correspondiente.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes: “1º El 21 de diciembre de 1993 la Sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca VIMEC para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972; “2º La División de Signos Distintivos, mediante la expedición de la Resolución Nº 30055 de julio 27 de 1994, decidió negar el registro, argumentando que la marca VIMEC, clase 5, era confundible con la marca VIMAR registrada a nombre de LABORATORIOS VIMAR LTDA., para distinguir la misma clase de productos, según certificado de registro Nº 115670 vigente hasta el 9 de enero del año 2002. “3º La resolución acusada viola el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 603 del Código de Comercio, porque la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que si el signo VIMEC (marca solicitada) es confundible con el signo VIMAR (marca registrada), este último también sería confundible con el signo VICAR que es parte integrante y esencial del nombre comercial VICAR DE COLOMBIA S.A., primeramente usado como nombre comercial por la sociedad así denominada antes de que LABORATORIOS VIMAR LTDA. solicitara y obtuviera el registro de la marca VIMAR clase 5º.

En consecuencia, es plenamente procedente el registro de la marca VIMEC clase 5 a nombre de VICAR DE COLOMBIA S.A. I. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda sostiene que 26/05/98 53.60 el acto administrativo impugnado fue expedido por la División de Signos Distintivos con plena competencia para estudiar y resolver sobre la concesión de marcas y que al expedirse el mismo no se incurrió en violación de normas legales internas y de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “La oficina nacional competente procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre VIMEC (solicitada) y VIMAR (registrada) concluyéndose que la marca VIMEC se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respecto de la expresión VIMAR; la Oficina Nacional Competente para el efecto, procedió acertadamente y conforme a las normas legales un análisis conjuntual y confundibilidad entre las dos expresiones dentro de un criterio objetivo, universal y conforme a la Jurisprudencia y a la Doctrina; cabe señalarse que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente”.

Añade la Superintendencia de Industria y Comercio que: “Si bien es cierto que publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca VIMEC en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impide que la Oficina Nacional Competente examine la registrabilidad y decida sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca y según lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que a la letra dice: “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”

CONSIDERANDO

Que el presente caso se origina en la pretensión de nulidad de una resolución administrativa mediante la cual se negó un registro GACETA OFICIAL marcario por considerarse que el signo solicitado era confundible con una marca ya registrada a favor de un tercero. II. NORMAS A INTERPRETARSE La interpretación solicitada se refiere al literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 el cual específicamente trata de la causal de irregistrabilidad que se fundamenta en ser el signo que se pretende registrar idéntico o similar a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación del respectivo País Miembro, en tanto que la causal de irregistrabilidad que se basa en la identidad o similitud con una marca anteriormente registrada o solicitada para registro por un tercero para distinguir los mismos productos, se encuentra prevista en el literal a) del mencionado artículo, irregistrabilidad ésta en que se funda la resolución impugnada.

El Tribunal considera por lo tanto que su interpretación debe abarcar los dos primeros literales del artículo 83 de la Decisión 344 cuyo texto es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;” 26/05/98 54.60 jurisprudencia tres criterios, que a continuación se exponen: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. “Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados.

Aparte, además, que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable”. El registro como marca de un signo que haya sido primeramente usado por el solicitante como nombre comercial para distinguir empresas o establecimientos comerciales, dedicados a la explotación del mismo ramo de negocios es perfectamente procedente cuando su registro lo realice el solicitante.

No obstante a la postre puede resultar que dicho signo o uno similar esté ya registrado a favor de un tercero, como marca para distinguir igual o similar clase de productos, situación en la que es necesario que el uso del signo como nombre comercial, haya sido anterior a la fecha en que se solicitó el primer registro. En cuanto a los criterios para determinar la semejanza, el Tribunal ha expresado en el fallo del Proceso 13-IP-97 de 6 de febrero de 1998 que: La norma comunitaria establece la irregistrabilidad como marca de los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de los Países Miembros “siempre que dadas las circunstancias pudiesen inducir al público a error”. “Para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud, se han creado en la doctrina y la El Tribunal ha precisado que “la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una mar- III.

CONFUNDIBILIDAD DE LOS SIGNOS GACETA OFICIAL ca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto”. (Proceso 1-IP87, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, T.I. p. 116).

Sinembargo sí establece criterios y comparación entre marcas para determinar cuándo hay lugar a similitudes o semejanzas que puedan dar lugar a confusión. De esta manera la jurisprudencia reiterada por este Tribunal ha señalado la siguiente metodología para el examen de fondo sobre registrabilidad de las marcas. IV. CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA SIMILITUD DE MARCAS El Tribunal en el Proceso 09-IP-94 (G. O. 180 de 10 de mayo de 1995) ha señalado los criterios generales que pueden ser utilizados para determinar la similitud de las marcas, diciendo lo siguiente: “Uniformemente se ha admitido que uno de los puntos más difíciles y arduos dentro del Derecho Marcario es la confrontación entre dos signos para llegar a determinar si entre ellos existe una similitud que pueda enfrentar al consumidor al riesgo de confusión. “La complejidad sobre la determinación del riesgo de confusión ha sido destacada por este Tribunal, en las tantas veces citada sentencia de 3 de Diciembre de 1987 (Proceso 1-IP-87): “Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto.

La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tomadas en cuenta”. “Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existen- 26/05/98 55.60 cia o no del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág 351 y ss). “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

GACETA OFICIAL “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra no se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. “Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan.

No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto”. 26/05/98 56.60 “a.1.- Comparación de marcas denominativas “Las reglas generales sobre el cotejo de marcas que persigue la identificación o similitud entre unas y otras, se aplica también a las marcas denominativas o verbales, señalándose, como así se hará más adelante, criterios concretos para este tipo de marcas. “Para la comparación de dos marcas, ambas denominativas, o en las que predomine el factor denominativo, el Tribunal ha reiterado en varias sentencias los criterios mantenidos dentro del Proceso 1-IP-87, con lo que se ha formado o creado una importante corriente doctrinaria y jurisprudencial. “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”.

V. COMPARACIÓN DE MARCAS DENOMINATIVAS “Concordante con este fallo, son los expresados por la Sala de lo Civil del Tribunal de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Sala Político-Administrativa, para la cual “la confundibilidad de las marcas debe ser evidente y la evidencia debe resultar, no de un análisis por separado de cada uno de los elementos (sílabas o signos) que integran la respectiva marca, sino de la confusión que a simple vista o de oídas resulte de la comparación”.

(Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, página 120). En el caso de marcas denominativas el Tribunal ha dicho en el citado proceso 09-IP-94, lo siguiente: En el presente caso por la posible similitud que tienen las dos marcas referidas a productos farmacéuticos, la confusión debe vigilarse GACETA OFICIAL con mayor celo, pues el error en que puedan incurrir los consumidores no solo afecta su patrimonio sino que puede causar daño en la salud de las personas.

Como ha expresado en la sentencia del proceso 13-IP-97 de 6 de febrero de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

VI. IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA POR SEMEJANZA La Oficina Nacional competente consideró que el signo VIMEC cuyo registro se solicitaba caía dentro de una de las causales específicas de irregistrabilidad, la contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que prohibe el registro de los signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que puedan inducir al público a error.

Encontraba la administración que entre el signo solicitado VIMEC y la marca ya registrada VIMAR existía semejanza ortográfica y fonética lo que podría inducir al público consumidor a error. Consecuentemente encontraba innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca podría tener con otras anteriormente registradas o solicitadas por terceros o sobre si estaba incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad.

En este caso el Juez Nacional, analizando las marcas, la una registrada y la otra por registrarse, debe decidir si las terminaciones MEC y MAR de las marcas VIMEC y VIMAR tienen la fuerza necesaria o el poder distintivo para diferenciar un signo de otro excluyendo de este 26/05/98 57.60 modo o forma la confundibilidad entre dos signos, que es lo que prohibe el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Amparando las dos marcas los mismos productos de la clase 5, la confundibilidad provocada por esa semejanza, requiere de un examen más prolijo a los fines de determinar si guardan una prudente y necesaria distintividad para que el público al diferenciarlos no sea inducido a error o confusión. Al demandar la nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado la Sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A. insistió en que se ordenara el registro de la marca VIMEC sosteniendo que si la marca solicitada fuera confundible con la marca registrada VIMAR también lo sería con el signo VICAR que forma parte integrante y esencial del nombre comercial VICAR DE COLOMBIA S.A. El Tribunal no encuentra razón para interpretar el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, porque el caso en estudio se refiere a la causal de irregistrabilidad por semejanza entre la marca solicitada y una previamente registrada, y no a la similitud de una marca con un nombre comercial protegido que puede ser fundamento legal para una posible nulidad en el otorgamiento de una marca como “VIMAR”, pero que no puede argüirse como estrategia para contrarrestar el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El registro de la marca “VIMAR”, según la documentación allegada, es válido y sobre él recae la presunción de legalidad. Ella no puede desvirtuarse por la sola excepción que pretenda interponer el solicitante del registro basado en el simple hecho de no haber sido favorecido por la decisión de la Oficina Nacional Competente. Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

La norma comunitaria establece la irregistrabilidad como marca de los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca GACETA OFICIAL anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 2. Para declarar la irregistrabilidad de un signo como marca se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las marcas van a proteger. 3.

El análisis comparativo será más riguroso cuando se trate de productos farmacéuticos que por su naturaleza y destino puedan ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión. 26/05/98 58.60 sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. 4.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3199. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i GACETA OFICIAL 26/05/98 59.60 GACETA OFICIAL 26/05/98 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú