GACETA OFICIAL Año XV - Número 369 Lima, 3 de setiembre de 1998 del Acuerdo de Cartagena SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 27-IP-97.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 56, 58, 64 y 65; artículo 81 en concordancia con el artículo 128; artículo 82 literal d) en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; artículos 89, 146 y 147 ibídem; y artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena formulada por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Proceso interno Nº 3636. Marca: TENNIS Proceso 2-AI-98.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador Proceso 14-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Actor LACTICINIOS SKANDIA LTDA. Marca “SKANDIA”.

Expediente Interno Nº 4213 Pág. 1 16 18 PROCESO Nº 27-IP-97 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 56, 58, 64 y 65; artículo 81 en concordancia con el artículo 128; artículo 82 literal d) en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; artículos 89, 146 y 147 ibídem; y artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena formulada por H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Proceso interno Nº 3636 marca: TENNIS Quito, junio 22 de 1.998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, ha presentado a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 56, 58, 64 y 65; artículo 81 en concordancia con el artículo 128; artículo 82 literal d) en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; artículos 89, 146 y 147 ibídem; y artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud formulada la realiza en conformidad con el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, el que es competente para absolverla, por lo dispuesto en su artículo 28. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Que se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad TENNIS Ltda., por intermedio de apoderado demanda ante el Alto Organismo Jurisdiccional Consultante la Declaratoria de Nulidad de las resoluciones números 10522 de 23 de junio de 1.995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que negó el registro de la marca TENNIS para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, y 286 de 23 de Febrero de 1996, la cual resolvió el recurso de apelación contra la resolución antes citada, en el sentido de confirmarla.

HECHOS RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Que el Consejo de Estado considera relevantes para los efectos de esta interpretación los siguientes hechos: “a) El 6 de septiembre de 1984 la sociedad actora, con domicilio en Medellín, solicitó ante la División de Propiedad Industrial y Comercio (sic) el registro de la marca TENNIS NOMINATIVA para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la Sociedad Tennis Ltda. presentó demanda de observaciones, argumentando que la marca que se pretende registrar corresponde a su nombre comercial en trámite de registro para distinguir toda clase de establecimientos dedicados a la venta de calzado en general para hombres, mujeres y niños, y que dicha marca no sólo corresponde al juego conocido internacionalmente, sino a una denominación marcaria genérica que se utiliza para distinguir calzado con suela de plástico que se utiliza para diversas clases de deportes, por lo cual no es registrable.

“b) Mediante el primero de los actos acusados, y con fundamento en las consideraciones que se transcriben a continuación, la parte demandada declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada: “PRIMERO: Que el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad, el que la marca solicitada 03/09/98 2.24 ‘consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse’.

“SEGUNDO: Que la expresión TENNIS, es usada en el mercado para designar un producto de la clase 25 de la nomenclatura vigente, como lo son los zapatos deportivos; en consecuencia, no es susceptible de ser utilizada en forma exclusiva por un tercero como marca, salvo que esté acompañada de otros signos que le den al conjunto suficiente distintividad; pero este no es el caso, ya que la expresión que se pretende registrar TENNIS no contiene los elementos que la hagan suficientemente distintiva con relación al término TENNIS.

En consecuencia, no se puede otorgar el registro solicitado según lo dispone el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. “c) Contra el referido acto la demandante interpuso recurso de apelación, y en el correspondiente escrito limitó su solicitud de registro de la marca para distinguir los siguientes productos de la clase 25: Vestidos y Sombrerería, excluyendo de dicha solicitud los Zapatos de Caucho o Zapatos Tenis, no obstante lo cual, mediante el segundo de los actos acusados se confirmó la resolución recurrida, con fundamento en las siguientes consideraciones básicas: “Es de aceptación general por la doctrina del derecho marcario que la GENERICIDAD de un signo debe analizarse en relación con los productos o servicios en que el signo vaya a emplearse.

De manera que una expresión puede ser genérica para una de las clases de la clasificación internacional de Niza, y sin embargo puede ser registrable para otra. “Es pertinente resaltar lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en interpretación prejudicial proferida en el proceso número 3-IP-95 ‘un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para se- GACETA OFICIAL ñalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo’.

“Por eso ha sostenido la doctrina que un término es genérico cuando frente a la pregunta ‘Qué es’, en referencia a un producto o servicio se responde utilizando la denominación genérica. “Tiene la marca por naturaleza carácter distintivo, porque con ella los consumidores podrán distinguir en el mercado los productos o servicios en los que se utiliza, y otorga al titular el derecho al uso exclusivo de la misma.

“Por lo anterior, el signo debe ser apropiable, y no lo sería un término genérico que como tal, es de uso general y por tanto no puede ser utilizado de manera exclusiva por el titular de una marca. “Este despacho considera en el presente caso, que el signo TENNIS es un término genérico para distinguir productos contenidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, por cuanto los TENIS son un producto incluido en la mencionada clase del cual el signo solicitado no es distintivo.

En lo relativo a lo sostenido por el recurrente referente a que la solicitud se limitó única y exclusivamente a los vestidos y sombrerería, este despacho considera que tal limitación se efectuó en forma extemporánea, porque se presentó en el recurso y no en la solicitud ”. “d) La marca TENNIS corresponde al nombre comercial de la sociedad demandante y a la enseña comercial con que se distinguen sus establecimientos de comercio.

Además, dicha sociedad se constituyó antes que la Sociedad Tennis Ltda., con domicilio en Bogotá, y esta última se encuentra en la actualidad disuelta y liquidada. “e) La parte demandada sostiene que la determinación adoptada mediante los actos acusados obedeció a que la expresión TENNIS es usada en el mercado para distinguir zapatos deportivos, y que la misma no contiene los elementos que la hagan suficientemente distintiva con relación al término TENIS, por lo cual se presentó la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 03/09/98 3.24 Añade que la demandante pretendió extemporáneamente modificar su solicitud inicial de registro de la marca TENNIS”.

Como hechos ampliatorios a los indicados precedentemente y obtenidos de la resolución impugnada Nº 286, del recurso de apelación, de la propia demanda y de la contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, se puntualizan los siguientes: A. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN NÚMERO 10522 Los motivos esgrimidos en el recurso son: La sociedad TENNIS LIMITADA pretende registrar la marca TENNIS para distinguir únicamente los siguientes productos de la clase 25 internacional: “Vestidos y Sombrerería” excluyendo zapatos de caucho o zapatos Tenis, por lo que resulta inaplicable para el caso el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

B. DEMANDA PRESENTADA POR LA SOCIEDAD TENNIS LIMITADA (domiciliada en Medellín) Los puntos esenciales de la demanda se resumen así: 1. Informa que la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Bogotá que se opusiera a la inscripción de la marca de la actora se encuentra “disuelta y liquidada” de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, liquidación contenida en instrumento público de 1º de noviembre de 1988 e inscrito en la Cámara de Comercio el 29 de noviembre del mismo año, por lo cual carece de interés legítimo para oponerse y obstaculizar el registro de la marca TENNIS. 2.

Al momento de publicarse la solicitud de registro de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial (8 de agosto de 1986) se encontraba vigente la Decisión 85 cuyo trámite o procedimiento de registro era diferente, ya que la Oficina Nacional Competente antes de efectuar la publicación debía realizar el “estudio de factibilidad del registro”, y si consideraba que el signo era registrable ordenaba su publicación. “En el presente caso, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Co- GACETA OFICIAL 03/09/98 4.24 mercio, ordenó la publicación de la solicitud de registro, manifestando que el signo solicitado reunía los requisitos exigidos en la ley marcaria, vale decir no se encontraba incursa en las causales de irresgistrabilidad consagradas en el artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena” y hecha la publicación solo terceros podían presentar oposiciones y no procedía lo que “la doctrina ha denominado Oposición Oficiosa ”, trámite que no se cumplió, por lo que se violaron los artículos 62, 56, 58, 64 y 65 de la Decisión 85. 9.

Al acusar de violadas las disposiciones de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y el artículo 5 del Tratado del Tribunal, arguye que “la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo (debiendo hacerlo ) de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de la marca”. 3.

“ habiendo encontrado la División de Propiedad Industrial que el signo sí era registrable, solamente podía pronunciarse sobre la causal particular de irregistrabilidad alegada por la opositora la cual consistía en que el signo que se pretendía registrar correspondía al nombre comercial de la Sociedad Opositora”. Justifica este procedimiento, por cuanto el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial profirió la resolución 286 de 23 de febrero de 1996, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 10522, luego de presentada la demanda, para solicitar en esta ampliación que se anule el segundo acto administrativo. 4.

Para justificar la novedad, visibilidad y distintividad de la marca recurre a la Jurisprudencia de este Tribunal (Proceso 12-IP-95), lo mismo en cuanto a las marcas genéricas (Proceso 3IP-95), advirtiendo que TENNIS no es genérico ni descriptivo de “vestidos y sombrerería”. 5. El término TENNIS es suficientemente distintivo para los productos que la marca quiere proteger, correspondiendo además al nombre comercial de la sociedad demandante, pues esta compañía es propietaria de sus establecimientos ubicados en Santa Fe de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Cartagena. 6.

La parte actora tiene prioridad sobre el nombre comercial, pues se constituyó el 19 de Abril de 1982 y se inscribió en la Cámara de Comercio el 25 de mayo del mismo año, mientras que la opositora se constituyó el 27 de septiembre de 1985, se inscribió en la Cámara de Comercio el 23 de octubre del mismo año y actualmente se encuentra disuelta y liquidada. 7.

Defiende la registrabilidad de su marca, haciéndole aparecer como evocativa y no descriptiva, remitiéndose para tal efecto a la sentencia de interpretación prejudicial dictada por este Tribunal en el Proceso 12-IP-95. 8. Señala que bajo el término vestidos se comprenden productos tales como: “camisetas, pantalones, abrigos, pantalonetas, sudaderas, blusas, camisas, chaquetas, ropa interior masculina y femenina ”.

C. CORRECCIÓN Y REFORMA A LA DEMANDA En esta ocasión, a más de analizar el contenido de la resolución 286 se hace referencia a los siguientes aspectos: 1. A la violación de los artículos 89 y 112 de la Decisión 344, toda vez que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “ignoró su existencia, argumentando que la limitación de productos en relación con una solicitud de marca sólo puede hacerse al momento de presentar la solicitud” lo que constituye un error ya que la norma referida “expresamente consagra la posibilidad de restringir los productos para los cuales se solicita un registro, sin especificar el tiempo durante el cual debe efectuarse tal limitación” y que ésta puede contraerse a la “limitación, restricción o exclusión de alguno o algunos de los productos o servicios que conforman una clase”.

Añade que “si tal limitación puede hacerse con posterioridad a la terminación del trámite administrativo que concede el Registro Marcario, con mayor razón puede hacerse antes de que termine el trámite administrativo de registro de la marca”, aclarando, por otro lado, que la limitación y la exclusión se “hizo al momento de presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio el recurso de apelación, momento administrativo en el cual está aún viva la solicitud de registro de la marca”. 2.

No acepta el hecho de que si la Decisión 344 permite al titular marcario “renunciar parcial- GACETA OFICIAL mente a su derecho, en relación con ciertos y determinados productos” no se acepte que el solicitante de un Derecho Marcario pueda “limitar su solicitud a determinados productos de la clase para la cual se solicitó el registro”. D. OPOSICIÓN La oposición a la solicitud de registro de la marca TENNIS de 6 de septiembre de 1.984, por TENNIS LTDA. de Bogotá, fue presentada el 19 de septiembre de 1986 con base en el certificado sobre el trámite del Depósito del nombre comercial TENNIS bajo el expediente Nº 253.827, y de la genericidad que dicha denominación reviste, según las normas del artículo 58 de la Decisión 85, literal c), y por corresponder a una palabra que en el lenguaje corriente y en las costumbres comerciales “se ha convertido en designación usual de un tipo de productos” (literal d).

E. CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN La compañía TENNIS LIMITADA de Medellín, al contestar la oposición defiende la distintividad del signo solicitado para registro y rechaza la imputación de que el mismo fuere genérico para los “llamados Zapatos Tennis” pues la forma peculiar de presentación permite su registrabilidad. F. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Las argumentaciones de la defensa se remiten a: 03/09/98 5.24 3.

Luego de 11 años de la solicitud, esto es, con fecha 17 de junio de 1995, y en el escrito de apelación se pretende limitar la solicitud. 4. Sobre la alegación de la actora consistente en que la sociedad TENNIS de Bogotá se encuentra disuelta y liquidada, responde la Superintendencia “que a la fecha en que se opuso TENNIS LTDA. con domicilio en Santa Fe de Bogotá D.C. tenía plena existencia y representación legal”; 5.

Reitera la legalidad de los actos administrativos impugnados tanto por la competencia de la Oficina Nacional como por la aplicación de las normas respectivas, en particular por el trámite iniciado bajo la Decisión 85; estudio de los antecedentes de registrabilidad; la publicación del extracto; y las oposiciones presentadas el 17 de septiembre de 1984. 6.

En la aplicación del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 se procedió al respectivo examen de la expresión “TENNIS” para definirse por la irregistrabilidad del signo en razón de que no es “susceptible de ser utilizado en forma exclusiva por un tercero como marca, salvo que esté acompañada de otros signos que le den al conjunto suficiente distintividad” pero no es el caso del signo TENNIS. 7.

La modificación de la solicitud inicial por parte de la actora es extemporánea, al haberla realizado en el escrito de interposición del recurso de apelación. Con lo anteriormente expuesto, el Tribunal entra a considerar el caso de autos. 1. Al realizar el examen de antecedentes de registrabilidad no se encontró que la marca TENNIS estaba registrada por lo que ordenó su publicación.

CONSIDERANDO

2. Al momento de la solicitud de registro y a la fecha de la publicación se encontraba vigente la Decisión 85 y en el trámite de solicitud de registro del signo TENNIS se observaron las normas vigentes. Para la expedición de la resolución 10522 del 23 de junio de 1995, la vigente era la Decisión 344. La oposición se decidió en el acto administrativo acusado, habiéndose negado también en el mismo momento el registro de la marca TENNIS.

Las normas susceptibles de interpretación y aplicables para el caso sub judice son las siguientes: I. LAS NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN DECISIÓN 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” GACETA OFICIAL “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la presentación de servicios;

“d) Las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas; ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” “Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud”.

“Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo”. “Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”. DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- 03/09/98 6.24 cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.

Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.

“Artículo 112.- El titular de un registro de marca podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, la cancelación del registro abarcará sólo los productos o servicios a los que el titular haya renunciado. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos en favor de terceros, embargos o licencias inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia a la marca sólo surtirá efectos cuando se haya producido la inscripción en GACETA OFICIAL los libros de registro correspondientes, llevados al efecto por la oficina nacional competente”. 03/09/98 7.24 lación no puede solicitarse o aducirse, según el caso, cuando los particulares controvierten una resolución de contenido individual emitida por la oficina nacional competente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

II. NORMAS INAPLICABLES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CASO De conformidad con el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, es el juez nacional quien decide sobre las normas respecto de las cuales ha de solicitar la interpretación. Sin embargo, en desarrollo del principio de colaboración entre el Órgano Jurisdiccional Competente y el Comunitario Consultado, éste Tribunal ha señalado la facultad que le asiste para precisar las normas, sugeridas o no por el requeriente, cuya interpretación resulta necesaria para la correcta solución del caso interno de que se trate.

(Proceso 01-IP-94, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 164 del 2 de Noviembre de 1994, Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994 y Proceso 7-IP-98). Así mismo el Tribunal ha sostenido que las normas por interpretar deben ser aquellas que el juez nacional aplicará para la resolución del caso sometido a su jurisdicción. Con fundamento en lo inmediatamente expuesto, el Tribunal Andino se inhibe de interpretar los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, remitiéndose para este efecto a las consideraciones contenidas en los fallos dictados dentro de los Procesos 20-IP-96, G.O. Nº 291 del 3 de septiembre de 1997; 21-IP-96, G.O. Nº 318 del 26 de enero de 1998; 15-IP-97, G.O. Nº 314 del 18 de diciembre de 1997.

En dichos fallos se indicó que las citadas normas constituyen compromisos de los Países Miembros entre sí y de éstos en relación con la Comunidad, de forma que su aplicación o vio- Se agrega que el anterior razonamiento guarda perfecta armonía con el sistema de acciones dispuesto al interior del Tratado de Creación del Tribunal Andino, pues la cobertura y naturaleza jurídica de las mencionadas normas implica que su quebranto se discuta a través de la acción de incumplimiento dispuesta por los artículos 23 y siguientes de dicho Tratado y únicamente por quienes se encuentran legitimados para ello.

Por último, el juez nacional debe tener en cuenta que en la medida en que la resolución impugnada 10522 del 23 de junio de 1995 se emitió bajo la vigencia de la Decisión 344, éste cuerpo normativo es el aplicable, incluido lo relacionado con las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. Sin embargo, la Decisión 85 es la que rige los aspectos procedimentales debidamente cumplidos bajo su vigencia, como serían la publicación del extracto y la presentación y contestación de oposiciones.

III. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE El objeto o el fin esencial de un signo marcario es el de tener la facultad de distinguir o individualizar un producto o servicio de una determinada persona de los de otra, función que se cumple cuando entre los signos registrados o por registrar existe una condición intrínseca de distintividad.

Lo distintivo de un signo permite a los consumidores diferenciar el signo entre los demás y frente a los productos que la marca protege, evitando así fenómenos como el de la confundibilidad o el “riesgo confusionista”. La distintividad favorece a los propios empresarios, quienes al ofrecer sus productos en el mercado con la marca de que son titulares aseguran que el consumidor identifique ese producto en forma particular, aprecie la calidad del mismo y pueda continuar adquiriéndolo sin confundirse con otros de igual o semejante naturaleza.

De esta forma la distintividad a la par que protege a los consumidores de una posible GACETA OFICIAL confusión directa o indirecta, proporciona al propietario de la marca la ventaja de acumular clientela, lo cual es elemento que imprime valor comercial al signo marcario. Un signo con la suficiente capacidad distintiva evita en el mercado de bienes y servicios la ocurrencia de fenómenos como la confundibilidad entre signos; o entre estos y los productos que llevan una misma denominación o que se refieren a las características o descripciones esenciales del producto, o que constituyen el nombre con el que usual o comúnmente se conoce el producto.

El signo para poder alcanzar su distintividad y ser medio de comparación con otros signos, debe expresarse o exteriorizarse en forma material a través de palabras, letras, números, colores, gráficos; la combinación de todos estos elementos permite la perceptibilidad del signo a través de los sentidos. La percepción exigida por el artículo 81 para que el signo sea registrable, no significa sino la posibilidad de que el consumidor lo aprecie en sus características y rasgos materiales y mediante un proceso interno de comparación con otros signos que le permite fijar en su mente la imagen general y primaria que le servirá como forma de identificación. La susceptibilidad de representación gráfica es sobre todo un requisito formal para el registro, cuya finalidad consiste en que la oficina nacional competente conserve un soporte documental que le permita comparar la marca con otras ya registradas y con aquellas cuyo registro se solicite en el futuro, a efectos de determinar si existe o no riesgo de confusión, y proceder en consecuencia. El cumplimiento del requisito permite además de su percepción que la publicación de la solicitud cumpla con el objeto para el que ha sido prevista, es decir, que los terceros puedan saber a ciencia cierta cuál es la tipología de la marca cuyo registro se pide (denominativa, gráfica, mixta, bidimensional o tridimensional) así como las características y demás datos que la configuran, para que con base en dicha información cuenten con los elementos de juicio necesarios que les permita formular o no las observaciones pertinentes.

Al referirse al requisito de distintividad, el Tribunal Andino, en el fallo dictado dentro del Proceso 12-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, expresó: 03/09/98 8.24 “Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa, un objeto, por sus características subjetivas u objetivas, o por sus rasgos, naturaleza, funciones condiciones internas o exteriores sea distinta a la otra.

Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos”, razón por la cual lo que se asemeja y no diferencia no tiene capacidad distintiva para constituirse en marca. IV. TRÁMITE DE REGISTRO SEGÚN LA DECISIÓN 85 El procedimiento administrativo a que se sujetaba un signo para poder ingresar al registro según la Decisión 85, era diferente al establecido en la vigente Decisión 344.

Bajo el régimen anterior, una vez presentada la solicitud, la Oficina Nacional Competente procedía a examinar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo (artículo 62); si en la solicitud o pedimento se encontraban ausentes los aspectos de forma exigidos -nombre, descripción, poderes, etc.- se concedía un plazo de 60 días a fin de que el interesado procediera a hacer las correcciones pertinentes o a aportar los documentos faltantes.

Con relación a los aspectos de fondo a que se referían los artículos 56, 58 y 59 su incumplimiento conducía a que la Oficina Nacional Competente, previa audiencia del solicitante, pudiera decidir el rechazo de la solicitud. Si la solicitud no merecía observaciones de fondo ni de forma o si, habiéndose realizado, el interesado efectuaba las correcciones necesarias, se ordenaba la publicación, por una sola vez, en el órgano de publicidad determinado por la Legislación Interna del respectivo País Miembro, a fin de que se presentaran las oposiciones dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes.

De recibirse éstas se tramitaban de conformidad con la legislación interna del País Miembro. Si no se presentaban oposiciones o, presentándose, eran rechazadas, la Oficina Nacional Competente expedía el certificado de registro. De lo descrito se desprende que si bien la Oficina Nacional Competente realizaba el examen de fondo y de forma en un momento ante- GACETA OFICIAL 03/09/98 9.24 rior a la publicación, luego de la misma, si se presentaban oposiciones, la autoridad nacional competente tenía la oportunidad de volver a profundizar sobre el signo a registrarse, para lo cual procedía a un nuevo examen pero con fundamento en las oposiciones. todas de ilegalidad como prevé el artículo 113 de la Decisión 344.

En el caso de que terceros no se hubieren opuesto al registro procedía la Oficina a la concesión del mismo, si a ese resultado llegaba luego del examen de fondo y de forma. Para el caso sub exámine tienen particular importancia los efectos de la modificación a la solicitud inicial a fin de establecer el momento oportuno para que el solicitante pueda hacer valer ese derecho que se encuentra consagrado en el artículo 89 de la Decisión 344.

De cualquier modo, conforme con el artículo 76 de la Decisión 85, el registro de la marca quedaba supeditado a la posible cancelación que podía decretar la oficina nacional competente, bien de oficio o a petición de parte, cuando en el procedimiento administrativo se hubieren violado los artículos 56 y 58 del mismo cuerpo normativo. Se observa entonces que, en principio, durante la vigencia de la Decisión 85 la oficina nacional competente tenía dos oportunidades para declarar motu proprio que el signo no cumplía con los requisitos señalados en el artículo 56 o que caía en una de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58: Una, antes de efectuar la publicación de la solicitud de registro y, otra, después de concedido el registro.

Surge entonces el interrogante de cuál debía ser el camino a seguir por la Oficina Nacional Competente cuando después de la publicación de la solicitud, pero antes de la concesión del registro, advertía que el signo quebrantaba las disposiciones substanciales contenidas en los artículos 56 y 58. Este Tribunal estima que en tal evento no resultaba aplicable el rechazo de la solicitud contemplada en el artículo 64 de la Decisión 85, pues la facultad de rechazo de la solicitud allí contenida, previa audiencia del interesado, terminaba en el mismo momento en que se verificaba la publicación ordenada por el artículo 65.

Una vez hecha la publicación, la oficina nacional sólo podía negar el registro con fundamento en las causales y razones impetradas por los terceros mediante el escrito de oposición. En el régimen vigente -Decisión 344- el examen de registrabilidad procede una vez publicado el extracto de la solicitud y sorteados todos los impedimentos formales (artículos 87 a 98), registro también sujeto a una acción posterior de nulidad con fundamento en causales V. MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD INICIAL (Interpretación del artículo 89 de la Decisión 344) Esta figura forma parte del conjunto de normas procedimentales que sobre el registro de un signo trae la Decisión 344, y a la luz de ese conjunto normativo se realizará la interpretación del artículo 89.

El procedimiento de registro se origina con la iniciativa del solicitante para requerir de la Oficina Nacional Competente el registro de un signo como marca (artículo 87). Presentada la solicitud, aquella procede a su examen y de no cumplirse con los requisitos formales concederá un plazo de 30 días hábiles, prorrogables por una sola vez, a fin de que el peticionario subsane las irregularidades que se le han puesto de presente; en caso de que el solicitante no proceda en tal sentido, su petición será rechazada (artículo 91).

Cumplidos los requisitos formales, se ordenará la publicación por una sola vez (artículo 92), para que quienes tengan legítimo interés puedan presentar observaciones en el plazo de 30 días hábiles (artículo 93). De no recibirse observación alguna en ese plazo, la administración realizará el examen de registro y otorgará o negará el mismo mediante Resolución que será notificada al interesado (artículo 96).

De presentarse observaciones en forma legal y oportuna, la Oficina Nacional Competente las admitirá a trámite y notificará al peticionario para que dentro de 30 días hábiles haga valer sus alegatos. Surtido el trámite expuesto, la Oficina procederá a resolver las observaciones, así como la concesión o denegación del registro, mediante acto administrativo motivado que deberá notificarse al interesado (artículo 95).

GACETA OFICIAL Elementos y productos principales y secundarios Según la norma del artículo 89 en una solicitud de registro marcario se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros “no son susceptibles de modificación, es decir son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituiría una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial del registro con la consecuente publicación” luego de la cual procederán las observaciones, solicitud que pierde el derecho de prioridad (Proceso 20-IP95, marca “MONO” G.O. Nº 236 del 26 de noviembre de 1996).

La otra clase de elementos que contiene una solicitud son los secundarios que en general pueden ser “todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca” (tamaño y tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) los que pueden ser modificados sin que ésto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera; de esta forma la vigencia del derecho de prioridad consagrado en el artículo 103 se contará a partir del momento en que la misma fue admitida por la oficina encargada del registro (artículo 87 literal d)).

El analizado artículo 89 de la Decisión 344 establece entre los elementos secundarios la eliminación o restricción por parte del peticionario de los productos o servicios inicialmente especificados. Esta permisibilidad, según se anotó en la sentencia dictada en el mencionado Proceso 20-IP-95, tiene su justificación o razón de ser, “por cuanto se presume que no existe perjuicio a terceros, pues quien no se opuso a lo más no se va a oponer a lo menos; quien no se opuso al todo no se va a oponer a una parte”.

Si al interesado se le confirió el derecho de presentar observaciones en relación por todo, tal prerrogativa no sufre mengua por la circunstancia de que se restrinjan o eliminen alguno o varios de los productos o servicios res- 03/09/98 10.24 pecto de los cuales inicialmente se solicitó el registro. De donde se sigue que la limitación o restricción de la solicitud en cuanto a los bienes que se identificarán con la marca, tampoco disminuye o elimina la posibilidad de que quienes tengan legítimo interés intenten la acción de nulidad del registro, si es que el mismo se concedió. La distinción entre productos principal y secundariamente especificados a que hace referencia el artículo 89 de la Decisión 344, no parece congruente con el artículo 87 literal c) ibídem que no determina que en la solicitud se deba aclarar si los productos o servicios tengan un doble carácter, esto es principal y secundariamente especificados, por lo que debe entenderse que el término principalmente se ha de referir a los productos o servicios que fueron relacionados en la solicitud, que son los que el solicitante puede restringirlos o eliminarlos.

Existiendo en la propia solicitud una sola condición de productos -solo los enumeradosy frente a la ausencia en la norma comunitaria de una definición o un marco para catalogar a los productos entre principales y secundarios, resulta en la práctica imposible que se prohiba la ampliación de los productos principalmente especificados y que se permita dicha ampliación de los secundariamente especificados, porque para este caso sí se requeriría una nueva publicación que inclusive significaría la pérdida de la prioridad de la solicitud inicial.

Una norma debe ser interpretada desde el punto de vista de su sentido útil y lógico, y recurriendo al significado que de la palabra “principalmente” trae el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Edición (Tomo II, pág. 1104), esto es “primeramente” se concluye que ha de entenderse que los productos “principalmente especificados” se refiere a aquellos original, inicial o primariamente designados en la solicitud.

Momento procedimental para la modificación de la solicitud La norma comunitaria en análisis no ha establecido el momento procedimental dentro del cual el peticionario pueda modificar su solicitud inicial restringiendo o limitando los productos. El Tribunal en el Proceso 20-IP-95 se pronun- GACETA OFICIAL ció sobre este punto, así: “pero si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo esto es, a la Resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede firme dicho acto, esto es, hasta el momento que se haya agotado la vía administrativa”, y el acto resultare inimpugnable en esta vía. El primer acto de concesión o de negación de una solicitud marcaria es el pronunciado por la Oficina Nacional Competente, instancia dentro de la cual no existe objeción para presentar cambios secundarios en la solicitud.

Instancias administrativas posteriores podrán o deberán conocer el reclamo teniendo como basamento el expediente administrativo subido para su conocimiento y resolución, con la facultad de reformar, revocar, ampliar o anular el acto administrativo en cuestión, todo de acuerdo con la legislación interna de los Países Miembros. Conforme a los principios procesales generalmente aceptados, “en esta etapa de apelación el acto administrativo no ha quedado firme y el solicitante puede aún ejercer una facultad que le confiere la norma comunitaria: restringir o limitar sus productos o aspectos secundarios, ya que con el ejercicio de ese derecho no altera substancialmente la solicitud ni las consecuencias jurídicas del acto recurrido ni se afecta el derecho de terceros”.

La solicitud permanece con el carácter de inicial mientras no haya el pronunciamiento del administrador negando o aceptando la marca mediante acto administrativo en firme, agotando así la vía administrativa. (Proceso 20-IP-95). La limitación o restricción de los productos reviste mayor connotación cuando se presenten observaciones frente a la solicitud de registro por la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, pues con la limitación formulada por el peticionario, pueden desaparecer o quedar insubsistentes las razones o motivos de irregistrabilidad.

Sin embargo, no por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos o 03/09/98 11.24 servicios ha de entenderse que el signo puede ser aceptado como marca, pues la administración deberá analizar el contenido íntegro de los signos en relación con las normas que disponen las causales de irregistrabilidad invocadas o no por los observantes, así como las consecuencias del acto de limitación o exclusión verificado por el peticionario.

Publicación de las limitaciones o restricción de los productos La norma comunitaria no exige una nueva publicación en el caso de limitación o restricción de productos u otros cambios secundarios que se hagan en la solicitud. Podría recurrirse en este caso al principio “del complemento indispensable” del Derecho Nacional ante el silencio del Comunitario y procederse a una segunda publicación siempre que con la misma no se contradiga el Derecho Comunitario ni su aplicación modifique el trámite que debe seguir de conformidad con la Decisión 344.

Todo esto de acuerdo con el artículo 144 de esa misma Decisión. VI. DENOMINACIONES GENÉRICAS La marca TENNIS ha sido impugnada por constituir el nombre genérico común y usual para zapatos, que llevan una suela plástica, genericidad que se ha dado en la República de Colombia, país en el que se solicitó el registro de la marca. En consideración a la limitación efectuada por el solicitante, la genericidad debe concentrarse al resto de objetos o bienes amparados por el derecho sobre la marca que son: “Vestidos y Sombrerería”, pues un signo genérico no es tal sino en conexión directa con los productos que la marca va a identificar.

La irregistrabilidad de un signo genérico ha de tener relación con los bienes y servicios, sin que pueda hablarse de una genericidad en abstracto o acudiendo sin más a la definición proporcionada por el Diccionario de la Lengua Castellana. Signos genéricos, en consecuencia, pueden ser registrados siempre que no sean tales en relación con los productos o servicios que se pretenden individualizar.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, las denominaciones genéricas son las que sirven para determinar un con- GACETA OFICIAL junto de personas o de cosas que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades, las que, desde el punto de vista marcario, son irregistrables cuando guarden conexión con el producto o servicio de que se trate.

La genericidad de un término, se determina, en definitiva, por su uso común aplicado a un producto y no por su significación gramatical. Hay términos que se han convertido en genéricos frente a un tipo o clase de productos, en un lugar o espacio geográfico dado, aunque no sea esa la calificación gramatical. Los términos usuales y comunes, así como los genéricos no pueden ser apropiables por una sola persona, pues se estaría eliminando la posibilidad de que el vocablo único o principal para designar un producto está limitado al uso exclusivo de alguien, lo cual impediría que otros comerciantes lo utilicen para ese mismo objeto.

El registro no puede servir para monopolizar un vocablo que se emplea como denominación genérica de un producto clasificado dentro de determinada categoría o especie del nomenclátor. Además, lo genérico, usual o común, al describir las características del producto o de la especie, o el producto en si mismo considerado, carece de la fuerza o cuño distintivo para diferenciar al bien o servicio de otro u otros.

El género o la especie, se confundiría con el signo sin que este puediera distinguir o identificar al producto. Lo identificable (signo) constituiría un mismo elemento con lo identificado (producto). Como conceptos doctrinales, sobre la definición de término genérico, cabe citarse la expuesta por el Profesor Areán Lalín, recogida a su vez por el tratadista Carlos Fernández-Novoa, según la cual es aquel que “designa el género de productos o servicios al que pertenece como una de sus especies, del producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación” (“Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, Madrid, pág. 72) El Profesor Alberto Casado Cerviño, considera que por “signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie, o naturaleza del pro- 03/09/98 12.24 ducto o servicio que pretende diferenciar” (“Régimen de las Prohibiciones en materia de marcas” en “La Importancia de la Marca y su Protección” ANDEMA, Madrid 1992, pág. 76).

VII. NOMBRE COMERCIAL (artículo 128 de la Decisión 344) La compañía oponente, esto es Tenis de Bogotá, al presentar el reclamo administrativo procedió con interés legítimo por cuanto la marca por registrarse afectaba su derecho a un nombre comercial anterior a dicha solicitud, según expresó en las oposiciones. La extinción o liquidación de una persona jurídica producida luego de evacuado el trámite de oposición no ilegitima el acto primario de las oposiciones, puesto que ellas pudieron estar fundadas en un daño o perjuicio real o eventual susceptible de evitarse y protegerse en su momento.

Es a partir de la Decisión 311 (G.O. Nº 96 de 12 de Diciembre de 1.991), cuando la norma comunitaria regula la protección al nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error. Marcas conferidas bajo la vigencia de la Decisión 85 y que hubieren sido semejantes o similares a un nombre comercial usado en el País Miembro, tendrían plena validez jurídica, a menos que, por su puesto, el citado País Miembro fuere parte de un acuerdo de carácter internacional que protegiera a un nombre comercial.

En la vigente Decisión 344, artículo 128, el nombre comercial está protegido más por el uso que por el registro como se desprende de la citada norma cuando perceptúa: “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro”. Para el caso sub judice, no es necesario adentrarse en un análisis mayor de esta norma, toda vez que por remisión puede accederse al Proceso 20-IP-97, sentencia de 13 de febrero de 1998, caso “Manuelita vs Manolita”, (G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1.998), porque en aplicación del principio “primero en el tiempo, primero en derecho” (“Prior tempore, potior iure”) y en el marco de la legislación comunitaria, la prelación la tendrá la compañía que solicita el registro si la oponente no ha demostrado que con anterioridad a la fecha de la GACETA OFICIAL solicitud, se encontraba usando el nombre comercial cuya supuesta titularidad le ha servido para legitimar su oposición. Sobre este específico punto, el Tribunal en el citado fallo expresó: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 73, literal b) de la Decisión 313, debe haberse usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente ha de regir” (el texto del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 es idéntico al mencionado de la Decisión 313).

Debe además tenerse en cuenta que no por el hecho de que en el escrito de oposiciones, presentado el 19 de septiembre de 1986, se haya anunciado que el registro de este nombre se encontraba en trámite, se ha acreditado el uso requerido para la prosperidad de la oposición. Según afirmación de la actora, por “escritura pública número 2452 del primero (1º) de noviembre de 1988, inscrita en la Cámara de Comercio el 29 de noviembre del mismo año, la sociedad fue declarada disuelta y en estado de liquidación” y por “acta número 8 de la Junta de Socios del 15 de noviembre de 1990, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 28 de Diciembre del mismo año, la sociedad fue liquidada”.

Ante este hecho, el juzgador nacional tendrá que analizar si para el momento en que se dictó la resolución impugnada Nº 286 del 23 de febrero de 1996, el nombre comercial de la sociedad TENNIS de Bogotá aún existía en la vida jurídica, pues es claro que no siempre la disolución y liquidación de la sociedad lleva consigo la extinción de los derechos que recaen sobre los bienes mercantiles que formaban parte de la persona jurídica que desaparece del tráfico económico, dicho efecto dependerá de si ha existido o no transmisión de los mismos a terceros y, en relación con el nombre comercial, de lo que sobre el punto regule la legislación interna de cada País Miembro, pues se trata de un asunto no regulado por las normas comunitarias del Sistema de Integración Andino. Por supuesto que el análisis que se sugiere, sólo será necesario para el evento en 03/09/98 13.24 que la sociedad opositora haya logrado demostrar el uso del nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro marcario presentada, pues de lo contrario no tendría razón alguna averiguar la suerte del varias veces citado nombre comercial.

La referencia a esos hechos no implican la intromisión al análisis del proceso interno, asunto prohibido para el Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 30 de su Tratado de Constitución, sino que es necesario referirse a los mismos para interpretar objetivamente las normas solicitadas y con el fin de que la jurisdicción nacional cuente con los elementos de juicio necesarios que le permitan resolver en debida forma el asunto interno debatido.

Al no existir la sociedad oponente, en razón a su disolución, ni tampoco el nombre comercial TENNIS, y teniendo como regla normativa comunitaria, ya expuesta en la sentencia del caso MANOLITA, que el nombre comercial “se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que tiene que ser definitivo”, habrá de concluirse en que al momento de dictarse la Resolución Nº 286 del 23 de febrero de 1996 la causal de irregistrabilidad de un signo como marca, consistente en la identidad o semejanza con un nombre comercial, había desaparecido; este hecho no puede inhibir posibles reclamos que llegaren a presentarse por presuntos perjuicios ocasionados con anterioridad a la extinción de esa sociedad y que eventualmente podrían reclamar sus antiguos socios como personas naturales.

VIII. RENUNCIA A LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA (Artículo 112 de la Decisión 344) El derecho sobre una marca puede extinguirse por acto voluntario o unilateral de su titular -como la renuncia del derecho-, o por actos ajenos a su voluntad como la nulidad del registro o la caducidad por falta de pago de las tasas respectivas o la falta de renovación en el término previsto legalmente para el efecto.

(artículo 114 de la Decisión 344). La norma comentada contrapone a la renuncia total del derecho, la parcial, en cuyo efecto según el artículo 112, “la cancelación del registro abarcará sólo los productos o servicios a los que el titular haya renunciado”. Esta renun- GACETA OFICIAL cia parcial puede tener como efecto el evitar que entre dos marcas se produzca el riesgo de confusión con la marca posteriormente solicitada.

La renuncia, que es una declaración unilateral del titular de la marca, es una facultad cuyo ejercicio sólo se encuentra limitado en aras de la protección debida a los intereses de terceros, tal y como se desprende del artículo 112, a cuyo tenor literal “No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos en favor de terceros, embargos o licencias inscritas en la Oficina Nacional Competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos”.

El inciso cuarto del artículo 112 exige para la renuncia que ésta sea por escrito, la que surtirá efectos desde la inscripción en los libros que lleve la Oficina Nacional Competente. La inscripción determina el momento en que la renuncia empieza a producir efectos jurídicos, y si la renuncia fuere parcial, la marca protegerá los productos a que se contraiga su amparo, desde la fecha de la inscripción. La renuncia parcial se refiere, como indica la norma comentada, a productos y servicios, y no a la forma o características del signo distintivo, lo cual guarda íntegra relación con la disposición del artículo 89 de la Decisión 344.

IX. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA El tránsito legislativo de una Decisión a otra puede dejar al descubierto ciertas situaciones jurídicas que surgieren con anterioridad a la vigencia de una nueva Decisión. Lo práctico y recomendable es que se traten de cubrir o abarcar el mayor número de posibilidades existentes para evitar la confusión entre las normas a aplicarse a un caso concreto: la legislación derogada o la nueva legislación. Para el caso de los derechos adquiridos, éstos, de haber sido válidamente conferidos, se respetarán por todo el tiempo en que fueren concedidos mandato que elimina toda posibilidad de aplicación de las nuevas normas.

Para el caso concreto, la solicitud es una mera expectativa que surgió a raíz del requerimiento de registro presentada el 6 de septiem- 03/09/98 14.24 bre de 1984, que desafortunadamente, por el largo período transcurrido desde su presentación hasta el acto administrativo resolutorio de la petición del administrado, (23 de junio de 1995, casi 11 años) dicha solicitud ha soportado el tránsito legislativo de la Decisiones 85, 311, 313 y la actual 344, ésta ultima en vigencia desde el 1º de enero de 1994.

Como se manifestó atrás durante la Decisión 85 se cumplieron ciertos actos administrativos como la publicación del extracto y la presentación de las oposiciones. Para el examen de registrabilidad, si bien se practicó durante la Decisión 85, necesariamente tenía que sujetarse a una nueva revisión bajo la norma vigente al momento de resolver dicho acto, esto es, la Decisión 344; no haberlo hecho, bien pudo significar, entre otras, dos situaciones: que se hubiera resuelto una solicitud aplicando la norma derogada, lo cual habría significado extender el imperio de la ley más allá de su vigencia o conceder una marca con prohibiciones o causales de irregistrabilidad no imperantes al momento de su concesión. Para precaver situaciones conflictivas en derecho, la disposición primera transitoria ha expresado que “en lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Concordante con lo dispuesto comunitariamente en la Disposición Transitoria Primera, este Tribunal en el Proceso 08-IP-94 categóricamente expresó que: “las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentran vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas” (G.O. Nº 241 del 20 de enero de 1997) reiterando lo dicho en la sentencia dictada el 11 de octubre de 1994 en el Proceso 1-IP-94 sociedad Comidas Rápidas Mc Pollo S.A., G.O. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994).

En igual sentido en el Proceso 10-IP-97, (G.O. Nº 308 del 28 de noviembre de 1.997, marca Colsubsido) se dijo que “para verificar, dentro de un proceso de impugnación, si un derecho GACETA OFICIAL de propiedad industrial fue válidamente concedido, corresponde acudir a las normas vigentes para el momento en que se profirió el acto administrativo demandado a fin de dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales exigidos por esa normativa.

Con los antecedentes expuestos EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1. Para que un signo sea registrable como marca no sólo debe reunir los requisitos puntualizados en el artículo 81 de la Decisión 344, sino que, además, no puede estar incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 ibídem. 2.

En materia de propiedad industrial, las normas aplicables para juzgar la legalidad del acto administrativo que pone término a la instancia gubernativa, son las que se encuentren vigentes al momento en que el mismo se expide. 3. Conforme al trámite procedimental previsto por la Decisión 85 en punto del registro marcario, de presentarse oposiciones por terceros, la Oficina Nacional Competente tenía la obligación de analizarlas para aceptarlas o negarlas, lo cual equivalía a realizar un segundo examen de registrabilidad con base en los fundamentos de esas oposiciones. 4.

La norma comunitaria del artículo 89 de la Decisión 344 permite o faculta al peticionario para que modifique la solicitud inicial restringiendo o suprimiendo los productos o servicios inicial o primeramente especificados. 5. La genericidad del signo que protege un producto o servicio no radica principalmente en la calificación gramatical del término, sino en la utilización o empleo del mismo en conexión con los productos o servicios que la marca va a identificar. 03/09/98 15.24 6.

Una denominación evocativa es posible de constituirse en marca, pero esa marca será débil, dependiendo del grado de referencia que con ella se haga a la naturaleza de los productos a los cuales se aplica. 7. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro de Proceso Interno Nº 3636, al que se le notificará, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, mediante copia certificada y sellada.

Remítase copia debidamente certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i GACETA OFICIAL 03/09/98 16.24 PROCESO 2-AI-98 Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, siete de julio de mil novecientos noventa y ocho.

En la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador por incumplimiento de la obligación de pronunciamiento contenida en los artículos 14 y 43 de las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena números 358 y 399, respectivamente. VISTOS: En razón de haberse planteado en el escrito de contestación a la demanda consignado el día 21 de mayo de 1998 la “ilegitimidad de personería pasiva”, este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los artículo 78 del Estatuto y 33 y 36 de su Reglamento Interno, abrió con fecha 3 de junio de 1998 una incidencia para que fueran presentados los alegatos y pruebas a que hubiere menester, fijando a estos efectos los términos de ley pero reservándose al mismo tiempo la facultad de decidir en su oportunidad lo relativo a la legalidad y pertinencia de dichos alegatos y pruebas, ordenó la notificación de las partes y que se corriera traslado a ellas, de las actuaciones pertinentes.

Que se encuentran vencidos los términos a que se refiere el señalado auto, y recibida como ha sido, el 29 de junio de 1998, comunicación de la demandante contenida en oficio SG/AJ/ C089C98 fechado en Lima el 26 de junio de 1998. Para decidir se observa: Disponen: el artículo 33 del Reglamento Interno del Tribunal que éste al actuar en el trámite de las causas, dictará autos interlocutorios sobre aspectos importantes de sustanciación, a los fines de resolver, entre otras, cuestiones previas; e, igualmente, el artículo 36 ibidem, que: “Las peticiones admitidas podrán ser resueltas antes de la sentencia o en ésta, se- gún la naturaleza y efectos de la cuestión planteada”.

Y en efecto, la demandada opuso por vía de excepción la “ilegitimidad de personería pasiva, alegando que la acción de incumplimiento se ha dirigido contra el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, quien no puede comparecer directamente a juicio”, como consecuencia de lo cual alega asimismo la “falta de derecho del Gobierno peruano a presentar esta acción”, y solicita por tanto la nulidad de lo actuado “puesto (que) el legítimo contradictor es una solemnidad en todos los procesos, de conformidad a la doctrina y a todas las normas adjetivas civiles.” Sin que haya sido planteada expresamente como “previa” por la demandada-excepcionante, encuentra el Tribunal que fue ese sinembargo su propósito, el cual responde exactamente a la naturaleza de este tipo de excepciones.

Tiene en efecto el carácter de previa por tratarse de una cuestión incidental que debe ser resuelta inicialmente, es decir antes del trabamiento de la litis, para evitar de esta manera reposiciones posteriores atentatorias del principio de economía procesal, y tanto más cuanto que es la reposición lo que implícitamente solicita la excepcionante cuando subsidiariamente requiere que se declare la nulidad de lo actuado.

Pero además, y sobre todo, encuentra así mismo el Tribunal suficientes elementos de juicio para pronunciarse ahora por la vía de una decisión previa a la definitiva, acerca del planteamiento de ilegitimidad de personería pasiva y consecuente solicitud de anulación; así como de implícita reposición de lo actuado, acota el Tribunal. Solicitudes las dos primeras, formuladas expresamente por la excepcionante.

A los alegatos de la demandante responde la actora que ella, la Secretaría General de la Comunidad Andina, instauró la demanda en debida forma; que de existir una eventual ilegitimidad de personería pasiva en el escrito respectivo, fue cubierta por la presencia de la demandada en el juicio y por haberlo subsanado también el propio Tribunal al ordenar la citación GACETA OFICIAL de quien correspondía, a saber, el Procurador General del Estado en el caso de la República del Ecuador.

Considera en efecto la Secretaría General que la planteada por la demandada ha sido una excepción “dilatoria adjetiva o previa” a traves de “la cual -dice textualmente- no es viable atacar el fondo de las pretensiones de la demandada, pues está fundada en eventuales circunstancias que, si existieran en realidad, podrían ser subsanadas por orden del Honorable Tribunal Andino, o como consecuencia de la actuación de la parte demandante o de la demandada ” A estos dos últimos argumentos se había adelantado la excepcionante cuando en el propio escrito mediante el cual había opuesto las referidas excepciones expresó que: “El hecho de que el señor Presidente del Tribunal haya dispuesto que se cite al Procurador General del Estado no subsana esta omisión esencial, puesto (que) a ese Tribunal no le corresponde convertir en parte a quien no lo es.” Con vista de todo lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a decidir y CONSIDERA: Conforme a lo dispuesto por el artículo 83 del Estatuto que rige el funcionamiento de este Tribunal, y que fue adoptado mediante Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Antes del treintiuno de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, los Países Miembros designarán y comunicarán al Tribunal las autoridades nacionales que los representarán en las acciones y los procedimientos previstos por el Tratado y el presente Estatuto.” La mencionada Decisión 184, integrada en el ordenamiento jurídico andino, pasó por esa misma razón a formar parte, además, del ordenamiento también aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, pero conservando sus características naturales de aplicabilidad directa e inmediata y de primacía sobre las normas internas, debiendo por tanto aquéllos ejecutarlas en las condiciones y conforme a los requerimientos de los artículos 1, 2, 3 y 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, complementario del originario Acuerdo de Cartagena. 03/09/98 17.24 Así lo entendió, respecto del punto que se debate y en acatamiento del señalado artículo 83 de la Decisión 184, el Gobierno de la República del Ecuador país sede del Tribunal, cuando, con fecha 22 de febrero de 1984 y mediante comunicación No. 22-84 DICR emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó cuales son las autoridades que lo representarán en las acciones y procedimientos previstos en el Tratado y en el Estatuto.

Considera por tanto esta jurisdicción andina que la parte demandada, República del Ecuador, ha acreditado con meridiana claridad su representación en los siguientes términos: “ De conformidad con el Art. 83, de la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobatoria del Estatuto de ese Tribunal de Justicia, cúmpleme informar que los señores Procurador General de la Nación y Subprocurador General,, respectivamente, serán las Autoridades Nacionales competentes que representarán al Estado ecuatoriano en las acciones y procedimientos previstos por el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y su Estatuto, como Principal y Alterno. Los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Industrias, Comercio e Integración intervendrán como organismos de asesoramiento en las acciones y procedimientos mencionados ”.

En consecuencia, acatando lo dispuesto por los artículos 83 del Estatuto y 36 del Reglamento Interno que rigen sus funciones, y vista la actuación de la demandada dentro del presente proceso en calidad de legitimada pasiva, actuación que estuvo enteramente sujeta a las prescripciones que rigen la materia y a las de la referida comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores No. 22-84 DICR de fecha 22 de febrero de 1984, le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, DECLARAR, como en efecto lo hace, legítima la presencia y actuación en autos de la República del Ecuador ejercida a traves del Doctor Fernando Casares Carrera en su calidad de Director Nacional de Patrocinio del Estado, y, como tal, Delegado del Procurador General del Estado, todo lo cual ha sido acreditado suficientemente en el presente proceso.

Por otra parte, considera además el Tribunal que la sola presencia en el juicio, tal como ha sucedido en el presente caso, de las personas legítimamente acreditadas para representar a la demandada, habría convalidado cualquier vi- GACETA OFICIAL 03/09/98 cio que hubiere podido existir en la citación. Así lo declara igualmente. Dr. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Se desestiman por tanto la excepción opuesta y la consiguiente solicitud de nulidad, y se ordena la continuación del proceso en los términos del artículo 45 del Estatuto.

Dr. Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Dr. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 18.24 Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Dr. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO 14-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Actor LACTICINIOS SKANDIA LTDA. Marca “SKANDIA”.

Expediente Interno Nº 4213. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 29 de la Clasificación Internacional de Niza y se negó el registro de dicha marca. En Quito a los quince días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho. Que el Consejo de Estado considera relevantes para proceder a la interpretación solicitada, los siguientes hechos: VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta petición en razón de que la sociedad LACTICINIOS SKANDIA LTDA. mediante apoderado solicita la declaratoria de nulidad de la resolución Nº 13820 de 29 de mayo de 1996 emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por la cual se declaró fundada la oposición formulada por la sociedad CANDIA a la solicitud de registro de la marca SKANDIA para distinguir productos de la clase 1.

“Mediante el acto acusado, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, con fundamento en las siguientes consideraciones: “PRIMERO.- Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca registrada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir ‘ los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error’”.

“SEGUNDO.- Que según consta en los registros de la Propiedad Industrial la sociedad CANDIA S.A., es titular de la marca CANDIA para distinguir todos los productos GACETA OFICIAL de la clase 29, según el certificado Nº 112.129, vigente hasta el 24 de Febrero del año 2.001”. “TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.

En opinión de este despacho, entre la marca que se pretende registrar SKANDIA, y la marca registrada por el opositor, CANDIA existe similitud literal y fonética que harían incurrir a error al consumidor, por consiguiente ambas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 2.

“Por su parte, el apoderado de la demanda (sic) manifiesta, en suma, los mismos argumentos expresados por la Administración en la Resolución núm. 13820 de 29 de mayo de 1996, cuya declaratoria de nulidad se impetra”. 3. “A su vez, el apoderado de la Sociedad CANDIA S.A. manifiesta que el acto acusado no viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el signo SKANDIA no reúne los requisitos establecidos en dicha norma para que pueda ser registrada como marca, por cuanto no es suficientemente distintiva, ya que se confunde con la marca CANDIA, dadas las similitudes de orden visual, fonético y ortográfico.

Agrega que el acto acusado tampoco viola el artículo 83 literal a) de la citada Decisión 344, por cuanto entre las marcas SKANDIA y CANDIA existen semejanzas que pueden inducir al público consumidor a error, dadas las similitudes visuales, ortográficas y fonéticas, máxime cuando amparan productos de una misma clase”. 03/09/98 19.24 la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena por estar conociendo de un proceso de nulidad de derecho interno que involucra la supuesta violación de normas comunitarias andinas.

Que el Tribunal de Justicia es el órgano competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el objeto de asegurar su aplicación uniforme en los Países Miembros, según lo dispuesto por el art. 28 del Tratado de su creación. I. NORMAS A INTERPRETARSE DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” II.

REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD (Artículo 81)

CONSIDERANDO

Que la solicitud se formula conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal y cumple los requisitos establecidos en el art. 61 de su Estatuto siendo el Consejo de Estado de la República de Colombia competente para solicitar El artículo 81 de la Decisión 344 establece en su primer acápite los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Al comentarlo, la jurisprudencia del Tribunal ha expresado: GACETA OFICIAL “Un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles las denominaciones o las palabras, los colores, los gráficos, etc. porque a través de estos medios se puede memorizar el signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con otros productos idénticos o similares.

“La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo cuando por sí sólo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca.

El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación”. (Proceso 27-IP-95, G. O. Nº 257 de abril 14 de 1997) En base de la distintividad se protege al empresario o productor, para que sus bienes o servicios sean claramente distinguidos en el mercado, y al consumidor quien al diferenciar una marca de otra evita la confusión, el error o el engaño que puede aparecer cuando entre dos signos no exista una evidente distintividad tanto en los signos en sí mismos, como entre éstos y los productos que la marca protege.

“La susceptibilidad de representación gráfica del signo se refleja en una condición formal encaminada a que pueda ser impreso para fines de procedimiento y de archivo”. (Proceso 27-IP-96, G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997) El acápite 2º del art. 81 de la Decisión 344 contiene una definición clara y exacta de lo que debe entenderse por marca, haciendo referencia a la finalidad esencial de la misma que es la función distintiva, esto es, que permita que los productos o servicios de una persona puedan ser reconocidos y diferenciados de los productos o servicios similares o idénticos de otra persona. 03/09/98 20.24 Para el autor colombiano Marco Matías Alemán “la marca es una entidad ideal que se realiza mediante su aplicación a una serie indefinida de ejemplares, de tal forma que logra indicar que el designado es uno más de todos los productos o servicios identificados con ella, entidad constituida por una combinación de elementos sensibles capaces de ser captados por los sentidos y con una virtud distintiva, y de la cual se vale el industrial o comerciante para que el público escoja, a través de la diferenciación, sus productos o servicios, y aplique a éstos -los signoslos valores empresariales por él desarrollados mediante el conocimiento de su origen empresarial”.

(Marco Matías Alemán “La Marca, Definición, Requisitos y Funciones”, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, Nº 5-1997, pág. 41) En el Proceso 27-IP-96 al analizar la definición el Tribunal dijo que: “La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca.

El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios.” Por otra parte, el Profesor Otero Lastres expresa: “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el Profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial de la marca ésta opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible al proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención GACETA OFICIAL a su origen empresarial (Profesor José Manuel Otero Lastres Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)”.

III. SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS (Artículo 83, literal a)) Ante la Oficina Nacional Competente se ha planteado el conflicto de la denegación del registro de la marca SKANDIA para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por la observación presentada por el titular de la marca CANDIA para distinguir productos de la misma clase 29 bajo la alegación de que la marca cuyo registro se solicita es confundible con dicha marca al existir entre ellas similitud ortográfica, fonética y gráfica, por lo que la coexistencia de las dos marcas en el mercado induciría al consumidor a error.

El artículo 83 de la Decisión 344 anota las causales relativas a la inviabilidad de registrar un signo como marca en cuanto contraviene derechos de terceros. Sobre la confundibilidad de la marca el Tribunal ha dicho en el Proceso 2-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996 que: “La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado.

Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión. “Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir 03/09/98 21.24 no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado”.

La prohibición del registro de signos confundibles por identidad o similitud a que se refiere el literal a) del art. 83 de la Decisión 344, protege a las marcas del “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase o productos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir a error.

El literal a) del artículo 83 prohibe el registro de marcas que sean confundibles con otras ya registradas, o cuyo registro haya sido debidamente registrado o reivindicado para productos o servicios de la misma clase. La norma pretende proteger al propio titular de la marca y al público consumidor del llamado “riesgo de confusión” y tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña, esto es, distinguir un producto o servicios, de los productos o servicios que compiten en el mercado.

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 2-IP-95 con relación al procedimiento subjetivo para determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión manifestó que: el juzgador ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales y que estos no podrán depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para estos efectos se basará en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como el visual, auditivo, ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

GACETA OFICIAL “La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas. “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto (G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996)”. En el Proceso 9-IP-94 (G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) se ha dicho que uno de los puntos más difíciles del Derecho Marcario es la confrontación entre dos signos para llegar a determinar si entre ellos existe una similitud que pueda inducir al público consumidor a error.

Por ello la doctrina y la jurisprudencia internacional han señalado ciertas reglas lógicas y científicas que podrán ser tomadas en cuenta para determinar la similitud entre marcas, sin que éstas sean un único punto de vista que utilice quien califique la confusión entre dos signos que se asemejen, y estas son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 03/09/98 22.24 en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo”. “Esta regla persigue entonces, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados para poder ser comparados, que el examen se realice a base de las semejanzas y no de las diferencias existentes.

“Respecto de la segunda y tercera regla se dice por un lado que debe emplearse un método de cotejo sucesivo, es decir, no cabe el análisis simultáneo, por cuanto el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino que lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cual es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

“En cuanto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de las semejantes disposiciones de estos elementos”. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss).

“La confusión entre signos se dá por los elementos similares de las marcas y no por sus desemejanzas, de ahí que es importante apreciar las marcas en su conjunto. “Es un aspecto secundario el número o clases de desemejanzas que posea una marca respecto de otra, ya que puede darse el caso, que por el parecido de sólo uno o dos elementos que la componen, se produzca confusión.” (CORNEJO, Aldo.

Derecho de Marcas, Lima-Perú, Cultural Cuzco S.A., 1992, p. 119). “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

GACETA OFICIAL integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma.

Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”. “Concordante con este fallo, son los expresados por la Sala de lo Civil del Tribunal de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Sala Político-Administrativa, para la cual “la confundibilidad de las marcas debe ser evidente y la evidencia debe resultar, no de un análisis por separado de cada uno de los elementos (sílabas o signos) que integran la respectiva marca, sino de la confusión que a simple vista o de oídas resulte de la comparación”.

(Revista Colombiana de la Propiedad Industrial Nº 3-1991, página 120). En el presente caso encontraba la administración que entre la marca que se pretendía registrar “SKANDIA” y la marca registrada por el opositor “CANDIA” existía similitud literal y fonética que haría incurrir en error al consumidor y que ambas marcas no podían coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

El Tribunal ha manifestado que si del examen previo a la resolución administrativa o judicial se arroja un resultado positivo de confundibilidad, en uno solo o en varios de los campos analizados de comparación, el signo pretendido sería irregistrable. Por otro lado, este mismo Tribunal, ha expresado en otras ocasiones, que es necesario, en determinados casos, examinar la forma de la pronunciación de las palabras para identificar o no la semejanza auditiva que puede dar lugar a la confundibilidad sonora entre dos signos. 03/09/98 23.24 En el idioma castellano no existe el sonido inglés de la “S” sino mas bien en la Región Andina la “S” es pronunciada como “ES”.

Al preguntarse al consumidor medio cuál es la marca de los productos adquiridos, respondería: “La marca ES SKANDIA”; y para el otro caso contestaría: “La marca ES CANDIA”, ejercicio fonético que provoca una confusión de ese orden entre los dos términos. Las semejanzas entre las marcas confrontadas son de mayor significación o peso comparativo que las diferencias, las que por ser muy tenues o casi imperceptibles, no desvirtúan o distancian el riesgo de confusión entre los signos. Para la Oficina Nacional Competente la marca objeto de la solicitud estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En el caso subjudice la Oficina Nacional Competente y el Juez analizando las marcas “la una registrada y la otra por registrar” debe decidir de conformidad con los criterios señalados en la presente interpretación si ellas tienen la fuerza necesaria o el poder distintivo para diferenciar un signo de otro, excluyendo de ese modo la confundibilidad entre dos signos semejantes que es lo que prohibe el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

En todo caso de presentarse la simple duda o posibilidad de confusión, el Juez deberá inclinarse por la sola existencia de la marca registrada. Por las razones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica y que, además, no se halle incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

No procede el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada o GACETA OFICIAL solicitada con anterioridad por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. En caso de conflicto debido a similitud o identidad entre un signo registrado -derecho prioritario- frente a otro por registrarse o solicitado -derecho expectaticio-, para productos de la misma clase, el funcionario competente deberá pronunciarse a favor del primero. 4.

En cuanto a la confusión es obligación de la Oficina Nacional Competente rechazar las solicitudes que comporten tal riesgo, el cual debe evitarse en resguardo de los derechos anteriormente concedidos así como para prevenir el peligro de confusión. Queda a criterio del Juez establecer la existencia o no de dicho riesgo, con arreglo a las normas comunitarias pertinentes.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el expediente interno Nº 4213. 03/09/98 24.24 Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada de la presente sentencia, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú