GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena Año XV - Número 398 Lima, 22 de diciembre de 1998 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 21-IP-98.- Interpretación Prejudicial del Art. 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del Art. 83 ibídem y el Art. 81 de la misma Decisión e interpretación de oficio de los artículos 69 de la Decisión 85 y 102 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz.

Actor: CARTON DE COLOMBIA S.A. Marca “SUPER SAC MANIJAS” (MIXTA). Expediente interno Nº 4132 Proceso 16-IP-98.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad Industrias Alimenticias Noel. Expediente Interno Nº 4065. CASO “SALTIN” (ETIQUETA) Proceso 28-IP-98.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 18, 22 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los Artículos 2, 13, 14 y 21 ibídem.

ACTORA: CPC INTERNATIONAL INC. PATENTE DE INVENCION: ADHESIVO DE ALMIDÓN - HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD. Expediente Interno 4734 PROCESO Nº 21-IP-98 Interpretación Prejudicial del Art. 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) de Art. 83 ibídem y el Art. 81 de la misma Decisión e interpretación de oficio de los artículos 69 de la Decisión 85 y 102 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz.

Actor: CARTON DE COLOMBIA S.A. Marca “SUPER SAC MANIJAS” (MIXTA). Expediente interno Nº 4132. Quito, 3 de septiembre de 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial del Artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del Art. 83 ibídem y el Art. 81 de la misma Decisión, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera y remitida por intermedio del Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz, dentro del trámite por el que se pretende la nulidad de la resolución Nº 5339 de 29 de febrero de 1996 “POR LA CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACIÓN Y SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA” expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Como aporte del Tribunal, de oficio, se deben interpretar los arts. 69 de la Decisión 85 y 102 de la Decisión 344. Los hechos relevantes para la interpretación expuestos por el Consejero Ponente son los siguientes: “La sociedad ALTALENE S.A., solicitó el registro de la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

“Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CARTON DE COLOMBIA S.A., presentó demanda de oposición con base en el hecho de ser la observante titular del certificado de registro núm. 122841 correspondiente a la marca SUPERSAC para distinguir la misma clase de productos, según Resolución núm. 8940 de 6 de diciembre de 1.988.

“Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 5339 de 29 de febrero de 1996, por medio de la cual declaró infundada la demanda de observación y concedió el registro de la marca solicitada, por considerar que la misma no estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Contra la Resolución referida la actora interpuso recurso de apelación. Han transcurrido más de dos meses de la interposición del recurso de alzada sin que la administración se haya manifestado, razón por la cual 22/12/98 2.44 debe entenderse que la decisión es de carácter negativo. “Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: “Se violó el artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que durante el referido período de gracia el registro de la marca conservaba su plena vigencia y por tanto no se podía registrar una marca que fuere idéntica o similar, pues al hacer tal registro se estaba violando el derecho a la exclusividad, adquirido por la actora de conformidad con las leyes vigentes.

“Al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) en la clase 16 Internacional, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó las normas comunitarias antes enunciadas, por cuanto determinó, en forma indebida, que la marca solicitada cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes al afirmar que no incurría en ninguna de la causales de irregistrabilidad, y por ende, no era confundible con la marca SUPERSAC, registrada con anterioridad para distinguir la misma clase de productos, y cuyo registro conservaba plena vigencia conforme a lo preceptuado en el artículo 99 de la citada Decisión. “La marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) es confundible con la marca SUPERSAC, toda vez que guardan identidad visual, ortográfica, auditiva y gráfica.

“Se violó el artículo 81 ibídem, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) carecía de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 16 Internacional. “La distintividad hace referencia a que la marca o signo marcario sea individual y singular, de suerte que pueda diferenciarse de cual- GACETA OFICIAL quiera otro.

La distintividad es un carácter que le da a la marca la novedad y la especialidad, lo cual no da lugar a confusiones con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos. “En el presente caso, el signo SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) es totalmente confundible con el signo SUPERSAC, razón por la cual aquél no es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 16 Internacional, fabricados y comercializados por la sociedad ALTALENE S.A. de los productos y servicios idénticos o similares fabricados y comercializados por la sociedad CARTON DE COLOMBIA S.A. distinguidos con el signo SUPERSAC”.

Por otro lado, en la Resolución Nº 5339 de 29 de febrero de 1996 emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia mediante la cual se resuelven las observaciones presentadas por Supertiendas y Droguerías Olímpicas S.A., y Cartón de Colombia S.A., manifiesta que al cotejarse dos marcas mixtas, se debe determinar cual de los dos elementos es el predominante, aceptando al elemento denominativo como el que va a predominar por la fuerza expresiva de las palabras.

De tal manera que al realizarse el mencionado cotejo entre la marca que se pretende registrar SUPER SAC MANIJAS y en la marca SAO de propiedad de la compañía Supertiendas y Droguerías Olímpicas S.A., predominan los elementos denominativos de cada una de estas marcas, permitiendo eliminar cualquier posibilidad de semejanza que pueda inducir al consumidor a error.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente concluye que éstas marcas puedan coexistir en el mercado sin generar confusión en el público y resuelve declarar infundadas las observaciones presentadas por las compañías Supertiendas y Droguerías Olímpicas S.A., y Cartón de Colombia S.A.. El Tribunal estima necesario ampliar los siguientes conceptos y los hechos contenidos en otras piezas que se adjuntan al proceso: 1.

DEMANDA Entre las pretensiones se plantea la nulidad de la citada resolución Nº 5339 de 29 de febrero de 1996, mediante la cual se declaró infun- 22/12/98 3.44 dada la oposición formulada por CARTON DE COLOMBIA S.A. contra la solicitud de registro de la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA), habiéndose concedido el registro de dicha marca a la sociedad ALTALENE S.A. y que a título de restablecimiento del derecho, se declare fundada la oposición de CARTON DE COLOMBIA S.A. y se niegue el registro de la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del Art. 2 del Decreto 755 de 1972 solicitado por ALTALENE S.A. En el acápite de hechos y omisiones que sirven de fundamento de la acción, se expresa que la observación presentada por CARTON DE COLOMBIA S.A., al registro de la mencionada marca, se basa en el hecho de ser la observante titular del certificado de registro Nº 122841 que corresponde a la marca SUPERSAC para distinguir la misma clase de productos según la resolución Nº 8940 de 6 de diciembre de 1988.

Luego se refiere a la resolución Nº 5339 de 29 de febrero de 1996 cuya nulidad se demanda y que concedió el registro de la marca solicitada por ALTALENE S.A., señalando en sus considerandos la transcripción del literal a) del art. 83 de la Decisión 344 y la opinión de ese Despacho que dice: “tanto en la marca que se pretende registrar SUPER SAC MANIJAS como en el depósito en que se basa la observación SAO, predominan los elementos denominativos de tal manera que entre estas no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, por consiguiente estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes”. La actora expresa que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, desconoció la protección al derecho de exclusividad de que goza el titular de un registro durante el plazo de gracia establecido por el art. 99 de la Decisión 344, manteniéndose vigente el registro de la marca durante ese plazo, según la parte final del primer inciso de dicha norma.

Sostiene que la marca SUPER GACETA OFICIAL SAC MANIJAS (MIXTA) que protege productos de la clase 16, es semejante esencialmente a la marca SUPERSAC que distingue productos comprendidos en la misma clase, anteriormente registrada a nombre de la sociedad CARTON DE COLOMBIA S.A. Entre los fundamentos de derecho de las pretensiones, acusa la violación del Art. 99 de la Decisión 344, en concordancia con el Art. 83 literal a) de la misma Decisión, toda vez que se desconoció que durante el período de gracia el registro conservaba su plena vigencia y en consecuencia no se podía registrar una marca que de conformidad con el art. 83 ibídem “fuere idéntica y similar, pues al hacer tal registro se estaba violando el derecho a la exclusividad”.

Finalmente se refiere a las razones por las que la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) es confundible con la marca SUPERSAC, esta última registrada con anterioridad, señalando que dicha identidad se presenta en los siguientes planos: (visual), ambos signos son similares y confundibles. (Ortográfica), coinciden en la combinación de las letras que la componen.

(Auditiva), ambos signos presentan la misma pronunciación fonética. (Gráfica), ambos signos tienen similar presentación. Para concluir, cita los arts. 6 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el art. 120 ibídem y con el art. 267 del Código Contencioso Administrativo que transcribe, reiterando que se violaron dichas normas por falta de aplicación, que se “hizo caso omiso de su existencia”.

2. RECURSO DE APELACIÓN La apoderada de la parte observante en uso del respectivo recurso y en el punto pertinente, expresa: d) “La Sociedad Cartón de Colombia S.A., estando dentro del término establecido por el artículo 99 la Decisión 344, solicitó mediante apoderado el 21 de julio de 1994 el re-registro de la marca SUPERSAC (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 internacional, solicitud 22/12/98 4.44 que se tramita bajo el expediente Nº 94031941, cuando lo que realmente pretendía la renovación del registro Nº 122-841, correspondiente a la marca SUPERSAC (NOMINATIVA)”. 3.

RESOLUCIÓN Nº 5339 de fecha 29 de febrero de 1966. Entre los argumentos del observante CARTON DE COLOMBIA S.A. dice: “Que es titular en Colombia de la marca SUPERSAC, certificado Nº 122841, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 16 del decreto 755 de 1972. “Que la marca cuyo registro se solicita es confundible con la marca previamente registrada por el observante, al existir entre ambas identidad o similitud gráfica, fonética y literal; además considera que la coexistencia de ambas en el mercado induciría al consumidor a error toda vez que distingue productos de clases iguales”.

Entre las consideraciones principales del Despacho, dicha Resolución expone: “Que el estudio de la confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlas en sus detalles. Particularmente cuando se cotejan marcas mixtas como sucede en este caso se debe determinar primero en cada una de ellas cual de los dos elementos es el predominante aceptándose como tal el denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras, como sucede en este caso.

En opinión de este despacho, tanto en la marca que se pretende registrar SUPER SAC MANIJAS como en el depósito en que se basa la observación SAO, predominan los elementos denominativos de tal manera que entre éstas no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes”: GACETA OFICIAL En cuya virtud

RESUELVE

Declarar infundadas las observaciones presentadas por SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Y CARTON S.A. de COLOMBIA, concediendo la marca mixta SUPERSAC MANIJAS para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del Decreto 755 de 1972 a ALTALENE S.A. de Santa Fe de Bogotá. 4. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante apoderado, responde a la demanda solicitando no tomar en cuenta las pretensiones y condenas de la demandante por carecer de sustento jurídico.

Manifiesta que al dictarse la resolución Nº 5339 de 29 de febrero de 1996, no se ha incurrido en violación de normas legales contenidas en la Constitución Nacional, el Código de Procedimiento Civil y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente el art. 83 literal a). Expone que la solicitud de registro de la marca “SUPER SAC MANIJAS” (MIXTA) solicitada por la sociedad ALTALENE S.A., cumplió los requisitos exigidos por la ley; de otra parte como está suficientemente demostrado el certificado de registro Nº 122841 de la marca SUPERSAC sin distintivos especiales, para distinguir los productos de la clase 16a, este registro marcario fue concedido a favor de la sociedad CARTON DE COLOMBIA S.A.; dicho registro tuvo vigencia hasta el 6 de diciembre de 1.993 habida cuenta que no fue renovado el registro de la marca en mención por la sociedad demandante a través de su apoderado”.

Señala, igualmente que en caso de efectuarse examen conjuntual de ambas marcas, se concluye en forma evidente que son distintas entre sí y no existe confundibilidad por lo que no conllevan a engaño al consumidor medio. 22/12/98 5.44 sus archivos, constató que el registro Nº 122.841 de Cartón de Colombia S.A. estuvo vigente hasta el 6 de diciembre de 1993, sin haberse solicitado su renovación en debido tiempo y forma y, por esta misma razón, lógicamente para el 29 de febrero de 1996 (casi dos años y medio después) la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, argüida por la entonces opositora (hoy actora) dejó de existir.

“Así las cosas ya tenemos los elementos básicos para que el Honorable Consejo de Estado declare las peticiones de la parte actora, pues como se verá en seguida en la contestación individualizadora de los hechos alegados por la misma, los demás son interpretaciones de conveniencia y de tipo personal que en vez de aclarar oscurecen un proceder que en todo momento se ha ceñido a las disposiciones y procedimientos estipulados por la ley”.

En razón de los antecedentes expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga, -como es el caso del Alto Órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa-, de una autoridad judicial del orden nacional que conozca de un proceso en el que resulte necesaria la aplicación de tales normas, conforme a lo previsto en los Arts. 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; además tiene facultad para interpretar fuera de las solicitadas por el Juez Nacional, las que se consideren pertinentes al caso. 5.

COADYUVANTE Sociedad ALTALENE. I. NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE En la condición mencionada y respondiendo a la demanda la coadyuvante manifiesta: “En este caso en particular, al realizar dicho examen, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo que aparece en Decisión Nº 85 Artículo 69.“El registro de una marca tendrá una duración de 5 años contados desde la fecha de GACETA OFICIAL su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años”.

Decisión Nº 344 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. “La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha norma. 22/12/98 6.44 Artículo 102.“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

II. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE SEA REGISTRABLE. La distinción o diferenciación en el comercio de bienes y servicios, está dada por medio de signos distintivos, siendo el más caracterizado y común la marca. El empresario que interviene en el mercado aspira a que sus productos y servicios se individualicen frente a otros, y al colocar sobre ellos un signo distintivo como marca, lo que persigue es obtener, una reputación del público consumidor, quien tiene en definitiva la potestad de escoger entre el conjunto de bienes y servicios dispuestos en el mercado, aquellos que por su calidad y precio le sean los más convenientes.

Esta función diferenciadora se cumple dentro de la comercialización, gracias a que esos bienes y servicios están caracterizados por una identidad propia llamada marca. El signo para constituirse en marca proviene de un proceso elaborado por la imaginación a iniciativa del empresario, quien debe advertir que el signo que escoja para colocar en sus bienes, no puede ser idéntico o semejante a otro signo ya registrado, como tampoco puede constituir el nombre común, usual o genérico con el que se conoce al producto, porque se perdería de este modo, la capacidad distintiva que es la condición esencial para que un signo pueda gozar de protección legal como marca.

La distintividad del signo no viene a ser otra cosa que su capacidad para poder diferenciar, distinguir e individualizar un producto o servicio de una persona de los productos o servicios de otra, evitando en todo momento la confusión entre signos o entre signos y de éstos con los productos o servicios que ampare. De este modo, el producto es llamado por su marca como el sujeto es identificado por su nombre.

Si el signo tiene como función la de permitir que el consumidor se forme una idea sobre los signos y los productos, obviamente es necesario que el signo tenga un contenido material o GACETA OFICIAL formal, que le permita ser percibido cuando menos por uno de los sentidos. La perceptibilidad que exige el artículo 81 para los signos, se transforma en algo tangible por medio de palabras, colores y gráficos, etc., que al ser percibidas o conocidas por los sentidos de la vista o del oído, o por el tacto o el olfato, permite al consumidor su análisis integral o en conjunto del signo, que es el que perdura en su memoria, para que -más tarde en una segunda posibilidad de adquisición de esos bienes-, pueda recordar el que para la satisfacción de sus necesidades tenga la mayor aceptación. El procedimiento del registro de un signo y la publicidad que debe darse a la solicitud inicial, requiere que el signo tenga representación gráfica, esto es, la posibilidad de impresión material, en base de la cual los interesados en presentar observaciones a su posible registro, adquieran una idea concreta y precisa de cuál es el signo que va a ser materia de registro.

III. LA CONFUNDIBILIDAD La distintividad del signo puede no presentarse por el hecho de ser idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado para registro, caso en el cual se presentará lo que la doctrina ha denominado el “riego de confusión” o “la similitud confusionista”, obviamente en el marco del principio de especialidad, salvo el caso de la marca notoria.

Ante esa circunstancia, la legislación dispone la irregistrabilidad del signo posterior en razón del principio “prior tempore, potior iure”. La norma del artículo 83, literal a) de la Decisión 344, al prohibir el registro de signos que puedan inducir al público a error, parte del concepto anteriormente expresado sobre el carácter distintivo que es inherente a un signo. La identidad o semejanza entre signos frente a los mismos productos o servicios, de la misma clase o de productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, contraría la función de distintividad, generando la confusión que trata de evitar la norma del artículo 83, ya referida.

La confundibilidad, que no es otra cosa que el efecto de crear en la mente del consumidor un error en la apreciación de los signos, y en su origen empresarial, es un concepto que no cuenta para su análisis con reglas matemáticas y 22/12/98 7.44 sacramentales para inferir, con precisión y exactitud, cuándo un signo es confundible frente a otro.

Por ello, determinar la confusión o no de signos es una labor personal y subjetiva del juzgador, quien cuenta para su objetivo con reglas que han sido enunciadas en varias de las sentencias de este Tribunal, como en el caso del Proceso 13-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, que dice: “Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados.

Aparte, además, que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable”. Su criterio por lo tanto siendo discrecional no es arbitrario ni absoluto. Sinembargo, si aplicando esos criterios, el funcionario cometiera un error de apreciación en los conceptos, la propia norma comunitaria, confiere al afectado la posibilidad de recurrir impugnando la resolución administrativa, mediante la acción de nulidad contenida en la disposición del artículo 113 de la Decisión 344.

Para llevar adelante el procedimiento de confrontación entre dos signos, corresponde al juzgador el examen de los mismos en forma conjunta, sin desmembrar, mutilar o seccionar unas palabras de otras, o entre ellas en sus sílabas, o dando a cada una contenido individual, que en su conjunto a lo mejor no lo tengan. Es necesario comprender, que según la citada norma del artículo 83 de la Decisión 344, la confundibilidad puede darse en el futuro y puede confrontar una duda sobre la misma, caso en el cual el juzgador debe inclinarse en favor de la marca registrada, cuyo titular cuenta en su haber jurídico con un derecho adquirido; en tanto el solicitante apenas tiene una expectativa.

La confundibilidad, en consecuencia, nace con “la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada” (Proceso 32-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1996). De igual modo la confusión entre signos y productos o servicios, podría no darse en un GACETA OFICIAL primer momento del registro, pero sí más tarde con el uso conjunto de los dos signos. Por ello la norma del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, protege la confusión presente y la futura, al prohibir el registro de signos “para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Para establecer la confusión entre signos es necesario también proceder al examen de los productos o servicios que la marca identifica en razón de que al amparo legal el uso exclusivo de la marca se extiende a productos iguales o similares, aunque no sea de la misma clase del nomenclator. Si entre los productos no existiera ninguna conexión competitiva, al solicitante de un signo posterior le quedaría expedito el camino para el registro, aunque la confundibilidad entre signos podría darse.

La bipartita relación de signos y productos es necesario para determinar la confundibilidad. Quien tenga registrada una marca no podrá oponerse al registro de otra posterior, idéntica o similar, si los productos son completamente distintos o disímiles, salvo que la marca en cuestión fuera notoria. En el Proceso 4-IP-98 se expresa lo siguiente: “Todas las reglas enunciadas sin duda alguna contribuyen al estudio del riesgo de confusión, pero resulta necesario, además, tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados o que se pretenden identificar mediante la utilización de los signos enfrentados.

“Esta regla, más que de orden doctrinario o jurisprudencial, tiene origen legal. Ciertamente, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ella se desprende del mismo literal a) del artículo 83 pues la prohibición de registro de un signo idéntico o similar a uno anteriormente registrado o solicitado, está circunscrita al hecho de que exista identidad o semejanza entre los productos o servicios que se distinguen o que se pretenden individualizar con los signos cotejados.

Es una de las manifestaciones del llamado principio de la especialidad conforme al cual el derecho al uso exclusivo de una marca sólo está referido a determinados productos o servicios, esto es, los 22/12/98 8.44 comprendidos en el registro, y no a todos los que existen o puedan llegar a existir. “Del citado principio se desprende, como consecuencia más importante, la posibilidad de que en un mismo mercado nacional coexistan dos o más registros sobre una misma marca, o sobre marcas similares, a nombre de titulares diferentes.

“Ahora bien; el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344.

Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.

“Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese sólo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente, haciendo salvedad de las marcas notorias”.

IV. JURISPRUDENCIA SOBRE LA CONFUNDIBILIDAD El juzgador en su procedimiento cognoscitivo del signo, no ha de examinar a los enfrentados -registrado y solicitado en registro- en GACETA OFICIAL forma simultánea sino sucesiva, procedimiento utilizado, regularmente por el consumidor medio. Tampoco requiere de un análisis pormenorizado ni estructural desde el punto de vista gramatical, porque ésta no es la postura que adopta el público cuando compara un signo frente a otro.

Para éste, la primera visión general del signo es la que permanece; esa imagen nacida de una visión simple del signo es la necesaria para el examen de registrabilidad por confusión.- Quien juzga, por lo tanto, no ha de mirar su posición cultural ni personal, sino la generalidad del público usuario de los productos o servicios. Si de la primera regla de comparación entre signos disputados, esto es, la visión en conjunto o global, no emerge una clara diferenciación entre signos, es decir, perdura aún la duda de la confundibilidad, entonces se puede recurrir a otros criterios que han sido elaborados por la doctrina, como son la comparación visual, auditiva o conceptual de los signos, lo que producirá semejanzas ortográficas o gráficas, sonoras o ideológicas que impediría el registro de un nuevo signo, por la mera posibilidad de presencia de la confundibilidad.

El número de sílabas, de vocales o consonantes, su ubicación dentro del contexto estructural del vocablo, la fuerza expresiva de los prefijos o de los sufijos, su acentuación o entonación, etc., son criterios valederos para el análisis visual entre signos. De esa composición gramatical de las palabras o denominaciones sujetas a examen, también se desprende que pueden existir entre ellas similitud fonética, que haga imperceptible o de difícil diferenciación los sonidos que produce la pronunciación de un signo con respecto a otro, aún cuando en el campo ortográfico sean diferentes.

Una palabra con diferentes escrituras, por ejemplo, “llave” o “liave”, pueden llegar a tener la misma sonoridad o percepción sonora, provocando la limitación al registro por confusión fonética. Como método diferenciador se sugiere, en un segundo momento recurrir al concepto que las palabras representan, que aunque no sea el mismo puede tener una aproximación que permita relacionar un signo con otro.

El mismo concepto de dos signos, se traduce, en una necesaria confundibilidad ideológica; basta que 22/12/98 9.44 se dé en la comparación una semejanza en cualquiera de estos campos para llegar a concluir que los signos presentan “riesgo de confusión”, que los debilita y excluye de su registrabilidad. Además, relacionado con la confundibilidad o riesgo de confusión, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 5-IP-94, G.O. Nº 147 de 17 de febrero de 1994, se expresa lo siguiente: “Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.

De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.

El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales 1-IP87, 4-IP-88 y más recientemente, en la interpretación 2-IP-94, a las cuales se remite la presente sentencia. “En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagra el artículo 56 de la Decisión 85 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales.

La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos.

El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente, -además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica- concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca”.

GACETA OFICIAL V. MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS Una denominación marcaria puede estar integrada por uno o varios vocablos, siendo más eficiente el signo desde el punto de vista de la percepción, cuando tenga una estructura simple. Si el signo se encuentra compuesto únicamente por denominaciones que, en relación con los productos o servicios de que se trate, resultan genéricas, descriptivas o usuales no podrá acceder al registro como marca, pues en tal caso falta la nota de distintividad ya analizada.

En este campo corresponde anotar que en la comparación de denominaciones compuestas el análisis debe descartar las palabras genéricas que por su naturaleza no agregan nada a la distinción marcaria. La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida, en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impediría que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando de uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos.

Por ese motivo las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito. En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.

De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado. La presencia de una palabra con contenido distintivo, aunque las otras sean iguales o pa- 22/12/98 10.44 recidas a un signo con anterior registro, no impediría el acceso marcario del segundo, más aún si el primero contiene en su composición palabras de uso común y usual, las que no son apropiables como de uso exclusivo.

Sobre el punto esta sentencia se remite a lo expresado dentro del proceso 25-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo.

Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto, mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro.

De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor”. VI. RENOVACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO El registro y la renovación de una marca son figuras jurídicas diferentes dentro del derecho marcario. Sinembargo existe una relación dentro de esas dos figuras: el carácter constitutivo del registro no sólo implica que el derecho al uso exclusivo se adquiere mediante él, sino también que la duración de tal derecho depende de la vigencia del registro.

Si el registro no se renueva en tiempo se extingue el derecho que mediante él se ha constituido. Registrado un signo, su protección al derecho de uso exclusivo puede ser extendido mediante el acto de la renovación, que es la prolongación de la vida jurídica del signo como marca. En la renovación, ha dicho este Tribunal, no se aceptan observaciones ni impugnaciones, porque se entiende que la marca ya fue conferida bajo la presunción de legalidad.

Para objetar una marca válidamente conferida el interesado dispone de la acción de nulidad determinada en el artículo 113 de la propia Decisión 344. GACETA OFICIAL El Tribunal ha expresado en el Proceso 09IP-94, págs. 98 y 99, Tomo IV de la Jurisprudencia que: “La Decisión 85, en el artículo 69, fija la vigencia del registro de una marca en 5 años, con la probabilidad de renovarla en forma indefinida por períodos de 5 años.

“El titular de una marca tiene dos posibilidades frente al transcurso del tiempo: o renovar su marca o dejarla extinguir por la falta del ejercicio de ese derecho. En este segundo caso -falta de renovación-, la marca podrá ser apropiada por cualquier persona e inscrita nuevamente. “La renovación se hará en relación con esa misma marca y con respecto a los mismos productos que anteriormente protegía”.

En el punto de la renovación, este Tribunal en sentencia dictada dentro del proceso 13-IP95, marca GAMBRO, concluyó: “1. El registro de la marca y su renovación son figuras jurídicas diferentes en cuanto a los fines y objetivos que cada una persigue. Por la primera nace el derecho marcario, y por medio de la segunda, se prolonga el derecho al uso exclusivo de la marca.

“2. En el procedimiento de registro tienen cabida observaciones, oposiciones y correcciones a la solicitud y puede discutirse derechos de terceros o requisitos intrínsecos del signo. En las renovaciones esos temas o puntos de derecho no son admisibles”. (Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina Pág. 257). Los requisitos exigidos por el artículo 99, para poder renovar una marca son, en primer lugar, que se haya presentado la respectiva solicitud seis meses antes de la finalización del período de duración o inclusive dentro del período de “gracia”, consistente en seis meses contados desde la fecha del vencimiento del registro.

Si las legislaciones nacionales disponen el pago de una tasa o contribución, se adjuntará, como otro requisito, el respectivo comprobante de pago. 22/12/98 11.44 Este plazo de gracia, tiene efectos importantes para el titular de la marca; pese a haber fenecido el plazo de concesión del registro, éste tendrá su “plena vigencia” durante el transcurso de ese período (artículo 99).

Renovada la marca por el período de diez años, el titular puede en el transcurso de su vigencia, renunciar “posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca”. En este último caso ha de entenderse como una renuncia total al derecho a la marca, que lleva implícita los efectos de la consiguiente cancelación de la misma por la Administración, aunque en acatamiento de la voluntad del titular de la misma.

Para efectos de lo anotado precedentemente, corresponde dejar establecido que el registro Nº 122841 de la marca SUPERSAC en favor de la sociedad CARTON DE COLOMBIA S.A. por el período corriente del 6 de diciembre de 1988 al 6 de diciembre de 1993 oportunidad en que no se solicitó su renovación en tiempo y forma, por lo que habría caducado dando lugar a que desaparezca la causal de irregistrabilidad del art. 83 literal a) de la Decisión 344 en contra de la otra solicitud de la marca SUPERSAC MANIJAS; máxime si la solicitud de un renuevo de la marca SUPERSAC de la Sociedad CARTON DE COLOMBIA S.A. data de 21 de julio de 1994, o sea mas de 6 meses.

Continuando con el criterio de nuestra jurisprudencia, en este aspecto debemos referirnos al proceso 1-IP-94, G.O. Nº 164 del 2 de noviembre de 1994, en el que el Tribunal consideró que: “Como puede apreciarse de la lectura de las señaladas normas comunitarias, coincide en general el espíritu de éstas con los principios básicos que regulan la conformación del acto administrativo, los cuales postulan que la notificación, la publicación o el registro, formalidades obviamente “posteriores” al nacimiento del acto, condicionan su eficacia mas no su validez; incluso en el caso, como el de autos, en que el legislador las convierta en “sustanciales”, y por tanto, en indispensables para que aquél comience a producir la totalidad de los efectos en él previstos, especialmente los que obrarían respecto de terceros.

GACETA OFICIAL “CONSIDERANDO, por tanto, y así lo interpreta el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que el plazo de vigencia de una marca sólo puede ser concretado por el acto administrativo de concesión, dictado en cumplimiento de la norma comunitaria que la Administración nacional ejecute de manera directa e inmediata al emitirlo.

Ese plazo ha de ser siempre, en consecuencia, el fijado por aquella norma con arreglo a la cual la administración produjo la providencia concesoria: cinco años, conforme al artículo 69 de la Decisión 85. En tal sentido, la concesión u otorgamiento del derecho al registro de la marca constituye el objeto del acto concesional; más concretamente es su contenido natural.

En cambio el plazo de vigencia de la marca forma parte del contenido implícito del acto, pues tendrá que encontrarse previsto dicho plazo en la norma comunitaria ejecutada por la administración concedente, con lo que poco importa que dicho acto lo reproduzca o no, explícitamente.” “Reitera por tanto este Tribunal que en el caso de autos y según lo que de éstos se desprende, el acto administrativo de concesión lleva fecha 30 de octubre de 1984; que fue dictado bajo la vigencia de la Decisión 85, la cual fijó en cinco años el plazo de vigencia de una concesión de marca; y que en cambio su inscripción en el Registro, según certificación emitida por funcionario exclusivamente fedatario, sólo ocurrió, como se ha dicho, el 24 de febrero de 1992: seis años después de la emisión del referido acto administrativo concesorio, y diez días más tarde de haber entrado en vigencia la Decisión 313, al ser publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.

En la sentencia proferida en el proceso 15IP-98, es aplicable a marcas lo expuesto sobre la duración de las patentes: “Este organismo andino considera que el plazo de vigencia de una patente concedida bajo el régimen de la Decisión 85, sólo puede contarse a partir del acto administrativo que la otorga, pues es desde la fecha de concesión que la norma comunitaria dispone computar los cinco años de la duración inicial del privilegio.

Consecuentemente con lo anterior, forzoso es señalar que el objeto del acto administrativo de concesión no sólo 22/12/98 12.44 es el reconocimiento del derecho de invención, con los efectos que de ello se derivan, sino también, explícita o implícitamente, según la forma que adopte tal acto, la fijación del término de duración de la patente.

Se observa entonces que en este aspecto, el artículo 29 de la Decisión 85 contiene una excepción a la regla general del derecho administrativo según la cual los actos de esa naturaleza sólo producen efectos desde su notificación, salvo que una norma de Derecho positivo establezca lo contrario”. El artículo 69 de la Decisión 85, determina que la marca tendrá una duración de 5 años contados desde la fecha de su otorgamiento ” y conforme a la Jurisprudencia anterior, esos cinco años se contaría desde la fecha del acto establecido de concesión de la marca.

En cuanto a la renovación de la marca en la Jurisprudencia del Tribunal, Proceso 9-IP-94, textualmente se dice: “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”.

“La presentación de una nueva solicitud de registro sobre la misma marca, podrá efectuarse una vez que transcurra el plazo de gracia de los seis meses, por lo que no se puede admitir un trámite de solicitud de registro para esa misma marca en tanto no haya caducado el registro anterior, el que se produce, por el sentido de la norma 88 de la Decisión 313, ipso jure al vencimiento del plazo de gracia de seis meses, sin que sea necesario por lo tanto solicitud alguna para que se proceda a tal declaración por parte de la autoridad competente.

El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro” VII. TITULARIDAD DEL DERECHO Con referencia a este aspecto en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo GACETA OFICIAL de Cartagena, Tomo IV página 67, Proceso Nº 10-IP-94, G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995 se expone: “En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, éste consagra lo que se conoce como el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, está conformado por la Oficina Nacional Competente, como se explica más adelante en esta sentencia interpretativa.

“Es a partir del registro, entonces que la legislación comunitaria otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, cuando se haya inscrito en la respectiva oficina nacional competente, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. “La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal.

“Asimismo el titular de la marca goza del derecho de solicitar su renovación ante la oficina nacional competente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del plazo del registro. Desde el punto de vista procesal la ley comunitaria otorga a quien es titular del registro, acciones procesales contempladas en el artículo 113, cuando éste se hubiere concedido en contravención a las disposiciones de la Decisión 344, cuando se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad competente o cuando el registro se haya obtenido de mala fe.

Además por virtud del artículo 93 de la misma Decisión el titular de la marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ello se afecte su interés legítimo”. 22/12/98 13.44 Si el titular de la marca ejerce su derecho a la renovación dentro del plazo de gracia de 6 meses luego de vencido el registro, su marca continuará vigente durante el tiempo que el acto administrativo de renovación le otorgue.

La oficina nacional competente no podrá conceder el registro de un signo igual o semejante para los mismos productos o para aquellos similares con lo que se cause confusión, y si de hecho así lo hiciera, el titular tiene a su favor la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344. Por otro lado, en caso de no proceder a dicha renovación, la marca caduca y cualquier tercero puede pretender el registro de ese signo. En este supuesto pueden presentarse, entre otros, los siguientes casos: a) El tercero presentó su solicitud dentro de los seis meses de gracia de que gozaba el titular.

De no haber sido rechazada la misma en ese período, al caducar la anterior, adquiere prioridad su solicitud. b) El titular anterior presenta su solicitud de reregistro de la marca, luego de vencido el período de gracia: no adquiere ningún derecho de prioridad o preferencial frente a terceros, teniendo tal derecho el tercero anterior que presentó previamente la solicitud, ya dentro del período de gracia o posteriormente. c) La solicitud del tercero presentada durante el período de gracia, fue observada por el titular, con base de su marca registrada.

Si continúa el trámite, y durante éste caduca la marca primeramente registrada, al desaparecer la causal de observación, queda expedito el camino para que la solicitud del tercero pueda ser registrada, salvo que hubieren otras observaciones que impidan su registro. Al referirse a este punto el Tribunal dentro del proceso 4-IP-98 expresó: “La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca.

Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción del derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el GACETA OFICIAL antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales dispuestas en el artículo 114 citado.

Si la misma se produjo por falta de renovación, y el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 99, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”, según el tenor literal del artículo 100 de la Decisión 344.

En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna. Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la misma solicitud de cualquier otra persona. Agregó: “Si, como ya se dijo, uno de los efectos de la caducidad por falta de pago de las tasas consiste en que a partir de ella el signo adquiere la calidad de res nullius, encontrándose por tanto el antiguo titular en la misma posición jurídica de cualquier otra persona frente al signo de que se trate, forzoso resulta concluir que la respuesta al interrogante planteado no puede contestarse sino en forma afirmativa, es decir que la solicitud presentada por quien aún es el titular del registro quebranta el artículo 114 de la Decisión 344 en la medida en que con ella se impide la realización de los efectos que en virtud de esta disposición deben derivarse una vez cumplidos los supuestos de la caducidad”.

Con los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. La renovación de una marca es una figura jurídica distinta en sus fines y objetivos del registro de una marca. La primera tiene como resultado el prolongar la vida y pro- 22/12/98 14.44 tección marcaria. Por esa razón, una solicitud de renovación no puede ser objeto de observación ni de impugnación, ya que no se discuten derechos de terceros ni se alega la calidad del signo y en la medida que dicha renovación fuese planteada dentro de los plazos establecidos al efecto. 2.

La renovación debe ser planteada dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del plazo, o dentro de los seis posteriores, como término de gracia, acompañando únicamente el comprobante de pago de los derechos respectivos, si así lo establece y exige la legislación interna. 3. Cuando un tercero presente su solicitud durante el período de gracia, la posible confundibilidad, se efectuará entre los signos entre sí como en relación con los productos o servicios a los que se refiera.

Si dos signos idénticos o semejantes amparan los mismos productos o servicios y pueden derivar en confusión con el uso, serían irregistrados, así recaigan en diferentes clases del nomenclator. 4.- La fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de duración de una marca, es la del acto de otorgamiento de la misma, acto que deberá reunir además, para que ésta surta la plenitud de sus efectos, y especialmente frente a terceros, todas las otras formalidades posteriores a su emisión, consagradas por la normativa de cuya ejecución directa e inmediata surge el acto administrativo de concesión. 5.

La registrabilidad de un signo como marca, exige además de los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, que el signo no se encuentre inmerso en alguna de las prohibiciones de irregistrabilidad previstas en la norma comunitaria 6. La semejanza entre dos signos el uno registrado y el otro por registrarse, por razones ortográficas, fonéticas o ideológicas, conduce a la confundibilidad, la que impide el registro del segundo signo. 7.

En un conjunto compuesto de varias expresiones idiomáticas, se analizará cual de ellas reviste la característica especial para GACETA OFICIAL 22/12/98 imprimir al signo su propia distintividad, y en base de ella se realizará la comparación con la marca oponente u observante. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE (E) De conformidad con el artículo 31 de Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado, de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4132.

Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al Organismo Jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase copia sellada y certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. 15.44 Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO No. 16-IP-98 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz Consejero de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad Industrias Alimenticias Noel. Expediente Interno Nº 4065 CASO “SALTIN” (ETIQUETA). Quito, 10 de septiembre de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial enviada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, pide a este Tribunal Comunitario interpretación del artículo 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Despacho Judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “Desde el primer uso de SALTIN NOEL, en 1950, hasta la fecha, Noel ha venido comer- GACETA OFICIAL cializando sus productos distinguidos con la marca SALTIN NOEL ETIQUETA en forma ininterrumpida, coexistiendo pacíficamente, sin que haya tenido noticia de confusión, con la galleta delgada, tostada y salada que Nestlé, vende y distribuye con la expresión SALTINAS.

“La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL el 7 de noviembre de 1986 solicitó el registro de la marca SALTIN NOEL ETIQUETA, la cual fue objeto de oposición por parte de Nestlé con apoyo en la expresión SALTINAS. “Dicha oposición fue contestada por el apoderado de Noel haciendo notar la debilidad del término SALTINAS por ser derivada de un término genérico; la existencia, entre otros, del registro núm. 103.276 que incluye como uno de los elementos principales la marca SALTIN; y la pacífica coexistencia en el mercado de la marca SALTIN NOEL ETIQUETA y la expresión SALTINAS.

“Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución núm. 45521 de 9 de noviembre de 1994, por medio de la cual declaró fundada la demanda de observación y negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Contra la Resolución referida la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. A través de la Resolución 22565 de 7 de diciembre de 1995 se resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución núm. 45521 de 9 de noviembre de 1.994 y concediendo el recurso de alzada, siendo resuelto éste por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución núm. 896 de 6 de mayo de 1996 confirmando la citada resolución y declarando agotada la vía gubernativa.” El Tribunal considera que deben tomarse en cuenta, otros hechos contenidos en los siguientes documentos: I. Sentencia dictada en primera instancia en la oposición presentada en 1939 por National Biscuit Company al registro de la 22/12/98 16.44 marca Saltina solicitada por la Fábrica de Galletas y Confites Noel, en la cual se expresa: “2º.- La National Biscuit Company ha usado pública y notoriamente en Colombia con anterioridad de mas de tres años al 17 de octubre de 1939 y aún con anterioridad de más de tres años al 25 de julio de 1931, la marca consistente en la palabra “Saltina”.

“4º.- La Fábrica de Galletas y Confites Noel tenía conocimiento del uso en los Estados Unidos de Norte América y en Colombia de la marca “SALTINA” por parte de National Biscuit Company, para distinguir especialmente Galletas, Barquillos, Bizcochos, Ponqués, Galletitas, y, en general sustancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación;”.

“7º.- El uso público y notorio en Colombia por parte de la National Biscuit Company de la marca “SALTINA” a que se refiere el hecho 2º ha tenido lugar para distinguir los mismos productos, entre otros, para los cuales ha solicitado en éste país la fábrica de Galletas y Confites Noel el registro de la marca “SALTINA”; “8º.- Con fecha 13 de octubre de 1939, presentó al Ministerio de Economía Nacional la National Biscuit Company una solicitud de registro a su favor de la marca de fábrica y comercio consistente en la palabra “SALTINA”, y una etiqueta en que aparece la dicha palabra “SALTINA”, para distinguir galletas, barquillos, galletitas o biscochos, ponqués, bolos, cualesquiera clase de productos de panadería y de confitería, y, en general sustancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación;” “Las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá certifican que les consta que en el comercio de dichas ciudades se usa la palabra Saltina o Saltinas como equivalente de Saltine o Saltines para designar un tipo de galleta delgada, tostada, y espolvoreada con sal.

“Las marcas de fábrica, comercio y agricultura, tienen por objeto distinguir productos u GACETA OFICIAL objetos que han entrado en el patrimonio de una persona natural o jurídica, que pueden ser nominativas, consistentes en una o varias palabras, y emblemáticas, consistentes en signos. (art. 30 ley 31 de 1925)”. “Sin mayor esfuerzo se comprende que tanto la palabra usada como marca de fábrica por la National Biscuit Company como la que pretende registrar la Fábrica de Galletas y Confites Noel, no solamente es semejante sino igual e idéntica, para artículos de la misma naturaleza, y que al decir de los señores peritos no es una traducción de Saltine, pero sí una adaptación castellana equivalente a Saltina y fonéticamente semejante” “El hecho de que la palabra Saltine o Saltina sea término genérico y de que haya pasado a nuestro país al uso común para distinguir galletas delgadas, tostadas y saladas, sería atinente en tratándose de un juicio de cancelación de la marca, pero no en el de simple oposición al registro, como en el caso sub-judice, donde está probado que la marca fue registrada por la National Biscuit Company y la ha venido usando para distinguir determinado producto en pleno conocimiento de la Sociedad demandada, y de otra parte, ese hecho de ser genérica y de uso común la palabra “Saltina” impediría a la Fábrica de Galletas y Confites Noel obtener su registro en vista de las terminantes disposiciones contenidas en el artículo 32 de la Ley 31 de 1925, y en artículo 3º de la Convención General Interamericana, aprobada por la ley 59 de 1936”.

“Resuelve: 1º.- Declarar fundada la oposición hecha por la Sociedad “National Biscuit Company” al registro de la marca “Saltina”. En consecuencia, el Ministerio de la Economía Nacional debe abstenerse de conceder el registro de la marca de fábrica que consiste en la palabra “Saltina”, solicitada por la Sociedad Fábrica de Galletas y Confites Noel”, ” II.

Sentencia del 22 de diciembre de 1950, en el juicio de oposición al registro de la marca SALTINA solicitada por la Fábrica de Galletas y Confites Noel dictada por el Tribunal Superior de Bogotá. 22/12/98 17.44 “CONFIRMA en todas sus partes la sentencia apelada, y la adiciona en el sentido de declarar que no se dispone el cumplimiento por parte de la compañía demandada del artículo 7º de la ley 94 de 1931, porque la marca no es registrable en Colombia, según lo dicho en la parte motiva de esta providencia”.

III. Solicitud de registro de la Marca “NOEL” ETIQUETA CARACTERÍSTICA a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. de 4 de agosto de 1980: Este Tribunal considera necesario mencionar que el 4 de agosto de 1980 la compañía INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., solicitó el registro de la marca NOEL ETIQUETA CARACTERÍSTICA figurando las palabras Saltines y galletas, “expresiones las cuales no hacen parte del registro”, para proteger productos comprendidos en la clase internacional 30 del Decreto 755 de 1972, con el número 194.186.

Al registro de ésta marca presentó demanda de oposición la Sociedad Comestibles La Rosa S.A., entre sus fundamentos podemos citar; “1.-La sociedad que represento es propietaria del registro No. 75.038, tocante a la marca SALTINAS, que ampara, igualmente productos de la clase 30 del Decreto 755 de 1972. De otra parte, esta marca ha venido siendo usada públicamente en Colombia por mi mandante” “4.-Es indudable que el hecho de que la marca en solicitud de registro tenga semejanza con la marca registrada, implica un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto de los productos o servicios de la sociedad oponente, lo que implica, a su turno, que el registro de la marca SALTINES noel violaría las normas relativas a la represión de la competencia desleal”.

En esta demanda de oposición la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró probada la oposición presentada por la sociedad Comestibles La Rosa S.A. basada en el siguiente argumento: “Observa este despacho, que a pesar de que la marca solicitada se titule Noel, esta GACETA OFICIAL expresión solo hace referencia al producto y lo que realmente distingue al producto que se ofrece al mercado es el conjunto que la conforma, en el cual se incorpora la expresión SALTINES, de manera destacada dentro de la etiqueta (se reproduce por cuatro de sus lados y está escrita en las letras mas grandes de todo el conjunto), elemento que, a juicio de esta división, resulta confundible con la marca SALTINAS, anteriormente registrada”.

Seguidamente nos referimos a otros recaudos importantes que sin duda orientarán hacia una solución adecuada y concreta dentro de la culminación de la presente causa. IV. Oposición presentada el 1º de febrero de 1989 por la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. al registro de la marca SALTIN Expediente Nº 262.535 solicitada el 7 de noviembre de 1986, la misma que en su parte pertinente dice: “d) La marca SALTINAS, propiedad de la sociedad que represento es la original y la expresión SALTIN, constituye una imitación de aquella, puesto que ésta última reproduce cinco de las letras de la marca de mi mandante, en su orden;” “g) Es claro, que la similitud entre las marcas, induciría al público a error, ya que como lo ha dicho el Honorable Tribunal.

“Es criterio de la Sana Hermenéutica para determinar la posibilidad de confusión entre dos marcas, el tener en cuenta las semejanzas que existen entre ellas, y no sus diferencias porque generalmente esas semejanzas son la obra premeditada del competidor desleal. Basta la simple posibilidad de confusión para que la protesta sea admitida”. V. La contestación de Industrias Alimenticias “NOEL” S.A. a la oposición presentada al registro de la marca SALTIN - Expediente Nº 262.535 la hace anotando lo siguiente: “A-1.

Mis Mandantes tienen Registrada la Marca Frase de Propaganda “FÍJESE BIEN SALTINES NOEL SE ESCRIBE CON E” Allí puede verse que la expresión SALTINES, 22/12/98 18.44 comprende las dos primeras sílabas SALTIN ”. “B-2. Además me permito anotarle que mis Mandantes también tienen otorgada en su favor la Marca Frase de Propaganda SALTIN TACO NOEL EL PAN FRESCO DE TODOS LOS DIAS C.30, Certificado Nº 103.276, con vigencia hasta octubre 13 de 1988, y la cual se está Renovando por Expediente Nº 293.456.

En este certificado, como puede observarse en la expresión de Fantasía SALTIN-TACO también está comprendida la denominación solicitada y en Registro independiente SALTIN objeto de esta Oposición”. “Finalmente puede observar que en lo relativo a SALTIN, exclusivamente, solicitada en registro, tanto SALTIN TACO, como SALTINES, de NOEL, y la expresión de fantasía SALTINAS, de La Rosa, han coexistido pacíficamente en el mercado de los productos de ambas Empresas, razón por la cual no veo el por que, en los dos trámites previos citados en los literales A y B, de este Numeral, no tuvieron Oposición y ahora se presenta ésta, siendo que SALTINES, SALTINAS, Y SALTIN, tienen la suficiente distintividad contramarca de ambas Empresas NOEL y LA ROSA, que como es natural, solamente compiten en la calidad de sus productos”.

“D-1. Finalmente, es de resaltar que si Comestibles La Rosa S.A., se hubiera sentido perjudicada por el registro de las Frases de Propaganda, citadas en posible conflicto con SALTINAS, tampoco hizo uso del recurso legal de su Nulidad ante el Consejo de Estado, como lo señala el Art. 596 del C. de Co., y además dejó prescribir el término de cinco años, señalado en el mismo sin ejercer ninguna acción a la cual tenía derecho, y ahora pretende extemporáneamente revivir lo citado en la demanda relacionado con la presunta similitud de SALTIN con SALTINAS”.

VI. La Superintendencia de Industria y Comercio en su Resolución Nº 22565, realizó las siguientes consideraciones: “Sea lo primero advertir que al ser los recursos un medio para efectuar la revisión de la legalidad de un acto administrativo, esta Di- GACETA OFICIAL visión, para resolver el recurso interpuesto, se basará en la normatividad aplicable que regía en el momento de la expedición de la providencia impugnada, es decir, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

“4- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. “En el caso en estudio, de acuerdo con los anteriores parámetros, se encuentra que la impresión de conjunto despertada por las marcas en confrontación, examina de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los signos, que se encuentra que entre las expresiones SALTIN-MIXTA y SALTINAS existe similitud que conlleva a confusión y dificultad de mercado, máxime si se tiene en cuenta que los productos amparados por las dos marcas son los mismos de la clase 30.

“En cuanto a las argumentaciones que hace el recurrente respecto a la genericidad de la expresión SALTINAS no las acoge este Despacho porque de todas maneras la marca que se escoja como signo registrable debe estar caracterizada por su distintividad y en el caso en examen sería una marca demasiadamente débil en ese aspecto fuera de la imitación evidente que hace del signo ya registrado que se opuso”.

VII. Las consideraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Resolución Nº 896 contiene los siguientes criterios: “Esta función diferenciadora de la marca no se cumpliría igualmente si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público consumidor a error”.

“La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el producto que adquiere tiene al mismo productor; ”. “En aplicación de los principios en esta resolución expuestos, se encuentra que la im- 22/12/98 19.44 presión en conjunto despertada por las marcas en confrontación, SALTIN (MIXTA) y SALTINAS, examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los signos, arroja confusión, pues si bien es cierto los signos confrontados no son idénticos, también lo es que se encuentra entre ellos una evidente similitud susceptible de inducir a error al público consumidor si coexistiera en el mercado”.

“Si un particular considera que una marca registrada, no debería estarlo por ser genérica, las normas de propiedad industrial le conceden la posibilidad de buscar la nulidad del registro, ante la entidad competente, es decir, el Consejo de Estado”. VIII. Contestación a la acción de Nulidad presentada por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.: La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., alegó en su contestación a la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentada por la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. los siguientes fundamentos: “ Aunque la palabra SALTINE es una palabra del idioma inglés que significa galleta salada, no es por ese solo hecho de libre utilización. Un ejemplo de esto es el caso CHIPS.

Esta es una palabra también del idioma inglés que significa pedacitos de comida. Sin embargo, no es de libre utilización en Colombia porque Industrias Alimenticias Noel S.A. tiene registrada esta palabra como marca para amparar productos de la misma Clase 30, ” “La distintividad de la marca SALTINAS fue analizada posteriormente en 1971 cuando se le otorgó el registro de la marca SALTINAS a Comestibles La Rosa S.A. (hoy, SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.), momento en el cual Industrias Alimenticias Noel S.A. no presentó ninguna oposición alguna, teniendo oportunidad para hacerlo, ya que la solicitud de la marca SALTINAS fue oportunamente publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 145 de Octubre 28 de 1970, para que cualquier tercero que considerara tener derecho presentara oposición. GACETA OFICIAL La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio en ese momento competente para estudiar la registrabilidad de las marcas, consideró que la marca SALTINAS era suficientemente distintiva para ser registrada como marca y concedió el registro Nº 75.038”.

“Por otra parte Noel insiste en el registro de SALTINES, ya que la solicitud no ha sido desistida en la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Siendo esto así, no puede hablarse de coexistencia pacífica. El hecho de que Nestlé tenga registrado la marca SALTINAS y de que Noel trate de registrar una marca confundiblemente similar y Nestlé presente oposición demuestra que no hay coexistencia pacífica, que por el contrario existe un conflicto muy grave” “ Noel usaba la marca SALTINES hasta 1987, año en el cual empezó a usar SALTIN.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso no otorga ningún derecho marcario en Colombia”. “En cuanto a la supuesta coexistencia pacífica, me permito manifestar una vez más que esta no es pacífica, prueba de esto son las varias oposiciones que ha presentado mi poderdante contra los múltiples intentos de Industrias Alimenticias Noel S.A. de registrar SALTINES o SALTIN solas o acompañadas de otras palabras.

Adicionalmente, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en ninguna parte establece, ni el art. 83 a), ni en ninguno otro artículo de esta ley, que la coexistencia de las marcas en el mercado genere un derecho para el usurpador que esté imitando la marca ya registrada”. “En conclusión, teniendo en cuenta que cuando se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 145 de octubre 28 de 1970, la solicitud para la marca SALTINAS, el demandante no se opuso alegando la genericidad de la marca.

Así mismo, la Administración, en 1971, al estudiar la registrabilidad de la marca SALTINAS, consideró que esta no era genérica y concedió su registro como marca. La Administración no podía desconocer la existencia de la marca SALTINAS y 22/12/98 20.44 tenía que rechazar el registro de la marca SALTIN por esta semejante fonética y gramaticalmente a SALTINAS, con fundamento en el Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.

Por último este Organismo, considera necesario mencionar algunos de los argumentos presentados por la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.: “Se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció en cabeza de un particular exclusividad sobre términos de uso común, lo cual es expresamente prohibido por la norma precitada.

“La Administración incurrió en un grave error en los actos acusados pues le dio relevancia al elemento de uso común al momento de cotejar la marca SALTIN NOEL ETIQUETA y la expresión SALTINAS, cuando lo correcto ha debido ser que eliminara dicho elemento común (el que surge de imitar o copiar SALTINES) para definir si existe o no confusión entre las marcas.

“Si el cotejo entre SALTIN NOEL ETIQUETA y SALTINAS hubiese sido el correcto, es decir, eliminando toda injerencia de SALTINE, otra hubiese sido la decisión, pues los elementos adicionales distintivos que presenta la marca de Noel hacen perfectamente distintiva y registrable, frente a la expresión SALTINAS, la marca SALTIN NOEL ETIQUETA. “Se violó el literal a) artículo 83 ibídem, dado que al expedir los actos acusados la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dieron una incorrecta aplicación e interpretación a la norma precitada, pues al exponer que existía confusión entre SALTINAS y SALTIN NOEL ETIQUETA, desconocieron e ignoraron que las marcas han coexistido, por muchos años pacíficamente en el mercado.

Dicha coexistencia pacífica por tantos años, constituye una presunción de inexistencia del riesgo de confusión, presunción que en ningún momento fue controver- GACETA OFICIAL tida ni destruida por la Administración ni por Nestlé.” IX. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda de Nulidad planteada por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. La Superintendencia de Industria y Comercio en su contestación a la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho iniciada por la compañía INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. dice textualmente: “La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre SALTIN (etiqueta, según modelo claramente visible en el expediente No. 262535) solicitada, y la marca “SALTINAS” Registrada según certificado 75038 a favor de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE para distinguir los productos comprendidos en la clase 30a y concluyó acertadamente que entre las mismas existen evidentes semejanzas que pueden inducir al público a error.” X. Relación entre las compañías National Biscuit Company, La Rosa S.A. y Societe des Produits Nestlé. Luego de presentados todos estos antecedentes y para obtener más claridad al momento de resolver, consideramos necesario analizar la relación entre éstas tres compañías con base en los siguientes aspectos: 1.

La compañía National Biscuit Company tenía registrada la marca “SALTINA” en los Estados Unidos de Norteamérica desde el 4 de mayo de 1920 bajo el Nº 131.197. El 13 de octubre de 1939, esta compañía presentó ante el Ministerio de Economía Nacional de Colombia la solicitud de registro de la marca “SALTINA” para proteger y distinguir galletas, barquillos, galleticas o biscochos, ponqués, bollos cualquier clase de productos de panadería y de confitería en general, sustancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación. Por otro lado, el 17 de octubre de 1939, la Fábrica de Galletas y Confites Noel S.A. presentó al Ministerio de Economía Nacional el registro de la marca “SALTINA” para proteger galletas, pastas alimenticias y productos de confitería. 22/12/98 21.44 2.

Mediante Resolución emitida el 14 de marzo de 1951, por el Ministerio de Comercio e Industria se declara que la marca “SALTINA” no es registrable en Colombia y posteriormente el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento sienta la razón de la resolución del Tribunal Superior de Bogotá de 23 de octubre de 1950 de declarar irregistrable la marca “SALTINA” y aceptada la oposición de la National Biscuit Company. 3.

El 13 de octubre de 1982, se presenta oposición al registro de la marca “NOEL ETIQUETA CARACTERÍSTICA”, solicitada el 4 de agosto de 1980 por Industrias Alimenticias NOEL S.A. para proteger productos comprendidos en la clase 30, por parte de la compañía COMESTIBLES LA ROSA S.A. en base a la marca “SALTINAS” (Reg. Nº 75.038) la misma que fue aceptada por la División de Signos Distintivos y se negó su registro. 4.

Por último, la compañía Societe des Produits Nestlé S.A. se opone al registro de la marca “SALTIN” (Etiqueta) solicitud Nº 262535, el 1 de febrero de 1989 en base a su marca “SALTINAS” (Reg. Nº 75038) para distinguir los productos de la clase internacional 30. 5. En base a los antecedentes expuestos, se podría deducir que el primer propietario de la marca “SALTINAS” fue la compañía The National Biscuit Company y que entre 1951 a 1982 se produjo una transferencia de dicha marca a favor de la compañía COMESTIBLES LA ROSA S.A. Luego entre el lapso comprendido entre 1982 a 1989 se produjo una nueva transferencia de COMESTIBLES LA ROSA S.A. a SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de la marca “SALTINAS” (Reg. 75038), quien es su actual propietaria.

La solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3a. del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de actos administrativos de derecho interno por supuesta violación de Decisiones de la Comunidad Andina CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el objeto de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su Creación. I. Normas a Interpretarse Decisión 344 Art. 82.

No podrán registrarse como marcas los signos que: Literal d) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

Art. 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Literal a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”

2. MARCAS GENÉRICAS En el presente caso la compañía INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. cuando se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 145 de 28 de octubre de 1970 la solicitud para la marca SALTINAS no se opuso argumentando la supuesta genericidad de esta marca, que actualmente manifiesta; de tal manera que no ejerció el derecho del que se encontraba asistida por ley en ese momento para evitar el registro de una marca que considera genéri- 22/12/98 22.44 ca.

Sin embargo, al no existir oposición u observaciones corresponde a la oficina nacional competente el examen de la registrabilidad. Sobre el particular el Tribunal en el Proceso 9-IP-95, G.O. Nº 230 de 16 de octubre de 1996, expuso el siguiente criterio: “La marca debe cumplir antes que nada con la función específica que le corresponde, o sea con una función “diferenciadora” que le permita al público individualizar sin equívocos el producto o servicio de que se trate”.

Los signos carecen de distintividad entre otras razones, por las siguientes: que la marca represente el nombre genérico o usual del producto o servicio que pretende amparar tal denominación o cuando los signos son semejantes para diferenciar los mismos productos o cuando describan las características esenciales de los productos. La distintividad es el requisito con el que debe cumplir principalmente todo signo si pretende ser registrado como marca, es así que dicho requisito se ve incumplido si la marca presenta el nombre genérico o usual del producto o servicios que pretende amparar tal denominación, cuando el nombre del producto y el signo es el mismo, ya sea por su genericidad o por las características usuales del producto, no existiendo ninguna diferencia entre la forma del signo y el producto, por lo que lo diferenciado sería igual a lo diferenciable, resultando que el signo solicitado carezca de distintividad dando lugar a que la solicitud de registro no progrese.

Mientras un signo marcario se halle más alejado de las características, propiedades y cualidades del producto o servicio que individualiza, será más distintivo e inversamente el riesgo de confusión con otros signos menor. No se puede otorgar a persona alguna el derecho exclusivo sobre una palabra que pertenece al vocabulario general y común a través de su registro, pues en tal caso se estaría limitando la utilización comercial de esa palabra que es la específica y necesaria para denominar a determinados productos en el comercio, con lo cual se generaría una situación injusta en detrimento de unos comerciantes frente a otros.

En el proceso 2-IP-89 (G.O. N° 89 de 10 de noviembre de 1989) el Tribunal interpreta la GACETA OFICIAL prohibición de registrar marcas genéricas de la siguiente forma: “La razón de ser de la prohibición es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual y exclusivo al uso de una denominación para un producto o servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también le sería aplicable dentro del lenguaje corriente.” El Tribunal en varios fallos ha definido la genericidad desde el punto de vista marcario, estableciendo que no por el hecho de que una palabra conste en el diccionario con ese carácter puede ser considerado como un signo genérico, es decir, que desde el punto de vista marcario si una palabra no guarda relación alguna con el género o especie de los productos que ampara, será un vocablo con distintividad propia siendo registrable.

En este punto es necesario que el Tribunal mencione que las denominaciones genéricas en lo que se refiere al ámbito marcario, son aquellas que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que tanto la una como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto y servicio que tratan de proteger.

El diccionario de la Real Academia establece como noción de género y especie a la comunidad de elementos que hace evocar la idea de generalidad. Es así que la prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos -género y especie- a impedir que expresiones de uso común o generalizado lleguen a ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominaciones exclusivas de un producto o servicio.

El Tribunal ha expuesto sobre el tema que nos ocupa en el Proceso Nº 18-IP-95, G.O. Nº 231 del 17 de junio de 1996, lo siguiente: “ Si un signo y producto se identifican o confunden, la genericidad del vocablo que ampara al género o especie de ese producto, obstaculizaría que otros industriales puedan utilizar ese nombre genérico para vender sus productos.

Autorizándose por ejem- 22/12/98 23.44 plo la inscripción de ´pantalón´ para productos de ese género o especie, nadie podría utilizar ese sustantivo para esos productos limitándose el uso de las denominaciones como marcas”. Vulgarización de una marca. Si bien es cierto que el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una redacción bastante clara, lo que pretende esta prohibición se refiere a marcas que ya se encuentran registradas y que posteriormente se han convertido en usuales o comunes “debido a las leyes fatales del lenguaje”, perdiendo de esa forma la capacidad distintiva y por lo tanto la función individualizadora que debe tener toda marca para que pueda ser registrada.

Este fenómeno se lo conoce como Vulgarización de la marca. Se conoce como denominación vulgar, corriente o de uso común a la que en sus inicios era un nombre original para un producto y se ha convertido por su uso y con el paso del tiempo en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Estos signos vulgarizados necesitan hoy en día de una expresión adicional para recuperar su capacidad distintiva y su función individualizadora, como ejemplos podemos citar a CHICLÉTS, DDT entre otras.

El Tribunal ha manifestado en el Proceso Nº 9-IP-95, G.O. Nº 230 del 16 de octubre de 1996 lo siguiente: “De allí por ejemplo, el fenómeno conocido como “la vulgarización de una marca”, al que correspondería la hipótesis que contempla el literal d), y que se presenta, según la doctrina, cuando el signo distintivo que está siendo utilizado como marca se convierte más adelante, para el público consumidor, en la denominación general y objetiva de todos los productos o servicios de la correspondiente clase.

Cuando esto ocurre, el signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir siendo utilizado válidamente como marca”. Una cosa es que al momento de concederse el registro, el signo sobre el que recae sea genérico y otra distinta que la marca a pesar de no haber sido genérica en el momento de con- GACETA OFICIAL 22/12/98 24.44 cesión llegue a representar con el que se designa usualmente el producto o servicio.

En efecto, en el primer caso los terceros interesados no sólo podrán oponerse a la concesión del registro, sino también adelantar la acción de nulidad si aquel se otorgó. Debe quedar claro, además, que en tal evento no se requiere para el ejercicio de la citada acción de nulidad la previa presentación de observaciones en el trámite de la solicitud de registro, pues la Decisión 344 no dispone esta exigencia. Por otro lado en el segundo caso, esto es, cuando la denominación sobre la que se otorgó el registro no era genérica en el momento de dicho otorgamiento, pero con el transcurso del tiempo se convierte en el término usual del producto y servicio, no podrá intentarse la acción de nulidad, pues la finalidad de la misma es la de verificar la conformidad del registro con las normas vigentes en el momento de su concesión, lo que implica que no puede realizarse un juicio de legalidad con fundamento en hechos sobrevinientes, pues se estaría atentando contra elementales reglas de derecho administrativo y, ante todo, de hermenéutica jurídica. 3.

LA CONFUNDIBILIDAD. Si bien, como ya se expuso, no puede solicitarse la nulidad, los efectos de la vulgarización pueden concretarse permitiendo que cualquier persona acceda posteriormente al registro del término vulgarizado, obviamente, combinando con otros elementos que le otorguen distintividad, sin que en tal caso sea procedente la oposición por parte del titular de la marca cuya denominación se ha generalizado o vulgarizado. 3.1.

Criterios Generales para determinar si existe confusión. En este sentido se ha de entender lo expresado por el Tribunal en el Proceso 8-IP-95 G.O. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, al decir que: “cuando esto ocurre, el signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir utilizando válidamente como marca “esto es en el caso de que tenga que presentar observaciones sobre el signo convertido en común o la marca vulgarizada”.

En este punto es necesario aclarar que no es válido sostener que quien registra una marca, aunque ésta por las leyes del lenguaje se haya convertido en un término de uso común, pueda monopolizar el vocablo, ya que puede continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común sin que por ello se confunda con la marca registrada. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 pretende evitar cualquier confusión entre marcas negando la posibilidad de que se puedan registrar como marcas aquellas confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, pues si una marca es confundible ya no cumple con su principal función que es la distintividad.

Este fenómeno se conoce como “riesgo de confusión” o “similitud confusionista”. El origen de la confusión puede concretarse en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, que pueden generar confusión por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales. Lo que busca el literal a) del Art. 83 de la Decisión 344 es defender al titular de una marca para que un signo no sea idéntico o semejante a otros, ni se le utilice para designar los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La confundibilidad entre dos signos va desde una simple semejanza hasta una identidad absoluta, ya que la intención es imitar una marca para que se parezca o asemeje lo más que se pueda a un signo ya registrado o utilizado anteriormente, con el fin de obtener una ventaja comercial haciendo aparecer en el mercado un signo semejante a uno anteriormente registrado.

De tal manera que el juzgador, en forma subjetiva y discrecional, mas no arbitraria, es quien debe establecer si existe riesgo de confusión, basándose en los criterios generales establecidos por la Doctrina y la Jurisprudencia de este Tribunal sobre la confundibilidad. La Doctrina y la Jurisprudencia han establecido criterios generales para apreciar la similitud: a) Cotejo de conjunto de las marcas comparadas.

Se debe realizar un análisis de los signos comparados en forma conjunta o global sin dividir, parcelar o mutilar las palabras o sílabas, y con una visión general y simple de los dos GACETA OFICIAL signos comparados. Además, en la comparación de dos marcas no se puede aplicar un procedimiento matemático contabilizador de las sílabas, como tampoco se debe realizar un examen pormenorizado de una marca.

Así se establece en el Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988 “ Deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca.” b) Cotejo sucesivo de los signos. El consumidor generalmente realiza una visión separada de las marcas y no simultánea, lo que le permite conocer si la impresión o imagen dejada por la una recuerda la imagen o impresión dejada por la otra.

Esta es la vía o el método comúnmente llevado a cabo por el consumidor. 22/12/98 25.44 desinencias de las palabras, los gráficos, los colores, el tipo de letra o grafía que -examinados en conjunto y globalmente- dejan la impresión de la posibilidad de confusión, aunque ésta no sea consumada pero si posible en el futuro cuando los signos en uso para los mismos productos puedan generar el error entre el público consumidor, como lo establece el literal a) del Art. 83 de la Decisión 344.

Del mismo literal a) del Art. 83 de la Decisión 344 se desprende que no se puede registrar los signos que se asemejen a una marca registrada anteriormente que pueda inducir a error al público consumidor. Aplicado al caso en cuestión lo expresado por este literal, se podría apreciar la posibilidad de confusión que existe entre la marca SALTINAS de la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y la expresión SALTIN de la compañía PRODUCTOS ALIMENTICIOS NOEL S.A., puesto que sobresale justamente el sentido matriz de la palabra básica SALTINAS, que puede inducir al público a confusión. Además, la marca SALTINAS se encuentra registrada desde hace 48 años, de tal manera que mal se podría permitir el registro de una denominación que ya se encuentra registrada, a la cual se le han suprimido vocales y consonantes, para basar en este hecho la distintividad del signo solicitado.

Por lo tanto, la denominación SALTIN es un supuesto claro de supresión de letras de una marca notoria registrada preexistente, que la convierte en prácticamente coincidente con la marca registrada SALTINAS, lo cual acentúa el riesgo de confusión entre estas dos marcas. 3.3. Uso indebido de plurales. c) Importancia de las semejanzas. La similitud entre dos marcas se establece en base a las semejanzas o a los elementos semejantes que éstas tengan, mas no depende de los elementos distintos de los signos comparados. 3.2.

Confundibilidad Ortográfica. Pueden presentarse signos que al ser confrontados se deduzca que el uno se deriva del otro por la similitud ortográfica o por cierta evocación que el signo refleje. La semejanza ortográfica o gráfica se produce por la similitud de las letras, la posición de las consonantes o vocales, el número de sílabas, los prefijos, las El uso gramatical indebido de plurales de los adjetivos sustantivados puede provocar que el segundo signo sea idéntico al primero en su pronunciación. Si aplicamos lo expresado al presente caso, podemos observar que al ser solicitados varios paquetes de galletas identificadas con la marca “SALTIN”, el público podría pluralizarla y solicitar los productos como “SALTINAS” que podría ser también el signo distintivo de otra marca registrada anteriormente.

Este también podría ser el típico caso de confundibilidad no consumada sino futura o posible debido al uso de las dos marcas y de los mismos productos que ellas amparan, situación que también pretende eliminar el literal a) del Art. 83 de la Decisión 344. GACETA OFICIAL

4. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. Al respecto el tratadista Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 160 se hace la siguiente pregunta: “Puede confundirse una marca formada por una palabra en otro idioma? No hay una respuesta única para todos los casos. Como principio general los idiomas extranjeros no se reputan conocidos por el público consumidor y por tanto, las palabras que los forman no tienen ningún significado para éste, son de fantasía.” La legislación andina en la Decisión 85 se refería a las marcas extranjeras como no registrables dentro del grupo de las denominaciones descriptivas y genéricas, pero las Decisiones 311, 313 y 344 no se pronuncian al respecto, así pues el Tribunal ha dicho textualmente en su Proceso 3-IP-95, G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995.

“ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común.” Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sinembargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros.

Al respecto el Tribunal ha sido muy claro en el Proceso 3-IP-95, al manifestar lo siguiente: 22/12/98 26.44 “Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local, con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos, o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado.

Si de ellos se predica la genericidad o descriptividad por reunir los elementos característicos de estas figuras, descritos en el aparte 2 de esta sentencia, podrían caer dentro de las prohibiciones al registro a que nos estamos refiriendo”. De acuerdo con lo establecido en el capítulo relativo al procedimiento de registro de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad para determinar si la comparación entre dos marcas, una de origen español y la otra de raíz u origen extranjero, pueden dar lugar a confusión a fin de decidir sobre su registrabilidad en los términos del artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

En concordancia con lo anterior, es necesario recordar la obligación que tiene la Oficina Nacional Competente de proceder al examen de registrabilidad con el fin de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan viable el registro. Este examen debe realizarse con absoluta responsabilidad y seriedad, lo cual constituye el único medio para que tal decisión tenga el carácter de legal y no de arbitraria, de tal manera que basta que la Oficina Nacional Competente considere que la coexistencia de dos marcas pueda dar lugar a confusión para que el registro de una marca solicitada deba ser rechazado.

Marcas que contienen una expresión de fantasía En la solicitud presentada el 7 de noviembre de 1986, la Compañía Industrias Alimenticias Noel S.A. claramente pide el registro de la denominación “SALTIN” (Etiqueta), la misma que no va acompañada de ninguna otra expresión de fantasía o novedosa que le permita distinguir con su sola presencia los productos que pretende proteger en el mercado.

En este punto es necesario aclarar que si una denominación genérica va acompañada de una expresión de fantasía, esta denominación es perfec- GACETA OFICIAL 22/12/98 27.44 tamente registrable, pues la característica de distintividad que debe cumplir toda marca se encuentra en dicha palabra de fantasía. fiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.

Las denominaciones de fantasía son el factor más común en el ámbito marcario, ya que implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta. b) Marca Gráfica, es un signo que llama la atención de la vista con una figura que se caracteriza por su forma externa o configuración. Dentro de este grupo se encuentran las marcas puramente gráficas, como son las que evocan en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la marca figurativa que es la que evoca un concepto concreto en la mente del consumidor; y por último, la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. Cotejo entre marcas mixtas.- Sobre el tema que nos ocupa el Tribunal se ha pronunciado en el Proceso Nº. 3-IP-95, en el siguiente sentido: “ En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras puede darse el evento de que el carácter genérico de las palabras cuando se las considera aisladamente, desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca.

De allí que el examinador deba acudir al estudio no solo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la expresión, vista de cara al producto que pretende distinguir”.

5. MARCAS MIXTAS La marca mixta está formada por un elemento denominativo y un elemento gráfico, es decir consiste en una combinación de marca denominativa y marca gráfica, cuyos conceptos son los siguientes: a) Marca Denominativa, es la que utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que representa un conjunto pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual.

También se las conoce como marcas nominales o verbales. Estas marcas tienen dos grupos, por un lado las marcas sugestivas, que tienen una connotación conceptual y que hacen referencia a las cualidades o funciones del producto designado por la marca; y, por otro lado, las marcas arbitrarias que no mani- Una vez que se ha definido lo que es una marca mixta, hay que establecer las pautas necesarias para realizar el cotejo entre dos marcas mixtas, para lo cual se puede tomar como punto de partida la determinación de cuál es el elemento más característico de la impresión general que la marca deja en el público consumidor; es decir, se debe realizar un esfuerzo para determinar el elemento que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Una vez realizado este razonamiento, podemos manifestar que en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo, puesto que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, ya que el elemento gráfico es de difícil expresión por parte del consumidor. Este criterio ha sido ratificado en numerosas ocasiones por este Tribunal, como en el Proceso 4-IP-88 (G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989) que citamos a continuación: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cual de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo GACETA OFICIAL de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.

Aplicando todos los criterios expuestos a las marcas en conflicto, ambas marcas mixtas, se llegaría a la conclusión de que en ellas evidentemente predomina como elemento denominativo la expresión verbal, “SALTINAS” que es el término básico, al cual se le ha suprimido vocales y consonantes para obtener el término SALTIN, innegablemente similar al primero. Además, la denominación SALTIN no fue solicitada junto con ningún otro signo que le permita adquirir distintividad, ya que el término “NOEL” nunca constó en la solicitud, por lo que no es parte de la denominación solicitada y hace más bien referencia a la procedencia del producto o al fabricante, que en este caso sería Industrias Alimenticias Noel S.A. Este Tribunal debe dejar claro que la presente decisión reposa sobre la información de que la marca “SALTIN NOEL ETIQUETA” nunca fue registrada en la República de Colombia, que es aquella que le hubiera dado distintividad al término “SALTIN” Por lo tanto, es latente la confusión que se produciría en el público consumidor impidiendo cualquier posibilidad de una coexistencia pacífica entre marcas evidentemente similares y mucho más cuando protegen productos comprendidos dentro de la misma clase internacional.

GRADO DE ATENCIÓN DEL CONSUMIDOR. La protección legal planteada por la legislación andina va dirigida preferentemente a la defensa del consumidor medio, no del especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto; también procura salvaguardar el derecho del titular de una marca inscrita para impedir una competencia desleal en virtud de la cual un tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como del esfuerzo económico realizado para su difusión en el mercado. 22/12/98 28.44 Toda marca debe cumplir con una función “diferenciadora” que le permite al público individualizar sin equivocación el producto o servicio de que se trate.

El Tribunal se ha pronunciado en los siguiente términos acerca de este punto: “La inexistencia dentro de un signo marcario de esa ‘capacidad distintiva’, convertirá a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o bien de otro u otros, se llegaría a tal confundibilidad de marcas frente a productos o servicios, que, a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría a un real ‘estado de incertidumbre’ derivado de la similitud confusionista o del riesgo de confusión ” (Proceso 4-IP-94, G.O. Nº 189 del 15 de septiembre de 1995).

Si conforme a los criterios aquí expuestos, el Juez Nacional entiende que la expresión SALTINAS se ha convertido en un término genérico, entonces éste podría utilizarse por terceros siempre y cuando se le añada un elemento que le confiera suficiente distintividad, lo cual no significa que la marca SALTINA sea nula ya que al momento de su registro fue un término distintivo.

En el caso cuya interpretación prejudicial nos ha sido solicitada, la marca solicitada SALTIN parece carecer de cualquier función diferenciadora, toda vez que esta denominación surge de la supresión de letras de una marca registrada conocida entre el público consumidor de los productos de la clase internacional 30, de tal manera que el examen de registrabilidad realizado por la Oficina Nacional Competente fue correcto, para proteger a los consumidores de una denominación engañosa.

Como resultado de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. El régimen andino sobre propiedad industrial exige ciertas formalidades para el otorgamiento de un registro marcario concediendo el término de treinta días para que GACETA OFICIAL cualquier interesado legítimo presente observaciones -antes oposiciones- a la marca solicitada, de tal manera que los terceros que se consideren perjudicados puedan impedir el registro de una marca dentro del término establecido por la ley. 2.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los signos exclusivamente genéricos son irregistrables, pues en ellos se fusiona lo identificable (producto) con lo identificado (signo). 3. No se puede permitir el registro de una denominación que ya se encuentra registrada, a la cual se le han suprimido vocales y consonantes, para hacer valer en este solo hecho la distintividad del signo que se solicita, pues en realidad carece de función diferenciadora. 4.

Inicialmente una palabra en idioma extranjero puede ser registrable, pero su genericidad o descriptividad debe medirse como si se tratara de una expresión local, siempre que sea conocida por el público consumidor destinatario de los productos o servicios. 5. La norma comunitaria andina determina la obligación que tiene la Oficina Nacional Competente de proceder al examen de registrabilidad con el fin de establecer si existen o no causales que imposibiliten el registro. 6.

La protección planteada por la legislación andina va dirigida preferentemente a la defensa del consumidor medio, no al especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto. También procura salvaguardar el derecho del titular de una marca inscrita para impedir una competencia desleal en virtud de la cual un tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como del esfuerzo económico realizado para su difusión en el mercado. 22/12/98 29.44 7.

Si una marca se ha vulgarizado por las leyes del lenguaje o se ha convertido en un término de uso común o genérico para identificar los productos de una determinada clase, cumpliría con la característica de distintividad que debe tener toda marca, siempre y cuando vaya acompañada de una expresión de fantasía. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario al dictar sentencia en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional citado en el punto anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase a la Secretaría General para fines de su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE (E) Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 22/12/98 30.44 PROCESO 28-IP-98 Solicitud de interpretación prejudicial de los Artículos 1, 18, 22 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los Artículos 2, 13, 14 y 21 ibídem.

ACTORA: CPC INTERNATIONAL INC. PATENTE DE INVENCION: ADHESIVO DE ALMIDÓN - HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD. Expediente Interno 4734 Quito, 21 de octubre de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo, ha presentado ante este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los Artículos 1, 18, 22 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el segundo inciso del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal.

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, según los Artículos 28 y 29 del Tratado de su Creación, y que el consultante tiene legitimación para requerir dicha interpretación. Causa que origina la solicitud.La Compañía CPC INTERNATIONAL INC, por intermedio de su apoderado demanda la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 571 de 18 de abril de 1996 y 903 de 10 de junio de 1997, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio.

Por medio de la primera negó el privilegio de patente para la solicitud presentada por la sociedad demandante y por la segunda confirma la primera resolución.

HECHOS RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.El Juez consultante, transcribe como hechos relevantes los siguientes: “La sociedad CPC INTERNATIONAL INC., es titular de la solicitud de patente tramitada en el expediente 94.001.213 correspondiente a la invención “ADHESIVO DE ALMIDÓN- HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD”, radicada el 19 de enero de 1994 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Mediante auto núm. 0050 de fecha 27 de enero de 1994, se fijó el término de treinta días hábiles para que se completara la solicitud en la forma allí estipulada. Auto al que se dio cumplimiento con dos memoriales presentados el día 29 de marzo de 1994, con media hora de diferencia cada uno. “La Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución 571 de 18 de abril de 1996, ordena el archivo del expediente y fundamenta su negativa argumentando que no se dio cabal cumplimiento a lo requerido, porque por omisión involuntaria de la peticionaria, no se efectuó la conversión al sistema internacional de unidades una medida que aparecía como nota de pie de página en uno de los memoriales presentados.

“Con fecha 23 de mayo de 1996 y dentro del término legal, la actora interpuso el recurso de reposición “haciendo esfuerzos para interpretar la motivación del archivo de la solicitud de patente y determinar los requisitos a los que en opinión de la Superintendencia no se le dio cumplimiento”. “Mediante la resolución 903 de 10 de junio de 1997, notificada el 23 de los mismos mes y año, la Superintendencia de Industria y Comercio confirma la resolución 571 de 18 de abril de 1996 y se advierte que contra ella no procede recurso alguno, agotándose la vía gubernativa”.

GACETA OFICIAL CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS EN DERECHO DE LA PARTE ACTORA.Continúa el informe sucinto indicando que: “En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación e interpretación errónea: “a). El artículo 1º de la Decisión 344, por cuanto esta norma exige como requisitos de patentabilidad la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales se reunían en la solicitud presentada que la Administración omitió, sin darle a la sociedad peticionaria oportunidad para que se estudiara los elementos sustantivos de patentabilidad de su invento y ordenó antes que todo, archivar el expediente.

Esta actuación de la Administración desconoce los derechos de la actora. “b). El artículo 18 de la Decisión, por falta de aplicación, porque la Administración antes que enviar un expediente al archivo y privar injustamente a un administrado de sus privilegios de patente de una invención, debió sugerirle que desistiera de una prioridad solicitada (elemento secundario de todo asunto).

“c). El artículo 22 de la citada Decisión, por cuanto la Superintendencia debió formular las observaciones correspondientes para que el peticionario presentara respuesta a las mismas o su complementación. “d). El artículo 27 de la Decisión de 344, ya que la Superintendencia antes de tomar una Decisión de fondo, debió requerir al peticionario para que finalmente corrigiera los defectos formales que quedaron pendientes de subsanar, en razón de la facultad que tiene la administración para pedir datos o documentos adicionales o complementarios”.

Ampliando los puntos contenidos en la demanda, el Tribunal observa que la actora considera que no son aplicables los artículos 13 y 22 de la Decisión 344, una vez que el interesado contesta los requerimientos de la administración aunque en forma incompleta, entendiéndose que hay desistimiento únicamente cuando “el requerimiento de la administración NO se responda en forma alguna” 22/12/98 31.44 Además, la demanda se fundamenta en el texto de un Boletín Jurídico, “COMENTARIOS A LA POLÍTICA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN POR MEDIO DEL SISTEMA DE PATENTES”, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que señala en su idea principal que: La política de patentes tiende hacia la flexibilización de las rígidas formalidades relativas al procedimiento de protección de nuevas creaciones.

No se puede arriesgar las grandes invenciones porque no cumplan con los requisitos técnicos para la patentabilidad. Considerando que ésto favorece al perfeccionamiento del sistema de patentes. RESOLUCIÓN 903.Este acto administrativo que ha sido impugnado, recoge en su parte considerativa, en primer lugar, los siguientes criterios de la solicitante de la patente: a) Los memoriales fueron entregados dentro del término legal y en ellos se cumplió con el requisito de transformación de las medidas al sistema internacional incluyendo el capítulo reivindicatorio. b) Agrega que la Superintendencia no tomó en consideración que si bien no se efectuó la conversión de unidades al sistema internacional como puede observarse no tuvo en cuenta que lo señalado en esta medida es irrelevante, pues son datos de una nota de pie de página que corresponden al cartón corrugado y no a la composición adhesiva que se quiere patentar y el resto de las medidas cumplen con el requisito de conversión. c) El solicitante pide que no se tome en cuenta todo lo que corresponde simplemente a procedimiento por lo que el derecho adjetivo no debe entorpecer la adquisición de un derecho sustantivo. d) Asegura que la traducción oficial de la solicitud de patente de invención “aparece en la primera solicitud tal como se puede verificar en el expediente en cuestión ” para ratificar que hubo en error al “momento de relacionar los documentos ” GACETA OFICIAL e) En la demanda de reposición se anexó “una certificación de la traductora oficial donde certifica que las dos hojas selladas cobijan todo el cuerpo de la traducción. Así mismo, anexamos nuevamente la tabla número cuatro con la conversión al sistema internacional de la nota de pié de página” La Oficina Nacional Competente ante estos argumentos, considera en la indicada Resolución 903 como hechos relevantes que: a.- Pese al requerimiento efectuado para que completara la documentación por contener reparos técnicos y de presentar la copia de prioridad junto con la traducción oficial, la solicitud continuó “presentado defectos técnicos de forma” pues por la falta de conversión no se puede establecer con “exactitud las medidas exactas para efectos de compararlas con el arte anterior” “ En este punto, vale la pena puntualizar que la recurrente argumenta que los resultados de la tabla cuatro que obra a folios 105 no son datos relevantes que incidan directamente sobre el objeto de la solicitud ya que corresponde a datos de prueba realizados al cartón corrugado, lo cual a juicio de este Despacho es improcedente, pues si bien es cierto que estos datos no son limitativos, es mediante ellos que se puede apreciar los resultados alcanzados con la invención, lo cual el solicitante consideró de gran utilidad en el momento que fueron incorporados en el documento de la solicitud ” b.- Se tiene que comprender que en la respuesta que se dio mediante los memoriales, se agregó una traducción libre, en la cual no se acompañó la traducción oficial de las reivindicaciones como es requerido, además de no tener un sello de traductor oficial y sin posterior convalidación por parte de la oficina de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que los mismos solicitantes reconocen en la segunda respuesta del memorial donde señalan que no fue oficial la primera traducción, pero a pesar de esto vuelven a presentar una traducción incompleta en el segundo memorial, por lo que la documentación pese a todo sigue siendo incompleta y sin la claridad suficiente. c.- La Administración señala que el solicitante acompaña una certificación de la traductora 22/12/98 32.44 oficial afirmando que la traducción versó sobre la totalidad del documento y esto es inexacto además que no se presentó a tiempo.

Los recursos deben ser resueltos a su respectivo tiempo y no atendiendo a situaciones nuevas que crearían liberalidad contra ley. “Sobre este punto, es importante anotar que no basta que el solicitante de respuesta al requerimiento sino que es necesario que la documentación se allegue en forma debida, de tal manera que la solicitud cumpla con los aspectos formales a los que hacen mención los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ” CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

La Oficina Competente defiende la validez del acto administrativo impugnado, sosteniendo que: El solicitante de la patente a través de memoriales presentados “el 29 de marzo de 1994 dio respuesta al auto No. 0050 del 27 de enero de 1994 al requerimiento dentro del término que le fue concedido; no obstante lo anterior, el peticionario ahora demandante no dio cabal cumplimiento a lo requerido, por cuanto no efectuó conversión de las unidades al sistema internacional; adicionalmente, habiéndose reivindicado prioridad de la traducción allegada no está conforme con lo previsto en el literal e) del artículo 4 Decreto 117 de 1994”.

El Superintendente de Industria y Comercio mediante “Resolución No. 571 del 10 de abril de 1996 fundado en razones de hecho y de derecho decidió archivar la solicitud de privilegio de patente de invención contenida dentro del expediente No. 9400213” por los motivos mencionados anteriormente. “Con las Resoluciones No. 571 del 18 de abril de 1996 y No. 903 del 10 de junio de 1997 expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de normas legales de carácter superior como lo sostiene la parte demandante.” Justifica el archivo de la solicitud argumentando que “después del requerimiento formulado al solicitante, éste no adecuó su solicitud en el plazo, término y forma que se le señalaron; no se efectuó la conversión de las unidades al GACETA OFICIAL sistema internacional y la traducción reivindicada no está conforme con lo establecido en el literal e) del artículo 4 del decreto 117 de 1994, los que fueron señalados por la Oficina Nacional Competente en el primer examen de forma ” Sostiene que la solicitud continuó presentando “defectos técnicos de forma, como quiera que el interesado no efectuó la conversión a las unidades al sistema internacional ”.

Añadiendo, además, los mismos argumentos que se sostuvo en la expedición de la resolución 903. El Tribunal Andino en razón de todo lo expuesto, pasa a examinar el asunto de autos.

CONSIDERANDO: I.- ALCANCE DE LAS NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS El Tribunal reitera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado de creación es el Juez Nacional quien está facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial, sin perjuicio de lo que este Tribunal ha venido sosteniendo que para cumplir con la finalidad de la interpretación, esto es “dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trata, el acervo de normas citadas por el juez nacional competente a fin de lograr una comprensión global del caso consultado”, queda al criterio de este Tribunal determinar “cuales son las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requiriente.” (Proceso 01IP-94, G.O No. 164 del 2 de Noviembre de 1994 y Proceso 2-IP-94, G.O. No. 163 del 12 de Septiembre de 1994).

Las normas requeridas en interpretación prejudicial y las que este Tribunal considera pertinente interpretar, son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” 22/12/98 33.44 “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: a) Identificación del solicitante y del inventor; b) El título o nombre de la invención; c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos; d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, GACETA OFICIAL f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.” “Artículo 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios; b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”.

“Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”. “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.” “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o 22/12/98 34.44 complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.” II. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL RÉGIMEN COMÚN ANDINO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL. (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 1) En los modernos sistemas jurídicos sobre propiedad industrial existe consenso sobre los requisitos necesarios para que una invención sea patentable, que no son otros distintos a los que aparecen consagrados en el artículo 1° de la Decisión 344, esto es, la novedad, la actividad inventiva y la susceptibilidad de aplicación industrial.

Pero de otra parte, la patentabilidad está condicionada a que la invención no caiga en alguna de las hipótesis expresamente excluidas por el legislador las que, en el marco de la Decisión 344, se encuentran relacionadas en el artículo 7° y referidas entre otras, a aquellas contrarias a la moral o a las buenas costumbres, a la salud y a la vida de las personas o de los animales, etc.

La verificación del requisito de novedad sólo puede lograse en forma adecuada si se cuenta con un conocimiento exacto sobre el estado de la técnica, pues únicamente así podrá advertirse la existencia o no de un nuevo aporte, bien que perfeccione lo ya existente o bien que conciba un producto o procedimiento que antes no hacía parte de la realidad fáctica.

Sobre la novedad en la sentencia de este Tribunal del 26 de septiembre de 1997, proceso 15-IP-95 (G.O. No 308 del 28 de noviembre de 1997) se expresa: ”El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por GACETA OFICIAL condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva.” (Reiterado en Proceso 31-IP-97, G.O. 363 del 11 de agosto de 1998) Al requisito de la novedad se han agregado los otros dos mencionados, es decir nivel inventivo y aplicación industrial, sin los cuales no se puede otorgar la patente.

Aparte de que la invención sea novedosa, se exige que no pueda derivarse en forma evidente del estado de la técnica existente para un experto del sector. Finalmente respecto al último requisito, la susceptibilidad de aplicación industrial, dice el profesor Manuel Pachón: “La invención para ser patentable debe poder producirse o utilizarse en cualquier tipo de industria.

La palabra industria, agrega el artículo que comentamos (art. 4 de la Decisión 344), debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios. “Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica.

“Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se está poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto, sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado” (Manuel Pachón, Zoraida Sánchez. Ob. “Régimen Andino de Propiedad Industrial”, Edit.

Gustavo Ibañez, 1995, pág. 63). En efecto, la exclusión de patentabilidad viene de la estricta aplicación de este criterio. Se considera en la mayoría de las legislaciones, que ciertas actividades son demasiado inherentes al ser humano como para tener una aplicación industrial. 22/12/98 35.44 Dentro de lo señalado es indiscutible que el primer artículo de la Decisión 344 reconoce el derecho a obtener la patente de las invenciones cuando cumplan con los requisitos básicos que se señalan en la misma norma.

La actora trata de configurar u obtener su derecho, en la aplicación estrictamente de este artículo de la Decisión 344, que si bien es básico, considera solo el principio y olvida la forma de este presupuesto de patentabilidad. No se puede inadvertir que la aplicación del mismo se regula por una serie de normas adjetivas indivisibles de los presupuestos sustantivos legales.

Para ampliar los conceptos arriba señalados, el artículo 2 de la Decisión 344 señala cuándo una invención no puede considerarse como nueva. El Tribunal en la sentencia proferida dentro del proceso 6-IP-89 (G.O. No. 50 de 17 de noviembre de 1989) manifestó: “‘1.3.- El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar esa invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad” “Esto supone que el establecimiento de los tres requisitos de que habla el artículo 1 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualquiera de ellos, donde ‘LA NOVEDAD’ tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí) es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2 de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: ‘Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica’”.

(Proceso 6-IP94, G.O. No. 170 de 23 de enero de 1995). GACETA OFICIAL Sobre este mismo tema dentro del proceso 12IP-98, el Tribunal expresó: “En conclusión, siguiendo la doctrina española citada anteriormente, este Tribunal considera que para efectos de determinar si una invención es NUEVA o no, se deben observar las siguientes reglas: “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

“b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. “c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de Prioridad “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica” III.

REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE. (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13 y 14).El artículo 13 de la Decisión 344 enumera los requisitos que debe reunir la solicitud de patente, cuyo cabal cumplimiento ha de ser considerado y evaluado por la oficina nacional competente mediante un examen formal, en el término dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 344.

“El cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma comunitaria es de estricta observancia para el solicitante, a fin de que la solicitud pueda ser tramitada por la oficina nacional competente. Así, cuando el artículo 11 de la Decisión 85 disponía que ‘Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberán contener ’, no dejaba -ni deja hoy- al arbitrio del solicitante el cumplimiento de los requisitos detallados, sino que le impone un deber, deber que en caso de no ser acatado puede ocasionar que la solicitud sea considerada como abandonada, una vez cumplido el trámite previsto en el artículo 15 de la 22/12/98 36.44 Decisión 85.

De igual manera, cuando el artículo 12 de la Decisión 85 expresa que ‘A la solicitud de patente deberá acompañarse ’, tampoco se otorga al solicitante una mera facultad discrecional de presentar los documentos exigidos por la norma. Las formalidades exigidas por los mencionados artículos conllevan una implícita obligación de hacer, obligación que en caso de no ser cumplida produce las consecuencias jurídicas previstas por la propia Decisión” (34-IP-95, G.O. No 318 del 26 de enero de 1998).

Los efectos entre el incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 13 y de la presentación de los documentos previstos en el artículo 14, radica en que por el primero, la Oficina Nacional competente no admitirá la solicitud y no concederá fecha de presentación; en tanto que al no cumplirse el artículo 14, le corresponde a la Oficina Nacional competente realizar el examen de forma, en su oportunidad, (artículo 21) y de no cumplirse con los requisitos formales dicha oficina formulará al peticionario observaciones para que las responda en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Expirado este plazo, si el peticionario, o no presentó respuestas a las observaciones o no complementó los antecedentes o requisitos formales (entre ellos los del artículo 14), se considerará abandonada la solicitud (artículo 22).

Siguiendo una interpretación que permita la aplicación del último inciso del artículo 13, lo procedente es que la Oficina Nacional Competente no admita la solicitud pero tampoco debe rechazarla y más bien debería informar al peticionario la causa de la paralización o no admisión de la solicitud, para que él corrija el defecto y luego de ello entrar a admitirla y seguir con el trámite dispuesto por los artículos 21, 22 y 23, que señalan el análisis del trámite o procedimiento para el estudio de los requisitos formales, y dentro de dicho trámite hacer el estudio de los requisitos dispuestos en el artículo 14.

Si la administración en su primer estudio de forma, en el que analiza únicamente los requisitos del artículo 13, encuentra que estos no han sido cumplidos, paraliza el trámite de la actuación, pero le informa esa circunstancia al peticionario para que si a bien lo tiene corrija las deficiencias. Si el peticionario no las corri- GACETA OFICIAL ge, su solicitud continuará paralizada (no se admite a trámite y no se le asigna fecha de presentación), pero no puede declararse el abandono, pues para esta primera etapa del examen formal, prevista implícitamente en el citado artículo 13, no se contempla tal figura (la del abandono), lo cual es obvio, pues una solicitud ante la administración se perfecciona cuando es admitida a trámite, por cuanto de lo contrario resulta inane.

Ahora, si en esa primera fase del examen la administración entiende que se cumplieron los requisitos del art. 13, pero no los del 14, debe de todas formas admitir a trámite la solicitud, y requerirle al peticionario que los subsane y sólo si éste no lo hace debe declarar el abandono. (artículo 22) Igualmente, si después de que ha admitido a trámite la solicitud, la oficina observa que faltó algún requisito de los del artículo 13 que antes no había advertido, debe aplicar también el procedimiento de los artículos 22 y 23.

Esto quiere decir, que si producida la admisibilidad en cumplimiento de los requisitos del artículo 13, éstos están incompletos, debería obligar a su cumplimiento, con la advertencia que su falta de contestación o contestación incompleta acarrearía el abandono. La obligación de la administración impuesta por el artículo 13, no es otra que el efectuar una simple revisión o listado de la documentación que debe acompañar a la solicitud.

Pero el examen formal de esos documentos se procederá a realizar una vez admitida la solicitud y conforme a los artículos 21 y 22, según los cuales esos aspectos formales, no se concretarán sólo a lo dispuesto en los artículo 13 y 14, sino a los “indicados en la presente Decisión” Dentro del análisis del artículo 13 pueden presentarse o darse asuntos formales y de fondo.

Estos segundos también deberán ser analizados, no al momento de admitir la solicitud, sino una vez efectuada la publicación y conforme al artículo 27. En síntesis, con la presentación de la solicitud la oficina nacional competente no debe proceder a ningún tipo de análisis, ni de forma ni de fondo, sino únicamente a constatar la entrega de los documentos que dicho artículo exige. 22/12/98 37.44 IV.

EXAMEN DE PATENTABILIDAD (ARTÍCULOS 18, 22 y 27). 1.- EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD: a.- El artículo 18 de la Decisión 344 La actora menciona la falta de aplicación de este artículo, porque la Administración antes de enviar un expediente al archivo y privar a un administrado de sus privilegios de patente de una invención, debió sugerirle que desistiera de una prioridad solicitada.

El Art. 18 de la Decisión 344, expresa que la Administración a través de la oficina nacional competente podrá proponer al peticionario el cambio de modalidad en cualquier estado del trámite. Así como es una facultad de la administración el proponer los cambios de modalidad, también lo es para el solicitante el aceptar o no tales proposiciones, y en caso negativo, la tramitación del expediente continuará con la misma modalidad.

Esta facultad de cambio de modalidad no debe confundirse, por ser situación diferente, con el cumplimiento de requisitos exigidos por los antedichos artículos 13 y 14. El cambio de modalidad que puede ser propuesto por la Oficina Nacional Competente y que puede ser aceptado por el solicitante o peticionario, se refiere, por ejemplo, a que la primera pueda insinuar que en vez de patente, la solicitud sea considerada como una de modelo de utilidad.

El tratar de darle a este artículo un significado que no tiene puede desconfigurar su razón legal, ya que el “poder” de hacer algo que encierra este artículo es de naturaleza facultativa y sería contraria esta norma a una obligación que signifique el “tener que pedir el cambio de modalidad”, ya que no obedece ni al texto de la norma que es facultativo de la administración y mucho menos al espíritu de la misma. b.- Artículos 21 y 22 de la Decisión, 344 El artículo 21 de la Decisión 344, señala la obligatoriedad de la oficina nacional competente de realizar un examen de forma a la solicitud de patente que hubiere sido admitida.

Para luego establecer en el artículo 22 ejusdem, el GACETA OFICIAL procedimiento de las observaciones por parte de aquella. “En los únicos casos en que la oficina nacional competente, dentro del examen formal regulado por al Decisión 85 tiene que hacer un juicio de valor y no otorgar patentes “es cuando determina que la patente es contraria al orden público o a las buenas costumbres, o si afecta al desarrollo económico del País Miembro, o a las personas, productos o grupos de productos cuya patentabilidad esté excluida por el gobierno. (Artículo 5 literal a) y e)”.

“ Frente a las observaciones propuestas por la oficina nacional competente el peticionario puede adoptar dos actitudes: abstenerse de contestarlas o comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. “La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

“La primera situación, de carácter positivo, se efectúa cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reinvindicaciones solicitadas serán publicados ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’. (Artículo 16) “La segunda situación -negativa- se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados.

En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido en el inciso 2 del artículo 15 de la Decisión 85. Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos y, por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos.

Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas 22/12/98 38.44 en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido” (Caso 34-IP95; G.O. No. 318 del 26 de enero de 1998). Lo subrayado es de la presente sentencia. La interpretación que debe darse al Art. 22 de la Decisión 344 ha sido el apoyo en que la administración ha basado su procedimiento para ordenar el archivo de la solicitud de la actora y declararla abandonada.

Puede presentarse el caso, por otro lado, que si bien la solicitud contiene datos en un sistema diferente al generalmente utilizado, la propia autoridad podría convertirlos a los de uso común y obligatorio; así, por ejemplo, si los documentos de solicitud contienen una medida en pulgadas bien podría transformarla en metros o centímetros siempre que no afecte a la esencia de la patente.

Si el error en que haya podido incurrir el solicitante -que no es lo mismo que la omisión- puede ser subsanado por la Oficina Nacional Competente, no es procedente declarar el abandono de la solicitud, pues de lo contrario se trataría de una traba injustificada impuesta por la administración. Si la oficina nacional competente actúa en virtud del literal c) del artículo 14 de la Decisión 344, esto es que la documentación allegada debe ser debidamente certificada para precaver su autenticidad, ese requisito debe ser cumplido por el solicitante, pues existe expresa remisión al derecho nacional, el que en el caso sub lite, está contenido en el literal e) del artículo 4 del Decreto 117 de 1994, y que ha aplicado la oficina nacional competente, el que dice: “En el evento en que se reivindique prioridad, la traducción oficial de las reinvindicaciones de la primera solicitud de patente, si fuere necesaria” (texto tomado del escrito de demanda.

El texto de esta disposición contenida en la resolución 903, lo omite “desde si fuere necesaria”). De igual forma, al amparo de la Decisión 344 el cumplimiento de los requisitos dispuestos en los artículos 13 y 14, no queda al arbitrio del solicitante de la patente, pero la oficina nacional competente tampoco puede exigir condiciones no previstas en la normativa comunitaria o en las disposiciones nacionales expedidas a propósito de lo dispuesto por el literal c) de la GACETA OFICIAL 22/12/98 39.44 última norma citada, que en todo caso deben estar conformes con la preceptiva contenida en la Decisión 344. seguir por parte de la Oficina Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina: Le corresponderá al juez nacional realizar el examen y análisis de si las reinvindicaciones agregadas guardan armonía con la legislación nacional para que puedan servir de documentos que demuestren la autenticidad de los hechos.

“1. La Oficina Nacional Competente, una vez admitida a trámite la solicitud, deberá revisar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación, si se han cumplido los requisitos formales que se señalan en la Decisión 344, más exactamente los contenidos en la Sección III del Capítulo. (Artículo 21º). Frente a lo expuesto, el Tribunal pone de presente que una norma de alcance nacional no puede contrariar la norma comunitaria, y que en caso de incompatibilidad, prima la segunda en virtud del principio de la preeminencia del derecho comunitario sobre el nacional. 2.- EXAMEN DE FONDO.

(Artículo 27) El artículo 27 dispone que vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26 según fuere el caso, la oficina nacional competente debe proceder a examinar si la solicitud es o no patentable. Es en este momento en donde dicha oficina analiza el asunto de fondo y puede requerir, inclusive, datos o documentos adicionales.

El artículo 25 señala el plazo para presentar observaciones una vez publicada la solicitud, momento del trámite al cual se llega únicamente cuando dicha solicitud se ha ajustado a los requisitos formales indicados, o se han salvado los mismos. Todo lo expresado, concuerda con la sentencia emitida por este Tribunal en el caso 12-IP-98, en el cual se dijo: “Este Tribunal considera que del análisis de las normas en cuestión, la posición jurisprudencial que se adopte permite esclarecer aspectos del procedimiento de patentes, con respecto a las garantías procesales, los términos y plazos previstos en la norma comunitaria, dirigidos a garantizar los derechos emanados del régimen común de propiedad industrial.

“Así las cosas, para este Tribunal es oportuno referirse al procedimiento o trámite que se prevé en la Sección IV, del Capítulo I, de la Decisión 344: “De la lectura de los artículos 21 a 29 de la Decisión 344, se desprende el procedimiento a “2. Hecho el examen de forma anterior, la Oficina Nacional Competente determinará si la solicitud cumple o no con los requisitos, y en caso de no haber cumplido con ellos se le requerirá por una sola vez al solicitante para que complemente su solicitud o responda a las observaciones que le haga la propia Oficina, respuesta que deberá darse por parte del solicitante dentro del término legal de treinta días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado tan solo una vez, por un período igual y sin que pierda su prioridad.

Finalizado el plazo sin contestación alguna por parte del solicitante, se declarará abandonada la solicitud. (Artículo 22º). “3. Terminado el examen de forma que se haga a la solicitud, y si éste es favorable, la Oficina Nacional Competente publicará el aviso correspondiente dentro de 18 meses contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se haya reivindicado.

Publicación que está revestida de carácter público y por ende podrá ser consultada. (Artículos 23º y 24º). “4. Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legítimo interés para oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En este aparte, la ley comunitaria quiere exigir observaciones debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Países Miembros para castigar a los terceros que presenten observaciones temerarias.

(Artículo 25º). “5. Si se llegare a presentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la solicitud GACETA OFICIAL 22/12/98 40.44 publicada, la Oficina Nacional Competente debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de treinta días hábiles, contados a partir de su debida notificación (término prorrogable por una sola vez y por el mismo tiempo) “haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención…”, facultándole la norma comunitaria para que incluso cambie la modalidad de la solicitud (por ejemplo, la convierta en solicitud de modelo de utilidad), fraccione su solicitud en dos o más solicitudes, etc. de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Decisión 344.

(Artículo 26º). deberá entenderse que “la información o documentación necesarias” requeridas por la Oficina Nacional Competente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344.

(El subrayado es del Tribunal). “6. Una vez concluida esta etapa del trámite, es decir, vencidos los plazos previstos, la Oficina entrará a determinar si la solicitud es o no patentable. Durante este examen de fondo se pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Decisión 344 que corresponde juzgar, según su criterio, a dicha oficina, con el control posterior del juez contencioso - administrativo: “De esta forma quiso el legislador andino dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina.” - Que exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros.

“Con esta norma se abre la posibilidad de que las Oficinas Nacionales Competentes se nutran de mayores elementos objetivos de juicio y puedan continuar adelante con su labor de ejecutores primarios de las normas de propiedad industrial, labor que reviste máxima dedicación y cuidado. - Que se necesiten datos o documentación adicionales o complementarios.

“En uno y otro caso prevé la norma la obligación de la Oficina Nacional Competente de requerir por escrito al solicitante para que “…dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.” En este sentido, del tenor literal de la norma en mención, se desprende que si nos encontramos en el primer caso, es decir cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente.

En este último caso “Además el legislador andino dispuso en el artículo 28 de la Decisión 344, que la Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan su concepto sobre los requisitos de patentabilidad previstos en las normas andinas de propiedad industrial sobre la invención contenida en la solicitud que analiza, facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes, pero que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias.

GACETA OFICIAL “7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

“De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27.” Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena exige para la patentabilidad de una invención que sea nueva, apor- 22/12/98 41.44 te actividad inventiva y tenga aplicación industrial. 2. Recibida una solicitud, la oficina nacional competente deberá proceder a revisar si en ella se han adjuntado los documentos a los que se refiere el artículo 13 de la Decisión 344 para proceder a su admisión. La falta u omisión de los mismos se notificará al interesado para que pueda cumplirlos, sin que le sea permitido a la administración declarar el abandono de la solicitud por no estar prevista esta facultad en dicho artículo.

En esta fase de admisibilidad, no le compete proceder a ningún tipo de análisis, ni de forma ni de fondo de la solicitud. 3. Presentada una solicitud sin contener los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 344 o los que contemple la legislación interna de cada País Miembro, la Oficina Nacional Competente, deberá admitirla, para en una fase posterior proceder al examen de forma y de fondo, sin que el incumplimiento de tales requisitos sea motivo de rechazo o de no admisión de la solicitud.

La Oficina Nacional Competente podrá exigir en las solicitudes de patentes otros requisitos formales de acuerdo al derecho nacional, a más de los puntualizados en la propia Decisión 344, como así prescribe el literal c) del artículo 14 de dicho cuerpo normativo, los mismos que serán analizados y exigidos en el primer examen de forma que señalan los artículos 21 y 22 ibídem.

Los requisitos agregados en virtud de la legislación interna, no podrán contrariar u oponerse a las normas comunitarias. 4. Si determinados errores son subsanables por la Oficina Nacional Competente, no deberá rechazarse o archivarse la solicitud. 5. Frente a las observaciones que puede hacer la Oficina Nacional Competente a la solicitud de patente, el peticionario puede tomar dos actitudes: abstenerse de contestarlas o comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo.

El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración; a igual conclu- GACETA OFICIAL 22/12/98 42.44 sión conduce el hecho de que el solicitante no complementó los antecedentes o requisitos formales. do por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6.

Para que proceda el abandono es necesario que las correcciones presentadas por el solicitante no correspondan a las observaciones hechas por la oficina, pues si el peticionario presentó las enmiendas ajustándose plenamente a las observaciones, la oficina no podría declarar el abandono alegando un defecto que no señaló en las observaciones, y que por lo mismo no fue subsanado, sino que tendrá que formular una nueva observación para que el solicitante pueda pronunciarse respecto de ella.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta sentencia al organismo jurisdiccional citado en el punto anterior, mediante copia certificada y sellada. 7. Según lo establecido por el artículo 27 de la Decisión 344 el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto establecer si la invención es o no patentable.

Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente se encuentre la posible existencia de vulneración total o parcial de derechos de terceros o la necesidad de información adicional, deberá requerir al solicitante para que haga valer sus argumentos y aclaraciones pertinentes y para que presente información complementaria a la de la solicitud en estudio, que le permita contar con una cabal apreciación para el análisis de fondo de la solicitud de patente.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario al dictar sentencia en el proceso de la referencia, de conformidad con lo estableci- Remítase, asimismo, copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.