Año XVIII - Número 718 Lima, 27 de setiembre del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 12-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los párrafos d) y e) del artículo 82 ejusdem.

Actor: MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. Caso: marca “MISS BOLIVAR” (proceso interno correspondiente al expediente No. 5629) Proceso 53-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e), e interpretación de oficio del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala.

Expediente Interno Nº 2187 LY. Actor: “BIC, INDUSTRIA ESFEROGRAFICA BRASILEIRA S.A.”. Marca: “DISEÑO DE ETIQUETA” INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 12-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los párrafos d) y e) del artículo 82 ejusdem.

Actor: MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. Caso: marca “MISS BOLIVAR” (proceso interno correspondiente al expediente No. 5629). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 5 de septiembre de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino;

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa; y, El auto del cuatro de abril del año en curso, mediante el cual se admitió a trámite la referida solicitud;

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. a) Los primeros son, conforme a la reseña realizada por el juez consultante, los siguientes: La Sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., presentó, mediante apoderado, solicitud de registro de la denominación “MISS BOLIVAR mixta” para distinguir servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 41 (educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales).

Mediante resolución No. 34074 del 18 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia negó el registro de la referida denominación, por considerar que se encuentra incursa en la causal contenida en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344. Contra la mencionada resolución, la Sociedad MISS CLEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los que a su vez fueron resueltos mediante las respectivas resoluciones Nos. 23362 del 31 de octubre de 1996 y 00722 del 26 de enero de 1999, ambas confirmatorias, en todas sus partes, de la impugnada. b) Los argumentos presentados por la Sociedad actora son —según el resumen contenido en la consulta, complementado por este Tribunal— los siguientes: Con la expedición de la resolución ahora impugnada, la Administración violó los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, al considerar aquella que mediante la solicitud formulada se estaba reivindicando propiedad sobre el término MISS BOLIVAR, cuando este signo distintivo —alega la recurrente— no incurría en causal de irregistrabilidad ya que lo que se pide registrar es lo gráfico, y la expresión MISS BOLIVAR indica sólo el Departamento al que pertenece la representante que participa en el evento, por lo que resulta un elemento accesorio. 27/09/2001 2.16 Además argumenta que el signo mixto MISS BOLIVAR, consistente en una etiqueta con la figura de una mujer que mantiene sus extremidades extendidas formando con éstas una media luna que simula un grano de café abierto y que entra a cubrirla hasta su tronco, conjunto que se encuentra dentro de un prisma de ocho lados simulando una esmeralda tallada.

Por lo cual la actora indica que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio erró fatalmente al considerar que dentro del registro se reivindicaba propiedad sobre el término MISS BOLIVAR, haciendo abstracción total de los elementos esenciales de la etiqueta.

Se indica asimismo que los vocablos MISS BOLIVAR no constituyen elementos esenciales dentro de la marca ya que el único que se destaca visualmente en la etiqueta es la FIGURA, el EMBLEMA. En cuanto al tipo de letra, tamaño con que se acompaña la figura, es forzoso concluir —indica la actora— que la sola expresión MISS BOLIVAR, carece de cualquier aspecto que haga pensar que la verdadera intención es identificar los servicios comprendidos en la clase 41.

La sociedad actora, MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA, concluye señalando que el elemento gráfico es definitivo, ya que este tiene prioridad frente al nominativo, teniendo en cuenta su tamaño, novedad, colocación, y más aún si se precisó que el término MISS BOLIVAR es de uso común o usual. Solicita por tanto al juez consultante la nulidad de las resoluciones Nos. 34074, 23362 y 00722. c) En la contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados por considerar que en la emisión de ellos no se ha incurrido, como se denuncia, en violación de normas contenidas en la Constitución Nacional ni en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Citando jurisprudencia de este Tribunal comunitario, específicamente las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los procesos 14-IP-98, 14-IP-97 y 22-IP-96, la Superintendencia demandada hace referencia GACETA OFICIAL a los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca. Lo que la lleva a concluir en la irregistrabilidad del signo “MISS BOLIVAR” habida cuenta de que carece de suficiente fuerza distintiva, por cuanto el pronombre MISS (señorita) anexo al nombre de un lugar geográfico, no tiene capacidad para distinguir los servicios que se pretende comercializar a través del signo, con respecto a certámenes de belleza.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta formalmente a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y del respectivo Estatuto; y, 27/09/2001 3.16 calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; “( )”. Finalmente, con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino que los temas cuya interpretación suscita las normas transcritas, son los siguientes: II.

LA MARCA Y SUS CARACTERISTICAS Que el texto de las normas señaladas por la alta jurisdicción consultante en la correspondiente solicitud, es el siguiente: I. Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“( ) Asimismo, El Tribunal, en razón de la materia controvertida en el proceso interno que dio origen a la consulta, considera conveniente interpretar, de oficio, los párrafos d) y e) del citado artículo 82, cuyo texto es el siguiente: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la Reiterada jurisprudencia del Tribunal define la marca como “un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. (Criterio sentado en abundante jurisprudencia, entre otras, recogido en la sentencia 04-IP-2000, del 29 de marzo del año 2000, correspondiente a la marca “PIPRON”.

Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo del 2000)”. (Ver asimismo sentencia de interpretación prejudicial del 16 de junio del año 2000, correspondiente al caso 36IP-2000, marca “AMERICAN STAR QUALITY”. Publicada en G.O.A.C. No. 583 del 17 de julio del mismo año). De la definición anterior —congruente con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas— se desprenden otros elementos característicos: a) La perceptibilidad Al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, audición, gusto o tacto), necesita materializarse o exteriorizarse, con el fin de GACETA OFICIAL que lo inmaterial o abstracto pase a ser perceptible o identificable.

Por tanto, la sola manera de que el público consumidor de los productos o servicios protegidos por la marca pueda asimilar ésta, aprehenderla y conocerla —fundamentalmente a través del sentido de la vista— es cuando ella sea perceptible. b) La distintividad Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser admitido a registro como marca, responde a la necesidad de diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo viable la diferenciación por parte del consumidor.

Será distintiva una denominación cuando por sí sola sirva para identificar un producto o servicio sin que se confunda con ellos o con sus características esenciales o primordiales, o con otras marcas que identifiquen los mismos o similares productos o servicios. Finalmente, como otro requisito contenido en el ahora interpretado artículo 81, se destaca: c) La susceptibilidad de representación gráfica Siendo la que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse “ una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Marco Matías ALEMAN, “Marcas”. Top Management, Bogotá, pág. 77). En definitiva, esta exigencia tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda —lo que será apreciado mediante el necesario análisis del objeto de la solicitud— ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

De todo lo anterior se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos 27/09/2001 4.16 del artículo 81 interpretado, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. III. DESIGNACIONES GENERICAS La asimilación por medio del lenguaje común de una expresión para denominar o para distinguir una determinada clase de productos o servicios referidos dentro del mercado, es lo que constituye una marca genérica, con prescindencia incluso de su origen etimológico, que en ciertos casos sólo puede ser referencial o ilustrativo.

Ha acogido este Tribunal Andino el criterio de la irregistrabilidad de las denominaciones genéricas, entendiendo por tales los términos, nombres de “conjuntos de seres con caracteres comunes”, o referidos a clases o especies de cosas semejantes entre sí por compartir ciertos caracteres comunes. “La razón de ser de la prohibición, que es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente” (Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, caso marca “OFERTA”, publicada en G.O.A.C. N° 49 de 10 de noviembre de 1989, así como en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo II, p. 15 y ss).

En efecto, admitir como marca una expresión genérica —salvo aquellas que vayan acompañadas de otras palabras que le impriman individualidad— sería beneficiar injustamente a un productor en perjuicio de terceros que comercializaren sus productos o servicios dentro de esa misma área comercial (Interpretación prejudicial emitida en la consulta 14-IP-95, del 20 de junio de 1996, caso marca “DISEÑO DE TRES CORONAS”, publicado en G.O.A.C. N° 230, de 16 de octubre de 1996, así como en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 277).

Permitir la apropiación unilateral y exclusiva de la misma sería violentar el derecho a la igualdad de oportunidades en virtud del cual GACETA OFICIAL todas las personas dedicadas al mismo ramo tienen el de usar vocablos atinentes a éstos para sus productos o servicios. Asimismo, ha señalado el Tribunal dentro del Proceso 03-IP-95 que: “El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirando en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca” (Interpretación prejudicial del 07 de agosto de 1995, caso marca “TUTTI FRUTTI”, sentencia publicada en G.O.A.C. N° 189, de 15 de septiembre de 1995, así como en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 154).

De esta manera, para que una denominación se encuentre incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el párrafo d) del artículo 82 de la Decisión comunitaria ahora parcialmente interpretada, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio a los que está llamada a aplicarse —incluidas todas sus características— según la clase para la cual se solicitó el registro de la marca.

IV. DESIGNACIONES COMUNES O USUALES Por cuanto la resolución que dejó firme el criterio de la Administración demandada, expresa que “ la marca solicitada MISS BOLIVAR, no es distintiva, y puede ser considerada como de uso común o usual, para distinguir los servicios de la clase 41 ”, el Tribunal estima conveniente desarrollar brevemente lo referente al tema indicado.

Las designaciones usuales son las que comúnmente se utilizan para un servicio, o que son necesarias para éste. Como lo indica Jorge OTAMENDI, “es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieren una cierta popularidad en su uso” (Derecho de Marcas, editorial Abeledo Perrot, p. 68 y ss.).

Respecto de las denominaciones en idioma extranjero, existe el principio de que este solo hecho no la hace de por sí registrable, encontrando su límite en el hecho de que la denominación extranjera viene a ser considerada de fantasía, debido principalmente a la percepción que de ella tiene la generalidad del público consumidor. En el caso de que la palabra en el idioma extranjero haya adquirido una considerable difusión 27/09/2001 5.16 entre los consumidores, el principio deberá ser aplicado de manera más rigurosa.

Se dice de las designaciones usuales que “son palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen pero sí en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos” (Jorge OTAMENDI, op.cit.). Las designaciones comunes son consideradas como tales, o por estar contenidas en varias marcas —lo que implica su posibilidad de registro— o, porque evocan el producto, el servicio o alguna característica de éstos.

La difusión de una denominación en una clase determinada de productos o servicios, puede brindar al signo la característica de “débil”, y será admitido a registro, en tanto en cuanto no induzca a confusión a los consumidores con respecto a marcas previamente registradas. Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro elemento, en el examen de registrabilidad se deberá examinar si aquel tiene un “poder diferenciador” que le brinde la debida distintividad al signo. El Juez nacional consultante deberá entonces aplicar los criterios expuesto para verificar si el signo solicitado a registro, “MISS BOLIVAR”, se halla comprendido dentro de las características de las designaciones comunes o usuales, y sí es susceptible de protección marcaria.

Además, se deberá tomar muy en cuenta el tipo de marca a la que pertenece el signo cuyo registro es solicitado, por lo cual el Tribunal Andino considera necesario desarrollar también lo referente a las: V. MARCAS GRÁFICAS Y MIXTAS Marcas gráficas Son apreciadas exclusivamente a través del sentido de la vista, y han sido definidas como signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada.

En el caso que ha originado la presente interpretación prejudicial, parecería habérsele reconocido a la marca “MISS BOLIVAR” (etiqueta) la característica de ser una marca figurativa, GACETA OFICIAL por cuanto así se desprende de los documentos anexados a la presente solicitud y específicamente de los pertenecientes al expediente N° 358465 (contentivo de los relativos a la solicitud de registro de la marca “MISS BOLIVAR figurativa”), así como de los escritos presentados por MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. ante la jurisdicción consultante.

Consecuentemente —respecto a las marcas gráficas— la jurisprudencia del Tribunal Andino, ha señalado los tipos de éstas: las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede lograr a través del conjunto de líneas, dibujos, colores; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial N° 09-IP-94, sentencia emitida el 24 de marzo de 1995, caso marca “DIDA”.

Véase G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995, y JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, página 90). Por consiguiente, habrá de determinar la alta jurisdicción consultante, si la marca objeto de la presente interpretación se encuentra en alguna de estas subclasificaciones, debiendo tomar muy en cuenta que el gráfico —como marca— no debe evocar un concepto concreto, o, al menos, que de su totalidad no se desprenda este concepto.

Por tanto, podrá ser considerada como marca gráfica, un signo que a pesar de estar compuesto por una o varias figuras de las cuales cada una evoque un concepto concreto, de su conjunto no se desprenda empero uno individual y específico. Marcas mixtas En el caso de que las expresiones “MISS BOLIVAR” vengan a formar parte del conjunto marcario —lo que tendría que desprender el juez consultante del análisis de las múltiples pruebas aportadas por la compañía actora en el proceso interno— se debe tener en cuenta que aquel elemento denominativo de la marca, si bien es de tipo genérico, viene a formar parte 27/09/2001 6.16 de una marca mixta, por lo que, a efectos del examen de registrabilidad se deberá apreciar la totalidad de sus elementos integrantes, es decir la unidad gráfica y fonética que ellos hacen de la marca.

La marca mixta es —tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia— aquella compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Igualmente ha puesto de relieve la jurisprudencia del Tribunal Andino el hecho de que el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” (Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 04IP-88, caso “DAIMLER”, de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. N° 39 del 29 de enero de 1989, así como en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo I, p. 171) (Resaltado de la presente sentencia).

Por tanto y en suma, corresponde al juez consultante el determinar cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la registrabilidad del signo. Examen de registrabilidad de las marcas mixtas A efectos de determinar la distintividad de la marca cuyo registro se solicita, es necesario indicar los parámetros dentro de los cuales se podrá realizar el análisis a los efectos del registro del signo “MISS BOLIVAR (etiqueta)”, siendo lo primero el hecho de que la marca debe ser analizada partiendo de una visión de conjunto.

Esta regla para la comparación marcaria aplicable al surgir una confusión entre dos o más denominaciones —sea cual fuere su tipo— ha sido considerada de máxima importancia, por lo que al analizar un signo, la visión de conjunto referida indica el no fraccionamiento de la marca y el observarla a partir de la totalidad de los elementos que la integran, sin GACETA OFICIAL descomponer, menos aún alterar, su unidad gráfica y fonética, “ evitándose por todos los medios la disección de las denominaciones en sus diversos elementos integrantes” (FERNADEZNOVOA, “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, Editorial Montecorvo, S.A., MadridEspaña, 1984, pág. 215).

Sin embargo es necesario tener presente que —como ha sido indicado supra— en las marcas mixtas por lo general, el elemento que sobresale es el denominativo, en razón de que las palabras constituyen el medio común por el cual el consumidor solicita determinados productos o servicios identificados con la marca, por lo que el signo gráfico “quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación” (Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 04-IP-91, de 20 de noviembre de 1991, caso marca “TOP”, G.O.A.C. Nº 97 de 16 de diciembre de 1991, y JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo II, p. 187).

Consecuentemente, si en la marca mixta predomina el factor gráfico, y se utiliza como expresión de la marca el concepto que el gráfico representa para el consumidor —en lugar de la que corresponde al elemento denominativo—; o si el elemento gráfico fuera ostensiblemente predominante sobre la parte denominativa de la marca, se traduciría todo en la inconfundibilidad marcaria y consecuente distintividad de la misma.

Finalmente, es importante indicar que la presencia de un término genérico que forma parte de una marca de tipo mixto, hace imprescindible apreciar la totalidad de los elementos integrantes o sea la unidad gráfica y fonética de los mismos. Por lo que, respecto al caso concreto, podría ser irrelevante la posible genericidad de la denominación “MISS BOLIVAR”, más aun si la solicitante MISS CELEBRIDAD COLOMBIA S.A. no reivindica propiedad alguna sobre ella, y ello siempre para el caso de que de la marca mixta se desprenda otro elemento que brinde distintividad al signo en su conjunto.

De lo expuesto EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 27/09/2001 7.16 C O N C L U Y E: 1º De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional.

Todo, en los términos del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. 2º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las también características, de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, corriendo el riesgo de que éste resulte irregistrable. 3º Es considerada como marca genérica la que por medio del lenguaje común utilizado en el mercado, busca distinguir productos o servicios cuya denominación o expresión pueda servir por sí sola para hacerlo, con prescindencia de su origen etimológico.

No obstante, debe ser considerado siempre y en todo caso el tipo de marca a la que pertenece la solicitada para registro. 4° Las designaciones que guardan relación directa con los productos o servicios a los que protegen, serán consideradas comunes o usuales. Para la registrabilidad de aquellas denominaciones generalmente impedidas de protección marcaria, deberá analizarse si se encuentran acompañadas de algún otro elemento que pueda brindarle una distintividad propia. 5º Los signos visuales representados a través de una figura o dibujo, constituyen las marcas gráficas, que sólo podrán ser captadas por el sentido de la vista, pudiendo pertenecer a alguno de los tres tipos en que se subclasifican.

A pesar de estar compuesta por una o varias figuras evocadoras cada una de un concepto concreto, de su conjunto no se debe desprender uno individual y específico a efectos de ser registrada. GACETA OFICIAL 27/09/2001 8.16 6° Tratándose de marcas mixtas debe analizarse cuál de los elementos que la componen es el que brinda distintividad al conjunto marcario, no siendo siempre el elemento denominativo.

Al analizar la marca a partir de una visión de conjunto de la misma, y al ser el elemento denominativo de tipo genérico, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos integrantes de la marca mixta, o sea la unidad gráfica y fonética de la misma. pondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario; debiéndose dar cumplimiento, además, a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal (Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores).

Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Notifíquesele mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su corres- Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 53-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e), e interpretación de oficio del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala.

Expediente Interno Nº 2187 LY. Actor: “BIC, INDUSTRIA ESFEROGRAFICA BRASILEIRA S.A.”. Marca: “DISEÑO DE ETIQUETA” Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil uno, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Dr. Ernesto Muñoz Borrero.

El auto del 1 de agosto de 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. VISTOS: 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación La solicitud de interpretación prejudicial, antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal; 1.

ANTECEDENTES Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes: Comparece como demandante la sociedad “BIC, INDUSTRIA ESFEROGRAFICA BRASILEIRA GACETA OFICIAL S.A.”, por medio de su apoderado, y como partes demandadas, el Ministerio de Comercio Exterior; el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado y la Jabonería Nacional, como tercero beneficiario.

Se pretende con la demanda, que se declare la nulidad de la Resolución No. 0944500, la que rechazó sus observaciones y ordenó la continuación del trámite de registro de la marca “DISEÑO DE ETIQUETA”, por lo que el actor solicita se deje sin efecto el acto administrativo que contiene la resolución referida. El demandante sostiene que la Resolución violó los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 ya que, según manifiesta, el signo registrado en la Dirección de Propiedad Industrial no es sólo “Diseño de Etiqueta” sino que se trata de palabras genéricas “cloro liquido” y por la “marca registrada BIC” que en forma artificiosa solicitó el registro del signo BIC que guarda semejanza de carácter fonético-auditiva y gráfico-visual, que los vuelve confundibles.

El Procurador General del Estado presenta sus siguientes excepciones: a) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, b) Improcedencia de la demanda por falta de requisitos formales; c) Falta de derecho del actor, porque considera que se trata de marcas que protegen productos pertenecientes a diferentes clases internacionales; d) Caducidad del derecho del actor; e) Incompetencia del Tribunal, f) Plus Petitio.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, órgano emisor del acto administrativo, también contestó la demanda, negando pura y llanamente los argumentos de hecho y de derecho de la demanda y reafirmando la legalidad de la resolución administrativa impugnada. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca no contestó la demanda.

El tercero beneficiario del acto administrativo impugnado, luego de negar pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, argumenta en su defensa que su empresa Jabonería Nacional S.A., es propietaria de las marcas BIC CON BICLORO desde 1970 y PULIDOR BIC (Diseño) desde 1980, ambas protegen bienes de la 27/09/2001 9.16 clase internacional No. 3, lo que le da el derecho de usar y proteger los diseños de etiquetas que contengan la marca BIC.

Sostiene que la demandante necesitó en su oportunidad de un convenio con la Jabonería Nacional S.A., para poder registrar y usar sus marcas en el Ecuador. Indica además que desde 1973 las marcas BIC, han coexistido en el mercado pacíficamente.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) e interpretación de oficio del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente.

DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior.

( ) GACETA OFICIAL “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 27/09/2001 CONSIDERACIONES: Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca, los requisitos de registrabilidad, la irregistrabilidad, notoriedad, coexistencia marcaria y marcas derivadas.

II. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.La marca es un bien inmaterial cuya finalidad es la de diferenciar o distinguir los productos o servicios de los demás que existan en el mercado, haciendo que la marca participe en la vida económica de manera creciente, por lo que la normativa comunitaria busca mecanismos de protección. El artículo 81 de la Decisión 344, señala los requisitos que un signo debe reunir para poder ser registrado, cuales son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Destacaremos cada uno de los requisitos, exigidos en el artículo 81: La distintividad, principal requisito, es la esencia misma de la marca, permite diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares. El Tribunal ha manifestado respecto de esta característica: e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Signo distinto es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. “El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros.” 1 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) “Art. 102.- EL derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” 10.16 La perceptibilidad implica la capacidad de un signo para que pueda ser captado por los sentidos a fin de que el consumidor lo aprecie, por 1 Proceso 19-IP-2000, marca: Los Alpes, publicada en la Gaceta Oficial No. 585 del 20 de julio de 2000.

GACETA OFICIAL 27/09/2001 tanto si un signo no es apreciado por los sentidos, no puede constituirse en marca. posibilidad de inducir al público a error, esta confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos o servicios que ellos protegen. Este Tribunal ha citado que “La perceptibilidad nos indica que el signo debe ser materializado para que el público consumidor pueda apreciarlo e identificarlo por medio de los sentidos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.” 2 El signo que se pretenda registrar no puede generar confusión en los bienes o servicios distinguidos por una marca solicitada anteriormente o por una que se encuentre inscrita, puesto que gozan de la protección legal que otorga el registro.

El Tribunal ha expresado a este respecto que “ La confundibilidad de la marca… es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede.

El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ” 4 La susceptibilidad de representación gráfica es la que permite la descripción material del signo, es el tercer requisito para que una marca pueda ser registrada, la que implica la idea del signo a través de figuras, palabras o cualquier otro mecanismo que lo exprese.

“El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.” 3 III.

IRREGISTRABILIDAD.Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecen las causales de irregistrabilidad de las marcas, en el presente caso a interpretar se refieren al literal a) del artículo 82, y a los literales a), d) y e) del artículo 83, que aluden a: a) Irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos.Como se ha determinado, la principal función de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan a otros comerciantes, sin embargo pueden existir marcas en el mercado que conlleven la 2 3 Proceso 20-IP-98, marca: Río Claro, publicada en la Gaceta Oficial No. 393 de 14 de diciembre de 1998.

Proceso 46-IP-2000, marca: Campo Verde, publicada en la Gaceta Oficial No. 594, del 21 de agosto de 2000. 11.16 El riesgo de confusión, que es entendido en el sentido de tomar una cosa por otra, se origina en la semejanza entre signos distintivos y en la graduación de similitud entre los productos o servicios que la marca protege, llevando a los consumidores a error o confusión en la adquisición de los bienes y servicios en cuestión. 4 Proceso 38-IP-2000, marca: FRITTY, publicada en la Gaceta Oficial No. 578, del 27 de junio de 2000.

GACETA OFICIAL 27/09/2001 Por lo que el Juez examinador deberá tomar en consideración para establecer la similitud y la existencia del riesgo de confusión las siguientes reglas, que este Tribunal en numerosas sentencias ha destacado: semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.6 La parte demandada manifiesta que la marca del demandante y la de ella han coexistido durante veintidós años, pacíficamente y sin conflicto, por lo que no habría violación de derechos.

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Al respecto este Tribunal se refiere a la coexistencia marcaria de dos signos semejantes que han sido utilizados en el mercado por un extenso período, sin que se haya inducido al público a error, debiendo tomarse en consideración si han coexistido pacíficamente y si no se ha producido confusión al poder distinguirlos sin ocasionarles perjuicio entre consumidores; así las marcas cumplirían su función diferenciadora.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” 5 Este Tribunal ha dicho: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. En suma, la coexistencia pací- “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

( ) “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos 5 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, págs. 351 y ss. 12.16 6 Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial No. 180 de 10 de mayo de 1995.

GACETA OFICIAL 27/09/2001 fica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos, y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento.” 7 El Tribunal Andino ha puesto de relieve que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.” 9 Las disposiciones contenidas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, protegen los signos distintivos que tengan la característica de la notoriedad: b) Signos notoriamente conocidos.- Los artículos mencionados señalan que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, o si constituyen reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de otro signo distintivo, sin tener en cuenta la clase de productos o servicios a la que pertenecen y para los cuales se solicita el registro.

Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, establecen la protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad, determinando la prohibición al registro de signos que, imiten, traduzcan o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero, y por otra parte, a los signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de las clases de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

En ambos casos no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. b.1) Prueba de la notoriedad El artículo 84 de la Decisión 344, establece que una marca es notoriamente conocida por: a.- La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; b.- La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;

La notoriedad de la marca es el conjunto de particularidades que por su grado de aceptación la hacen reconocida, de tal modo, que sus productos o servicios están totalmente identificados a ella, difundiéndose en el mercado y protegiéndola de registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria. c.- La antigüedad de la marca y su uso constante; d.- El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Las características anteriores, señaladas en la Decisión 344, artículo 84, son las que generan elementos o criterios para el examinador para determinar un juicio correcto, permitiendo, de esta manera, proteger a la marca notoria, que ha sido el resultado de una serie de factores: calidad del producto, difusión de la marca y comercialización del producto, esfuerzos del creador, etc.

Al respecto, el tratadista Jorge Otamendi indica que la notoriedad implica “un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen.” 8 7 8 Proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial No. 340 de 13 de mayo de 1998. “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 327 13.16 9 Proceso 07-IP-96, marca: “Elegante Trigueña con Turbante”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 299 de 17 de octubre de 1997.

GACETA OFICIAL 27/09/2001 El Tribunal en diversas sentencias 10 ha indicado que la notoriedad es un hecho que debe probarse y que la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, por tanto, se debe probar en los términos establecidos por la ley. gativa de excluir a los demás en el uso de la marca, es decir, ejercitar el ius prohibendi conferido por el registro, basado en el riesgo de confusión, que ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 párrafos a), b), c), d) y h); y 155 letra d)”. 11 IV.- DERECHOS ADQUIRIDOS CON EL REGISTRO DE LA MARCA.Afirma la parte demandada, dentro del expediente interno No. 2187-LY del Tribunal Contencioso Administrativo, que es propietaria de las Marcas BIC CON CLORO y PULIDOR BIC (diseño) desde 1970, y 1980, respectivamente, que protegen productos de la clase internacional No. 3, y por tanto, la marca BIC, es muy anterior a los primeros registros que la demandante usa como fundamento de la demanda.

Al titular de la marca registrada se le otorga el derecho exclusivo de utilizar la marca en el mercado, confiriéndole amplias facultades positivas y negativas (ius prohibendi), por el que puede impedir que un tercero perturbe el uso de la marca en perjuicio de sus derechos adquiridos. Es el registro lo que garantiza a su titular la protección contra terceros que pretendan utilizar marcas parecidas que pudieren pretender inducir al público a error en su adquisición de bienes y servicios amparados por marcas similares en el mercado.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, pues así lo establece el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. La característica distintiva de las marcas está dirigida a diferenciar los bienes y servicios que se encuentran amparados por una marca de los otros que se encuentren en el mercado, induciendo a la libre competencia. 3.

Si el signo se ajusta a los requisitos señalados, tampoco deberá incurrir en ninguna de las causales establecidas en el artículo 82, ni tampoco en las del artículo 83 de la Decisión 344 para poder tener acceso al registro. 4. El examinador deberá determinar la similitud entre dos signos marcarios, tomando en consideración la realización del cotejo o comparación marcaria y la aplicación de las reglas y orientaciones expuestas en esta sentencia. Al cotejar las marcas que se encuentran en conflicto en el presente caso, el juez nacional competente, deberá tomar en cuenta, para determinar la existencia del riesgo de confusión, la doctrina y jurisprudencia recogidas en la presente sentencia, referentes a las marcas similares o idénticas.

Por lo que, no puede ser registrado como marca, un signo que sea idéntico hasta el punto de poder causar confusión entre los consumidores. 11 Proceso 84-IP-2000, marca: Kristal, publicada en la Gaceta Oficial No. 677 del 13 de junio de 2001. “Normalmente, los derechos adquiridos por el registro marcario confieren a su titular facultades propias de los derechos de exclusión (ius excludendi alios), que en los términos de los artículos 104 y 105 último párrafo de la Decisión 344, parecen concretarse en «el derecho de actuar contra cualquier tercero» y en «ejercitar las acciones del caso frente a terceros», lo que en definitiva derivaría en una facultad ne10 Como por ejemplo encontramos en los Procesos: 50IP-2000, publicado en la Gaceta Oficial No. 594 del 21 de agosto de 2000; 19-IP-2000, publicado en la Gaceta Oficial No.585 del 20 de julio de 2000; 33-IP-2000, publicado en la Gaceta Oficial No. 581 del 12 de julio de 2000; 44-IP-99, publicado en la Gaceta Oficial No. 539, el 28 de febrero de 2000; 36-IP-99, publicado en la Gaceta Oficial No. 504, el 9 de noviembre de 1999. 14.16 GACETA OFICIAL 5. 6. 7. 8. 9. 27/09/2001 15.16 El artículo 83, literal a), determina la existencia del riesgo de confusión, el que trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los consumidores de los bienes y servicios, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de esos productos o servicios. cia dentro del proceso interno No. 2187-LY, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Por sus particulares características no puede registrarse ningún signo que sea similar a una marca notoria. Una marca es notoria cuando implica el reconocimiento que de ella tenga el grupo de consumidores del producto o servicio al que identifica; correspondiéndole a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las pruebas aportadas si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, que establece el artículo 84 de la Decisión. Notifíquese al mencionado Tribunal, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Es irregistrable un signo que reproduzca, imite o transcriba a otro signo distintivo notoriamente conocido. La coexistencia pacífica de dos signos semejantes por varios años, puede demostrar la anulación de la confusión que la ley trata de evitar. El titular de una marca, como consecuencia de los derechos que le confiere el registro, regulado en el artículo 102 de la Decisión 344, se encuentra amparado por el derecho al uso exclusivo de la misma.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República de Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte senten- La Sala consultante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128, inciso tercero del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno citado.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/09/2001 16.16 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú