Año XIX - Número 871 Lima, 11 de diciembre de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 62-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem.

Parte actora: COLORQUIMICA, S.A. Marca: “COLQUIM COLOR QUIMICAS (mixta)”. Expediente Interno No. 6906.. Proceso 67-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad KIMBERLY - CLARK CORPORATION. Marca: “GOODNITES”. Expediente Interno: N° 6580. Proceso 93-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, Guayaquil, República del Ecuador.

Interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 83 y artículo 84 de la misma Decisión. Actor: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: “ALPINETTE”. Proceso interno N° 361-96-M.C. PROCESO N° 62-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem.

Parte actora: COLORQUIMICA, S.A. Marca: “COLQUIM COLOR QUIMICAS (mixta)”. Expediente Interno No. 6906. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de noviembre de dos mil dos. VISTOS sión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y recibida en este Tribunal en fecha 3 de julio de 2002; y, La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comi- El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL a) Hechos Según el consultante, la Sociedad COLOR QUÍMICAS S.A.-COLQUIM S.A. solicitó el registro de la marca COLQUIM-COLORQUIMICAS (mixta) con el objeto de distinguir la materia prima para tintas utilizadas en artes gráficas, comprendida en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza (a saber: “Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”).

Sin embargo, la sociedad COLORQUIMICA, S.A presentó demanda de observaciones a la solicitud de registro del signo en referencia “con base en la confundibilidad con el nombre comercial COLORQUIMICA utilizado desde 1976 para distinguir al empresario en la fabricación, importación exportación, compra, venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria especialmente en la textil y la tintorería”.

También la sociedad KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A. “presentó demanda de observaciones con base en la confundibilidad de la marca solicitada con su nombre comercial”. El 31 de agosto de 1999, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictó la Resolución N° 18.065, mediante la cual declaró fundadas las observaciones y negó el registro de la marca.

Interpuesto recurso de reposición y, subsidiariamente, el de apelación, contra la citada Resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución N° 25.801 del 30 de noviembre de 1999, la revocó parcialmente, pues dejó sin efecto el artículo 1° que había declarado fundadas las observaciones presentadas por la sociedad COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A. y “confirmó lo referente a declarar fundadas las observaciones presentadas por la Sociedad COLORQUIMICA S.A.”, negando la solicitud de registro.

Interpuesto recurso de apelación contra esta Resolución, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superinten- 11/12/2002 2.24 dencia de Industria y Comercio, por Resolución 19.515 del 15 de agosto de 2000, revocó las decisiones contenidas en las Resoluciones 18.065 y 25.801, declaró infundadas las observaciones presentadas por las sociedades COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A. y COLORQUIMICA MORENO, CORREA & Cia S.C.A, y concedió al solicitante el registro de la marca COLQUIM COLOR QUIMICAS (Mixta). b) Demanda El solicitante señala que, según el actor, fueron violadas las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión: “a) El literal b) del artículo 83, por cuanto la marca objeto de registro se asemeja al nombre comercial COLORQUIMICA, que se encuentra debidamente protegido desde 1976, fecha desde la cual se ha utilizado de forma pública, ostensible y continúa (sic).

“Situación que puede inducir al público a error, toda vez que la marca COLQUIM-COLORQUIMICAS reproduce en su integridad el nombre comercial COLORQUIMICA, además los productos que pretende distinguir la marca están dentro del mismo ramo de negocios que se identifican con el nombre comercial. “b) El artículo 128, por cuanto señala que la protección del nombre comercial se da por el uso más que por el registro.” Y que, “el conceder la marca implica que los consumidores incurran en error al creer que los productos tienen origen en la empresa que utiliza como nombre comercial la misma denominación”. c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando, entre otros puntos, que la sociedad COLORQUIMICA S.A. “solamente allegó un certificado de existencia y representación legal, un poder para actuar a nombre de la misma y una muestra de papelería en blanco, lo que permite concluir que no probó el uso continúo (sic) y efectivo del nombre comercial, ya que como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia la sola inscripción de una sociedad en el registro GACETA OFICIAL mercantil no significa de por sí que se haya utilizado el nombre comercial”.

Por ello, según la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca COLQUIM- COLORQUIMICAS (sic) es legalmente registrable y la observación presentada por la demandante es infundada. d) Contestación de la demanda por el tercero interesado Según COLOR QUÍMICAS S.A.-COLQUIM S.A., en condición de tercero interesado, la Superintendencia precisó que “pese a que se encuentra similitud entre los signos confrontados y el simple uso del nombre comercial da derecho a su titular frente a la propiedad industrial, ese uso calificado debe ser probado, hecho que no demostró la sociedad COLORQUIMICA S.A.”.

Por otra parte, si bien a su juicio la Superintendencia reconoció que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere por el primer uso y no por el depósito, es el caso que la actora no logró probar aquél. 11/12/2002 3.24 Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 81 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( )

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 366 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al publico a error;

( )”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión citada contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de GACETA OFICIAL 11/12/2002 4.24 representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente. sisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. El registro del signo se halla supeditado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, a saber: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.

Por ello, las formas representativas en que con- II. De las marcas mixtas Las marcas mixtas se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, definida como un signo acústico o fonético, provista o no de significado conceptual, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 de 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”) ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”.

III. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido La Decisión 344 protege el nombre comercial, es decir, el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue dicha actividad de otras similares o idénticas. A propósito del vínculo entre el nombre comercial y la denominación social, el Tribunal ha establecido lo siguiente: GACETA OFICIAL “La denominación o razón social identifica al comerciante (persona natural o jurídica) a quien son imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas celebradas en su nombre, es decir, que lo individualiza como sujeto de derechos y obligaciones, debiendo inscribirse en el registro mercantil.

El nombre comercial, en cambio, distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa.

“Por lo general todo nombre social utilizado en el mercado es también un nombre comercial. En esta hipótesis, el nombre social funcionará de facto como nombre comercial. Se trataría simplemente de un nombre comercial, a menos que su utilización se hubiere circunscrito exclusivamente al tráfico jurídico-obligacional en sentido estricto”. (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, de fecha 31 de mayo de 2000, publicada en G.O.A.C. No. 581, del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).

Según la prohibición para el registro de un signo como marca, prevista en el artículo 83, literal b, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem.

Del texto del indicado artículo 83, literal b, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. En cuanto al nombre comercial a que alude la norma, el ámbito de la protección otorgada por su uso o registro se extiende al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a la actividad económica que distingue.

De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del 11/12/2002 5.24 nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate”.

(Sentencia correspondiente al Proceso N° 45-IP-98, ya citada). En este contexto, el Tribunal ha precisado además que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”.

(Sentencia dictada en el Proceso 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”). IV. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso A la luz del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de la marca ya registrada.

GACETA OFICIAL El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

“De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. “Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Sentencia correspondiente al Proceso N° 45-IP-98, ya citada). 11/12/2002 6.24 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si no incurre en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro. 4° Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser personal, continuo, efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate.

La prueba del uso indicado corresponderá a quien lo alegue. Y en relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha establecido que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Sentencia correspondiente al Proceso N° 3-IP-98, ya citada).

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO CONCLUYE Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO GACETA OFICIAL 11/12/2002 7.24 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO Nº 67-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad KIMBERLY - CLARK CORPORATION. Marca: “GOODNITES”. Expediente Interno: N° 6580. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de noviembre del año dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de agosto de 2002; y, imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”). 1.1.

Cuestión de hecho Sin embargo, “la sociedad MOLNLYCKE AB presentó observaciones al registro de la marca solicitada, por considerar que era confundible con la marca GOODNIGHT, para amparar toallas sanitarias, tampones y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, es decir productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza”.

(A saber: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”). Según el consultante, “la Sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION solicitó el 25 de julio de 1995 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca GOODNITES, para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza” (a saber: “Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de El consultante informa además que “Mediante la Resolución del 25 de diciembre (rectius: septiembre) de 1996, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la observación presentada y se ordenó conceder el registro de la marca GOODNITES a favor de KIMBERLY CLARK CORPORATION”; que “El 25 de septiembre de 1996 la sociedad El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes, y que son del tenor siguiente: 1.

Demanda GACETA OFICIAL KIMBERLY CLARK CORPORATION (rectius: la sociedad MOLNLYCKE AB) presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 21039 del 25 de septiembre de 1996”; que “Mediante la Resolución 2743 del 31 de enero de 1997, proferida por la División de Signos Distintivos, se decidió el recurso de reposición interpuesto por MOLNLYCKE AB, la cual fue confirmada en todas sus partes”; y que “Mediante la Resolución 07245 del 31 de marzo de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto, mediante el cual se revocó la decisión inferior en todas sus partes, y en su lugar se declaró infundada (rectius: fundada) la observación presentada”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante afirma que la parte actora denunció la violación de los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, ya que la administración “no tuvo en cuenta que las marcas comerciales son un complemento necesario de los productos o mercancías que se identifican con las mismas, lo que permite distinguir los productos frente a las diferentes personas que concurren al mercado, de allí que una marca no se encuentre separada de un producto, cuando la misma sirve para diferenciar un producto similar o parecido”; que, a juicio de la actora, “Para establecer si la expresión GOODNITES es registrable como marca, la Superintendencia de Industria y Comercio debió estudiar si cumplía con tres requisitos esenciales como son la perceptibilidad, suficiente distintividad y que sea susceptible de representación gráfica”; y que “Respecto a la perceptibilidad, GOODNITES, además de ser una marca nominativa, está formada por una palabra fácilmente perceptible por los sentidos, especialmente por la vista que es el medio más generalizado para el público.

En cuanto a la representación gráfica, GOODNITES es una expresión susceptible de representarse materialmente, y de ser percibido. GOODNITES posee el requisito de la distintividad, ya que la marca anteriormente registrada GOODNIGHT ampara productos no relacionados en lo absoluto con los que la primera quiere identificar”. Agrega el consultante que, según la actora, “Los presupuestos legales para el registro de una marca son, primero que la marca a registrar no sea similar a una que previamente haya sido registrada, y segundo no debe amparar sus 11/12/2002 8.24 productos o servicios; lo cual se presenta en este caso, ya que GOODNITES identifica únicamente ropa desechable para infantes, bebés y niños en edad de caminar, pañales, pantalones de entrenamiento e interiores absorbentes, mientras que el registro de la marca GOODNIGHT ampara exclusivamente toallas sanitarias, tampones, y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, por ello es evidente que no existe similitud entre los productos mencionados, ya que son de distinta naturaleza y finalidad, es así que basado en la Clasificación Internacional de Niza, la marca GOODNITES está en la clase 16, y la segunda en la clase 5ª”; y que “Los productos identificados con las marcas en conflicto entran en contacto de manera distinta con el público consumidor, y a pesar de que los medios de publicidad de ambos aunque pueden ser iguales, se tratan (sic) de productos diferentes que se distinguen sin mayor esfuerzo su naturaleza, además no existe relación entre los mismos, ya que el uso de uno está para el cuidado del bebe (sic), mientras que el otro se encuentra dentro del género de productos para higiene íntima femenina”. 2.

Contestación a la demanda Consta en autos que la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia dio contestación a la demanda, por medio de apoderado, y solicitó que las pretensiones de la actora no fuesen tenidas en cuenta “por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

La demandada alega, sobre la base de un conjunto de sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “Efectuado el examen comparativo de la marca ‘GOODNIGHT’ (registrada) a favor de la sociedad Molnlycke AB para productos de la clase 5, frente a la marca GOODNITES (solicitada) por la sociedad Kimberly Clark Corporation para productos de la clase 16, se concluye que si bien estas marcas distinguen productos de clase diferentes (sic) de la nomenclatura vigente, existe relación de productos entre las mismas que inducirían al público a error”; que la utilización y los canales de comercialización de ambos signos son afines “ya que ubican (sic) generalmente en los mismos stand”; y que, en consecuencia, la marca GOODNITES “no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena pues no es suficientemente distintiva”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 135 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 11/12/2002 9.24 a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. I. De la interpretación prejudicial La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, —remitida en anexo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia—, pide que se tenga como prueba: “2.- La interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia que se profiera dentro del presente asunto”.

Cabe reiterar, a propósito de dicho pedimento, que la solicitud de interpretación prejudicial constituye una vía autónoma de acceso, mediante consulta, al órgano jurisdiccional de la Comunidad, tal y como se desprende de las disposiciones previstas en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 122 y 123 del Estatuto. Por tanto, dicha interpretación no constituye prueba a favor o en contra de las partes, pero el juez consultante deberá adoptarla en su sentencia, a fin de asegurar la aplicación uniforme del Derecho de la Comunidad Andina en el territorio de los Países Miembros, a tenor de lo previsto en los artículos 32 y 35 del Tratado, y 121 y 127 del Estatuto del Tribunal.

El Tribunal se ha pronunciado ya sobre el particular en los términos siguientes: “Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por GACETA OFICIAL otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N. 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía: ‘Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente.

Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas.

La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba’. “De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en G.O.A.C. No. 177, del 20 de abril de 1995, caso “Publicaciones periódicas”; y reiterada en reciente sentencia dictada en el expediente N° 01-IP-2002, de fecha 10 de abril de 2002, publicada en G.O.A.C. No. 786, de 25 de abril de 2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”).

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base 11/12/2002 10.24 de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

GACETA OFICIAL Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; y además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir aquellos requisitos.

III. Del riesgo de confusión. De la comparación entre los signos. De la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad 11/12/2002 11.24 entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, cuya comparación —tomando en cuenta su naturaleza— habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A este propósito, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros GACETA OFICIAL factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “GOODNITES” y “GOODNIGHT”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en 11/12/2002 12.24 una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como que su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

El hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En relación con este punto, es pertinente la mención de otros criterios también elaborados por la doctrina (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.), cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, rela- GACETA OFICIAL tivo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, como lo serían los canales de distribución y los establecimientos de venta al público. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad” (Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50–IP-2001, el 31 de octubre de 2001, y publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre de 2001, caso “ALLEGRA”).

En relación con los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos. En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995, Juris- 11/12/2002 13.24 prudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

En cambio, en el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el Proceso 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”; y reiterada en las sentencias emitidas en los Procesos Nos. 30IP-2000, de 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, de 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP2001, de 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, de 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + GRÁFICA”; 50-IP-2001, de 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, de 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”) con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Deci- GACETA OFICIAL sión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág. 90)” (énfasis añadido).

Ya en la sentencia citada, y a pesar de la limitación prevista en la Decisión 85, el Tribunal había acudido a los “Criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre bienes o productos”, y, en relación con los productos del mismo género, había reconocido la posibilidad de semejanza entre ellos “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades” (énfasis añadido).

Sobre la base de las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

Para esa determinación no bastará con cualquier semejanza entre los signos en disputa, puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3° La comparación entre signos susceptibles de inducir a confusión en el mercado habrá 11/12/2002 14.24 de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que están destinados los productos.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° El signo debe ser suficientemente apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. A objeto de garantizar las funciones del signo marcario, el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prohíbe, entre otros supuestos, el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto distinguir un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. GACETA OFICIAL 11/12/2002 15.24 En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, será aplicable con independencia de la naturaleza del producto o servicio de que se trate y de la clase a que pertenezca uno u otro, puesto que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca que ha probado su notoriedad y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 93-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, Guayaquil, República del Ecuador.

Interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 83 y artículo 84 de la misma Decisión. Actor: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: “ALPINETTE”. Proceso interno N° 361-96-M.C. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, Guayaquil, República del Ecuador, por intermedio de su Secretaria Relatora, Abogada Miriam Flores Apolinario.

VISTOS El oficio Nº 367-TDCAG-02-361-96-MC, de 9 de septiembre del 2002, recibido por este Tribunal el 26 de los mismos mes y año, por medio del cual se comunica a este Organo Comunitario que en providencia de 31 de julio de dicho año, la Instancia Nacional Consultante ha resuelto “ disponer que antes de dictar el fallo en la presente causa ella sea remitida al Tribunal Andino de Justicia para que se emita su dictamen sobre la interpretación de aplicar en el presente juicio las normas de la Decisión 344, invocadas por las partes, en especial las relativas a los artículos 81, 82, letra a) y 83 letra a), que mencionan los litigantes, estableciendo que se suspenden los términos hasta que sea recibido el dictamen del Tribunal Andino de Justicia ”.

GACETA OFICIAL 11/12/2002 16.24 1.

ANTECEDENTES: rrespondientes a la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 1.1 Partes. Actúa como demandante la compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA, siendo demandado el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador. Se constituye en tercero interesado, la firma ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 3.

El 24 de junio del mismo año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 0955999, rechazó la referida observación, por considerar que las marcas en cotejo “tienen una diferente composición que no da lugar a confusión en el consumidor entre ALPINETTE y ALPINA” y, otorgó el registro de la marca solicitada. 1.2 Acto demandado. b) Escrito de demanda La interpretación se plantea en razón de que la compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA, demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 0955999, de 24 de junio de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, por la cual ha sido rechazada la observación presentada por la actora en contra del registro de la denominación “ALPINETTE” como marca de fábrica, destinada a amparar productos comprendidos en la Clase Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, se ordena el registro de dicha marca en favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. La compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA presenta a través de apoderado, demanda de nulidad contra la referida Resolución Nº 0955999, de 24 de junio de 1996, solicitando, adicionalmente, que sea dejado sin efecto el registro de la marca ALPINETTE. 1.3 Hechos relevantes.

Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. La firma ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “ALPINETTE” como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 2.

El 8 de marzo de 1996, luego de publicado el respectivo extracto, fue formulada observación al registro de la marca solicitada, por parte de la compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA, con base en la marca “ALPINA” de su propiedad, que protege productos co1 Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Aduce, en lo principal, que en dicho acto administrativo el Director Nacional de Propiedad Industrial violó las disposiciones contenidas por el artículo 83 de la Decisión 344, transcribiendo la totalidad de sus literales y afirmando, además, ser propietaria en el Ecuador de la marca ALPINA, “notoriamente conocida” en el país, la que distingue productos correspondientes a la clase internacional 32. c) Contestación a la demanda La demanda ha sido admitida a trámite por medio de providencia de 10 de octubre de 1996, en la cual, además, ha sido dispuesta su citación a los señores Procurador General del Estado, Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y, Director Nacional de Propiedad Industrial, propósito para el cual, por deprecatorio, ha sido solicitada la intervención del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, en la persona del Presidente de la Primera Sala.

No obstante lo expuesto, no obra del expediente constancia de que los Funcionarios mencionados hayan comparecido a contestar la demanda. 2 Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. GACETA OFICIAL ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., persona jurídica “en cuyo favor se dictó el acto administrativo impugnado” y citada con la demanda, también por deprecatorio, la ha contestado manifestando negar sus fundamentos de hecho y de derecho.

Sostiene ser propietaria de la marca “notoriamente conocida” ALPINA, registrada en el Ecuador desde diciembre de 1972 para distinguir productos de la clase internacional 29 y, de ALPINA inscrita en noviembre de 1995, para amparar productos de la clase 32; registros obtenidos también en Colombia, país de origen de la Empresa, para las clases 29 y 32 en los años 1973 y 1976, respectivamente.

Asevera que la demandante no ha probado la calidad de notoria de su marca ALPINA, afirmando, contrariamente, que la suya, registrada 24 años antes que aquélla, si tiene esa calidad, la que ha sido probada en varios trámites administrativos. Se opone a la aplicación de los literales a) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, por considerarlo “fundamento inconsistente” de la actora y, con base en lo dispuesto por el artículo 81 y por el literal a) del artículo 82 de la misma Decisión, solicita el rechazo de la demanda y la confirmación de la Resolución Nº 0955999.

Refiere en apoyo de sus argumentos, jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 05-IP-94 y 07-IP-95. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, Guayaquil, de la República del 11/12/2002 17.24 Ecuador, como ha sido ya dicho, ha comunicado por medio de oficio Nº 367-TDCAG-02-36196-MC, de 9 de septiembre del 2002, que esa Instancia Nacional, en providencia de 31 de julio del 2002, ha resuelto disponer que este Organismo emita dictamen sobre la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 letra a) y 83 letra a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Este Organismo Comunitario observa al respecto, que el requerimiento comunicado no ha sido realizado conforme lo determina el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 680, de 28 de junio del año 2001.

No obstante esta insuficiencia que el Organismo atribuye a una posible desinformación de parte de la Instancia Nacional Compareciente, la que deberá ser necesariamente superada en posteriores intervenciones, se procede en esta ocasión a atender la consulta planteada, sólo por el hecho de contarse con el expediente original respectivo, del cual han podido ser extraídos los antecedentes y demás elementos indispensables para fines de proceder a la interpretación prejudicial requerida. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Este Tribunal ha considerado que además de las normas solicitadas se hace necesaria la interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 83, así como del artículo 84 de la Decisión 344, por cuanto observa que los aspectos relacionados con marcas notoriamente conocidas han sido objeto de contradicción en el proceso judicial interno. Los textos de las normas de la Decisión 344 a ser interpretados, son consecuentemente los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. GACETA OFICIAL 11/12/2002 18.24 “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: de los productos o servicios para los que fue acordada;

“a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares originados en otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la nece- GACETA OFICIAL saria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 11/12/2002 19.24 tes del ordenamiento jurídico andino, deberá entonces analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico, no incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.

6. IMPEDIMENTOS ADICIONALES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado, por otra parte, que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3

5. PROHIBICIONES BASICAS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. El literal a) establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones éstas que, en resumen, determinan que el signo debe estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad, con el objeto de 3 El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinen- Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 11/12/2002 20.24 llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. sión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de “difusión” y de “reconocimiento”, logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 ampara a los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Confusión con la marca notoriamente conocida En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 4 Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. La reproducción o la imitación total o parcial de un signo notoriamente conocido 4 El Profesor Fernández Novoa conceptúa a la marca notoria como aquella que goza de difu- Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada por el examinador, si dicha notoriedad ha sido probada.

7. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD Y CRITERIOS PARA SU DETERMINACION Este Tribunal ha dicho que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo” 5 Si bien el literal e) del artículo 83 establece la protección para una marca notoria, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado, acatando así lo establecido por el artículo 84 de la Decisión 344.

El artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios elementos que sirven para medir tal circunstancia y producir un juicio adecuado y no arbitrario acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1.

La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo 5 Proceso 07-IP-96, sentencia de 29 de agosto de 1997. G.O. Nº 299, de 17 de octubre de 1997. marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11/12/2002 21.24 por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” 6 La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de el se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo es susceptible de ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 3.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6 Proceso 60-IP-2001, sentencia de 16 de noviembre del 2001. G.O. Nº 750, de 15 de enero del 2002. Marca “FINESS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 4. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.

La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial respecto de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, Guayaquil, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el expediente interno N° 361-96-MC, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo 11/12/2002 22.24 previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 11/12/2002 23.24 GACETA OFICIAL 11/12/2002 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú