Año XXI - Número 1028 Lima, 14 de enero de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 113-IP-2003.- Solicitud sobre Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales b) y d) de la Decisión 344, y 134 y 135 literales c) y e) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Comunidad Andina, respectivamente, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”. Proceso interno N° 7620 Proceso 106-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 9, 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio de los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, citada, con fundamento en la petición proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 7893. Actor: THE STANDARD OIL COMPANY. Patente: “METODO Y APARATO PARA REACCION ENDOTERMICA” Proceso 114-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expediente Interno No. 7496. Actor: EBEL S.A. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)” PROCESO 113-IP-2003 Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 81 y, 82 literales b) y d) de la Decisión 344 y, 134 y 135 literales c) y e) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de la Comunidad Andina, respectivamente, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”. Proceso interno N° 7620. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los doce días del mes de noviembre del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL ministrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 3 de octubre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 5 de noviembre del año 2003. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma GASEOSAS POSADA TOBON S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., por intermedio de su apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 14753, de 30 de junio del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia negó el registro como marca para el distintivo “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, requerida por la firma GASEOSAS POSADA TOBON S.A. para amparar productos de la Clase Internacional 32; - Nº 26228, de 20 de octubre del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 15583, de 30 de abril del 2001, por la cual fue resuelto el recurso de apelación interpuesto y ratificado en todas sus partes lo decidido en la resolución Nº 14753.

Solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Dependencia que conceda el registro de la marca solicitado. 14/01/2004 2.32 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 30 de agosto de 1996, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA” como marca, para amparar productos de la clase Nº 32 de la Clasificación Internacional de Niza.1 - El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 488, de 14 de noviembre de 1996. - El 30 de junio del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 14753, por medio de la cual negó el registro como marca para la denominación solicitada, apoyándose en la causal de irregistrabilidad establecida por el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. - La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. interpuso, dentro de término legal, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida. - El 20 de octubre también del 2000, fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 26228 que confirmó la inicialmente proferida, en todas sus partes. - El 30 de abril del mismo año, la mencionada Dependencia expidió la Resolución Nº 15583 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la Resolución Nº 14753, así mismo, en todas sus partes. b) Escrito de demanda La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., mediante apoderado manifiesta que presentó ante la mencionada Superintendencia una soli1 Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

GACETA OFICIAL 14/01/2004 3.32 citud de registro como marca de fábrica para la denominación “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, destinada a amparar productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 32, sosteniendo que esa Dependencia negó el registro solicitado, por constituir, en su criterio, una pretensión violatoria del artículo 82, literal b) de la Decisión 344. c) Contestaciones a la demanda Argumenta la actora, que ha sido violado el artículo 81, porque “se consideró sin fundamento válido, que la FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA no tiene suficiente fuerza distintiva.

Sin embargo, la marca solicitada reúne los requisitos de registrabilidad”. Solicita “…no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación -Superintendencia de Industria y Comercio- por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”. Acusa la violación, además, del artículo 82 literal b) por parte de la mencionada Superintendencia, pues ésta aplicó indebidamente la norma, ya que la marca solicitada es en su concepto “…una figura tridimensional, que trata de un envase en forma de botella de cuello corto, cuerpo de forma cuadrada y lados ligeramente redondeados; la mitad inferior del envase está divido por cinco (5) estrías horizontales equidistantes una de otra y en su parte superior, cerca del cuello, hay dos estrías horizontales separadas una de otra con la misma distancia en que se encuentran las estrías de la parte inferior del envase”.

Sostiene, además, que “…no es posible acceder al registro de la marca figurativa que consiste en un envase en forma de botella, por carecer de la distintividad necesaria para identificar productos de la clase 32 de la nomenclatura vigente y puede ser considerada como usual, para distinguir los productos de la clase 32, ya que existen muchas marcas que utilizan dicha figura o figuras similares para introducir en el mercado diferentes bebidas, las cuales no pueden ser concedidas a favor de una sola persona de manera exclusiva dado que otros competidores las necesitan”.

Sostiene que “…dentro de las distintas categorías de marcas tridimensionales, se encuentran los envases cuya protección es posible obtener como marca o como diseño industrial y la viabilidad de registro de las marcas tridimensionales ha sido aceptada por la legislación comunitaria”. Afianza sus argumentaciones remitiéndose al proceso 13-IP-97, para concluir que “…no hubo violación de los artículos y literales referidos por el actor en su demanda”.

Afirma que “…es cierto que las botellas en su forma usual no son registrables según lo establece el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 y el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486. No obstante, la aplicación de dicha norma no es adecuada para motivar la negación de un registro si el signo solicitado es como en el presente caso, un conjunto de elementos geométricos especiales y distintivos que hacen de él una marca característica y novedosa”.

Alude la violación del artículo 82 en su literal d), por indebida aplicación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al considerar que se “…aplicó un criterio de valoración de distintividad, totalmente alejado de las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia internacionales.” La Superintendencia de Industria y Comercio aduce, en su contestación a la demanda, que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

GACETA OFICIAL 14/01/2004 4.32 Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo. cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado por medio de oficio Nº 2100, de 27 de agosto del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales b) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Organo Comunitario acoge el requerimiento formulado, en esta parte de la solicitud.

El Tribunal, no obstante, considera improcedente la interpretación planteada adicionalmente, respecto a los artículos 134 y 135 literales c) y e) de la Decisión 486 de la Comisión, por cuanto la solicitud de registro presentada, el trámite dado a la misma y, la expedición de la Resolución Nº 14753, de 30 de junio del 2000, por la cual se negó el registro de la marca FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA, se produjeron en vigencia de la Decisión 344, al igual que lo ocurrido incluso con la Resolución Nº 26228, de 20 de octubre de 2000 confirmatoria de la anterior.

Sólo la Resolución Nº 15583, de 30 de abril del 2001, que resuelve el recurso de apelación, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son las correspondientes a la Decisión 344, considerando conveniente interpretar, de oficio, la disposición transitoria primera de la Decisión 486, cuyo alcance ha sido tomado en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio al emitir la Resolución Nº 15583, de 30 de abril del 2001.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;” ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

DECISION 344:

4. CONCEPTO DE MARCA “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servi- GACETA OFICIAL cios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

5. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 14/01/2004 5.32 palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. Las MARCAS DENOMINATIVAS, llamadas también nominales o verbales, “son las que utilizan un signo acústico o fonético y que está formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual” 2.

Las MARCAS GRAFICAS son definidas como un signo visual, por el hecho de estar dirigido a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Las MARCAS MIXTAS son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) 3; o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos. En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta: c) Susceptibilidad de representación gráfica 2 La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de 3 Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.

(Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV, pág.: 90). Proceso 4-IP-91, GO Nº 97, de 16 de diciembre de 1991. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 4 A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores, esto es, denominativas, gráficas y mixtas, se une una categoría nueva, referente a las marcas denominadas TRIDIMENSIONALES, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. Se dice que un distintivo o un elemento es tridimensional, cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de lo cual se desprende, que ha de entenderse como marca tridimensional, el signo que posea volumen, es decir, que ocupe por sí mismo, un espacio determinado.

Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificar como tridimensional.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO Entre las excepciones al principio general que admite la inscripción de un signo como marca, el literal b) del artículo 82 se refiere a “las formas usuales de los productos o de sus envases, o a formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;”.

Este Tribunal ha sostenido al respecto: “Al referirse el literal b) del articulo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las im4 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39, de 24 de enero de 1989. (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Tomo 1. Pág. 171). 14/01/2004 6.32 puestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado.

“No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie. “Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.

“ ‘Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)’ (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129).

“De otra parte, así como la prohibición de los signos genéricos se justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada para designar el producto o servicio de que se trate o quizá la única, así también se justifica la causal contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que GACETA OFICIAL los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio.

Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual “que en el comercio revistan los envases” (Carlos Fernández-Novoa, obra citada, pág. 86). “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.

“Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín). 14/01/2004 7.32 “ ‘Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980’ (Areán Lalín, pág. 6).

“Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”. 5

8. IRREGISTRABILIDAD DE OTROS SIGNOS COMO MARCA “Recogiendo la cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez Miguez, se entiende el concepto de envoltorio, como “todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”, mencionando, además, la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 16 de Abril de 1975, que declara “marca válida un envoltorio consistente en un saquito realizado con el mismo material que las medias y calcetines que contiene”.

Signos descriptivos “ ‘Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales.

Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. El Tribunal a este respecto ha señalado: “En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción al registro, entre otras, a las denominaciones que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del producto a ser protegido por la marca.

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”. 6 La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o dis5 6 Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O. Nº 379 de 27 de octubre de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 7-IP-95, sentencia de 7 de agosto de 1995, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995. Caso “COMODISIMOS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL tinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos.

Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate. Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado adicionalmente: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). 7 14/01/2004 8.32 Signos evocativos Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

9. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA “Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales.

Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” 7 Conforme ha sido ya expuesto en la presente interpretación, este Organo Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro presentada, el trámite dado a la misma y, la expedición de la Resolución Nº 14753, de 30 de junio del 2000, por la cual se negó el registro de la marca FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA, se produjeron en vigencia de la Decisión 344, al igual que lo ocurrido con la Resolución Nº 26228, de 20 de octubre del 2000, confirmatoria de la anterior.

Sólo la resolución Nº 15583, de 30 de abril del 2001, que resuelve la apelación, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486. Proceso 22-IP-96, caso: Expomujer. G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V, Pág. 358. 1996. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del GACETA OFICIAL Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, de lo que es posible determinar, que en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de la presentación de la solicitud.

10. DE LA COOPERACION ENTRE LAS INSTANCIAS COMPETENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende, que es parte de las competencias de este órgano jurisdiccional supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la mencionada Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas al conocimiento y decisión de las Instancias o de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a esos Estamentos en cada uno de dichos Países.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se basa en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria por parte de cada uno de los Socios Andinos. Por ello, al admitir la consulta que formule una instancia nacional, a este Organo Comunitario le corresponde pronunciarse a su respecto, mediante providencia que se limitará a precisar el contenido y el alcance de la norma comunitaria aplicable o involucrada, más no aquellos propios de las disposiciones nacionales, relativas o vinculada al caso concreto.

De este modo, el Organismo contribuye con la jurisdicción nacional, para la configuración de la sentencia que le corresponderá dictar en la causa sometida a su resolución, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme de ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y notificada al órgano nacional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, por corres- 14/01/2004 9.32 ponder a una obligación prevista en el Tratado de Creación de este Tribunal, instrumento que es parte del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Son registrables como marca los signos que no se hallen incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incluidas en este contexto las marcas tridimensionales. 3. Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. 4.

Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente. 5.

Se considera registrables los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar al signo con el producto que anuncia. GACETA OFICIAL 14/01/2004 10.32 Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. pia sellada y certificada de la misma.

Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 6. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 7620, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo de Estado, mediante co- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 106-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 9, 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio de los artículos 1, 2 y 12, de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, citada, con fundamento en la petición proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 7893. Actor: THE STANDARD OIL COMPANY. Patente: “METODO Y APARATO PARA REACCION ENDOTERMICA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil tres; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, por medio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, razón por la cual su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración: GACETA OFICIAL 14/01/2004 11.32 1.

ANTECEDENTES: Argumenta que de esta manera se concilia perfectamente el requisito de novedad absoluta que se exige a las invenciones para que puedan ser objeto de patente y el derecho del inventor a obtener patente de invención, no sólo en su país de origen, sino en cualquier país de su interés. 1.1 Las partes: Comparecen en el proceso interno como demandante la Sociedad THE STANDARD OIL COMPANY y como demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Objeto y Fundamento de la demanda: El actor, solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la citada Superintendencia: la Resolución Nº 17606 de 25 de mayo de 2001 por la cual se negó una patente de invención y la Resolución Nº 33039 de 3 de octubre del 2001, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición confirmando la anterior decisión. THE STANDARD OIL COMPANY, presentó el 13 de junio de 1996 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, una solicitud de patente de invención denominada METODO Y APARATO PARA REACCION ENDOTERMICA.

La resolución primeramente mencionada decidió negar la patente de invención con fundamento en la anterioridad del documento WO9429013, publicado el 22 de diciembre de 1994, cuyo solicitante era THE STANDARD OIL COMPANY y cuyos inventores eran los mismos indicados en la solicitud de patente en estudio, aduciendo que revelaba el mismo procedimiento y aparato para reacción endotérmica de la presente solicitud y por ende afectaba la novedad de esta última.

Explica el demandante, que la Ley considera que la invención que fue reivindicada por el solicitante y que al momento de ser examinada por la Oficina Nacional Competente tenía el carácter de novedosa y continúa teniendo tal carácter por el término de veinte años, tiempo durante el cual dicha persona, será la única legitimada para explotarla.

Es claro, dice, que el inventor tiene el derecho de solicitar patentes de invención en cualquier otro país durante dicho lapso, sin que las Oficinas Nacionales Competentes puedan negarlas argumentando que carecen de novedad. La persona que ha reivindicado una invención para ser protegida mediante el privilegio de patente de invención en Estados Unidos, país que al igual que Colombia hace parte del Convenio de París y que reconoce la posibilidad de reivindicar el derecho de prioridad contenido en el artículo 9 de la Decisión 486, tiene derecho a presentar una solicitud para la misma patente en Colombia dentro de los doce meses siguientes, sin que a la misma le puedan ser opuestos mejores derechos de terceros, con fundamento en una solicitud de patente presentada en Colombia durante el transcurso de dichos doce meses.

Argumenta que una solicitud presentada en Colombia dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que fue presentada la solicitud inicial de patente en Estados Unidos se entenderá, bajo cualquier circunstancia, que es igualmente novedosa que la primera y en consecuencia también será protegida mediante el otorgamiento del privilegio de patente de invención en el correspondiente País Miembro.

Pero esta prioridad no puede ser entendida, como lo hace la Superintendencia, como una limitación al derecho del inventor de solicitar patentes de invención en cualquier país de su interés, una vez hayan transcurrido 12 meses desde la fecha en que él mismo presentó la solicitud inicial. Expone que el término de prioridad (12 meses) está consagrado a favor del solicitante inicial para excluir la posibilidad de que terceros puedan oponerse a las solicitudes posteriores presentadas en ese lapso, pero no para impedir al mismo solicitante obtener igual privilegio a través de solicitudes radicadas por fuera de dicho término, pues el carácter de novedosa de la invención se mantiene mientras esté vigente la patente. 1.3 Contestación a la demanda: Manifiesta la Superintendencia, al contestar la demanda, que según se desprende de las actuaciones administrativas, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que GACETA OFICIAL la misma no reunía los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención, por lo que existía impedimento legal para otorgar la solicitada, por falta de novedad.

Agrega que la anterioridad WO 9429013, publicada el 22 de diciembre de 1994, cuyo solicitante e inventores son los mismos de la solicitud que nos ocupa, revela el mismo procedimiento y aparato para la reacción endotérmica de la presente solicitud. Por lo tanto, dicha anterioridad, además de que corresponde al objeto reivindicado, afecta suficientemente la novedad de la presente solicitud.

La Administración explica que el demandante, al no haber invocado oportunamente la prioridad no se benefició de ella, y por tanto la solicitud en estudio no pudo ser tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica; el solicitante estaba fuera del término para ejercer tal derecho, como son los doce meses siguientes a la presentación de la primera solicitud de patente que se realizó el 14 de junio de 1994, en tanto que la solicitud denegada se presentó el 13 de junio de 1996.

Indica que la circunstancia de un previo reconocimiento mediante patente de invención objeto de esta solicitud en otro país no obliga, per se, en manera alguna a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, se debe a que la suerte que corra una solicitud de patente de invención en cualquier país carece de efecto automático sobre el destino de una patente solicitada o concedida en otro país. Y finaliza alegando que la sociedad solicitante “no reivindicó prioridad por lo que no se pretende proteger una misma invención en varios países, por lo que toda divulgación que contenga el mismo objeto que pretende proteger la solicitud nacional 96.0308097 afecta indudablemente su novedad”. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS: En ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no deben interpretarse las normas mencionadas por el demandante y solicitadas por el Juez consultante, esto es, los artículos 9, 14 y 16 de la Decisión 486, en atención a que no son las aplicables al caso, toda vez que la solicitud 14/01/2004 12.32 de privilegio de patente de invención se presentó el 13 de junio de 1996, fecha en la que regía para estas materias la Decisión 344.

Como consecuencia de ello procederá la interpretación de oficio de los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. A continuación se inserta el texto de las normas que serán objeto de esta interpretación: DECISIÓN 344. Artículo 1 Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” Artículo 12 “La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la mis- GACETA OFICIAL ma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.” DECISIÓN 486 DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” 2.1 Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de jurisdicción comunitaria como lo es el Alto Tribunal consultante, y en tanto ellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.2 Aspectos a ser tratados en la ponencia. La ponencia se referirá de modo principal a los siguientes puntos: requisitos de patentabilidad; condiciones para la novedad; los derechos que confiere la solicitud de patente; el derecho de prioridad; y, la aplicación de la ley en el tiempo. 2.3 La aplicación de la ley en el tiempo De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno No. 7893, se desprende que la solicitud de privi- 14/01/2004 13.32 legio de patente de invención se presentó el 13 de junio de 1996, fecha en que se encontraba vigente la Decisión 344, normativa que fue sustituida por la Decisión 486 a partir del 1 de diciembre del año 2000, razón ésta que obliga a realizar algunas consideraciones atinentes al tránsito legislativo y a la definición de la ley aplicable.

El tiempo ejerce influencia en las relaciones jurídicas, de tal modo que por lo general, al expedirse una nueva norma, ésta regirá los hechos que se produzcan durante su vigencia, en tanto que la norma antigua seguirá rigiendo los hechos ocurridos cuando ella se encontraba en vigor, en virtud, respectivamente, de los principios de irretroactividad y de ultra actividad de la ley.

Con relación a este último se ha dicho que “ es un fenómeno frecuente la ultra-actividad, esto es, la continuación de la eficacia de la ley derogada para el futuro, rigiendo las situaciones anteriores (derechos adquiridos, efectos de las situaciones jurídicas anteriores, etc.)”. 1 Y así mismo la doctrina ha señalado que la norma de carácter sustantivo rige para lo venidero o posterior y, consecuentemente, no tiene efecto retroactivo, a menos que, por excepción se le haya conferido tal calidad; el respeto de este principio constituye una garantía de seguridad y estabilidad de los derechos adquiridos, al punto de que en expresión de MOUCHET, “Este principio de orden lógico es también de orden moral.

Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.” 2 No acontece lo mismo, sin embargo, con las normas adjetivas, vale decir, las que rigen el procedimiento, en la medida en que ellas se caracterizan por tener efecto general inmediato, lo que significa que se aplicarán sobre todos los hechos que se produzcan en tiempo posterior a su entrada en vigencia rigiendo los procedimientos o etapas de los mismos que se inicien o se hallen en curso a ese momento. 1 2 VESCOVI Enrique.

“TEORIA GENERAL DEL PROCESO” Editorial Temis. Bogotá 1984. Pág. 22. MOUCHET Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires 1978. Pág. 278. GACETA OFICIAL 14/01/2004 14.32 Estos principios de carácter universal son recogidos por la Norma Comunitaria sobre Propiedad Industrial y a ellos se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, comentada.

En atención a tales principios y disposiciones legales resulta claro que las normas aplicables al caso consultado son, en materia sustantiva las que se encontraban vigentes al momento de la presentación de la solicitud de patente y en materia procesal las que se encuentren vigentes con relación a las etapas pendientes del trámite, esto último en acatamiento de lo que regula la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en el sentido de que “…Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” Con lo anterior se reitera lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 3 2.4 Los requisitos de la patentabilidad.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene las normas básicas para el otorgamiento de patentes y, entre ellas, el artículo 1 señala como requisitos esenciales los de que las invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. La Norma Comunitaria aludida omite realizar una definición de lo que significa en términos jurídicos una patente de invención. El Tribunal en sentencias anteriores respecto del término invención ha manifestado lo siguiente: “ la invención es una creación del hombre que da origen a un nuevo producto o a un nuevo procedimiento destinado a operar el campo de la técnica.” “ es una regla técnica establecida para solucionar un problema relacionado con las reformas que el hombre impone a la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades”. 4 2.4.1.

De la novedad de la invención El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado 3 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& mixta” TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de junio de 1999. Proceso Nº 9-IP-99.

Patente de Invención “COMPOSICIÓN DE PSYLLIUM Y COLESTIRAMINA CON SABOR MEJORADO” Publicado en Gaceta Oficial Nº 462 de 23 de julio de 1999. GACETA OFICIAL de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

La invención deja de ser nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, independientemente del lugar en que se haya producido y del número de personas a que haya alcanzado. Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido objeto de divulgación oral o escrita, la que resulta del uso o explotación, o por cualquier otro medio; la difusión debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Un invento que está siendo explotado y que ya fue patentado es del dominio público y objetivamente ha perdido novedad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado de la siguiente manera respecto de la excepción que permite que la divulgación del contenido de la solicitud de patente no afecte a la novedad de la invención: “ la divulgación del contenido de la solicitud de patente no afectará la novedad de la invención si aquélla se produce del modo previsto en la norma de excepción, es decir, que haya ocurrido dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en el país o a la fecha de prioridad si ésta ha sido revindicada, y siempre que el origen de la divulgación haya sido el de cualquiera de los supuestos excepcionales contemplados en el referido artículo 3”. 5 14/01/2004 15.32 de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida.

Para efectos de la determinación de la novedad se considera dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente que se encuentre en trámite y cuya fecha de presentación fuere anterior a la fecha de la solicitud de la que se estuviere examinando, siempre que dicho contenido se haya publicado. La doctrina manifiesta que: “Un invento es novedoso cuando la relación causa a efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 6 Carece de novedad y consecuentemente no es patentable la invención que se encuentra dentro del estado de la técnica, es decir que ya ha sido conocida o divulgada anteriormente al público; la novedad de la invención es un requisito exigido por gran parte de las legislaciones internacionales de patentes y sobre la cual existen abundantes elaboraciones de doctrina y jurisprudencia. Así, Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” 2.4.1.1.

Condiciones para la Novedad Como se dijo y según lo expresado en el artículo 2 de la Decisión 344, una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 2002. Proceso Nº 43-IP-2002. Patente: “FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA”. Publicado en Gaceta Oficial Andina Nº 870 del 9 de diciembre del 2002. c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el 6 ZUCCHERINO Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

Régimen Legal” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL 14/01/2004 16.32 una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la ley de 16 de diciembre de 1980.

En la actualidad, en los estados miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, “protección de la Tecnología”, en Revista del Derecho Industrial No. 35, Depalma 1990, pág. 321)” 9. extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.” 7 La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera: “En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica.” 8 El Tribunal ha prohijado como factor esencial entre los requisitos para la concesión de una patente el que se refiere a la novedad y ha entendido que ella resulta del hecho de que el producto por patentarse no esté en el estado de la técnica, acogiendo el criterio de novedad absoluta consagrado por la mayoría de la doctrina, al cual ha caracterizado diciendo: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de 7 8 CABANELLAS Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo 1 Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. Ibidem. Págs. 714 y 715. 2.4.2. Del nivel inventivo. De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, la invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona versada en la materia.

El Tribunal se ha expresado sobre este particular en los términos siguientes: “ el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.” 10 El requisito del nivel inventivo proporciona al examinador un elemento que le permitirá deducir si a la invención se podía llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica. 2.4.3.

De la susceptibilidad de aplicación industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente, éste debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad pro9 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 1-AI-96. Sentencia de 30 de octubre de 1996.

En G.O.A.C. Nº 234 de 21 de abril de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 29 de mayo de 1998. Proceso Nº 12-IP98. Patente: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA.” Publicado en Gaceta Oficial Andina No. 428 del 16 de abril de 1999. GACETA OFICIAL 14/01/2004 17.32 ductiva o en los servicios, como lo manifiesta el artículo cinco de la norma comunitaria.

La concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

2.5. LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA SOLICITUD DE PATENTE. El titular de la patente posee un ius prohibendi para que terceros no puedan explotar, sin su autorización, la tecnología patentada; con esto los derechos que se derivan de la nueva invención crean para la empresa que la posee una lícita ventaja competitiva, pues la patente constituye un activo de la empresa que debe ser protegido.

La patente confiere derecho sobre una invención y su titularidad se acredita con el otorgamiento de la misma; la solicitud de patente implica que el inventor lleva la invención al público y recibe un monopolio temporal sobre ella. Constituye un derecho exclusivo sobre la obra o invención patentada, en cuanto impide a terceros explotarla o beneficiarse de este conocimiento.

El titular de la patente posee derecho de explotación sobre la invención que ha sido patentada, este derecho no nace del otorgamiento de la patente ya que el inventor antes pudo explotarla, el propósito al patentar la invención es lograr la protección al impedir que terceros exploten la invención patentada. mitirá excluir a terceros no autorizados de la producción y comercialización de la citada invención, durante el lapso de vigencia de la patente.” 12

2.6. EL DERECHO DE PRIORIDAD. La prioridad es un concepto de gran importancia jurídica, puesto que permite la determinación de a quien le asiste un mejor derecho para obtener determinado reconocimiento o protección de la ley. Se lo ha definido como “Anterioridad en el tiempo o en el orden de una persona o cosa con respecto a otra. Precedencia. Antelación. Privilegio.

Prelación. Preferencia.” 13 Señalándose respecto de sus efectos que, “ en el reconocimiento de determinados derechos tienen prioridad los más antiguos sobre los posteriores “Qui prius est tempore potior est iure” (quien es primero en el tiempo es mejor en el derecho)”. 14 Con relación al tema de las patentes, el derecho de prioridad tiene que ver con la protección que se da a la invención, y se toma en cuenta para considerar lo que se encuentra dentro del estado de la técnica; siendo considerado por su alcance, un derecho excluyente.

La prioridad como sinónimo de prelación sobre solicitudes posteriores acerca de la misma invención es un derecho inherente a la obtención de una patente; sobre el tema la doctrina aporta lo siguiente: “Es de suma importancia para el inventor obtener la prioridad, por cuanto generalmente en el derecho de patente opera la presunción “iuris tantum” de que quien solicita primero es quien tiene legítimo derecho para ello.” 15 Sobre este tema Zuccherino manifiesta que: “El derecho del inventor sobre su obra se origina como consecuencia de su creación y es, por lo tanto, anterior e independiente de la patente, pero requiere de dicho título (patente de invención) que acredita la propiedad del invento a efectos de ejercer su derecho.” 11 Y en el mismo sentido Astudillo expone que: “La patente es un título emitido por el Estado que confiere a su titular el derecho de explotar exclusivamente la invención de que es objeto por un lapso determinado.

Esto le per- Este Tribunal, sobre la materia, ha manifestado que: “ el derecho de prioridad ocasiona un “efecto de bloqueo” por medio del cual se protegen los intereses del inventor impidiendo que se 12 13 14 15 11 ZUCCHERINO Daniel. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. Buenos Aires 1998. Pág. 30. ASTUDILLO Francisco. “LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS INVENCIONES” Editado por La Universidad de los Andes.

Venezuela 1995. Pág.

63. CABANELLAS DE TORRES Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1979. Pág. 257. “ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA” Tomo XXIII. Editado por DRISKILL. S.A. 1986. Pág. 159. ASTUDILLO Francisco. “LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS INVENCIONES” Editado por La Universidad de los Andes. Venezuela 1995. Pág. 127. GACETA OFICIAL pueda plagiar su obra.

De igual forma, en el caso de que se haya ideado una invención por varias personas, este derecho beneficiará a quien de ellos presente primero la solicitud de patente. La justificación se puede encontrar en el hecho de que el segundo inventor ya no tiene nada que ofrecer a la sociedad a cambio de la protección que pide, comprobándose así, que la preeminencia de la protección jurídica al inventor tiene un interés social.” 16 En igual forma, para Pachón, uno de los derechos que concede la solicitud de patente es el de «prioridad», conforme al cual, presentadas dos solicitudes en países distintos por el mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido.” 17 Conforme al artículo 12 interpretado, quien hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro o, en aplicación del principio de reciprocidad, en otro Estado que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de algún país perteneciente a la Comunidad Andina, gozará del derecho de invocar prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

2.7. COLABORACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD PARA LA APLICACIÓN UNIFORME DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proce16 17 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de abril del 2002. Proceso Nº 25-IP-2002. Patente “IMINODERIVADOS CICLICOS” Gaceta Oficial Andina No. 796, de 24 de mayo del 2002. PACHÓN Manuel, “LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ACUERDO DE CARTAGENA”, Bogotá, Editorial Temis. 1975. pág. 19. 14/01/2004 18.32 so de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que de las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el Órgano Jurisdiccional Comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

En virtud de lo anteriormente expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: GACETA OFICIAL PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

SEGUNDO: La novedad de una invención existe cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida. La Oficina Nacional Competente no puede otorgar patente para una invención que haya sido divulgada en el año anterior a la presentación de la solicitud, sin antes considerar las excepciones que establece el artículo 3 y que determinan las situaciones en las cuales un invento no pierde su novedad.

El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que no puede haber sido conocida ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

TERCERO: El titular de la patente posee un ius prohibendi que le confiere un derecho exclusivo sobre la obra o invención patentada ya que excluye a terceros de explotarla o de beneficiarse de este conocimiento.

CUARTO: El derecho de prioridad es concedido bajo ciertos parámetros y ocasiona un efecto de bloqueo en la concesión de patente para una so- 14/01/2004 19.32 licitud posterior a la fecha de prioridad de otra.

QUINTO: Cuando una norma sustantiva, vigente en la fecha de presentación de la solicitud de patente, se sustituya por otra durante el trámite correspondiente, continuará siendo aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, al paso que la norma procesal posterior será la aplicable a las etapas pendientes de la tramitación en curso.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 7893, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 14/01/2004 20.32 PROCESO 114-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expediente Interno No. 7496. Actor: EBEL S.A. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil tres; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por medio de su Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud. 1.

ANTECEDENTES 1.1 Las partes en el proceso interno Comparecen en el proceso interno, como demandante, EBEL S.A. y como demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se cita como tercero interesado a la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED. 2. OBJETO Y FUNDAMENTO DE LA DEMANDA La actora solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la citada Superintendencia: • La Resolución No. 16377 de 24 de julio de 2000 por la cual se otorgó el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) para distinguir productos de la clase 5ª. • Las Resoluciones No. 30841 de 28 de noviembre del 2000 y No. 12264 de 30 de marzo de 2001, mediante las cuales se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos, confirmando la anterior Decisión. La actora manifiesta que la Superintendencia violó las disposiciones contenidas en el artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 al haber concedido el registro para el signo EBEL INTERNATIONAL (mixta) en clase 5ª a nombre de EBEL INTERNATIONAL LTD. por cuanto el registro de dicho signo reproduce la marca previamente registrada y notoriamente conocida EBEL, propiedad de EBEL S.A. Expone que su representada es titular en Colombia desde el año 1985 de la marca notoria EBEL, habiendo sido concedido el primer registro el 28 de noviembre 1990, para la marca EBEL (mixta) en clase 16; adicionalmente es titular de registros para la marca EBEL en las clases 9, 14, 34, 6, 18 y 25, todos anteriores a la solicitud de registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta).

Sostiene que la marca impugnada se solicitó y concedió para identificar “productos higiénicos, farmacéuticos y similares”, productos comprendidos en la clase 5ª y que tal restricción del cubrimiento de la marca indica que su titular pretende utilizarla para identificar productos directamente relacionados con los de la clase 3, como cosméticos, los cuales según el Consejo de Estado, se encuentran directamente relacionados con los productos de la clase 14, en la cual se encuentra la actividad primordial de EBEL S.A. A este respecto manifiesta que el Consejo de Estado en el expediente 3449 consideró que existe conexidad entre los productos de las clases 13 y 14 y que por tanto la habría respecto de los de las clases 5ª y 14 por tratarse de GACETA OFICIAL productos relacionados con los de clase 3, lo cual causaría riesgo de confusión entre el público consumidor.

Además agrega que el registro de la marca impugnada se concedió violando las disposiciones de los literales d) y e) del artículo 83 por cuanto la marca EBEL de EBEL S.A. es una marca notoria, “reconocida dicha calidad tanto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones 35971 de diciembre 31 de 1993 y 507 de marzo 31 de 1995, así como por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de abril 22 de 1999, proferida dentro del expediente 3449”, de la cual transcribe el siguiente aparte: 14/01/2004 21.32 NATIONAL (mixta), no existe riesgo de confusión, por ser la primera una marca notoria, el principio de especialidad no aplica toda vez que la protección de la marca notoria se predica respecto de cualquier clase en la cual se pretenda registrar la marca idéntica o similar a aquélla; agregando que este criterio deberá ser aplicado en el presente caso pues se trata de una misma situación jurídica para la cual el Consejo de Estado profirió sentencia reconociendo que la notoriedad de la marca EBEL (la cual, afirma, se ha mantenido en el tiempo) impide el registro de una marca idéntica o similar, independientemente de la clase para la cual se pretenda el registro de la misma por parte de terceros. 3.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA “( ) para que pueda hablarse de una marca notoriamente conocida, necesariamente es menester que tal notoriedad deba reflejarse en los aspectos antes reseñados. En este caso, la marca EBEL registrada a favor de Fabrique Ebel S.A. (hoy EBEL S.A.) para distinguir productos en la clase 14, desde antes de la solicitud de registro de la marca EBEL SPA era ampliamente publicitada en revistas que tienen circulación a nivel mundial ( ) y las ventas de los relojes (productos comprendidos en la clase 14) sobrepasa las 50.000 piezas por año. Considera, pues, la Sala que el elemento notoriedad fue demostrado por la sociedad FABRIQUE EBEL S.A., razón por la cual los actos administrativos acusados se ajustan a derecho ( )”.

(negrilla y subrayado fuera del texto).” Expresa que la Superintendencia de Industria y Comercio registró la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) irrespetando tanto el derecho de EBEL S.A. sobre la marca EBEL, como la calidad de notoria de dicha marca, de la cual derivan derechos que confieren una protección mayor. Afirma que la notoriedad de EBEL es reconocida a nivel mundial y oficialmente reconocida en Colombia por las autoridades estatales competentes para la protección de la propiedad industrial, como son la propia Superintendencia y el Consejo de Estado.

Concluye manifestando que aún en el evento de que se decidiera que entre las clases en las cuales EBEL S.A. cuenta con registro para la marca notoria EBEL y la clase 5ª en la que se registró irregularmente la marca EBEL INTER- Tanto la Superintendencia como EBEL INTERNATIONAL LTD. se opusieron a la demanda con los argumentos que a continuación se resumen: La Superintendencia consideró que entre los productos de la clase 5ª y la clase 14 no existe relación y que la condición de notoriedad debe ser probada al momento de formular las observaciones y que no es cierto que la marca EBEL pueda considerarse notoria con base en lo decidido por el Consejo de Estado en la actuación que se cita por el demandante, porque dicha notoriedad debió ser probada al momento de presentar las objeciones al registro.

Aduce en resumen que la demandante no demostró la notoriedad del signo EBEL de conformidad con las prescripciones legales ni la vinculación competitiva entre las clases de las marcas en conflicto, razón que lleva a concluir que las Resoluciones acusadas fueron validamente expedidas. Por su parte la firma EBEL INTERNATIONAL LIMITED, luego de argumentar que la norma jurídica aplicable al caso es la Decisión 486, particularmente en lo que toca con el reconocimiento de la notoriedad de una marca, manifiesta que no es cierto que la característica alegada por la actora hubiese quedado oficialmente reconocida por el Consejo de Estado en la sentencia de 22 de abril 1999, porque el hecho de que allí se hubiese aceptado esa notoriedad no significa que dicho reconocimiento tenga el carácter de permanente.

Explica que la citada sentencia no es aplicable al caso debatido, no GACETA OFICIAL obstante la identidad de las partes, puesto que la causa y el objeto son sustancialmente diferentes, toda vez que en el caso al que hace referencia la sentencia citada se definía la confundibilidad de las marcas EBEL SPA y EBEL y ahora se invoca el riesgo de confusión entre EBEL INTERNATIONAL (mixta) y EBEL.

Considera de otro lado que los productos registrados en el trámite del registro de la marca de su propiedad (productos higiénicos, farmacéuticos y similares) no tienen relación ni conexidad con los productos protegidos por las marcas de EBEL S.A. (clases 6, 9, 16, 18, 25 y 34). Culmina su alegación defendiendo la legalidad de los actos acusados y argumenta en favor de ellos que las marcas en conflicto han coexistido en el mercado colombiano en distintos campos, la una para cosméticos, también notoriamente conocida y la otra para relojes, poco conocida en Colombia.

Sostiene que los relojes se distribuyen en relojerías de cierto nivel que venden productos costosos, mientras que los cosméticos y la perfumería se distribuyen por venta directa en el hogar o en el trabajo a través de un visitador o vendedor, lo que demuestra que los canales de distribución utilizados no se mezclan o interponen uno frente al otro. 4.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Se interpretarán las normas requeridas por el Juez Consultante, a saber: artículo 83, literales a), d) y e). Además se estima conveniente interpretar de oficio las siguientes normas por tener, a juicio del Tribunal, incidencia para la resolución del caso que da origen a la consulta: artículos 81 y 84 de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los 14/01/2004 22.32 productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: GACETA OFICIAL a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

DECISIÓN 486 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” 5.

CONSIDERACIONES El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente, de conformidad con lo que dispone su Tratado de Creación, para realizar la interpretación prejudicial del Ordenamiento Jurídico Comunitario a fin de lograr la uniforme aplicación del derecho en los Países Miembros. Procede, en consecuencia, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual emitirá sus criterios interpretativos, de manera principal, acerca de los siguientes aspectos: los requisitos de registrabilidad; la confundibilidad como impedimento del registro; la conexidad competitiva; la especial protección que deriva de la notoriedad de la marca y la prueba de esta calidad; y, la aplicación de la ley en el tiempo. 14/01/2004 23.32 5.1 Los requisitos para el registro de marcas: La marca tiene por finalidad diferenciar los productos o servicios de los demás que existen en el mercado, por lo que posee gran importancia económica para el empresario, siendo este el motivo por el cual la norma comunitaria establece mecanismos que protegen tanto el interés del titular como el del consumidor.

Los requisitos para el registro de las marcas se establecen en el artículo 81 de la Decisión 344 y guardan relación directa con las funciones que ellas cumplen y, consecuentemente, garantizan a su titular el derecho al “ius prohibendi” contra el registro de marcas que sean similares o idénticas, con el fin de que el público consumidor no incurra en confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios que distinguen.

Distintividad: Es considerada por la doctrina como la función primordial de la marca al llevar implícita la posibilidad de diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo posible la elección por parte del consumidor. Esta característica es destacada por Otamendi, cuando manifiesta que: “la marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados” 1. Perceptibilidad: La marca es un bien inmaterial, es decir que no tiene una existencia sensible, por esta razón, para ser percibida es necesario que se materialice o que tome la forma de una cosa tangible o “corpus mechanicum”.

La doctrina manifiesta que: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 2 1 2 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. ABELEDO-PERROT. Buenos Aires-Argentina. 1989.

Pág. 10. FERNÁNDEZ Novoa Carlos. Fundamentos del derecho de Marcas. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y

22. GACETA OFICIAL 14/01/2004 24.32 Susceptibilidad de Representación Gráfica: La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de describir de modo material el signo; esta condición permite que el creador de la marca la lleve desde el campo subjetivo a la realidad, utilizando para ello diferentes medios tales como palabras, gráficos, colores, etc., haciendo factible reproducirla ilimitadamente y de modo simultáneo en varios lugares.

Es indispensable dar cumplimiento a estos requisitos como paso previo al registro de una marca, así como verificar el hecho de que el signo no esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 5.2 Confundibilidad como impedimento del registro. Una marca, para constituirse como tal, debe aprobar el examen realizado en la Oficina Nacional Competente en donde se observará que el signo cumpla con su función de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante, con el objeto de que no se confunda con ninguna marca registrada o solicitada anteriormente, ya que éstas gozan de protección legal. distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. 3 La norma contenida en el literal a) del artículo 83 señala que basta la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

El riesgo de confusión puede darse sobre la base de los siguientes supuestos: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

La confusión es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Y, en cualquier caso, como lo recomienda Cavelier, “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro” La norma comunitaria trata de evitar que signos similares o idénticos entren al mercado de competidores a provocar confusión en los usuarios; la causal de irregistrabilidad de un signo confundible, protege a la distintividad de la marca.

Una marca no distintiva evidencia un riesgo de confusión que traerá como consecuencia su impedimento de registro o la anulación de éste. Para determinar la presencia de dicho riesgo el examinador deberá analizar la marca o el signo solicitado, basándose en los criterios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia acogidos reiterativamente por el Tribunal.

Al respecto de la confusión se ha expresado lo siguiente: “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios “ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía” 4 En el cotejo marcario se deberá establecer si existe o no identidad o semejanza entre el signo que se pretende registrar y la marca previamente registrada, efecto para el cual es útil tener en 3 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso Nº 101-IP-2002. Gaceta Oficial Andina No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL + GRÁFICA. CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis. Bogotá 1962. Pág. 190. GACETA OFICIAL cuenta por parte del examinador que la similitud visual se produce por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y que habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. El Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

El examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” 5 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 14/01/2004 25.32 La primera regla es la de mayor importancia, ya que el cotejo debe hacerse en conjunto, de ese modo se produce la impresión que el consumidor tiene sobre la marca y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se ofertan en el mercado.

La doctrina explica que los elementos que conforman la marca no deben ser fraccionados para comparar sus componentes; además el examen entre las marcas debe realizarse en base de las semejanzas y no de las diferencias. El cotejo entre las marcas debe ser sucesivo, en razón de que el consumidor las analiza en forma individualizada, se debe deducir cuál es la impresión final que permanece luego de la observación de las dos marcas.

En todo caso, tal como lo ha señalado el Tribunal, no deberán el juez o el funcionario administrativo, perder de vista que “ la confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, porque la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia.” 6 5.3 La conexidad competitiva.

A fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación y si de ella se desprende un verdadero riesgo de confusión, determinante de la irregistrabilidad que se alega, el consultante habrá de tomar en cuenta, además, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspon6 Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 7 de junio del 2000. Proceso Nº 38-IP-2000. Marca: FRITTY. En la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 578 del 27 de junio del 2000. GACETA OFICIAL 14/01/2004 26.32 dientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor.

En el presente caso, los signos en cuestión se refieren a diferente clase de productos y es por ello que el Juez consultante deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos de ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha recogido algunos criterios doctrinales que pueden resultar de útil aplicación a la materia consultada.

Ha identificado, al respecto, las siguientes reglas cuya observación permite dilucidar si existe o no la suficiente conexión competitiva entre los productos, la cual unida a la identidad o semejanza de los signos, determine o descarte la presencia del riesgo de confusión: d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subiudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”. 7 5.4 La especial protección que deriva de la notoriedad de la marca y la prueba de esta calidad.

La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 26-IP-2003. Sentencia de 23 de abril del 2003 En la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 959 del 31 de julio del 2003.

GACETA OFICIAL nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria. El conocimiento de una marca notoria no requiere necesariamente el uso de los productos o servicios que ésta ampara, sino que es suficiente conocer o tener referencia de ésta, a través de los medios que divulguen la marca.

La divulgación de una marca puede causar el efecto del consumo por parte del público y consecuentemente una marca constantemente usada será reconocida en el mercado; además la calidad contenida en los productos que la marca ampara es un factor importante para que exista aceptación por parte del consumidor, quien adquirirá reiteradamente los productos identificados con ese signo y difundirá su uso. 14/01/2004 27.32 con una marca notoriamente conocida.

Adicionalmente, como lo ha reiterado el Tribunal estas causales de irregistrabilidad son aplicables “…con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en los que se destine a productos o servicios distintos.” 9 Empero el reconocimiento de la notoriedad de la marca, no es un hecho automático, de tal modo que quien la alega debe probar esta calidad, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84, ibidem, enseña: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: La notoriedad de la marca se alcanza a través del esfuerzo de su titular que la ha difundido de manera efectiva en el mercado y ha mantenido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros quieran aprovechar maliciosamente el prestigio alcanzado; al punto que como señala Zuccherino, “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 8 La Decisión 344, protege a la marca notoria al establecer en su artículo 83 literales d) y e) la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se aspira a registrar sea confundible con una notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el punto de producir confusión • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 10 5.5.

La aplicación de la ley en el tiempo. De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno No. 7496, se desprende que la solicitud de registro objeto del presente estudio, fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344. 9 10 8 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997.

Págs. 130 y 131. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Jurisprudencia”. Tomo XII. Pág 42. Proceso 11-IP-99 Marca “LELLI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso 22-IP2003. Marca “UBS Union Bank of Switzerland”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 777 de 27 de marzo del 2003.

GACETA OFICIAL 14/01/2004 28.32 “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, esta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas” 12.

Por principio, la doctrina manifiesta que las normas rigen para lo posterior, en virtud del principio de irretroactividad, dado que su acción no se extiende sobre situaciones anteriores al momento de su vigencia. Las circunstancias jurídicas sobre las que se deba aplicar una norma comunitaria, deberán regirse por los parámetros de la que se encuentre vigente al tiempo de haber sido planteada ésta, tal como lo confirma la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. Este Tribunal ha explicado que cuando una norma posterior se usa para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo la norma anterior, esto no constituye aplicación retroactiva de la ley.

Se debe observar la fecha en que se ha presentado la solicitud de registro del signo marcario y la norma sustancial que se encontrare vigente a esa fecha será la aplicable para resolver lo relativo a la concesión o denegatoria de registro y se aplicará además en los casos de impugnación. El inciso tercero de la disposición transitoria primera señala que la Decisión 486 regirá desde su entrada en vigencia sobre los procedimientos que se encuentren en trámite, respecto de las etapas pendientes del mismo La doctrina manifiesta que: “ la nueva ley se aplica en forma inmediata, no sólo a las relaciones futuras, sino también a los efectos futuros aún no agotados de las relaciones pasadas, o sea, que rige también los tramos no cumplidos de las relaciones existentes, que están todavía en ejecución o no consumados.” 11 Sobre el tema ha manifestado el Tribunal en el sentido de que: 11 PEREZ Benjamín. “CURSO DE DERECHO CIVIL” Editorial Abeledo Perrot.

Buenos Aires. 1998. Pág. 24.

6. COLABORACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD PARA LA APLICACIÓN UNIFORME DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que de las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse al respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de septiembre del año 2002. Proceso 38-IP-2002. Marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC. Publicado en Gaceta Oficial Andina No. 845 del 1 de octubre del 2002. GACETA OFICIAL 14/01/2004 29.32 órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: De conformidad con la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro, debe reunir los tres requisitos establecidos en la ley: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: El funcionario examinador deberá analizar el riesgo de confusión que produzca el signo con respecto a una marca registrada o a otro signo solicitado con prioridad, utilizando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido. Sobre todo deberá considerarse que el análisis de los signos debe hacerse en forma conjunta, global, apreciando todas sus características.

TERCERO: Para determinar la distintividad de signos que amparen productos que pertenezcan a clases distinta del nomenclator, el juzgador deberá tener en cuenta una serie de criterios que lo lleven a determinar si es o no procedente el registro de marcas idénticas o semejantes, estimando siempre, que el objetivo es evitar confusiones en el consumidor, guardar el interés del titular de la marca y alentar la libre competencia.

CUARTO: La notoriedad de la marca supone que ella es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada, hecho que le permite gozar de una protección que va más allá de la regla de la especialidad de la marca y que es el resultado de un conjunto de características especiales como la calidad del producto, la difusión de la marca, su imagen en el mercado, la comercialización del producto, la publicidad etc.; cualidades que no poseen las marcas comunes.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que correspondan, siendo de cargo de quien la alega a su favor, realizar las demostraciones conducentes a ello. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso No. 7496, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE GACETA OFICIAL 14/01/2004 30.32 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 14/01/2004 31.32 GACETA OFICIAL 14/01/2004 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú