Año XXI - Número 1110 Lima, 27 de agosto de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 51-IP-2004.- Proceso 70-IP-2004.- Proceso 71-IP-2004.- Proceso 73-IP-2004.- Pág. Interpretación Prejudicial de los artículos 83, literales a), b) y d), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81, 102 y 128 de la misma Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Proceso Interno N° 2002-00325 (8303). Actor: HARRODS LIMITED. Marca: HARRODS (nominativa) Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-00171 (7966). Actor: “COMESTIBLES ALDOR S.A.” MARCA: “PIN-POP” Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal a), y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. Caso: denominación “ADVINSIL”. Expediente Interno N° 2001-0324 (7508) Interpretación Prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ARCOR DO BRASIL LTDA. Marca: “PARMALAT KIDS UP”. Proceso interno N° 2003-00074 (8785) PROCESO Nº 51-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 83, literales a), b) y d), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81, 102 y 128 de la misma Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Proceso Interno N° 2002-00325 (8303). Actor: HARRODS LIMITED. Marca: HARRODS (nominativa). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de julio del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Oficio Nº 0679, de fecha 7 de mayo de 2004, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 200200325 (8303).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de junio de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 27/08/2004 2.32 comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad; y fue negado el registro por considerarse fundadas estas observaciones.

Estando dentro del término legal, HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución Nº 22170 de 29 de junio de 2001, solicitando que dicha Resolución fuese revocada y que se otorgara el registro de la marca. Mediante Resolución Nº 32104 de 28 de septiembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando la resolución Nº 22170 y concediendo ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el recurso de apelación. 1.

Las partes Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Como tercero interesado actúa la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. Mediante Resolución Nº 8861 del 20 de marzo de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, revocando la Resolución Nº 22170 de 2001 y otorgando el Registro de HARRODS a favor de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.2. Fundamentos de la demanda 2.1. Hechos La sociedad HARRODS LIMITED, -demandante en el presente caso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, “Se decrete la nulidad de la Resolución Nº 8861 del 20 de marzo de 2002, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se otorgó el registro de la marca HARRODS, para identificar productos de la clase 9 internacional y se declaró infundada la oposición presentada contra la misma por la sociedad HARRODS LIMITED”.

La actora es la sociedad HARRODS LIMITED. El 7 de mayo de 1997, la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, mediante apoderado, solicitó el registro del signo HARRODS (nominativa), para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.).

El extracto de la solicitud fue publicado el 30 de julio de 1997 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 449, presentando observaciones CAVELIER ABOGADOS a nombre de HARRODS LIMITED en base a su marca HARRODS (mixta), registrada para productos de la Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no La demandante arguye que “Teniendo en cuenta entonces que la norma invocada por HARRODS LIMITED como fundamento de su oposición no se encontraba vigente para el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución Nº 8861 de 20 de marzo de 2002, pues había sido remplazada por la Decisión 344 (sic), la Administración debió concluir que la causal de irregistrabilidad invocada por HARRODS LIMITED en su oposición se había mantenido en el tiempo y correspondía a la consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

GACETA OFICIAL La actora sostiene además que “Una vez demostrado que HARRODS LIMITED tenia registrada su marca HARRODS en Inglaterra, la Administración debió entonces evaluar las pruebas de notoriedad de la marca HARRODS presentadas por HARRODS LIMITED como fundamento de su oposición de acuerdo con las normas de la Decisión 344 que se encontraba en vigor al momento de surtirse este trámite”.

Según se señala en la demanda la oposición se fundamentó en el “carácter notorio de la marca y del nombre comercial HARRODS de HARRODS LIMITED ”. Además alega que HARRODS LIMITED, había solicitado el registro de HARRODS para productos de las clases 3, 16, 18, 21, 28 y servicios de las clases 39 y 42, los cuales resultaban conexos con los productos de la clase 9..“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soporte de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de información y ordenadores; extintores”. 2.3.

Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, fundamenta su defensa en que, “Con la expedición de la resolución 8961 del 20 de marzo de 2002expedida (sic) por el Jefe de la entonces División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la entonces vigente Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

Añade además que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘HARRODS’ clase 28 registrada a favor de la sociedad Harrods Limited, se concluye que si bien existen semejanzas entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas habida cuenta que distinguen productos completamente diferentes; por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a 27/08/2004 3.32 error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos.”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 136 literales a) b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, a la fecha de solicitud y registro del signo en controversia la Decisión vigente era la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por lo que se interpretarán los artículos 83 y 84 de la citada Decisión. Es importante señalar que del artículo 83 solicitado, solo serán interpretados los literales a), b) y d); además se interpretarán de oficio los artículos 81, 102 y 128 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

GACETA OFICIAL Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 27/08/2004 4.32 b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Artículo 102 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

DECISIÓN 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión”.

( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: Artículo 84 I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: A fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria no surte efectos retroactivos; así pues, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterio- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

GACETA OFICIAL ridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a algunos de sus efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, criterios que pueden observarse en los Procesos 39-IP-2003, caso “& mixta” y 42-IP-2004, caso “DAREX”, entre otros. El régimen común de propiedad industrial se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, disponiendo siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1° de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo “HARRODS (nominativa)”, fue presentada el 7 de mayo de 1997, es decir, 27/08/2004 5.32 bajo la vigencia de la Decisión 344, la negativa del registro también se dio en vigencia de la Decisión 344, y lo que ocurrió bajo la Decisión 486 fue que en apelación se otorgó el registro, sin embargo, respecto de los requisitos para el registro del signo como marca, son aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión 344.

II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad Y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un GACETA OFICIAL producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). III. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS En razón de la composición de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas, en las cuales la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; las figurativas, en las cuales la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la mar- 27/08/2004 6.32 ca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., Pág. 29 y ss.).

Por último, las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. CONEXION COMPETITIVA. El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad GACETA OFICIAL industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). 27/08/2004 7.32 De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en GACETA OFICIAL conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). La doctrina recogida de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Berto- 27/08/2004 8.32 ne y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, ha fijado algunos criterios que podrían conducir a establecer la conexión competitiva entre los productos; ellos fueron sintetizados en la sentencia dictada en el Proceso N° 08-IP-95 (G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”): a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mis- GACETA OFICIAL mo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

(motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos. Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad.

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos. Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.

V. USO EXCLUSIVO DE LA MARCA El registro del signo ante la Oficina competente, es el acto que faculta a su titular de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a 27/08/2004 9.32 que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. Es conocido que en la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, recoge el sistema atributivo; en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y además le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

Los artículos 102 y 104 de la Decisión 344 cubren también el sentido de la exclusividad; al respecto este Tribunal ha dicho: “la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi).

Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: y La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. y La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.

GACETA OFICIAL y La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca. En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.” (Proceso 33IP-2000, G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA). VI. DE LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Para el tratadista Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A:, Madrid, 1984, pág. 32).

Este Tribunal ha manifestado que “la marca notoria es el resultado del amplio conocimiento adquirido por una colectividad que pertenece a un determinado grupo de consumidores de ciertos bienes o servicios. Este concepto abarca la extensión y la intensidad del conocimiento de la marca, su antigüedad, su ámbito de difusión, comercialización y su uso constante”.

(Proceso Nº 44-IP-2002, G.O.A.C. Nº 945, de 14 de julio de 2003, Marca: BELMONT). Para determinar la notoriedad de la marca, es necesaria la prueba, al respecto este Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese sta- 27/08/2004 10.32 tus”.

(Proceso N° 08-IP-95, G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”). De lo dicho podemos concluir, que la mención de la notoriedad no es suficiente para demostrar que la marca es ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores fijados en el artículo 84 de la Decisión 344.

VII. DE LOS NOMBRES COMERCIALES La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 protege al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error. Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Al interpretar el artículo 128 de la Decisión 344 sobre la protección al nombre y enseñas comerciales, que indica que “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros, sin obligación de depósito o de registro”, aunque se deja a elección de éstos el reglamentar algún sistema de registro, concluye el Tribunal que la protección del nombre comercial puede darse de dos maneras: o por el uso o por la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente, siendo las dos igualmente válidas, sin que una de ellas tenga prelación o privilegio alguno sobre la otra.

Todo nombre comercial preexistente que cumpla los requisitos exigidos para su protección puede oponerse al registro como marca de un signo idéntico o que se le asemeje. Cabe mencionar que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue su existencia, debiéndose verificar que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, pero en el caso de que el nombre comercial haya sido inscrito o registrado, dicho registro es prueba plena de la preexistencia del mismo.

En fin, para que un nombre comercial esté protegido el juez nacional debe saber que no es necesario su registro, GACETA OFICIAL 27/08/2004 11.32 basta que se haya usado durante algún tiempo, es decir el registro o inscripción es facultativo para quién esté usando un nombre comercial y no constituye una obligación, pero si es deber del juez nacional velar por su protección cuando ésta utilización haya sido alegada y probada.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Tercero: CONCLUYE: Primero: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del En la comparación entre signos mixtos, generalmente el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Cuarto: El derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere gracias al registro que otorga la oficina nacional competente: la marca que se desee registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada anteriormente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro, y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.

Quinto: Se considera a una marca como notoriamente conocida cuando es ampliamente aceptada por una colecti- GACETA OFICIAL Sexto: 27/08/2004 12.32 vidad o sector económico de los productos o servicios al que pertenece la marca. La notoriedad de la marca es materia que en caso de controversia debe ser probada por su titular. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 70-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-00171 (7966). Actor: “COMESTIBLES ALDOR S.A.” MARCA: “PIN-POP”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de julio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: GACETA OFICIAL 27/08/2004 13.32 1.

ANTECEDENTES. Se agrega que, al comparar las marcas PINPOP y POPPING, producen una impresión diferente, por lo que no es posible que se produzca confusión alguna; además es importante tomar en cuenta que la doctrina recomienda que las marcas deben ser observadas en conjunto, sin fraccionar sus elementos a fin de compararlos individualmente, como lo ha hecho en forma errada la Superintendencia. 1.1.

Las partes: Demandante: Comestibles ALDOR S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado: Carlos Luis Sanabria Acevedo. 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda. El 16 de junio de 1994 COMESTIBLES ALDOR LIMITADA (hoy S.A.), solicitó el registro de la marca PIN-POP, para distinguir productos de la clase 30; posteriormente a su publicación, se presentaron escritos de observación por parte de COLOMBINA S.A. y de Carlos Luis Sanabria Acevedo con fundamento en su marca POPPING, solicitada con anterioridad para productos de la Clase 30.

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 13901 de 29 de mayo de 1996, declaró infundada la oposición presentada por el titular de la marca POPPING, aceptó el desistimiento de COLOMBINA S.A. y otorgó el registro de la marca PIN-POP. Ante tal situación, el titular de la marca POPPING, interpuso los recursos de reposición y de apelación, respecto de la resolución anterior, en respuesta a ello, la Superintendencia declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca PIN-POP. Por su parte, la Sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. impugnó el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 32518 del 30 de noviembre del 2000, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por medio del cual se niega la solicitud de registro de la marca PIN-POP para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 30.

El actor manifiesta que la marca PIN-POP cumple con los requisitos para el registro de marcas contenidos en el artículo 81 de la Decisión 344, además de que no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la ley y que en atención a los criterios doctrinarios establecidos para la comparación de marcas, es justo concluir que las denominaciones en conflicto no son semejantes.

Señala que las marcas en conflicto no poseen semejanzas capaces de producir confusión entre los consumidores, pues las denominaciones PIN-POP y POPPING, cuentan con elementos ortográficos y fonéticos característicos que le dan distintividad suficiente. 1.3. Contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la validez de la resolución impugnada, por haberse apegado al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

Considera que la marca PIN-POP, no posee la suficiente fuerza distintiva y que al compararse con la marca registrada POPPING es claro percibir que existen grandes similitudes, ortográficas y fonéticas, ya que la marca PIN-POP hace una transposición de las sílabas de la marca registrada suprimiéndole la letra G. Las semejanzas entre la marca PIN-POP y POPPING, son evidentes ya que las mencionadas denominaciones, utilizan las mismas letras, que hacen que al ser pronunciadas las palabras causen una impresión prácticamente idéntica.

Las marcas son susceptibles de generar confusión en el mercado porque distinguen productos comprendidos dentro de la misma clase, por lo que el consumidor podría asumir que tienen un origen empresarial común. El tercero interesado Carlos Luis Sanabria Acevedo, no contestó a la demanda. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Por ser pertinentes dentro del caso planteado se interpretarán los artículos solicitados por el consultante, esto es: los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” 27/08/2004 14.32 4.1.

Requisitos para el registro de marcas: Se define a la marca como un bien inmaterial, perceptible y susceptible de representación gráfica, que tiene como función principal la identificación de productos o servicios en el mercado, a fin de que el consumidor los diferencie y seleccione, sin incurrir en confusión. La normativa comunitaria andina ofrece protección al titular de la marca, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, además tutela el interés general de los consumidores a quienes van destinados los productos o servicios, evitando que se genere confusión, en procura de garantizar transparencia en el mercado.

Los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Además de cumplir con los mencionados requisitos, es indispensable que el signo no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada norma.

Dentro del tema el Tribunal ha señalado que: “ la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 1

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su tratado. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión; reglas para el cotejo de marcas y comparación entre marcas denominativas.

La Distintividad. Es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros y ofrece al público facilidad para realizar la elección de lo que desea adquirir. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de abril del 2002.

Proceso Nº 03-IP2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. GACETA OFICIAL El signo le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores; esta característica es destacada por Otamendi, cuando manifiesta que: “la marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados” 2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto ha expresado lo siguiente: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3 La Perceptibilidad.

Se define a la marca como todo signo, capaz de distinguir los bienes o servicios que se comercializan en el mercado, el signo para ser identificado debe ser perceptible y su materialización se realiza por medio de todo elemento o indicación que haga posible que pueda ser captado por los sentidos. La doctrina manifiesta que: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 2 3 4 OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. ABELEDO-PERROT. Buenos Aires-Argentina. 1989. Pág.

10. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de julio del 2000, Proceso Nº 46-IP2000. Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594, de 21 de agosto del 2000, FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y 22 27/08/2004 15.32 La marca es un bien de naturaleza inmaterial, por ello es indispensable que exista un soporte material, que permita que se exprese la idea que encierra el signo, a fin de que pase del campo subjetivo a la realidad y pueda ser captado o percibido.

Susceptibilidad de representación gráfica. Esta característica permite la apreciación visual del signo a través de su descripción material, además posibilita realizar la publicación y el archivo de la denominación solicitada. Sobre el tema, la doctrina señala lo que sigue: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.5 4.2.

Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud y riesgo de confusión. El titular de la marca goza de un derecho de uso exclusivo sobre el signo registrado, la tutela a dicho interés del titular, es objeto de especial atención por parte de la norma comunitaria, que a través de la prohibición de registro de marcas idénticas o semejantes evita que se produzca la dilución de la fuerza distintiva de la marca.

La prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, va dirigida a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario, en la mencionada disposición se expresa claramente, que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La prohibición señalada por la norma, no exige que el signo efectivamente genere error entre 5 ALEMAN, Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág.

77. GACETA OFICIAL los consumidores o usuarios, sino que basta para que ella opere con la sola existencia del riesgo de que tal situación pueda producirse; cabe agregar que, una marca carente de fuerza distintiva evidencia una real posibilidad de que la confusión se produzca, lo que traerá como consecuencia el impedimento de su registro o la anulación de éste.

La identidad o semejanza existente entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética, o ideológica. 27/08/2004 16.32 Cabe al examinador determinar, la existencia de identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para proceder, luego, a establecer si las identidades y semejanzas encontradas son de tal magnitud que se estimen capaces de generar confusión. José Manuel Otero Lastres, dentro del tema señala lo siguiente: “Como es sabido, para determinar si la marca solicitada puede producir riesgo de confusión con otras marcas anteriores, hay que valorar dos factores: la Identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas y la identidad o similitud entre los productos o servicios distinguidos por dichas marcas.

De tal manera que si las marcas en conflicto son idénticas o semejantes y los productos o servicios distinguidos por esas marcas son idénticos o similares, habrá que denegar la marca posterior por ser confundible con la anterior.” 7 La similitud ortográfica, surge del parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden contribuir a que la confusión se produzca; además la semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La confusión es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Cavelier expresa que: La similitud ideológica, se manifiesta en los signos que transmiten una idea o concepto idéntico o semejante.

“ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro” Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.” 6 “ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía” 8 7 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02-IP-2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 804 del 11 de junio del 2002. 8 AREÁN Lalín Manuel y otros. “COMENTARIOS A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA”. Editado por la Universidad de Alicante. Primera edición. 1996. España. Pág. 102. CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis.

Bogotá 1962. Pág. 190. GACETA OFICIAL 4.3. Reglas para el cotejo de marcas. Comparación entre marcas denominativas. Para determinar el riesgo de confusión que pudiera producirse entre las marcas PIN-POP y POPPING, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: 27/08/2004 17.32 En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo; no cabe el análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado.

En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. La marca denominativa o llamada también verbal, utiliza expresiones que se componen por una o varias letras, palabras o números, que integran un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual.

En sentencias anteriores se ha manifestado que: “La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje.” 10 “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)” 9 Es importante advertir que al comparar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo marcario, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin descomponer o fraccionar sus partes.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados entorno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” El cotejo de todo tipo de marcas, en principio, debe realizarse en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para establecer similitud, pues lo que importa es tener una visión global de todos los factores integrantes de la marca con el objeto de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma. 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA.

Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001. 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786 de 24 de abril del 2002.

GACETA OFICIAL 27/08/2004 18.32 “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” cios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“…la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 11 TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

CUARTO: El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna.

Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrase como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 y además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servi11 FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 199 y SS.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200200171 (7966), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 27/08/2004 19.32 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 71-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal a, y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. Caso: denominación “ADVINSIL”. Expediente Interno N° 2001-0324 (7508). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiuno de julio del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 83, literal a) y 102 de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 22 de junio de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “El 14 de febrero de 2000, CÁRDENAS IMPORTACIONES LIMITADA solicitó el registro de la marca ADVINSIL para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 490 de 2000”; que “Dentro del término legal AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION y RHONE POULENC RORER S.A. formularon observaciones al registro de la marca ADVINSIL con fundamento en sus marcas ADVIL y ADVENXIN que distinguen los mismos productos y que pueden inducir al público a error”; que “Mediante Resolución 21598 de 31 de agosto de 2000 la Superintendencia declaró infundada la observación presentada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, aceptó la formulada por RHONE POULENC RORER S.A. y negó el registro de la marca solicitada ADVINSIL” (Clase 5: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”).

De la demanda se desprende además que, al resolver el recurso de reposición, “La División de Signos Distintivos mediante la Resolución No. 30795 de fecha 28 de noviembre de 2000 revocó parcialmente la resolución impugnada en el sentido de declarar fundada la oposición (sic) presentada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, la confirmó en sus demás partes y concedió el recurso de apelación interpuesto”; y que, al resolver la apelación, “El Superintendente de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 08787 de fecha 27 de marzo de 2001 confirmó la Resolución 21598 de 2000 del Jefe de la División de Signos Distintivos, que como se dijo, declaró infundada la observación de AME- GACETA OFICIAL RICAN HOME PRODUCTS CORPORATION y negó el registro de la marca ADVINSIL”.

Agrega el consultante que, según el actor, “Al declararse infundada la observación de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION se desconoció el derecho que le asiste como titular de la marca registrada ADVIL para impedir el registro por parte de terceros de marca (sic) confundibles con la suya para distinguir productos iguales que puedan inducir al público a error”; por lo que el actor solicita en su demanda que “a título de restablecimiento del derecho se declare fundada la observación presentada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION contra el registro de la marca ADVINSIL, solicitada por la sociedad CARDENAS IMPORTACIONES LTDA., y se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio tomar nota de dicha declaración en el expediente respectivo”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el Informe del consultante, el actor denuncia que “se violaron los artículos 83, literal a) y 102 de la Decisión 344, porque la Administración desconoció el derecho de la actora de oponerse e impedir el registro de una marca confundible con la previamente registrada y además, debió abstenerse de registrar la marca solicita (sic) por infringir derechos de terceros”; que “La Administración declaró infundada la oposición formulada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, argumentando que entre ADVINSIL (solicitada) y ADVIL (registrada) no existía riesgo de confusión, sin tener en cuenta que son confundibles, pues se asemejan en forma que pueden inducir al público a error”; que “La confundibilidad o riesgo de confusión se deriva de las siguientes consideraciones: (i) Las marcas amparan los mismos e idénticos productos farmacéuticos de la clase 5ª de la clasificación internacional y sus titulares están dedicados al mismo ramo de negocios (venta de productos farmacéuticos) y se ofrecen a través de los mismos canales de distribución. (ii) Las marcas son denominativas o fonéticas, es decir, están constituidas por denominaciones simples”; que “La apreciación de conjunto de las denominaciones ADVIL y ADVINSIL permite concluir que entre las mismas existe un acentuado riesgo de confusión, pues las sílabas iniciales son coincidentes (ADvil – ADvinsil); las cinco letras que componen la marca prioritaria (A-DV-I-L) se reproducen en la marca solicitada 27/08/2004 20.32 (A-D-V-I-N-S-I-L) y están dispuesta (sic) en idéntico orden; los sonidos vocálicos son idénticos (A-I) y se pronuncian en el mismo orden y la sílaba final (VIL – SIL) acusan (sic) una acentuada semejanza, pues tienen (sic) el mismo sonido vocálico de la letra I y la consonante final L”.

Asimismo, el consultante da cuenta del argumento del actor según el cual “La marca ADVIL prioritariamente registrada ha sido usada en Colombia, razón por la cual su eventual coexistencia con ADVINSIL podría generar, además de una confusión directa, un alto riesgo de asociación en la medida que un consumidor medio puede pensar que los productos tienen un mismo origen empresarial o proviene (sic) de empresas con un fuerte vínculo jurídico.

Lo que podría ocasionarle un perjuicio ilícito a la demandante por un aprovechamiento indebido de la reputación de ADVIL en el mercado”. Finalmente, en el texto de su demanda el actor sostiene que “vale la pena mencionar el criterio reiterado en varias oportunidades por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual, en caso de duda sobre el riesgo de confusión entre una marca registrada y una marca en vía de registro, el examinador deberá decidir en beneficio del titular de la marca registrada, quien tiene un derecho consolidado y en ocasiones, como ocurre en el presente caso, una clientela en torno de su marca, y grandes pueden ser los perjuicios que sufra por la coexistencia de marcas que se confundan con la suya”. 2.

Contestación a la demanda El consultante informa que el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio “se opuso a las pretensiones de la demanda, considerando que de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Señaló que efectuado el examen comparativo de las marcas ADVINSIL, Clase 5ª (solicitada) frente a ADVIL (registrada) se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y de coexistir en el mercado llevarían al público consumidor a error”. Del escrito de contestación a la demanda se infiere que “de los documentos obrantes en el expediente 00-009.547877 y contentivo de la GACETA OFICIAL 27/08/2004 21.32 actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca ‘ADVINSIL’ para distinguir los productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por la el (sic) American Home Products, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; que “Establecida la existencia de confundibilidad entre los signos en debate, se descarta la violación de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 …”; que “En consecuencia, la marca ‘ADVINSIL’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 … como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”; y que “los actos administrativos acusados … expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior, como lo aduce la parte demandante”. que, según consta en las Resoluciones demandadas en nulidad, 21598 y 08787, no fue concedido, el Tribunal se limitará a interpretar las disposiciones invocadas por la instancia consultante.

CONSIDERANDO

I. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Que las normas cuya interpretación se solicita son “los artículos 83, literal a) y 102 de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 190 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, comoquiera que el actor pretende se declare fundada la observación presentada contra el registro de la marca ADVINSIL, registro Los textos de las normas a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran varias prohibiciones para el registro de un signo como marca. De la prevista en el artículo 83, literal a, se desprende que no podrá ser registrado como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a un signo anteriormente solicitado para registro como marca o ya registrado como tal por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende también que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. GACETA OFICIAL Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado sobre el particular que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la im- 27/08/2004 22.32 presión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

GACETA OFICIAL Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

II. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca destinada a cubrir este mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando 27/08/2004 23.32 que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudie- GACETA OFICIAL ra haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). III.

Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° De la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 se desprende que no podrá ser registrado como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a un signo anteriormente solicitado para registro como marca o ya registrado como tal por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un 27/08/2004 24.32 producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error. 2.

A los fines de establecer la existencia o inexistencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y el ya registrado como tal por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, será necesario determinar si se configura o no una relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3º En el caso de autos, la comparación entre los signos, de ser necesaria, habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4º La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. 5º El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los GACETA OFICIAL 27/08/2004 25.32 Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 73-IP-2004 Interpretación prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ARCOR DO BRASIL LTDA. Marca: “PARMALAT KIDS UP”. Proceso interno N° 2003-00074 (8785). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintiún días del mes de julio del año dos mil cuatro. cia, fue admitida a trámite por medio de auto de 14 de julio del mismo año. 1.

ANTECEDENTES: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero. 1.1 Partes Actúa como demandante la firma ARCOR DO BRASIL LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 30 de junio del año 2004, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuen- Se considera como tercero interesado en el proceso, a la sociedad PARMALAT COLOMBIA LTDA. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma ARCOR DO BRASIL LTDA., mediante apo- GACETA OFICIAL derada pide que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 20079, de 27 de junio del 2002, mediante la cual la mencionada Dependencia declaró infundada la oposición al registro presentada por la firma ARCOR DO BRASIL LTDA., con base en la marca KID’S de su propiedad y, concedió registro como marca para la denominación “PARMALAT KIDS UP” (nominativa), requerido por la sociedad PARMALAT COLOMBIA LTDA. para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional 30; - Nº 28102, de 29 de agosto del 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 32517, de 8 de octubre también del año 2002, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien, al resolver el recurso de apelación, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial Nº 20079, declarando además agotada la vía gubernativa.

Solicita adicionalmente la actora, la “revocatoria” del registro de la marca PARMALAT KIDS UP. 27/08/2004 26.32 - El 30 de enero del 2002, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 512, siendo presentada oposición a la misma por parte de la sociedad ARCOR DO BRASIL LTDA. - El 27 de junio del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 20079, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió registro para la marca “PARMALAT KIDS UP”. - El 16 de agosto del 2002, la firma ARCOR DO BRASIL LTDA., presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida. - El 29 de los mismos mes y año, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, mediante resolución Nº 28102 por la cual confirmó la resolución Nº 20079. - El 8 de octubre también del 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, resolvió el recurso de apelación y confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial. b) Escrito de demanda - El 12 de diciembre del 2001, la sociedad PARMALAT COLOMBIA LTDA. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “PARMALAT KIDS UP”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.1 La firma ARCOR DO BRASIL LTDA., domiciliada en Bogotá, Colombia, manifiesta por intermedio de apoderada, que la sociedad PARMALAT COLOMBIA LTDA. presentó solicitud para el registro de la denominación “PARMALAT KIDS UP” (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 30, respecto de la cual la aludida Superintendencia declaró sin fundamento la oposición presentada por ARCOR DO BRASIL LTDA., al considerar que la referida solicitud de registro no se encontraba afectada por la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, procediendo, en consecuencia, a otorgar el registro solicitado, por medio de Resolución Nº 20079, de 27 de junio del 2002.

Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. Argumenta la violación de la aludida norma al sostener que “…el error de la administración consistió en concluir que entre la marca solicitada a registro, PARMALAT KIDS UP y la marca registrada KID’S no existen semejanzas susceptibles de inducir al público a error.” 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos 1 GACETA OFICIAL Asevera que “…las razones de su oposición al registro de la marca se basan en que la expresión que se solicita a registro, ‘PARMALAT KIDS UP’, carece de distintividad con la marca KIDS.

En este caso, se está en presencia de una marca compuesta, en la cual su núcleo principal es la expresión ‘KIDS’, es decir, aunque la marca está compuesta por tres palabras PARMALAT KIDS UP, la expresión KIDS que conforma la marca previamente registrada asume el papel más importante dentro del conjunto marcario ya que a todas luces es la que se pretende registrar, de tal manera que el público consumidor recordará la marca por la expresión más sobresaliente”.

Afirma que “…visualmente las dos marcas están conformadas por la expresión KIDS como elemento principal, por lo tanto, de golpe resulta idéntico para el consumidor medio, lo cual lo induce a error al momento de la elección de los productos porque los consumidores podrían pensar que dada la gran similitud entre dichas marcas, éllas pertenecen al mismo empresario…”.

Adicionalmente manifiesta, que la confusión “…se acentúa debido a que las dos marcas están destinadas a distinguir los mismos productos…”. Concluye expresando que “…el signo PARMALAT KIDS UP no es susceptible de registrarse como marca ya que éste se confunde con la marca KID’S previamente registrada”. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. 27/08/2004 27.32 y susceptibilidad de representación gráfica y que adicionalmente no incurrió en ninguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en la Decisión 486, y por eso declaró infundada la oposición presentada por Arcor Do Brasil Ltda.”.

Señala, además, que “la marca PARMATLAT (sic) KIDS UP cumple una función de individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los productos y servicios de otro empresario y que por lo tanto no induce a error al público consumidor”. En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 36-IP-99, 104-IP-2002 y 38-IP-2003.

La sociedad PARMALAT COLOMBIA LTDA., en calidad de tercero interesado, contesta la demanda por intermedio de apoderado, expresando que “…con la resolución impugnada no se le ha desconocido ningún derecho a la demandante ARCOR DO BRASIL LTDA., ya que no se le revocó en forma alguna, ni expresa ni tácitamente, la resolución que le concedió la marca KIDS…”.

Respecto a la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, sostiene que “…no existe el error a que se refiere la actora, ya que cuando se profiere por la autoridad administrativa la resolución que se ha demandado, y ésta resulta confirmada en dos ocasiones posteriores durante el agotamiento de la vía gubernativa, es evidente que no se cometió yerro alguno, pues la semejanza susceptible de inducir en error al público consumidor no se presenta en el caso concreto.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: Sostiene la legalidad de los actos realizados y, manifiesta que “el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por esta Superintendencia, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria…”.

Acerca de la supuesta violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, expresa que “…del estudio en conjunto de la marca PARMALAT KIDS UP, se estableció que está (sic) cumplía con los requisitos de perceptibilidad, distintividad

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base, según así se expresa, en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de la norma cuya interpretación se pide, se determina la causa interna que la origina y, se señala GACETA OFICIAL lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como los sostenidos por el tercero interesado en esta causa, la sociedad PARMALAT COLOMBIA LTDA.; particularidades que, consecuentemente, han debido ser extraídas por este Tribunal, de los respectivos escritos incorporados al expediente recibido por el Organismo.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 0936, de 18 de junio del 2004, la interpretación prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual a este Tribunal procede a atender el requerimiento en los términos formulados, luego de haber constatado, además, que la solicitud referente al registro de la marca PARMALAT KIDS UP ha sido presentada el 12 de diciembre del 2001, esto es, en vigencia de la Decisión 486. 27/08/2004 28.32 “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS CLASES La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas, las mixtas, los sonidos y olores, entre otros signos, en atención a la estructura de aquéllos.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual que son las marcas sugestivas y las marcas arbitrarias y; las que no tienen connotación conceptual, que son las caprichosas o de fantasía. Las marcas sugestivas y las arbitrarias son las que emplean un lenguaje común y corriente, de modo que no impone al consumidor o al usuario el aprendizaje de una nueva palabra.

Estas marcas están constituidas por denominaciones ya conocidas por los consumidores; el significado de estas denominaciones penetrará con mayor fuerza en la mente del consumidor y será recordado más fácilmente por el mismo. DECISION 486 Las marcas caprichosas o de fantasía son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como tales; estas marcas causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguidos por aquéllas.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Ha sido dicho al respecto, que la marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede sugerir alguna idea o concepto, definiéndola como “aquélla constituida por una pa- 3.

NORMA A SER INTERPRETADA El texto de la norma a ser interpretada es el siguiente: GACETA OFICIAL 27/08/2004 29.32 labra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 2 relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior.

En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”.3 Comparación de marcas denominativas Las marcas denominativas se encuentran, en algunos casos, constituidas por dos o más vocablos denominativos en las que uno de éstos destaca de manera preponderante, dejando a los demás componentes en un segundo término. La doctrina ha determinado al respecto, que cuando existan varios elementos, hay que atenerse al más característico.

Respecto a los signos compuestos, este Tribunal ha sostenido: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico. “En el primer caso, entre los signos puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., que pueden inducir a aquélla por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Resulta pues indispensable que, a los fines de que no se produzca riesgo de confusión, la autoridad competente examine detenidamente si las palabras que componen la denominación solicitada para registro, le dan a la misma suficiente distintividad como para que pueda ser registrada como marca. Este Organismo ha destacado en este contexto, que la regla que rige la comparación entre marcas estrictamente denominativas, determina que en el estudio y análisis de los signos, el juez competente considerará la visión en conjunto, la globalidad de sus elementos, la representación gráfica, la expresión fonética y la pronunciación generalizada de la marca.

Ha sostenido adicionalmente el Tribunal: “En cuanto al cotejo o comparación de marcas denominativas -de las que trata el presente proceso- para decidir si son susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos o integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética.

“En el otro supuesto, -registro de dos o más palabras- así mismo, pueden darse hechos diferentes. Las dos palabras son distintas de las anteriormente registradas o solicitadas y la confusión no tiene lugar. “La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza.

“Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse “En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más 3 2 OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas. Editorial Abelledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. Proceso 13-IP-2001, sentencia de 2 de mayo de 2001, G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, caso “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/08/2004 30.32 atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca.

“Cabe observar, por último, que no hay lugar a una comparación de nombres -marcas en este caso- en el campo conceptual o ideológico, cuando tales denominaciones carecen de significado propio en el idioma de los consumidores presuntamente interesados, así no se trate propiamente de las llamadas marcas “caprichosas o de fantasía”. 4

5. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En cuanto a los signos conformados por una o más palabras en idioma extranjero, debe presumirse que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía y, en consecuencia, susceptibles de ser registrados como marca. No serán sin embargo registrables, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que integran dichos signos, se han hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y, tampoco, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertene4 Proceso 1-IP-87, sentencia del 3 de diciembre de 1987, G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988, marca: “VOLVO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. cientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 6. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene 27/08/2004 31.32 sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7 Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

En los signos compuestos de dos o más palabras, es necesario determinar cuál de ellas constituye el elemento más caracteri7 6 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL zado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo cuyo registro se pide. 2. Para la comparación entre signos denominativos, la autoridad nacional competente o el juzgador, según el caso, deberá tener en consideración, además de la estructura ortográfica de las palabras, el significado o elemento conceptual de las dos marcas.

La valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de elementos integrantes, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 3. Cuando un signo se encuentre conformado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éllas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, siendo por tanto procedente su registro.

Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 5.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el 27/08/2004 32.32 consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00074 (8785), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú