Año XXI - Número 1139 Lima, 12 de noviembre de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 94-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MUEBLES & ACCESORIOS (mixta). Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. Proceso Interno Nº 7287 Proceso 121-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 82, 83, 84, 118 y 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procedente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 424-93-LYM. Actor: “FRUTERA COLOMBIANA S.A.” Marca: “FRUCOLAC” Proceso 124-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. Caso: “N NATIONAL SEMICONDUCTOR (etiqueta)”. Expediente N° 200100189 (7143) 9 17 PROCESO 94-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MUEBLES & ACCESORIOS (mixta). Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. Proceso Interno Nº 7287. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. ro, relativa a los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 7287.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barre- El auto de 15 de septiembre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 12/11/2004 2.28 Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1262 de 12 de agosto de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos. por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución Nº 34294 de 28 de diciembre de 2000 confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 15064. 1.

Partes en el proceso interno 3. Fundamento Jurídico de la demanda Demandante es la sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La actora manifiesta que se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, toda vez que “… el signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS es perfectamente perceptible y, por tanto … la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error ostensible al negarle esta característica …” y además que los productos “marcados con el signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS perfectamente permiten al consumidor distinguir los que produce o comercializa la sociedad accionante de los de los demás comerciantes …”.

Indica que debe tenerse en cuenta que “ningún oferente de estos productos en el mercado los ofrece genéricamente como MUEBLES & ACCESORIOS sino como sábanas, cubrelechos, edredones, manteles, individuales, etc … Estamos seguros que un edredón o cualquier otro producto de la clase 24, marcado MUEBLES & ACCESORIOS + UN COMPONENTE FIGURATIVO no es estorbo para que quienes comercializan productos idénticos o similares con otras marcas los ofrezcan en el mercado y, contrario sensu a lo que sostiene la Superintendencia de Industria y Comercio, es una marca que garantiza que los productos de la accionante no los confunda el consumidor con otros que tengan un origen empresarial diferente …”. 2.

Hechos Tanto la consultante como la actora indican que desde hace más de 15 años la sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. “ha usado continúa (sic) e ininterrumpidamente como nombre, enseña comercial y marca el signo distintivo (mixto) MUEBLES & ACCESORIOS …”. Para proteger sus derechos sobre el signo distintivo MUEBLES & ACCESORIOS, la actora “lo depositó ante la Superintendencia de Industria y Comercio como nombre y enseña comercial …”.

El 31 de mayo de 1999 “… solicitó, a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del plurimencionado signo distintivo MUEBLES & ACCESORIOS, adicionándolo con elementos figurativos, para distinguir productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza”. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 480, no se presentaron observaciones. Por Resolución Nº 15064 de 30 de junio de 2000 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixta) solicitada por MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. argumentando que el signo solicitado “se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad, contenida en los artículos 81 y 82 literal a) (sic) que impiden el registro de los signos que no sean perceptibles y suficientemente distintivos”.

La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos quien por Resolución Nº 24381 de 29 de septiembre de 2000, confirmó la Resolución impugnada y, el segundo, fue resuelto Sostiene que la “…Administración omitió considerar la procedencia de aplicar los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 …”.

Y que el signo MUEBLES & ACCESORIOS + ELEMENTOS FIGURATIVOS “no es una indicación, nombre o designación de los productos que mi poderdante marca con él ni es exclusivamente nominativo … “. Manifiesta que la “Administración violó el tercer inciso de la citada disposición transitoria de la Decisión 486 … como quiera que en la Resolución de 28 de diciembre de 2000 no se rigió por la precitada Decisión, como expresamente lo imponía la norma invocada, a partir del 1 de diciembre de 2000.

Por esta misma vía violó el último inciso del artículo 135 de la citada Decisión 486 según el cual se puede registrar como GACETA OFICIAL marca un signo que carezca de distintividad … Aunque … el signo que aquí nos interesa tiene sobrada distintividad, aceptando en gracia de discusión la posibilidad de estar equivocados y que la Superintendencia de Industria y comercio en principio tenía razón, las pruebas aportadas durante el trámite administrativo de registro, demuestran fehacientemente que se cumplían los requisitos recientemente señalados para conceder su registro”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. Que con la expedición de las Resoluciones Nº 15064 … Nº 24381 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y Nº 34294 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena… negando el registro de la marca ‘MUEBLES Y (SIC) ACCESORIOS’ para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Muebles y Accesorios Ltda.”.

Sostiene que es “… claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”. Manifiesta que “la marca (sic) MUEBLES & ACCESORIOS (solicitada) … carece de la suficiente distintividad para ser considerado (sic) como marca, por cuanto estas dos expresiones MUEBLES & ACCESORIOS, que la componen son expresiones simples y faltas de originalidad que no permiten diferenciar claramente el producto que se elige.

Carece entonces de suficiente distintividad para ser considerado como marca, por cuanto hace referencia directa a que 12/11/2004 3.28 se trata de bienes muebles y accesorios, o el destino de tales productos…”. Indica que “… la marca (sic) ‘MUEBLES Y (sic) ACCESORIOS’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 24 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 …”.

Argumenta que “… el carácter distintivo que ha adquirido el signo MUEBLES & ACCESORIOS, no se demostró durante el trámite administrativo adelantado…”. En consecuencia, “… los actos administrativos acusados … no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 135 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta las normas expresamente requeridas por el consultante y aplicables al caso concreto, se interpretarán los artículos 81 y 82 sólo en sus literales a), d) y e) de la Decisión 344, y en el ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretará el artículo 135 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso de autos.

GACETA OFICIAL Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)”. I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental. 12/11/2004 4.28 Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). La nueva normativa en lo que concierne a la parte procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma GACETA OFICIAL estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, la solicitud de registro de la marca MUEBLES & ACCESORIOS (mixta) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto. 12/11/2004 5.28 individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: GACETA OFICIAL guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto) reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

III. Marcas denominativas, gráficas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 12/11/2004 6.28 La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA vides 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Estos criterios deberán ser tomados en consideración en el caso del signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto).

IV. Signos genéricos y descriptivos Signo genérico. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, GACETA OFICIAL al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto) resultaría genérico o no con relación a los servicios que distingue. 12/11/2004 7.28 en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). V. Signos de uso común Signos descriptivos. La norma comunitaria y calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, antes citadas, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías, Ob. Cit. p. 84) Con relación a la prohibición del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en una indicación que “… en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto) con relación a los productos contenidos en la Clase 24, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, consti- GACETA OFICIAL tuye una designación común o usual de los productos que pretende proteger.

VI. Signos evocativos Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 12/11/2004 8.28 TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo a fin de determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad.

CUARTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Los signos descriptivos tampoco son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7287, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 12/11/2004 9.28 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 121-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 82, 83, 84, 118 y 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procedente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 424-93-LYM. Actor: “FRUTERA COLOMBIANA S.A.” Marca: “FRUCOLAC”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de octubre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, Distrito Quito.

Magistrado Consultante: doctor Ernesto Muñoz Borrero. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: FRUTERA COLOMBIANA S.A. Demandados: MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA DEL ECUADOR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado: NUTREXPA ECUADOR S.A. 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda: Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 27693 del 16 de junio de 1993, expedida por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador por la cual se ratifica lo dispuesto en la providencia 931135 del 27 de abril de 1993, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial para rechazar por extemporánea la observación presentada por Frutera Colombiana S.A. con relación a la solicitud de registro de la marca FRUCOLAC.

Alega, en lo fundamental, la demandante que los actos impugnados deben anularse por cuanto ella no presentó “observaciones” a la solicitud de registro, en los términos de la Decisión 313, sino “oposición” con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábrica. Argumenta en apoyo de su alegato que tenía la opción de escoger entre los dos procedimientos y que eligió el de la oposición que no está sujeto a términos, frente al de las observaciones que si lo está. Sostiene que “…quien desee impedir que se registre una marca, puede presentar observaciones u oposiciones, o ambas por cuerda separada”.

Y agrega que “…Mi mandante eligió presentar oposición y lo hizo de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábri- GACETA OFICIAL ca, antes del registro de la marca y por consiguiente el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca actuó ilegalmente al ratificar la providencia del Director Nacional de la Propiedad Industrial mediante la cual éste procedió a considerar la demanda de la oposición como observación y rechazó la misma por considerarla extemporánea”.

Justifica lo anterior en el hecho de que a su juicio, la Decisión 313 al establecer las observaciones al registro, dejó en vigencia la facultad de oponerse al mismo prevista en la ley nacional, y que, además, la norma comunitaria prevé en sus artículos 118 y 119 que los Países Miembros pueden fortalecer y ampliar los derechos de Propiedad Industrial y regular los aspectos no comprendidos en la referida Decisión. 1.3.

Contestación de la demanda: El Procurador General del Estado opone las excepciones de negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y defiende la legalidad del acto demandado. Alega improcedencia de la acción y falta de derecho del actor para proponerla toda vez que “la Decisión 313 deroga tácitamente al artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábrica y reforma el procedimiento cambiando la palabra oposición por observación señalando concretamente la forma de trámite en los artículos 82, 83, 84 de la Decisión antes indicada y en el 52 del Reglamento de aplicación”.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca opone similares excepciones y en lo pertinente señala que “La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena entró en vigencia en la subregión el 14 de febrero de 1992…” y que “…los artículos 82, 83 y 84 … derogaron tácitamente el artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, pues las disposiciones de la nueva Ley pugnan con las de la Ley anterior…” El Tercero interesado manifiesta que aunque “debería defender el acto administrativo impugnado, por las particulares circunstancias que se han dado, me ubica en posición también contraria a la administración, autora de un acto de trámite que impide la prosecución normal del procedimiento establecido en el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica”.

Y, en consecuencia, solicita que se acepte la demanda y que, 12/11/2004 10.28 como lo pide el actor, se proceda a aplicar el mencionado artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábrica. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Los autos dan cuenta de que ante la solicitud de registro de marca aludida, fueron presentadas, el 16 de marzo de 1993, observaciones (u oposición como las denomina el actor).

Este hecho constituye el punto de partida para establecer cual es la legislación aplicable y para determinar las normas que serán objeto de la interpretación. Claramente y, de conformidad con los criterios ampliamente reproducidos en la jurisprudencia del Tribunal, se observa que a la fecha establecida se encontraba en vigencia en el Grupo Andino, con la calidad de Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual se encuentra pertinente la interpretación de los artículos 82, 83, 84, 118 y 119 de la referida norma comunitaria.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 313 Artículo 82 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.” Artículo 83 “La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón GACETA OFICIAL de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; o, d) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.” Artículo 84 “Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.” Artículo 118 “Los Países Miembros, en sus respectivas legislaciones nacionales o mediante compromisos adquiridos en el marco de Convenios bilaterales o aquéllos celebrados en el ámbito de organismos internacionales, podrán fortalecer y ampliar los derechos sobre Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión, cuando así lo consideren pertinente.” Artículo 119 “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su tratado. 12/11/2004 11.28 aspectos relacionados con: Preeminencia de la ley comunitaria.

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial. El fortalecimiento de los derechos sobre propiedad industrial y el principio del complemento indispensable. El trámite de las observaciones al registro de marcas. Oposición y observaciones. 4.1. Preeminencia de la ley comunitaria. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial: Para conformar un sistema de integración los países soberanos ceden parte de sus competencias, que son transferidas desde la órbita interna a la órbita de acción comunitaria para poner en práctica objetivos comunes para el desarrollo subregional.

Dentro de un orden supranacional “los organismos comunitarios no tienen poder ninguno que les sea propio. Ellos reciben un poder por delegación, en los términos del Tratado constitutivo de la comunidad.” 1 Entre los propósitos que persigue el sistema de integración andino, están el fortalecimiento y unión de sus pueblos, la cooperación para el desarrollo, la armonización de sus políticas económicas y la unificación de la legislación de interés comunitario.

El sistema de integración andino estableció el Régimen Común de Propiedad Industrial, que es de especial significación e importancia dentro del derecho comunitario, cuyas características principales, son las de contar con una normativa autónoma, coercitiva, y de aplicación directa, constituyendo un derecho único para toda la Subregión Andina, el que debe ser aplicado de manera homogénea, prevaleciendo sobre el derecho interno. Por ello toda norma nacional que resulte contraria o incompatible con el Régimen Común, que lo transgreda, desvirtúe o simplemente obstaculice su cabal cumplimiento es inaplicable.

Las normas comunitarias en materia de Propiedad Industrial rigen imperativamente en el territorio de los Países Miembros; tanto la jurispru- 4. CONSIDERACIONES. 1 Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los URIBE Restrepo Fernando. “EL DERECHO DE INTEGRACIÓN EN EL GRUPO ANDINO”. Editado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 1990.

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51. GACETA OFICIAL 12/11/2004 12.28 dencia como las normas positivas han reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación directa y tiene preeminencia sobre la legislación nacional. La norma nacional que de algún modo la contradiga, o resulte irreconciliable con la norma comunitaria andina no es aplicable, sin importar si es anterior o posterior a la norma integracionista.

Rige en la normatividad comunitaria el principio de aplicación directa de su ordenamiento, lo que “supone que dichas normas despliegan plenamente sus efectos sin necesidad de ningún complemento normativo de Derecho Interno ” 2 Al formar parte de un sistema de integración los Países Miembros se encuentran comprometidos a no emplear ninguna medida que sea contraria a la normativa comunitaria o que de algún modo obstaculice su aplicación. La doctrina, con base a la jurisprudencia comunitaria andina manifiesta que: Sobre la preeminencia del derecho comunitario el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que: “La sola suposición de que las Decisiones de la Comisión o las Resoluciones de la Junta, tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de cada uno de los Países Miembros antes de su aplicación interna, habría conducido a negar la existencia de un derecho comunitario andino.” 3 “ en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ” 5 “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno.” 6 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recogiendo criterios doctrinarios expresó lo siguiente: “La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigida.

Ello supone que la norma comunitaria se integra de pleno derecho en ese orden interno, sin necesidad de ninguna fórmula de introducción o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y que genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla”.” 4 Es claro que los Países Miembros de la Comunidad Andina no pueden desistir unilateralmente de aplicar la norma comunitaria; tampoco están facultados para condicionar el cumplimiento de la norma supranacional, a la concordancia con las normas internas o nacionales. 2 3 4 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. “LA INTEGRACIÓN EL DERECHO COMUNITARIO Y EL PACTO ANDINO”.

Artículo de Gil Carlos RODRÍGUEZ Iglesias. Editado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Sucre. Bolivia.1997. Pág. 13. NOVAK Talavera Fabián y otros. “DERECHO COMUNITARIO ANDINO”. Editado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Primera edición 2003. Perú. Pág.

71. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 24 de marzo de 1997. Proceso Nº 03-AI-96. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 261 de 29 de abril de 1997. 4.2. El fortalecimiento de los derechos sobre propiedad industrial y el principio del complemento indispensable: Dentro del principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten; sin embargo cabe recalcar que ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente. 5 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 16 de julio del 2003. Proceso Nº 53IP-2003. Marca: “ROLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 970 de 21 de agosto del 2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de febrero de 1994. Proceso Nº 06-IP-1993. Marca: “LOUIS VUITTON”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 150 de 6 de marzo de 1993.

GACETA OFICIAL 12/11/2004 13.28 Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario. El Tribunal, al interpretar las normas que han establecido esta facultad para los Países Miembros, y precisamente en procura de evitar que por un mal uso de ella pudiera desvirtuarse el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ha sido enfático en señalar de manera concreta el alcance de tales normas.

Así, por ejemplo, entre muchas sentencias en que se ha ocupado de esta materia, ha señalado: “Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ”.

“En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162 de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94 (Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos: A las anotaciones anteriores ha de agregarse que el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial por parte de los países miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria.

Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria”. 7 “ Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

“En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros. “Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’.

De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional En un proceso de integración la potestad legislativa en las materias objeto de la transferencia recae sobre el legislador comunitario, por ello el legislador nacional queda inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido en sentencias relativas al tema 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso Nº 02-IP-96. Marca: “MARTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 de 14 de abril de 1997. GACETA OFICIAL 12/11/2004 14.28 ción de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad…” 10. que ahora ocupa su atención, los siguientes criterios que ahora reitera: “En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial Nº 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria.

Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”. 8 “ la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquéllas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”. 9 “ el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedi- Es claro que no son aplicables las normas de derecho interno que sea contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.

Según los criterios jurisprudenciales referentes al principio de complemento indispensable, no es posible que se expidan normas nacionales sobre asuntos ya normados por el ordenamiento comunitario, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas y que no modifiquen o alteren su contenido y alcance. La legislación interna puede versar sobre los asuntos no regulados en lo absoluto por el ordenamiento comunitario andino, por lo tanto, la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre tales aspectos regulados por la legislación comunitaria, es decir que debe únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional. 4.3.

El trámite de las observaciones al registro de marcas. Oposición y observaciones: Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial la Decisión 85 en sus artículos 65, 66 y 67, se refiere a la oposición al registro de marcas, el término oposición es sustituido posteriormente por la palabra observación en las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión. La norma comunitaria tiene como fundamento el respeto de los derechos válidamente adquiridos, por ello toda persona legítimamente interesada puede presentar observaciones, dentro de 10 8 9 Ibidem.

Ibidem. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de mayo de 1988. Proceso Nº 02IP-88. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 33 de 26 de julio de 1988. GACETA OFICIAL los treinta días hábiles siguientes a la publicación, en caso de que sus derechos puedan verse afectados o que la fuerza distintiva de la marca se encuentre en peligro de debilitamiento por la posibilidad de concesión de un nuevo registro marcario.

Las observaciones al registro de una marca, deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la que según lo dispuesto por el artículo 83 de la Decisión 313, está facultada para rechazar de oficio, las que sean extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; cuando la observación se basa en marcas evidentemente distintas o pertenecientes a clases diferentes, a menos que la solicitud pudiese ocasionarle a su titular, un perjuicio económico o comercial por la dilución de la fuerza distintiva de la marca, su valor comercial o el injusto aprovechamiento de ésta, y finalmente que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro. 12/11/2004 15.28 La administración luego del análisis de las observaciones debe pronunciarse mediante resolución debidamente motivada que verse, sobre la observación presentada y el examen de registrabilidad.

El principio de que todo acto proveniente de la administración pública debe ser motivado, es acogido por la norma comunitaria contenida tanto en las Decisiones 311, 313, 344 y 486; por ello los actos administrativos deben reflejar las razones que hicieron que el órgano emisor se pronunciase en uno u otro sentido, es decir se debe expresar la razón de ser del acto.

Por las consideraciones expuestas en los puntos anteriores, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, concluye:

PRIMERO: Una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles posteriores haga valer sus alegatos, vencido este plazo, la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca a través de resolución debidamente motivada.

En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. El examen de registrabilidad se realiza a través del análisis de todas las exigencias que impone la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial, para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones establecidas.

El examen de registrabilidad efectuado por la administración, implica una actividad en la que la Oficina Nacional Competente goza de las más amplias facultades para determinar si se debe ordenar o denegar el registro marcario solicitado. Las observaciones aún cumpliendo todos los requisitos procesales pueden desestimarse, en razón de no existir riesgo de confusión entre la marca sobre la cual se fundamenta la observación y el signo solicitado.

El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al derivar de la aplicación directa comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración.

SEGUNDO: El Régimen Común de Propiedad Industrial, es de especial significación e importancia dentro del derecho comunitario andino, se trata de una normativa autónoma, coercitiva, y de aplicación directa, constituyendo un derecho único para toda la Subregión Andina, que debe ser aplicado de manera homogénea, prevaleciendo sobre el derecho interno. GACETA OFICIAL TERCERO:

CUARTO: El principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, otorga a los Países Miembros la potestad de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, sin embargo, tal potestad no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

A la legislación nacional no le compete legislar sobre asuntos ya regulados por la normativa comunitaria. Para otorgar o negar una solicitud de registro de marca, la Oficina Nacional Competente, debe cumplir con el procedimiento establecido por la normativa comunitaria realizando el examen de fondo y de forma, analizando las observaciones en caso de haber sido presentadas para concluir emitiendo un acto administrativo, el cual deberá estar debidamente motivado, es decir que debe contener una explicación suficiente acerca de cuales fueron las razones legales y las situaciones fácticas que llevaron a la Administración a tomar la decisión, en uno u otro sentido. 12/11/2004 16.28 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 424-93LYM, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 12/11/2004 17.28 PROCESO Nº 124-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. Caso: “N NATIONAL SEMICONDUCTOR (etiqueta)”. Expediente N° 2001-00189 (7143). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de octubre del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 81 y 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 14 de septiembre de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según la Resolución N° 11390, de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “El 15 de Diciembre 1993 se solicitó el registro del signo N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA), para distinguir aparatos electrónicos, circuitos integrados, componentes discretos de circuitos electrónicos, circuitos electrónicos híbridos, tableros de circuitos, paquetes de circuitos integrados, macros conductores usados en la fabricación de semiconductores, chips semiconductores; programas de computador pregrabados en cintas, discos y CD Roms; periféricos para computador, productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada … por la sociedad NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION … Que publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 397, no se presentaron observaciones por parte de terceros”.

Del texto de la demanda se desprende que “La parte motiva de la Resolución se fundamentó principalmente en la confundibilidad existente entre la marca N NATIONAL de MATSUSHITA ELECTRIC CO. LTD. (sic) y la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) solicitada por NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION, en forma tal que podía inducir al público consumidor a error”.

El Tribunal consultante, en su resumen de los alegatos del actor, informa que “Mediante Resolución No. 11390 del 16 de abril de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca mixta ‘N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA)’ en la clase 9 internacional … El 15 de julio de 1996 se interpusieron los respectivos recursos contra la Resolución anterior … La Superintendencia de Industria y Comercio … mediante la Resolución 21422 del 14 de agosto de 1997 resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución impugnada … Mediante la Resolución 31810 del 30 de noviembre de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio … resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, el actor denuncia la violación de los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que, a su juicio, “no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1. La marca solicitada es (sic) tiene vocación de registrabilidad por cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344.

La Superintendencia de Industria y Comercio violó directamente el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 al negar el registro de la marca comercial ‘N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA)’, toda vez que GACETA OFICIAL entre las (sic) marca solicitada y la marca registrada no constituye (sic) confundibilidad gráfica, ortográfica ni real en el mercado”.

El actor alega además, en lo que concierne a la presunta violación del artículo 81, que “La marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) … es perceptible … es suficientemente distintiva, por cuanto ella ha servido en el comercio nacional e internacional para identificar productos de la clase 9 internacional, entre otros, por más de treinta años … ha cumplido con la función esencial de distinguir o individualizar los productos con ella identificados de los de TODO OTRO participante en el comercio de productos de la clase 9 internacional para los que ha sido solicitada. se encuentra registrada en más de sesenta países … cumple el requisito de ser susceptible de ser representada gráficamente, por cuanto la misma es una gráfica y palabras que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales.

Así mismo, el consumidor aprehende intelectualmente dicha gráfica y palabras por cuanto está en condiciones de leerla, escucharla y pronunciarla, es decir, que al ser ésta captada por el sentido de la vista se perfecciona el proceso aprehensivo de la misma”. En cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344, el actor argumenta que “… en tratándose del análisis de confundibilidad con marcas gráficas, debe centrarse en todos su (sic) elementos.

Lo importante es que el aspecto gráfico de la marca con la cual se compare aquella solicitada, evoque un concepto o idea diferente al de la marca cuyo registro se pretende, lo cual se da a cabalidad en el presente caso … Al analizar el registro para la marca N NATIONAL (ETIQUETA) (sic) se encuentra que el elemento preponderante es la letra ‘N’ en un tipo especial de tipogragfía (sic) y a su interior se lee la palabra National dentro de un círculo con rayos … La marca gráfica N NATIONAL SEMICONDUCTOR aunque comparte con la marca objeto de la negativa la letra ‘N’ y la palabra National, tiene tal disposición de elementos y una tipografía tan especial, que resulta imposible confundir ambas marcas gráficas … Con respecto a la letra N, y tal y como lo señalan todos los tratadistas, no podría reclamarse exclusividad sobre la misma basta analizar la diferente tipografía entre las letras N de cada una de las marcas, para llegar a la conclusión de que no existe confusión en la representación gráfica de este elemento … Con 12/11/2004 18.28 respecto a la expresión National cuya traducción al español es Nacional, esta palabra tiene una connotación tan precisa para indicar lo que es originario de un país, que es innegable que tiene mucho de descriptivo e indicativo sin ser apropiable con exclusividad por nadie se observa que existen muchas marcas registradas que coexisten e incluyen la expresión National o Nacional … Adicionalmente la marca de mi representada consta de otro elemento gráfico que no se observa en la marca negativa del registro, cual es la palabra SEMICONDUCTOR.

Esta palabra dentro de la gráfica le imprime una característica especial al conjunto y le da una connotación talmente (sic) diferente … Adicionalmente ES muy evocativa de la claase (sic) de productos distinguidos por la misma, en últimas semiconductores para aparatos eléctricos y electrónicos”. Según el demandante, “la administración no efectuó un análisis siguiendo la regla de cotejo marcario, razón por la cual su conclusión resulta infundada.

De haberse efectuado el análisis de las marcas en su integridad se habría llegado a la inequívoca conclusión de que la marca solicitada N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) no es confundible a la marca N NATIONAL (ETIQUETA)” (sic); a su juicio, “El hecho de que las marcas compartan la letra N y la palabra Nacional no necesariamente genera confundibilidad, pues como lo ha afirmado reiteradamente el Tribunal Andino, las marcas no pueden ser analizadas en forma aislada, según la regla en comento … al compararse los dos signos en forma sucesiva y no simultánea no se presenta grado alguno de confundibilidad”.

El actor sostiene también que “La marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) ha coexistido con la marca N NATIONAL (ETIQUETA) (sic) por más de 40 años en el mercado nacional sin generar confundibilidad … El público consumidor a través del transcurso del tiempo ha distinguido el origen empresarial de los productos distinguidos con la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) y N NATIONAL (ETIQUETA) (sic) tal y como se evidencia de la coexistencia a nivel internacional, máxime si el nombre comercial y razón social de mi representada reproduce la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPROATION (sic)”; y que “Los productos que identifican una y otra marca son sustancialmente diferentes … mi representada manufactura productos relacionados con la GACETA OFICIAL informática, tales como circuitos integrados, microprocesadores, y en general piezas originales que se incluyen dentro de equipos integrados que incluyan circuitos y microprocesadores … La marca N NATIONAL (ETIQUETA) (sic), registro No. 76054 fue solicitada para distinguir todos los productos de la clase 9 internacional, pero tal y como se puede observar en la web page de MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.

LTD. www. Matsushita.com, esta marca se utiliza únicamente para electrodomésticos para el hogar”; que “la sociedad MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD. es fabricante de productos eléctricos y electrónicos bajo las marcas PANASONIC, NATIONAL Y TECHNICS que distinguen los diferentes segmentos de productos manufacturados por la compañía, a saber: Videos, equipos de audio, y electrodomésticos, en general productos dirigidos a los consumidores finales … En efecto, los productos identificados con una y otra marca están dirigidos a consumidores totalmente diferentes razón por la cual los canales de distribución son diferentes.

Los productos distinguidos con la marca N NATIONAL … son vendidos en almacenes especializados en electrodomésticos y almacenes por departamentos … Los productos distinguidos con la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR … no son vendidos a su consumidor final común y corriente, sino a fabricantes de computadores y equipos para la informática, que incluyen los productos de mi representada como parte de su producto final, cuando estos (sic) involucran microprocesadores y circuitos integrados …”.

Por último, el actor alega que “En Colombia, la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) se encuentra registrada bajo el Número 163.434 para identificar servicios de la clase 42, específicamente servicios … que estan (sic) totalmente conectados con los productos solicitados en la solicitud de la misma maraca (sic) en clase 9 y que fue negada.

No se entiende cómo, si mi representada ya es titular de la marca … para servicios relacionados con la clase 9, la solicitud en esta clase fue negada, pues ya es claro que ambas marcas han coexistido en el mercado colombiano por más de siete años”; que “Es tan pacífica la coexistencia en el mercado de las marcas N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) de mi representada y N NATIONAL (ETIQUETA) (sic) de MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.

LTD. que esta última ha expedido a favor de mi repre- 12/11/2004 19.28 sentada cartas de consentimiento de coexistencia de los registros marcarios dirigidos a las diferentes oficinas de marcas del mundo”; y que “al no ser las marcas confundiblemente similares al no distinguir productos confundiblemente similares y no generar ningún riesgo de confusión, mal podría oponerse MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.

LTD. al registro de la marca de mi representada, y más aún, expresamente afirma no tener objeción alguna en ello”. 2. Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación, una posición jurídica aparentemente contraria a la que se infiere de sus Resoluciones. En efecto, afirma en su escrito que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘N NATIONAL SEMICONDUCTOR’ clase 9 y ‘N NATIONAL’ clase 9 registrada a favor de Matsushita Electric Industrial Co.

Ltd. se concluye que no existen semejanzas gráficos, ortográficos y fonéticos (sic) y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan (sic) a error al público consumidor”; que “En consecuencia, la marca ‘N NATIOBAL (sic) SEMICONDUCTOR’ solicitada por la parte demandante, para productos de la clase 9 es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”.

Sin embargo, la parte demandada agrega luego que “Los Actos Administrativos y expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 81 y 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

GACETA OFICIAL Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 159 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, sin embargo, una vez examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de su Creación, estima que procede interpretar de oficio los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no así los artículos 81 y 83 de la Decisión 344, señalados por el consultante, toda vez que la solicitud de registro del signo en cuestión fue formulada el 15 de diciembre de 1993, bajo la vigencia de la citada Decisión 313.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- 12/11/2004 20.28 les el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspon- GACETA OFICIAL diente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido en el artículo 81 de la Decisión 344, contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consi- 12/11/2004 21.28 deran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 71 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De los signos mixtos y de su comparación En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas mixtas. Las marcas mixtas se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, definida como un signo acústico o fonético, provista o no de significado conceptual, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenez- GACETA OFICIAL can a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240). 12/11/2004 22.28 Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. IV.

De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle pro- GACETA OFICIAL visto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras o cifras, o su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma de- 12/11/2004 23.28 pende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Ahora bien, este Tribunal, en el supuesto de que una de las palabras del signo solicitado para registro forme parte de una marca ya registrada, ha declarado también que el juicio sobre el riesgo de confusión exige “en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior.

En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta … No se producirá confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particulari- GACETA OFICIAL 12/11/2004 24.28 zadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”). juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

A objeto de verificar la existencia o no del riesgo de confusión, el examinador habrá de tomar en cuenta, además, los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Asimismo, el solicitante deberá considerar, a la luz de la norma prevista en el artículo 73, literal a, de la Decisión 313, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar si existe o no semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro y los amparados por la marca ya registrada.

A propósito del En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 242 y ss.).

En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAX- GACETA OFICIAL VALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90)”. 12/11/2004 25.28 idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

VI. De la marca débil En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación en referencia. Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

A contrario, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula V. De los signos en idioma extranjero GACETA OFICIAL 12/11/2004 26.28 de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192). do que ella no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad del signo solicitado y, en particular, para que determine si éste es confundible o no con el signo ya registrado como marca o ya solicitado para registro (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, del 2 de abril del mismo año, caso “T MOBIL”).

VII. De la coexistencia de hecho 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

Comoquiera que, en el proceso interno que condujo a la presente interpretación prejudicial, la accionante ha expuesto el hecho de que “La marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) ha coexistido con la marca N NATIONAL (ETIQUETA) (sic) por más de 40 años en el mercado nacional sin generar confundibilidad …”, es del caso reiterar que “la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, ya citada.

Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”; y 70IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 642, del 15 de febrero del mismo año, caso “PLATINOL”). Por otra parte, en el ámbito de la doctrina se sostiene que “cuando las marcas han coexistido ‘desde fechas lejanas’, ‘por un tiempo lo suficientemente prolongado y con difusión publicitaria —debió inevitablemente ser conocido por alguien o por todos los que actuaban en un ramo, sino idéntico en su público consumidor, si en sus fuentes de abastecimiento— y que fue largamente tolerado por la oponente, no se advierte qué perjuicio puede aparejar la regularización de una situación de hecho existente, conocida y tolerada por tantos años’ ” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., pp. 196 y 197).

Finalmente, a propósito de la citada coexistencia de hecho, el Tribunal también ha manifesta- Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor, la cual variará en función de tales productos o servicios.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la GACETA OFICIAL sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 5º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 12/11/2004 27.28 mún, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO 6° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 7° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso co- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 12/11/2004 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú