Año XXII - Número 1224 Lima, 2 de agosto de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 33-IP-2005.- Proceso 59-IP-2005.- Proceso 66-IP-2005.- Proceso 57-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71 y 72, literales a) y b), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno N° 1678-LR. Actor: BAVARIA S.A. Marca: “FORMA DE BOTELLA” Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b), y 113, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 93, 96 y 128 eiusdem, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL. Caso: marca “ANDERCOL S.A. y figura”. Expediente: N° 1175-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: TRICO PRODUCTS CORPORATION.

Marca: “TRICO”. Proceso interno N° 1967-2002 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a), 95, 96 y 113, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Parte actora: PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V. Caso: marca “DOTRON”.

Expediente: N° 2374-2002 Pág. 1 16 33 45 PROCESO 33-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71 y 72, literales a) y b), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno N° 1678-LR. Actor: BAVARIA S.A. Marca: “FORMA DE BOTELLA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 02/08/2005 2.60 por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

En la contestación al rechazo a la solicitud de registro BAVARIA S.A. presentó las siguientes consideraciones: Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán. - El signo solicitado para el registro, y que está siendo comercializado bajo la marca COLA & POLA, es utilizado de manera exclusiva por BAVARIA S.A. VISTOS: Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por ello fue admitida a trámite a través de auto de 30 de marzo de 2005. 1.

Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: BAVARIA S.A. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 1.2. Hechos relevantes. 1.1. La demanda. El 15 de octubre de 1993 BAVARIA S.A. solicitó el registro como marca del signo “FORMA DE BOTELLA”, para proteger productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Oficio N° 010304 de 13 de julio de 1994 formuló objeciones a la solicitud de registro, las que fueron contestadas con fecha 3 de agosto de 1994 dentro del término concedido.

El 16 de enero de 1995, a través de la Resolución N° 14445, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió ratificarse en el contenido del Oficio N° 010304, y no dio curso a la solicitud de registro del signo referido. - La forma de botella sobre la que se solicita el registro de marca no ha sido utilizada con anterioridad por ninguna otra persona, por lo que no debe considerarse como una forma genérica o usual del producto o del envase y, además, contiene “variaciones novedosas con líneas y formas externas que contribuyen a destacar la etiqueta que se coloca sobre la botella, y son, distintivas, individualizadoras y singulares.” - No se trata de una forma necesaria del producto.

Se destaca el hecho de que en el mercado ecuatoriano existen varios diseños de botella para distintas clases de bebidas y ninguno es semejante al que BAVARIA S.A. solicitó para registro, es decir, que no se está contraviniendo lo establecido en el artículo 82, literal b), de la Decisión 344. - No constituye una forma usual ya que, en el supuesto de que así lo fuese, la mayoría de los empresarios dedicados a la fabricación de bebidas la emplearían para sus productos “y si, eventualmente, en otro país del mundo existiera un envase semejante, no quiere decir que represente una forma usual y que no pueda ser registrada.” - Con el rechazo del signo solicitado para su registro como marca se ocasiona a BAVARIA S.A. “un grave perjuicio, puesto que cualquier persona podría emplear o usar la misma forma de botella para envasar sus productos induciendo a una confusión al consumidor que relacionaría inmediatamente al mirar esa botella con la marca COLA & POLA, y como proveniente de BAVARIA S.A., beneficiándose de este modo, del prestigio y reconocimiento adquirido en el mercado.” Además, la Resolución que impugna carece de toda motivación, ya que el Director Nacional de Propiedad Industrial omitió considerar los siguientes hechos relevantes: GACETA OFICIAL a. El signo solicitado para registro, “está destinado comercializar una bebida de consumo masivo como es aquélla identificada con la marca COLA & POLA, convirtiéndose en una marca súper notoria y por tanto su envase, que también es una marca, súper notoria, pero no por ello se convierte en una forma genérica o usual para bebida”. b. Las formas de los productos o sus envases son perfectamente registrables según la Legislación Andina y Nacional.

Destaca que el signo solicitado para su registro no constituye una forma usual del producto o del envase que identifica, ya que no existe en el Ecuador ninguna otra empresa que haga uso de un envase similar para la comercialización de la mencionada clase de productos ya que, por otro lado,: “el tipo de envase no es único ni necesario para que en él se pueda envasar bebidas no alcohólicas o alguna otra bebida.” Finalmente expresa: “La Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, respecto de la cual recurro, finalmente, es ilegal, en razón de que primero usó un criterio o fundamento para informar al solicitante que no continuará con el trámite, y luego resolvió no continuar en base a otro fundamento.

En efecto, de acuerdo con las normas aplicables de Propiedad Industrial, para el rechazo definitivo de una marca, se debe comunicar previamente al solicitante para que presente sus argumentos de descargo. Luego de ello la administración podrá resolver sobre el rechazo o no de la solicitud, pero respecto del mismo, supuesto, impedimento o fundamento de la irregistrabilidad.” 1.2.

La contestación a la demanda. Según consta en el Oficio N° 111-TCA-DQ-1SLR de 1 de marzo del 2005, enviado por la corporación consultante: a) El Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó a la demanda. b) El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca contestó la demanda proponiendo las siguientes excepciones: - Legalidad y validez de la Resolución impugnada, por guardar conformidad con la 02/08/2005 3.60 legislación vigente en materia de propiedad industrial. - Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad. c) El Procurador General del Estado adujo las siguientes excepciones: - La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Falta de legítimo contradictor e ilegitimidad de personería, “pues siendo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una dependencia del Ministerio de Industrias, la demanda debió citarse al titular de esa Secretaría de Estado”. - El acto impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y estar ajustado a derecho. - Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. 3.

Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Las normas cuya interpretación prejudicial solicita el consultante son los artículos 81 y 82, literales a) y b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, en vista de que la solicitud del registro del signo “FORMA DE BOTELLA” se realizó el 15 de octubre de 1993, es decir, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 71 y 72 literales a) y b) de dicha Decisión; además se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 313 Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. GACETA OFICIAL 02/08/2005 4.60 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio; el signo tridimensional y las características para su registrabilidad; motivación de los actos administrativos referentes a marcas.

Artículo 72 4.1. La aplicación de la ley en el tiempo. “No podrán registrarse como marcas los signos que: De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno N° 1678-LR, se desprende que la solicitud de registro de la marca Forma de Botella fue presentada en el mes de octubre de 1993, es decir, durante la vigencia de la Decisión 313 por lo que en lo que se relaciona con el aspecto sustantivo, esta norma es la que debe ser aplicada dentro de la presente interpretación. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…) Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. 3.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 señala que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.” Los derechos válidamente concedidos, son los que la doctrina denomina derechos adquiridos, los que no pueden ser vulnerados con una aplicación retroactiva de la norma comunitaria, ya que pertenecen a su titular y nadie puede privarlo de ellos, no pueden ser alterados por ninguna ley, si fueron concedidos en forma legal o, como explica la norma comunitaria, en forma válida.

Por principio general, una nueva norma no altera la situación jurídica producida antes de su vigencia, esto es, lo que se llama la irretroactividad de la ley. El tiempo ejerce influencia en las relaciones jurídicas, por esto al expedirse una norma nueva sobre cierta materia, ésta regirá sobre los hechos que se produzcan durante su vigencia, y en virtud del principio de ultra actividad de la ley, la norma anterior continuará rigiendo los hechos ocurridos cuando estaba en vigor. 4.

Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: aplicación de la ley comunitaria en el tiempo; requisitos para el registro de las marcas; clases de marcas; irregistrabilidad por constituir el signo una forma La ley rige, por lo general, para lo futuro; no obstante que, por excepción, se le pueda conferir efecto retroactivo cuando de modo particular y expreso así se haga constar.

La aplicación de la ley en el tiempo, tiene los siguientes efectos: diferido, retroactivo, inme- GACETA OFICIAL 02/08/2005 5.60 diato y ultractivo. El primero explica que debe transcurrir un determinado tiempo antes de la entrada en vigencia de la norma; el efecto retroactivo existe cuando la norma nueva modifica situaciones anteriores al momento en que entró en vigencia; y el efecto inmediato se da cuando se aplica la norma nueva a todos los hechos que se produzcan a partir de su vigencia. El efecto ultractivo hace relación a la aplicación de una norma derogada a los hechos y situaciones que tuvieron lugar durante su vigencia. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 3 Este Tribunal sobre el tema en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones: “Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vi-gencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.

(Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss).” 1 “A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, confunden en mayor medida que aclaran, podemos afirmar que las leyes, al igual que las personas, tienen una existencia temporal.” 2 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 21 de mayo del 2003. Proceso Nº 42-IP2003. Marca “ACERO DIAMANTE”. Publicada en Gaceta Oficial Nº 963 del 5 de agosto del 2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de octubre de 1999. Proceso Nº 15IP-1999. Marca “BELMONT”. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 528 de 26 de enero del 2000. 4.2. Requisitos para el registro de marcas.

La marca es todo medio sensible que permite distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona con respecto de otros idénticos o similares de distinta procedencia u origen empresarial. El artículo 71 de la Decisión 313, establece que los requisitos para el registro marcario son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La marca siempre debe cumplir con estas tres condiciones, además de no incurrir en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos posteriores. La distintividad. La función principal de la marca es distinguir adecuadamente los bienes y servicios que se ofertan en el mercado y es la capacidad diferenciadora la que precisamente permite que el 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial Nº 965 del 8 de agosto del 2003. GACETA OFICIAL consumidor realice una elección consciente e informada en el mercado. El carácter distintivo de la marca lo imprime el hecho de que determinado signo es el apropiado para identificar el origen empresarial de un producto o servicio desde el punto de vista de la percepción del consumidor medio.

Sobre este punto la Jurisprudencia de este Tribunal ha expuesto que: “La distintividad además de ser factor constitutivo de la marca, se erige como su principal función. En efecto, el sentido económico práctico de las marcas consiste en servirle al consumidor como herramienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los bienes disponibles en el mercado, lo que repercute en beneficio de su titular, de manera que un signo que no logre individualizar los productos o servicios del empresario que lo usa frente a los homólogos de otro fabricante o comerciante, no cumple la función que el ordenamiento jurídico le ha reconocido y por la cual ha considerado que merece una especial protección.” ( ) “La distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad.

La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor”. 4 Cuando lo que se pretende registrar como marca constituye una forma externa tridimensional, el aspecto relativo a la distintividad, como se verá más adelante, se torna en el de más im4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 25 de septiembre de 1998. Proceso N° 23-IP-1998. Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 379 de 27 de octubre de 1998. 02/08/2005 6.60 portante evaluación dado que ha de examinarse teniendo en cuenta que, por regla general, para el consumidor medio el conocimiento sobre el origen empresarial de un producto no depende de la forma del envase en que el mismo se encuentre contenido.

En el caso que es objeto de la presente interpretación prejudicial, se solicitó el registro como marca de una forma tridimensional que consiste en un envase para contener bebidas gaseosas, por lo que corresponde al examinador, basado en los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que se expondrán, determinar si dicho envase puede cumplir con la función diferenciadora de la marca por sus características o particularidades.

Para ello, es preciso tener en cuenta que es una realidad que se ha generado la tendencia de que los envases permitan identificar claramente a determinadas clases de productos; tal hecho hace que los empresarios cada vez con mayor frecuencia inviertan y se preocupen no solo del producto en sí, sino de su modo de presentación y envase, ya que esa será la primera impresión que el consumidor tenga del mismo y en ciertos casos es lo que induce o atrae a que el producto sea adquirido; lo anterior se percibe tanto en las industrias de productos alimenticios y licores como en las de perfumería y cosmética, por citar algunos ejemplos.

La perceptibilidad. La marca debe ser tangible, esto le permite ser captada por los sentidos para asociarla con un producto o servicio y de este modo identificarlo. La marca puede impresionar uno o varios sentidos. Para que algo pueda ser distintivo debe ser también perceptible; los elementos que capta el consumidor son los que le permiten reconocer la marca para que ésta, a su vez, sirva como medio de identificación de determinado producto o servicio.

Es este carácter – el de la perceptibilidad- el que le permite al consumidor realizar una correcta diferenciación e individualización de la clase de productos o servicios que distingue la marca, para luego poder solicitarlos, adquirirlos y satisfacer sus necesidades. GACETA OFICIAL La Jurisprudencia Comunitaria ha señalado que: “El signo, para ser considerado marca, debe tener la posibilidad intrínseca de ser percibido o captado por el consumidor, y la forma más corriente de hacerlo es a través de elementos objetivos y materiales…”. 5 02/08/2005 7.60 letras que integran un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual.

Con respecto de la marca gráfica el Tribunal ha manifestado que es: “…la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. La perceptibilidad de un signo en ocasiones se traduce en tres dimensiones, lo que implica volumen, con virtualidad de impactar de manera especial el sentido del tacto: la forma externa tridimensional.

Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica ”. 7 La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito de la marca permite la apreciación visual del signo a través de su descripción material, además posibilita realizar la publicación y el archivo de la denominación solicitada. Es necesario que la marca se plasme en un sustento material para transmitir una idea en quienes la perciban, esto se logra a través del empleo de cualquier clase de elementos que permitan la descripción del signo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que: “La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos”. 6 4.3. Clases de marcas. Para efectuar el examen de registrabilidad los signos deben compararse partiendo del hecho de que ellos, según la doctrina, se clasifican de manera general en DENOMINATIVOS, GRAFICOS y MIXTOS.

La marca denominativa utiliza un signo acústico o fonético y está conformada por una o varias 5 6 Ibídem. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de octubre del 2004. Proceso N° 135IP-04. Marca: “TIERNITOS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. La marca mixta, se compone de un elemento denominativo, es decir, una o varias letras, y de un elemento gráfico que puede constar de una o varias imágenes; presenta un elemento principal y uno accesorio; en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante; sin embargo, en algunos casos se le reconoce prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, y otros aspectos que en un momento dado pueden ser decisivos.

Además de lo anterior, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa. En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca.

De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabili- 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de marzo de 1995. Proceso Nº 09-IP94. Marca: “DIDA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 180 de 10 de Mayo de 1995.

GACETA OFICIAL 02/08/2005 8.60 dad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b). Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. das, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”. 8 Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, sin embargo, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se deduzca que se les haya previsto como una clase especial a “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y por no incurrir en las prohibiciones en ellas señaladas.

Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 486 (que lo fue el 1 de diciembre de 2000) al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113IP-2003; ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: (…) “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta referencia permite evidenciar que esta Normativa Comunitaria Andina se refiere al signo tridimensional como una clase de marca y abandonar el criterio de que el signo tridimensional (en este caso un envase para contener gaseosas) podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que se recogió en la sentencia dictada en el proceso 88-IP-2004.

“Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, ban- “Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca…”.

(….) “Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa 8 BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. GACETA OFICIAL 02/08/2005 9.60 por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel).

En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”. (Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-98, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998). midor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. Como se observa, el criterio expuesto en la sentencia emitida en el proceso 23-IP-98, citado luego en las proferidas en los procesos 82-IP2000 y 38-IP-2002, permite hacer una clara diferenciación entre marcas bidimensionales y tridimensionales, y fue el recogido en el año 2003 cuando este Tribunal señaló: d) Además de las marcas mencionadas, se une a ellas una categoría nueva, correspondiente a las marcas denominadas tridimensionales, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y, que no se encuentren inmersas en las prohibiciones establecidas por el legislador comunitario para los signos que presenten esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. c) La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los acústicos. “a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

“Las marcas tridimensionales son aquéllas que poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad). Debe dejarse en claro, desde luego, que para constituirse como marcas, deben esos signos ser necesariamente perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. 9 Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto.

Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. Y luego: “El Tribunal entiende, de acuerdo con la Doctrina, que marca tridimensional es aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos. b) La marca gráfica es definida como un signo visual, porque se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consu- “Los signos tridimensionales, al igual que las demás categorías mencionadas, cuentan con el respaldo legal para ser registradas como marcas, siempre que cumplan con los requi9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 18 de junio del año 2003. Proceso N° 31IP-2003. Marca Gráfica: “NINTENDO OF AMERICA INC”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 960 de 01 de agosto de 2003. GACETA OFICIAL sitos exigidos aludidos y que no se encuentren contemplados en las prohibiciones establecidas por el legislador comunitario”. 10 En la interpretación prejudicial pronunciada en el proceso 113-IP-2003 (Actor: Gaseosas Posada Tobón S.A. Marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”) al interpretar los artículos 81 y 82, literales b) y d), de la Decisión 344 el Tribunal también tuvo la marca tridimensional como una categoría diferente a la denominativa, gráfica y mixta al insistir en que: “A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores, esto es, denominativas, gráficas y mixtas, se une una categoría nueva, referente a las marcas denominadas TRIDIMENSIONALES, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre y cuando no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. “Se dice que un distintivo o un elemento es tridimensional, cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de lo cual se desprende, que ha de entenderse como marca tridimensional, el signo que posea volumen, es decir, que ocupe espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificar como tridimensional ”.

De manera que a título de conclusión se puede decir que los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales incluyen dentro de las marcas bidimensionales a las denominativas, gráficas y figurativas, es decir, a todas aquéllas que son perceptibles por el sentido de la vista, aunque en lo relacionado con las marcas denominativas, cuando constituyen un conjunto pronunciable, se perciben no solo por la vista sino por el oído ya que generan sonido al ser pronunciadas.

Y 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 5 de octubre de 2003. Proceso N° 84-IP2003. Marca: “FIGURA GEOMETRICA, NOTANDOSE QUE TIENE CUATRO LADOS CUYOS BORDES APARECEN REDONDEADOS, PARA DISTINGUIR PREPARACIONES Y SUSTANCIAS FARMACEUTICAS Y VETERINARIAS, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFIACION INTERNACIONAL”.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1002 de 28 de octubre de 2003. 02/08/2005 10.60 en lo que respecta a la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas. 4.4.

Irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, éstas son: absolutas o relativas, en el presente caso por la naturaleza del asunto que es objeto de la presente interpretación se hará referencia a la primera clase mencionada.

Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El artículo 72 de la misma Decisión enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público.

Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. 11 Del análisis de la causal de irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio, se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio.

La conjunción disyun11 BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827. GACETA OFICIAL 02/08/2005 11.60 nar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. tiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente.

En la sentencia de fecha 5 de octubre de 2003 dijo el Tribunal: “El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca. Es así como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos.

“Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.

“En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial…”. 12 Y en la sentencia proferida en el proceso 113IP-2003, ya citada, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, expresó el Tribunal lo siguiente dentro del tema: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

“Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).” ( ) “Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público”.

“El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

“Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determi- ( ) “En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figu12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso N° 84-IP-2003. Doc. Cit. en pág.

10. GACETA OFICIAL ras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. “Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra”. ( ) “Finalmente por forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof.

José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”..13 Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genérica, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.” 14 4.5.

El signo tridimensional y las características para su registrabilidad. En el proceso interno se debate la registrabilidad o no de la forma tridimensional de un envase. Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el mismo pue13 14 TRIBUNAL DEL JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 12 de noviembre de año 2003.

Proceso N° 113-IP-2003. Marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46. 02/08/2005 12.60 de ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado.

Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. En lo que se refiere a productos ofrecidos en el mercado en estado líquido, los fabricantes se las ingenian para la concepción de envases o recipientes indicando con los mismos el origen empresarial del producto, para lo cual diseñan diferentes formas, ángulos, aristas, puntas, superficies; como toda marca, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto que contiene el envase o envoltura, sin que el elemento de distintividad frente a otros envases sea el único determinante para establecer si puede o no registrársele como marca ya que en tratándose de esta clase de signos existe la prohibición de “consistir en formas usuales de los productos o envases o en formas o características impuestas por la naturaleza la función del producto”.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la ya citada sentencia 23IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve GACETA OFICIAL por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” ( ) “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. 15 15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso N° 23-IP-1998. Doc. Cit. Pág. 5 02/08/2005 13.60 Carlos Fernández Novoa en el tema tratado hace el siguiente aporte: “en la hipótesis de que pretenda registrarse como marca un envase, debe entenderse –a mi juicio- que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales.

Será posible, en cambio, registrar como marca la forma arbitraria que el solicitante imprime al producto o al envase siempre que esta forma arbitraria no desempeñe una función técnica y no afecte al valor intrínseco del producto (o del envase)”. 16 De manera que resulta registrable como marca por su facultad distintiva un envase que por sí solo permita a un grupo de consumidores identificar determinado producto o servicio, “sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma ” 17 para distinguirse de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio.

La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen de manera que el consumidor asuma la percepción como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste. Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

Entonces, para que el Juez nacional concluya sobre la registrabilidad de un signo tridimensional deberá atenerse, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 72 de la Decisión 313, para lo cual tendrá en cuenta lo que este Tribunal ha precisado como “formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate, así: 16 17 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL.

Doc. Cit. en pág. N°

14. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 2 de marzo del 2000. Proceso N° 82-IP2000. Marca: “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”. Publicada en Gaceta Oficial N° 651 de 20 de marzo de 2001. GACETA OFICIAL “Para llegar a constituir marca, una forma usual debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.

De manera que el juez nacional deberá hacer un análisis comparativo entre el envase y la naturaleza del producto a contener a fin de determinar si el signo tridimensional puede servir para designar solamente las características del producto envasado, su calidad, o si, por el contrario, el envase tiene capacidad de producir en el consumidor medio su reconocimiento frente a lo habitual en el ramo de que se trata el producto, teniendo en cuenta que el consumidor, en principio, distingue el envase y el producto contenido en el mismo, y que sobre esta distinción resulta necesario que la forma externa tridimensional sea capaz de llevar a su mente la idea precisa del origen empresarial del producto allí contenido.

En conclusión, cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de un envase, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho envase pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto envasado y su calidad, sino la peculiaridad de que el consumidor medio pueda distinguir el producto contenido del de otras empresas; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

Sin embargo, respecto de esta clase de signos como surge el interrogante de si cuando se trata de envases la forma del envase es la misma forma del producto, se debe entender que aun cuando la forma externa se encuentre asimilada a la forma del producto existe la posibilidad de distinguir, como lo hace el consumidor medio, entre el producto y la forma de su envase y, por lo tanto, a pesar de dicha asimilación el envase 02/08/2005 14.60 puede tener como función determinar el origen empresarial del producto.

Tal interrogante se puede resolver considerando que para que una estructura tridimensional, que constituye la forma del producto o su envase, pueda ser registrada como signo no debe estar constituida exclusivamente por la forma de envase habitual de ese producto; requiere del elemento de distintividad y en el examen de registrabilidad se deben aplicar las reglas que rigen el registro de las marcas en general, a fin de evitar que cualquier otro productor del mismo producto se viera en la imposibilidad de comercializar los mismos productos envasados, y sin que se tenga en cuenta como elemento de distintividad el etiquetado impreso. 4.6.

Motivación de los actos administrativos referentes a marcas. La Normativa Comunitaria Andina señala que todos los actos provenientes de la Administración Pública deben ser motivados, es decir, que reflejen las razones que hicieron que el órgano emisor se pronunciara en uno u otro sentido, en otras palabras se trata de la razón de ser del acto, en el que se explicará el por qué de la resolución. La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración pública y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

En todo acto administrativo se deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de la decisión respectiva cuando se conceda o deniegue un registro de marca, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir tales razones ante el órgano judicial que corresponda.

Recogiendo criterios expuestos en su Jurisprudencia acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado que: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expre- GACETA OFICIAL sado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.

(…) “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían; constituyen su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar el porqué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone - y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación”. 18 02/08/2005 15.60 miento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 71 de la Decisión 313, además de no estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que al respecto señala la Decisión citada.

TERCERO: De acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina, las marcas se clasifican en denominativas, gráficas, mixtas y figurativas, y a esta clasificación se agrega la forma externa que constituye signo tridimensional.

CUARTO: La prohibición contenida en el literal b) del artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es absoluta o intrínseca, es decir, que cuando se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 71. La norma manifiesta que no serán registrables las “formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

QUINTO: La causal que impide registrar una forma externa con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda, a través del registro, llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

SEXTO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora Por lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: 18 La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordena- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 25 de noviembre del 2004. Proceso N° 150-IP-2004. Marca: “ALBERTO V05”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1165 de 7 de febrero de 2005. GACETA OFICIAL SEPTIMO:

OCTAVO: 02/08/2005 16.60 del origen del producto, y no como la simple representación de éste. ciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Para que la forma tridimensional (en este caso el envase) sea registrable como marca es indispensable que presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias o comunes a fin de evidenciar diferencia con lo típico y característico.

Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Todos los actos provenientes de la Administración Pública deben ser motivados y reflejar las razones que hicieron que el órgano emisor se pronunciara en uno u otro sentido, es decir, que la motivación constituye la razón de ser del acto, es además una formalidad sustancial y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1678-LR deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescrip- Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 59-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 113, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 93, 96 y 128 eiusdem, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL. Caso: marca “ANDERCOL S.A. y figura” Expediente: N° 1175-2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticinco de mayo del año dos mil cinco. VISTOS La providencia dictada el 10 de diciembre de 2004, en el expediente N° 1175-2004, por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (folio 72), en la cual se declara que “a criterio de GACETA OFICIAL este Colegiado Supremo resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a: I) cual es la correcta interpretación de los artículos ochentitrés inciso ‘b)’ y ciento trece inciso ‘a)’ de la Decisión trescientos cuarenticuatro … II) cual es la debida aplicación de estos dispositivos al caso sub litis y III) cual es la interpretación que ha efectuado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la ‘conexión competitiva’ o similitud entre productos o servicios de clases diferentes; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente; con conocimiento de los sujetos procesales …”, recibida en este Tribunal en fecha 25 de abril de 2005 junto al expediente de la causa, enviado en anexo a la providencia citada y en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.

De la demanda y otros escritos 1.1. Cuestión de hecho Del texto de la demanda contencioso administrativa formulada por el representante de la sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se desprende que “Con fecha 07 de julio del 2000, la firma Adhercol E.I.R.Ltda. solicitó ante el INDECOPI la nulidad del registro N° 44096 correspondiente a la marca de producto ‘ANDERCOL’ (sic) en la clase 01 …”; que “Con fecha 18 de octubre de 2000 … ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, presentó ante el INDECOPI el recurso de contestación a la nulidad interpuesta …”; que “La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, con fecha 27 de febrero del 2001, expidió la Resolución No. 001681-2001/ OSD-INDECOPI en la que declaró FUNDADA la acción de nulidad … y … ANULA el registro N° 44096 correspondiente a la marca ANDERCOL S.A. Y FIG. en Clase 01 …”; que “Con fecha 28 de marzo del 2001, la firma ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL … interpuso Recurso de Apelación contra la Res.

No. 001681-2001/OSD-INDECOPI”; y que “El Tribunal del INDECOPI, con fecha 14 de septiembre del 2000 emitió la Resolución No. 1265-2001/TPI-INDECOPI (cuya nulidad se solicita) confirmando la resolución de primera ins- 02/08/2005 17.60 tancia en el extremo de declarar fundada la acción de nulidad …”. La Resolución No. 1265-2001/TPI-INDECOPI de fecha 14 de septiembre de 2001, emanada del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que “Mediante Resolución Nº 1681-2001/OSD-INDECOPI de fecha 27 de febrero del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad …”, ya que “La marca ANDERCOL S.A. y figura, cuya nulidad se pretende, fue otorgada el 9 de marzo de 1998, durante la vigencia de la Decisión 344 … por lo que la nulidad debe analizarse a la luz de estas normas”, que “La marca ANDERCOL S.A. y figura se otorgó en contravención de lo dispuesto por los artículos 83 incisos a) y b) de la Decisión 344, por lo que se encuentra comprendida en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 113 inciso a) de la Decisión 344 …”; que “la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca”; que “en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad”; y que “al tiempo del registro de la marca de producto ANDERCOL S.A. y figura … (9 de marzo de 1998), las normas vigentes eran la Decisión 344 …”.

En lo que se refiere al examen de los signos en disputa, la Resolución precisa que “… atendiendo a que tanto el nombre comercial como la marca registrada de la accionante y la marca materia de nulidad constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto”; que “la dimensión más característica en la marca mixta de la accionante es el aspecto denominativo”; que “En el caso del nombre comercial … la Sala considera que la dimensión más característica del mismo, es el aspecto denominativo”; que “En el caso de la marca mixta registrada se aprecia que tienen la misma relevancia tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo”; que “Entre la marca materia de nulidad ANDERCOL S.A. y figura y la marca ADHERCOLA y figura registrada a favor de la accionante … la Sala considera que no existe riesgo de confusión entre ambas marcas”; que “Entre la marca materia de nulidad ANDERCOL y figura (sic) y el nombre comercial ADHERCOL E.I.R.Ltda. y logotipo … la Sala concluye que … no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión GACETA OFICIAL indirecta al público consumidor, ya que podría pensar que los productos que distingue la marca ANDERCOL S.A. (sic) provienen de la empresa identificada con el nombre comercial ADHERCOL E.I.R.Ltda.”; y que “el registro de la marca ANDERCOL S.A. (sic) fue concedido contraviniendo las disposiciones contenidas en el artículo 83 inciso b) de la Decisión 344 …”, por lo que decide “REVOCAR la Resolución Nº 16812001/INDECOPI/OSD de fecha 27 de febrero del 2001 en el extremo que declara fundada la acción de nulidad interpuesta por Adhercol E.I.R. Ltda. en base a su marca registrada ADHERCOLA y figura, contra el certificado Nº 44096 correspondiente a la marca de producto ANDERCOL S.A. (sic) registrada a favor de Anhidridos y Derivados de Colombia S.A.”; y “CONFIRMAR la Resolución Nº 1681-2001/INDECOPI/OSD de fecha 27 de febrero del 2001 en el extremo que declara fundada la acción de nulidad interpuesta por Adhercol E.I.R.Ltda. en base a su nombre comercial ADHERCOL E.I.R.L., contra el certificado Nº 44096 y, en consecuencia, declarar NULA la marca de producto ANDERCOL S.A. (sic) registrada a favor de Anhidridos y Derivados de Colombia S.A. Andercol para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial”.

Según el “RESUMEN DEL EXPEDIENTE N° 11752004”, la acción contencioso administrativa en referencia fue formulada por la sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Procurador del Estado, y contra ADHERCOL E.I.R.I.L. (PERU), a efectos de que “Se declare la NULIDAD de la Res. 1265-2000/TPI-INDECOPI del 14.09.01, que confirmó la Res. 1681-2001/ INDECOPI/OSD en el extremo que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por la codda ADHERCOL EIRL en base a su nombre comercial ADHERCOL EIRL contra el Certificado 44096, y en consecuencia declara NULA la marca del producto ANDERCOL S.A. (sic) registrada a favor de la actora”.

Agrega el Resumen citado que, a juicio de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú, “las pruebas aportadas por la actora … no han sido debidamente valoradas por las instancias administrativas, resultan suficientes para acreditar que la actora no actúo (sic) como (sic) mala fe al solicitar el registro de su marca AN- 02/08/2005 18.60 DERCOL S.A. (sic), toda vez que con los certificados de fs. 28 a 32 acredita ser titular de la marca impugnada en Colombia desde 1986 con anterioridad a la utilización del nombre comercial ADHERCOL EIRLtda., de propiedad de la co-dda que la emplea desde el 7.9.90; además se colige de los medios probatorios que los productos son distintos, siendo para el caso de la dte de productos brutos (productos químicos destinados a la industria de la ciencia, fotografía, horticultura, silvicultura etc) destinadas a una ulterior fabricación industrial cuya adquisición está reservada a fabricantes; mientras que los de la co-dda son productos terminados (cola sintética y demás) para la venta al público, moviéndose uno (sic) y otros por distintos canales de comercialización que al ser diferentes permite arribar a la conclusión que los primeros serán vendidos en grandes cantidades a empresas industriales en tanto que los segundos adquiridos habitualmente por consumidores particulares para uso doméstico y que si bien es cierto ambos signos distinguen productos de la clase 1 de la N.O; también lo es, que al no existir canales de comercialización competitivamente conexos, por su lugar de expedición y la forma de verificarse los mismos, en el caso de autos, el fenómeno conocido como riesgo o confusión no se presenta puesto que las áreas comerciales de los productos distinguidos por los signos en pugna son notoriamente autónomas, resultando razonable asumir que la coexistencia pacífica en el mercado de los signos en conflicto es posible al no existir similitud alguna en los productos que distinguen ambas denominaciones”; que del “examen comparativo desde una perspectiva de conjunto se advierte que presentan en el plano gráfico un defecto (sic) visual distinto y en el conceptual, al no poseer significado alguno, serán percibidos por los consumidores como denominaciones forjadas o de fantasía, más (sic) no ocurre lo propio desde el punto de vista fonético en el que se aprecia que presentan igual numero (sic) (3) y secuencia de vocales (A-E-O) y de sílabas; comienzan con la letra A (que en el caso de la primera marca registrada está seguida de la letra N y debido a su ubicación presenta un sonido casi inaudible) su segunda sílaba tiene el mismo sonido (DER/DER) y terminan en la partícula COL, todo lo cual determina que en conjunto los signos presentan una entonación y sonoridad prácticamente idéntica; sin embargo, estando a lo glosado precedentemente, la convivencia de ambos signos no induciría a error o GACETA OFICIAL confusión al público consumidor dada la naturaleza de las propiedades, aplicaciones y lugares de expendio de los mismos … En consecuencia el Certificado 44096, correspondiente a la marca ANDERCOL S.A. (sic), no ha sido otorgado en contravención a lo establecido en las normas vigentes al momento de su concesión, no estando incurso en la causal de nulidad prevista en el numeral b) del Art. 83 de la Decisión 344 …”.

Por último, el Resumen informa que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la sociedad ADHERCOL E.I.R.L. ejercieron recurso de apelación contra la sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú. 1.2. Cuestión de derecho La demanda formulada por el apoderado de la sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL invoca, entre otras disposiciones, a título de fundamentos de derecho, la “Decisión 344 y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, alegando al efecto que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI no consideró ni valoró “las pruebas de uso sobre la marca ‘ANDERCOL S.A.’ (sic) que obran en el expediente administrativo, pues con ellas hemos acreditado fehacientemente la coexistencia de ambos signos en el mercado peruano y el de la Subregión Andina”; que “nuestra mandante es titular en Colombia del Nombre Comercial ANDERCOL desde el año 1986; es decir, con anterioridad al nombre comercial de la co-demandada.

La contraria ha señalado que vienen (sic) utilizando el Nombre Comercial ADHERCOL desde el 07 de setiembre de 1990. Sin embargo, nuestra mandante es titular en Colombia desde el 10 de julio de 1987 del nombre comercial ANDERCOL … es decir tres años antes que la contraria”; que “Nuestra representada solicitó el registro de la marca ‘ANDERCOL S.A. Y FIGURA’ en clase 01 de la N.O. con fecha 15 de diciembre de 1997 …”; que “la firma Adhercol E.I.R.Ltda. pudo observar la solicitud de registro de nuestra marca hasta el 27 de febrero de 1998, sin embargo no lo hizo”; que “la inacción … se debió a que en su momento consideró que la marca solicitada no era confundible con su nombre comercial”; que “la marca de nuestra mandante fue concedida conforme a la Ley vigente en su momento e incluso cumpliendo con todos los requisitos de 02/08/2005 19.60 registrabilidad que exigían las normas marcarias al ser el signo solicitado un conjunto marcario lo suficientemente distintivo y diferente al nombre comercial ADHERCOL E.I.R.Ltda.”; y que “En la marca mixta de nuestra mandante el elemento figurativo … se encuentra constituido por la figura de dos ángulos opuestos en color blanco dentro de un rectángulo de fondo negro y una línea horizontal en la parte inferior, ocupa un lugar preponderante y destacado … por cuanto dicho elemento (el figurativo) está ubicado en el primer plano; a diferencia de la denominación, la cual está ubicada debajo del elemento denominativo y con letras de molde minúsculas”; que dichos elementos “no se encuentran presentes en el signo de la co-demandada”.

La demanda agrega que “A nivel grafo-fonético, la marca de nuestra mandante está compuesta de tres elementos: Figura superior, la denominación ANDERCOL S.A. y figura rectangular inferior, los cuales son diametralmente diferentes al nombre comercial ADHERCOL, pues presentan grafías y fonemas distintos los cuales general (sic) en ambos signos no sólo una impresión visual distinta, sino también un efecto distinto capaz de diferenciarlos entre sí”; que “no existe riesgo de confusión de tipo indirecto, dado que los signos involucrados presentan diferencias que identifican a cada firma, razón por la cual debe revocarse la nulidad de la marca de nuestra mandante”; y que “nuestra mandante … tiene registrada su marca ANDERCOL S.A. Y FIGURA en la misma clase 01 de la N.O. en diversos países miembros de la Comunidad Andina”.

A propósito del recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contra la sentencia dictada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se indica en el Resumen que, según el apelante, la Sala “… hace una apreciación errada de las pruebas aportadas por la co-dda ADHERCOL EIRL que demuestran el uso de su nombre comercial para la Clase 1 de la Clasificación de Niza”; que el análisis efectuado por la Sala “sobre la comercialización de los productos en clases distintas y áreas diferentes, es errado; pues de los medios probatorios aportados al procedimiento facturas (sic), los productos ofrecidos por la empresa peruana, son destinados para la industria; razón por la que ambos productos se encuentran en la misma clase, al GACETA OFICIAL tener el mismo destino comercial”; que “al ser productos similares o idénticos, los canales de comercialización también son similares, por ser ambos destinados a la industria”; y que “Al existir similitud entre las actividades económicas, relacionadas con la comercialización de pegamentos que distingue el nombre comercial y los productos que distingue la marca registrada (pegamentos) y dada la cuasi identidad fonética, no es posible su coexistencia sin riesgo de inducir a confusión indirecta”.

Y en cuanto al recurso de apelación ejercido por la sociedad ADHERCOL E.I.R.L., se explica en el Resumen que, según el apelante, la Sala incurrió en error “puesto que la nulidad de la marca ANDERCOL y logotipo (sic), no fue concedida porque su titular haya actuado de mala fe, sino por estar contemplada en la Ley de Propiedad Industrial, cuando exista la necesidad de reivindicar un mejor derecho en materia de signos distintivos”; que “los signos en conflicto son similares y tienen los mimos (sic) canales de comercialización”; y que “la marca ANDERCOL (sic) no se ha otorgado (sic) en contravención a las normas vigentes al momento de su concesión”. 1.3.

En el expediente no obran escritos de contestación a la demanda contencioso administrativa formulada por la sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL. Sin embargo, el Resumen agregado a los autos contiene una referencia a los “FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.

Según esta referencia, el Instituto “Sostiene que el hecho que la marca se haya inscrito sin observaciones en su momento no otorga a su titular un registro de la marca que resulte incuestionables (sic) en el futuro, y la no observación no implica que quién (sic) estaba llamado a formular la observación haya considerado que los signos no resultaban confundibles como erradamente sostiene la actora, además que ello no invalidaría una acción de nulidad”; que “No resulta admisible que bajo el pretexto de no haberse formulado observaciones al registro, por parte de terceros, se pretenda en forma automática y sin mayor examen de registrabilidad, registrar una marca que se encuentra comprendida en las prohibiciones de registro conforme al literal a) del Art. 83 de la DECISION 344”; que “No es exacto que 02/08/2005 20.60 la resolución impugnada no se encuentre en la causal de nulidad, lo que se desprende del examen comparativo … ya sea desde el punto de vista tanto fonético como gráfico, reproduciendo los argumentos que sobre el particular establece la resolución impugnada, por lo que concluye que existe similitud entre las actividades económicas relacionadas con la comercialización de pegamentos que distingue el nombre comercial y los productos que distingue la marca registrada (adhesivos – pegamentos); además de la cuasi identidad fonéticas (sic) existente entre los mismos, por lo que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión indirecta al público consumidor”; que “Por ello, se ha concedido el registro de la marca ANDERCOL S.A. (sic) contraviniendo las disposiciones contenidas en el Art. 83 inc.b) de la Decisión 344 …”; que “la actora desconoce el principio básico de territorialidad del derecho internacional privado que tiene 2 significados sustanciales: a) La protección de la marca conferida a cada Estado, se rige por la ley nacional respectiva.

Sin perjuicio de lo establecido por los tratados internacionales y regionales. b) La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado, se limita al territorio de ese Estado. Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido”; y que “el hecho de que haya acreditado que un determinado signo (ANDERCOL) esté registrado como marca en otros países no le confiere a su titular el derecho a obtener protección de sus registros fuera del territorio donde fueron otorgados los mismos”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “artículos ochentitrés inciso ‘b)’ y ciento trece inciso ‘a)’ de la Decisión trescientos cuarenticuatro …”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, GACETA OFICIAL en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a folios 78 y 79 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 93, 96 y 128 eiusdem, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; 02/08/2005 21.60 sentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

(…) Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS (…)”. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá pre- PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las dispo- GACETA OFICIAL siciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la interpretación prejudicial. De las condiciones y requisitos para la formulación de la consulta (artículo 125 del Estatuto) I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el 02/08/2005 22.60 objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002).

Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento de carácter no contencioso. I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un Estado Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. GACETA OFICIAL 02/08/2005 23.60 Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el expediente 01IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado). les de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997).

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O. A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990).

La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida, así como una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces naciona- I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta.

Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes y la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al Juez Nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso GACETA OFICIAL concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O. A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999).

I.V. De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia en el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso sometido a su conocimiento y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP2002, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003).

II. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con ante- 02/08/2005 24.60 rioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

GACETA OFICIAL III. De la nulidad del registro de un signo como marca El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. En el caso de autos, se observa que el registro de la marca “ANDERCOL S.A. y figura”, solicitado el 15 de diciembre de 1997, fue otorgado mediante Certificado N° 44096, del 9 de marzo de 1998, y que la demanda de nulidad contra dicho registro fue planteada por la sociedad ADHERCOL E.I.R.L. el 7 de julio de 2000, fechas en que se encontraba en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

En lo que concierne a la legitimación para instar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha declarado que: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’. En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la 02/08/2005 25.60 autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial … Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’ (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 10-IP97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del mismo año, caso “COLSUBSIDIO”).

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro en cuestión, el Tribunal ha establecido que “ ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposición Final Única de la Decisión 344, por ‘oficina nacional competente’ procede entender la entidad administrativa a que ha de acudirse para solicitar la atribución de un derecho de Propie- GACETA OFICIAL dad Industrial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca, toda vez que el artículo 113 no lo regula en forma expresa. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. Finalmente, el citado artículo 113 prevé las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca.

Tales son que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada o el registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. IV.

De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. 02/08/2005 26.60 La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, del citado artículo 81 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. GACETA OFICIAL V. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del compo- 02/08/2005 27.60 nente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

VI. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo año, caso “IMPRECOL”).

La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores … De manera que la protección otorgada al nombre comercial GACETA OFICIAL se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia … Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 45-IP-98, ya citada).

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario … para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial” (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “BELLA MUJER”).

Así pues, el nombre comercial gozará de protección frente a un signo que pretenda ser registrado como marca, caso que se compruebe su uso anterior a la solicitud de registro de aquel signo, en el territorio del País Miembro en que se procure dicha protección. 02/08/2005 28.60 VII. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva entre producto y actividad empresarial. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran directamente las prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal b, se prohíbe el registro como marca del signo idéntico o semejante a un nombre comercial protegido si, dadas las circunstancias, pudiera inducirse al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. El establecimiento de la existencia o no de riesgo de confusión entre una marca registrada y un nombre comercial protegido hace necesario determinar si existe o no vínculo de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos y la actividad económica distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos y de la actividad económica de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor o el usuario atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o la actividad empresarial que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos y la actividad empresarial distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre productos y la actividad empresarial; o seme- GACETA OFICIAL janza entre los signos e identidad entre los productos y la actividad empresarial; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en 02/08/2005 29.60 cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre la marca y el nombre comercial protegido, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o comerciante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el examinador deberá tomar en cuenta los GACETA OFICIAL criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En definitiva, de existir identidad o semejanza entre la marca registrada y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que ampara aquella marca con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, la marca en cuestión no será suficientemente distintiva y, por tanto, no será susceptible de mantener su registro.

Por otra parte, en la comparación entre los productos que cubre la marca registrada y la actividad económica objeto del nombre comercial protegido, cabe reiterar que “… a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, ya citada).

En el juicio sobre la semejanza entre los productos y la actividad económica en referencia, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. En primer lugar, el hecho de que los productos y la actividad económica posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 02/08/2005 30.60 En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores o usuarios juzguen que los productos y la actividad económica deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos; op.cit., pp. 242 y ss.).

En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos y de la actividad económica en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto y la actividad económica. VIII. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de un signo registrado o protegido por el derecho marcario, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, GACETA OFICIAL si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada, o con un nombre comercial protegido.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal pos- 02/08/2005 31.60 terior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.

Si, concedido el registro de una marca se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión, y en consecuencia, en tutela del principio de seguridad jurídica, se aplicará la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. 3° A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el ordenamiento comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla de oficio, así como a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.

El órgano competente para declarar la nulidad del registro marcario será la autoridad administrativa o judicial establecida al efecto por la legislación interna de cada País Miembro. En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca.

El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de dicha Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. 4º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 5° En la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predomi- GACETA OFICIAL nante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 6° A la luz del artículo 128 de la Decisión 344, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro de otro signo como marca.

Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser efectivo y público, en el territorio del País Miembro donde se procure dicha protección. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. Si el uso efectivo ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será el objeto de la tutela preferente. 7° A objeto de establecer si existe o no riesgo de confusión entre la marca registrada y el nombre comercial protegido, será necesario determinar si hay o no vínculo de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos y la actividad económica distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos y de la actividad económica de que se trate. 8° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 9° En la comparación entre los productos que cubre la marca y la actividad económica constitutiva del objeto del nombre comercial, el consultante podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para estable- 02/08/2005 32.60 cer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si existe semejanza entre los productos y la actividad económica en referencia, de modo que el uso de los signos correspondientes pudiera inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 10° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud de registro, bien sobre la base de un signo solicitado previamente para su registro como marca, en el territorio de cualquiera de los Países Miembros, de un signo ya registrado como marca, o de un signo protegido como nombre comercial.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE GACETA OFICIAL 02/08/2005 33.60 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 66-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: TRICO PRODUCTS CORPORATION.

Marca: “TRICO”. Proceso interno N° 1967-2002. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: El expediente recibido por este Tribunal el 29 de abril del 2005, del que se desprende una disposición adoptada por la Instancia Nacional compareciente, en el sentido de suspender la tramitación interna de la causa, a efectos de solicitar un informe “…al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina…”; solicitud que, por cierto, no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que dicha Instancia se ha limitado a una simple remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, este Tribunal las estima subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas y, razón por la cual el pedido hecho ha sido admitido a trámite, por medio de auto de 18 de mayo del 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION, siendo demandados el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI- de la República del Perú; así como el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del mismo país. Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la sociedad DAEWOO CORPORATION. 1.2 Acto demandado El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos, se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta por la sociedad TRICO GACETA OFICIAL PRODUCTS CORPORATION, la cual, mediante apoderado, impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: Nº 763-1999/TPI-INDECOPI, emitida el 22 de junio de 1999, por medio de la cual se revoca la Resolución Nº 10036-1998/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto de 1998 y, en consecuencia, se niega el registro de la marca “TRICO”, solicitado por Trico Products Corporation, para amparar productos correspondientes a la clase 12 de Nomenclatura Oficial. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser extraídos los siguientes aspectos principales: a) Los hechos - El “13 de mayo de 1997”, la sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “TRICO”, como marca destinada a amparar productos de la clase 12 de la “Clasificación Internacional”.1 - El 24 de julio de 1997 fue publicado el aviso pertinente a esa solicitud, en el Diario Oficial El Peruano. - El 13 de agosto de 1997, la sociedad DAEWOO CORPORATION presentó “observación” contra el registro solicitado, con base en la marca “TICO” de su propiedad. - El 31 de agosto de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 10063-1998/OSD-INDECOPI, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca TRICO en favor de TRICO PRODUCTS CORPORATION. - La sociedad DAEWOO CORPORATION interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución emitida. - El 22 de junio de 1999, el INDECOPI resolvió dicho recurso, mediante Resolución Nº 7631 Clase 12.- Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima. 02/08/2005 34.60 1999/TPI-INDECOPI, por la cual revocó la resolución Nº 10063-1998/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegó el registro de la marca TRICO, solicitado por TRICO PRODUCTS CORPORATION. b) Escrito de demanda La sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION, constituida y domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica, por intermedio de apoderado manifiesta, que el “4 de septiembre de 1997” (sic) presentó solicitud para el registro de la denominación “TRICO”, escrita con letras características, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 12 de la “Clasificación Internacional”, respecto de la cual fue presentada observación por parte de la sociedad DAEWOO CORPORATION, con base en la marca “TICO” de su propiedad.

Posteriormente, el INDECOPI emitió la resolución 10036-1998/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto de 1998, declarando infundada la observación y otorgando el registro solicitado. Expresa que la sociedad DAEWOO CORPORATION interpuso recurso de apelación contra la Resolución inicial y que el INDECOPI emitió luego la Resolución Nº 763-1999/TPI-INDECOPI, de 22 de junio de 1999, por medio de la cual revocó la Resolución inicialmente aludida y, en consecuencia, negó el registro de la marca TRICO, al considerar que “…se llega a la conclusión que las marcas en litigio son confundibles.” TRICO PRODUCTOS CORPORATION asevera que “… fue por muchos años titular en el Perú de la marca TRICO para distinguir principalmente limpiaparabrisas, sus partes, hojas, brazos auxiliares, juegos de repuestos para limpia vidrios de parabrisas, adaptadores y alimentos automáticos para el lavado de parabrisas de vehículos y todos los demás productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional.

La marca TRICO… estuvo registrada en el Perú hasta por lo menos el 11 de octubre de 1986, por Certificado Nº 9773.” Según manifiesta la Corte Suprema de Justicia de Lima en su denominado “resumen de la causa”, la actora sostiene que “…las marcas en cuestión no son confundibles por las siguientes razones: a) distinguen productos diferentes entre sí; b) la marca TICO sólo es denominativa, la marca TRICO está escrita en letras característi- GACETA OFICIAL cas (signo mixto); c) ambas marcas carecen de significado alguno que lo asemeje; d) La marca TRICO estuvo registrada en el Perú anteriormente; e) No se asemejan ni en su aspecto gráfico ni en el fonético (las marcas se diferencian en su número de letras, se inician en sílabas diferentes y se pronuncian distinto) ”.

Se afirma, además, que “ las marcas en litigio distinguen distintos productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional. En efecto, TICO de Daewoo Corporation distingue vehículos de pasajeros, camiones y buses de la Clase 12 de la Clasificación Internacional, sin embargo, la marca TRICO, escrita en letras características, está destinada a distinguir limpiadores de ventanas de vehículos, limpiaparabrisas, sus partes, hojas, brazos auxiliares, juegos de repuestos para limpia vidrios de parabrisas, adaptadores y alimentos automáticos para el lavado de parabrisas de vehículos y adaptadores, tanques compensadores de vehículos usados en los sistemas de limpiaparabrisas; manijas para ventanas y limpiaparabrisas; motores operados por líquido; adaptadores y juego completo de presión y reguladores de presión de sistemas, accesorios de vehículos motorizados y todos los demás productos, con expresa exclusión de los vehículos terrestres de la Clase 12 de la Clasificación Internacional”.

Se argumenta también, que “…la marca TICO, cuyo titular es Daewoo Corporation, no es notoria. Sostiene que no basta alegar la notoriedad de una marca, sino que ésta debe ser probada. Que en el caso de autos Daewoo Corporation no proporcionó ni una sola prueba tendiente a acreditar la pretendida notoriedad de la marca TICO. Que en todo caso, el Tribunal debió ordenar se practiquen pruebas de oficio, a fin de que Trico Products Corporation pueda ejercer su derecho de contradicción”. c) Contestaciones a la demanda La Corte Suprema de Justicia del Perú, en su “resumen de la causa”, señala que el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contestó la demanda expresando que al emitir la Resolución impugnada “…el Tribunal de Defensa de Competencia y de la Propiedad Intelectual analizó dos aspectos: a) Determinar si la marca TICO es notoriamente conocida; y, b) Establecer si existe o no riesgo 02/08/2005 35.60 de confusión entre las marcas TRICO y TICO.” Se refiere la violación del artículo 83 literal d) de la Decisión 344, argumentando que “la calificación de una marca como de notoriedad conocida constituye la base jurídica para otorgar a una (sic) signo un reconocimiento especial dentro del sistema marcario nacional”.

Respecto a la violación del artículo 83 literal e) se manifiesta que la marca TICO merece dicha protección “…porque cumple con los siguientes presupuestos: a) un tercero solicitó el registro de un signo similar al grado de producir confusión con la marca notoriamente conocida; y b) que el signo solicitado a registro pretende distinguir productos idénticos o semejantes a los que distingue la marca notoria”.

Se sostiene también, que “…al realizarse el examen comparativo entre los signos de litis se llegó a la conclusión que la coexistencia de los mismos en el mercado causaría confusión en el público consumidor. En consecuencia, la resolución expedida por el Tribunal se ha expedido conforme a la ley”. Con relación a los fundamentos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, la Corte Suprema refiere en su “resumen de la causa”, que dicha Institución sostiene que “si bien la empresa Daewoo Corporation no invocó la notoriedad de su marca como sustento de su observación al registro de la marca TRICO, no es menos cierto que en repetidas oportunidades, a lo largo del procedimiento administrativo, aludió dicha notoriedad en relación a su marca TICO.

En consecuencia, corresponde analizar si la citada marca TICO gozó o no de la calidad de notoriamente conocida”. Se manifiesta que “…en virtud de la magnitud de difusión, prestigio, uso constante y extensión, se concluye que la marca TICO es merecedora de la protección conferida por el inciso e) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” Con referencia a los productos que distinguen las marcas en conflicto, se dice que entre “…las marcas TRICO y TICO existe similitud o conexión competitiva, pues en el caso de la marca TRICO se trata de productos accesorios de vehículos de pasajeros, camiones y buses, que distingue la marca TICO, que están dirigidos al GACETA OFICIAL mismo público consumidor potencial y que comparten los mismos canales de comercialización.” Se expresa, finalmente, en lo fundamental, que “las marcas TRICO y TICO cuentan con evidentes semejanzas en el plano gráfico, y fonético que determina que su coexistencia puede inducir a error o confusión al consumidor.” d) Tercero interesado La Corte Suprema de Justicia del Perú refiere los fundamentos expuestos por el tercero interesado en esta causa, la SOCIEDAD DAEWOO CORPORATION, señalando que ésta sostiene que “…las marcas TRICO y TICO son denominaciones que presentan muchas semejanzas: a) ambas son bisilábicas; b) constan de idénticas vocales e idénticas consonantes, menos una; c) siguen la misma secuencia y están ubicadas en el mismo orden, lo que determina una estructura grafo-fonética similar.

Agrega que la grafía R no imprime mayor distintividad al conjunto marcario solicitado. Todo ello, a decir de Daewoo Corporation, determina que la marca solicitada a registro TRICO sea confundible con la registrada TICO, pudiendo inducir a error y confusión a los consumidores.” Se sostiene que el tercero interesado argumenta que “…ambas marcas están destinadas a identificar productos de la misma clase y naturaleza (clase 12 de la Nomenclatura Oficial) e inclusive están íntimamente ligados entre sí, pues están dirigidos al mismo mercado automotriz, lo que podría llevar al campo de la confusión indirecta, en el sentido de que el público consumidor pueda pensar que ambos productos comparten el mismo origen empresarial, lo cual crearía un aprovechamiento injusto e indebido del esfuerzo empresarial de Daewoo Corporation”. 02/08/2005 36.60 que la Instancia Consultante se ha limitado a remitir, sin que medie oficio o comunicación, un expediente integrado por copias certificadas de piezas correspondientes, según se aprecia, del expediente organizado por esa Dependencia con ocasión de la controversia interna sometida a su resolución, dentro de la cual ha sido emitida la providencia de 1º de febrero del 2005, en la que se dispone solicitar “…un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que regulan el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, así como la suspensión del trámite del proceso judicial respectivo, hasta que “…el citado organismo emita el informe correspondiente…”.

De manera complementaria, la Sala de Derecho Constitucional y Social ha elaborado para el propósito señalado, un denominado “Resumen de la causa signada con el número 1967-2002 procedente del Distrito Judicial de Lima”. Sin embargo de lo observado, a través de una minuciosa revisión de las piezas procesales recibidas, se aprecia que la información que el Estatuto de este Tribunal exige respecto de consultas en materia de interpretación prejudicial, puede ser extraída de la documentación conformante del expediente remitido, en lo relativo a la identificación de la Instancia Nacional Consultante, a la relación de las normas cuya interpretación se requiere, a los hechos considerados relevantes para la interpretación, a la determinación de la causa interna que origina la consulta, así como al lugar para la recepción de la respuesta a la consulta. 2.

CONSIDERANDO: Este Tribunal concluye, por otra parte, que es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2.1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS La solicitud sobre interpretación prejudicial recibida por este Organo Jurisdiccional, como ya se dijo, no ha sido formulada en los términos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, siendo preciso reiterar a ese respecto, La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, con la modalidad aludida, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, GACETA OFICIAL Acuerdo de Cartagena.

Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos solicitados, por haber constatado con los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “TRICO” ha sido presentada el 13 de mayo de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344. Estima necesario, no obstante, que la interpretación del artículo 83 se limite a sus literales a), d) y e); y, además, que ésta se extienda, de oficio, al artículo 84 de la misma Decisión, por corresponder a las normas relacionadas con los actos administrativos materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 02/08/2005 37.60 “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 2.3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) (…) “Artículo 84. - Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” (…)

2.4. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL Con carácter simplemente ilustrativo, este Organo Comunitario se permite confirmar con esta nueva oportunidad, que la solicitud del juez na- GACETA OFICIAL 02/08/2005 38.60 cional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto sobre el tema sometido a consulta.

En particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane este Tribunal.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. Para asegurar el propósito antes señalado, el Tribunal ha concebido un informativo para el planteamiento de la solicitud sobre interpretación prejudicial por los Organos Judiciales de los Países Miembros, cuyo texto se transcribe a continuación, a los fines de que la Instancia Nacional Compareciente lo utilice en las consultas que considere necesario formular en el futuro, documento que se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 694, de 3 de agosto del 2001: “Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno -o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria-, están obligados, en todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida o sobre casos similares o análogos.

“1. La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno. Su finalidad no es otra que resguardar la aplicación uniforme por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros.

“4. En los casos en los que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria -jueces nacionales de única o de última instancia-, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta que el Tribunal comunitario se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto procesal de la sentencia y en una solemnidad inexcusable e indispensable que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles.

“2. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia. No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea “3.

Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar del Tribunal de Justicia Andino la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaria General; y, en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que éstas deban ser aplicadas o sean controvertidas por las partes en un proceso interno. “5.

La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso. GACETA OFICIAL 02/08/2005 39.60 “9. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste continuará la tramitación del proceso interno y en su sentencia deberá adoptar el pronunciamiento del Tribunal Andino. Además, el juez nacional remitirá al Tribunal de Justicia la sentencia dictada en los casos objeto de interpretación prejudicial.

“6. La solicitud del juez nacional por la cual requiere la interpretación prejudicial debe motivarse de manera sucinta, pero suficientemente completa, de modo que permita al Tribunal lograr una comprensión global del caso consultado. En efecto: “Debe, en particular, incluir un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para que el Tribunal Andino pueda cumplir su cometido, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de la aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al Tribunal de Justicia enfocar u orientar la interpretación al caso concreto, de suerte que ésta resulte efectivamente útil para el juez que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. “7. La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar sentencia, aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del asunto debatido y que la respuesta del Tribunal de Justicia resulte útil, es deseable que la decisión de plantear una solicitud de interpretación prejudicial se adopte después de haber oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en la correspondiente solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

“8. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas sugeridas o no por el requeriente; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente.

“10. La solicitud de interpretación prejudicial y los documentos pertinentes deben ser enviados por correo a la sede del Tribunal, en la ciudad de Quito, Roca 450 y Av. 6 de Diciembre.” 2

2.5. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 2 Nota Informativa sobre Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 694, de 3 de agosto del 2001.

GACETA OFICIAL 02/08/2005 40.60 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica “La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje.” 3 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

“ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

2.6. CLASES DE MARCAS “…la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 4 En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. En sentencias anteriores sobre el punto, se ha manifestado lo siguiente: 3 4 Proceso Nº 01-IP-2002, sentencia de 10 de abril del 2002.

Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786, de 24 de abril del 2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A., España, 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL

2.7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: 02/08/2005 41.60 criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.5 “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el examen entre dos signos, para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 6. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7

2.8. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 02/08/2005 42.60 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 determina una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace, estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.8 Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien 8 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/08/2005 43.60 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 9 3.

La antigüedad de la marca y su uso constante; 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

2.9. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE NOTORIEDAD El artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), por una parte, que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y, por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos por aquélla; la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser necesariamente probado.

El artículo 84 de la misma Decisión determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad. La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” 10 La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

2.10. LA CONEXION COMPETITIVA DE PRODUCTOS Este Tribunal, al hacer referencia a la conexión competitiva que se da entre productos, ha señalado: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca, el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares 1.

La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 9 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios 10 Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001;

G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002; marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”. 11 El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

Se debe recalcar que lo trascrito, se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas.

Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y 11 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 02/08/2005 44.60 letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.

La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. 7. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 8.

La notoriedad debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 9. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

GACETA OFICIAL 02/08/2005 45.60 Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1967-2002, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 57-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 95, 96 y 113, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Parte actora: PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V. Caso: marca “DOTRON”.

Expediente: N° 2374-2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, primero de junio del año dos mil cinco. VISTOS La providencia dictada el 23 de febrero de 2005, en el expediente N° 2374-2002, por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social, en la cual se especifica que “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un Informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respec- to de la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 … así como cual es la debida aplicación de estos dispositivos al caso sub litis a fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia.

Razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente…”, recibida en este Tribunal en fecha 25 de abril de 2005; y, El expediente de la causa, enviado a este Tribunal junto con la providencia citada, y en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: GACETA OFICIAL 1.

De la demanda y otros escritos 1.1. Cuestión de hecho Del texto de la demanda contencioso administrativa formulada por el representante de la sociedad PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V., ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se desprende que “Con fecha 20 de mayo de 1998 … Healthco Limited, de Inglaterra, solicitó el registro de la marca DOTRON para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 25 de agosto de 1998, dentro del plazo de ley, PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V., de México, presentó observación contra la referida solicitud …”; que “Con fecha 15 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 14616-1998/OSDINDECOPI, declaró infundada la observación formulada por nuestra parte y otorgó el registro del signo solicitado.

Consideró que los signos enfrentados no son similares al grado de producir confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de los productos que distinguen, ya que apreciados en su conjunto presentan elementos y caracteres propios tanto en el aspecto gráfico como fonético que permiten diferenciarlos entre sí”; que “Con fecha 15 de enero de 1999, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A., de C.V. interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera instancia por no considerarla conforme a derecho …”; que “Con fecha 16 de junio de 1999, la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la resolución N° 743-1998 (rectius 1999)/ TPI-INDECOPI … que confirmó la resolución de primera instancia y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca DOTRON solicitado por Healthco Limited, de Inglaterra, para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial”; y que “Contra la referida resolución … interponemos la presente acción judicial, pues esta contraviene los más elementales principios jurídicos enunciados y previstos en nuestro derecho marcario, especialmente al conceder el registro de una marca – DOTRON que resulta ser confundible con otra previamente registrada – TOPRON - subestimando el hecho que éstas marcas van a distinguir productos farmacéuticos y que, una mínima confusión, puede ocasionar un grave perjuicio para la salud del público consumidor …”. 02/08/2005 46.60 La Resolución No. 743-1999/TPI-INDECOPI, emanada del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que “Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden.

En principio, para realizar el examen comparativo el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta”; que “Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DOTRON y la marca registrada TOPRON, se advierte desde el punto de vista fonético, que si bien los signos coinciden en la secuencia de sus vocales (O-O/ O-O), la presencia en el signo solicitado de las consonantes D y T en lugar de las consonantes T y P de la marca registrada y, como correlato de ello, el diferente sonido que producen las sílabas iniciales de los signos, determinan que en conjunto la pronunciación de los signos sea distinta”; que “Desde el punto de vista gráfico, a pesar de que los signos comparten algunas letras ubicadas en idéntica posición, la diferencia sobre todo de las letras iniciales (D/T) así como de las letras intermedias (T/P) que conforman las denominaciones, determina que en conjunto la escritura e impresión visual de los signos sea diferente”; que “Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que a pesar que los productos que distinguen los signos en cuestión son los mismos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos su concurrencia en el mercado no es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos”; que “En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 … razón por que no (sic) corresponde su acceso a registro”; y decide “CONFIRMAR la Resolución N° 146161998/OSD-INDECOPI … y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto DOPRON (sic) solicitado por Healthco Limited para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 …”.

GACETA OFICIAL Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 2374-02 PROCEDENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA”, la acción judicial de impugnación de la Resolución Administrativa en referencia fue formulada por la sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, y la empresa HEALTHCO LIMITED DE INGLATERRA, a efectos de que “se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 743-1999/TPI-INDECOPI de fecha 16 de junio de 1999 … que Confirma la Resolución N° 14616-1998/OSD-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 1998, que a su vez resuelve declarar infundada la observación formulada por la demandante y dispone el registro de la marca de producto ‘DOTRON’ solicitada por Healthco limited de Inglaterra para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial”.

En el expediente no obran escritos de contestación a la demanda contencioso administrativa formulada por la sociedad PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V. Sin embargo, el Resumen agregado a los autos contiene una referencia a los “FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI”.

Según esta referencia, el Instituto sostiene que “El Tribunal del INDECOPI a través de su apoderado sostiene la validez de las resoluciones administrativas cuestionadas, afirma que las marcas confrontadas no resultan ser semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor, por lo que la marca solicitada no se encuentra incursa en las causales de prohibición de la registrabilidad prevista (sic) en el art. 83° de la Decisión N° 344, sobre propiedad industrial del acuerdo de cartagena, concordante con el art. 131 y 132 del D. Legislativo 823 Ley de Propiedad Industrial; además que el examen comparativo determinó que no existe (sic) semejanzas que puedan inducir a error al publico (sic), por lo que, la resolución impugnada no ha incurrido en ninguna causal que determine su invalidez o ineficacia, por lo que la demanda debe ser declarada infundada”.

El Resumen se refiere asimismo a la “CONTESTACION DE LA DEMANDA POR EL PROCURA- 02/08/2005 47.60 DOR MITINCI”, indicando que el Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración, y Negociaciones Comerciales Internacionales “Básicamente sostiene que para determinar el riesgo de confusión debe establecerse previamente la existencia de similitud o conexión competitiva entre los signos en litigio; en el presente caso, el examen comparativo determinó que entre los signos no existe similitud desde ningún punto de vista, por lo que, debe declararse Infundada la demanda”.

Según el Resumen, la empresa Healthco Limited de Inglaterra alegó, en su escrito de contestación, que “las resoluciones materia de la demanda se ajustan plenamente a las normas de la decisión N° 344 de la Comunidad Andina y a las del D. Leg. 823 Ley de Propiedad Industrial ya que no existe posibilidad de confusión en el público consumidor de ésta clase de productos por cuanto es evidente que cada una de las marcas en cuestión poseen características distintas que las hacen perféctamente (sic) distinguibles entre sí”.

Agrega el Resumen citado que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú declaró “… FUNDADA la demanda … que las marcas en cuestión se encuentran en el rubro productos farmacéuticos dirigidos al mismo público consumidor, que ambos signos tienen un sonido de conjunto muy parecido que puede influir en la memoria del consumidor cuando trate de recordar la denominación del producto farmacéutico que desea adquirir, que entre los términos en conflicto destaca la coincidencia de siete letras y dos sílabas, siendo la sílaba tónica la última lo que las hace fácilmente confundibles”.

Por último, el Resumen informa que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la Procuradora Pública del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, ejercieron recurso de apelación contra la sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú. 1.2.

Cuestión de derecho En su demanda, el apoderado de la sociedad PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V. solicita, a propósito de la Resolución impugnada, que “se declare la invalidez e ineficacia… GACETA OFICIAL por haber sido dictada en contravención de lo establecido por las leyes que, para el caso concreto, vienen a ser las normas de Propiedad Industrial contenidas … en la Decisión 344 de la COMAC -Comisión del Acuerdo de Cartagena …”.

En lo que concierne a los aspectos gráficos de las marcas confrontadas, alega que las mismas “no son exactamente iguales puesto que ambas presentan dos letras diferentes, de las seis existentes en las mismas. Sin embargo, esta resulta ser una mínima diferencia, en comparación con la imagen o la impresión del conjunto; no significa una diferencia que dote al signo solicitado DOTRON de la completa distintividad con relación a la marca registrada TOPRON.

En efecto, basta una rápida visión de los mismos, es decir, sin mayor detenimiento, para poder comprobar que ambos dejan en el recuerdo una misma impresión DOTRON/TOPRON”; que “Las mayores semejanzas entre los signos citados se hallan en el aspecto fonético, es decir, en la impresión sonora que dejan ambos signos al ser pronunciados … ambos presentan exactamente una misma secuencia de vocales … y, además, contrariamente a lo resuelto por la autoridad administrativa, tienen un sonido de conjunto muy parecido, pese a la no coincidencia total entre las sílabas iniciales de las dos marcas”; que “ni las mínimas diferencias que existen en la pronunciación de los sonidos consonantes /d/ y /t/, ni los sonidos de las sílabas subsiguientes /dron/ y /pron/ resultan suficientes para evitar o disminuir las posibilidades de confusión entre los signos … Nótese que, por ejemplo, aunque los sonidos /d/ y /t/ no sean los mismos, ambos se asocian por el hecho de ser producidos en la misma zona alveolar de la cavidad bucal”; que “Tal es el riesgo de confusión entre los signos en conflicto que, hasta la propia administración se confundió al considerar el término DOPRON, en vez de DOTRON, en la Resolución N° 743-1999/TPI-INDECOPI, materia de la presente demanda … Como prueba de este hecho, adjuntamos la Resolución N° 1006-1999/ TPI-INDECOPI, del 14 de agosto de 1999, que ENMIENDA el error en la denominación de la marca otorgada, debido a la gran similitud de los signos en cuestión”.

En cuanto a la “RIGUROSIDAD DEL EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD PARA EL CASO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS”, señala que “por lo general, en nuestro medio los artículos medicinales – productos farmacéuticos – se solicitan en el mercado de manera verbal, es 02/08/2005 48.60 decir, pronunciando sus denominaciones que, en el caso concreto de las marcas DOTRON y TOPRON, producen un sonido similar y susceptible de confusión, que bien podría desencadenar graves consecuencias en la salud de quienes por error confundan unos productos por otros”; y que “si bien las marcas DOTRON y TOPRON no son absolutamente iguales, éstas sí presentan un alto grado de semejanza, capaz de inducir a error cuyas consecuencias, podrían ser mucho más graves que la confusión entre prendas de vestir, debido a la incidencia directa de este tipo de productos (medicamentos) en la salud de las personas”.

El demandante invoca como fundamentos de derecho, entre otras, las disposiciones correspondientes a los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Consta en el expediente el recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contra la sentencia dictada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. En el recurso se argumenta que “el hecho de que se declare la invalidez o ineficacia de un pronunciamiento de la administración no significa que el órgano judicial, vía proceso contencioso, pueda disponer, por ejemplo, la cancelación del registro otorgado por la autoridad administrativa a una marca, pues ello no sólo contradice el objeto del mencionado proceso, sino también desconoce la esencia de la institución marcaria de la cancelación”; que “a partir de lo establecido por el artículo 165° de la actual Decisión 486 … la cancelación del registro otorgado a una marca sólo procede a pedido de parte interesada, cuando dicha marca no ha sido utilizada en el mercado”; que “la sentencia apelada incurre en error al señalar … como uno de los requisitos para registrar una marca el carácter novedoso y visible de la misma, afirmación que no sólo contravienen (sic) el texto expreso de la ley, sino también la opinión mayoritaria de la doctrina especializada”; que “En consecuencia, la Sala Civil Suprema en su sentencia apelada ha establecido requisitos extra-legales a fin que (sic) un signo pueda acceder al registro como marca, lo cual por demás contravienen (sic) el texto expreso de la ley”.

El recurso hace referencia también a “la confudidibilidad (sic) que existíria (sic) entre los signos DOTRON y TOPRON”, alegando al res- GACETA OFICIAL pecto que “el Tribunal del INDECOPI … realizó un exhaustivo examen comparativo entre dicha marca y la previamente registrada TOPRON desde los planos gráfico y fonético, el mismo que se ciñó en todo momento a lo dispuesto en los artículos 131° y 132° del Decreto Legislativo N° 823”, por lo que consideró que “las marcas nominativas DOTRON y TOPRON no resultaban semejantes al grado de inducir a error al consumidor, pues las mismas, vistas en conjunto, resultaban adecuadamente diferenciables”; que “A mayor abundamiento sobre las diferencias fonéticas entre los signos, debemos señalar que un aspecto que no ha sido tomado en cuenta por la Sala Civil Suprema en la sentencia apelada es el hecho que el sonido de las letras D y T es claramente diferenciable, tal como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: DOMAR y TOMAR, DENSO y TENSO, DIA y TIA, DRAMA y TRAMA, DUNA y TUNA, etc.”; que “De otro lado, debemos señalar que el INDECOPI también consideró que los signos en conflicto eran diferentes desde el plano gráfico, pues más allá del hecho que compartieran algunas de sus letras ubicadas en igual orden, la impresión en conjunto que generaban era distinta frente a los ojos de los consumidores”; y que “debemos agregar que la Sala Civil Suprema no ha tomado en consideración al sector de consumidores a los cuales se encuentran dirigidos los productos que identifican las marcas en conflicto.

Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que en nuestro país es práctica arraigada la automedicación… también lo es el hecho que un consumidor medio (ni sumamente perspicaz ni excesivamente torpe), al momento de adquirir productos farmacéuticos, realizará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades, lo cual, en el presente caso, es una razón adicional que determina que las marcas en conflicto no sean en modo alguno confundibles”.

En cuanto “AL ERROR MECANOGRAFICO INCURRIO (sic) EN LA RESOLUCION N° 7431999/TPI-INDECOPI”, el recurrente sostiene que “es, en efecto, tan sólo un error material, producto de una equivocación al momento de consignar la denominación de la marca solicitada a registro (…) dicho error no es un elemento de prueba alguno que permita determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas en conflicto, pues no pasa de ser una simple equivocación mecanográfica”.

Y, en cuanto al recurso de apelación ejercido por la Procuradora Pública del Ministerio de 02/08/2005 49.60 Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contra la sentencia dictada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, del escrito correspondiente se desprende que “Desde el punto de vista fonético, se advirtió razonadamente que entre el signo observado DOTRON y la marca registrada con anterioridad TOPRON si bien coinciden en la secuencia de sus vocales … la presencia en el signo solicitado de las consonantes D y T en lugar de las consonantes T y P de la marca registrada, determina una pronunciación diferente …”; que “no por el hecho que una marca incluya términos de otra, ambas serán confundibles entre sí, ya que lo que importa es determinar si considerando los signos en su integridad éstos producen confusión en su impresión en conjunto”; que “no existe similitud entre ambas puesto que tanto en su percepción como en su pronunciación en conjunto son diferentes”; y que “La Resolución de la Sala Civil Transitria (sic) nos causa agravio, y con ello agravia al público consumidor, pues pretende denegar el registro de la marca solicitada, a pesar de haber quedado demostrado que no existe riesgo de confusión …”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486” de la Comisión de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 76 y 77 del expediente, la presente solicitud de inter- GACETA OFICIAL pretación prejudicial fue admitida a trámite por haber cumplido, en lo principal, con los requisitos fijados en la citada disposición; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, y visto que la solicitud de registro como marca del signo “DOTRON” fue presentada el 20 de mayo de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal estima que, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, esto es, los artículos 81, 83, literal a, 95, 96 y 113, literal a, de la citada Decisión, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así los artículos 165, 166 y 167 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 02/08/2005 50.60 competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

(…) Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. (…)”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. GACETA OFICIAL Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta 02/08/2005 51.60 se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, al trámite de la solicitud correspondiente y a la acción encaminada a obtener la nulidad del registro concedido. II. De la nulidad del registro de un signo como marca.

Diferencia con la cancelación. El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. En el caso de autos, se observa que el registro de la marca “DOTRON”, solicitado el 20 de mayo de 1998, fue definitivamente otorgado mediante Resolución No. 743-1999/TPI-INDECOPI, del 16 de junio de 1999, y que la demanda de nulidad contra dicho registro fue planteada por la sociedad PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V. el 11 de octubre de 1999, fechas en que se encontraba en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del princi- GACETA OFICIAL pio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

En lo que concierne a la legitimación para instar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha declarado que: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’. En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial … Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados 02/08/2005 52.60 sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’ (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del mismo año, caso “COLSUBSIDIO”).

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro en cuestión, el Tribunal ha establecido que “ ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposición Final Única de la Decisión 344, por ‘oficina nacional competente’ procede entender la entidad administrativa a que ha de acudirse para solicitar la atribución de un derecho de Propiedad Industrial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca, toda vez que el artículo 113 no lo regula en forma expresa. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. El citado artículo 113 prevé además las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca.

Tales son que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente GACETA OFICIAL hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro obtenido, por quien desarrolle, como actividad habitual, el registro de marcas para su comercialización. Finalmente, el Tribunal estima necesario referirse brevemente a la cancelación del registro del signo marcario por falta de uso (prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, y en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486), y mostrar su diferencia con la nulidad del registro marcario antes referida (consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344), a cuyo efecto reitera los pronunciamientos emitidos en la sentencia del expediente No. 64-IP-2001 (del 12 de diciembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “DE LA CORTE”), que se apoyan, a su vez, en los comentarios sentados en las sentencias correspondientes a los expedientes Nos. 04-IP-95 (del 15 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 253, del 7 de marzo de 1997, caso “GRANOLAJET”), 10-IP-97 (ya citada), y 28-IP-95 (del 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo del mismo año, caso “CANALI”): “1.- … las ‘acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán solicitarse en cualquier momento’;

(…) 3.- Sólo un órgano administrativo (‘la oficina nacional competente’), es decir el ‘encargado del registro de la Propiedad Industrial’ (artículo 108), puede declarar la ‘cancelación’ de un registro marcario; en cambio la ‘nulidad’ del mismo (artículo 113) corresponde a la autoridad nacional competente, conforme a la determinación que al respecto realicen los ordenamientos jurídicos nacionales. 4.- … la declaratoria de la ‘Autoridad Nacional Competente’ podrá producirse tanto de oficio como a solicitud de parte, entendiendo por esta última, una ‘parte interesada’ o ‘las 02/08/2005 53.60 partes interesadas’, y no ‘cualquier persona interesada’, como sí lo admite el artículo 108 ejusdem en el caso de cancelación del registro. 5.- … la citada nulidad procede por motivos expresos, y por tanto limitativamente señalados en el artículo 113, todos de ilegalidad; en cambio que los del 108 pueden operar tanto por motivos de oportunidad como de conveniencia. …”.

III. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. GACETA OFICIAL En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones gráficas o escritas ya citadas.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, del citado artículo 81 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca, si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

IV De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 fijan, a título de prohibiciones, las causales que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 eiusdem, haya 02/08/2005 54.60 sido solicitada anteriormente para registro, o registrada por un tercero, en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia o no del riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se impugna y otra ya registrada, o solicitada previamente para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre las marcas confrontadas habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la uni- GACETA OFICIAL dad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado por otra parte que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces 02/08/2005 55.60 o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

GACETA OFICIAL 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca destinada a cubrir este mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor 02/08/2005 56.60 medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y… la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). VI. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de un signo registrado o protegido por el derecho marcario, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la GACETA OFICIAL vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional compe- 02/08/2005 57.60 tente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.

Si, concedido el registro de una marca se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión, y en consecuencia, en tutela del principio de seguridad jurídica, se aplicará la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. 3° A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el ordenamiento comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla de oficio, así como a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.

El órgano competente para declarar la nulidad del registro marcario será la autoridad establecida al efecto por la legislación interna de cada País Miembro. En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación establecida por cada País Miembro. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de dicha Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. 4° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 5° Para establecer si existe riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se impugna y otra marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí GACETA OFICIAL 02/08/2005 58.60 como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

En todo caso, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 6º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional. 7° La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellas pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores. 8° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud de registro, bien sobre la base de un signo solicitado previamente para su registro como marca, o de un signo ya registrado como marca, en el territorio de cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 02/08/2005 59.60 GACETA OFICIAL 02/08/2005 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú