Gace1290 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXIII - Número 1290 Lima, 1 de febrero de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 158-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00234. Actor: DENTCO, INC. Marca: SENSOGARD Proceso 166-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 200200352. Actor: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Marca: ALO Proceso 173-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2001-0175 (7099). Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: BONTRIGO Proceso 179-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: ARCESA S.A. Marca: “SUPERSALDOS” (mixta). Expediente: Nº 2001-0318 (8281) 19 PROCESO Nº 158-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00234. Actor: DENTCO, INC. Marca: SENSOGARD. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el oficio Nº 1377, de fecha 19 de agosto de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2002-00234.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 30 de septiembre de 2005. 1. Las partes.

La parte actora es DENTCO, INC. Se demanda a la Nación colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a COLGATE PALMOLIVE COMPANY. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 17 de octubre de 1991, la Sociedad DENTCO INC. solicitó el registro de la marca SENSOGARD en la clase 3 (dentífricos, enjuagues bucales, refrescadores de aliento, limpiadores para la dentadura y todos los productos para la higiene oral), cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 401 en fecha 11 de mayo de 1994 para efecto de observaciones, que fueron presentadas por la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, con fundamento en la titularidad de las marcas GARD y GUARD en Clases 3 y 5 respectivamente.

La actora contesta la observación argumentando que la marca solicitada se encontraba registrada a su nombre en varios países, presentando copias legalizadas del registro de la marca SENSOGARD en Estados Unidos de América. COLGATE PALMOLIVE COMPANY desistió de la observación. Con fecha 31 de octubre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 28241, deniega de oficio el registro de la marca, argumentando la existencia previa del registro de la marca SENSOGARD en clase 3, a nombre de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COM- 01/02/2006 2.24 PANY, solicitada en fecha 13 de junio de 1990 y concedida bajo Certificado N° 239.438.

De esta manera, DENTCO, INC. presenta recurso de reposición con subsidio de apelación, los que son resueltos mediante Resoluciones Nº 43812 de 20 de febrero de 2001 y Nº 43812 de 26 de diciembre de 2001, respectivamente, ambos fallos confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 28241, en la que se deniega el registro de la marca, dando de esta manera por concluida la vía administrativa. 2.2.

Fundamentos de la demanda. Sociedad DENTCO INC, sostiene en la demanda interpuesta que, existe violación de la normativa comunitaria, dado que la solicitud de la marca se realizó bajo la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que los actos administrativos fueron expedidos bajo la vigencia de las Decisiones 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; además argumenta que posee mejor derecho sobre la marca de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, al tener registrada la marca solicitada en otros países.

De otro lado, argumenta que COLGATE PALMOLIVE COMPANY actuó de mala fe, dado que conociendo del registro de las marcas de DENTCO INC. en el exterior, solicita en Colombia el registro de la marca SENSOGARD. Por otro lado, alega que el riesgo de confusión entre SENSOGARD (de COLGATE) y SENSODYNE (otra de sus marcas registrada con anterioridad en Colombia) es más que evidente, apoyándose para sostener este punto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de su equivalente en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Finalmente, sostiene que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial debió considerar el artículo 137 de la Decisión 486, referente a actos de competencia desleal, antes de conceder el registro. 2.3. Contestación a la demanda. De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta en los siguientes términos: GACETA OFICIAL Sobre la presunta violación de la normativa comunitaria, señala que, para la denegatoria del registro de marca en cuestión, la Superintendencia efectuó correctamente los análisis comparativos señalados, los mismos que la llevaron a la conclusión de la existencia de riesgo de confusión entre las marcas SENSOGARD y SENSOGARD, y que por lo tanto, la marca que se pretende registrar no cumple con el requisito de distintividad.

De otro lado, fundamenta que el registro de la marca solicitada para la sociedad actora en otros países, no obliga a la Superintendencia a pronunciarse en igual sentido. A lo expuesto en sus argumentos, suma el argumento de la caducidad del derecho para exigir la acción y la improcedencia de la demanda.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 56, 58 literal f) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por corresponder al caso sub materia y habida cuenta que la solicitud de registro en mención fue presentada bajo el imperio de la Decisión 85.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 85 “( ) 01/02/2006 3.24 Artículo 56 Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. ( ) Artículo 58 No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

( ) Artículo 72 El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…)” “DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )”.

GACETA OFICIAL En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los plazos de vigencia y a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.” (Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

“En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presen- 01/02/2006 4.24 tación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.” 1 El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo “SENSOGARD” fue presentada el 17 de octubre de 1991, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 85.

En este sentido, son aplicables las normas contenidas en la indicada decisión. II. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. El Tribunal al referirse al artículo 56 de la Decisión 85, señala que serán registrables los signos que sean novedosos, visibles y distintivos. Esto se ha afirmado en los procesos 1-IP-87; 4IP-88; 3-IP-90; 6-IP-93; y 16-IP-04 en los que se destaca que: “El Artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registrados como marcas los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar pueda distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”. Asimismo, ha señalado que: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicita1 Proceso 149-IP-2005, caso “Celnec”.

GACETA OFICIAL ria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario.

En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asigna la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial.

La inexistencia dentro de un signo marcario de esa ‘capacidad distintiva’, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado ” (Proceso 04-IP-95. Marca: EDEN FOR MEN, publicado en la G.O.A.C. Nº 253 del 7 de marzo de 1997). 01/02/2006 5.24 con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, siempre que, además, esté destinado a proteger los productos o servicios comprendidos en la misma clase.

Sobre esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles ( ) protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURA ASHLEY”).

Un signo será novedoso si incorpora distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados. Por tanto, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, solamente basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto de la novedad exigida para la protección legal de los signos, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, “( ) que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger los productos o servicios de la misma clase.

Por lo tanto, la prohibición de registro se encuentra limitada por la regla de la especialidad, de modo que un signo podrá ser registrado, así sea confundible con otros, si cada uno de ellos está destinado a amparar una clase diferente de productos o servicios. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

REGLAS DE COMPARACIÓN La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo El artículo 58 de la Decisión 85 consagra las prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según lo previsto en su literal f), no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible GACETA OFICIAL hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En el caso de autos la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el grado de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en 01/02/2006 6.24 conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

A objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En relación con la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista ha precisado lo siguiente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las GACETA OFICIAL semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 01/02/2006 7.24 signo que sea idéntico o similar a otro anteriormente solicitado. Por lo tanto, si un signo es similar o idéntico a otro solicitado posteriormente, se puede configurar dicha prohibición de registro, dado que el derecho preferente lo posee el signo solicitado con anterioridad.

De otro lado, es necesario precisar que, tal como lo establece el artículo 72 de la Decisión 85, el sistema registral andino de protección marcaria es el sistema atributivo de derechos, el mismo que consiste en que todo derecho marcario es adquirido sólo con el registro del signo en la respectiva oficina nacional competente, y por lo tanto, no puede reivindicarse derecho alguno sobre signos que no se encuentren depositados en algún País Miembro, o cuyo registro no se encuentre vigente.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, III. EL DERECHO PREFERENTE DE UN SIGNO SOLICITADO CON ANTERIORIDAD Y EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO. 1.

De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. El literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 señala que no podrán ser objeto de registro como marcas aquellas que “(…) sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero (…)”.

Dicha prohibición se encuentra orientada a proteger los intereses relativos a la propia coordinación interna y la eficiencia externa del sistema registral marcario, asimismo, está orientada a proteger también los intereses objetivos de quienes resultan titulares de signos y de derechos anteriores que resultan incompatibles o susceptibles de ser lesionados por el otorgamiento ulterior a favor de terceros, de derechos de marcas cuyo signo consista en elementos o denominaciones idénticas o similares al objeto de aquellos derechos anteriores.

En este sentido, tal como lo establece la normativa comunitaria en beneficio de los intereses tutelados, la prohibición relativa de registro no sólo se configura en referencia a registros concedidos, sino también, respecto a solicitudes de registro anteriores a la fecha de solicitud del signo objeto del análisis de confundibilidad. En este sentido, no podrá acceder a registro un CONCLUYE: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre su concesión o denegatoria. 2.

De conformidad con el artículo 58, literal f, de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de ser conducida por la GACETA OFICIAL 01/02/2006 8.24 impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. das en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. 4.

Si dos signos que están siendo solicitados como marca, son idénticos o similares, configurándose la prohibición que establece el artículo 58 literal f), no podrá acceder a registro aquel que posea fecha de solicitud posterior. En este sentido, si un signo posee fecha de solicitud anterior a otro idéntico o similar, no podrá ser denegado sobre la base de un signo posteriormente solicitado, dado que posee derecho preferente sobre el segundo. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones conteni- Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 166-IP-2005 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00352. Actor: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Marca: ALO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cinco. acompaña al oficio Nº 1388, de fecha 19 de agosto de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2002-00352.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, literal b) y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y GACETA OFICIAL los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el cinco de octubre de 2005. 01/02/2006 9.24 dad y además argumenta que la sociedad actora edita hace siete años ininterrumpidamente la revista distinguida con la marca ALO. 2.3.

Contestación a la demanda. 1. Las partes. La parte actora es CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Se demanda a la Nación Colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. La Sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. con fecha 20 de mayo de 1998, solicitó el registro de la marca denominativa ALO, para distinguir servicios de telecomunicaciones de la clase 38 (Telecomunicaciones), siendo publicado el extracto de la misma en la gaceta oficial de Propiedad Industrial Nº 471, sin habérsele presentado observaciones.

La Dirección de Signos Distintivos, mediante resolución Nº 34655 de 26 de octubre de 2001, niega el registro de la marca solicitada, argumentando que, el signo “carece de fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada”. Con fecha 7 de marzo de 2002, la actora presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la resolución Nº 34655 de 26 de octubre de 2002.

El primero es resuelto mediante Resolución Nº 01128 de 25 enero de 2002, en la que se confirma el primer fallo. De la misma manera, mediante resolución Nº 09969 de 22 de marzo de 2002 se resuelve la apelación formulada confirmando la resolución administrativa recurrida, agotando de esta manera la vía administrativa. 2.2. Fundamentos de la demanda.

La solicitante fundamenta su demanda en la supuesta trasgresión de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486; argumentando que la expresión ALO cumple con el requisito de distintividad y por lo tanto es capaz de cumplir cabalmente las funciones marcarias. En referencia al artículo 135 literal b) de la Decisión 486, reitera el concepto sobre la distintivi- 2.3.1.

De la Superintendencia de Industria y Comercio. Responde a la demanda aduciendo la legalidad de los actos administrativos demandados, argumenta también que la marca ALO no reúne todos los requisitos de registrabilidad, ya que carece de distintividad, puesto que dentro de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza la expresión ALO “es incapaz de diferenciar los servicios que se pretende amparar”, asimismo detalla que “(…) la insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, como en el presente caso alo: es una expresión obvia, es la manera más usual y común para contestar llamadas telefónicas y en general en telecomunicaciones es la primera de las manifestaciones al iniciar la comunicación y así es utilizada por el consumidor medio(…)”.

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a lo solicitado por el oficio remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia, este Tribunal procederá a la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, por no corresponder al caso concreto.

GACETA OFICIAL El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486.“( ) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )”.

DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.No podrán registrarse como marcas aquellos signos que: (…) 01/02/2006 10.24 d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

GACETA OFICIAL “En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.” 1 El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de registro del signo “ALO” fue presentada el 20 de mayo de 1998, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344.

Por tanto, es de aplicación al caso concreto dicha norma Andina para determinar los requisitos de registrabilidad del signo y las prohibiciones tanto absolutas como relativas del mismo. II. DE LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 1 Proceso 149-IP-2005, caso “Celnec”. 01/02/2006 11.24 Asimismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Así, para poder ser distintivo y cumplir su primordial función, un signo deberá ser apto para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores. En este sentido, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). III. EL REQUISITO DE APTITUD DISTINTIVA EN EL REGISTRO MARCARIO. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y SIGNOS DE USO COMÚN. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 82 de la Decisión 344, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. 01/02/2006 12.24 a) La impresión general ofrecida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados elementos de su composición. b) La naturaleza de los productos o servicios a cuya distinción el signo haya de aplicarse. c) El grado de cumplimiento por el signo de su función indicadora de origen del producto, servicio o actividad, función esta que difícilmente podrá cumplir un signo que resulte excesivamente simple o bien sea excesivamente complejo o de carácter ornamental.

En este sentido, carecen de capacidad o fuerza distintiva los signos genéricos, habituales, vulgarizados o meramente descriptivos, que exclusivamente se refieran a las características de productos o servicios, por no poder cumplir con la función diferenciadora que el consumidor requiere para ejercer su libertad de adquisición de bienes o servicios marcados con el signo. Si bien es cierto, el artículo 82 de la Decisión 344 contiene las prohibiciones absolutas de registro relativa a los signos genéricos y descriptivos, dicha prohibición se encuentra enmarcada ya en el artículo 81 del mismo cuerpo legislativo, dado que todas ellas son derivaciones de la falta de capacidad distintiva del signo. Dicha distintividad deberá ser entendida como la característica que permita al signo la singularización de productos o servicios en el mercado.

En este sentido, no puede acceder a registro el signo carente de capacidad, fuerza o carácter para distinguir la clase de productos o servicios sobre los que recae. La carencia de capacidad distintiva es una prohibición que deriva de forma directa de la función primordial de la marca, la cual es la de ser útil o apropiada para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los de otras.

Mientras los signos genéricos son los que se encuentran conformados exclusivamente por el nombre del producto o servicio que pretendan amparar, y los signos descriptivos son los que se refieren a características del mismo, los signos de uso común son los que se componen exclusivamente los signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

Así, el signo puede ser habitual ab initio según tales costumbres del comercio o bien puede serlo de forma sobrevenida a consecuencia de su uso según esas mismas costumbres unido a circunstancias tales como la falta de actividad idónea por parte de su titular para evitarlo. Los criterios expresados por la doctrina (FERNÁNDEZ-NÓVOA, TRATADO DE DERECHO DE MARCAS, MADRID -Editorial Pons, 2001, pgs. 128-129), sobre las pautas básicas que coadyuvan a la formación del juicio de aptitud distintiva marcaria, pueden resumirse en: Asimismo, la distintividad implica que el signo no se encuentre compuesto exclusivamente de elementos o signos actual o potencialmente descriptivos, es decir, referido a las características de los productos o servicios; asimismo, de signos excesivamente simples o complejos.

GACETA OFICIAL 01/02/2006 13.24 Signos descriptivos lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). Con referencia a esta clase de signos el Tribunal ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.(Proceso Nº 7-IP-95.

Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA). La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos. Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren, entre otras características, a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado, adicionalmente: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá “Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue.

Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” (Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer.

G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996). Signos de uso común Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá. p. 84).

Con relación a la prohibición del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en una indicación que “… en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo ALO con relación a los servicios GACETA OFICIAL contenidos en la Clase 38, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye una designación común o usual de los servicios que pretende proteger, de lo contrario, de no recaer en ninguna de las causales de irregistrabilidad absoluta que la ley provee, procede su registro.

En este sentido, los signos de uso común no son apropiables en exclusiva, por lo que no procede su registro. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades 01/02/2006 14.24 o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 4. Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/02/2006 15.24 PROCESO Nº 173-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2001-0175 (7099) Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: BONTRIGO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el oficio Nº 2038, de fecha 30 de junio de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2001-0175 (7099).

La parte actora es CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Se demanda a la Nación, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio mentos, especias; hielo). Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 486, la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. presenta observación, con fundamento en que los términos que componen el signo no logran otorgarle el carácter de distintividad necesario para el registro, de esta manera la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 8830 de 28 de abril de 2000, declara fundada la observación y deniega el registro del signo argumentando que el mismo es descriptivo, al estar compuesto por dos expresiones con significado propio, la primera referida a un producto y la segunda a una característica del mismo.

En este sentido, dado que el producto referido está comprendido dentro de la descripción de productos que intenta proteger el signo solicitado, se configura la causal de descriptividad que establece el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En fecha 19 de julio la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V presenta recurso de reposición con subsidio de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que son resueltos, mediante Resoluciones Nº 19933 de 24 de agosto de 2000, confirmando en reposición la Resolución Nº 8830 de 2000, y Nº 32237 de 30 de noviembre de 2000, que resuelve la apelación, negando el registro y dando así por concluida la vía administrativa. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.2. Fundamentos de la demanda. 2.1. Hechos. En fecha 21 de octubre de 1999, la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. solicita el registro del signo BONTRIGO para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos par esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas, condi- La actora sostiene que se violó la normativa andina al concebir al signo BONTRIGO como genérico y descriptivo, dado que el mismo no representa a ningún producto de la clase 30, y que por el contrario se lo debe concebir como un signo complejo, que posee significado propio y poder distintivo suficiente.

Asimismo, sostiene que la resolución demandada vulnera el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dado que el GACETA OFICIAL 01/02/2006 16.24 signo que se pretende registrar cumple con todos los requisitos necesarios para acceder a registro, además de no crear confusión o asociación con las marcas anteriormente registradas.

DECISIÓN 344 2.3. Contestación a la demanda. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio responde a la demanda de la siguiente manera: Alega legalidad de los actos administrativos demandados, sostiene que el signo no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación grafica necesarios para su registro, todos ellos comprendidos en el artículo 81 de la Decisión 344, además de ser un signo descriptivo, ya que describe características del tipo de producto que ampara, y por ello se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del articulo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a lo solicitado en el oficio remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia, este Tribunal procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser los pertinentes al caso concreto.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: “( ) Artículo 81 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Articulo 82.No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA. El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la dis- GACETA OFICIAL tintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del 01/02/2006 17.24 signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Top Management: Bogotá. p. 77). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS Respecto de las denominaciones descriptivas, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa (en “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984), señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, (en “Derecho de Marcas”.

Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001), el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de GACETA OFICIAL la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). III. SIGNOS EVOCATIVOS Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

Siendo que el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto, los signos evocativos no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. 01/02/2006 18.24 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 2.

Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 3. Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE GACETA OFICIAL 01/02/2006 19.24 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 179-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: ARCESA S.A.Marca: “SUPERSALDOS” (mixta). Expediente: Nº 2001-0318 (8281). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco. Se demanda a la Nación colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio. VISTOS 2.1. Hechos. La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de setiembre de 2005; con motivo del proceso interno Nº 20020318 (8281).

En fecha 3 de junio de 1998, la sociedad ARCESA S.A. solicita el registro de la marca SUPERSALDOS (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (comercialización de productos al por mayor y detal, a través de almacenes por departamento especializado, servicios de corte de piezas de diferentes materiales servicios de asesoría en ambientes y decoración; servicios de asesoría en productos destinados al hogar).

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 464, no se presentaron observaciones por terceros, sin embargo, en el análisis realizado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se consideró que la marca solicitada se encontraba dentro de una de las causales de irregistrabilidad, contenida en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, dado que la expresión SUPERSALDOS hace referencia directa al servicio que pretende distinguir.

De esta mane- Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de octubre de 2005. 1.

Las partes. La parte actora es ARCESA S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. GACETA OFICIAL ra, mediante Resolución Nº 37394 de 20 de noviembre de 2001, se deniega el registro de la marca solicitada. Dentro del término legal, la actora interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación, los mismos que son resueltos, respectivamente, mediante Resolución Nº 01226 de 28 de enero de 2002, confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 37394; y, Resolución Nº 10065 de 22 de marzo de 2002, negando el registro de la marca, y dando por agotada de esta manera la vía gubernativa. 2.2.

Fundamentos de la demanda. La actora aduce a su favor que, el signo solicitado no puede ser considerado como un signo descriptivo, como argumenta en la resolución denegatoria del registro la Superintendencia de Industria y Comercio, sino más bien, como un signo evocativo. Al respecto señala que, “SUPERSALDOS no aporta ningún dato o información acerca de la calidad esencial del producto o servicio ofrecido, puesto que si bien evoca una idea del servicio ofrecido, no está describiendo la actividad productiva”.

Asimismo, cita jurisprudencia y doctrina que tienen como objeto principal determinar que, las marcas evocativas no hacen referencia exclusivamente al producto o servicio, y por lo tanto, no pueden catalogarse a priori como irregistrables, pues la naturaleza de las mismas no desvirtúa la capacidad distintiva de la que gozan los signos marcarios. 01/02/2006 20.24 prestará, como es el caso de los saldos de productos.

Dicho hecho, hace que el signo solicitado incurra en una causal de irregistrabilidad por descriptividad, precepto contenido en el literal e) de la Decisión 486.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es el artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto de fecha 19 de octubre de 2005, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, 2.3.

Contestación a la demanda. Que, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 81, 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerarlos pertinente al caso concreto, y no el artículo 135 literal e), dado que la solicitud fue presentada en vigencia de la Decisión 344. 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio.

El texto de las norma objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Solicita finalmente, se declare la nulidad de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, y en este sentido precisa, sobre el caso sub litis, que la expresión SUPERSALDOS (mixta) está compuesta por palabras que otorgan información sobre los productos que se pretende distinguir, información relacionada directamente con el tipo de servicios que DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- GACETA OFICIAL tintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Articulo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )”. DECISIÓN 486 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como a las normas que van 01/02/2006 21.24 a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los plazos de vigencia y a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85),y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta ), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo GACETA OFICIAL de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.” 1 El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de registro del signo “SUPERSALDOS” (mixto), fue presentada el 3 de junio de 1998, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344.

Por tanto, es de aplicación al caso concreto dicha norma Andina. II. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA. El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. 1 Proceso 149-IP-2005, caso “Celnec”. 01/02/2006 22.24 La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Top Management: Bogotá. p. 77). III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa (en “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984), señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, (en “Derecho de Marcas”.

Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001), el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios que está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no en relación con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la deno- 01/02/2006 23.24 minación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). IV. SIGNOS EVOCATIVOS Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

Siendo que el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto, los signos evocativos no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. En el caso de signos mixtos, se deberá tomar en consideración la relevancia del elemento denominativo en el signo. Si éste es considerado el factor tópico del mismo, es decir, es el elemento donde se centra la distintividad del signo, se deberán tomar las reglas de los signos denominativos antes señaladas para la configuración de la descriptividad.

Sin embargo, de ser el elemento gráfico, un elemento relevante en el signo, éste no recaería en la prohibición de descriptividad, si aquél le brinda la debida capacidad distintiva al signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL CONCLUYE 1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella, la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3.

Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. En el caso de signos mixtos, se deberá tomar en consideración la relevancia del elemento denominativo en el signo. Si éste es considerado el factor tópico del mismo, es decir, es el elemento donde se centra la distintividad del signo, se deberán tomar las reglas de los signos denominativos antes señaladas para la configuración de la descriptividad.

Sin embargo, de ser el elemento gráfico, un elemento relevante en el signo, 01/02/2006 24.24 éste no recaería en la prohibición de descriptividad, si aquél le brinda la debida capacidad distintiva al signo. 4. Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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