Año XXVI - Número 1729 Lima, 3 de julio de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 7-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 26 literal k) y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 32 del mismo cuerpo legal y de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: Nº 28222008.

Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. Proceso 8-IP-2009.- 2 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e); y, de oficio, de los artículos 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA. Marca: “BOLY BO”. Expediente Interno: Nº 6471-LE Proceso 16-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “CLEO”. Actor: Sociedad Cosmética DAVIS S.A. Expediente Interno: Nº 2007-00016 Proceso 131-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del 119 de la Decisión 313; sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: GRUPO GIULETI S.A. Marca: “SIMONIZ”. Expediente Interno: Nº 9144-LYM Proceso 14-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación Prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Actor: LATINAMERICAN TELEVISION LATV LLC. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”. Expediente Interno N° 2004-00269-01 Para nosotros la Patria es América 33 GACETA OFICIAL 03/07/2009 2.44 PROCESO 07-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 26 literal k) y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 32 del mismo cuerpo legal y de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: Nº 2822-2008.

Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil nueve. VISTOS: El Oficio Nº 672-2008-SCS-CS, de 29 de diciembre de 2008, recibido en este Tribunal el 14 de enero de 2009, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2822-2008. cando prioridad extranjera en base a las solicitudes Nos: 60/408,027 y 60/421,959 presentadas el 04 de septiembre de 2002 y 29 de octubre de 2002, respectivamente, en los Estados Unidos de América- solicita patente de invención para NUEVOS PIRAZOLOPIRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE QUINASA DEPENDIENTES DE CICLINAS.

EL 26 de septiembre de 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. para que cumpla con presentar el documento de cesión (legalización) dentro del término de dos (02) meses bajo apercibimiento de declararse la solicitud en abandono. Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante el auto dictado el 11 de febrero de 2009.

El 27 de noviembre de 2003, las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. solicitan que se les conceda una prórroga de dos (02) meses para presentar los documentos requeridos: Esta solicitud fue presentada por error en el expediente 1066-2003/OIN iniciado por INTEC LTDA. 1.

ANTECEDENTES El 05 de enero de 2004, SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. presentaron copias simples del documento de cesión de los dieciocho (18) inventores. Las partes Demandante: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de la República del Perú. 2.

Determinación de los hechos relevantes. El 04 de septiembre de 2003, SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. -reivindi- El 09 de enero de 2004, habiendo transcurrido el plazo dos (02) meses otorgado mediante providencia de 26 de septiembre de 2003, sin que se haya cumplido con presentar el documento de cesión, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emite providencia, haciendo efectivo el apercibimiento y declaró el abandono de la solicitud, ordenando el archivo del expediente.

Además, mencionó que con respecto al escrito presentado el 05 de enero de 2004, mediante el cual las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. adjuntan el documen- GACETA OFICIAL to de cesión, indica que ha sido presentado con posterioridad al vencimiento del plazo concedido (03 de diciembre de 2003), por lo que resulta extemporáneo.

El 20 de enero de 2004, INTEC. LTDA. emite un escrito señalando que: “Por error el escrito presentado el 27 de noviembre de 2003 solicitando un plazo adicional para presentar los documentos de poder y cesión fue dirigido al expediente 10.66-2003, cuando debió ser para el expediente Nº 903-03 a nombre de SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC”. por lo que solicita a la autoridad que dicho escrito de 27 de noviembre de 2003 sea válido para el expediente Nº 903-03”.

El 22 de enero de 2004, SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. interponen Recurso de Reconsideración, en contra del proveído de 09 de enero de 2004, que declaró el ABANDONO del procedimiento. El 24 de febrero de 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Resolución Nº 268-2004/OIN-INDECOPI, declaró infundado el Recurso de Reconsideración planteado por las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. mencionando que antes de la fecha de vencimiento del plazo (03 de diciembre de 2003) solicitaron que se les conceda una prórroga para presentar el documento de cesión. El 27 de febrero de 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso NO HA LUGAR a lo solicitado por INTEC. LTDA., en escrito de 20 de enero de 2004.

El 08 de marzo de 2004, las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. interponen Recurso de Apelación, demostrando que la Resolución Nº 268-2004/OIN-INDECOPI no se encuentra sujeta a la ley. El 20 de mayo de 2004, el Tribunal de Defensa y de la Competencia de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 0456-2004/TPI-INDECOPI, confirma la resolución de la OIN y, en consecuencia, declara el abandono de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que al recibir la providencia que concedió la prorroga solicitada en el expediente Nº 1066- 03/07/2009 3.44 2003/OIN, INTEC LTDA. no expresó que el pedido correspondía a otro expediente.

Por lo expuesto, al no haber cumplido SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. con presentar el documento de cesión debidamente legalizado dentro del plazo establecido, corresponde declarar en abandono y resuelve CONFIRMAR la Resolución Nº 268-2004/OIN-INDECOPI, de 24 de febrero de 2004. EL 06 de septiembre de 2004, las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. interponen Demanda de Impugnación de Resolución Administrativa, ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima, alegando la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 0456-2004/TPI-INDECOPI.

El 13 de julio de 2006, la Segunda Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo declara INFUNDADA LA DEMANDA interpuesta por SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA INC. El 09 de octubre de 2006, las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA INC. presentan Recurso de Apelación en contra de la anterior sentencia. El 06 de marzo de 2007, las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA INC. solicitan suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial correspondiente.

El 11 de junio de 2008, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima declara infundada la demanda, así como, improcedente el pedido de suspensión del proceso ya que “en el presente caso, el proceso al encontrarse en segunda instancia, siendo susceptible de recurso de casación, no procede la suspensión solicitada, conforme señala la norma acotada; además al haberse ya resuelto la sentencia, carece de objeto el pedido solicitado de interpretación prejudicial, lo que en todo caso, puede ser solicitado al interponer el recurso respectivo”.

El 12 de agosto de 2008, las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA INC. interponen Recurso de Casación contra la sentencia expedida el 11 de junio de 2008 por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima. GACETA OFICIAL El 28 de agosto de 2008, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, mediante Resolución concede el Recurso de Casación. El 17 de noviembre de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, resuelve SUSPENDER la programación de la fecha para la vista de la causa, hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita el informe correspondiente. 3.

Fundamentos de la Demanda: Las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. consideran que la Resolución 0456-2004/TPI-INDECOPI, es inválida e ineficaz, fundamentando lo siguiente: • No se incurrió en causal de abandono del presente procedimiento. • La Resolución de 09 de enero de 2004 declaró el abandono de la solicitud de la patente de invención, considerando que los solicitantes no cumplieron con presentar el documento de cesión dentro del plazo de dos (02) meses otorgado por providencia de fecha 26 de septiembre de 2003, de acuerdo con la Resolución de 09 de enero de 2004, el plazo de dos (02) meses otorgado venció el 03 de diciembre de 2003. • Antes del vencimiento del plazo concedido, las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA INC. solicitaron a la autoridad se les conceda una prórroga de dos (02) meses para presentar los documentos solicitados. • Se presentó el documento de cesión dentro del plazo establecido, por lo que no se produjo abandono alguno. • De acuerdo a la ley, se solicitó una prórroga antes del 03 de diciembre de 2003.

En consecuencia, el plazo para presentar el documento de cesión vencía el 02 de febrero de 2004. • El documento de cesión fue presentado dentro del plazo de prórroga concedido. • La ley permite prorrogar el plazo para subsanar las omisiones advertidas en el examen formal. 03/07/2009 4.44 4. Contestación a la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contesta la demanda negando y contradiciéndola en todo su contenido por considerar que la misma carece de fundamento, por tal razón solicita se declare infundada la demanda.

Asimismo, ratifica la legalidad y validez del acto administrativo contenido en la Resolución 04562004/TPI-INDECOPI, de 20 de mayo de 2004, ya que de conformidad con el artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina una solicitud de patente de invención debe ir acompañada del documento de cesión de inventor, a falta de este documento se concederá un plazo de dos (02) meses para la presentación del mismo y, a falta del cumplimiento de éste, la solicitud caerá en abandono. Además, teniendo en cuenta que del expediente Nº 1066-2003/OIN se verifica que, con fecha 27 de noviembre de 2003, la empresa INTEC LTDA., representada también por el estudio Barrera Moller, solicitó una prórroga para la presentación del documento de cesión y del poder.

Dicho pedido corresponde al requerimiento realizado por la OIN para que presente el documento de poder y documento de cesión en el expediente Nº 1066-2003/OIN, no desprendiéndose de dicho escrito que la solicitud se encuentre referida a la prórroga para la presentación del documento de cesión en el presente expediente, como alegan los solicitantes.

El Ministerio Público, Segunda Fiscalía Superior Civil de Lima. En conocimiento de la presente causa, solicita que se sirva declarar INFUNDADA la demanda interpuesta por las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA INC.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. GACETA OFICIAL Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 28222008.

En tal sentido, este Tribunal considera pertinente interpretar los artículos 26 literal k) y 39 de la Decisión 486 y, de oficio, el artículo 32 del mismo cuerpo legal y los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) Artículo 122.- Consulta facultativa 03/07/2009 5.44 Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

(…) Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

(…) Artículo 123.- Consulta obligatoria Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

(…)”. Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

(…) En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son:

1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. DECISIÓN 486. (…) En el presente caso, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima declara GACETA OFICIAL infundada la demanda, así como, improcedente el pedido de suspensión del proceso ya que “en el presente caso, el proceso al encontrarse en segunda instancia, siendo susceptible de recurso de casación, no procede la suspensión solicitada, conforme señala la norma acotada; además al haberse ya resuelto la sentencia, carece de objeto el pedido solicitado de interpretación prejudicial, lo que en todo caso, puede ser solicitado al interponer el recurso respectivo”.

Al respecto, resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación” (19 de mayo de 1981).

“Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado ” y continúa la sentencia “Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación ” (Proceso 10IP-94, G.O. 177 de abril 20 de 1995 y ratificado en el Proceso 01-IP-96).

“En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 3-IP90, G.O. 70 de octubre 15 de 1990, y ratificado en Proceso 3-IP-91, G.O. 93, noviembre 11 de 1991).

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto 03/07/2009 6.44 signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el procedimiento, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. La consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

La finalidad de ésta es lograr que se aplique uniformemente el derecho comunitario en el territorio de los Países Miembros buscando de esta manera crear una doctrina armónica y estable favorable al proceso de integración, de donde los principios interpretativos contenidos en cada sentencia del Tribunal Comunitario, deben ser aplicables exclusivamente al caso concreto consultado.

“De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.” (Proceso 3-IP-93, G.O. 138, agosto 4 de 1993).

Por lo tanto, en el presente caso la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE Y DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD. De conformidad con el régimen de la Decisión 344, a fin de obtener una patente, es necesario presentar una solicitud que contenga lo señalado en el artículo 13. Una vez que la solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable.

Similares requisitos exige el artículo 26 de la Decisión 486, aunque añade algunas exigencias cuando se trate de patentar invenciones en las que se involucren recursos genéticos de los Países Miembros o aquellas desarrolladas en base a conocimientos de las comunidades indígenas, afro americanas o locales de nuestros países. GACETA OFICIAL La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en el artículo 26 y en el literal h) del artículo 27 de la Decisión 32ºsegún corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, según la Decisión 486, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.

Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que, la Oficina Nacional Competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la oficina competente, a fin que surta efectos.

Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. 03/07/2009 7.44 Este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que, hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos.

En el caso de la Decisión 486 debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”.

(Proceso 43IP-01, de 24 de agosto de 2001, Patente de modelo de utilidad: Tanque Compuesto). Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.

El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma respectivo.

3. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DEL DERECHO A LA PATENTE DEL INVENTOR AL SOLICITANTE O A SU CAUSANTE. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 26, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

El artículo 32 de la misma Decisión dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

GACETA OFICIAL En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes. De lo anterior, basta con presentar una copia simple del documento de cesión del inventor para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486.

Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. Una lectura de los artículos 26 y 32 de la Decisión 486 lleva a concluir que el documento de cesión de inventor, que permita al solicitante, distinto del inventor, plantear la solicitud de concesión de patente, para que tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades.

Asimismo, la Oficina Nacional Competente debe, conforme al artículo 26 literal k), solicitar copia simple del mismo (PROCESO 02-AI-2008). Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realizada en el Proceso 035-IP2004 ha señalado sobre el tema que: “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos”.

En tal sentido, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 03/07/2009 8.44 1. La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de algunas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo.

Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos. 3.

De no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud y perderá su prelación. Por otro lado, una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. 4. Una lectura de los artículos 26 y 32 de la Decisión 486 lleva a concluir que el documento de cesión de inventor, que permita al solicitante, distinto del inventor, plantear la solicitud de concesión de patente, para que tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades.

Asimismo, la Oficina Nacional Competente debe, conforme al artículo 26 literal k), solicitar copia simple del mismo GACETA OFICIAL 03/07/2009 9.44 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE PROCESO 08-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e); y, de oficio, de los artículos 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA. Marca: “BOLY BO”. Expediente Interno: Nº 6471-LE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 606- TDNº 1CA-1S- 6471LE, de 03 de diciembre de 2008, recibido en este Tribunal el 19 de enero de 2009, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remitió el expediente ante este Tribunal con la finalidad de dar paso a la solicitud de Interpretación Prejudicial Nº 6471LE. 1.

ANTECEDENTES Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. 1.2. Hechos relevantes a) Los hechos: El 02 de junio de 1995, DULCES DE COLOMBIA S.A. presentó la solicitud de registro del signo denominado “BOLY BO” destinado a proteger todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial le concedió el Nº 57720-95. 1.1.

Las partes Demandante: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA. El signo solicitado “BOLY BO” se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 367 en el mes de agosto de 1995 y, dentro del término GACETA OFICIAL correspondiente, CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA con su marca “BOLIMBO”, ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL COMERCIAL con su marca “BOLIN BOLA” y WARNER-LAMBER COMPANY con su marca “BUBALOO”, presentaron observaciones en contra de la solicitud de registro de la denominación “BOLY BO”.

Mediante Oficio Ministerial Nº 971668, de 22 de agosto de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, resolvió rechazar las tres observaciones interpuestas, concediendo el registro del signo solicitado “BOLY BO”. El 29 de noviembre de 1999, CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA interpone recurso de plena jurisdicción ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, a fin de solicitar se decrete la nulidad de la Resolución Nº 971668, de 22 de agosto de 1999, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolución en la que se concedió el registro de la marca “BOLY BO” presentada por DULCES DE COLOMBIA S.A. 2.

Fundamentos de la Demanda: Los argumentos esgrimidos por la observante CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA son: • Argumenta ser la propietaria de la marca “BOLIMBO” registrada en el Perú y México dentro de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional. • Que existe marcada semejanza gráfica, visual, auditiva y fonética entre la denominación “BOLY BO” y la marca registrada “BOLIMBO”, lo cual ocasionaría un grave riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que DULCES DE COLOMBIA S.A. se beneficiaría del prestigio adquirido por la marca registrada “BOLIMBO”. • Que la solicitud de registro del signo “BOLY BO” es irregistrable, en razón a que no cumple y, al contrario, contraviene lo dispuesto en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Contestación a la demanda: El Director Nacional de Propiedad Industrial esgrime los siguientes argumentos: 03/07/2009 10.44 • Negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. • Con respecto a la primera observación con la marca registrada “BOLIMBO”, de propiedad de CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, la misma no se encuentra registrada en el Ecuador, además, no se envió el registro que aseguró tener en el Perú por lo que vendría a ser improcedente. • Con respecto a la segunda observación, realizado el examen marcario y efectuada la comparación entre las denominaciones en conflicto, se concluyó que los signos confrontados “BOLY BO” y “BOLIN BOLA”, no tienen similitud y no son confundibles gráfica, fonética, visual y auditivamente, por lo que no existe riesgo de confusión en el público consumidor. • Con respecto a la tercera observación y realizado el análisis marcario, se concluyó que “BOLY BO” y “BUBALOO”, son signos perfectamente perceptibles; que cada uno de ellos tiene su propia identidad, por lo que no hay riesgo de confusión en el público consumidor al momento de adquirir el producto, a pesar de que comparten la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de febrero de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicitó la interpretación de los artículos 81; 82 literales a) y h); y, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL En tal sentido, este Tribunal considera pertinente interpretar los artículos 81; 83 literales a), d) y e); y, de oficio, los artículos 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto 03/07/2009 11.44 en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos..

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 93. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca GACETA OFICIAL pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en anteriores fallos que “marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros” 1. De igual manera, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: 03/07/2009 12.44 ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica a) Perceptibilidad La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vis-

2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN. - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. 1 Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a GACETA OFICIAL 03/07/2009 13.44 los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

Finalmente, resulta necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 2 Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 5 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 2 3 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el Cotejo Marcario.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 5 Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 6

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS: SIMPLES Y COMPUESTAS. En el presente caso, se observa que DULCES DE COLOMBIA S.A. presentó la solicitud de registro del signo denominativo compuesto “BOLY BO” destinado a proteger todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

En fallos anteriores, este Tribunal ha sostenido que las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar 7. 03/07/2009 14.44 registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 8 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 9 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su 8 6 7 Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 68-IP-2006, sentencia de 24 de mayo de 2006, marca: “GLOBO POP FRESH”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL

4. MARCAS DE FANTASÍA. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembre de 2003).

Sin embargo, es preciso considerar que el “concepto o idea” implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro. 03/07/2009 15.44 gún sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.

Prueba de la Notoriedad. El artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita a la marca o al signo gozar de esta característica. Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1.

La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante; 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

5. LA MARCA NOTORIA. En el presente caso, CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA alega una violación del artículo 83 literales a), d) y e), insistiendo en que, de otorgarse el registro del signo solicitado “BOLY BO”, DULCES DE COLOMBIA S.A. se beneficiaría del prestigio adquirido por la marca registrada “BOLIMBO”, motivo por el cual se vuelve indispensable analizar el tema de la marca notoria.

La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en anteriores fallos que la notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. Asimismo, la marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, se- Igualmente el Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.

GACETA OFICIAL

6. LA OPOSICIÓN ANDINA. En el presente caso, la observante CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA señala que es propietaria de la marca “BOLIMBO” registrada en el Perú y México dentro de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional. Al respecto, cabe señalar que la Decisión 344 disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer observación fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.

En el caso de existir observación, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como, de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 93 de la mencionada Decisión. El Tribunal considera que: “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la observación” 10. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 10 Proceso 109-IP-2008, sentencia de 03 de diciembre de 2008, marca: “RICAFLOR“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 03/07/2009 16.44 Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez Nacional, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. En el supuesto de solicitarse el registro de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error. 5.

Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica. 6.

La marca notoria es “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo”. Por otra parte, la Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca, GACETA OFICIAL 03/07/2009 17.44 correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega.

La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos. nidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE 7. El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la observación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones conte- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 016-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “CLEO”. Actor: Sociedad Cosmética DAVIS S.A. Expediente Interno: Nº 2007-00016. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 0075, de 22 de enero de 2009, recibido en este Tribunal el 03 de febrero de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2007-00016. 1.

Las Partes. Demandante: SOCIEDAD COSMÉTICA DAVIS S.A. GACETA OFICIAL Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: ARGELIA INTERNACIONAL S.A. 03/07/2009 18.44 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, acción de nulidad contra las Resoluciones anteriores emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.

Fundamentos de la Demanda: 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1 Hechos: El 28 de septiembre de 2005, la sociedad ARGELIA INTERNACIONAL S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro del signo “CLEO” para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 07 de diciembre de 2005, la sociedad COSMÉTICA DAVIS S.A. presentó oposición con base en su marca “CLYO”, inscrita con Certificado Nº 191.984 para amparar productos de la misma Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre el signo solicitado y la marca registrada, existen claras similitudes que llevan al público consumidor a un riesgo de confusión. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió, en primera instancia, la Resolución Nº 18979, de 14 de julio de 2006, declarando infundada la oposición presentada, concediendo el registro del signo solicitado “CLEO” para distinguir los productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional, a favor de la Sociedad ARGELIA INTERNACIONAL S.A. La sociedad COSMÉTICA DAVIS S.A. interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 18979, de 14 de julio de 2006.

Mediante Resolución Nº 24750, de 20 de septiembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la Resolución Nº 18979. Posteriormente, mediante Resolución Nº 26896, de 18 de octubre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la Resolución Nº 18979.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2006, la sociedad COSMÉTICA DAVIS S.A. presentó ante La demandante sociedad COSMÉTICA DAVIS S.A. fundamenta su demanda en los siguientes términos: El signo solicitado “CLEO” es casi idéntico y semejantemente confundible a la marca “CLYO” registrada a su favor, confundibilidad que se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que los signos en conflicto distinguen lo mismos productos comprendidos dentro de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El signo solicitado “CLEO” es una copia y reproducción de la marca registrada “CLYO” con lo cual se crearía, sin lugar a duda, un grave riesgo de confusión dentro del público consumidor. Se estaría contraviniendo a lo establecido por los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Estas normas citadas, se ajustan plenamente al presente caso, convirtiéndose así, en las causales de orden legal que impiden el registro del signo solicitado.

El signo solicitado en lo único que difiere es en el empleo de la letra “E”, en vez de la letra “Y”, compartiendo las demás consonantes y vocales que componen a la marca registrada “CLYO” de propiedad de la sociedad COSMÉTICA DAVIS S.A., corroborando aún más su semejanza confundible y con ello el riesgo de error, asociación y confusión entre el público consumidor.

Nótese que, de las cuatro letras que componen a los signos enfrentados, tres de ellas son idénticas, ubicadas en exacto orden, sin que la diferencia en tan solo una de las letras, logre otorgar distintividad a la actual solicitud de registro, lo que nos permite afirmar con plena certeza la total confundibilidad de los signos enfrentados. 4.

Contestaciones a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, precisó lo siguiente: GACETA OFICIAL Que con la expedición de las resoluciones objeto de la demanda no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones acusadas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2153, de 1992 y la Decisión 486.

Que de los documentos obrantes en el expediente de solicitud de registro del signo “CLEO” (denominativo) se puede concluir que la Superintendencia se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en la materia, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Por otra parte, la compañía ARGELIA INTERNACIONAL S.A., como tercera interesada dentro del proceso, expuso lo siguiente: 03/07/2009 19.44 ción del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 18 de febrero de 2009. Que, el Consejo de Estado solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486. Sin embargo, este Tribunal considera pertinente interpretar sólo los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión mencionada.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Que de acuerdo con los argumentos expresados por la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones demandadas el signo solicitado “CLEO” es registrable debido a que: Entre los signos en conflicto no existen similitudes en el aspecto gráfico, visual y conceptual que puedan llevar dudas o confusión al público consumidor en relación con los productos que se pretende distinguir.

De la observancia de los signos se puede concluir que la impresión dejada por cada una de ellos, es completamente diferente, razón por la cual el signo “CLEO” es perfectamente registrable. Que si bien es cierto que los signos en conflicto comparten algunas sílabas, la configuración de las palabras es diferente y no evocan ni igual o similar idea respecto de éstas para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Que atendiendo a la longitud de las expresiones, a la preponderancia de la vocal que conforman las dos expresiones, no existe similitud ortográfica entre éstas. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

CONSIDERANDO: (…) Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea- Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen pre- GACETA OFICIAL sentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de mayo 16 de 2008). La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. 03/07/2009 20.44 Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, GACETA OFICIAL conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004).

Sobre el riesgo de confusión y asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, marca denominativa 03/07/2009 21.44 “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza” y “la identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación correspon- GACETA OFICIAL de a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 2.1. Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las 03/07/2009 22.44 marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto, debido a que el signo solicitado “CLEO” es de tipo denominativo y la marca registrada “CLYO” es de tipo mixto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas mar- GACETA OFICIAL 03/07/2009 23.44 cas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). “El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA EL REGISTRO MARCARIO. El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 1 ha abordado el tema del examen de 1 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004;

Proceso 03-IP-2005. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficia Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Autonomía de las oficinas de registro marcario y la debida motivación de los actos. El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006 GACETA OFICIAL 03/07/2009 24.44 En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: claridad cuáles son las características de dicho examen: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, marca: denominativa “MONARCM”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.

Sobre el tema se ha manifestado: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 2 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda 2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006 ya citado).

(Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP-2008) Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. 03/07/2009 25.44 los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión.

TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “CLEO” y la marca mixta “CLYO”, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro GACETA OFICIAL 03/07/2009 26.44 marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. ción, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpreta- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 131-IP-2008 Interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del 119 de la Decisión 313; sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: GRUPO GIULETI S.A. Marca: “SIMONIZ”. Expediente Interno: Nº 9144-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil nueve. Prejudicial del artículo 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 9144-LYM.

VISTOS: El auto de 19 de marzo de 2009, por el que este Tribunal admitió a trámite la presente solicitud de interpretación prejudicial. El Oficio Nº 675 TDCA-2S-L.Y.M., de 20 de noviembre de 2008, recibido en este Tribunal el 24 de noviembre de 2008, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación a) Partes en el proceso interno Demandante: GRUPO GIULETI S.A. (antes GRUPO GIULETI S. en C.).

GACETA OFICIAL Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual-IEPI y el Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. 03/07/2009 27.44 El 11 de septiembre de 2001, en el trámite Nº 01-007 RA (Reposición), el IEPI dentro de la tramitación del Recurso de Reposición interpuesto por la compañía GRUPO GIULETI S.A. resuelve: No ha lugar al Recurso de Reposición. Tercero interesado: CASTROL LIMITED. b) Hechos relevantes El 09 de julio de 1993, GRUPO GIULETI S. en C. solicitó el registro del signo “SIMONIZ” (denominativo) en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, presentando observación contra dicho registro CASTROL LIMITED, en base a su marca “SIMONIZ”.

El 22 de abril de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial emite la Resolución Nº 0964083, notificada el 24 de abril de 1998, por la cual aceptó la observación presentada por CASTROL LIMITED y rechazó la solicitud de registro del signo “SIMONIZ” presentada por el GRUPO GIULETI S. en C. Posteriormente, contra la Resolución Nº 0964083 GRUPO GIULETI S. en C. presenta Recurso de Apelación supuestamente el 18 de mayo de 1998, sin embargo, la fecha de recepción según sello estampado señala 19 de mayo de 1998.

En dicho escrito, GRUPO GIULETI S. en C. señala que, la marca “SIMONIZ” registrada en Venezuela desde el año 1952 a favor de CASTROL LIMITED fue debidamente cancelada, por lo que prevalece la marca andina inscrita en Colombia desde 1954 a favor de GRUPO GIULETI S. en C. El 31 de enero de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del IEPI emite una providencia disponiendo una diligencia indispensable para conocer si el Recurso fue o no presentado oportunamente.

El 28 de febrero de 2001, mediante trámite Nº 01-007 RA (40196) el IEPI declara no ha lugar el Recurso de apelación planteado por encontrarse extemporáneo, ya que la decisión recurrida fue notificada a las partes el 24 de abril de 1998, en tanto que el escrito de apelación fue presentado el 19 de mayo, esto es, al décimo sexto día hábil, y no dentro de los quince de que se disponía para tal efecto.

El 23 de marzo de 2001, el GRUPO GIULETI S.A. (antes GRUPO GIULETI S. en C.) interpone Recurso de Reposición contra dicha medida. El 01 de febrero de 2002, GRUPO GIULETI S.A. (antes GRUPO GIULETI S. en C.) interpone Recurso de plena jurisdicción a fin de que en sentencia se sirva declarar: 1. La ilegalidad y nulidad de la Resolución mediante la cual se rechazó el Recurso de reposición presentado por GRUPO GIULETI S.A.; 2.

Que se acepte a trámite el Recurso de apelación expuesto por haber sido planteado oportunamente; y, 3. Que se ordene el pago de los daños y perjuicios causados a GRUPO GIULETI S.A., como las costas procesales y honorarios profesionales. Finalmente, el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, ordena la suspensión del procedimiento y dispone solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. c) Fundamentos de la Demanda: La demandante GRUPO GIULETI S.A. (antes GRUPO GIULETI S. en C.) fundamenta su demanda en los siguientes términos: • El 24 de abril de 1998, GRUPO GIULETI S.A. fue notificada con la Resolución Nº 0964083, de 22 de abril de 1998, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por la cual aceptó la observación presentada por CASTROL LIMITED y rechazó la solicitud de registro del signo “SIMONIZ” presentada por GRUPO GIULETI S. en C. • GRUPO GIULETI S.A. tenía el término de quince (15) días para presentar un Recurso de apelación, considerando la fecha de notificación, debía presentarlo -como en efecto lo hizo- hasta el 18 de mayo de 1998. • GRUPO GIULETI S.A. afirma que, el 18 de mayo de 1998 presentó el Recurso de Apelación ante el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, afirmando encontrarse dentro del término legal. • Existe una diferencia entre la fecha que realmente se presentó el Recurso de Apelación en el Despacho del Ministro de Comercio Exterior y la fecha en que la Dirección de GACETA OFICIAL Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior recibió dichos documentos. • El trámite interno que le haya dado el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca no puede afectar, de ninguna manera, al Recurso presentado por GRUPO GIULETI S.A. • Se demostró que, el Recurso de Apelación fue presentado dentro del término legal establecido y ante Autoridad Competente y que, por tanto, debió ser tramitado y resuelto por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. • Además, solicita que en sentencia se sirva declarar la ilegalidad y nulidad de la Resolución que deniega el recurso de reposición y que se acepte a trámite el Recurso de Apelación presentado dentro del término legal. d) Contestación a la demanda: El 13 de mayo de 2002, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad IntelectualIEPI, contesta la demanda ratificando la legalidad de la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

El 16 de mayo de 2002, la Procuraduría General del Estado, contesta la demanda señalando que corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio. El 22 de mayo de 2002, el Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda en los siguientes términos: • Que, al amparo de la legislación vigente, le correspondía al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales resolver sobre el trámite en referencia. • La recurrente busca demostrar que el Recurso fue presentado oportunamente, no obstante comparados y cotejados los escritos, examinados los sellos de recepción el constante en fojas 25 y 26 respecto de la copia notarial de fojas 52 y 53 que reza “DESPACHO DEL MINISTRO, RECIBIDO, FECHA: 98-05-18, HORA 16:45 y una firma ilegible” no coinciden ni en los elementos ni en las firmas, por lo que con la documentación no se demostró la presentación oportuna del Recurso de apelación, la acción se enervó cuando el acto administrativo ya había causado estado, fuera del término legal. 03/07/2009 28.44 El 07 de mayo de 2002, CASTROL LIMITED, en calidad de tercero interesado, contesta la demanda, en los siguientes términos: • Manifestó que la Resolución Nº 964083, fue notificada el 24 de abril de 1998, por lo que la actora, con base en la legislación vigente tenía quince (15) días para presentar el Recurso de apelación. • Conforme al artículo 105 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo (norma nacional) determina que: “El Recurso de Apelación se lo podrá interponer dentro de los quince (15) días de notificación de la decisión recurrida, necesariamente habrá que inferir que en el lapso se habrá de contar únicamente los días hábiles”.

Asimismo, el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil (norma nacional) establece que: “No correrán los términos durante los días feriados y que no se podrá habilitarlos por ningún motivo”. • El escrito de Apelación se presentó un (01) día después de haber fenecido el término legal, por lo que la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales es perfectamente legal. • Se deben considerar los escritos presentados en el Expediente Nº 01-007 RA (40196), en los que constan los sellos originales de recepción de 19 de mayo de 1998, por lo que no se puede admitir a trámite una nueva copia del mismo escrito con sello de 18 de mayo de 1998 y recibido en el despacho del Ministro de Comercio completamente diferente al presentado en el escrito original y que consta en el expediente. e) Solicitud de interpretación prejudicial Solicita la interpretación prejudicial del artículo 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el día 09 de julio de 1993, en plena vigencia de la Decisión 313. Por lo tanto, este Tribunal interpretará, de oficio, el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin GACETA OFICIAL de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500). 03/07/2009 29.44 tado oportunamente, ya que la actora, con base en la legislación nacional vigente, tenía quince (15) días para presentar el Recurso de apelación. 1.

De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros. Del complemento indispensable. En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (rectius: comprometidos) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (…)’”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 839, de 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso 7-AI-98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 490, de 4 de octubre de 1999).

En el presente caso, se alegan las normas nacionales “Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo” y el “Código de Procedimiento Civil” de la República del Ecuador, respecto del plazo para presentar el recurso de apelación. Es así que, el conflicto radica principalmente en conocer si el Recurso fue o no presen- Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el Que, este Tribunal interpretará de oficio, el artículo 119 de la Decisión 313, así como, el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. Decisión 313 “Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. GACETA OFICIAL nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y, consecuentemente, requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno”.

(Proceso 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicado en la Gaceta Oficial Nº 150, de 25 de marzo del mismo año). Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “(…) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias.

Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria”. (Proceso 07AI-99, de 12 de noviembre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial N° 520, de 20 de diciembre de 1999). 03/07/2009 30.44 Complemento Indispensable.

Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 010-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Dentro del principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten; sin embargo, cabe recalcar que ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

El Tribunal, al interpretar las normas que han establecido esta facultad para los Países Miembros, y precisamente en procura de evitar que por un mal uso de ella pudiera desvirtuarse el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ha sido enfático en señalar de manera concreta el alcance de tales normas. Así, por ejemplo, entre muchas sentencias en que se ha ocupado de esta materia, ha señalado: “En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162 de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94 (Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos: GACETA OFICIAL 03/07/2009 31.44 “( ) Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria. piedad industrial por parte de los países miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria.

Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria”. 1 “En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.

“Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido en sentencias relativas al tema que ahora ocupa su atención, los siguientes criterios que ahora reitera: “En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial Nº 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria.

Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regu- “Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ( )”.

A las anotaciones anteriores ha de agregarse que el fortalecimiento de los derechos de pro- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso Nº 02-IP-96. Marca: “MARTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 de 14 de abril de 1997. GACETA OFICIAL lados por la legislación comunitaria.

De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista” 2. “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad (…)” 3. En tal sentido, la legislación interna puede versar sobre los asuntos no regulados por el ordenamiento comunitario andino, pero no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria; es decir, debe únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.

Asimismo, para que las normas de derecho interno, tales como, el “Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo” y el “Código de Procedimiento Civil” de la República del Ecuador, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial, es preciso que dicha reglamentación sea sólo complementaria para su correcta ejecución. En el presente caso, este Tribunal ha verificado que: 1) no existe normativa andina respecto del plazo para presentar el recurso de apelación; y, 2) que la potestad legislativa en dicha materia recae sobre el legislador nacional, el mismo que se encuentra habilitado para complementar la norma comunitaria en su territorio. 2 3 Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de mayo de 1988. Proceso Nº 02-IP88. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 33 de 26 de julio de 1988. 03/07/2009 32.44 Asimismo, el 09 de julio de 1993, la demandante GRUPO GIULETI S. en C. solicitó el registro del signo “SIMONIZ” (denominativo) en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo la normativa andina vigente en ese momento, la Decisión 313, la misma que nuevamente señala lo siguiente: “Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

Por lo tanto, el Juez Nacional -con base en la legislación nacional vigente- deberá verificar si el recurso se interpuso dentro o fuera del plazo que señalan dichas normas nacionales. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.

SEGUNDO: La legislación interna sólo puede versar sobre los asuntos no regulados por el ordenamiento comunitario andino, por lo tanto, la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria, es decir, debe limitarse a legislar sobre lo no comprendido en la normativa andina..

Para que las normas de derecho interno, tales como, el “Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo” y el “Código de Procedimiento Civil” de la República del Ecuador, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial, es pre- GACETA OFICIAL 03/07/2009 33.44 ciso que dicha reglamentación sea necesaria e indispensable para su correcta ejecución.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. En el presente caso este Tribunal ha verificado que: 1) no existe normativa andina respecto del plazo para presentar el recurso de apelación; y, 2) que la potestad legislativa en dicha materia recae sobre el legislador nacional, el mismo que se encuentra habilitado para complementar la norma comunitaria en su territorio.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Por lo tanto, el Juez Nacional -con base en la legislación nacional vigente- deberá verificar si el recurso se interpuso dentro o fuera del plazo que señalan dichas normas nacionales. El Juez Nacional Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 14-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Actor: LATINAMERICAN TELEVISION LATV LLC. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”. Expediente Interno N° 2004-00269-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En San Francisco de Quito, a uno de abril del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece (13) de marzo de 2009. 1.

ANTECEDENTES VISTOS: 1.1. Las partes Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisi- La parte demandante es: LATINAMERICAN TELEVISION LATV LLC. GACETA OFICIAL La parte demandada la constituyen: LA NACIÓN COLOMBIANA, REPRESENTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. Actos demandados LATINAMERICAN TELEVISION LATV LLC. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 032783 de fecha 26 de noviembre de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual negó el registro del signo mixto “TV COLOMBIA + GRÁFICO” como marca para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución No. 37270 de 30 de diciembre de 2003, por la cual la misma funcionaria mantuvo la decisión adoptada en la Resolución anterior. - Resolución No. 1827 de 30 de enero de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien confirmó en todas sus partes la decisión inicial. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 03/07/2009 34.44 3. El 26 de noviembre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 032728, por medio de la cual resolvió negar el registro como marca del signo solicitado. 4.

El 15 de diciembre de 2003, la sociedad LATINAMERICAN TELEVISION LATV LLC. interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior resolución. 5. El 30 de diciembre de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 37270, por medio de la cual resolvió confirmar en todas sus partes la resolución impugnada. 6.

El 30 de enero de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 1827, que decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la resolución inicial. b) Fundamentos de la Demanda LATINAMERICAN TELEVISION LATV LLC. presenta demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La autoridad marcaria erró en materia grave al ignorar que la marca solicitada, TV COLOMBIA (mixta) es un signo perceptible, absolutamente distintivo y susceptible de representación gráfica”. 1.

El 26 de marzo de 2003, la sociedad LATINAMERICAN TELEVISION LATV LLC. solicitó el registro del signo mixto “TV COLOMBIA + GRÁFICO” para identificar los servicios de “telecomunicaciones”, comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. - “la marca TV COLOMBIA (mixta) (…) es una marca distintiva en la medida en que no existen otras marcas semejantes que puedan conducir a confusión o desorientación al consumidor.

(…) TV COLOMBIA (MIXTA) es una marca evidentemente capaz de identificar un servicio en el mercado y, al margen de que pueda proporcionar información sobre el servicio de que se trata, es definitivamente un signo capaz de distinguir servicios”. 2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 529 de 27 de junio de 2003, y contra ella no se presentaron oposiciones. - ”( ) la autoridad marcaria evade aceptar que es perfectamente viable registrar una combinación novedosa de términos que, si bien no son apropiables individualmente, conforman GACETA OFICIAL 03/07/2009 35.44 un signo novedoso capaz de identificar un servicio en el mercado, a la vez que continúa siendo posible para los terceros emplear por sí solos los elementos nominativos que conforman la marca solicitada, la cual encima de todo contiene una figura incuestionablemente registrable”.

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; - “(…) existen registros para otras marcas que presentan la misma connotación (es decir, sugieren el servicio de que se trata) cuyo registro ha sido concedido por la autoridad marcaria de Colombia sin la menor objeción”.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 13 de marzo de 2009. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la expresión que se pretendió registrar, es poseedora de todas las características de un signo descriptivo, por lo cual, dicha expresión se hace irregistrable (…)”. - “(…) el signo ‘TV COLOMBIA’ (…) consiste en un signo que carece de la suficiente distintividad para ser registrado como marca, puesto que hace referencia directa al servicio mismo (…)”. - ”(…) en el evento en que se concediera el registro de la marca “TV COLOMBIA” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38, se imposibilitaría que los terceros competidores utilice (sic) la denominación descriptiva 2TV COLOMBIA” (sic) para indicar que ofrecen servicios de telecomunicaciones en Colombia, a través de la televisión”.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación de las normas invocadas, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo mixto “TV COLOMBIA + GRÁFICO” fue presentada el 26 de marzo de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el artículo 150 de la misma Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 - “(…) los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el derecho al registro a otros signos”.

(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. GACETA OFICIAL 03/07/2009 36.44 Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. a) las palabras o combinación de palabras;

( ) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: las marcas mixtas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: la carencia de distintividad, - Los signos descriptivos, los signos evocativos; - Los signos comunes o usuales.

La marca débil; - Examen de registrabilidad; Concesión o denegación del registro; Debida motivación; - Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. GACETA OFICIAL Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: LA CARENCIA DE DISTINTIVIDAD El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como 03/07/2009 37.44 requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 1

3.3. CLASES DE MARCAS: Marcas Mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es un “TV COLOMBIA +GRÁFICO” el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas. 1 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, cuando se tenga que efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

3.4. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. LOS SIGNOS EVOCATIVOS Tomando en cuenta la sociedad actora manifiesta que “(…) TV COLOMBIA (MIXTA) es una marca evidentemente capaz de identificar un servicio en el mercado y, al margen de que pueda proporcionar información sobre el servicio de que se trata, es definitivamente un signo capaz de distinguir servicios”, y que la Superintendencia de Industria y Comercio en su contestación a la demanda arguye que “(…) la expresión que se pretendió registrar, es poseedora de todas las características de un signo descriptivo, por lo cual, dicha expresión se hace irregistrable (…)”, y que ”(…) en el evento en que se concediera el registro de la marca “TV COLOMBIA” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38, se imposibilitaría que los terceros competidores utilice (sic) la denominación descriptiva 2TV COLOMBIA” (sic) para indicar que ofrecen servicios de telecomunicaciones en Colombia, a través de la televisión”; el Tribunal estima necesario tratar el tema de los signos descriptivos y evocativos.

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en 03/07/2009 38.44 consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 2 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier perso- 2 Ibídem. GACETA OFICIAL 03/07/2009 39.44 na tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado mún, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005).

3.5. LOS SIGNOS COMUNES O USUALES. LA MARCA DÉBIL. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Tomando en cuenta que el signo solicitado está compuesto por los términos “TV COLOMBIA” para distinguir servicios de la clase 38 de la clasificación internacional de Niza, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “los signos comunes o usuales” y “la marca débil”. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos que pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Menos aún cuando éstas informan exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, no podrá ser registrado.

En el caso de signos conformados por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema, Jorge Otamendi señala que: Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. 3 El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso co- 3 OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 191. GACETA OFICIAL 03/07/2009 40.44

3.6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: Concesión o denegación del registro ceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 4 Tomando en cuenta que la oficina nacional competente realizó el examen de registrabilidad, sin que se hayan presentado oposiciones a la solicitud de registro, y denegó, en consecuencia, el registro solicitado, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación”.

Debida motivación El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del pro- La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

“( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 5 En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

3.7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la sociedad actora expresó en su escrito de demanda que “(…) existen registros para otras marcas que presentan la misma connotación (es decir, sugieren el 4 5 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL servicio de que se trata) cuyo registro ha sido concedido por la autoridad marcaria de Colombia sin la menor objeción” y, que la Superintendencia de Industria y Comercio alegó, al respecto, que “(…) los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el derecho al registro a otros signos”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones proferidas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los 03/07/2009 41.44 Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, ya referido anteriormente.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser suscepti- GACETA OFICIAL ble de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 3. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos que pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Menos aún cuando éstas informan exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.

En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, no podrá ser registrado. En el caso de signos conformados por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. 5.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que 03/07/2009 42.44 comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. 6.

El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Actividad, ésta, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. 7.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las oposiciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200400269-01, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- 03/07/2009 43.44 pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 03/07/2009 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú