Año XXVII - Número 1895 Lima, 26 de octubre de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 136-AI-2004.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Ecuador Proceso 78-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-0097. Actor: Sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. Marca: figurativa consistente en “la figura de una circunferencia que en su interior aparecen dos figuras geométricas especiales. Similares a dos saetas que tratan de unirse entre sí, una en tono más claro que la otra, formando un todo el dibujo” 7 PROCESO 136-AI-2004 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- En Cartagena de Indias, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil diez.

VISTOS: El facsímile Nº 09-2008-MINCETUR/VMCE, de fecha 10 de enero de 2008, mediante el cual la República del Perú señaló que: “En la copia de la solicitud de Certificado Nº 722850 (…) por el cual se autoriza a la empresa OCEANUS S.A. a importar (…) alimento balanceado para camarón de mar, se observa que a pesar de lo dispuesto en la Resolución 383 del COMEXI se continúa exigiendo la autorización previa del MAGAP y el Certificado de Registro Sanitario Unificado previsto en el Anexo 1 de la Resolución 379 del COMEXI para la subpartida arancelaria NANDINA 2309909000.

Debe notarse que tanto la autorización previa del MAGAP como el registro sanitario del SESA o el registro sanita- rio unificado del INP, constituyen trámites de licencias de importación o de control previo a la importación de bienes destinados a consumo y configuran requisitos adicionales y distintos al certificado fito o zoosanitario de importación regulados en la Decisión 515”.

La comunicación de la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador, recibida en este Tribunal el día 30 de abril de 2008. El auto de 06 de mayo de 2008, en el que el Tribunal decidió: “Ampliar el término otorgado y conceder a la Secretaría General y a los Países Miembros diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, contados a partir de la notificación del presente auto, para que emitan opinión a la que se refiere el artículo 120 del Estatuto del Tribunal, dando traslado del documento allegado al expediente el 30 de abril de 2008 por la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador”.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL La comunicación SG-C/5.11/1114/2008, de fecha 21 de mayo de 2008, a través de la cual la Secretaría General de la Comunidad Andina considera que la República del Ecuador estaría dando cumplimiento a la sentencia recaída en el Proceso 136-AI-2004. El facsímil Nº 102-2008-MINCETUR/VMCE, de fecha 21 de mayo de 2008, a través del cual la República del Perú considera que la República del Ecuador no estaría dando cumplimiento a la sentencia recaída en el Proceso 136-AI-2004, por lo que persiste en desacato de la misma.

Asimismo, cumple con adjuntar copia de las Resoluciones 405 y 409 del COMEXI. La comunicación de fecha 22 de mayo de 2008, a través de la cual la República de Colombia presentó una carta de fecha 20 de mayo del 2008 emitida por el SESA de la República del Ecuador que señala que: “El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) se encuentra actualizando los requisitos fitosanitarios para la importación de papayas y mangos frescos procedentes de Colombia, a través de la elaboración de protocolos conjuntos con nuestro homólogo colombiano, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Con este antecedente y hasta la firma de dichos protocolos, se suspende la emisión de Permisos Fitosanitarios de Importación para los productos antes mencionados; ya que en el caso de magos y papayas, el SESA tiene firmado un protocolo con el SAG de Chile y para el caso de mangos lo ha hecho con el SAGARPA de México y USDA de Estados Unidos, por lo que el ingreso de este producto sin las medidas fitosanitarias adecuadas pone en riesgo nuestras exportaciones”.

El auto de 07 de octubre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió: “Para un mejor resolver solicitar a la República del Ecuador que informe a este Tribunal si subsisten dichas medidas o si fueron subsanadas, de conformidad con lo anteriormente expuesto”. La comunicación de la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador, recibida en este Tribunal el día 09 de diciembre de 2008, mediante la cual señala que las nuevas aseveraciones de Colombia y Perú no son objeto del presente proceso, siendo ajenas a la presente controversia a razón del principio de preclusión. Manifiesta, además, que “(…) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al atender a 26/10/2010 2.20 los criterios vertidos por Colombia y Perú, los cuales nada tienen que ver con el proceso 136AI-2004, vulnera los principios de debida congruencia, lealtad y contradicción procesal y otros como es el principio de preclusión (…) basta comentar que los hechos afirmados por Colombia y Perú no han sido objeto de la etapa de investigación (…) no ha existido, repito, posibilidad de descargo sobre estos temas en la etapa previa de la acción de incumplimiento (…) Preocupa además que las órdenes del Tribunal contenidas en el auto de 07 de octubre de 2008, se hagan sin la existencia de una nota de observaciones y dictamen de la Secretaría General, y mucho más que se ordene una acción por parte del Ecuador sin que exista una demanda o una sentencia del propio Tribunal de Justicia (…)”.

Asimismo, la República del Ecuador “solicita que el Tribunal de Justicia señale fecha para que se efectúe una audiencia, con el fin de que el Estado pueda exponer de forma directa la importancia de mantener las distintas fases del sistema de solución de controversias de la Comunidad Andina”. El auto de 23 de enero de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió solicitar a la República de Colombia y a la República del Perú para que, en un término máximo de cinco (05) días, emitan su opinión; remitiéndoles al efecto copia de la comunicación de la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador, recibida en este Tribunal el día 09 de diciembre de 2008.

El fax documento recibido el 03 de febrero de 2009, dentro del plazo establecido, a través del cual la República del Perú señala que “(…) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no sólo está en la facultad de evaluar la medida que fue reclamada como objeto del incumplimiento, sino la conducta del País Miembro relacionada a un mismo hecho infractor (…) En ese sentido (…) solicita (…) no levantar las sanciones autorizadas mediante auto del 25 de enero de 2007, en tanto que la República del Ecuador continúe aplicando restricciones al comercio subregional, mediante la indebida exigencia de trámite de licencias de importación, actualmente denominados procedimientos o documentos de control previo”.

El correo electrónico recibido el 03 de febrero de 2009, dentro del plazo establecido, a través del cual la República de Colombia solicita una pró- GACETA OFICIAL 26/10/2010 3.20 rroga de diez (10) días calendario para remitir las observaciones, ya que se ha puesto el tema en conocimiento del sector productivo, así como, de las autoridades agrícolas.

El auto de 03 de febrero de 2010, mediante el cual este Tribunal solicitó a la Secretaría General para que emita opinión a la que se refiere el artículo 120 del Estatuto del Tribunal. El facsímil recibido el 06 de febrero de 2009, mediante el cual la República del Perú reitera que el Tribunal “sirva a bien no levantar las sanciones autorizadas (…) al requerir como requisito de control previo el cumplimiento de la presentación del Formulario INEN-1”.

El auto de 19 de mayo de 2010, mediante el cual este Tribunal reiteró por segunda vez su solicitud a la Secretaría General para que emita opinión a la que se refiere el artículo 120 del Estatuto del Tribunal. El auto de 11 de febrero de 2009, mediante el cual se decidió ampliar el término otorgado y conceder a la República de Colombia diez (10) días calendarios adicionales, para que emita opinión a la que se refiere el artículo 120 del Estatuto del Tribunal.

La carta recibida el 23 de febrero de 2009, mediante la cual la República de Colombia señala que “la Resolución 465 de 2008 del COMEXI reformó el artículo 6 de la Resolución 364 del COMEXI, estableciendo un nuevo documento de control previo como mecanismo para las importaciones de productos sujetos a normas y reglamentos técnicos, denominado Certificado INEN-1 (…).

Este último requerimiento desde su adopción ha generado una seria perturbación al comercio, impidiendo el acceso al mercado ecuatoriano. En consecuencia, consideramos que la República del Ecuador persiste en la aplicación de restricciones al comercio subregional”. El auto de 05 de noviembre de 2009, mediante el cual este Tribunal solicitó a la Secretaría General para que emita opinión a la que se refiere el artículo 120 del Estatuto del Tribunal.

El escrito de 24 de noviembre de 2009, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina señala que: “resulta insuficiente para que este órgano comunitario pueda absolver el requerimiento realizado, por lo que solicito comedidamente a ese Honorable Tribunal, la concesión de una prórroga de 15 días adicionales al plazo inicialmente otorgado”.

El auto de 27 de noviembre de 2009, mediante el cual este Tribunal accedió a lo solicitado y otorgó a la Secretaría General un plazo adicional para que emita opinión a la que se refiere el artículo 120 del Estatuto del Tribunal. El escrito de la Secretaría General, de 15 de junio de 2010, a través del cual señala que la República del Ecuador “ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional comunitario el 20 de octubre de 2005 y, por tanto, de considerarse oportuno por parte del Tribunal, se recomienda proceder al levantamiento de sanciones y al archivo del proceso”.

El escrito de 17 de junio de 2010 del Vice Ministerio de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia, remitido vía fax al Tribunal por la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante el cual manifiesta lo siguiente: “Por lo tanto, de acuerdo al procedimiento señalado, se recomienda elevar una respuesta ante la Secretaría General de la CAN proveyendo conformidad por parte del Gobierno Plurinacional de Bolivia en cuanto a la medida asumida por el Tribunal de Justicia de la CAN y señalando que Bolivia no se ha visto afectada con las medidas asumidas por la República del Ecuador”.

CONSIDERANDO

Que, el artículo 120 del Estatuto del Tribunal establece que “cuando un País Miembro manifieste que ha dado pleno cumplimiento a las obligaciones impuestas en la sentencia, el Tribunal requerirá a los Países Miembros y a la Secretaría General para que en un término máximo de cinco días, emitan su opinión, al cabo de los cuales el Tribunal resolverá sobre el levantamiento o no de las sanciones” (el subrayado es nuestro).

Que, conforme lo establece la normativa comunitaria, especialmente el artículo 112 del Estatuto del Tribunal, el procedimiento sumario o de desacato tiene por finalidad determinar el in- GACETA OFICIAL cumplimiento en que pudiera haber incurrido un País Miembro en la ejecución de una sentencia dictada en su contra en desarrollo de una acción de incumplimiento.

En ese sentido, el presente procedimiento no discute la legalidad de la sentencia emitida en la acción de incumplimiento, sino sólo tiene por finalidad determinar si el país persiste en su conducta de incumplimiento. Que, este Tribunal en la sentencia del Proceso 136-AI-2004 determinó el objeto del incumplimiento del presente caso, y conminó a la República del Ecuador a adoptar las medidas necesarias para dejar sin validez y sin efecto las disposiciones calificadas como restricción en la Resolución 802 de la Secretaría General.

Que, la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante la Resolución 802, decidió: “Determinar que la exigencia por parte de la República del Ecuador de una ‘autorización previa’ o ‘licencia de importación’, adicional a los procedimientos de control permitidos por el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, para la lista de los productos identificados en la Resolución 183 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI, publicada en la Edición Especial 6 del Registro Oficial de 5 de mayo de 2003, constituye una restricción al comercio”.

Que, en este sentido, el problema jurídico a resolver en el presente sumario por incumplimiento es el siguiente: ¿La República del Ecuador sigue manteniendo las licencias y autorizaciones previas para productos identificados en la Resolución 183 del COMEXI y, por lo tanto, sigue incumpliendo la sentencia expedida el 28 de septiembre de 2005 dentro del proceso 136-AI-2004? Que, el Tribunal, una vez analizados los argumentos y pruebas que obran en el expediente, considera lo siguiente: La República del Ecuador, mediante la Resolución 383 del COMEXI, resolvió lo siguiente: “Artículo 1.- Aprobar y publicar, como Anexo a la presente Resolución, la lista de productos respecto de los cuales se mantiene el requisito de la autorización previa del Minis- 26/10/2010 4.20 terio de Agricultura, Ganadería. Acuacultura y Pesca (MAGAP) para las importaciones de Países No Miembros de la Comunidad, sin perjuicio de los de demás documentos de control previstos en la Resolución 379 del COMEXI.

Artículo 2.- Dejar sin efecto el artículo 2 de la Resolución 38, publicada en el Registro Oficial No. 91 de 24 de mayo de 2007.” (subrayado por fuera del texto). (…)”. Como se puede observar, se eliminó el requisito de autorización previa emitido por el MAGAP para los Países Miembros de la Comunidad Andina, manteniéndolo para los países no miembros.

En consecuencia, la pregunta obligada es: ¿los demás documentos a que se refiere la Resolución 379 son licencias o autorizaciones previas? Una vez analizado el contenido de la Resolución 379, el Tribunal concluye que los documentos de control previo previstos en la Resolución 379 y que son aplicables a los Países Miembros, no se refieren a las autorizaciones o licencias previas materia del incumplimiento.

Se refieren a medidas sanitarias (fitosanitarias, ictiosanitarias, zoosanitarias, entre otras), de cuidado al medio ambiente, de manejo y seguridad de productos, estructuradas mediante normas del código de salud ecuatoriano, permisos de importación ante el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el Registro Unificado ante el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, el permiso ictiosanitario por parte del Instituto Nacional de Pesca, los controles a la importación de productos que afectan la capa de ozono por parte del Ministerio de Industrias y Competitividad, entre otros.

Las medidas de carácter sanitario y de control a que se refiere la norma ecuatoriana tienen una naturaleza diferente a las medidas objeto de la sentencia de incumplimiento. Mientras que las licencias y autorizaciones previas se encuentran proscritas en el ordenamiento jurídico comunitario andino y sólo son excepcionalmente justificadas con base en lo prescrito en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, las medidas sanitarias y fitosanitarias se permiten bajo GACETA OFICIAL la regulación que el propio ordenamiento jurídico ha establecido a este respecto (Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina).

Mientras que las primeras son consideradas como una traba al comercio de bienes y servicios, las segundas se permiten para un manejo seguro, adecuado, ágil y de menor impacto en relación con los productos agropecuarios en la subregión, siempre y cuando no constituyan una restricción encubierta al comercio subregional. 1 Es importante tener en cuenta que la propia Resolución 802 de la Secretaría General diferenció claramente lo anterior: “Que, sin embargo, observa la Secretaría General que, de acuerdo con la Decisión 515 sobre el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria, el instrumento que cumple la finalidad de identificar los requisitos fito y zoosanitarios para la importación de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, animales y sus productos, es el permiso o documento fito y zoosanitario para Importación (artículo 41).

Debe tenerse en cuenta que el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria se estableció con el objetivo de “facilitar el comercio intrasubregional y con terceros países de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, animales y sus productos, evitando que las medidas sanitarias y fitosanitarias se constituyan en restricciones encubiertas al comercio” (artículo 4.c);

Que los requisitos que deben contener los permisos o documentos fito y zoosanitarios se en-cuentran establecidos en los Anexos II-1 y II-2 de la Decisión 515. De otra parte, tales documentos sólo pueden ser firmados 1 Sobre la finalidad de los registros sanitarios y fitosanitarios, el Tribunal ha expresado: “Al referirse a la finalidad de los registros sanitarios y fitosanitarios, el Tribunal, en el Proceso 50-AI2002, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 935, de 12 de junio del 2003, señaló lo siguiente: “La finalidad del registro no es en ningún aspecto la de restringir o limitar el comercio intersubregional sino, por el contrario, persigue establecer un manejo seguro y ágil al comercio de productos agropecuarios de la subregión y ratifica el criterio general según el cual las medidas o normas sanitarias y fitosanitarias adoptadas por un país no se deben utilizar como restricciones injustificadas al comercio subregional”.

(Proceso 120-AI-2003. Sentencia del 13 de enero de 2005).” 26/10/2010 5.20 por los funcionarios que los Países Miembros hubieren informado a la Secretaría General, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Decisión 515; Que la “autorización previa” o “licencia de importación” exigida por la República del Ecuador no es un permiso fito o zoosanitario para importación, por lo que constituye un requisito adicional y distinto al previsto en la normativa comunitaria;

Que tal como se desprende del expediente, la “autorización previa” o “licencia de importación”, en ciertos casos, ha sido utilizado por funcionarios del Ecuador como un instrumento dirigido a proteger la producción nacional y a evitar el ingreso de productos de la Subregión, con fines distintos a los previstos en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena.

Esta constatación se evidencia de varias comunicaciones internas del Ministerio de Agricultura así como de declaraciones de empresas interesadas y las certificaciones que dan fe que las autorizaciones previas no han sido tramitadas o lo han sido en condiciones impuestas por los funcionarios gubernamentales; Que, por lo expuesto, la Secretaría General considera que las “autorizaciones previas” o “licencias de importación” para los productos que constan en el Anexo de la Resolución 183 del COMEXI no se encuentran justificadas por las excepciones del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;” (subrayado fuera del texto).

En este sentido, es diáfano que tanto en vía administrativa como en sede judicial el proceso de incumplimiento surtió sobre un objeto estrictamente delimitado: las autorizaciones previas o licencias de importación, y no sobre los requisitos sanitarios, de manejo y control. Así fue claramente planteado y, por lo tanto, se advierte que el procedimiento para controvertir estas últimas medidas no puede ser un sumario por incumplimiento como el actualmente en curso.

Este mecanismo no puede reemplazar el procedimiento de calificación de restricción al comercio en el seno de la Secretaría General, así como tampoco reemplazar un nuevo proceso de incumplimiento ante el Tribunal, ya que de conformidad con lo planteado no puede argumentarse desde ningún punto de vista que las medidas mencionadas sean equivalentes a las autoriza- GACETA OFICIAL 26/10/2010 6.20 ciones previas o licencias de importación. Además, no es pertinente en un proceso sumario por incumplimiento extender el objeto analizado y determinar si las medidas se encuentran conforme al artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, ya que para esto se requieren de ciertas etapas administrativas y judiciales comunitarias donde se debata el asunto con base en las normas procesales y sustanciales para el efecto.

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal; En relación con el argumento de la República del Perú consistente en que el requisito de la presentación del formulario INEN-1 afecta la libre circulación de mercancías en la subregión, el Tribunal, una vez consultadas las normas al respecto, Resoluciones 460 de 26 de noviembre de 2008 y 465 de 18 de diciembre de 2008, expedidas por el COMEXI, encuentra que los requisitos de carácter técnico previstos hacen parte de los demás documentos de control previstos en la Resolución 379 del COMEXI.

Por lo tanto, tampoco hacen parte del presente proceso de incumplimiento.

SEGUNDO: Proceder al levantamiento de las sanciones autorizadas mediante el auto de 25 de enero de 2007. En relación con los argumentos de la República de Colombia consistentes en que la presentación del formulario INEN-1 ha generado una seria perturbación en el comercio, se reitera igualmente que este requisito no es objeto del presente proceso de incumplimiento.

En consecuencia, el Tribunal concluye que la República del Ecuador se encuentra cumpliendo la Sentencia expedida el 28 de septiembre de 2005 dentro del proceso 136-AI-2004, pero advirtiendo que si se quiere controvertir las medidas fitosanitarias, zoosanitarias, ictiosanitarias y demás normas técnicas relacionadas con la seguridad, manejo e inocuidad, se debe recurrir a los mecanismos previstos por la normativa comunitaria para tal efecto.

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que la República del Ecuador ha demostrado haber dado cumplimiento a la sentencia de 28 de septiembre de 2005, expedida dentro del proceso 136-AI-2004.

TERCERO: Notifíquese este auto a la Secretaría General de la Comunidad Andina y a los demás Países Miembros de la mencionada Comunidad. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 26/10/2010 7.20 PROCESO 78-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-0097. Actor: Sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. Marca: figurativa consistente en “la figura de una circunferencia que en su interior aparecen dos figuras geométricas especiales. Similares a dos saetas que tratan de unirse entre sí, una en tono más claro que la otra, formando un todo el dibujo”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de septiembre del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 16 de septiembre de 2010, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD., es titular de las siguientes marcas: - Marca figurativa registrada en Colombia bajo el certificado No. 102161 y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica es la siguiente: I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: NIKE INTERNATIONAL LTD. - Marca figurativa registrada en Colombia bajo el certificado No. 219943 y para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica es la siguiente: Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la - Marca figurativa registrada en Colombia bajo el certificado No. 219940 y para amparar productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica es la siguiente: GACETA OFICIAL 26/10/2010 8.20 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: - Marca figurativa registrada en Colombia bajo el certificado No. 219941 y para amparar productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica es la siguiente: a. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista visual. En este sentido, el signo solicitado para registro no es distintivo. b. Sostiene, que el signo solicitado ampara los mismos productos que la marca figurativa registrada bajo el certificado No. 102161. b. La sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S., solicitó el 3 de noviembre de 2000 el registro como marca del figurativo consistente en “la figura de una circunferencia que en su interior aparecen dos figuras geométricas especiales.

Similares a dos saetas que tratan de unirse entre sí, una en tono más claro que la otra, formando un todo el dibujo”, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente: c. Argumenta, que los productos que ampara el signo solicitado tienen conexión competitiva con los productos que amparan las marcas figurativas registradas bajo los certificados No. 219940, 219941 y 219943. 3.

La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Argumenta, que la normativa aplicable es la Decisión 486. • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en el aspecto visual. b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. • Por parte de la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. - Manifiesta, que el signo solicitado para registro es totalmente distintivo. c. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 499 de 26 de diciembre de 2000, no se presentaron observaciones. d. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 28827 de 31 de agosto de 2001, resolvió conceder el registro solicitado. e. La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. - Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista visual, conceptual e ideológico.

Los elementos gráficos de los signos hacen que se diferencien claramente. - Agrega, que el cotejo de los signos en conflicto tiene que hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sin fraccionarlos. El signo solicitado para registro debe analizarse sin escindir sus tres partes, es decir, sin dañar su unidad visual e ideológica. GACETA OFICIAL - Señala, que el cotejo debe hacerse teniendo en cuenta las reglas para la comparación de marcas figurativas. - Sostiene, que los signos en conflicto ya han coexistido pacíficamente en el mercado. 26/10/2010 9.20 Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) IV.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”;

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. (…) La corte consultante no solicitó las normas a interpretarse, pero informó que la parte actora invocó los artículos 134, literales a) y b), y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. No se interpretarán las normas enunciadas, ya que la normativa aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, se interpretarán de oficio los artículos 81 y 83, literal a), de la mencionada normativa. Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas que se van a interpretar: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”. (…) “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)”. VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. GACETA OFICIAL B. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Las reglas para el cotejo de signos distintivos. D. Comparación entre signos figurativos. E. La conexión competitiva. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante informó que la parte actora invocó los artículos 134, literales a) y b), y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de registro del signo figurativo se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma 26/10/2010 10.20 posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que por la eficacia de dicha ley debe regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

GACETA OFICIAL ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las del mismo carácter, expedidas con posterioridad. Contrario sensu, la reciente normatividad procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transi- 26/10/2010 11.20 toria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo figurativo se efectuó en vigencia de GACETA OFICIAL 26/10/2010 12.20 la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es ésa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante.

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo consistente en “la figura de una circunferencia que en su interior aparecen dos figuras geométricas especiales. Similares a dos saetas que tratan de unirse entre sí, una en tono más claro que la otra, formando un todo el dibujo”. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 1 El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

De conformidad con lo expuesto, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. • La distintividad. • Es indicadora de la procedencia empresarial.

La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al • Determina la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La perceptibilidad La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos. Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor.

Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). • La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 26/10/2010 13.20 C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el proceso interno, se discute la irregistrabilidad del signo figurativo solicitado para registro, ya que se afirma que es confundible con las marcas figurativas de la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD.; razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. GACETA OFICIAL La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 26/10/2010 14.20 Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS. Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados 2 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones En el proceso interno se debe proceder a la comparación de signos figurativos. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. 2. 3. 4. 2 El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.

Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO“; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina…”.

(Proceso N° 23-IP2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004). En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos figurativos en conflicto. E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Algunos de los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases: el signo solicitado pretende amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que algunos de los signos observantes amparan productos de las clases 9 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

Si bien uno de los signos observantes ampara productos de clase 25 y no es necesario analizar el tema de la conexión competitiva en relación con éste, si lo es, en relación con los signos que amparan productos de las otras clases. En este escenario es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad 3 y, en consecuencia, analice el grado de vincula3 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: 26/10/2010 15.20 ción o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los servicios: El consultante: “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). GACETA OFICIAL “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. 26/10/2010 16.20 e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo figurativo se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es ésa la norma sustancial que debe aplicar la corte Consultante.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

GACETA OFICIAL La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar, si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

CUARTO

QUINTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos figurativos en conflicto, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia. Como el signo solicitado y algunos de los observantes amparan productos de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los 26/10/2010 17.20 criterios plasmados en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040097, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 26/10/2010 18.20 GACETA OFICIAL 26/10/2010 19.20 GACETA OFICIAL 26/10/2010 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú