Año XXIX - Número 2122 Lima, 27 de noviembre de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 1-IP-2012.- Proceso 23-IP-2012.- Proceso 31-IP-2012.- Proceso 40-IP-2012.- Proceso 45-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, Interpretación Prejudicial de los artículos 84, 95 y 113 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Marca: FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO (denominativa compuesta). Actor: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. Proceso interno: 2004-12423-RA Interpretación Prejudicial de los artículos 21, 22 (con especial énfasis en el literal j) y 49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal-Piloto de Oralidad, Medellín, República de Colombia; e Interpretación, de oficio, de los artículos 13, 15, 43 y 54 de la misma Decisión. Caso: Limitaciones y Excepciones al Régimen Común sobre Derechos de Autor y Conexos.

Expediente Interno: Nº 05001-40-03-028-2010-00132-00 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Patente: “HIDRATO NOVEDOSO”. Expediente Interno: Nº 2005-00164 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “FIDUFAMILIAR” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2010-00154 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y b), 138 literal b), 139 literal e), 140 literal c), 145 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: AG AMERICAN GENERICS (mixta). Actor: sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. Proceso interno Nº 2009-00145 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 27/11/2012 2.68 PROCESO 01-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, interpretación prejudicial de los artículos 84, 95 y 113 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Marca: FAMILIACONFORT DOBLE ROLLO (denominativa compuesta). Actor: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. Proceso interno: 2004-12423-RA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado, de la República del Ecuador.

Tercero interesado: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DE ECUADOR S.A. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 09 de marzo de 1976, se concedió en Ecuador el registro de la marca “FAMILIA” (título Nº 735) para identificar “productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico” de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Scott Paper Company.

Según se indica, actualmente figura como titular de dicha marca KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. - Con fecha 01 de junio de 1999, Productos Familia del Ecuador S.A. (FAMIPRODUCT), solicitó el registro de la marca “FAMILIACONFORT DOBLE ROLLO”, para identificar productos comprendidos en la Clase 16. El registro fue concedido con fecha 29 de setiembre de 2000 (título 6743-00).

Actualmente, figura como titular de la mencionada marca PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. - Con fecha 17 de diciembre de 2004, KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. interpone, ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda de nuli- GACETA OFICIAL dad absoluta del registro de la marca “FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO”. 2.

Fundamentos de la Demanda. En su escrito de demanda, la actora KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. fundamenta su pedido en los siguientes argumentos: - Que, en la concesión del registro de la marca “FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO” (denominativa, Clase 16) no se tuvo presente que dicho signo no era susceptible de registro por: i) carecer de fuerza distintiva al existir una marca idéntica previamente registrada para la misma Clase (es decir, la marca registrada “FAMILIA” Clase 16, cuyo titular actual es la sociedad actora); y, ii) ser descriptivos los términos “CONFORT” y “DOBLE ROLLO”. - Que, a la fecha de presentación de la solicitud del registro impugnado (1 de junio de 1999), la legislación vigente era la Decisión 344, norma que prohíbe el registro de una marca idéntica o similar a otra previamente registrada. - Manifiesta que el registro de la mencionada marca se otorgó en violación de las prohibiciones legales de registro, que son de orden público, y que se encuentran consagradas tanto en la normativa supranacional de la Comunidad Andina como en la ley nacional. - Que, al haber contemplado expresamente la Decisión 344 la figura de la nulidad del registro, la Decisión 486 actualmente vigente es la aplicable al caso de autos. - Que, tratándose de una acción de nulidad absoluta, ésta puede ser demanda en cualquier tiempo, conforme a lo dispuesto por el artículo 172 de la Decisión 486. 3.

Fundamentos de la contestación a la demanda. En su contestación a la demanda, el representante del Presidente y del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual señala que: - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 27/11/2012 3.68 - Ratifica la legalidad y validez del acto administrativo contenido en el título Nº 6743-00, mediante el cual se concedió el registro de la marca “FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO” (denominativa, Clase 16), toda vez que se cumplió con los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, vigente a la fecha de emisión del acto administrativo.

De los documentos alcanzados por el Juez Consultante no se desprende que el Procurador General del Estado haya presentado contestación a la demanda. 4. Fundamentos del tercero interesado. En relación con la demanda, PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. manifiesta que: - Deduce las excepciones de: a) incompetencia del Tribunal Contencioso Administrativo para conocer de la acción de nulidad; y, b) subsidiariamente, litis pendencia. - Señala también subsidiariamente que PRODUCTOS FAMILIA S.A. (compañía relacionada con PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.) es titular en Ecuador de varios registros marcarios sobre la marca “FAMILIA” y otras marcas y nombres comerciales derivados de ella, por lo que tiene derechos adquiridos sobre esa denominación. Así, indica, se ha creado y generado una fa-milia de marcas que se derivan de la palabra “FAMILIA”. - Que, la marca “FAMILIA” es un signo notorio y reconocido en el mercado como signo distintivo identificativo de los productos PRODUCTOS FAMILIA S.A y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. - Que, en la concesión del registro de su marca “FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO” no ha existido omisión alguna que fundamente la causal de nulidad absoluta invocada por la autora. - Indica que “la falta de distintividad como causal de nulidad absoluta de un registro de marca se refiere a la carencia del signo de capacidad intrínseca para distinguir los productos o servicios que pretende proteger y no puede en ningún caso resultar de la compa- GACETA OFICIAL ración entre dos marcas, circunstancia que afecta únicamente intereses particulares y daría origen a la nulidad relativa”. - Que, de las pruebas que aportará al proceso, quedará en evidencia que la marca “FAMILIA” de Productos Familia S.A. era ampliamente usada y reconocida en el mercado ecuatoriano al momento de solicitarse y concederse la marca “FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO”. - Que la marca “FAMILIA” cuyo titular sería la demandante (Título 735-76) nunca ha sido usada debidamente, y por tal motivo el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual resolvió en primera instancia su cancelación por falta de uso. 27/11/2012 4.68 conforme a lo solicitado, se interpretará el artículo 81 y el artículo 83, pero circunscrito a los literales a) y d) de la Decisión 344; iii) no se interpretará el artículo 82 y la Disposición Transitoria Primera de la mencionada Decisión por no ser pertinentes para el caso de autos; iv) de oficio, se interpretarán los artículos 84 y 113 literal a) de la Decisión 344; v) salvo el artículo 172 de la Decisión 486, no se interpretarán las otras disposiciones de la mencionada Decisión que fueron solicitadas por el Juez Consultante, toda vez que no son aplicables al caso de autos; vi) de oficio se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISÓN 344 - Que, la demandante utiliza prácticas abiertamente desleales y ajenas a las reglas de libre competencia, “a fin de obstaculizar sistemáticamente el mercado a su principal competidor y desprestigiar y restar valor a su marca principal”. “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante solicita la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85; artículos 81, 82, 83 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; y, artículos 134, 135, 136, 168, 172 y 226 de la Decisión 486. Conforme se desprende del informe del Juez Consultante y de los documentos anexos, la solicitud de registro de la marca “FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO” (denominativa, Clase 16) se realizó en vigencia de la Decisión 344.

Igualmente, se desprende que el trámite del proceso judicial de la acción de nulidad de marca se inició ya en vigencia de la Decisión 486. En tal sentido: i) No se interpretará la Decisión 85 por no ser aplicable al presente caso; ii) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamen- GACETA OFICIAL te conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 27/11/2012 5.68 Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

(…) Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento. (…)” (…) DECISÓN 486 Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “(…) a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

(…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. GACETA OFICIAL (…) 27/11/2012 6.68 una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica en los casos de tránsito legislativo, ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad. Este principio constituye Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Conforme a señalo el Tribunal en reiterada jurisprudencia: “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

(Proceso 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

GACETA OFICIAL 27/11/2012 7.68 Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. a) Perceptibilidad El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 85 y Decisión 344, así como normas de la Decisión 486.

Sin embargo, según se desprende del informe del Juez Consultante y de los documentos anexos, la solicitud de registro de la marca “FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO” se presentó durante la vigencia de la Decisión 344. Asimismo, se desprende que la demanda judicial de nulidad absoluta fue interpuesta en vigencia de la Decisión 486. Por ello, resulta de aplicación algunas normas de la Decisión 486, en particular, el artículo 172 sobre nulidad de registro de marca.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

2. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. b) Distintividad Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

GACETA OFICIAL

3. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR IDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. La demandante alega que, en la concesión de la marca cuya nulidad solicita, no se tuvo presente que dicho signo no era susceptible de registro por “carecer de fuerza distintiva al existir una marca idéntica previamente registrada para la misma clase”.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad 27/11/2012 8.68 entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 109-IP-2002, marca: “CHILIS y diseño”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo marcario: La oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe GACETA OFICIAL analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004, (citando al proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del 27/11/2012 9.68 idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, Marca: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Asimismo, sobre esta clase de signos el Tribunal ha señalado que: “en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)” (Proceso Nº 13-IP-2001, ya citado). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005, Marca: “CANALETA 90”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1217, de 11 de julio de 2005).

La comparación entre dos signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

GACETA OFICIAL • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO” y “FAMILIA”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

5. MARCAS CONFORMADAS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS O GENÉRICAS. LA MARCA DÉBIL. En el presente caso, la demandante alega que las palabras “CONFORT” y “DOBLE ROLLO” son irregistrables por tratarse de términos descriptivos que tienen estrecha relación con los productos que pretende proteger en la Clase 16 de la Clasificación Internacional. Por su parte, el tercero interesado niega que dichos términos sean genéricos e irregistrables para proteger productos de dicha Clase.

Por ello, el Tribunal se referirá al tema de las palabras de uso común, genéricas y descriptivas en la conformación de signos marcarios. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utili- 27/11/2012 10.68 zadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 1.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El Tribunal ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto, el Tribunal ha expresado que, para fijar el carácter genérico de los signos es necesario preguntarse ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 07-IP-2001, Marca: LASER, 1 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001).

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. En relación con los signos conformados por palabras o partículas descriptivas, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente sobre las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, incluyendo en dicha prohibición a los signos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sostenido que, uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, 27/11/2012 11.68 habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, Marca: “MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001). Un signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

6. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA TITULAR DE LA MARCA CUYA NULIDAD HA SIDO DEMANDADA. PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DE ECUADOR S.A., titular de la marca cuya nulidad de registro ha sido demandado, alega que su marca “FAMILIA” es un signo notorio y reconocido en el mercado como signo distintivo identificativo de sus productos (servilletas, toallas, papel higiénico y otros).

Señala asimismo que su marca “FAMILIA” era ampliamente usada y reconocida en el mercado ecuatoriano al momento de solicitarse y concederse la marca “FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO” En relación con lo anterior, este Tribunal quiere resaltar que, como ya ha sido indicado en jurisprudencia anterior, “la calificación de una marca como notoriamente conocida puede constituir la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas (protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad).

Sin embargo, dicha calidad no otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo notoriamente conocido ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros. En términos generales, este Tribunal señala que todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas”.

(Proceso 84-IP-2009, Marca: “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1785, de 10 de diciembre de 2009). En el presente caso, se alega la notoriedad de la marca cuya nulidad ha sido demandada, sien- GACETA OFICIAL 27/11/2012 12.68 do que la eventual calidad de notoria no le otorgaría, de forma automática, el derecho a que su marca no sea anulada, ya que la protección ampliada prevista para dichos signos notorios no debe prescindir de los derechos de terceros.

Este Tribunal reitera que todo signo distintivo debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas.

7. NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA EN LA DECISIÓN 344 Y EN LA DECISIÓN 486. Como ya se indicó, de los autos se deprende que la solicitud de registro y la concesión de la marca “FAMILIA –CONFORT DOBLE ROLLO” se dieron durante la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y es, en principio, la que debe ser aplicada al presente caso.

Sin perjuicio de lo anterior y, dado que la demanda que pretende la nulidad del registro se presentó cuando ya estaba vigente la Decisión 486, las normas de carácter procesal de dicha Decisión serán las aplicables al caso bajo estudio. Dentro del Proceso 235-IP-2005, el Tribunal ha señalado que el primer y el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 introducen sustanciales modificaciones en relación con lo dispuesto por el artículo 113 de la Decisión 344, conforme al siguiente cuadro comparativo: Artículo 113 de la Decisión 344 Clases de nulidad Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada.

Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad De oficio por la autoridad nacional. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado. Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. No establece término de prescripción. Prescripción de la acción La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión Causales de nulidad b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”. 2 Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer 2 párrafo, y 135 de la Decisión 486.

Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, así como el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

Como se observa, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran mag- nitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordena- GACETA OFICIAL miento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro marcario son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada, para concluir que no se encuentra derogada en la nueva norma, o bien que con respecto a la marca observante u opositora no hayan ocurrido circunstancias de hecho o de derecho que la hayan hecho desaparecer del mundo jurídico.

En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenía lapso señalado, este Tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquella solo puede regir desde su entrada en vigencia, que lo fue el 1 de diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma. 27/11/2012 13.68 dad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.

El Juez Consultante deberá establecer si el presente es un caso de nulidad absoluta o de nulidad de relativa, conforme a los parámetros antes aludidos. De tratarse de un caso de nulidad relativa, deberá determinar si la acción fue interpuesta o no dentro del plazo de prescripción de cinco años establecido por el artículo 172 de la Decisión 486.

8. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. El artículo 95 de la Decisión 344 señala que: “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486.

En efecto, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nuli- Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa GACETA OFICIAL 27/11/2012 14.68 obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 3 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Asimismo, el examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 4 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 3 4 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” 5.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carác- 5 Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5.

La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca 27/11/2012 15.68 sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7. La notoriedad del signo solicitado a registro no otorga el derecho de acceder, de forma automática, ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros.

En términos generales, este Tribunal señala que todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas. 8. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras adicionales que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 9.

El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

En consecuencia, y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que es- GACETA OFICIAL tablezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia. La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486.

Este criterio también se aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, en tanto que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.

En el presente caso, en relación al tema de nulidad, es aplicable la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronuncia- 27/11/2012 16.68 miento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/11/2012 17.68 PROCESO 023-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 21, 22 (con especial énfasis en el literal j) y 49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal-Piloto de Oralidad, Medellín, República de Colombia; e interpretación de oficio, de los artículos 13, 15, 43 y 54 de la misma Decisión. Caso: Limitaciones y Excepciones al Régimen Común sobre Derechos de Autor y Conexos.

Expediente Interno: Nº 05001-40-03-028-2010-00132-00. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal-Piloto de Oralidad, Medellín, República de Colombia. 1. Determinación de los hechos relevantes: VISTOS: - La demandante Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (en adelante, “SAYCO”) es una Sociedad de Gestión Colectiva de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

Sus principales atribuciones son, entre otras, representar a sus socios ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas en todos los asuntos de interés general y particular y recaudar los derechos de autor por concepto de ejecución pública de obras musicales de autores y compositores nacionales y de extranjeros, en virtud de los contratos de representación recíproca suscritos con las sociedades extranjeras afiliadas a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).

El Oficio Nº 503, de 15 de setiembre de 2011, recibido en este Tribunal el 09 de febrero de 2012, mediante el cual el Juzgado Veintiocho Civil Municipal-Piloto de Oralidad, Medellín, República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 21, 22 (con especial énfasis en el literal j) y 49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 05001-4003-028-2010-00132-00.

El auto de 4 de abril de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO). Demandado: Universidad de Antioquia. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes proporcionados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 25 de mayo de 2010, SAYCO inició proceso verbal sumario de única instancia contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA en su calidad de propietaria de las radiodifusoras “Emisora Cultural Universidad de Antioquia A.M” y “Emisora Cultural Universidad de Antioquia F.M” (en adelante, las “EMISORAS”), a fin de que se declare – conforme se indica en el escrito de subsanación de la demanda de fecha 09 de noviembre de 2010 – que la UNIVERSIDAD de ANTIOQUIA adeuda a SAYCO “(…) la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M.L. ($ 52.675.906,oo) por concepto de Derechos de Autor por Ejecución Pública de obras musicales del repertorio administrado GACETA OFICIAL 27/11/2012 18.68 y representado por SAYCO, a través de las EMISORAS (…) correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2005 hasta abril de 2010, más las sumas que se causen a partir del mes de mayo y hasta que se efectúe el pago, más los intereses moratorios se causen (sic) a partir de la exigibilidad de la obligación y hasta cuando se haga efectivo el pago, intereses que a la fecha de presentación del presente memorial ascienden a la suma de VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL VENTICINCO PESOS M.L. ($ 22.590.025,oo) liquidados de conformidad con la tasa de interés certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia (…)”. - Que, “por mandato legal, para la radiodifusión de las obras musicales, se debe obtener por quien lo haga, expresa y previamente una autorización para ello, así como también abonar una justa remuneración por tal motivo”. - Mediante auto de fecha 11 de noviembre de 2010, el Juzgado Veintiocho Civil MunicipalPiloto de Oralidad admite la demanda y ordena notificar a la demandada. - Que, “el no pago de honorarios por la comunicación pública o radiodifusión de las obras musicales administradas o representadas y la falta de una previa y expresa autorización”, facultan a SAYCO para “acudir ante los Jueces Civiles, en proceso verbal sumario, con el fin de lograr coercitivamente que los derechos legalmente consagrados, no sean conculcados”. - Mediante auto de fecha 29 de julio de 2011, el Juez de la causa dispone solicitar la interpretación prejudicial de este Tribunal y ordena la suspensión del proceso interno. Asimismo, mediante auto de fecha 18 de agosto de 2011 el Juzgado dispone que, conforme a lo solicitado por la demandada en su escrito de fecha 9 de agosto de 2011, se interprete también “(…) si se entiende circunscrita y es respetuosa de lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 351 de 1993, la limitación y excepción al derecho de autor referente a la radiodifusión de una obra para fines de enseñanza, en una emisora de interés público, sin ánimo de lucro y en la cual se mencione el nombre del autor y el título de la obra”. 2.

Fundamentos de la Demanda. En su escrito de demanda, la actora SAYCO fundamenta su pedido en los siguientes argumentos: - Que, en su calidad de Sociedad de Gestión Colectiva debidamente registrada ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, “(…) se encuentra legalmente facultada no sólo para representar a sus afiliados ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales, sino también para recaudar las percepciones pecuniarias causadas por la comunicación al público o radiodifusión de las obras musicales administradas o representadas”. - Que, desde el 01 de julio de 2005 hasta la fecha de la presentación de la demanda la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA “se ha venido negando, de manera sistemática, al pago de la contraprestación a que tienen derecho los Autores y Compositores de las obras musicales, así como también a solicitar la previa y expresa autorización para la radiodifusión”. - Invoca como fundamentos de derecho de su demanda, entre otros, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Ley 23 de 1982. 3.

Fundamentos de la contestación a la demanda. La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA contesta la demanda interpuesta en su contra indicando lo siguiente: - Que “(…) la representación de la demandante, no está probada con los documentos aportados con ella, ni siquiera está claramente delimitada, pues no hay en ninguna parte de la demanda una sola mención a cada uno de los autores y compositores representados por SAYCO”. - Que, la facultad legal que invoca la demandante “no es de carácter único a través de sociedades de gestión colectiva, en atención a que directamente los autores y compositores titulares de los derechos patrimoniales de autor, pueden reclamar, en los casos permitidos por la ley – que no respecto a instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto o misión GACETA OFICIAL sea la educación pública, como es el caso de la Universidad de Antioquia - directamente y sin necesidad de realizarlo a través de ninguna clase de asociación los derechos que crean les pertenecen”. - Que, el derecho patrimonial de los autores y de los titulares de derechos conexos se encuentra limitado por el concepto del interés general que comporta el libre acceso a la cultura, como lo consagra la Declaración de Derechos Humanos que hace parte del ordenamiento jurídico de la República de Colombia. - Señala que “al igual que la Convención de Berna, la Decisión 351 de 1993 reserva, en su artículo 21, a las legislaciones internas de los países miembros la posibilidad de consagrar limitaciones y excepciones, adicionales a las que ella consagra en su artículo 22”. - Que, en Colombia, la Ley 23 de 1982 (artículos 31 a 44 y 178) consagra una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor y conexos específicas para el país. Afirma que de los referidos artículos se desprende que “existe una excepción que permite utilizar libremente las obras, entre las que se encuentran las musicales, mediante emisiones de radiodifusión, si se cumplen estos requisitos: 1.

Que sea para fines de enseñanza y esté justificado por la finalidad que se persigue. 2. Que no exista ánimo de lucro. 3. Que se mencione el nombre del autor y título de la obra”. - Resalta que la Universidad de Antioquia es una universidad de carácter público, “organizada como Ente Universitario Autónomo con régimen especial”, que “desarrolla el servicio público de la Educación Superior, y busca materializar y hacer efectivo, a través de todos los medios e instrumentos que tiene a su alcance, el derecho de los colombianos a la Educación mediante actividades de investigación, docencia y extensión”. - Que, “en relación con los fines de la Emisora Cultural es claro que estos son idénticos a los de la Universidad, pues su propósito es contribuir con sus contenidos educativos y culturales a perfeccionar la vida y aportar a una sociedad más ilustrada y más crítica”.

Indica también que las EMISORAS no trans- 27/11/2012 19.68 miten pauta comercial y que siempre se hace mención al nombre del autor y al título de las obras musicales que se emplean en las transmisiones. - Que, en el presente caso se cumplen las tres condiciones establecidas por ley para que se pueda lícitamente utilizar obras musicales “sin permiso alguno y también sin reconocimiento económico”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 21, 22 (con especial énfasis en el literal j) y 49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se interpretará conforme a lo solicitado, toda vez que esas son las normas pertinentes para este caso en concreto. Adicionalmente, se interpretará de oficio los artículos 13, 15, 43 y 54 de la mencionada Decisión. A continuación, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 351 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA “(…) Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;

GACETA OFICIAL d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. (…) Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes: a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento; b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales; c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.

El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación; (…) Artículo 21.- Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.

Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: (…) j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el perso- 27/11/2012 20.68 nal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución. (…) Artículo 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento.

(…) Artículo 49.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. (…) Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

En caso de incumplimiento será solidariamente responsable. (…)”.

1. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO FRENTE A LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y DE DERECHO INTERNACIONAL. DEL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. En el presente caso, la demandada UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA contesta la demanda interpuesta en su contra indicando que “al igual que la Convención de Berna, la Decisión 351 de 1993 reserva, en su artículo 21, a las legisla- GACETA OFICIAL 27/11/2012 21.68 ciones internas de los países miembros la posibilidad de consagrar limitaciones y excepciones, adicionales a las que ella consagra en su artículo 22”.

Agrega que, en Colombia, la Ley 23 de 1982 (artículos 31 a 44 y 178) consagra una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor y conexos específicas para el país. Afirma que de los referidos artículos se desprende que “existe una excepción que permite utilizar libremente las obras, entre las que se encuentran las musicales, mediante emisiones de radiodifusión, si se cumplen estos requisitos: 1.

Que sea para fines de enseñanza y esté justificado por la finalidad que se persigue. 2. Que no exista ánimo de lucro. 3. Que se mencione el nombre del autor y título de la obra”. Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina.

Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el Principio de la “Supremacía del Derecho Comunitario”, el mismo que encuentra su apoyo en otros, como los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario”, “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios.

De allí que la Comunidad, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como ha sido el caso del Convenio de Berna, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo. “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009).

2. DEL OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. El tema principal del presente caso trata de los derechos de autor. Los derechos de autor protegen todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comi- GACETA OFICIAL sión del Acuerdo de Cartagena.

En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”;

“Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.

El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.

(EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº 139-IP-2006, Patente: “RECIPIENTE DE SEPARACIÓN PARA DIRIGIR EL ANÁLISIS DE AGLUTINACIÓN DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS Y FORRO O REVESTIMIENTO TUBULAR PARA PREVENIR CONTAMINACIONES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1433, de 24 de noviembre de 2006).

La doctrina menciona asimismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca: 27/11/2012 22.68 “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. 2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. 3.

Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Regimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32). En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: “la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro.

Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”. (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993).

La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas.

Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o GACETA OFICIAL 27/11/2012 23.68 imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada). deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165-IP2004, Caso: Programa de ordenador y base de datos elaborados en ejercicio del cargo de Registrador de la Propiedad, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1195, de 11 de mayo de 2005). Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos derechos de autor seguirán siendo protegidos (artículo 5).

La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra. Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7).

3. LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA. SU NATURALEZA Y FUNCIONES. La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original.

Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”. Ediciones UnescoCerlalc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que El caso bajo estudio se refiere a la actividad de la gestión colectiva de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) y sobre todo lo relacionado con las medidas que pueden tomar para la defensa de los derechos de sus afiliados.

En consecuencia, este Tribunal procederá a citar el Proceso 119-IP-2010 en lo pertinente: “(…) I. Concepto. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene una definición de sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de los derechos conexos, pero el Tribunal en un anterior pronunciamiento se refirió a ellas de la siguiente manera: “Las sociedades de gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos, son organizaciones de derecho privado destinadas a representar a los titulares de estos derechos en interés general de los asociados, que hacen posible el ejercicio colectivo de los derechos patrimoniales de autor y de derechos conexos.

Pueden ser socios de las sociedades de gestión colectiva los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexos de otra, pudiendo converger en una misma sociedad, titulares originarios y derivados de una misma rama de la actividad autoral. (…)” (Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 1998, expedida en el Proceso 22IP-98).

La OMPI se refiere a la actividad de estas sociedades de la siguiente manera: “Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan GACETA OFICIAL 27/11/2012 24.68 en representación de los titulares de derechos, en defensa de sus intereses. Las organizaciones de gestión colectiva “tradicionales”, que actúan en representación de sus miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilización con los usuarios, otorgan licencias y autorizaciones de uso, y recaudan y distribuyen las regalías.

El titular del derecho no participa directamente en ninguna de esas tareas” 1. se justifica cuando tales derechos “no pueden ejercerse en la práctica de manera individual o cuando desde el punto de vista económico sea desventajosa” (Pérez Solís Miguel, “La Gestión Colectiva en los Umbrales del Siglo XXI: de los Derechos Conexos”, publicado en la Memoria del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Montevideo 1997, pág. 14).

La existencia de estas sociedades se justifica aún más frente al progreso y desarrollo de la tecnología digital que permite almacenar una inmensa cantidad y combinación de categorías de obras y fonogramas y en general de datos combinados en sistemas de multimedia, sistemas en los que las sociedades de gestión están en mejor capacidad de seguir el rastro de las interpretaciones o ejecuciones de obras protegidas por derecho de autor, respecto de las cuales ha concedido licencia.” (Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 1998, expedida en el Proceso 22-IP-98).

II. Justificación. El Tribunal justificó la existencia de las sociedades de Gestión Colectiva de la siguiente manera: “La existencia de la sociedad de Gestión Colectiva se justifica por la doctrina, por los siguientes motivos: a) El ejercicio individual del derecho de autor resulta de muy difícil cumplimiento frente a la diversidad de usos que de la producción artística o literaria se realiza a través de comunicaciones públicas como radio, televisión, salas de fiesta, tecnología digital, etc. b) Los derechos de simple remuneración concedidos a los artistas por la Convención de Roma y por las leyes nacionales no podrían llevarse a efecto sin la gestión colectiva. c) La existencia de un gran número de artistas, escritores y en general titulares de derechos de autor con una relativamente débil posición negociadora y contractual para salvaguardar los derechos de remuneración, requiere de una efectiva representación por conducto de las sociedades de gestión. d) La garantía para el usuario de poder obtener licencia de uso por parte de una sociedad de gestión, que representa a todos los artistas.

En síntesis la administración colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos III. Naturaleza jurídica. Mucho se ha discutido sobre la naturaleza de las sociedades de Gestión Colectiva. El tratamiento de dichas entidades varía de conformidad con las diferentes legislaciones. 2 La normativa comunitaria no determina explícitamente la naturaleza jurídica de tales organizaciones, pero de la regulación contenida en el capítulo XI de la Decisión 351 se desprende lo siguiente: son instituciones de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y sometidas a la inspección y vigilancia del Estado.

Se constituyen de conformidad con las normas nacionales internas sobre la materia. (artículo 45, literal a) de la Decisión 351). La vigilancia estatal está basada en la importancia que revisten los derechos de autor y conexos en la sociedad. Son derechos que se encuentran en la base del desarrollo cultural y social, siendo por lo tanto un asunto de interés general.

Sobre el tema la doctrina ha señalado lo siguiente: “En definitiva, supervisión estatal no significa intervencionismo, sino vigilancia 2 1 La Gestión Colectiva del derecho de autor y los derechos conexos. http://www.wipo.int/freepublications/ es/copyright/450/wipo_pub_l450cm.pdf Sobre esto se puede ver: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines.

Colección de Propiedad Intelectual. Edit. Reus. Madrid, 2007. Págs. 265 a 275. GACETA OFICIAL para la tutela de intereses colectivos, siempre bajo el principio de la legalidad, de modo que sin una intromisión excesiva en la autonomía de las entidades de gestión como personas jurídicas de derecho privado, se asegure la administración eficaz y transparente de todo un acervo cultural universal involucrado” 3.

IV. Composición y relación con sus afiliados. La estructura orgánica de las sociedades de gestión colectiva se debe acomodar a lo que establezca para el efecto la normativa interna de cada País Miembro (principio de complemento indispensable), y se debe plasmar en sus respectivos estatutos. La Decisión 351 no determina cuáles son los órganos societarios, pero en el artículo 45, literal j), se prevé el funcionamiento de una Asamblea General, y en el artículo 50 se señala que dichas sociedades están obligadas a inscribirse ante la Oficina Nacional Competente, de conformidad con la normativa interna, la designación de los miembros de sus órganos directivos.

Los miembros de las sociedades de gestión colectiva son los titulares de los derechos patrimoniales de autor y conexos que se afilien a la misma. La Decisión 351 establece ciertas pautas en relación con dicha afiliación y las condiciones de participación: a. La afiliación será voluntaria, salvo que la normativa interna de los Países Miembros prevea algo diferente (artículo 44). b. La sociedad de gestión colectiva debe reconocer a sus miembros un derecho de participación apropiado en las decisiones de la institución. (artículo 45, literal d).

Esto se basa en que debe tener un reglamento de socios, tarifas y distribución. (Artículo 45, literal g). c. La sociedad de gestión colectiva debe dar a sus afiliados información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades que realice y que sean del interés para el ejercicio de sus derechos. (Artículo 45, literal i). d. Las sociedades de gestión colectiva no pueden aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, na- 3 Ibídem.

Pág. 302. 27/11/2012 25.68 cionales o extranjeras, salvo que ya se hubiera renunciado expresamente a ellas. (Artículo 145, literal k). Esta regla de la no concurrencia a más de una sociedad, genera claridad y transparencia tanto para los titulares de los derechos como para los usuarios de los mismos. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear la revocatoria de la autorización de funcionamiento, de conformidad con la normativa interna sobre la materia (artículo 46).

Además, es un requisito para que la sociedad de gestión colectiva obtenga la respectiva autorización de funcionamiento, es decir, la oficina nacional competente debe negar la respectiva autorización hasta tanto no se haya perfeccionado el retiro o desafiliación de la otra sociedad. Sobre la relación entre las sociedades de gestión colectiva y sus afiliados, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “En la sociedad de gestión la relación jurídica entre ésta y sus miembros o asociados puede ser la del mandato con representación para la administración de los derechos de autores, artistas o productores, el cual puede ser voluntario o por imperio de la ley.

Consideran los tratadistas que la relación entre la asociación y sus miembros se asimila a una concesión o a una “cesión fiduciaria” con respecto a los derechos patrimoniales que ceda (Delgado Antonio, “Gestión Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos”, citado por Antequera Parrilli, obra citada, pág. 697). La sociedad sólo podrá realizar las gestiones para las cuales el miembro o asociado haya accedido.

Pueden ser miembros las sociedades de gestión colectiva, en términos generales, los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexos, de otra advirtiéndose sí que no existe la posibilidad jurídica para que en una misma sociedad converjan miembros pertenecientes a una y otra categoría, como se indica más adelante en esta sentencia.” (Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 1998, expedida en el proceso 22-IP-98, ya citado).

Por medio del contrato que celebran las partes no se transmiten los derechos de propiedad intelectual, tampoco se otorgan derechos para explotar las obras; el contrato faculta para que GACETA OFICIAL la sociedad de gestión colectiva administre los derechos de propiedad intelectual de su afiliado, concediendo a terceros usuarios autorizaciones no exclusivas y haciendo valer los mencionados derechos en cualquier clase de procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas procesales que para el efecto consagre el respectivo País Miembro.

La Decisión 351 no regula específicamente el contrato de gestión y, por lo tanto, éste será regulado, en virtud del principio de complemento indispensable, por la normativa interna de cada País Miembro. (…)”.

4. ACCIÓN EN CASO DE INFRACCIÓN DE DERECHOS POR PARTE DE TERCEROS. Para el caso particular, este punto tiene una gran importancia. La demandante Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO), argumenta que la demandada UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA debe pagar a SAYCO por no haber obtenido autorización previa y expresa para utilizar las obras musicales que ella representa y que fueron ejecutadas públicamente.

En respuesta, la demandada sostiene que dicha obligación es inexistente porque no está soportada en un contrato que hayan celebrado las partes, tal como exige la ley sobre derechos de autor. Dentro del gran marco de la administración de los derechos de autor de sus afiliados, existen dos tipos de acciones características, a saber: 1. Gestión contractual: las sociedades de gestión colectiva tienen la gran misión de contratar con terceros usuarios la forma y los límites a la utilización de los derechos de autor y conexos; esto incluye el pago de una remuneración, de conformidad con una lista de tarifas generales elaborada previamente por la entidad y publicadas en un medio de amplia circulación nacional.

(artículo 45, literal h). 2. Defensa de derechos: como ya se había adelantado, las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con sus estatutos y lo acordado con sus afiliados, deben defender los derechos de los mismos en cualquier campo, bien sea iniciando trámites administrativos ante las entidades competentes, 27/11/2012 26.68 instaurando acciones judiciales ante los órganos judiciales pertinentes, o adelantando formas alternativas de solución de conflictos como el arbitramento, atendiendo las normas procesales de cada País Miembro.

Esta función, es de gran importancia porque realiza en la práctica el ejercicio pleno de los derechos de autor. Frente a una usurpación de los mismos, los autores confían en que sus intereses serán defendidos por la sociedad de gestión colectiva a la que se afiliaron. Si no existe contrato de autorización entre un tercero usuario y la sociedad de gestión colectiva, la acción consecuente por parte de ésta, si dicho tercero usurpa los derechos de sus afiliados, es la búsqueda de un pago por la utilización no autorizada de dichos derechos, cuyo parámetro básico podría ser las tarifas previamente fijadas por la entidad.

Aquí estamos en el campo estrictamente extracontractual y, por lo tanto, los procedimientos y procesos que se sigan deben atender a dicha naturaleza, es decir, perseguir el pago por la utilización indebida, la suspensión de la utilización, entre otras medidas de reparación, cumpliendo todos los requisitos que para el efecto establecen las normativas internas de los Países Miembros.

5. LAS TARIFAS A COBRAR POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA. En el caso particular, la demandante Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) persigue el pago de una suma de dinero por parte de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA que supuestamente comunicó sin autorización la música de sus afiliados. Al respecto, en el Proceso 119-IP-2010, este Tribunal señaló que la tarifa es el precio que debe pagar quien pretende usar el repertorio administrado por la sociedad de gestión colectiva.

Sirve, como se advirtió anteriormente, para soportar las acciones administrativas y judiciales en caso de infracción a los derechos administrados por la sociedad; además, genera igualdad de trato en todos los usuarios del repertorio administrado por la institución 4. 4 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Rodrigo y otros, Manual de Propiedad Intelectual, pág. 285.

GACETA OFICIAL Las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con la Decisión 351, tienen las siguientes características: 1. Las tarifas a cobrar, deben estar soportadas en un reglamento de tarifas elaborado por la sociedad de gestión colectiva. (Artículo 45, literal g). 2. Las tarifas generales por el uso de los derechos de sus afiliados, deben ser publicadas por lo menos una vez al año en un medio de amplia circulación. (artículo 45, literal h). 3.

Deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los Países Miembros establezca algo diferente. (Artículo 48). Esta previsión es muy lógica, ya que si el objeto protegible por el derecho de autor genera más ingresos, pues el pago por su explotación debe ser mayor al que genera menos ingresos.

Lo primero que advierte el Tribunal, es que este órgano comunitario no tiene competencia para pronunciarse sobre la validez de una norma de carácter interno, ni mucho menos declarar su derogatoria, pero reitera que el Ordenamiento Comunitario Andino prevalece sobre el interno de los Países Miembros. El Tribunal analizará, si a la luz de la normativa comunitaria andina, es factible que un País Miembro prevea un sistema de tarifas en caso de no existir un contrato entre el titular de los derechos de autor y conexos y terceros usuarios, o si dicho contrato ha perdido vigencia. Uno de los pilares básicos del sistema comunitario de protección de los derechos de autor es la libre disposición de los derechos patrimoniales de autor por parte de los titulares de los mismos, salvo ciertas excepciones expresamente consagradas.

De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. Son derechos exclusivos, lo que significa que nadie puede explotar el objeto protegible sin la respectiva autorización de su titular. El artículo 54 de la Decisión 351 es una consecuencia de lo anterior, ya que establece que para la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica, emisión de la radiodifusión, o prestación de apo- 27/11/2012 27.68 yo para su utilización, se debe contar siempre con la autorización previa y expresa del titular del derecho o su representante y, por lo tanto, nadie puede autorizar su utilización sin este requisito esencial.

Lo anterior, está en consonancia con el manto de exclusividad que cubre el derecho de autor, impidiendo que se explote el objeto protegido sin que el titular lo autorice. Salvo excepciones expresamente consagradas, la explotación sin autorización previa y expresa constituiría una infracción a los derechos de autor y daría lugar a trámites administrativos e interposición de acciones judiciales para el cese de la actividad ilícita y la búsqueda de una reparación. Es más que lógico, que el titular de los derechos de autor esté interesado en autorizar la utilización y acordar los términos de la misma.

Las tarifas supletorias, son aquellas que se aplican en caso de no existir acuerdo o contrato entre los titulares de los derechos de autor y los usuarios. Para el caso particular, se plantea la aplicación de tarifas supletorias por ejecución pública de las obras musicales. Las tarifas supletorias, en la práctica ocasionarían que se pudieran utilizar las obras pagando unas tarifas establecidas, obviando la autorización previa y expresa del titular de los derechos o su representante.

Esto claramente riñe con la normativa comunitaria sobre derechos de autor. Los titulares no pueden perder la posibilidad de autorizar la utilización de sus obras por parte de terceros, salvo ciertas excepciones consagradas positivamente, ya que de lo contrario se estaría violando el derecho de exclusividad que soporta el sistema de protección de los derechos de autor.

Aún en el caso que el usuario pagara o consignara una suma de dinero establecida por terceros (el Estado en el caso de las tarifas supletorias), no es viable a la luz de la normativa comunitaria andina obviar la autorización previa y expresa del titular de los derechos de autor o conexos.

6. DE LOS LÍMITES A LA PROTECCIÓN. En el presente caso, la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA contesta la demanda interpuesta en su contra indicando que el derecho patrimonial de los autores y de los titulares de derechos conexos se encuentra limitado por el con- GACETA OFICIAL cepto del interés general que comporta el libre acceso a la cultura, como lo consagra la Declaración de Derechos Humanos que hace parte del ordenamiento jurídico de la República de Colombia.

Señala que “al igual que la Convención de Berna, la Decisión 351 de 1993 reserva, en su artículo 21, a las legislaciones internas de los países miembros la posibilidad de consagrar limitaciones y excepciones, adicionales a las que ella consagra en su artículo 22”. Agrega que, en Colombia, la Ley 23 de 1982 (artículos 31 a 44 y 178) consagra una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor y conexos específicas para el país. Afirma que de los referidos artículos se desprende que “existe una excepción que permite utilizar libremente las obras, entre las que se encuentran las musicales, mediante emisiones de radiodifusión, si se cumplen estos requisitos: 1.

Que sea para fines de enseñanza y esté justificado por la finalidad que se persigue. 2. Que no exista ánimo de lucro. 3. Que se mencione el nombre del autor y título de la obra”. Indica también que las EMISORAS no transmiten pauta comercial y que siempre se hace mención al nombre del autor y al título de las obras musicales que se emplean en las transmisiones.

Finalmente, señala que en el presente caso se cumplen las tres condiciones establecidas por ley para que se pueda lícitamente utilizar obras musicales “sin permiso alguno y también sin reconocimiento económico”. Al respecto, la norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (artículos 3 y 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos, enumerados en el artículo 22 de la Decisión: citar una obra publicada en otra, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, y a condición de que la cita se haga conforme a los usos honrados, en la medida justificada por el fin que se persiga (literal a); 27/11/2012 28.68 reproducir para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos o breves extractos de obras lícitamente publicados, a condición de que tal utilización no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro, y que se haga conforme a los usos honrados (literal b); reproducir individualmente una obra, por parte de una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y siempre que la reproducción se realice con el fin de preservar el ejemplar y sustituirlo, en caso de extravío, destrucción o inutilización, o de sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar extraviado, destruido o inutilizado (literal c); reproducir y distribuir por la prensa, o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, radiodifusión o transmisión pública no se hayan reservado expresamente (literal e); reproducir y poner al alcance del público, a propósito de informaciones relativas a acontecimientos de actualidad, por medio de la fotografía, la cinematografía, la radiodifusión o la transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información (literal f); reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales, u otras obras similares pronunciadas en público, sobre hechos de actualidad y con fines de información, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y sin perjuicio del derecho de los autores a publicar colecciones de tales obras (literal g); realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de bellas artes, fotográfica o de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público (literal h); realizar grabaciones efímeras de una obra, por parte de organismos de radiodifusión que tengan derecho a radiodifundirla, con sus propios equipos y para utilizarla en sus propias emisiones (literal i); realizar la representación o la ejecución de una obra en el curso de las actividades de una GACETA OFICIAL institución de enseñanza, por parte de su personal y de sus estudiantes, siempre que no se cobre por la entrada y que no se tenga un fin lucrativo, directo o indirecto, y a condición de que el público esté compuesto exclusivamente por personal y estudiantes de la institución, padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de dicha institución (literal j); y realizar la transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por éste, siempre que la transmisión o retransmisión sea simultánea a la radiodifusión original, y que la obra se emita sin alteraciones (literal k).

Se trata de limitaciones y excepciones que alcanzan a restringir derechos patrimoniales del autor, no sus derechos morales. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA cumple con las condiciones determinadas por la norma comunitaria: i) que la representación o la ejecución de la música sea en el curso de las actividades de la universidad; ii) siempre que no se cobre y no se tenga un fin lucrativo, directo o indirecto; y, iii) a condición de que el público esté compuesto exclusivamente por personal y estudiantes de la institución, padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de dicha institución. 27/11/2012 29.68 Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

SEGUNDO: Las sociedades de gestión colectiva tienen diferentes denominaciones como Sociedades de Administración o Sociedades de Percepción, Asociaciones de Gestión, o Entidades de Gestión Colectiva. Su finalidad es gestionar o administrar, en nombre propio o ajeno, los derechos patrimoniales de autor y conexos, por cuenta y en interés de los titulares de tales derechos. 5 Dichas sociedades no pueden tener un objeto social por fuera del ámbito de protección de los mencionados derechos, están bajo la inspección y vigilancia por parte del Estado, y deben contar con la respectiva licencia de autorización de funcionamiento por parte de la Oficina Nacional Competente.

Son instituciones de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y sometidas a la inspección y vigilancia del Estado. Se constituyen de conformidad con las normas nacionales internas sobre la materia. En este punto, se deberá tomar en cuenta que se entiende por “comunicación pública”, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra mediante la emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.

El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación (artículo 15 literal c) de la Decisión 351). Los miembros de las sociedades de gestión colectiva son los titulares de los derechos patrimoniales de autor y conexos que se afilien a la misma.

La Decisión 351 establece ciertas pautas en relación con dicha afiliación y las condiciones de participación: a. La afiliación será voluntaria, salvo que la normativa interna de los Países Miembros prevea algo diferente (artículo 44). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los 5 Sobre la finalidad de las Entidades de Gestión Colectiva, se puede ver: BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Rodrigo y otros. Manual de Propiedad Intelectual. Tema 13. Las Entidades de Gestión. Págs. 273 a 276. GACETA OFICIAL b. La sociedad de gestión colectiva debe reconocer a sus miembros un derecho de participación apropiado en las decisiones de la institución. (artículo 45, literal d).

Esto se soporta en que debe tener un reglamento de socios, tarifas y distribución. (Artículo 45, literal g). c. La sociedad de gestión colectiva debe dar a sus afiliados información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades que realice y que sean del interés para el ejercicio de sus derechos. (Artículo 45, literal i). d. Las sociedades de gestión colectiva no pueden aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, nacionales o extranjeras, salvo que ya se hubiera renunciado expresamente a ellas.

(Artículo 145, literal k). La Decisión 351 no regula específicamente el contrato de gestión y, por lo tanto, éste será regulado, en virtud del principio de complemento indispensable, por la normativa interna de cada País Miembro. Si no existe contrato de autorización entre un tercero usuario y la sociedad de gestión colectiva, la acción consecuente por parte de ésta, si dicho tercero usurpa los derechos de sus afiliados, es la búsqueda de un pago por la utilización no autorizada de dichos derechos, cuyo parámetro básico podría ser las tarifas previamente fijadas por la entidad.

Aquí estamos en el campo estrictamente extracontractual y, por lo tanto, los procedimientos y procesos que se sigan deben atender a dicha naturaleza, es decir, perseguir el pago por la utilización indebida, la suspensión de la utilización, entre otras medidas de reparación, cumplien- 27/11/2012 30.68 do todos los requisitos que para el efecto establecen las normativas internas de los Países Miembros.

TERCERO: La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos.

Se trata, además, de limitaciones y excepciones que alcanzan a restringir los derechos patrimoniales del autor, no sus derechos morales. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA cumple con las condiciones determinadas por la norma comunitaria: i) si la representación o la ejecución de la música es en el curso de las actividades de la universidad; ii) siempre que no se cobre y no se tenga un fin lucrativo, directo o indirecto; y, iii) a condición de que el público esté compuesto exclusivamente por personal y estudiantes de la institución, padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de dicha institución. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 27/11/2012 31.68 Gustavo García Brito SECRETARIO José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO PROCESO 31-IP-2012 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Patente: “HIDRATO NOVEDOSO”. Expediente Interno: Nº 2005-00164. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil doce. solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: VISTOS: - Con fecha 16 de diciembre de 1998, la sociedad SMITHKLINE BEECHAM p.l.c. presentó solicitud de patente para la invención denominada “NUEVO PRODUCTO FARMACÉUTICO”, reivindicando prioridad de la solicitud inglesa Nº 9726568.0, de 16 de diciembre de 1997.

El Oficio Nº 339, de 05 de marzo de 2012, recibido en este Tribunal el 06 de marzo de 2012, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00164. 2. Determinación de los hechos relevantes: - Realizado el primer examen de forma, la División de Nuevas Creaciones requirió a la solicitante para que cumpla con ciertos requisitos, entre ellos, que se modificara el título de la invención (porque era muy general); se anexara un nuevo texto de la solicitud incluyendo el capítulo reivindicatorio (por no estar nítida la referencia a ciertas palabras, números, etc.); se modificara la reivindicación 14, de manera que no se reivindique el uso del hidrato empleado para la fabricación del medicamento y se especificara el hidrato al cual se hacía referencia. Oportunamente, la solicitante dio respuesta al requerimiento formulado.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la - El extracto de la solicitud (con el nuevo título de la invención: “HIDRATO NOVEDOSO”) fue El auto de 10 de mayo de 2012, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite el Proceso 31-IP-2012. 1. Las Partes. Demandante: SMITHKLINE BEECHAM p.l.c. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de la República de Colombia.

GACETA OFICIAL publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 499, de 26 de diciembre de 2000, no habiéndose presentado observaciones de terceros contra dicha solicitud. - Al realizarse el estudio de fondo, la División de Nuevas Creaciones requirió a SMITHKLINE BEECHAM p.l.c para que haga valer los argumentos y aclaraciones respecto a la patentabilidad de su solicitud, toda vez que el examinador consideró nuevamente que el título de la invención era demasiado general y que la novedad y altura inventiva de la solicitud se encontraban afectadas por ciertas anterioridades. - Dentro del plazo, la solicitante contestó el mencionado requerimiento y modificó el título de la invención a “HIDRATO NOVEDOSO DE SAL DE ÁCIDO MALÉICO DE 5-[4-2(NMETIL-N-(2-PIRIDIL) AMINO) ETOXI] BENCIL] TIAZOLIDIN-2-4-DIONA”.

Asimismo, presentó argumentos en defensa de la novedad y altura inventiva de la solicitud de invención. - Mediante Resolución Nº 1934, de 30 de enero de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de la invención solicitada. - Contra dicha resolución la solicitante interpuso recurso de reposición. Mediante Resolución Nº 31755, de 23 de diciembre de 2004, se confirmó la decisión recurrida. - Con fecha 18 de mayo de 2005, SMITHKLINE BEECHAM p.l.c. interpone ante la Sección Primera del Consejo de Estado acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones arriba mencionadas. - La Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, admitió la demanda mediante auto de fecha 31 de octubre de 2005. 3.

Fundamentos de la Demanda. 27/11/2012 32.68 - Que, la invención materia de la solicitud de patente es novedosa y tiene nivel inventivo. - Que, “la demostración de efectos sorprendentes o mejorados es un prueba útil para evaluar el paso inventivo, pero esta prueba es una ‘ayuda’ para evaluar el paso inventivo; no es en sí el requisito legal.

Aún es posible que una invención posea un paso inventivo en ausencia de datos técnicos que muestren un efecto mejorado. La prueba final es si la invención reivindicada es un desarrollo obvio o rutinario del algo que es parte del estado de la técnica”. 4. Fundamentos de la contestación a la demanda. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: - Que, la demanda carece de fundamento legal. - Que, las anterioridades referidas en las resoluciones impugnadas afectan el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención. - Que, “habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante (…) adolece (sic) del requisito de novedad mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”. - Que, “al verse demostrado que el estado de la técnica enseña la manera de obtener los hidratos de la presente solicitud, la única manera posible de demostrar algún paso inventivo son las propiedades mejoradas del solvato en cuestión, por eso se recomendaba el aporte de resultados que pudiera demostrarlo”.

En su demanda, la sociedad actora manifiesta que:

CONSIDERANDO: - Que, las resoluciones impugnadas violan los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, el Juez Consultante no indica específicamente qué artículos de la Decisión 486 deben ser interpretados. Sin embargo, hace referencia GACETA OFICIAL a que la demandante invoca los artículos 14 y 18 de dicha Decisión. Que, tomando en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 16 de diciembre de 1998, es decir, durante la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aquélla es la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad.

Que, por lo tanto, de acuerdo a la normativa comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 27/11/2012 33.68 nica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

(…)”. DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…) Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia téc- Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de GACETA OFICIAL tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL “ (MIXTA), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de un profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas senten- 27/11/2012 34.68 cias, entre otras, la dictada dentro del Proceso Nº 154-IP-2004. “Patente: PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1184, de 7 de abril de 2005), donde precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procesal.

(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procesales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. GACETA OFICIAL En el presente caso, el Juez Consultante no solicitó la interpretación prejudicial de norma alguna, pero mencionó los artículos de la Decisión 486 que fueron invocadas por la parte actora.

Sin embargo, la solicitud de registro de la patente de invención fue presentada el 16 de diciembre de 1998, es decir, durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta la normativa a interpretarse.

2. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente solicitada alegando que “al realizarse el estudio de fondo, la División de Nuevas Creaciones requirió a SMITHKLINE BEECHAM p.l.c para que haga valer los argumentos y aclaraciones respecto a la patentabilidad de su solicitud, toda vez que el examinador consideró nuevamente que el título de la invención era demasiado general y que la novedad y altura inventiva de la solicitud se encontraban afectadas por ciertas anterioridades”.

Al respecto, el Tribunal ha expresado que: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” 1.

Requisitos de patentabilidad. El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. 1 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. 27/11/2012 35.68 La novedad y el estado de la técnica. Según lo establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

GACETA OFICIAL 27/11/2012 36.68 d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica” 2. El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Finalmente, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de “manta” o “toalla” que no presentan características técnicas distintas. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad” 3.

El nivel inventivo y el estado de la técnica. Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. 3 2 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en la G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/ public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 27/11/2012 37.68 Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: “el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”6. “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha po-dido o no producirse tal invención” 4.

Finalmente, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 5. 4 5 Proceso 12-IP-98.

Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo.

El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. 6 Proceso 13-IP-2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1143, de 19 de noviembre de 2004.

GACETA OFICIAL El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y 27/11/2012 38.68 - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia GACETA OFICIAL 27/11/2012 39.68 en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo” 7.

En tal sentido, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requi- 7 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/ public/patentes.pdf. sitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

SEGUNDO: El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

TERCERO: La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

CUARTO: El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá GACETA OFICIAL 27/11/2012 40.68 dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 40-IP-2012 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “FIDUFAMILIAR” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2010-00154. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil doce. Tercero interesado: FIDUCOR FIDUCIARIA S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: VISTOS: El Oficio Nº 563, de 13 de abril de 2012, recibido en este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2010-00154.

El auto de 6 de junio de 2012, a través del cual este Tribunal admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. 1. Las partes: Demandante: PATRICIA SHUK APARICIO. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de la República de Colombia. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 7 de junio de 2007, la señora PATRICIA SHUK APARICIO solicitó el registro de la marca “FIDUFAMILIAR” (denominativa), para distinguir servicios de asesoría financiera y patrimonial comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. - Luego de efectuada la correspondiente publicación de la solicitud, la sociedad FIDUCOR FIDUCIARIA S.A. formuló oposición al registro sobre la base de sus marcas FIDUCOR (mixtas, Clase 35 y 36), FONDO COMÚN ESPECIAL “CLUB DE INVERSIÓN” (denominativa, Clase 36), FIDUPENSIONES (denominativas, Clases 35 y 36), entre otras.

GACETA OFICIAL - Mediante Resolución Nº 38241, de 30 de setiembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta, sin embargo, denegó el registro solicitado basándose en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486.

La División consideró que: “… el signo “FIDUFAMILIAR”, tiene un efecto desinformativo en la mente del consumidor, quien creerá celebrar un negocio fiduciario con una persona jurídica que reúne las exigencias legales correspondientes, cuando en realidad estará celebrando actos con una persona natural, generando la inexistencia del negocio celebrado”. - FIDUCOR FIDUCIARIA S.A. no presentó recursos contra dicha resolución. - La señora PATRICIA SHUK APARICIO interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución Nº 38241.

El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 42054, de 26 de agosto de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. - Mediante Resolución Nº 50357, de 30 de setiembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida que denegó el registro de la marca “FIDUFAMILIAR”. - La señora PATRICIA SHUK APARICIO presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones arriba mencionadas. - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 27 de julio de 2010, ordenando se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a FIDUCOR S.A., como tercero interesado en el resultado del proceso. 27/11/2012 41.68 - Que, “(…) no existe ninguna norma que prohíba a particulares y personas naturales el uso de la expresión FIDU, ni que reserve tal prefijo únicamente a las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia”. - Que, “existen varias marcas que están actualmente registradas o que lo estuvieron en algún momento que contienen la expresión “FIDU” y que no pertenecen a entidades fiduciarias…”. - Que, la marca FIDUFAMILIAR no engaña a los consumidores toda vez que: a) la solicitante se dedica profesionalmente a prestar un “servicio de asesoría y planeación financiera, que incluye la orientación de los clientes en materia de administración del patrimonio familiar mediante la figura de la fiducia”; b) “no existe en la ley nacional ni en la comunitaria ninguna norma que prohíba a los particulares el uso del prefijo ‘FIDU’ en la conformación de sus marcas o restrinja su uso a entidades financieras autorizadas para celebrar contratos de fiducia mercantil”; c) “la entidad demandada se limitó a considerar la existencia de la fiducia mercantil regulada por el Código de Comercio, olvidando que pueden también celebrarse contratos de fideicomiso civiles (sin intervención de entidades financieras autorizadas) y otro tipo de contratos basados en la confianza, como el albaceazgo, en los que no se requiere la intervención de entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera, por lo que el término FIDU no resulta engañoso pues hace relación a la confianza y la fiducia”. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: 3. Fundamentos de la Demanda. Como fundamentos de su demanda la señora PATRICIA SHUK APARICIO manifiesta que: - Las resoluciones impugnadas violan, por indebida aplicación, el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - La demanda carece de sustento legal y que en las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. - Que, el signo FIDUFAMILIAR solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 i) de la GACETA OFICIAL Decisión 486, toda vez que resulta engañoso ya que “a simple vista del signo FIDUFAMILIAR, el consumidor promedio colombiano, destinatario de dichos servicios y/o productos, podrá pensar que el servicio y/o producto lo presta o suministra una entidad fiduciaria como tal y no, una persona natural como en efecto lo es, la solicitante”. 5.

Fundamentos del tercero interesado. Por su parte, FIDUCOR S.A. manifestó que, “teniendo en cuenta el objeto de las pretensiones”, no le asiste interés alguno para hacerse parte dentro del proceso. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS En el presente caso, el Juez Consultante no indica específicamente los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que solicita sean interpretados.

Sin embargo, hace referencia a que la demandante invoca el artículo 134 literal i) de la mencionada Decisión. 27/11/2012 42.68 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…)”. En consecuencia, se procederá a interpretar, de oficio, los artículos 134 (noción de marca) y 135 literales e) e i) de la Decisión 486.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o GACETA OFICIAL 27/11/2012 43.68 envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. cidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Los elementos constitutivos de una marca. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIDUFAMILIAR (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Adicionalmente, a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002).

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capa- Por tanto, el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado FIDUFAMILIAR (denominativo) es distintivo respecto del servicio de “asesoría financiera y patrimonial” comprendido en la Clase 36 de la Clasificación Internacional.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. GACETA OFICIAL 2.

SIGNOS DESCRIPTIVOS. En el presente caso, mediante la Resolución Nº 38241 se denegó el registro solicitado basándose en que “… el signo “FIDUFAMILIAR”, tiene un efecto desinformativo en la mente del consumidor, quien creerá celebrar un negocio fiduciario con una persona jurídica que reúne las exigencias legales correspondientes, cuando en realidad estará celebrando actos con una persona natural, generando la inexistencia del negocio celebrado”.

Por tanto, este Tribunal considera pertinente desarrollar el tema de los signos descriptivos, a fin de que el Juez Consultante determine si es que el signo “FIDUFAMILIAR” describe o no los servicios que pretende distinguir en la Clase 36. Al respecto, el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas los signos que “consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

Este Tribunal al respecto ha señalado que: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.

(Proceso 07-IP-95, marca “COMODISIMOS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. En anteriores interpretaciones, este Órgano Jurisdiccional ha dicho que “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontá- 27/11/2012 44.68 neamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003 marca: “PACHICAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 956, de 25 de julio de 2003, Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995).

Por tanto, el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado FIDUFAMILIAR (denominativo) es descriptivo respecto del servicio de “asesoría financiera y patrimonial” comprendido en la Clase 36 de la Clasificación Internacional.

3. DE LOS SIGNOS EVOCATIVOS. Este Tribunal considera pertinente desarrollar el tema de los signos evocativos, a fin de que el Juez Consultante determine si es que el signo “FIDUFAMILIAR” resultaría evocativo o no de los servicios que pretende distinguir en la Clase 36. En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 12-IP96. Caso: inscripción de la marca mixta “MARGARINA EXCLUSIVA”). Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula FIDU- es evocativa de los servicios de la Clase

36. GACETA OFICIAL 4. PARTÍCULAS O PALABRAS DE USO COMÚN. En el presente caso, la demandante señala que “no existe en la ley nacional ni en la comunitaria ninguna norma que prohíba a los particulares el uso del prefijo ‘FIDU’ en la conformación de sus marcas o restrinja su usa a entidades financieras autorizadas para celebrar contratos de fiducia mercantil (…), por lo que el término FIDU no resulta engañoso pues hace relación a la confianza y la fiducia”.

Si el signo se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más partículas o palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. La partícula de uso común no es apropiable en exclusiva, por lo que es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas partículas o palabras son marcariamente débiles. La doctrina indica que es débil la marca que está conformada por signos de utilización libre o de uso común, por lo que se tendrá menos fuerza para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso.

No se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica, partículas o palabras, raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula FIDU-, así como la palabra FAMILIAR son de uso común en la Clase 36 y, por tanto, expresiones débiles. 5. SIGNOS ENGAÑOSOS.

En el presente caso, mediante Resolución Nº 38241, de 30 de setiembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de 27/11/2012 45.68 Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta, sin embargo, denegó el registro solicitado basándose en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486.

La División consideró que: “(…) el signo “FIDUFAMILIAR”, tiene un efecto desinformativo en la mente del consumidor, quien creerá celebrar un negocio fiduciario con una persona jurídica que reúne las exigencias legales correspondientes, cuando en realidad estará celebrando actos con una persona natural, generando la inexistencia del negocio celebrado”.

En efecto, el juez consultante deberá considerar, asimismo, el impedimento de registro de los signos engañosos y, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 referida, que indica lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

Este literal considera, entre las prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan lo- GACETA OFICIAL grado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. 1 En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Órgano Jurisdiccional ha manifestado: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”. 2 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se en- 1 2 Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995;

G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166. Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2012 46.68 cuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 3.

El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, o en el nombre con que se formula el concepto que la expresión gráfica de la marca figurativa representa, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva del signo. Si uno o varios elementos otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. 4.

En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 5.

En el caso del signo integrado por una o más partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferenciador que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. GACETA OFICIAL 27/11/2012 47.68 6. Según lo determina el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado. ral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Gene- Gustavo García Brito SECRETARIO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 045-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y b), 138 literal b), 139 literal e), 140 literal c), 145 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: AG AMERICAN GENERICS (mixta). Actor: sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. Proceso interno Nº 2009-00145. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil doce. rida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, VISTOS: Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso interno Nº 2009-00145; El auto de 4 de julio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la refe- a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

GACETA OFICIAL Tercero interesado: sociedad AMERICAN GENERICS S.A. a) Hechos. 1. El 14 de agosto de 2001, la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo AG AMERICAN GENERICS (mixto), para distinguir productos farmacéuticos y medicamentos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

En los antecedentes se ubica que inicialmente la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. solicitó el registro del signo AG AMERICAN GENERICS como lema comercial. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 523 a la que presentó oposición la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. sobre la base de su marca AMÉRICA (denominativa) registrada para distinguir productos de las Clases 5 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza y de su nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA. 3.

La Superintendencia de oficio, sin revocar la anterior publicación, resolvió publicar nuevamente la solicitud de registro, esta vez como marca, del signo AG AMERICAN GENERICS. Esta solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 531. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. sobre la base de su marca AMÉRICA (denominativa) registrada para distinguir productos de las Clases 5 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza y de su nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA.

Afirma también, que el signo solicitado es genérico y de uso común. 4. Por Resolución Nº 23649 de 24 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 27/11/2012 48.68 5.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 5036 de 28 de febrero de 2006, confirmó la Resolución impugnada. 6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 11386 de 19 de abril de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 23649.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 7. La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones. b) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha incurrido en violación de los artículos 138 literal b), 139 literal e), 140 literal c) y 145 de la Decisión 486, ya que se observaron irregularidades tanto en la presentación de la solicitud de registro, primero como lema comercial y luego como marca del signo AG AMERICAN GENERICS, como en la publicación de las mencionadas solicitudes. 2.

Se violó el artículo 150 de la Decisión 486 pues después de haber sido publicado el lema comercial solicitado en la Gaceta de Propiedad Industrial 523 “y de haber sido admitida la oposición por parte de la División de Signos Distintivos, la administración podría hacer otra cosa diferente a realizar el examen de registrabilidad, como lo ordena el artículo 150 de la Decisión 486 y no podía retrotraerse a etapas procesales ya surtidas, máxime si habían terceros reconocidos como tales en el expediente”. 3.

“La nueva publicación en la Gaceta 531 de la Propiedad Industrial se realizó sin que la Administración hubiese notificado, ni al apoderado de la sociedad solicitante ni a la sociedad opositora ya reconocida como tal en el expediente, la decisión de revocar i) la publicación realizada ni ii) la admisión de la oposición presentada. Estas dos actuaciones de la Administración eran actos administrati- GACETA OFICIAL vos de carácter particular y concreto en cuya revocatoria se afectó en forma directa a mi poderdante”. 4.

Se violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado “carecía de la suficiente fuerza para distinguir los productos farmacéuticos comercializados con ella frente a productos farmacéuticos similares de un tercero (…)”. 5. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que entre los signos en conflicto existen similitudes capaces de crear confusión en el público consumidor.

Que la expresión GENERICS no imprime fuerza distintiva al signo “pues dicha expresión, que en el idioma español significa GENERICOS, corresponde a una característica propia de los medicamentos; y el hecho de que la marca cuestionada haya excluido a los medicamentos genéricos, ello no implica considerar que el público consumidor medio deba conocer tal circunstancia”. 6.

“(…) un consumidor medio, al encontrar en el mercado un producto identificado con esa marca fácilmente podría creer que está adquiriendo un medicamento genérico producido por LABORATORIOS AMERICA S.A. (…)”, lo cual causaría confusión respecto del origen empresarial del producto. 7. Afirma que “mal puede registrarse como marca o parte principal de una, la palabra ‘Generics’ (Genéricos), pues es ella una palabra que se usa y que además obligatoriamente se debe usar al hacer referencia a los productos farmacéuticos genéricos, no importa que esté acompañada de otra palabra, pues su significado sigue siendo el mismo”.

Por lo que, si se analiza el signo solicitado sin la expresión GENERICS quedaría AMERICAN que es casi idéntica a su marca registrada. 27/11/2012 49.68 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas constitucionales ni las contenidas en la Decisión 344 (sic) (…)”. 2. La expresión AG AMERICAN GENERICS (mixta) “a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial”. 3.

Entre los signos en conflicto “se tiene que desde el punto de vista ortográfico y fonético, se aprecia que los signos presentan semejanzas en cuanto a las expresiones AMERICA y AMERICAN; no obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que estas expresiones se refieren al continente americano por lo que no pueden ser monopolizados por ningún empresario”. 4.

“(…) la expresión AG AMERICAN GENERICS (expresión en inglés) y AMERICA (expresión en español) son signos que presentan diferentes estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas distintas la una de 9 sílabas en 4 términos y la otra 4 sílabas en una palabra”. 5. El signo solicitado “contiene elementos gráficos que realzan su distintividad, pues se constituye en un signo inseparable.

Además la disposición especial de sus letras A Y G las cuales se refieren a la descripción de los productos amparados GENRICOS (sic) DE AMERICA, así como los trazos horizontales a cada uno de los lados del signo se configuran elementos que coadyuvan al consumidor a determinar el origen empresarial único al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo”. d) Tercero interesado. 8.

Finalmente, se violó el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 ya que el signo solicitado es confundible con su nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: La sociedad AMERICAN GENERICS S.A., tercero interesado en el proceso, no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas debatidas en el proceso interno, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el lite- GACETA OFICIAL ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo AG AMERICAN GENERICS (mixto), fue el 14 de agosto de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y b), 138 literal b), 139 literal e), 140 literal c), 145 y 150 de la Decisión de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, 27/11/2012 50.68 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

“(…) (…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: (…) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color; a) las palabras o combinación de palabras;

(…) GACETA OFICIAL Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente: (…) c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;

(…) Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imáge- 27/11/2012 51.68 nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

GACETA OFICIAL La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los 27/11/2012 52.68 requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo AG AMERICAN GENERICS (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y de un signo con un nombre comercial: Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado AG AMERICAN GENERICS (mixto) es confundible con la marca AMÉRICA (denominativa) y con el nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA (denominativo), el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Al respecto, en lo concerniente al nombre comercial le son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones relativas a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial protegido.

La identidad y la semejanza entre signos distintivos. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, los GACETA OFICIAL literales a) y b) de dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; o con un nombre comercial protegido.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro 27/11/2012 53.68 de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

GACETA OFICIAL El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Además, el Tribunal ha sostenido, que, el nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”.

(Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar 27/11/2012 54.68 el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, la actividad económica que identifique al nombre comercial En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: GACETA OFICIAL La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 27/11/2012 55.68 predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 3.

El nombre comercial. Su protección y su prueba. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que uno de los signos sobre la base del cual se realizó la oposición es el nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA. 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”, por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Características del nombre comercial. En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O. A.C. Nº 1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial y ha manifestado que éstas son: GACETA OFICIAL • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. • La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Protección del nombre comercial. Los artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere pro- 27/11/2012 56.68 bando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). GACETA OFICIAL La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 27/11/2012 57.68 aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista’”.

(Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA). Y que, por el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”. 4.

Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Se abordará el tema de los signos mixtos y denominativos y su comparación, en vista de que el signo solicitado AG AMERICAN GENERICS es mixto y los signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición son marca AMÉRICA denominativa y nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA denominativo.

Ámbito territorial del nombre comercial. Signos denominativos. Como se señaló, la protección del nombre comercial se deriva de su uso real y efectivo en el mercado, asimismo, le serán aplicables, en lo que corresponda, las normas relativas a las marcas. Sobre el tema, el Tribunal ha manifestado: “En consecuencia de lo anterior, cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste”.

(Proceso 114-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1724 de 19 de junio de 2009, marca: CASTOR). En este sentido, toda disposición interna que se contraponga a la comunitaria o que implique una restricción al derecho descrito anteriormente, será inaplicable. Este Tribunal Jurisdiccional se ha pronunciado, al respecto, manifestando que ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

GACETA OFICIAL Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos y denominativos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos y denominativos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el 27/11/2012 58.68 consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(FernándezNovoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto solicitado que cuente, en su parte denominativa con elementos compuestos, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal GACETA OFICIAL ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 27/11/2012 59.68 5. Marcas farmacéuticas. Partículas genéricas y de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

Signos conformados por partículas evocativas. Marca débil. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas genéricas y de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de que si el signo solicitado está conformado por partículas genéricas y de uso común, el Tribunal considera necesario referirse al tema.

GACETA OFICIAL El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas ante-riores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Signos conformados por partículas evocativas. En el proceso interno se controvierte si la expresión AG AMERICAN GENERICS es evocativa o 27/11/2012 60.68 está conformada por elementos evocativos, razón por la cual, el Tribunal se referirá al tema.

Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el carácter de evocativo. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer GACETA OFICIAL 27/11/2012 61.68 una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa)”. va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O. A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Marcas débiles. Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). 6. Signos en idioma extranjero. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte la calidad de signo en idioma extranjero de la marca AG AMERICAN GENERICS (mixta). Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O. A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 7.

Conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posi- GACETA OFICIAL ble conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 5, mientras que el signo sobre la base del cual se presenta la oposición distingue productos de la Clase 5 y servicios de la Clase 40, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de 27/11/2012 62.68 comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. 8.

De la publicación de la solicitud de un registro en la Gaceta de Propiedad Industrial. El Tribunal abordará el tema, en virtud de que la parte demandante afirma que se observaron irregularidades tanto en la presentación de la solicitud de registro, primero como lema comercial y luego como marca del signo AG AMERICAN GENERICS, como en la publicación de las mencionadas solicitudes.

GACETA OFICIAL Respecto a la publicación del registro, el Tribunal ha sostenido: “La publicación de la solicitud tiene por finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la que comprende tanto el signo como la clase de productos, la identificación del peticionario, la descripción completa de la marca etc. (…).

Una publicación disminuida no tendría los efectos legales previstos en la norma y si esa - la publicación- se produce por error del administrador, para rectificar ese acto administrativo tendría, por su propia iniciativa, que volver a publicarla, sin que esto signifique la pérdida de la prioridad registral. Desde esta segunda publicación se contarían los plazos para presentar observaciones por parte de quien tenga interés legítimo”.

(Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 236 de 26 de noviembre de 1996, marca: MONO). Al respecto, el artículo 138 de la Decisión 486 dispone que la solicitud de un registro marcario deberá ser presentada ante la Oficina Nacional Competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y deberá cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra: “(…) b. la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”; por su parte, el artículo 139 de la misma Decisión, manifiesta que el petitorio de una solicitud de un registro marcario estará contenido en un formulario y contendrá, entre otros, “(…) e. la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color (…); mientras que el artículo 140 al referirse a la fecha de presentación, sostiene que al momento de la recepción, la solicitud de un registro marcario deberá contener, entre otros, “(…) c. la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color (…)” Observado lo señalado, una vez cumplidos todos los requisitos para la presentación de una solicitud marcaria, la Oficina Nacional Competente, tiene la obligación de ordenar la publicación de dicha solicitud o del extracto de dicha solicitud en la Gaceta Oficial, con el fin de que cualquier persona, provista de interés legítimo, pueda presentar observaciones al registro so- 27/11/2012 63.68 licitado, las cuales deberán ser debidamente fundamentadas.

El Tribunal ha manifestado: “Que la publicación por consiguiente, no es constitutiva de derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de legítimo interés, sobre la existencia de esa solicitud de registro de un signo que reúne los requisitos previos y necesarios para el posterior y ya definitivo análisis por parte de la respectiva Oficina Nacional sobre su inscripción, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones que a su juicio consideren válidas frente a ese signo presentado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo”.

(Proceso 31-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 291 de 3 de septiembre de 1997, marca DUNAS acompañada en forma explicativa de la partícula WAFER). Por lo tanto, la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados pueden presentar oposiciones.

La debida fundamentación en la presentación de dichas oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse. De esta manera nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.

De lo expuesto se evidencia, que la publicación de la solicitud o la publicación del extracto de la solicitud del registro marcario, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro marcario solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar. La Oficina Nacional Competente, es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro marcario se publiquen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, los elementos que se reivindican o los elementos explicativos.

Dicha Oficina, no puede dejar pasar en la publicación correspondiente, elementos denominativos sin determinar el papel que juegan en el conjunto marcario. GACETA OFICIAL 9. Examen de registrabilidad y debida motivación de las Resoluciones. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que la parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 150 de la Decisión 486 al no realizarse el correspondiente examen de registrabilidad.

El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 27/11/2012 64.68 Debe quedar claro, que no se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, existan o no oposiciones, deberá analizar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136 litera a) de la Decisión 486. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Además, es importante aclarar que el examen de registrabilidad debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina, esto significa, que se debe realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares.

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo AG AMERICAN GENERICS (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo AG AMERICAN GENERICS (mixto) fue solicitado para registro, el nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con GACETA OFICIAL éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen 27/11/2012 65.68 distintividad suficiente frente a signos de terceros.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

OCTAVO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

NOVENO: Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. En el presente caso, sí se entiende el significado del signo solicitado, el mismo que sería conocido por el público consumidor, aunque esté en inglés.

DÉCIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En GACETA OFICIAL el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 5, mientras que el signo sobre la base del cual se presenta la oposición distingue productos de la Clase 5 y servicios de la Clase 40, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, sobre la base de los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

DÉCIMO PRIMERO: La publicación de una solicitud o del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados, pueden presentar oposiciones. La debida fundamentación en la presentación de oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse, de esta manera, nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.

Por lo tanto, la solicitud o el extracto de la solicitud del registro marcario, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro marcario solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar.

DÉCIMO SEGUNDO: La Oficina Nacional Competente, procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 27/11/2012 66.68 El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2009-00145, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/11/2012 67.68 GACETA OFICIAL 27/11/2012 68.68 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú