Año XXX - Número 2162 Lima, 11 de marzo de 2013 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 125-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la mencionada normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 200800167. Actor: EULER HERMES S.A. Marca: EULER HERMES (denominativa) Proceso 139-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Marca: “ALDO SPIRIT” (mixta). Expediente Interno N° 2008-00415 Proceso 142-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 190 y 200 de la mencionada Decisión. Marca: LE COLLEZIONI (mixta).

Actor: ECUACLEANER S.A. y/o Fernando March Game. Expediente Interno: Nº 2007-00139. Proceso 29-IP-2012.- 25 Interpretación Prejudicial de los artículos 18 y 22 de la Decisión 516 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Descongestión Bogotá, República de Colombia; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2 y 24 de la misma Decisión y del artículo 2 de la Resolución 797 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Actor: sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS. Proceso interno Nº 2009389. Caso: PRODUCTOS COSMÉTICOS Para nosotros la Patria es América 45 GACETA OFICIAL 11/03/2013 2.60 PROCESO 125-IP-2012 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la mencionada normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00167. Actor: EULER HERMES S.A. Marca: EULER HERMES (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de noviembre de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: EULER HERMES S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: HERMES INTERNATIONAL solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La sociedad EULER HERMES S.A., solicitó el 16 de marzo de 2004 el registro como marca del signo denominativo EULER HERMES, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: INFORMACIÓN COMERCIAL; AVALÚOS COMERCIALES (ESTIMATIVOS) PARA EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS ARRIBA SOLAMENTE EN LAS ÁREAS DE SEGUROS Y CRÉDITOS. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 19674 de 17 de agosto de 2005, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó su confundibilidad con la marca mixta HERMES, registrada en Colombia bajo el certificado No. 244052, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: PUBLICIDAD Y NEGOCIOS;

SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, SERVICIOS DE VENTAS AL DETAL. 4. La sociedad EULER HERMES S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 35165 de 26 de octubre de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. GACETA OFICIAL 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 39407 de 28 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 7.

La sociedad EULER HERMES S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 11/03/2013 3.60 ción Primera del Consejo de Estado afirmó que enviaba la contestación por parte del tercero interesado, una vez consultado el expediente no se evidencia tal envío. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 135, 136 literales a) y f), 154, 159 y 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. De conformidad con lo anterior, se interpretarán únicamente las siguientes normas: artículos 135 literales a) y b), y 136 literal a). Las demás normas solicitadas no son pertinentes para resolver el caso bajo estudio. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: El Tribunal interpretará de oficio los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa. 1.

Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 2. Indica, que los signos en conflicto amparan servicios diferentes y sin conexión competitiva. DECISIÓN 486 3. Sostiene, que la SIC está violando el principio de igualdad, ya que anteriormente había concedido a favor de la sociedad EULER HERMES S.A., el registro de las marcas mixtas EH EULER HERMES (clase 35) y EH (clase 35).

Artículo 134 C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles. (…) “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras”; • Indica, que en los signos en conflicto predomina el elemento denominativo. • Argumenta, que los signos en conflicto amparan los mismos servicios de la clase 35. 2.

Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. Si bien mediante el oficio No. 01929 de 21 de septiembre de 2012, el Secretario de la Sec- (…) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad”; GACETA OFICIAL (…) 11/03/2013 4.60 E. El análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

Su autonomía. Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo denominativo EULER HERMES. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 1. Concepto de marca. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. VI. CONSIDERACIONES. • Es indicadora de la procedencia empresarial. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. D. La conexión competitiva en servicios de la misma clase. • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, fun- GACETA OFICIAL ción publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94.

Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: “EDEN FOR MAN”). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”). 1 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. 11/03/2013 5.60 2. Requisitos para el registro de marcas. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.

Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser GACETA OFICIAL apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en 11/03/2013 6.60 relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el proceso interno se argumentó que el signo denominativo EULER HERMES es confundible con la marca mixta HERMES. Por tal motivo, es GACETA OFICIAL pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad 2. 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico 11/03/2013 7.60 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

GACETA OFICIAL palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, 11/03/2013 8.60 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo EULER HERMES con la marca mixta HERMES. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 3, logotipos 4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o 3 4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.

GACETA OFICIAL denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: GALLO mixta). El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 11/03/2013 9.60 Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra compuesto por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

GACETA OFICIAL Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo EULER HERMES y el mixto HERMES.

D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA EN SERVICIOS DE LA MISMA CLASE. El signo EULER HERMES (denominativo) ampara los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “información comercial; avalúos comerciales (estimativos) para el suministro de los servicios mencionados arriba, solamente en áreas de seguros y créditos”.

La marca HERMES (mixta) ampara los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “publicidad y negocios; servicios de importación y exportación, servicios de ventas al detal”. Como los signos en conflicto amparan servicios diferentes pero de la misma clase, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así 11/03/2013 10.60 como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, GACETA OFICIAL esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. 11/03/2013 11.60 sario referirse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 5 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente de be realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo EULER HERMES y los que distingue la marca registrada HERMES, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. E. EL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO.

SU AUTONOMÍA. La sociedad demandante argumentó que la SIC está violando el principio de igualdad, ya que anteriormente se había concedido a favor de la sociedad EULER HERMES S.A., el registro de las marcas mixtas EH EULER HERES (clase 35) y EH (clase 35). Por tal motivo, es nece- 5 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado” 6.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma co- 6 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedido en el proceso 22-IP-2012, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012. 11/03/2013 12.60 munitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo EULER HERMES y el mixto HERMES, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. GACETA OFICIAL CUARTO:

QUINTO: 11/03/2013 13.60 La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo EULER HERMES y los que distingue la marca registrada HERMES, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200800167, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Gustavo García Brito SECRETARIO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 139-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Marca: “ALDO SPIRIT” (mixta). Expediente Interno N° 2008-00415. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece (13) de noviembre de 2012. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GACETA OFICIAL Tercero interesado: el señor SILVANO ALDO SICILIA. 1.2. Actos demandados La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: - Resolución No. 17902 de 30 de mayo de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó el artículo primero de la Resolución No. 18545 de 26 de junio de 2007, y revocó en sus demás partes la decisión contenida en la mencionada Resolución; en el sentido de declarar infundadas las oposiciones presentadas por ORREGO GOMEZ S. EN C.S. SUCESORES e INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN S.A.; declaró fundada la oposición presentada por el señor SILVANO ALDO SICILIA, negando, en consecuencia, el registro del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) solicitado por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 21 de junio de 2006, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. solicitó el registro del signo “ALDO SPIRIT” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 31 de julio de 2006, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 566. - Los señores NOEL ANCHISLAVASKY y SILVANO ALDO SICILIA y las sociedades ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN S.A. INDUCORTE formularon oposiciones a la solicitud de registro. 11/03/2013 14.60 - El 4 de junio de 2007, el señor NOEL ANCHISLAVASKY desistió de la oposición presentada. - El 26 de junio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 18545, por medio de la cual resolvió aceptar el desistimiento de la demanda de oposición presentada por el señor NOEL ANCHISLAVASKY; declarar infundadas la oposiciones formuladas por el señor SILVANO ALDO SICILIA y las sociedades ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN S.A. INDUCORTE; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “ALDO SPIRIT” (mixto), solicitado por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. - El señor SILVANO ALDO SICILIA, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. - El 19 de septiembre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 29778 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 30 de mayo de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 17902, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó el artículo primero de la Resolución No. 18545 de 26 de junio de 2007, y revocó en sus demás partes la decisión contenida en la mencionada Resolución; en el sentido de declarar infundadas las oposiciones presentadas por ORREGO GOMEZ S. EN C.S. SUCESORES e INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN S.A., y declaró fundada la oposición presentada por el señor SILVANO ALDO SICILIA, negando, en consecuencia, el registro del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) solicitado por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., de esta manera quedó agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL - “(…) de una visión de conjunto, se puede corroborar que a pesar de que ambas marcas dentro de su composición contengan una misma palabra, poseen elementos esenciales que las hacen diferentes a los ojos del consumidor”. - “(…) podemos observar como a los ojos del consumidor los elementos que generan el impacto de los signos es diferente, los diferentes elementos llamativos de la marca registrada, producen un impacto en conjunto de la marca, recordando el signo por todos esos elementos y no solo por la denominación ALDO”. - “Los productos con la marca registrada y los servicios que se pretende amparar con la marca solicitada por mi representada son diferentes; la marca registrada identifica productos, mientras que la marca solicitada identifica servicios, con lo cual los canales de comercialización y los medios de publicidad, contemplados como criterios para determinar la complementariedad, son diferentes, ya que no es lo mismo publicitar productos que publicitar servicios”. - “(…) en el caso de la marca registrada se encuentran dentro de la clase 18 mientras que en el caso de la solicitud se encuentran dentro de la clase 25”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Una vez realizado el examen de registrabilidad, teniendo en cuenta tanto los argumentos como las pruebas aportadas al expediente administrativo, se encontró que de la visión del conjunto, evitando fraccionamientos y atendiendo a la dimensión característica de cada uno de los signos, entre la parte predominante del signo solicitado ALDO SPIRIT y la parte predominante de la marca registrada previamente ALDO existe identidad susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor en la medida en que el signo solicitado esto es, ALDO, reproduce por completo la parte predominante de la marca previamente registrada esto es ALDO sin que la expresión SPIRIT, permita diferenciar el uno del otro, ni le aporta mayor distintividad al signo, en relación con la marca previamente registrada ALDO “. 11/03/2013 15.60 - “(…) teniendo en cuenta los criterios que permiten establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios, se colige que de permitirse el registro del signo ALDO SPIRIT Clase 25 Internacional, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitieran diferenciar el producto o servicio de que se trata y el origen empresarial de los mismos, presupuesto indispensable para la concesión del registro (…)”. d) Tercero Interesado No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, el señor SILVANO ALDO SICILIA.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de trece (13) de noviembre de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relati- GACETA OFICIAL va al registro del signo “ALDO SPIRIT” (mixto), fue presentada el 21 de junio de 2006, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b), por ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o 11/03/2013 16.60 registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Clases de signos: comparación entre signos mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta); - Signos en idioma extranjero; - Conexión competitiva.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, denegó el registro del signo “ALDO SPIRIT” (mixto), solicitado por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

GACETA OFICIAL La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 11/03/2013 17.60 Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “ALDO SPIRIT” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza Tomando en cuenta que la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. solicitó el registro del signo “ALDO SPIRIT” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y que el señor SILVANO ALDO SICILIA formuló oposición a la solicitud de registro, bajo el fundamento del registro previo de su marca “ALDO” (mixta), para proteger productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de GACETA OFICIAL los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: 11/03/2013 18.60 sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 2 La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 1 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 11/03/2013 19.60 otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 4 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. 5

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 3 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto 4 5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 11/03/2013 20.60 que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” 8, 9. y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: “a)La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“c)Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

3.5. CLASES DE SIGNOS. Comparación entre signos mixtos. La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son: “ALDO SPIRIT” (mixto) y “ALDO” (mixto); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos mixtos (con parte denominativa compuesta), por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en los signos mixtos, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, 8 “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires.

Pág. 351 y ss. 9 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de3 1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Consultar también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”.

GACETA OFICIAL como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 10 Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 11 Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del proceso 13-IP-2011). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005). Comparación entre signos mixtos En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más impor- 10 11 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11/03/2013 21.60 tante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la GACETA OFICIAL 11/03/2013 22.60 impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 12 similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 13 Con base a los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

3.6. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. En el presente caso, se arguye que el signo solicitado a registro está conformado por la expresión en inglés “SPIRIT”, que traducido al español significa “espíritu”, en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al tema de los signos en idioma extranjero. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., en su escrito de demanda expresó que “Los productos con la marca registrada y los servicios que se pretende amparar con la marca solicitada por mi representada son diferentes; la marca registrada identifica productos, mientras que la marca solicitada identifica servicios, con lo cual los canales de comercialización y los medios de publicidad, contemplados como criterios para determinar la complementariedad, son diferentes, ya que no es lo mismo publicitar productos que publicitar servicios” y que “(…) en el caso de la marca registrada se encuentran dentro de la clase 18 mientras que en el caso de la solicitud se encuentran dentro de la clase 25”, en tal virtud y tomando en cuenta que las clases 18 (cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería) y 25 (vestidos, calzados, sombrería) distinguen productos, es necesario referirse al tema de la conexión competitiva de productos: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indi- 13 12 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O.A.C. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002, marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL cio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.14 Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes 14 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. 11/03/2013 23.60 y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. GACETA OFICIAL f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 15 El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 16 Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos de diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 15 16 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).

Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, caso “DIDA”. Publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11/03/2013 24.60 CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 4. En el caso de los signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

GACETA OFICIAL 11/03/2013 25.60 5. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO 6. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200800415, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 142-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 190 y 200 de la mencionada Decisión. Marca: LE COLLEZIONI (mixta).

Actor: ECUACLEANER S.A. y/o Fernando March Game. Expediente Interno: Nº 2007-00139. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del GACETA OFICIAL Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. 11/03/2013 26.60 dad de la Resolución Nº 5656 mediante la cual se concedió a EXECUTIVE S.A. el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) en la Clase 18.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: - Mediante auto de fecha 22 de mayo de 2007, se admitió a trámite la demanda y se dispuso se notifique a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la empresa EXECUTIVE S.A., como tercero interesado.

II. LAS PARTES. B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. Demandante: ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game, de la República de Ecuador. Como fundamentos de su demanda, ECUACLEANER S.A. y/o el Sr. Fernando March Game alegan lo siguiente: Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. - Que la División de Signos Distintivos omitió dar aplicación a los artículos 136 literal b) y 150 de la Decisión 486, “al desconocer de manera arbitraria y abiertamente ilegal los derechos exclusivos por ellos adquiridos en Ecuador en relación con el signo distintivo LE COLLEZIONI, materializados de manera concreta en el primer uso en el tiempo de esta expresión utilizada como nombre y enseña comercial que los identifica como empresarios”.

Tercero interesado: EXECUTIVE S.A., de la República de Colombia. III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS - Con fecha 29 de abril de 2003, la empresa EXECUTIVE S.A. solicitó el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente administrativo Nº 03-035464). - El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 530, de 31 de julio de 2003, no habiéndose presentado oposiciones por parte de terceros. - Mediante la Resolución Nº 5656, de 17 de marzo de 2005, se concedió el registro de marca solicitado. - Posteriormente, mediante escrito presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, Fernando March Game y/o ECUACLEANER S.A. (domiciliados en Ecuador) solicitan la “revocatoria directa” de la aludida Resolución Nº 5656. - Con fecha 20 de marzo de 2007, ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game interponen acción para que se declare la nuli- - Invocan como fundamentos de derecho de su demanda los artículos 136 literal b), 150 y 172 de la Decisión 486. - Indican que desde 1988 usan en Ecuador el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para “distinguir al empresario y al establecimiento de comercio” que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, entre otros, de todo tipo de productos de cuero, comprendidos en la Clase 18. - Señalan que, conforme al uso continuo e ininterrumpido del signo LE COLLEZIONI, adquirieron su titularidad en el Ecuador y que, en virtud de la Decisión 486 cuentan con las facultades e instrumentos legales para defender sus derechos en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. - Que, la empresa solicitante actuó de mala fe.

Señalan que hace más de 7 años la empresa EXECUTIVE S.A. tuvo contactos comerciales con los demandantes en Guayaquil, con el objeto de distribuir y comerciali- GACETA OFICIAL 11/03/2013 27.60 zar en Colombia ropa extranjera en establecimientos que se denominarían LE COLLEZIONI. - Que, la resolución impugnada no incurrió en violación de las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Que, “desafortunadamente, cuando tomaron conocimiento de la solicitud de registro presentada por EXECUTIVE S.A., la fecha para presentar oposición contra dicho registro, con fundamento en el artículo 147 de la Decisión 486, por el uso anterior del nombre y enseña comercial, ya había vencido”.

Por ello, antes que se concediera el registro que ahora están impugnando, presentaron un “escrito de advertencia” con pruebas, dando cuenta a la División de Signos Distintivos sobre la existencia y el uso anterior del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador y de la mala fe de EXECUTIVE S.A. Sin embargo, dicha División no tuvo en cuenta lo anterior. - Que, lo invocado por las demandantes como “derechos presuntamente adquiridos no fue demostrado oportunamente dentro de la actuación administrativa surtida dentro del Expediente Nº 03-035464”. - Que al haberse concedido el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) en la Clase 18 a favor de EXECUTIVE S.A., se han afectado “injusta e indebidamente” sus derechos exclusivos. - Que la marca concedida LE COLLEZIONI (mixta) es “totalmente idéntica” a su nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador. - Señalan que se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, ya que se omitió realizar el examen de fondo y no se tuvo en cuenta lo indicado en su “escrito de advertencia”.

Agregan que la Superintendencia debió aplicar el artículo 137 de la Decisión 486 ya que conocía, con anterioridad a la concesión del registro de la marca acusada, la existencia del nombre y de la enseña comercial “LE COLLEZIONI” que usa en Ecuador. - De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente debe anular el registro marcario cuando ha sido concedido en contravención de lo previsto en los artículos 134 y 135, lo cual se aplica en este caso, puesto que es evidente la mala fe con que actuó la sociedad EXECUTIVE S.A. C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

En su contestación a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: - Que, “para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de una solicitud de registro de marca deben cumplirse con dos requisitos: i) el interesado sobre quien pesa la carga de la prueba, debe presentar oportunamente, dentro del trámite de registro de la marca, las observaciones a que haya lugar; y, ii) el interesado debe allegar los elementos probatorios tendientes a demostrar su interés legítimo y su mejor derecho, es decir, acreditará la existencia y continuidad del derecho sobre el nombre comercial”.

Agrega que, “además de lo anterior las pruebas oportunas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro de la marca”. - Que, “la parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el Expediente Nº 03-035464 las observaciones correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial.

De tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa”. D. TERCERO INTERESADO. EXECUTIVE S.A. contestó la demanda en los siguientes términos: - Si bien el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que se deberá realizar el examen de registrabilidad se hayan o no presentado oposiciones, “no existe norma que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio a adoptar decisiones con base en documentos y escritos allegados al expediente, que se no hayan presentado como una oposición y/o como una prueba de la misma”.

GACETA OFICIAL - “Es indiscutible que la marca… `LE COLLEZIONI’ y el signo distintivo del demandante son idénticos, razón por la cual no tiene ningún sentido entrar a realizar un análisis de similitud, por cuanto la identidad es evidente”. - Que, conforme al artículo 154 de la Decisión 486, la doctrina y la jurisprudencia, el derecho sobre un signo distintivo se ejerce exclusivamente sobre el territorio en el que la Oficina Competente tiene jurisdicción. Por lo cual, no es posible extender la protección del nombre comercial “LE COLLEZIONI” del demandante de Ecuador a Colombia. - Que, “la única alternativa que la normatividad (sic) permite en este caso, para hacer extensiva la protección de un país a otro miembro de la Comunidad Andina, es a través del mecanismo de la Oposición Andina, la cual, como sabemos, exige el cumplimiento de una serie de requisitos para que sea procedente”. - Que, en el presente caso, “el demandante no presentó oposición andina y, por lo tanto, no es posible que hoy, mediante una Acción de Nulidad pretenda extender la protección de la cual supuestamente goza en Ecuador a Colombia, puesto que… uno de los principios sobre los cuales se basa nuestro derecho de propiedad industrial es la territorialidad”.

Concluye que, como la demandante, en su oportunidad, no plateó la oposición andina, “no le asiste derecho ni legitimidad alguna para pretender que la marca LE COLLEZIONI válidamente registrada (…) sea anulada”. - Que, “al igual que la normatividad (sic) sobre Propiedad Industrial, la de Competencia Desleal también atiende al principio de territorialidad, razón por la cual el artículo 137 mencionado por el demandante, tampoco es procedente en este caso”.

Ello porque “se trata de empresarios que no concurren en el mismo mercado y porque no es posible extender la normatividad (sic) de competencia desleal a territorio diferente al colombiano. Este caso, el demandante pretende hacer valer los derechos que cree tener en Ecuador como si éstos también fueran válidos en Colombia, sin cumplir con los requisitos establecidos para poder ejercer tales derechos”. 11/03/2013 28.60 - Que, es inadmisible que el demandante afirme que el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) fue efectuado de mala fe, “sin probar desde ningún punto de vista la supuesta Mala Fe que alega, dejando así sin fundamento su argumento”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio, este Tribunal interpretará, adicionalmente, los artículos 134 literales a) y b), 190 y 200 de la Decisión 486. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

(…) GACETA OFICIAL Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 11/03/2013 29.60 Artículo 200 “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” (…)”. 1.

La marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

( ) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. (…) En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos”. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de GACETA OFICIAL susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto tiene que ver con las causales de nulidad relativa contenidas en el artículo 136, literales a) y b), que analizaremos en el siguiente acápite. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo LE COLLEZIONI (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con nombres comerciales y enseñas comerciales. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo LE COLLEZIONI (mixto) registrado en Colombia y el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI (denominativo compuesto) utilizado en Ecuador.

Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con nombres comerciales y enseñas comerciales, y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.

Establecen: 1) que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación 11/03/2013 30.60 con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Y 2) que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o a una enseña comercial, si su uso pudiere originar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008.Marca: Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 11/03/2013 31.60 Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo LE COLLEZIONI (mixto) registrado en Colombia y el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI (denominativo compuesto) utilizado en Ecuador.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la compara- GACETA OFICIAL ción entre signos mixtos y denominativos compuestos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: “sugestivos” que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y “arbitrarios” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002).

De 11/03/2013 32.60 igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. GACETA OFICIAL 4. El nombre comercial, su protección y su prueba. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que uno de los signos sobre la base del cual se solicitó la nulidad de la Resolución Nº 5656 que otorgaba el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) es el nombre comercial LE COLLEZIONI utilizado en Ecuador.

El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”, por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

En el Proceso 78-IP-2011, el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial de la siguiente manera: “(…) • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es 11/03/2013 33.60 única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. • La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Protección del nombre comercial. Los artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, marca: IMPRECOL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio de 2000). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para GACETA OFICIAL acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, marca: BELLA MUJER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, de 11 de mayo de 1998). La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

(…)”. 11/03/2013 34.60 4.1 Ámbito de protección del nombre comercial. En el presente caso, se solicitó la nulidad de la Resolución Nº 5656 que otorgaba el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) en la República de Colombia en base al nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI utilizado en el Ecuador. Como se señaló, la protección del nombre comercial se deriva de su uso real y efectivo en el mercado, asimismo, le serán aplicables, en lo que corresponda, las normas relativas a las marcas.

El principio de territorialidad: El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado.

El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró. En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial. Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que: “El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial (…).

Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Suprema (1048). El titular de la marca en nuestro país, diferente del titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio.

El producto foráneo podrá ser “original” en el extranjero, pero no lo será en nuestro país (1049). Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utiliza- GACETA OFICIAL ción a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca.

Éste es el derecho del titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular”. 2 11/03/2013 35.60 cia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; (…) Artículo 116.- No serán registrables: Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Al constituirse tal derecho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho. La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es competente dicha autoridad.

Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad” 3. El principio de territorialidad en la Decisión 486: De una interpretación sistemática de los artículos de la Decisión 486, se concluye que el principio de territorialidad se asume en dicha norma, ya que siempre se refiere al “territorito del País Miembro”, y nunca al “territorio de la subregión”, de la siguiente manera: “(…) Artículo 20.- No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.

A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existen- 2 3 Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 207. Ricardo Metke Méndez, Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Editorial Diké, Medellín, 2001, p.28. a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.

A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; (…) Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…) GACETA OFICIAL Artículo 215.- Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: (…) h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, (…)”. A manera ilustrativa, podemos observar que el artículo 159 de la Decisión 486 regula la coexistencia en la Subregión de registros sobre marcas idénticas o similares a nombre de titulares diferentes.

De ello se infiere que el espíritu de la norma andina no es extender la protección al “territorio de la Subregión”, por el contrario, cuando la norma prohíbe la comercialización de los productos y/o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, está protegiendo los derechos de ambos titulares, pero dentro de su propio territorio.

Por tanto, la norma andina delimita la protección de los derechos que confiere el registro de una marca al territorio de los Países Miembros. 11/03/2013 36.60 Excepciones al principio de territorialidad: Sobre las excepciones al principio de territorialidad, la jurisprudencia del TJCA ha identificado dos supuestos: A. La marca notoria: Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “En relación con el principio de territorialidad y de conformidad con el artículo 229, literal a), un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado” (Proceso 30-IP2011).

El Tribunal, al interpretar anteriores Decisiones, sobre el tema ha manifestado que “la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136 literal h) de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido” (Proceso 43-IP-2012).

“La Decisión 486, establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, respecto de los que no han alcanzado dicha notoriedad, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial” (Proceso 30IP-2011).

Sobre este punto, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: “La protección de las marcas está limitada por ciertos factores. En primer término, por un factor territorial. Según el llamado principio de territorialidad, las facultades inherentes al derecho de exclusiva se circunscriben al territorio en el cual se reconoce la propiedad sobre la marca.

En los países donde GACETA OFICIAL la propiedad se adquiere mediante la inscripción registral, es claro que los efectos del registro, concedido por una autoridad nacional, están limitadas al país en el cual tenga competencia dicha autoridad y no pueden extenderse más allá de sus fronteras. (…) La importancia de la marca notoria radica entonces en su régimen de protección que, frente al de la marca ordinaria, es excepcional.

(…) El titular de una marca notoria, a pesar de no contar con un registro en el país de que se trate, ni haber presentado una solicitud, goza de ciertas prerrogativas legales que lo facultan para impedir el registro de la misma marca a favor de un tercero y aún para solicitar la nulidad del registro, en caso de que se hubiera concedido. Constituye igualmente una excepción al principio de territorialidad.

En virtud de este principio, los efectos del registro de una marca se circunscriben al territorio del país en que fue concedido. En el caso de la marca notoria, su titular puede ejercer ciertas facultades inherentes al derecho de exclusiva en un segundo país en donde carece del registro correspondiente” 4. B. La oposición andina: La segunda excepción al principio de territorialidad la constituye la “oposición andina”, regulada en el artículo 147 de la Decisión 486.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “La Decisión 486, en el artículo 147, amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros (…)”.

(Proceso 46-IP2007. Marca: “UNIQUE” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1530, de 14 de agosto de 2007). Cabe señalar que el artículo 147 de la Decisión 486 exige que se demuestre un “interés real” por parte del opositor, interés que se traduce en que el opositor deberá solicitar el registro de sus 4 Ricardo Metke Méndez, Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Editorial Diké, Medellín, 2001, pp. 129-130 y 132. 11/03/2013 37.60 signos ecuatorianos en Colombia al momento de presentar la oposición andina.

A contrariu sensu, si la protección fuera sobre todo el “territorio de la subregión”, el artículo 147 no exigiría la demostración de un “interés real”. En el presente caso, se alegó la protección en Colombia, de un nombre y enseña comercial utilizados en Ecuador. Sin embargo, este Tribunal observa que la denominada “oposición andina” fue presentada en Colombia fuera del plazo, ya que las demandantes “desafortunadamente, cuando tomaron conocimiento de la solicitud de registro presentada por EXECUTIVE S.A., la fecha para presentar oposición contra dicho registro, con fundamento en el artículo 147 de la Decisión 486, por el uso anterior del nombre y enseña comercial, ya había vencido”.

Dentro del Proceso 46-IP-2007, este Tribunal ha señalado que, la normativa comunitaria establece un plazo perentorio de 30 días siguientes a la fecha de publicación para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar “oposiciones andinas”, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486.

No obstante, aunque el plazo para la presentación de la oposición andina se encontraba vencido, la demandante ha presentado un “escrito de advertencia” antes que se concediera el registro que ahora está impugnando, por lo que el Juez Consultante deberá analizar las pruebas presentadas, a efectos de dilucidar si las mismas podrían ser indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, como analizaremos más adelante.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial: En numerosa jurisprudencia del Tribunal, por ejemplo, dentro del Proceso 96-IP-2009, se ha señalado lo siguiente: “El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De confor- GACETA OFICIAL 11/03/2013 38.60 midad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…). A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. nes relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”. En efecto, la protección al nombre y enseña comercial se otorga cuando se prueba su uso real y efectivo en el mercado (y no por su mero registro).

Por tanto, el nombre y enseña comercial del Ecuador, podría tener protección en Colombia, si se prueba su uso real y efectivo en el mercado colombiano. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.

El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190. 5. El ámbito de protección de la enseña comercial. En el presente caso, se alega la enseña comercial LE COLLEZIONI utilizada en el Ecuador, a fin de anular la resolución administrativa Nº 5656 que otorgó el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) en Colombia.

En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486. En el Proceso 78-IP-2011, el Tribunal se ha pronunciado sobre las características de la enseña comercial de la siguiente manera: “(…) La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposicio- La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”. 5 El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil. No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas.

Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial. Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 5 PACHÓN MUÑOZ Manuel.

“MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”.

GACETA OFICIAL 1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

(artículo 136, literal b, de la Decisión 486). (…)”. 6. Mala fe en la obtención de registros marcarios. En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de si el registro fue solicitado con presunta mala fe, este Tribunal considera oportuno referirse al tema, sobre la base de lo ya manifestado en la jurisprudencia dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009.

La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.

(Proceso 65-IP-2004, marca: TAPA ROJA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1102, de 6 de agosto de 2004). 11/03/2013 39.60 En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.

(Proceso 3-IP-99, marca: LELLI publicado en la Gaceta Oficial Nº 461, de 2 de julio de 1999). Asimismo, ha manifestado que: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.

Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99). En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad.

El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°) 6.

De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe 6 “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

GACETA OFICIAL gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007, marca: LOMA’S (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1581, de 4 de febrero de 2008).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o, 3.

Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe. La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero; en estos casos, como se indicó, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

Quien alega el mencionado literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 debe probarlo. En otras palabras, es una causal de nulidad relativa, el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precau- 11/03/2013 40.60 telar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado, ejerce acciones mercantiles con su marca y pretende beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el verdadero titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y/o de asociación. El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá determinar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.

Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

El presente tema será abordado por el Tribunal, en virtud a que la sociedad demandante manifiesta que se violó el artículo 137 de la Decisión 486. Estos criterios han sido vertidos por este Tribunal dentro de los, ya citados, Procesos 126-IP2009 y 129-IP-2009. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

Al efecto, la demandante ha presentado un “escrito de advertencia” antes que se concedie- GACETA OFICIAL ra el registro que ahora está impugnando, por lo que el juez nacional deberá analizar las pruebas presentadas, a efectos de dilucidar si las mismas podrían ser indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. 11/03/2013 41.60 Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida 7. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI utilizada en el Ecuador por parte de la solicitante EXECUTIVE S.A. de Colombia. 7.

Examen de registrabilidad. La autonomía de las oficinas de registro marcario. En el presente caso, la demandante señala que se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, ya que se omitió realizar el examen de fondo y no se tuvo en cuenta lo indicado en su “escrito de advertencia”. Por otro lado, EXECUTIVE S.A. contestó la demanda manifestando que si bien el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que se deberá realizar el examen de registrabilidad se hayan o no presentado oposiciones, “no existe norma que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio a adoptar decisiones con base en documentos y escritos allegados al expediente, que se no hayan presentado como una oposición y/o como una prueba de la misma”.

Al respecto, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 7 La imitación o “copia servil” de una marca previamente conocida.

GACETA OFICIAL Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 11/03/2013 42.60 Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 9 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 8 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” 10. 9 10 8 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP2005.

Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 11/03/2013 43.60 La autonomía de las oficinas de registro marcario. do con el principio básico de la motivación de los actos.

El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa “MONARCM”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumplien- No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado LE COLLEZIONI (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre y/o enseña comercial protegidos, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para GACETA OFICIAL registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.

En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo compuesto, comparado con signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. 4. El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere.

La protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere. 5.

La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección 11/03/2013 44.60 de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 6.

La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió. Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI utilizada en el Ecuador por parte de la solicitante EXECUTIVE S.A. de Colombia. 7.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolu- GACETA OFICIAL 11/03/2013 45.60 ción debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 029-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 18 y 22 de la Decisión 516 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Descongestión Bogotá, República de Colombia; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2 y 24 de la misma Decisión y del artículo 2 de la Resolución 797 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Actor: sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS. Proceso interno Nº 2009-389. Caso: PRODUCTOS COSMÉTICOS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil trece. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Descongestión Bogotá, República de Colombia, relativa a los artículos 18 y 22 de la Decisión 516 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-389.

El auto de 28 de agosto de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS.

Demandada: sociedad MARCHEN S.A. GACETA OFICIAL a) Hechos. 1. El 29 de julio de 2005, la sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS y la sociedad MARCHEN S.A. suscribieron un contrato de fabricación de productos, cuyo objeto principal era la fabricación, por parte de la sociedad MARCHEN S.A., de la pasta dental de marca WHOLE FRESH de propiedad de la sociedad demandante. 2.

En el mencionado contrato se estableció como forma de terminación unilateral del contrato, el incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones estipuladas en el contrato. 3. El primer lote de la producción de la crema dental tuvo problemas en la calidad. 4. Los siguientes lotes, después de ser enviados a diversas sedes de COPIDROGAS y de haber sido pagados en su totalidad, no pudieron ser comercializados, según el consultante porque “no cumplían con las normas sanitarias de control de calidad, en especial la Decisión 516 de la Comunidad Andina, al no figurar referencia alguna que permitiera identificar la fabricación ni su fecha de vencimiento”. 11/03/2013 46.60 “En este orden de ideas y conforme a su solicitud de información, es necesario advertir que la fecha de vencimiento de la CREMA WHOLE FRESH debe indicarse en el envase.

En cuanto al número de lote, la Decisión 516 indica que el número de lote puede ser colocado en el empaque o envase, en cuyo caso la crema WHOLE FRESH estaría incumpliendo. Así las cosas, la crema WHOLE FRESH no puede comercializarse en las condiciones establecidas, según muestra allegada en su oficio, hasta tanto se ajuste a los lineamientos motivos de sus consultas, es decir, declare la fecha de vencimiento en el envase”. 7.

La sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS, envió una copia del concepto a la sociedad MARCHEN S.A. y sobre la base del mismo devolvió todos los productos. 8. La sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS, solicitó una reunión con la sociedad MARCHEN S.A. y también solicitó una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. en la cual no se llegó a ningún acuerdo. b) Fundamentos jurídicos de la demanda. 5.

En vista a que la crema dental no cumplía con los requisitos de calidad a los que se había comprometido la sociedad MARCHEN S.A., la sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS de manera unilateral dio por terminado el contrato. 6. En abril de 2007, las dos sociedades se reúnen y acuerdan solicitar un concepto al INVIMA para que establezca si efectivamente la crema dental objeto del contrato cumple con los requisitos para ser comercializada.

El 11 de octubre de 2007 el INVIMA emite un concepto ambiguo donde no se establece claramente si el producto puede o no puede ser comercializado. Por este motivo, la demandante envió una muestra física del producto al INVIMA, solicitando nuevamente su opinión. El 17 de diciembre de 2007, el INVIMA responde indicando: La sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1.

La sociedad demandante en su escrito de demanda realiza una descripción detallada de los hechos, los cuales ya han sido plasmados en el punto anterior. 2. En lo referente al contrato afirma que en la Cláusula Décima se estableció “como obligación específica de MARCHEN S.A. como fabricante, garantizar la calidad de la crema dental objeto de fabricación y en el numeral cuarto se estableció también como su obligación reconocer a la contratante ‘COPIDROGAS’, el valor de aquellos productos devueltos por sus Droguerías asociadas y/o las Bodegas de la Contratante, debido a defectos de calidad o defectos físicos atribuibles a la Fabricante”.

GACETA OFICIAL En la Cláusula Novena se estableció “también como forma de pago del producto objeto de fabricación, la cancelación de la (sic) referidas facturas a más tardar dentro de los sesenta días calendario siguientes a aquel en que sean presentadas junto con la entrega de los productos objeto de fabricación”. En la cláusula Vigésima Primera se estableció “también como forma de terminación unilateral, el incumplimiento de una cualquiera de las partes a las obligaciones estipuladas y contraídas en el referido documento”. 3.

Desde la primera producción la crema dental presentó problemas de calidad “lo que originó un desprestigio de la marca de propiedad de COPIDROGAS en el mercado, generando tal situación graves perjuicios económicos (…)”. 4. Los lotes posteriores de crema dental, después de ser pagados en su totalidad y de haber sido enviados a diversas sedes de COPIDROGAS “no pudieron ser comercializados, teniendo en cuenta que la Crema Dental fabricada no cumple los requisitos legales establecidos para ser comercializada, dispuestos para el efecto en la (sic) Decreto 219 del 30 de Enero de 1998 capítulo 3 y la Decisión 516 de 2002 de la Comunidad Andina de Naciones; normas estas que reglamentan los Regímenes sanitarios de control de calidad para este tipo de productos y específicamente ordena que en los empaques y envases de éstos debe figurar el número de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación así como su fecha de vencimiento”. 5.

Hace mención al concepto aclaratorio enviado por el INVIMA. 6. Como pretensión solicita “Se declare mediante sentencia que la entidad demandada MARCHEN S.A., está obligada a resarcir a mi poderdante los valores pagados por las facturas de la crema dental producida y que no ha podido comercializar por cuanto no cumple con los requerimientos legales para este tipo de productos”. 7.

Como consecuencia de esta declaratoria se condene a la entidad demandada a pagar el daño emergente y el lucro cesante causados por el incumplimiento de contrato. 11/03/2013 47.60 c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La sociedad MARCHEN S.A. contesta la demanda manifestando que: 1. Hace mención a los hechos descritos por la parte actora, indica que la Cláusula Décima “consagra una serie de obligaciones a cargo de las partes”.

Debe determinarse qué “se entiende por ‘defectos de calidad o defectos físicos atribuibles a LA FABRICANTE’, si es que se acredita que la demandada se apartó de las instrucciones recibidas de COPIDROGAS. 2. La Cláusula Décimo Primera considera dos situaciones, la facultad de dar por terminado el contrato, unilateralmente y el procedimiento establecido para ejercitar esa facultad “con previo requerimiento a la parte presuntamente incumplida, para que subsane su proceder (…)”. 3.

La demanda “Contiene una interpretación muy personal de las disposiciones legales citadas, olvidando que el Decreto 219/98 fue derogado por la Resolución 2003-02496 del 12 de diciembre de 2003, emanada de la CAN, según lo previsto en la Disposición Transitoria de la Decisión 516/02 de la COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA”. 4. COPIDROGAS no hizo un reclamo válido a MARCHEN S.A. sobre el asunto controvertido. d) De la interpretación prejudicial.

El Juez Consultante solicita expresamente, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pronuncie sobre: 1. ¿Es obligatorio incorporar el número de lote y la fecha de vencimiento en el envase, etiqueta o prospecto de productos cosméticos? 2. Si la anterior pregunta adquiere respuesta afirmativa, ¿de quién es la obligación?, ¿del fabricante o del responsable de la comercialización? 3.

¿Existe la posibilidad de escoger en dónde se anota el número de lote y la fecha de vencimiento, es decir, en el envase, en la etiqueta o en el prospecto? GACETA OFICIAL

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículo 18 y 22 de la Decisión 516 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, para absolver las preguntas planteadas por el consultante, el Tribunal interpretará los artículos 18 y 22 de la Decisión 516 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 1, 2 y 24 de la misma Decisión y el artículo 2 de la Resolución 797 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 516 de la Comisión de la Comunidad Andina ARMONIZACIÓN DE LEGISLACIONES EN PRODUCTOS COSMÉTICOS. “CAPÍTULO I DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1.- Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 11/03/2013 48.60 órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.

A efectos de esta definición, se consideran productos cosméticos, en particular, los productos que figuran en el Anexo 1. Artículo 2.- Los productos cosméticos que se comercialicen dentro de la Subregión no deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, teniendo presente particularmente, la presentación del producto, su etiquetado y las eventuales instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier otra indicación o información que proceda del fabricante o del responsable de comercialización del producto.

No obstante, la presencia de tales advertencias no exime del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en la presente Decisión. CAPÍTULO II DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA (…) CAPÍTULO II DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Artículo 18.- Sin perjuicio de lo señalado en el Capítulo anterior, los productos cosméticos sólo podrán comercializarse si en el envase o en el empaque figuran con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las menciones que se detallan a continuación: a) Nombre o razón social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético, establecido en la Subregión. Podrán utilizarse abreviaturas, siempre y cuando pueda identificarse fácilmente en todo momento a la empresa; b) Nombre del país de origen; c) El contenido nominal en peso o en volumen; d) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas internacionales sobre sustancias o ingredientes y las GACETA OFICIAL restricciones o condiciones de uso incluidas en las listas internacionales a que se refiere el artículo 3 o en las Resoluciones que al efecto adopte la Secretaría General conforme al artículo 4; e) El número de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación; f) El número de Notificación Sanitaria Obligatoria con indicación del país de expedición; g) La lista de ingredientes precedida de la palabra “ingredientes” siempre que los listados o Resoluciones referidos en los artículos 3 y 4 así lo dispongan.

En el caso que las precauciones particulares del literal “d)” excedan el tamaño del envase o empaque, éstas deberán figurar en un prospecto que el interesado incorporará al envase. (…) Artículo 22.- Los responsables de la comercialización podrán recomendar en el envase, etiqueta o prospecto, el plazo adecuado de consumo de acuerdo a la vida útil del producto cosmético, cuando estudios científicos así lo demuestren.

(…) CAPÍTULO IV DE LA VIGILANCIA SANITARIA (…) Artículo 24.- Tanto el titular de la Notificación, como el fabricante del producto, son solidariamente responsables de la conformidad de este último con los reglamentos técnicos o normas técnicas obligatorias de carácter sanitario, así como con las condiciones de fabricación y de control de calidad exigidas por la Autoridad nacional competente.

Asimismo, son responsables solidarios por los efectos adversos comprobados que sobre la salud individual o colectiva pueda experimentar la población usuaria de los productos, ocasionados por la transgresión de las normas o de las condiciones de salud establecidas. (…)”. 11/03/2013 49.60 Resolución 797 de la Secretaría General de la Comunidad Andina Reglamento de la Decisión 516 sobre Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Cosméticos “(…) CAPÍTULO II DE LA RESPONSABILIDAD Artículo 2.- Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que establece el artículo 24 de la Decisión 516, tanto el titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria como el fabricante del producto son responsables del cumplimiento del presente Reglamento, así como de suministrar, a requerimiento de la Autoridad Nacional Competente, la información necesaria para realizar la verificación de la calidad sanitaria.

(…)”. 1. Primacía del Derecho Comunitario Andino sobre normas de origen interno de los Países Miembros. Principio del Complemento indispensable. El Tribunal interpretará el tema de la primacía del derecho comunitario, en vista de que en el proceso interno se debate el hecho de la correcta aplicación de la Decisión 516 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más pro- GACETA OFICIAL piamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’”.

(Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al primer principio, el Tribunal ha señalado que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ).

En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ).

El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se 11/03/2013 50.60 considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”.

(Proceso 1-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90 publicado en la G.O. A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales ( ). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ).

Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación ( ).

Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6IP-93, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, de 25 de marzo de 1994).

GACETA OFICIAL El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo 11/03/2013 51.60 sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001, ya citado).

Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez consultante, debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho interno y de derecho internacional suscritas por los Países Miembros y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario.

Principio del complemento indispensable. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar GACETA OFICIAL substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).

Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre productos cosméticos no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema de productos cosméticos, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 516 de la Comisión de la Comunidad Andina y por la Resolución 797 de la Secretaría General que reglamenta la mencionada Decisión 516. 2.

La protección a la salud humana. El derecho a la salud se ha convertido en un derecho de primer orden. La Organización Mundial de la Salud ha definido a la salud como “un 11/03/2013 52.60 estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Entonces, no sólo se está hablando de una ausencia de enfermedad sino de un bienestar que abarca la salud psíquica y social de las personas.

Por su parte, el artículo 2 de la Decisión 516 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Los productos cosméticos que se comercialicen dentro de la Subregión no deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, teniendo presente particularmente, la presentación del producto, su etiquetado y las eventuales instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier otra indicación o información que proceda del fabricante o del responsable de comercialización del producto.

No obstante, la presencia de tales advertencias no exime del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en la presente Decisión”. Respecto a la protección a la vida y a la salud humana, el Tribunal se ha pronunciado en diferentes procesos. En el caso de “Importación de motores y cajas usadas para vehículos”, ha manifestado: “Los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran el derecho a la vida, a la integridad física y a un ambiente sano, son mínimos fundamentales sin los cuales sería imposible cumplir los objetivos generales del derecho comunitario andino. Por lo tanto, dichos parámetros fundamentales son la base para prohibir la importación de vehículos y autopartes usadas en la subregión. Asimismo, la defensa al consumidor se desarrolla sobre la base de este conjunto de principios, ya que lo mínimo que se debe garantizar en el mercado es que la adquisición de bienes y servicios no afecte a sus derechos fundamentales”.

(…)”. (Proceso 116-IP-2012, de 13 de noviembre de 2012, caso: Importación de motores y cajas usadas para vehículos”). El Tribunal, también se ha pronunciado sobre la protección de estos derechos de primer orden con relación a la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina que contempla la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola: GACETA OFICIAL “La protección de derechos de primer orden como la vida, la salud y el disfrute de un ambiente sano, son las pautas claras que sigue la Decisión. El segundo objetivo que menciona la norma, es el reflejo claro de la intención específica del legislador comunitario: proteger la vida, la salud y el medio ambiente y, sobre esta base fundamental, lograr seguridad alimentaria en la subregión, un incremento en los niveles de productividad agrícola, sustitución de importaciones agrícolas y aumento de las exportaciones”.

(Proceso 05AI-2008, de 27 de enero de 2009, caso: Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola”). De igual manera, el Tribunal se ha pronunciado sobre la protección a los derechos humanos en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el caso de las marcas “COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta)”, ha manifestado: “El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que éstos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales.

No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas (…).

En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios generales del Derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la protección de los derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros. Situación que no debe ser desatendida por ningún operador jurídico comunitario”.

(Proceso 60-IP-2012, de 24 de octubre de 2012, caso: COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta)). De los acápites transcritos se evidencia que la salud humana, es sin lugar a dudas, un dere- 11/03/2013 53.60 cho fundamental protegido bajo toda circunstancia por la Comunidad Andina, ya sea a través de su normativa o a través de la aplicación del derecho comunitario.

El Tribunal considera que la salud de los habitantes de la subregión constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se basa este Proceso de Integración Subregional. De esta manera, en el proceso de integración de la Comunidad Andina, el interés comunitario que debe regir la comercialización de los productos cosméticos, dentro del contexto fijado por el Acuerdo de Cartagena (preámbulo y artículo primero), está destinado a la protección de la salud pública y al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la subregión. De lo manifestado se desprende, que las normas comunitarias así como la jurisprudencia del Tribunal protegen la vida y la salud de las personas.

De esta manera y para el caso concreto, el Tribunal considera que el bienestar físico, mental y social de las personas debe encontrar cimiento en la seguridad y confiabilidad que tengan sobre los productos que usan en su diario vivir. La seguridad de los productos y su calidad van de la mano de la protección de la vida, la integridad física, la salud y el goce de un ambiente sano. Por lo tanto, toda interpretación que el Tribunal haga sobre normas comunitarias se realizará de conformidad con la protección de los derechos humanos, en el caso concreto la vida y la salud de las personas. 3.

Cumplimiento de normas sanitarias de control de calidad. Requisitos para la comercialización de productos cosméticos. Número de lote y fecha de vencimiento. Responsabilidad. Cumplimiento de normas sanitarias de control de calidad. A manera ilustrativa y de acuerdo al artículo 1 de la Decisión 516, un producto cosmético es “toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos GACETA OFICIAL en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales”.

Del concepto se desprende que el término producto cosmético ampara una infinidad de productos, por lo que, en el Anexo 1 de la Decisión 516 se tiene una lista indicativa de productos cosméticos, a saber: a) Cosméticos para niños. b) Cosméticos para el área de los ojos. c) Cosméticos para la piel. d) Cosméticos para los labios. e) Cosméticos para el aseo e higiene corporal. f) Desodorantes y antitranspirantes. g) Cosméticos capilares. h) Cosméticos para las uñas. i) Cosméticos de perfumería. j) Productos para higiene bucal y dental. k) Productos para y después del afeitado. l) Productos para el bronceado, protección solar y atubronceadores. m)Depilatorios. n) Productos para el blanqueo de la piel.

Es necesario tomar en cuenta que los productos cosméticos forman parte de la vida diaria de las personas, se los utiliza todos los días en el cuidado personal, por esto resulta esencial que se pueda confiar en su seguridad. Los cosméticos son utilizados sobre las partes superficiales del cuerpo humano, en el caso concreto la pasta dental está en contacto directo con los dientes y las mucosas bucales, por lo tanto, si no se cumplen con todos los cuidados sanitarios y de control de calidad, este contacto podría dar lugar a efectos no deseados como toxicidad, irritación o sensibilización. En este sentido, los consumidores de productos cosméticos tienen derecho a recibir una información completa y correcta sobre los cosméticos que van a utilizar, de manera que puedan identificar con facilidad y claridad el producto, su función, sus ingredientes, el modo de uso, su fecha de caducidad o cualquier precaución que deban adoptar para evitar riesgos.

Todos los productos cosméticos al momento de su comercialización deben contar con la Notificación Sanitaria Obligatoria presentada ante la Autoridad Nacional Competente. Esta Notifi- 11/03/2013 54.60 cación consiste en una comunicación por medio de la cual se informa a partir de qué momento el producto será comercializado y debe estar acompañada de una serie de requisitos donde constan todas las especificaciones del producto que se desea comercializar.

Esta Notificación es la base para realizar un control de calidad y una vigilancia adecuada de la comercialización de productos cosméticos. Al respecto, el artículo 6 de la Decisión 516, dispone: “Se entiende por Notificación Sanitaria Obligatoria la comunicación en la cual se informa a las Autoridades Nacionales Competentes, bajo declaración jurada, que un producto cosmético será comercializado a partir de la fecha determinada por el interesado.

En cualquier caso, tal comercialización deberá ser posterior a la fecha de recepción de la Notificación por parte de la Autoridad Nacional Competente”. Las acciones de control y vigilancia sanitaria se llevarán a cabo mediante la verificación en los establecimientos destinados a elaborar, almacenar, distribuir y comercializar cosméticos así como de la verificación de información técnica contenida en la Notificación Sanitaria Obligatoria, toda esta información deberá ser confrontada con la información técnica que el fabricante deberá tener para cada lote.

En caso de ser necesario, la Autoridad Nacional Competente podrá establecer medidas de seguridad con el fin de salvaguardar la vida y la salud de las personas. De esta manera, el cumplimiento de todo tipo de normas de control de calidad y de vigilancia sanitaria que otorguen seguridad a los productos cosméticos debe ser cumplida de manera expresa y terminante pues el objetivo principal es garantizar la ausencia de riesgos para la salud con el uso de estos productos.

Requisitos para la comercialización de productos cosméticos. Número de lote y fecha de vencimiento. Teniendo una idea clara de lo que son los productos cosméticos y con una lista, no exhaustiva, de dichos productos, el Tribunal pasa a analizar los artículos 18 y 22 de la Decisión 516 GACETA OFICIAL de la Comisión de la Comunidad Andina, en vista de que en el proceso interno se debate si es obligatoria la incorporación del número de lote y la fecha de vencimiento del producto y el lugar donde debe figurar esta información. El artículo 18 de la Decisión 516, es claro en manifestar que los productos cosméticos sólo podrán comercializarse si en el envase o en el empaque figuran con letras indelebles, fácilmente legibles y visibles varias características de los productos entre las cuales se encuentran: “a) Nombre o razón social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético, establecido en la Subregión. Podrán utilizarse abreviaturas, siempre y cuando pueda identificarse fácilmente en todo momento a la empresa; b) Nombre del país de origen; c) El contenido nominal en peso o en volumen; d) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas internacionales sobre sustancias o ingredientes y las restricciones o condiciones de uso incluidas en las listas internacionales a que se refiere el artículo 3 o en las Resoluciones que al efecto adopte la Secretaría General conforme al artículo 4; e) El número de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación; f) El número de Notificación Sanitaria Obligatoria con indicación del país de expedición; g) La lista de ingredientes precedida de la palabra “ingredientes” siempre que los listados o Resoluciones referidos en los artículos 3 y 4 así lo dispongan.

En el caso que las precauciones particulares del literal “d)” excedan el tamaño del envase o empaque, éstas deberán figurar en un prospecto que el interesado incorporará al envase”. En el caso concreto, se controvierte el lugar donde figurará el número de lote. Al respecto, si bien, en un principio la norma citada en el literal e) pareciera que concede la facultad de elegir el lugar donde irá el número de lote, es decir 11/03/2013 55.60 ya sea en el envase o ya sea en el empaque del producto.

Sin embargo, el Tribunal, considera que debe darse una interpretación extensiva del mencionado artículo, siempre a favor de la vida y la salud de las personas, esto significa que el consumidor, al momento de adquirir un producto cosmético no abre el envase para verificar los datos del producto y busca dichos datos en el empaque, por lo tanto el Tribunal considera, que el número de lote debe estar incluido en el empaque del producto.

Además, en el cometido de dar la mencionada interpretación extensiva del artículo en estudio también se debe tomar en consideración que una vez adquirido el producto cosmético, el empaque del producto, o en su caso su prospecto, generalmente, son desechados por el consumidor sin ser objeto de una revisión minuciosa, sobre el número de lote, la fecha de caducidad, los ingredientes del producto, los efectos, las contraindicaciones, etc. quedando como única referencia el producto en su envase, por lo tanto, el Tribunal considera que los productos cosméticos deben, en el caso particular, las pastas dentales, llevar el número de lote, también, en el envase.

Respecto al hecho controvertido de dónde debe figurar la fecha de caducidad, el artículo 22 dispone: “Los responsables de la comercialización podrán recomendar en el envase, etiqueta o prospecto, el plazo adecuado de consumo de acuerdo a la vida útil de producto cosmético, cuando estudios científicos así lo demuestren”. Este artículo hace referencia a la posibilidad de que el producto cosmético a ser comercializado lleve, ya sea en el envase, en la etiqueta o en el prospecto, el plazo adecuado de consumo, es decir, que tenga impreso en cualquiera de los elementos mencionados el tiempo de la vida útil del producto.

La vida útil del producto es el tiempo en el que dicho producto se mantendrá cumpliendo su función inicial, es decir, mantiene intactas sus propiedades sin perjudicar la salud de las personas. Además, para que los productos cosméticos mantengan su vida útil deben ser conser- GACETA OFICIAL vados en las condiciones adecuadas especificadas, es decir, temperatura, humedad, luz, etc.

Se entiende que el deterioro del producto va ligado a daños al consumidor o a la disminución de la eficacia del producto. En este sentido, el artículo en análisis sugiere que el producto cosmético, podría llevar una leyenda que diga, por ejemplo: “Utilizar el producto preferentemente antes de (…)”, se da una fecha de consumo preferente, es decir el producto tendrá una vida útil y podrá ser usado desde el momento de su apertura hasta la fecha que se indica en el envase, preferentemente.

Relacionado con este análisis se encuentra el de la fecha de caducidad del producto. A diferencia de lo manifestado precedentemente, la fecha de caducidad indica el día límite en el que el producto puede ser usado sin ser perjudicial para la salud de las personas. Estos productos llevan una leyenda, que como ejemplo podría decir: “Este producto vence (…)” o simplemente “Fecha de caducidad del producto: (…)”, en este sentido, la fecha de caducidad resulta siendo terminante, pues significa que a partir de esa fecha el producto ya no puede ser usado por los consumidores, pues su uso podría significar un riesgo para su salud porque el producto perdería sus propiedades.

Bajo los fundamentos esgrimidos en el punto anterior, básicamente la protección a la salud de los habitantes de la subregión, el Tribunal considera que, se debe realizar una interpretación extensiva del artículo en análisis y de esta manera, el Tribunal considera que, los productos cosméticos a ser comercializados en la subregión deben contener la fecha de caducidad del producto.

Respecto al lugar donde debe figurar la fecha de caducidad, el Tribunal considera que: 1. El empaque es el instrumento con que cuenta el consumidor, al momento de adquirir un producto cosmético, para verificar los datos esenciales del producto, en el caso concreto la fecha de caducidad, por lo tanto, la fecha de caducidad debe estar contenida en el empaque del producto. 2.

Sin embargo, generalmente el empaque, la etiqueta o el prospecto del producto son co- 11/03/2013 56.60 múnmente desechados por los consumidores, por lo tanto, la fecha de caducidad también debe estar contenida en el envase del producto. Por tanto, de acuerdo a la norma comunitaria, a los fines que persigue el Acuerdo de Cartagena y especialmente en aras de proteger la vida y la salud de las personas, el Tribunal considera que el número de lote y la fecha de caducidad en las pastas dentales deben figurar, necesariamente, tanto en el empaque como en el envase.

Responsabilidad. Del contrato de fabricación de productos. De conformidad con la normativa comunitaria, en especial con los artículos 7 y siguientes y 24 de la Decisión 516 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 2 de la Resolución 797 de la Secretaría General, tanto el titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria como el fabricante, son responsables solidariamente de cumplir con los reglamentos técnicos o normas técnicas obligatorias de carácter sanitario, así como con las condiciones de fabricación y de control de calidad exigidas por la Autoridad Nacional Competente para la comercialización de los productos cosméticos.

De igual manera son responsables solidarios, por todos aquellos efectos adversos comprobados sobre la salud individual o colectiva que puedan experimentar los consumidores de los productos cosméticos, ocasionados por la transgresión de normas o de las condiciones de salud establecidos. Sin embargo, en el caso concreto, el producto objeto del proceso, es decir la pasta dental de marca WHOLE FRESH, aún no ha sido comercializada.

Por lo tanto, se debe identificar quién es el responsable de que los datos de número de lote y fecha de caducidad del producto consten en el envase antes de la comercialización del producto. Al respecto, existe un contrato de fabricación de productos suscrito entre la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS y la sociedad MARCHEN S.A., cuyo objeto principal era la fabricación por parte de la empresa MARCHEN S.A. de la pasta dental de la marca WHOLE FRESH de propiedad de la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS.

GACETA OFICIAL 11/03/2013 57.60 La norma comunitaria analizada no regula nada respecto a los contratos privados que se celebren entre empresas, fabricantes, comercializadores u otros, por lo tanto, le corresponde al Juez consultante analizar dicho contrato. 3. ¿Existe la posibilidad de escoger en dónde se anota el número de lote y de fecha de vencimiento, es decir, en el envase, en la etiqueta o en el prospecto? Al respecto, el Tribunal considera que la obligación de poner el número de lote y la fecha de caducidad en el empaque y en el envase corresponde al fabricante, ya que de acuerdo a la naturaleza de los productos, a su composición, a su envase, etc. es el fabricante el que maneja la información, por lo tanto, el Tribunal reitera que la responsabilidad, en este caso, de que el número de lote y la fecha de caducidad figuren en el envase recae sobre el fabricante del producto.

Acorde con el contenido de la presente interpretación prejudicial, el número de lote y la fecha de vencimiento en las pastas dentales debe figurar necesariamente en el empaque y en el envase. 4. Caso concreto. 1. ¿Es obligatorio incorporar el número de lote y la fecha de vencimiento en el envase, etiqueta o prospecto de productos cosméticos? De acuerdo a los antecedentes anotados, el Tribunal considera que sí es obligatorio incorporar el número de lote y la fecha de vencimiento tanto en el empaque como en el envase del producto, ya que como se tiene dicho, la etiqueta puede ser removible y el prospecto y el empaque generalmente, son desechados. 2.

Si la anterior pregunta adquiere respuesta afirmativa, ¿de quién es la obligación?, ¿del fabricante o del responsable de la comercialización? De igual manera, conforme a lo anotado, en el caso concreto, la obligación de incorporar los datos sobre el número de lote y la fecha de vencimiento, corresponde al fabricante ya que el producto pasta dental WHOLE FRESH aún no ha sido comercializado.

Una vez que los productos sean comercializados, la responsabilidad de que en el mercado circulen los productos cosméticos de manera adecuada y conteniendo toda la información necesaria para preservar la vida y la salud de las personas es tanto del fabricante como del comercializador. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros o el derecho de origen internacional de los Países Miembros, prevalece el Derecho Comunitario Andino. Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre productos cosméticos no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

SEGUNDO: En el caso concreto, dando respuesta a las inquietudes del juez consultante, el Tribunal considera: GACETA OFICIAL 1. ¿Es obligatorio incorporar el número de lote y la fecha de vencimiento en el envase, etiqueta o prospecto de productos cosméticos? 11/03/2013 58.60 les debe figurar necesariamente en el empaque y en el envase.

De acuerdo a los antecedentes anotados, el Tribunal considera que sí es obligatorio incorporar el número de lote y la fecha de vencimiento tanto en el empaque como en el envase del producto, ya que como se tiene dicho, la etiqueta puede ser removible y el prospecto y el empaque generalmente, son desechados. El Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Descongestión Bogotá, República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2009-389, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. 2.

Si la anterior pregunta adquiere respuesta afirmativa, ¿de quién es la obligación?, ¿del fabricante o del responsable de la comercialización?

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. De igual manera, conforme a lo anotado, en el caso concreto, la obligación de incorporar los datos sobre el número de lote y la fecha de vencimiento, corresponde al fabricante ya que el producto pasta dental WHOLE FRESH aún no ha sido comercializado.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Una vez que los productos sean comercializados, la responsabilidad de que en el mercado circulen los productos cosméticos de manera adecuada y conteniendo toda la información necesaria para preservar la vida y la salud de las personas es tanto del fabricante como del comercializador. 3. ¿Existe la posibilidad de escoger en dónde se anota el número de lote y de fecha de vencimiento, es decir, en el envase, en la etiqueta o en el prospecto? Acorde con el contenido de la presente interpretación prejudicial, el número de lote y la fecha de vencimiento en las pastas denta- José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 11/03/2013 59.60 GACETA OFICIAL 11/03/2013 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú