Año XXXI – Número 2353 Lima, 26 de junio de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 181-IP-2013 Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, de los artículos 2, 4 numeral 2 literal c), 28, 30 y 37 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio, del artículo 32 de la misma normativa y; de los artículos 2, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 32, 34 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre la ETB y COLTEL.

Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. “ETB”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Proceso 202-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 175, 177 y 179 de la misma Decisión. Lema comercial: TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo).

Actor: sociedad JAFER LIMITED. Proceso interno Nº. 2010-00311. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. Proceso 222-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal e), y 135 literales g) y h) de la misma normativa, así como el párrafo 2 del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 123 de su Estatuto, con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 00933-2012-0-1801-JR-CA10.

Actor: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.AC. Marca: Figurativa constituida por el logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y celeste. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/06/2014 2 de 67 PROCESO 181-IP-2013 Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, de los artículos 2, 4 numeral 2 literal c), 28, 30 y 37 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio, del artículo 32 de la misma normativa y; de los artículos 2, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 32, 34 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre la ETB y COLTEL.

Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. “ETB”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los trece días del mes de mayo del año dos mil catorce, en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre la ETB y COLTEL, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El escrito recibido por este Tribunal el 11 de septiembre de 2013, procedente del Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. - COLTEL, por medio de la cual se remitió solicitud de interpretación prejudicial.

El auto de 25 de septiembre de 2013, mediante el cual el Tribunal admitió la solicitud de Interpretación Prejudicial. El auto de 22 de enero de 2014, mediante el cual se decidió: “PRIMERO: Solicitar la opinión técnica de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de conformidad con los cuestionamientos planteados en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Para mejor proveer, solicitar a la Secretaría General de la Comunidad Andina todos los antecedentes que soportaron la adopción de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina: documentos de trabajo, reuniones, actas de discusión, entre otros.

TERCERO: Para lo anterior, se le concede um término de veinte (20) días contínuos a partir de la notificación del presente auto”. El escrito remitido por la Secretaría General de la Comunidad Andina, recibido el 28 de enero de 2014, mediante el cual solicita que se le otorgue un plazo adicional de 45 días hábiles, para cumplir con la solicitud requerida. 1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 13-J-TJCA-2014.

GACETA OFICIAL 26/06/2014 3 de 67 El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual se concedió un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde el día siguiente al vencimento del otorgado mediante el auto de 22 de enero de 2014. El escrito de la Secretaría General de la Comunidad Andina de fecha 7 de marzo de 2014, recibido por correo electrónico el día 10 de marzo de 2014, a través del cual pone a consideración el Dictamen 02-2007 con que el que opinó sobre el método “sender keeps all”.

El escrito de 27 de marzo de 2014 de la Secretaría General de la Comunidad Andina y, recibido por este Tribunal el 01 de abril de 2014, mediante el cual se describen los antecedentes relacionados a la adopción de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Resolución 432 de la Secretaría General. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (ETB). Demandada: COLOMBIA (COLTEL). III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda, su contestación y en los demás antecedentes obrantes en el expediente, se encuentran los siguientes: 1. La ETB y la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM (CAPITEL), suscribieron el 23 de junio de 1999 un contrato de acceso, uso e interconexión, con el objeto de regular los derechos y las obligaciones de cada operador en relación con sus respectivas redes de TPBCL, RTPBCLE y RTPBCLD. 2.

La sociedad COLTEL subrogó la posición contractual de TELECOM (CAPITEL), de conformidad con lo establecido en los Decretos 1516 de 2003, mediante el cual se ordenó la liquidación de TELECOM, y 1616 de 2003, mediante el cual se ordenó la creación de COLTEL. 3. La cláusula décima sexta del mencionado contrato dispuso: “CLAUSULA DECIMA SEXTA: CARGOS DE ACCESO Y USO.“El valor de los cargos de acceso y uso y su reajuste periódico, se regirá por las normas establecidas por la CRT y de acuerdo con lo dispuesto en los Anexos Financieros Comerciales.

GACETA OFICIAL 26/06/2014 4 de 67 PARÁGRAFO. La actualización del cargo de acceso se aplicará al producirse un cambio en dicho cargo, bien por disposición de la autoridad competente, o bien por qué (sic) se produzca una variación en cualquiera de los componentes del Índice de Actualización tarifaria “IAT”, tal como lo dispone el artículo 5.30 de la Resolución 087 de CRT o las demás normas que lo adicionen, modifiquen o reemplacen.

El cargo de acceso actualizado y/o modificado se causará y pagará a partir del primer día del mes siguiente en que se produzca tal variación sin que sea necesario para ellos notificar tal modificación.” 4. La cláusula décima séptima del contrato, estableció lo siguiente: “DÉCIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN Y CRUCE DE CUENTAS.- Las partes efectuarán mensualmente los procesos de conciliación y cruce de cuentas de los cuales formarán parte todos los rubros acordados en el presente contrato, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Financiero – comerciales.

El cargo de acceso y uso se conciliará según el tipo de interconexión de que se trate.” 5. En la cláusula segunda del Anexo Financiero – Comercial No. 1 del mencionado contrato se estipuló lo siguiente: “2.1. El cargo de acceso y uso a pagarse entre las partes a partir de la suscripción del presente contrato se liquidará por minuto o proporcionalmente por fracción de minuto de cada llamada completada. 2.2.

El valor del cargo de acceso y uso inicial será el que resulte de dividir por tres el cargo de acceso y uso local vigente para el momento de la suscripción del presente contrato, que se paga por impulso de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.26 de la Resolución 087 y demás normas que la modifiquen, adicionen o reemplacen (…)”. 6. TELECOM (CAPITEL) solicitó a la ETB que se cambiara el sistema de remuneración para la interconexión local – local entre sus RTPBCL en Bogotá, por el de Senders Keeps All (SKA).

Esto no fue aceptado por la ETB. 7. TELECOM, mediante escrito de 22 de marzo de 2002, solicitó a la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (CRT), la solución del conflicto suscitado por el cambio de remuneración mencionado anteriormente. 8. La CRT mediante la Resolución No. 1345 de 2005, resolvió modificar la forma de remuneración, argumentando lo siguiente: “Todas las interconexiones existentes entre redes TPBCL, deben ser remuneradas bajo el esquema Sender Keeps All, sin perjuicio de los acuerdos o esquemas alternativos definidos por los operadores en desarrollo de la voluntad privada.

(…) Frente a la ausencia de acuerdo entre las partes, la metodología de cargos de acceso que debe remunerar la interconexión entre las redes TPBCL de ETB y de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES es la establecida en el GACETA OFICIAL 26/06/2014 5 de 67 artículo 4.2.2.20, la cual deberá ser implementada a dicha interconexión (…) desde el 22 de marzo de 2002”. 9.

Tanto la ETB como COLTEL presentaron recursos de reposición contra el anterior acto administrativo. 10. La CRT mediante la Resolución No. 1388 de 2005, resolvió los recursos modificando parcialmente el artículo 1, pero confirmando lo demás. No se modificó el artículo tercero que se refiere específicamente al asunto bajo examen. 11. La ETB presentó el 23 de mayo de 2012 una demanda arbitral contra COLTEL.

El 15 de noviembre de 2012, dicha demanda fue reformada. 12. El Tribunal arbitral constituido para el efecto, mediante escrito de 6 de septiembre de 2013, solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 13. Manifiesta, que de conformidad con el ordenamiento jurídico andino, en caso de existir asimetría en el tráfico cursado entre sus redes se debe liquidar, facturar y cobrar cargos de acceso, uso e interconexión. Las normas andinas prohíben el pacto de no pago de cargos de acceso. 14.

Sostiene, que el contrato de interconexión es esencialmente oneroso, ya que “cuenta con un objeto complejo, la vinculación de los recursos físicos y soportes lógicos necesarios para permitir el interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de los servicios de las partes, a cambio de un precio como contraprestación por los servicios involucrados, esto: el acceso, el uso y la interconexión. Se trata de un contrato en esencia sinalagmático”. 15.

Afirma, que los artículos 18, 19 y 20 de la Resolución 432 prevén que el contrato de interconexión es eminentemente oneroso y, además, los cargos de acceso deben estar orientados a costos e incluir una utilidad razonable; “el servicio de acceso, uso e interconexión no puede ser prestado a pérdida y, mucho menos, de manera gratuita”. 16. Agrega, que el sistema Sender Keeps All sólo es viable en la medida en que haya equivalencia entre el monto de la obligación de cada operador, es decir, que “el número de minutos que termina en la red de cada operador debe ser similar, de tal suerte que, al multiplicarlo por la tarifa del cargo acceso, arroje cifras balanceadas para cada operador”. 17.

Argumenta, que se debe cumplir dos condiciones: 1. Simetría en el tráfico que cursa entre las redes de los dos operadores, y 2) similitud entre los costos eficientes de la red de los operadores interconectados. Si no se cumple esto, “la obligación de remunerar el servicio no se satisface en su totalidad por medio de la compensación. Al no existir equivalencia en el valor de la contraprestación a la que cada operador tiene derecho por el servicio que presta, la compensación no extingue la obligación, sino que subsiste respecto de los minutos que dan lugar al desbalance”.

GACETA OFICIAL C. 26/06/2014 6 de 67 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 18. Manifiesta, que el Tribunal Arbitral no tiene competencia para conocer el presente asunto. El artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina le asigna expresamente dicha competencia a la CRT. Este asunto ya fue dirimido por la CRT mediante las Resoluciones 1345 y 1338 de 2005. 19.

Sostiene, que tampoco es competente ya que existen dos procesos sobre la misma materia litigiosa. Se encuentran en trámite ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: procesos 3-AI-2007 y 4-AI-2008. Además, los asuntos tienen pretensiones contradictorias en relación con las formuladas en la demanda arbitral. 20. Indica, que “la ETB al haber acudido a la acción de incumplimiento andina por adopción de las resoluciones 1345 y 1388 de 2005, renunció a la posibilidad de acudir a la cláusula compromisoria consagrada en el Contrato, y por tanto, dejó sin competencia al tribunal Arbitral para conocer esta controversia”. 21.

Argumenta, que tampoco es competente para pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones 1345 y 1388 de 2005. Afirma, que esto es lo que realmente persigue el demandante. 22. Agrega, que mediante las Resoluciones 1345 y 1388 de 2005, la CRT resolvió el conflicto de interconexión entre la ETB y COLTEL, aplicando el sistema Sender Keeps All, de conformidad con los establecido en la Resolución No. 575 de 2002.

Dicho sistema indica que “cada operador factura y debe cobrar a sus abonados los cargos por el tráfico de llamadas hacia la red del otro operador, como viene ocurriendo desde 2002”. 23. Sostiene, que la interpretación que hace la ETB no es coherente con la esencia del sistema Sender Keeps Alll, ya que este “sí remunera dichos cargos de acceso, pero que por su propia naturaleza no obliga al pago ya que cada operador conserva para sí la facturación y cobro a los usuarios, por el uso de sus propias redes en esta interconexión”. 24.

Arguye, que no actuar de conformidad con el sistema Sender Keeps All, sería incumplir con el contrato y violar la Resolución 463 de 2001, modificada por la Resolución 575 de 2005, y las Resoluciones 1345 y 1388 de 2005. 25. Expresa, que existe una violación del principio de Acceso Igual – Cargo Igual, por lo siguiente: “3.3.1. La ETB, en el contrato de interconexión que tiene vigente desde 2002 con UNE –EPM, acordó que no se van a pagar cargos de acceso local en Bogotá, como lo pretende en este proceso. 3.3.2.

Asimismo, existe violación del principio de no discriminación cuando la ETB, al interconectar sus redes como operador entrante en municipios diferentes a Bogotá D.C., utiliza el sistema sender keeps all, y en estos casos, no discute su legalidad o el incumplimiento del contrato de interconexión con el operador incumbente o dominante de dichos municipios”.

GACETA OFICIAL IV. 26/06/2014 7 de 67 COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS.

JURÍDICO COMUNITARIO A SER 27. El Tribunal consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 2, 4 numeral 2 literal c), 28, 30 y 37 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 2, 6, 16 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27 32, 34 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina 28.

Delimitó el alcance de su solicitud con base en los interrogantes que presentados por las partes: “Interrogantes de la parte demandante 1. Si la obligación de no pago en dichas relaciones de interconexión es legal, si es obligatorio facturar y cobrar los cargos de interconexión que se causen en mayor valor entre las partes y si debe existir una tarifa de cargos de acceso. 2.

Si cualquier sistema de pago o compensación de cargos de interconexión entre operadores, pactado por las partes, o impuesto por la CRT, debe estar fundado en el principio regulatorio de costos eficientes de largo plazo más utilidad razonable. 3. Si un sistema de pago de cargos de acceso entre operadores, puede permitir subsidios cruzados entre las partes. 4.

Si el principio de eficiencia de los cargos de acceso afecta todo el contrato de acceso, uso e interconexión. 5. Si la integración de la obligación de pago de cargos de acceso se puede hacer con las costumbres y regulaciones de la OMC y la UIT.” Interrogantes de la parte convocada Los interrogantes que la parte demandada solicita someter al Tribunal son los siguientes: 1.

Determinar el contenido y el alcance del artículo 34 de la Decisión 462 del 25 de mayo de 1999 y del artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina fechada el 2 de octubre de 2000, “en lo referente a la autoridad competente para resolver conflictos de interconexión cuando no hay acuerdo entre las partes”. 2.

Determinar el contenido y el alcance del artículo 30 de la Decisión 462 y de los artículos 18, 19 y 20 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, “en lo referente a las condiciones de remuneración de la Interconexión entre operadores o proveedores de GACETA OFICIAL 26/06/2014 8 de 67 servicios de telecomunicaciones” con el fin de establecer que el sistema sender keeps all cumple las condiciones de las normas andinas. 3.

Determinar el contenido y el alcance del artículo 6 de la Resolución 432, en relación “con el principio de no discriminación” para determinar si la ETB “al pactar o mantener condiciones de remuneración en otros contratos de interconexión, diferentes a la que está reclamando TELECOMUNICACIONES, estaría incurriendo en violación del principio de no discriminación en contra de mi representada”. 29.

Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán el artículo 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se advierte, sin embargo, que la tercera pregunta realizada por el convocante excede el marco de la figura de la interpretación prejudicial, ya que el Tribunal en este escenario no puede analizar concretamente los otros contratos de interconexión de la ETB. 30.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 462 (…) Artículo 1.- Objetivo “La presente Decisión tiene como objetivo fomentar el proceso de liberalización progresiva del comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones a fin de alcanzar la creación de un Mercado Común Andino de servicios, contribuyendo así al proceso de integración de la Subregión Andina.

Tendrá además los siguientes objetivos específicos: a) Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma establecido en la presente Decisión; b) Propiciar la armonización de las normas necesarias para la conformación del Mercado Común Andino de telecomunicaciones; c) Proponer definiciones comunes de telecomunicaciones en los Países Miembros; los servicios de d) Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros.” Artículo 2.- Definiciones Para los efectos de la presente Decisión, se entiende por: Homologación de Títulos Habilitantes en la Comunidad Andina: Acto administrativo por el cual la Autoridad de Telecomunicaciones competente de un País Miembro faculta a un proveedor de otro País Miembro para prestar determinados servicios dentro de su territorio en las condiciones que establece la normativa del País Miembro que otorga la homologación. GACETA OFICIAL 26/06/2014 Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor respecto de los que se contraigan compromisos específicos.

Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio público de transporte de telecomunicaciones que: a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores; y b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico.

Normativa Nacional: Leyes, Reglamentos, Regulaciones y Disposiciones dictadas por la Autoridad Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros. Proveedor Importante: Proveedor que, conforme a lo definido por la Autoridad Nacional Competente, tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, desde un punto de vista de los precios y del suministro, en un mercado dado de Servicios Públicos de Transporte de Telecomunicaciones como resultado de: a) El control del acceso a las instalaciones esenciales; o b) La utilización de su posición en el mercado.

Proveedor, Operador o Prestador de Servicios: Persona natural o jurídica habilitada por la Autoridad Nacional Competente para el suministro de servicios de telecomunicaciones ofrecidos al público. Red Pública de Transporte de Telecomunicaciones: Infraestructura pública de telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales definidos de una red. Servicios de Telecomunicaciones: Conjunto de funciones, ofrecidas por un proveedor, que se soportan en redes de telecomunicaciones con el fin de satisfacer necesidades de los usuarios.

Servicio Público de Transporte de Telecomunicaciones: Todo servicio de transporte de telecomunicaciones que un País Miembro prescriba, expresamente o de hecho, que se ofrezca al público en general. Tales servicios pueden incluir, entre otros: telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos caracterizada por la transmisión en tiempo real de información facilitada por los usuarios entre dos o más puntos sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de dicha información. Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por líneas físicas, medios radioeléctricos, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. 9 de 67 GACETA OFICIAL 26/06/2014 Título Habilitante: Acto administrativo por medio del cual la Autoridad Nacional Competente de un País Miembro faculta a un proveedor para el suministro de servicios de telecomunicaciones o para la instalación y operación de redes.

Usuario: Persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones. Otras definiciones: Para los demás términos y definiciones, esta Decisión se remitirá a lo contenido en los Reglamentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- y la Decisión 439.” (…) Artículo 4.- Ámbito de Aplicación “2. Ninguna disposición de esta Decisión se interpretará en el sentido de: (…) c) Limitar o restringir la libre competencia, establecida en cada uno de los Países Miembros;” (…) Artículo 28.- Medidas para garantizar la competencia Sin perjuicio de la aplicación de oficio o a petición de parte, de lo dispuesto en la Decisión 285: que contiene las "Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia", cada País Miembro adoptará o mantendrá medidas adecuadas con el fin de impedir prácticas anticompetitivas por parte de los proveedores que presten servicios de telecomunicaciones.” (…) Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión “Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las de los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro.

La interconexión debe proveerse: a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas las normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por empresas no afiliadas; 10 de 67 GACETA OFICIAL 26/06/2014 b) Con cargos de interconexión que: 1.

Sean transparentes y razonables; 2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad económica; 3. Estén suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio. c) En forma oportuna; d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red, ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.

En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad Nacional Competente la que determine su procedencia.” (…) Artículo 32: Condiciones entre proveedores “Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con su normativa nacional”.

(…) Artículo 37.- Relación internacionales con organizaciones y acuerdos “Los Países Miembros reconocen: a) La importancia de las normas internacionales para la compatibilidad e interoperabilidad de las redes y servicios de telecomunicaciones a escala mundial y se comprometen a promover la aplicación de tales normas y a participar coordinadamente en los trabajos de los organismos internacionales competentes, entre ellos la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones -CITEL-; b) La función que desempeñan las organizaciones, los acuerdos intergubernamentales y el sector privado para el logro del funcionamiento de los servicios nacionales y mundiales de telecomunicaciones, en particular la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- y la Organización Mundial del Comercio -OMC-.” 11 de 67 GACETA OFICIAL 26/06/2014 Resolución 432 (…) “Artículo 2.- A los efectos de la aplicación de la presente Resolución rigen los términos y definiciones contenidos en los Reglamentos adoptados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (s) y la Decisión 462 de la Comunidad Andina.” (…) “Artículo 6.- Está prohibido a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones incurrir en prácticas discriminatorias a otros operadores, que busquen o pretendan favorecer a éstos o a sí mismos, en detrimento de cualesquiera de los otros agentes que operan en el mercado de telecomunicaciones.” (…) “Artículo 16.- Todo acuerdo de interconexión producto de la negociación entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones y toda oferta básica de interconexión deberá contener información relativa a las condiciones generales, económicas y técnicas bajo las cuales se realiza.

Las Autoridades de Telecomunicaciones competentes podrán establecer los mecanismos idóneos para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas por las mismas. Los acuerdos de interconexión que sean suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas de interconexión contemplarán como mínimo las condiciones establecidas en este Título.

Esta información será de carácter público, salvo aquellos aspectos confidenciales establecidos por la Autoridad de Telecomunicaciones competente. Las Autoridades de Telecomunicaciones establecerán los mecanismos necesarios para asegurar la debida difusión de estas condiciones.” “Artículo 17.- Los acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas de interconexión deberán contener cláusulas relativas a los siguientes aspectos: a) Los servicios a ser prestados mediante la interconexión. b) Los procedimientos que serán utilizados para el intercambio de la información necesaria, para el buen funcionamiento y control de la red pública de telecomunicaciones o de los servicios de telecomunicaciones para el mantenimiento de una calidad adecuada en los mismos. c) Las medidas a tomar por cada una de las partes, para garantizar la privacidad de las comunicaciones de los usuarios y de la información manejada en las mismas, cualquiera sea su naturaleza y su forma. 12 de 67 GACETA OFICIAL 26/06/2014 d) Los procedimientos a seguir para el intercambio de cuentas, aprobación de facturas, liquidación y pago de las mismas. e) La duración del contrato y procedimientos para su renovación. f) Los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión. g) Las causales para la suspensión o terminación del Contrato de Interconexión.” “Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a costos, complementados con un margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio.

Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios”. “Artículo 19.- Los acuerdos de interconexión y las ofertas básicas de interconexión contemplarán los cargos de interconexión a pagarse entre las partes, cuando éstos no sean fijados por la Autoridad de Telecomunicaciones competente del País Miembro.” “Artículo 20.- La interconexión deberá ser económicamente eficiente y sostenible, atendiendo a cargos de interconexión orientados a costos que preserven la calidad a costos eficientes.” (…) “Artículo 23.- Se permitirán descuentos por volumen de tráfico en los cargos de interconexión, siempre y cuando resulten de la aplicación de lo previsto en este Título.” (…) “Artículo 25.- En una comunicación que involucra redes interconectadas de dos operadores de redes públicas de telecomunicaciones, el operador que factura la comunicación, bien sea que se cargue en origen o destino, descontará en la liquidación de cuentas lo correspondiente a sus cargos de interconexión por el establecimiento y desarrollo de la comunicación.” (…) “Artículo 27.- Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones considerarán en sus acuerdos y en sus ofertas básicas de interconexión los mecanismos de medición, verificación, control y tasación del tiempo de tráfico, así como también el trato preciso que se le dará a las unidades de medición o cómputo, empleando para dicho cómputo la unidad de medida mínima técnicamente soportada por el sistema y plasmada en términos fácilmente comprensibles.” 13 de 67 GACETA OFICIAL 26/06/2014 14 de 67 (…) “Artículo 32.- Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de la interconexión se tratará de resolver entre las partes.

En el caso que éstas no logren un entendimiento que ponga fin a la controversia, la misma deberá ser sometida a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones competente del país donde se realiza la interconexión, por cualquiera de las partes. La Autoridad de Telecomunicaciones competente deberá decidir dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la recepción de la consulta.” (…) “Artículo 34.- Si transcurrido el plazo previsto en el artículo 13 las partes no llegan a un acuerdo o la Autoridad de Telecomunicaciones competente del País Miembro donde se realiza la interconexión no aprueba las condiciones del mismo, ésta podrá, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, fijar las condiciones de la interconexión, de acuerdo con la normatividad andina y el procedimiento establecido en su legislación interna.

La Autoridad de Telecomunicaciones competente deberá pronunciarse en un plazo máximo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha en que se solicite la aprobación o se inicie el procedimiento administrativo”. (…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. La autoridad competente para resolver conflictos de interconexión en caso de desacuerdo entre las partes.

B. Sistema para determinar los cargos de interconexión. Principios y características. El caso del sistema “Sender Keeps All” (SKA). C. La protección a la libre competencia y los servicios de telecomunicaciones. Su relación con el sistema para determinar la remuneración entre operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones. La subvención cruzada. 31.

Antes de desarrollar los temas propuestos, el Tribunal llama la atención de que su competencia para conocer el presente asunto tiene como antecedentes la sentencia de 26 de agosto de 2011, emitida en el marco del proceso 03-AI-2013, y la Interpretación Prejudicial de 11 de julio de 2012, dictada dentro del proceso 57IP-2012. Mediante la primera sentencia se amplió el concepto de juez nacional contenido en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto, en el sentido de incluir a los árbitros o tribunales de arbitramento como jueces nacionales, en la cual se GACETA OFICIAL 26/06/2014 15 de 67 determinó que cuando éstos son de única o última instancia y fallan en derecho, tienen la obligación de solicitar interpretación prejudicial cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas comunitarias andinas, de conformidad con las previsiones establecidas en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Por su parte, la interpretación prejudicial mencionada reitero lo dicho y concluyó lo siguiente: “(…) Los árbitros o tribunales de arbitramento que son de única o última instancia y fallan en derecho, se incluyen dentro del concepto de juez nacional contenido en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto y, en consecuencia, tienen la obligación de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, de conformidad con las previsiones consagradas en la normativa comunitaria.

Por lo señalado anteriormente, el concepto de juez nacional, de acuerdo a las normas comunitarias, alcanza a los árbitros en derecho, que decidirán el proceso, ateniéndose a la Ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. (…)”. A. LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER CONFLICTOS INTERCONEXIÓN EN CASO DE DESACUERDO ENTRE LAS PARTES.

DE 32. El presente acápite se desarrollará con el objetivo de definir quién es la autoridad competente para resolver conflictos de interconexión, para lo cual se hará mención a lo dispuesto en la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina y a la Resolución 432 de la Secretaría General 33. La Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 32, enuncia que en el evento de que un proveedor considere que existen actuaciones atentatorias a las normas o principios de interconexión o libre competencia, deberá recurrir a la Autoridad Nacional Competente para que resuelva de acuerdo a la norma nacional. 34.

Existe por tanto, expresa disposición de la norma andina, que remite la competencia para resolución de conflictos de interconexión, a la autoridad nacional y bajo los lineamientos de la ley interna. 35. Por su parte, el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General, de igual forma le otorga competencia a la Autoridad de Telecomunicaciones del país donde se realiza la interconexión, para solucionar las controversias que se susciten por este evento.

Esto significa que ninguna otra autoridad nacional tiene la facultad de dirimir este tipo de controversias; la voluntad del legislador comunitario es clara la resolución de conflictos en materia de interconexión estará a la cabeza de la Autoridad de Telecomunicaciones competente, que en el caso colombiano es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), hoy denominada “Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

GACETA OFICIAL 26/06/2014 16 de 67 36. Profundizando el estudio del mencionado artículo 32, se prevé que en caso de controversia durante la ejecución de la interconexión, se seguirán los siguientes pasos:  Arreglo directo entre las partes. La norma propone en primer término un acercamiento de los involucrados para solucionar el conflicto.  Si no se llegare a una solución negociada, a petición de parte se someterá la controversia a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones pertinente, para que tome una decisión en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario. 37.

En el caso particular, el órgano competente para la solución del conflicto es la “CRC”. Pese a que el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General direcciona la competencia a la autoridad nacional en el evento de conflictos de interconexión, el artículo 17 literal f) de la misma Resolución, prevé que en los acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y en las ofertas básicas de interconexión, deberán plasmarse cláusulas sobre los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión. 38.

El Tribunal entiende que en cuestiones de ejecución de la interconexión, estamos frente a una antinomia en el mismo cuerpo normativo. Esto se resuelve a la luz del principio de especialidad, el artículo 32 de la Resolución 432 se encuentra en el capítulo IV, denominado “Solución de Controversias”, mientras que el artículo 17 literal f) se encuentra en el capítulo I, denominado “Generales”.

Como el artículo 32 es especial frente al 17 literal f), evidentemente el aplicable es el primero, esto quiere decir que todo lo relacionado con conflictos que surjan en la “ejecución de la interconexión”, es de competencia exclusiva de la Autoridad de Telecomunicaciones respectiva2. Las controversias anteriores a dicha ejecución pueden solucionarse de conformidad con el mecanismo que las partes adopten. 39.

Ahora bien, lo anterior significa que en el caso concreto la “CRC” tiene competencia exclusiva y excluyente para solucionar los conflictos generados en la interconexión. En conclusión la normativa comunitaria confiere a la autoridad competente una línea coherente de regulación en el sector de las telecomunicaciones, lo que implica armonía en todos los aspectos, inclusive en la solución de conflictos. 40.

Ahora bien, refiriéndonos en concreto al a la primera frase del artículo 32 de la Resolución 432, el cual dice “Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino”, se entiende que una vez decidido el asunto en la vía administrativa por la autoridad competente, se puede acudir al mecanismo de solución de controversias andino; específicamente a la acción de incumplimiento si se considera que la autoridad competente vulneró el ordenamiento jurídico andino al resolver el conflicto (artículos 23 a 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 49, 107 a 111 de su Estatuto). 41.

De todas formas, el Tribunal advierte que también se puede recurrir a los mecanismos nacionales de impugnación de actos administrativos, y en este 2 En este mismo sentido se debe entender el artículo 32 de la Decisión 462 de Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 26/06/2014 17 de 67 evento se deberá utilizar, en la instancia pertinente, la figura de la interpretación prejudicial.

Lo anterior, de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal, claramente delimitado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 207-IP-2013.3 42. Como el caso particular ya había sido resuelto por la CRT (hoy CRC) mediante las Resoluciones 1345 de 2005 y 1388 de 2005, la vía idónea para controvertir lo decidido es la acción de incumplimiento comentada o la vía nacional en el marco del artículo 31 atrás referido.

En este orden de ideas, el Tribunal de arbitramento consultante no goza de competencia para resolver el asunto particular. 43. No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina procederá a resolver la Interpretación Prejudicial solicitada, con el fin de dar cumplimiento al principio de economía procesal y no prolongar la resolución del caso que nos ocupa.

B. SISTEMA PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN ENTRE OPERADORES O PROVEEDORES DE SERVICIOS PÙBLICOS DE TELECOMUNICACIONES. PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS. EL CASO DEL SISTEMA “SENDER KEEPS ALL”. 44. El presente punto se desarrollará con el objetivo de contestar de manera adecuada a las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 realizadas por la parte demandante, así como la pregunta 2 realizada por la convocada. 45.

Para lograr una adecuada interpretación de las normas pertinentes, el Tribunal estima necesario, como parámetro básico e inspirador, determinar claramente cuál es la finalidad tanto de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad 3 En esta providencia el Tribunal expresó lo siguiente: “El artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA prevé que el juez nacional, de conformidad con los mecanismos internos de control de validez y reparación establecidos en su derecho interno, conozca de las demandas presentadas por los particulares cuando sus derechos resulten afectados si el respectivo País Miembro no adopta las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, o cuando adopta o emplea medidas que sean contrarias a éstas u obstaculicen su aplicación. El mecanismo previsto en el artículo 31 del Tratado del TJCA tiene las siguientes características: a. Los sujetos activos son las personas naturales o jurídicas. b. Los jueces competentes son los jueces nacionales que conozcan las acciones internas respectivas. c. El procedimiento utilizado es el correspondiente a la acción interna, de conformidad con las previsiones procesales del derecho nacional. d. El objeto: que el juez nacional declare la invalidez de una norma interna por contrariar el ordenamiento jurídico comunitario andino, o que determine la responsabilidad extracontractual del país miembro por su incumplimiento. e. Si el particular escoge la vía del artículo 31 del Tratado, ya no puede acudir simultáneamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la acción de incumplimiento. f. El juez de última instancia que conoce un asunto con base en el mecanismo del artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA, debe solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad una interpretación prejudicial, de conformidad con las previsiones del derecho comunitario andino sobre la materia.” GACETA OFICIAL 26/06/2014 18 de 67 Andina, como de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 46.

El artículo 1 de la mencionada Decisión, bajo el título “Objetivo”, muestra el direccionamiento de la misma. Bajo el manto general de la liberalización progresiva de los servicios públicos de telecomunicaciones, busca dar su fundamental contribución a la realización del programa andino de liberación. En adición, abarca ciertos los objetivos dirigidos al mercado de las telecomunicaciones en el ámbito comunitario, a saber:  Eliminación de las restricciones y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones.  Lograr, mediante la aplicación de los parámetros contenidos en la Decisión estudiada, que los Países Miembros armonicen su normativa interna en el campo de las telecomunicaciones.  Como efecto de lo anterior, lograr conformar un Mercado Común Andino de Telecomunicaciones.  Generar un escenario propicio para la inversión en el sector de las telecomunicaciones. 47.

Estos puntos se complementan con el soporte considerativo de la Resolución 432: “Que la consolidación del proceso de liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina contribuye a incrementar la competitividad, diversificar la capacidad exportadora de estos servicios y a fortalecer la posición comunitaria, como bloque, para lograr una inserción efectiva en el mercado global;”. 48.

Además de lo anterior, de un análisis conjunto del articulado de la Decisión 462 y la Resolución 432, se desprenden ciertos principios esenciales que sustentan la regulación comunitaria:  Aplicación de los principios básicos de la Decisión 439 de la Comisión de la Comunidad Andina: acceso a mercados, trato de nación más favorecida, trato nacional, transparencia y statu quo.

Esto es muy importante, ya que se enmarca la liberalización del mercado de servicios de telecomunicaciones, en el cuadro general axiológico de la liberalización de servicios. (artículo 5 de la Decisión 462).  Protección al consumidor final en diferentes aspectos: seguridad y confidencialidad de la información (artículo 8 numeral 3 / Decisión 462); acceso a redes o servicios públicos de telecomunicaciones (artículo 25 numeral 5 / Decisión 462); trato no discriminatorio y con libertad de elección de proveedor (artículo 36 / Decisión 462).

La parte considerativa de la Resolución 432 plasma perfectamente dicho principio: “Que la interconexión debe garantizar unas comunicaciones satisfactorias para los usuarios…”  Protección a la libre competencia en el mercado de telecomunicaciones. (artículos 28 y 29). Igual en el punto anterior, la Resolución 432 en su parte considerativa explicita dicho principio: “Que la interconexión debe garantizar…el fomento y desarrollo justo y adecuado de un mercado competitivo de telecomunicaciones armonizadas, el establecimiento y desarrollo de redes, así como la GACETA OFICIAL 26/06/2014 19 de 67 interoperabilidad de los servicios y el acceso a dichas redes”.

Asimismo, se desarrolla en los artículos 4 y 6 de la mencionada resolución).  Obligatoriedad de la interconexión: no discriminatoria, con cargos de interconexión, oportuna y flexible, y según ciertas condiciones, sobre la incorporación de puntos adicionales de terminación de la red. (artículos 30 de la Decisión 462, y 7 y 8 de la Resolución 432) 49.

Ahora bien, una vez establecido y determinado el soporte axiológico en que descansa la regulación comunitaria del comercio de servicios de telecomunicaciones, el Tribunal pasará a estudiar cuáles son los soportes y características del sistema de cargos de interconexión adoptado en el esquema andino. 50. Lo primero que advierte el Tribunal, es que la normativa comunitaria no se planteó como un esquema cerrado y con reglas irrestrictas para determinar los precios de interconexión en el marco del servicio público de telecomunicaciones.

Por el contrario, lo que pretendió la normativa andina fue generar ciertas bases conceptuales y operativas para lograr una adecuada armonización de las normativas nacionales en materia de interconexión. En este sentido, no planteó un único método para fijar las condiciones económicas, pero sí determinó cierto escenario y fijó esenciales características para que los métodos, o sistemas adoptados para establecer cargos de acceso, sean consecuentes y concordantes con los objetivos de la normativa comunitaria. 51.

La razón de ser de esto no es otra que mantener extendido el manto axiológico arriba descrito; por lo tanto, lo que se pretende es que los cuatro Países Miembros, mediante la liberalización del servicio público de telecomunicaciones, alcancen un fuerte nivel de competitividad externa y se inserten en el esquema de la globalización, pero propugnando por la protección de la libre competencia, el bienestar social con la salvaguardia integral del consumidor final de los servicios públicos de telecomunicaciones, y un esquema eficiente y transparente en la prestación. 52.

La literatura sobre la materia condensa muy claramente las modalidades, sistemas, métodos y esquemas para estructurar los precios de interconexión de conformidad con los diversos tipos de redes (TPBC4, TPBCL5, TPBCLE6, TPBCLD7, entre otras), teniendo en cuenta los diversos elementos para la interconexión.8 En la demanda que origina el proceso arbitral objeto de estudio, se nombran y explican algunos de estos métodos en relación con la red TPBC y de conformidad con ciertos criterios: Calling Party Pays, Receiving Party Pays, Calling Party Network Pays y Sender Keeps All.

A esto se podría agregar otros esquemas que obedecen determinados parámetros: “cargos diferenciales por carga de tráfico”, “cargos por costo de red”, “precios con base en capacidad”, entre otros. 4 5 6 7 8 Telefonía Pública Básica Conmutada. Telefonía Pública Básica Conmutada Local. Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida. Telefonía Pública Básica Conmutada Local de Larga Distancia. Sobre esto se puede ver: VOGELSANG, Ingo.

Price Regulation of Access to Telecommunications Networks. Journal of Economic Literature, Vol. XLI, PÁS 830 a 862. También se puede ver “Propuesta Regulatoria para la Fijación de los Cargos de Acceso a Redes Fijas y Móviles en Colombia. “ Coordinación de Regulación, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, República de Colombia. 2007.

GACETA OFICIAL 26/06/2014 20 de 67 53. El caso particular gira en torno a la operatividad método “Sender Keeps All” (SKA) o “Bill and Keep” (BAK), en cuanto esquema idóneo para el cálculo de tarifas de redes TPBCL, de conformidad con los parámetros de la normativa comunitaria andina. 54. El Tribunal advierte que en el marco de la figura de la interpretación prejudicial no se encuentra dentro del resorte de su actuación, pronunciarse sobre si uno u otro sistema cumplen los parámetros y criterios definidos en la normativa comunitaria sobre cargos de interconexión; por lo tanto, es cuestión de la autoridad administrativa competente nacional definir y determinar dicha situación, teniendo en cuenta los parámetros interpretativos que sentará el Tribunal en la presente providencia. 55.

De todas formas, para un mejor entendimiento del presente escrito, se hará una breve referencia al esquema SKA. Es un sistema de remuneración de cargos de interconexión, mediante el cual cada operador conserva la totalidad de lo facturado a sus usuarios por las llamadas realizadas desde su red a la red interconectada. Sobre su funcionalidad, ventajas y operatividad se encuentra abundante literatura, en especial los trabajos de Cambini y Valletti9, Berger10, Degraba, y en español, Adriana Bueno Lanchez11. 56.

En este escenario cada operador actúa bajo el principio de reciprocidad, ya que no se imponen precios de terminación de las llamadas; cada uno permite que los demás facturen las llamadas salientes de su propia red sin preocuparse por el cobro de las entrantes, lo que implica que cada uno conservará el valor recaudado de sus usuarios. 57. La discusión en el caso particular se centra en establecer las condiciones de eficiencia del sistema SKA bajo los presupuestos de la normativa comunitaria, lo que implicaría repensar su operatividad sobre la base diversos parámetros, de conformidad con lo siguiente: 58.

El concepto inicial que ambienta el asunto particular es el de interconexión. El artículo 2 de la Decisión 462 la define de la siguiente manera: 59. “Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor respecto de los que se contraigan compromisos específicos.” 60.

De lo anterior se desprende que para hablar de interconexión deben existir dos o más redes que se enlazan para tener acceso reciproco a los clientes y servicios que ofrecen. La definición de la UIT va por la misma línea: los arreglos técnicos y comerciales bajo los cuales los proveedores conectan su equipo, redes y les dan a su clientes la posibilidad de tener acceso a los clientes, los servicios y las redes de otros proveedores de servicios”12 9 10 11 12 Cambini, C., y T.M. Valletti.

“Network competition with price discrimination: Bill-and-Keep is not so bad after all”. (2003). Degraba Patrick. “Bill and Keep as the Efficient Interconnection Regime?: A Reply”. (2003). Degraba Patrick. “Bill and Keep as the Efficient Interconnection Regime?: A Reply”. (2003). El desarrollo de esta definición se pude encontrar en Ramírez, Hernández, Fernando.

Interconexión de Redes Telefónicas, Disputas y Consensos. Disponible parcialmente en http://books.google.com.ec/books?id=jlDuNFZY7qgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false. GACETA OFICIAL 26/06/2014 21 de 67 61. La interconexión en el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en la punta de lanza del desarrollo de las condiciones de competencia en el sector.

Regular este fenómeno tiene como consecuencia alcanzar un mercado más competitivo, trasparente, sin discriminaciones y, por lo tanto, con mayores beneficios para los usuarios. Además, dicha regulación es una actividad necesaria, dada el esquema actual de productividad, eficiencia y competividad del sector de servicios públicos de telecomunicaciones.

El aumento, desarrollo, adecuación y cambio en el campo tecnológico hace que los esquemas de costos, de eficiencia en la prestación y crecimiento varíen a tiempos relativamente cortos; esto hace que los proveedores de servicios tengan ciertos problemas a la hora de fijar los cargos de interconexión, con lo cual la regulación encaja perfectamente como mecanismo de anclaje en un sistema de desarrollo de la competencia. 62.

Asimismo, es un asunto básico y de suma importancia contar con un sistema eficiente y coherente con los postulados de la libre competencia y los derechos del usuario final, sobre todo porque en mercados dirigidos hacia el desarrollo de la competencia, como el comunitario andino, la interconexión por lo general se plantea entre un proveedor ya instalado y preponderante (incumbente) y nuevos oferentes (entrantes), lo que podría traer problemas de ciertas prácticas restrictivas del primero hacia el segundo 63.

El legislador comunitario andino, preocupado por esta piedra angular para el desarrollo de la competencia en el sector, generó ciertos parámetros que sustentan los esquemas de interconexión en la subregión. La Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su Capítulo VIII estableció los principios relativos a la interconexión, y dentro de este fijó las condiciones para la misma, de la siguiente manera (artículo 30): “Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las de los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro.

La interconexión debe proveerse: a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas las normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por empresas no afiliadas; b) Con cargos de interconexión que: 1.

Sean transparentes y razonables; 2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad económica; 3. Estén suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por GACETA OFICIAL 26/06/2014 22 de 67 componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio. c) En forma oportuna; d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red, ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.

En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad Nacional Competente la que determine su procedencia”. 64. Los parámetros transcritos fueron desarrollados mediante la Resolución 432 de la Secretaría General de Comunidad Andina, por medio de cual se establecen normas comunes sobre interconexión. Como se dijo anteriormente, su manto axiológico se extiende en conjunto con la Decisión 462.

Es así que en sus artículos 18 y 20 se prevén las condiciones económicas de los cargos de interconexión, así: “Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a costos, complementados con un margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio.

Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios. (…) Artículo 20.- La interconexión deberá ser económicamente eficiente y sostenible, atendiendo a cargos de interconexión orientados a costos que preserven la calidad a costos eficientes.” 65. Una interpretación conjunta de los artículos transcritos, nos conduce a los siguientes elementos esenciales de los cargos de interconexión:  Obligatoriedad en la interconexión. Los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse.

Por lo tanto, el esquema de los cargos de interconexión se da en este ámbito de apremio en pro de la competencia y el bienestar social. Si un proveedor se negara a la interconexión, el asunto se ventilará ante la autoridad nacional competente para que tome una decisión al respecto. De todas formas, la normativa comunitaria andina se sustenta sobre el principio de autonomía de la voluntad privada, en el sentido de que las partes pueden acordar las condiciones de interconexión, siempre y cuando se fijen sobre los parámetros establecidos.

Esto se desprende de un análisis conjunto de los artículos 30 de la Decisión 462, y 16, 17, 19, 23, 27 y 34 de la Resolución 432, donde se da un margen de acción contractual a los proveedores que se interconectarán para fijar las condiciones generales, económicas y técnicas del enlace, pero todo bajo los parámetros establecidos en la normativa comunitaria y la regulación de la autoridad nacional de telecomunicaciones pertinente.

GACETA OFICIAL  26/06/2014 23 de 67 Los cargos de interconexión deben estar orientados a costos. Como se dijo líneas arribas, la normativa andina no está jugándosela por un método específico para establecer los cargos de interconexión. Una vez consultados todos los antecedentes de la Decisión 462 y de la Resolución 432, el Tribunal no encontró un marco de discusión que le permitiera inferir que hubo una intención plenamente direccionada a escoger un único método sistema para establecer los cargos de interconexión. Lo que sí es evidente, es que desde los primeros borradores de proyecto la intención del legislador comunitario era que los costos fueran un factor determinante para la fijación de los precios de interconexión. En consecuencia, cualquier metodología o esquema utilizado debe garantizar que los cargos tengan en cuenta los costos específicos para la interconexión sobre la base de los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de la llamada.

Además, cualquier metodología debe dar razón de la relación ingreso-costo, permitiendo que la interconexión sea viable económicamente y, por lo tanto, que sea susceptible de brindar una continuidad en el servicio, una proyección de mantenimiento y mejoramiento de la calidad, prestación ininterrumpida del servicio y viabilizando el acceso a las redes.

Es por esto que el artículo 20 de la Resolución 432 prevé que dichos costos preserven la calidad a costos eficientes, ya que la interconexión es una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, soportada en el equilibrio económico de los proveedores y la viabilidad financiera que redunda en la integración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima de competencia. Por lo tanto, el análisis de costos debe reflejar todas las variables que se presenten en un esquema de interconexión. Para una red como la TPBCL, por ejemplo, es esencial el análisis de costos conjuntos y costos exclusivos involucrados en la interconexión.13 Por esta razón es que el artículo 18 de la Resolución 432 prevé que dentro del análisis se debe tener en cuenta una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados.

Dicha norma define qué se entiende por costos comunes: “Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios.” Además, para lograr unos costos desagregados con el objetivo de “que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio”, el artículo 21 advierte que la interconexión se debe estructurar sobre la base de la desagregación de componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones.

Presenta una lista no taxativa, a saber: origen y terminación de comunicaciones a nivel local; conmutación; señalización; transmisión entre centrales; servicios de asistencia a los abonados; acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por ambas partes al mismo tiempo, si son factibles y económicamente viables; y la facturación y recaudación, así como la información necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios.

Al analizar si se cubren los costos, la autoridad competente deberá hacer un estudio integral de todas las variables y elementos que afectan en los costos, teniendo en cuenta el comportamiento de la interconexión en periodos de tiempo razonables y considerables con la naturaleza de las redes que se enlazan; además deberá establecer de manera global si los beneficios del sistema adoptado disminuye costos, y si la relación costo-ingreso es razonable para pensar en que hay un desbalanceo que justifique una revisión del esquema. 13 Sobre esto se puede ver la Propuesta Regulatoria para la Fijación de los Cargos de acceso a redes fijas y móviles en Colombia.

GACETA OFICIAL  26/06/2014 24 de 67 Complementados con un margen de utilidad razonable. El Tribunal llama la atención en la diferencia existente entre los términos utilizados en la Decisión y la Resolución. Si bien la Decisión habla de “cargos de interconexión razonables”, la Resolución filtró esta palabra en “utilidad razonable”. Teniendo en cuenta que “razonable” en este campo significa moderado en relación con la situación específica, tenemos que entender que “utilidad razonable” quiere decir simplemente que los cargos no pueden ser excesivos y tampoco pueden permitir una actividad a pérdida.

Significa entonces que para la relación ingreso-costo, una utilidad razonable se da cuando los ingresos cubren cómodamente los costos; de ninguna manera se pude entender a la interconexión como una actividad eminentemente lucrativa. No nos podemos olvidar que la normativa estudiada tiene un piso axiológico, un esquema de principios que impone sobre los hombros de los dueños de redes una función social, es decir, más allá del simple lucro.

Por lo tanto, al hablar de utilidad razonable se debe entender que la interconexión está destinada a permitir el establecimiento de la competencia para que redunde en calidad, eficiencia y precios convenientes para los usuarios. 66. Es importante aclarar en este punto que la “simple remisión” que la normativa comunitaria hace de la UIT y OMC, es un mero complemento a la regulación comunitaria andina en cuanto a la definición de ciertos términos (artículos 1 de la Decisión 462 y 2 de la Resolución 432).

Esto no implica que se deban adoptar obligatoriamente las definiciones de la UIT, ya que deben ser consecuentes con las bases axiológicas de la normativa andina sobre la materia. Además, si entran en contradicción con la normativa comunitaria, sobre la base del principio de primacía, resultarían ser inaplicables. Por tal motivo, la autoridad competente deberá analizar si las definiciones o conceptos potencialmente aplicables podrían reñir con el sistema comunitario andino. C. LA PROTECCIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA Y LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

SU RELACIÓN CON EL SISTEMA PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN ENTRE OPERADORES O PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. LA SUBVENCIÓN CRUZADA. 67. En este acápite el Tribunal responderá al interrogante 3 de la parte demandante. 68. Uno de los postulados básicos en que se soporta la regulación comunitaria en materia de servicio público de telecomunicaciones, es la protección de la libre competencia tal y como se trató en el literal B de la presente providencia. Lo anterior quiere decir, que cualquier práctica restrictiva de la competencia debe proscribirse, ya que esto atenta contra el desarrollo del sector, la transparencia en el mercado y unas condiciones competitivas eficientes. 69.

Los subsidios cruzados podrían dar lugar a una alteración o un falseamiento de la competencia. El artículo 29 literal a) de la Decisión 462, consagra explícitamente como prácticas anticompetitivas la realización de prácticas de subvención cruzada. ¿Y en qué eventos se produce una subvención cruzada? 70. Se presenta cuando una empresa, mediante un manejo de los precios, financia la pérdida de un servicio con los ingresos obtenidos en otro servicio.

Una empresa en este escenario podría ofrecer un servicio con precios inferiores a su costo, utilizando como estrategia de financiamiento el incremento de costos en otro servicio. 71. Si de alguna manera cualquier método para la fijación de cargos de interconexión, bajo la arena de una práctica restrictiva de la competencia, es el GACETA OFICIAL 26/06/2014 25 de 67 escenario para que un competidor distorsione el mercado, de conformidad con las normas internas sobre la materia, dicha práctica debe ser investigada, perseguida y sancionada, sobre la base de lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Como el caso particular ya había sido resuelto por la CRT mediante las Resoluciones 1345 de 2005 y 1388 de 2005, la vía idónea para controvertir lo decidido es la acción de incumplimiento comentada, o la vía nacional en el marco del artículo 31 como se determinó en el texto de la presente providencia. En este orden de ideas, el Tribunal de arbitramento consultante no tiene competencia para resolver el asunto particular.

SEGUNDO: Una interpretación conjunta los artículos 30 de la Decisión 462, y 18 y 20 de la Resolución 432, nos conduce a los siguientes elementos esenciales de los cargos de interconexión: • Obligatoriedad en la interconexión. Los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse.

Por lo tanto, el esquema de los cargos de interconexión se da en este ámbito de apremio en pro de la competencia y el bienestar social. Si un proveedor se negara a la interconexión, el asunto se ventilará ante la autoridad nacional competente para que tome una decisión al respecto. De todas formas, la normativa comunitaria andina se sustenta sobre el principio de autonomía de la voluntad privada, en el sentido de que las partes pueden acordar las condiciones de interconexión, siempre y cuando se fijen sobre los parámetros establecidos.

Esto se desprende de un análisis conjunto de los artículos 30 de la Decisión 462, y 16, 17, 19, 23, 27 y 34 de la Resolución 432, donde se da un margen de acción contractual a los proveedores que se interconectarán para fijar las condiciones generales, económicas y técnicas del enlace, pero todo bajo los parámetros establecidos en la normativa comunitaria y la regulación de la autoridad nacional de telecomunicaciones pertinente. • Los cargos de interconexión deben estar orientados a costos.

Como se dijo líneas arribas, la normativa andina no está jugándosela por un método específico para establecer los cargos de interconexión. Una vez consultados todos los antecedentes de la Decisión 462 y de la Resolución 432, el Tribunal no encontró un marco de discusión que le permitiera inferir que hubo una intención plenamente direccionada a escoger un único método sistema para establecer los cargos de interconexión. Lo que sí es evidente, es que desde los primeros borradores de proyecto la intención del legislador comunitario era que los costos fueran un factor determinante para la fijación de los precios de interconexión. En consecuencia, cualquier metodología o esquema utilizado debe garantizar que los cargos tengan en cuenta los costos específicos para la interconexión sobre la base de los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de la llamada.

Además, cualquier metodología debe dar razón de la relación ingreso-costo, permitiendo que la interconexión sea viable económicamente y, por lo tanto, que sea susceptible de brindar una continuidad en el servicio, una GACETA OFICIAL 26/06/2014 26 de 67 proyección de mantenimiento y mejoramiento de la calidad, prestación ininterrumpida del servicio y viabilizando el acceso a las redes.

Es por esto que el artículo 20 de la Resolución 432 prevé que dichos costos preserven la calidad a costos eficientes, ya que la interconexión es una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, soportada en el equilibrio económico de los proveedores y la viabilidad financiera que redunda en la integración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima de competencia. Por lo tanto, el análisis de costos debe reflejar todas las variables que se presenten en un esquema de interconexión. Para una red como la TPBCL, por ejemplo, es esencial el análisis de costos conjuntos y costos exclusivos involucrados en la interconexión. Por esta razón es que el artículo 18 de la Resolución 432 prevé que dentro del análisis se debe tener en cuenta una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados.

Dicha norma define qué se entiende por costos comunes: “Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios.” Además, para lograr unos costos desagregados con el objetivo de “que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio”, el artículo 21 advierte que la interconexión se debe estructurar sobre la base de la desagregación de componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones.

Presenta una lista no taxativa, a saber: origen y terminación de comunicaciones a nivel local; conmutación; señalización; transmisión entre centrales; servicios de asistencia a los abonados; acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por ambas partes al mismo tiempo, si son factibles y económicamente viables; y la facturación y recaudación, así como la información necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios.

Al analizar si se cubren los costos, la autoridad competente deberá hacer un análisis integral de todas las variables y elementos que afectan en los costos, teniendo en cuenta el comportamiento de la interconexión en periodos de tiempo razonables y considerables con la naturaleza de las redes que se enlazan; además deberá establecer de manera integral si los beneficios del sistema adoptado disminuye costos, y si la relación costo-ingreso es razonable para pensar en que hay un desbalanceo que justifique una revisión del esquema. • Complementados con un margen de utilidad razonable.

El Tribunal llama la atención en la diferencia existente entre los términos utilizados en la Decisión y la Resolución. Si bien la Decisión habla de “cargos de interconexión razonables”, la Resolución filtró esta palabra en “utilidad razonable”. Teniendo en cuenta que “razonable” en este campo significa moderado en relación con la situación específica, tenemos que entender que “utilidad razonable” significa simplemente que los cargos no pueden ser excesivos y tampoco pueden permitir una actividad a pérdida.

Significa entonces que para la relación ingreso-costo, una utilidad razonable se da cuando los ingresos cubren cómodamente los costos; de ninguna manera se pude entender a la interconexión como una actividad eminentemente lucrativa. No nos podemos olvidar que la GACETA OFICIAL 26/06/2014 27 de 67 normativa estudiada tiene un piso axiológico, un esquema de principios que impone sobre los hombros de los dueños de redes una función social, es decir, más allá del simple lucro.

Por lo tanto, al hablar de utilidad razonable se debe entender que la interconexión está destinada a permitir el establecimiento de la competencia para que redunde en calidad, eficiencia y precios convenientes para los usuarios. Es importante aclarar en este punto que la “simple remisión” que la normativa comunitaria hace de la UIT y OMC, es un mero complemento a la regulación comunitaria andina en cuanto a la definición de ciertos términos (artículos 1 de la Decisión 462 y 2 de la Resolución 432).

Esto no implica que se deban adoptar obligatoriamente las definiciones de la UIT, ya que deben ser consecuentes con las bases axiológicas de la normativa andina sobre la materia. Además, si entran en contradicción con la normativa comunitaria, sobre la base del principio de primacía, resultarían ser inaplicables. Por tal motivo, la autoridad competente deberá analizar si las definiciones o conceptos potencialmente aplicables podrían reñir con el sistema comunitario andino.

TERCERO: Si de alguna manera cualquier método para la fijación de cargos de interconexión, bajo la arena de una práctica restrictiva de la competencia, es el escenario para que un competidor distorsione el mercado, de conformidad con las normas internas sobre la materia, dicha práctica debe ser investigada, perseguida y sancionada, sobre la base de lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso tramitado por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre la ETB y COLTEL, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 26/06/2014 28 de 67 PROCESO 202-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 175, 177 y 179 de la misma Decisión. Lema comercial: TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo).

Actor: sociedad JAFER LIMITED. Proceso interno Nº. 2010-00311. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil catorce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa al artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2010-00311;

El auto de 27 de noviembre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: sociedad JAFER LIMITED. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad CENTRO INCA LTDA. III.

DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 19 de septiembre de 2008, la sociedad CENTRO INCA LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como lema comercial del signo TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo) para ser usado con la marca FIGURATIVA con registro Nº. 250664, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 598 de 28 de noviembre de 2008. Contra dicha solicitud presentaron oposiciones la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. sobre la base de su marca ÉXITO (mixta) registrada a su favor para distinguir servicios de la Clase 41; y, la sociedad JAFER LIMITED sobre la base de su marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO (mixta) GACETA OFICIAL 26/06/2014 29 de 67 registrada a su favor para distinguir servicios de la Clase 41 y la solicitud del lema comercial LA ESCALERA DEL ÉXITO (denominativa) solicitada para distinguir servicios de la Clase 35. 3.

Por Resolución Nº. 55902 de 29 de octubre de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A.; fundada la oposición presentada por la sociedad JAFER LIMITED; y, negó el registro del lema comercial solicitado. 4. Contra dicha Resolución la sociedad CENTRO INCA LTDA., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 62305 de 30 de noviembre de 2009, confirmó la Resolución impugnada. 6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 13130 de 9 de marzo de 2000, resolvió “Revocar el artículo segundo y tercero de la decisión contenida en la Resolución Nº. 55902 de 29 de octubre de 2009 (…).

Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad JAFER LIMITED (…). Conceder el registro del lema comercial TU CAMINO AL ÉXITO (…)”. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 7. La sociedad JAFER LIMITED interpuso acción de nulidad contra la última resolución. 8. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera solicitó interpretación prejudicial.

B. Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad JAFER LIMITED en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 9. Violación del artículo 136 literales a) y c) ya que el lema comercial solicitado “resulta confundible con la marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO, y el lema comercial LA ESCALERA DEL ÉXITO, previamente solicitada, hoy registrada (…) en sentido de generar en el consumidor un riesgo de confusión indirecta, al asociar los servicios que se identifican con los signos enfrentados, los cuales hacen parte de la misma clase 41 (…)”. 10.

Afirma que “el lema comercial deberá ser distintivo, por sí solo, frente a la marca YANBAL La Escalera del Éxito, y el lema comercial La Escalera del Éxito, análisis del cual se podrá concluir que los signos enfrentados, como lo advirtió la Directora de Signos, son confundibles”. 11. Los signos en conflicto son similares, en particular en el ámbito conceptual. 12.

Se debe hacer un análisis de registrabilidad teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 13. Existe confusión indirecta entre los signos en conflicto. GACETA OFICIAL 26/06/2014 30 de 67 C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 14.

Con la emisión de la Resolución impugnada “No se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 15. En el presente caso, el estudio de registrabilidad “recayó sobre el signo solicitado TU CAMINO AL ÉXITO y la marca previamente registrada LA ESCALERA DEL ÉXITO (asociado a la marca YANBAL) de donde se advierte que si bien el lema comercial solicitado incluye la expresión ÉXITO, tal situación no resulta relevante de la forma como lo plantea el accionante, por el contrario, se tiene que el lema comercial referido cuenta con más elementos que generan suficientes diferencias de todo tipo, esto es, ortográfica, fonética y visual”. 16.

Entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión. D. Tercero interesado. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad CENTRO INCA LTDA. tercero interesado en el proceso.

CONSIDERANDO: 17. Que, la norma contenida en el artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 18.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 19.

Que, la presentación de la solicitud de registro como lema comercial del signo TU CAMINO AL ÉXITO, fue el 19 de septiembre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 134 literal a),175, 177 y 179 de la Decisión 486; y, 20.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) GACETA OFICIAL 26/06/2014 31 de 67 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

(…) Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. (…) Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. (…)”. 1. El lema comercial.

Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales. 21. Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que el signo solicitado a registro consiste en el lema comercial TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo). GACETA OFICIAL 26/06/2014 32 de 67 22. De acuerdo al artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 23.

Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.

(Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”). 24. 25. Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:  “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486).  El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486).

Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada.  El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486).  El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo). El Tribunal advierte que, de acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. 2. Requisitos para el registro de un lema comercial. 26. En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 27. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. 28.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: GACETA OFICIAL 26/06/2014 33 de 67 “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1146, de 1 de diciembre de 2004, marca: DIADICON). 29. Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: 30. La distintividad, de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal, “La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio”.

(Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA). 31. La susceptibilidad de representación gráfica, “es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales”. (Proceso 160-IP-2011, ya citado). 32. En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 33.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el lema comercial TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Análisis de registrabilidad de lemas comerciales asociados a marcas. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 34. Como se tiene dicho, las normas relativas al registro de marcas serán aplicables en lo que corresponda al registro de lemas comerciales, por lo tanto, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre el lema comercial solicitado TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo) y la marca opositora YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO (mixta) y el lema comercial opositor TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo), se abordará el tema.

GACETA OFICIAL 26/06/2014 34 de 67 35. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 36.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 37. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 38.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 39.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 40.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 41.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

GACETA OFICIAL 26/06/2014 35 de 67 42. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 43. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 44. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 45.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 46. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Análisis de registrabilidad de lemas comerciales asociados a marcas. 47. Al realizar el correspondiente examen de registrabilidad de lemas comerciales surge la siguiente pregunta: ¿el análisis de confundibilidad en relación con lemas comerciales debe tener en cuenta las marcas a las que éstos se asocian?. 48.

Se observan dos temas: 1. En cuanto al análisis de registrabilidad. Conforme se tiene dicho, el lema comercial, al ser un signo distintivo, debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, por lo tanto, la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de registrabilidad de un lema comercial debe hacer un análisis independiente de la marca a la cual acompaña para determinar si el lema comercial cumple con los requisitos GACETA OFICIAL 26/06/2014 36 de 67 mencionados y si no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad dispuestas por la normativa comunitaria. 2.

En cuanto al análisis de confundibilidad. Tomando en cuenta los criterios descritos sobre la misma, nos encontramos frente a dos supuestos: a. confundibilidad del signo cuando sea idéntico o semejante a otros signos; b. confundibilidad del signo respecto a los productos o servicios que distingue. De esta manera, el juez consultante deberá tomar en cuenta que el lema comercial no sea capaz de causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor respecto a otros signos distintivos y, en vista a que el lema comercial acompaña a una marca, que el lema comercial distingue los mismos productos o servicios para los que la marca fue registrada. 49.

Para dar respuesta a la pregunta planteada, debemos considerar: a. La naturaleza propia del lema comercial, es decir, su carácter de complementariedad. Estamos hablando de un signo distintivo que constituye el complemento de una marca y que está destinado a reforzar la distintividad de la marca a la cual acompaña. b. El lema comercial distingue los mismos productos y servicios respecto a la marca que acompaña. c. El lema comercial debe ser transmitido junto a la marca con la que fue registrado. d. El lema comercial tiene la misma vigencia respecto a la marca a la cual se asocia. 50.

En consecuencia, el lema comercial deberá gozar de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita, al mismo tiempo que refuerza en la mente del consumidor su vinculación con el signo al que se asocia. Por lo tanto, la respuesta es que al momento de realizar el correspondiente examen de confundibilidad entre lemas comerciales o entre un lema comercial y una marca, se deberá tener en cuenta la marca a la que dichos lemas están asociados y tomar en cuenta todos los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial para tal efecto. 51.

En el caso de autos, el juez deberá realizar el examen de confundibilidad entre los lemas comerciales TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo) y LA ESCALERA DEL ÉXITO (denominativo) sin desprender dichos signos de las marcas a las que acompañan, pues el conjunto: marca y lema comercial, deberá ser distintivo en sí mismo y no causar riesgo de confusión en el público consumidor. 52.

Con base en la doctrina, el Tribunal ha señalado que para valorar la similitud entre signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 53. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 54.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 55.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los GACETA OFICIAL 26/06/2014 37 de 67 signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 56. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad los signos deben ser examinados en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 57. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Clases de signos. Comparación entre un lema comercial denominativo compuesto y una marca mixta. Comparación entre lemas comerciales denominativos compuestos. 58. Se abordará el tema de la comparación entre un lema comercial denominativo compuesto y una marca mixta, en razón a que los signos a comparar son el lema comercial solicitado a registro TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo) y la marca mixta YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO. 59.

Asimismo se llevará a cabo la comparación de lemas comerciales denominativos compuestos en vista a que el lema comercial solicitado TU CAMINO AL ÉXITO también debe ser comparado con el lema comercial sobre el cual se basa la oposición LA ESCALERA DEL ÉXITO (denominativo). GACETA OFICIAL 26/06/2014 38 de 67 Signos denominativos. 60. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 61. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Signos mixtos. 62. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 63.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos y mixtos. 64. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 65. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los GACETA OFICIAL 26/06/2014 39 de 67 consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 66. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del lema comercial compuesto habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el lema comercial solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 67. Por tanto, el signo que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 68.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas. 69.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos que a continuación se describen. Comparación entre signos denominativos compuestos. 70. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 71. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 72.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, GACETA OFICIAL 26/06/2014 40 de 67 etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 5. Signos evocativos. 73. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que la demandante hace referencia a que los signos en conflicto evocan el mismo concepto. 74.

Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. 75. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto son evocativos. 6.

Conexión competitiva. 76. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los servicios que distinguen los signos en conflicto a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. 77. Por lo que, en vista a que el lema comercial solicitado pretende acompañar a una marca registrada en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza (Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales) y el lema comercial sobre el cual se GACETA OFICIAL 26/06/2014 41 de 67 presenta la oposición acompaña a una marca registrada en la Clase 35 (Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina); el Tribunal interpretará el tema. 78.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y una actividad económica, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y la actividad económica que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos y la actividad económica en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos y la actividad económica; (v) Uso conjunto o complementario de productos y la actividad económica; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 79.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 80. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 81.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos y la actividad económica son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 82.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos y la actividad económica, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 83.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la GACETA OFICIAL 26/06/2014 42 de 67 identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 84. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 85.

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto a un origen empresarial distinto.

Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

TERCERO: No son registrables como lemas comerciales los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca o a un lema comercial ya registrados o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: El Juez consultante deberá tomar en cuenta que la similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan GACETA OFICIAL 26/06/2014 43 de 67 una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

SEXTO: El lema comercial deberá gozar de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita, al mismo tiempo que refuerza en la mente del consumidor su vinculación con el signo al que se asocia. Por lo tanto, sin perder el carácter distintivo que debe tener el lema comercial, al momento de realizar el correspondiente examen de confundibilidad, entre lemas comerciales o entre un lema comercial y una marca, se deberá tener en cuenta la marca a la que dichos lemas están asociados y tomar en cuenta todos los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial para tal efecto.

En el caso de autos, el juez deberá realizar el examen de confundibilidad entre los lemas comerciales TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo) y LA ESCALERA DEL ÉXITO (denominativo) sin desprender dichos signos de las marcas a las que acompañan, pues el conjunto marcario: marca y lema comercial, deberá ser distintivo en sí mismo y no causar riesgo de confusión en el público consumidor.

SÉPTIMO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un lema comercial denominativo y una marca mixta, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El lema comercial que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

OCTAVO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

NOVENO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los servicios que distingue el signo solicitado y el opositor a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. GACETA OFICIAL 26/06/2014 44 de 67 El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2010-00311, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 222-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal e), y 135 literales g) y h) de la misma normativa, así como el párrafo 2 del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 123 de su Estatuto, con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 00933-2012-0-1801-JR-CA-10.

Actor: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.AC. Marca: Figurativa constituida por el logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y celeste. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los catorce días del mes de mayo del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a GACETA OFICIAL 26/06/2014 45 de 67 resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 933-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 4 de noviembre de 2013, fue recibido por este Tribunal el 21 de noviembre de 2013, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 933-2012.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de febrero de 2014.

Que, con auto de 20 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: Demandada: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS LA LA Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., solicitó el 19 de septiembre de 2008 el registro como marca del signo figurativo constituido por el logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y celeste, para amparar los siguientes productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza: “espumas de poliuretano, en bloques o planchas”. 2.

Una vez hecha la publicación en el diario oficial El Peruano de 5 de noviembre de 2008, no se presentaron oposiciones. GACETA OFICIAL 26/06/2014 46 de 67 3. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 108292009/DSD-INDECOPI de 24 de junio de 2009, resolvió denegar el registro solicitado. Argumentó que el signo se encontraba inmerso en la causal contenida en el artículo 135 literal b). 4.

La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., presentó recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. 5. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante el proveído de 26 de agosto de 2010, calificó el recurso presentado como de apelación. 6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2404 de 28 de octubre de 2011, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido. 7.

La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 8. El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Número Siete de 18 de abril de 2013, declaró infundada la demanda. 9. La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 10.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11. Manifiesta, que la normativa andina no prohíbe el registro como marca de las combinaciones de colores. Lo que prohíbe es el registro como marca de un color aislado. 12. Sostiene, que para el registro de una combinación de colores no se exige que necesariamente se encuentre contenida en una forma específica.

Esto por cuanto las combinaciones de colores pueden ser ilimitadas y, por lo tanto, la concesión de marcas en estos eventos no genera ninguna obstrucción en el mercado. 13. Agrega, que la normativa pertinente regula dos supuestos diferentes de registrabilidad: 1) los signos compuestos por un color per se, siempre que se encuentren delimitado por una forma específica.

Y 2) los signos consistentes en una combinación de dos o más colores, sin que sea necesario que se encuentren contenidos en una forma específica. 14. Indica, que de conformidad con los precedentes del propio INDECOPI, le debió conceder el registro solicitado. No se respetó el principio de predictibilidad de la administración pública. 15. Argumenta, que para el caso particular lo que debe primar no es la figura geométrica, sino la combinación y distribución de los colores.

En este sentido, el GACETA OFICIAL 26/06/2014 47 de 67 signo solicitado para registro tiene aptitud distintiva, ya que es una conjunción inusual de formas y colores en relación con la clase 17. 16. Expresa, que los actos administrativos impugnados no gozan de una debida motivación. 17. Arguye, que no se tuvo en cuenta que la sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. es titular de una familia de marcas en las clases 17 y 20, cuyo término principal es “ZEBRA”.

Además, se creó el personaje de una cebra, denominado “ZEBRA PARAÍSO”, registrado como marca figurativa para la clase 17 y 20. También se acuñó el término ZEBROLOGÍA para consolidar una estrategia publicitaria. Por lo anterior, el signo solicitado hace parte de la mencionada familia de marcas al recrear las rayas distintivas de una cebra.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El INDECOPI contesta la demanda con base en los siguientes argumentos: 18. Indica, que el signo solicitado no es distintivo, ya que está conformado “por una figura sencilla de rectángulo que contiene una distribución y combinación de los colores lila y celeste, que no ostentan características particulares que permita diferenciar el signo como un elemento indicativo de un origen empresarial determinado.” 19.

Afirma, que en sede administrativa no se ha discutido el registro de una marca que presente combinaciones en lila y plomo. 20. Sostiene, que el signo solicitado se enmarca en el estilo de diseño “animal print”, que es ampliamente difundido y aplicado a diferentes tipos de productos. Es un signo que no cumple con la función distintiva de la marca. 21.

Afirma, que no se ha demostrado que la sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., sea la titular de la familia de marcas establecida por la presencia de la denominación ZEBRA. Además, esto resulta irrelevante para el caso. 22. Agrega, que el examen de cada solicitud es independiente. 23. Concluye, que en la resolución cuestionada se hizo un análisis de hecho y de derecho sobre el asunto en cuestión. Por lo tanto, sí se encuentra debidamente motivada.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El Décimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, soportó su providencia en lo siguiente: 24. “(…) es menester indicar que la etiqueta que representa los colores semejantes a la piel de cebra no son usados únicamente por este sector del mercado; sino también por otros tipos de productos, pues se trata de un diseño conocido como “animal print” muy empleado en la actualidad para diferentes tipos de productos por lo que no puede atribuírsele al sector de espuma y colchones, pues como se indica, no tiene una apropiación exclusiva.

Es por ello, que el signo solicitado no cuenta con elementos gráficos o figurativos que otorguen la aptitud distintiva para acceder al registro. GACETA OFICIAL 26/06/2014 48 de 67 (…)”. C. RECURSO DE APELACIÓN. La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., reitera los argumentos de la demanda y además agrega los siguientes argumentos: 25.

Afirma, que han existido casos similares que han sido resueltos de otra manera. Ante situaciones iguales se deben aplicar los mismos criterios. 26. El estilo “animal print” es utilizado normalmente para diseños de vestimenta y calzado, pero no ha sido utilizado para identificar productos en particular. El signo solicitado contiene una combinación de colores celeste y lila que le otorgan distintividad; además, ningún competidor en el mercado utiliza un signo similar o idéntico para amparar productos de la clase 17.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 27. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 28. Además, consulta lo siguiente: 29. “En salvaguarda del principio de economía y celeridad procesal; se solicita al Tribunal que precise, si lo establecido en el Proceso 012-IP-2009, respecto a la Interpretación Prejudicial, resulta obligatoria en todos los procesos o se puede prescindir de ella cuando existe interpretación anterior de igual norma, que resulta aplicable al caso concreto.” 30.

Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los artículos 134 literal e), y 135 literales g) y h), ya que aquí se establecen los requisitos básicos de registrabilidad y se regula lo atinente a los colores. Igualmente, se interpretarán el párrafo 2 del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 123 de su Estatuto. 31.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y GACETA OFICIAL 26/06/2014 solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. (…) ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (…) Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

(…) DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”; (…) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 49 de 67 GACETA OFICIAL 26/06/2014 50 de 67 h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”;

(…)”. V. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. La consulta prejudicial obligatoria. Inclusive en asuntos aparentemente ya abordados por el Tribunal. B. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La distintividad como elemento esencial.

C. Los signos de uso común. Elementos de uso común en la conformación de signos marcarios figurativos. D. El signo solicitado para registro y la familia de marcas. E. Los colores y el registro marcario. La combinación de colores. F. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. De oficio, integral, motivado y autónomo.

A. LA CONSULTA PREJUDICIAL OBLIGATORIA. INCLUSIVE APARENTEMENTE YA ABORDADOS POR EL TRIBUNAL. EN ASUNTOS 32. El juez consultante delimitó su solicitud de la siguiente manera: 33. “En salvaguarda del principio de economía y celeridad procesal; se solicita al Tribunal que precise, si lo establecido en el Proceso 012-IP-2009, respecto a la Interpretación Prejudicial, resulta obligatoria en todos los procesos o se puede prescindir de ella cuando existe interpretación anterior de igual norma, que resulta aplicable al caso concreto.” 34.

Para solventar la inquietud del juez consultante, el Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: 35. “El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros.

En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. 36. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

GACETA OFICIAL 26/06/2014 51 de 67 37. El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. Instrumentos básicos del sistema. 38.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:  Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.  Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. 39. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004.

MARCA: “EL MOLINO”). Características de la figura de la interpretación prejudicial. 40. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia Solicitud obligatoria: El juez de única o no está obligado a solicitarla. última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el Su aplicación es obligatoria: Una vez juez de instancia no está obligado a expedida la interpretación prejudicial solicitarla, una vez requerida y expedida debe ser acatada para resolver el caso GACETA OFICIAL 26/06/2014 sí tiene el deber de acatarla al resolver el concreto. caso concreto. Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: No es una prueba.

En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso. “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso.

Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 41.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: 52 de 67 GACETA OFICIAL 26/06/2014 53 de 67 “(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario.

Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso2. 1 2 Vigil Toledo, Ricardo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29.

Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida GACETA OFICIAL 26/06/2014 54 de 67 Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda (…)”3. Subrayado por fuera del texto. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. 42. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:  “El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003. 3 sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01IP-2010. GACETA OFICIAL 26/06/2014 55 de 67  La sentencia dictada adolecería de nulidad.

Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna.

Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.  La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso.

Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.  De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

(…)” 43. Ahora bien, para resolver de manera concreta la consulta planteada, el Tribunal reitera lo consagrado en la Interpretación Prejudicial 12-IP-2009: “la solicitud de interpretación prejudicial es obligatoria en última instancia ordinaria; aunque el juez consultante considere que en una interpretación anterior se tratan todos los asuntos pertinentes para el caso concreto, es obligatoria la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. 44.

En el sistema comunitario andino no opera la figura del “acto claro” y, en consecuencia, es obligación del juez de última instancia ordinaria elevar la solicitud en casos “aparentemente similares”, y obligación del propio Tribunal Comunitario absolverla. B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA DISTINTIVIDAD COMO ELEMENTO ESENCIAL. 45.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo figurativo constituido por el logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y celeste. 46. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 47.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, de la misma magistrada ponente y expedida en el marco del proceso 35-IP-2011: 48. “1. Concepto de marca. 49. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. GACETA OFICIAL 26/06/2014 56 de 67 50.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 51. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 52.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:  Diferencia los productos o servicios que se ofertan.  Es indicadora de la procedencia empresarial.  Indica la calidad del producto o servicio que identifica.  Concentra el goodwill del titular de la marca.  Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 53.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN"). 54. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).4 4 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 26/06/2014 57 de 67 55. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas. 56. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 57. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 58.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). 59. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. 60. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. 61. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 62. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la GACETA OFICIAL 26/06/2014 58 de 67 Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 63.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 64.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 65. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).” GACETA OFICIAL 26/06/2014 59 de 67 66.

La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículos 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. LOS SIGNOS DE USO COMÚN. ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS FIGURATIVOS. 67.

El INDECOPI argumentó que el signo solicitado se enmarca en el estilo de diseño “animal print”, que es ampliamente difundido y aplicado a diferentes tipos de productos. La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., sostuvo que el estilo “animal print” es utilizado normalmente para diseños de vestimenta y calzado, pero no para identificar productos en particular. 68.

En este escenario, el Tribunal abordará el tema de los signos y elementos gráficos de uso común en la conformación de signos marcarios. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación prejudicial de 12 de febrero de 2014, de la misma magistrada ponente y expedida en el marco del proceso 211-IP-2013: 69. “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 70.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; 71. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 72.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. 73.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos gráficos de uso común, éstos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. GACETA OFICIAL 26/06/2014 60 de 67 74.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 75.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”5. 76. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 77.

La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro es de uso común en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si esto no es así, deberá determinar si los elementos gráficos que lo componen son de uso común en la misma clase, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

D. El SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO Y LA FAMILIA DE MARCAS. 78. La sociedad demandante sostuvo que el signo solicitado hace parte de una familia de marcas cuyo término principal es “ZEBRA”, ya que recrea las rayas distintivas de una cebra. 79. De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará el concepto de “familia de marcas” y su incidencia en el análisis de registrabilidad de un signo que supuestamente pertenece a dicha familia.

Para lo anterior, reitera la Interpretación Prejudicial de 12 de febrero de 2014, de la misma magistrada ponente, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013: 5 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial LexisNexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL 26/06/2014 61 de 67 80. “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 81.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003). 82. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por un elemento de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga un elemento de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.” 83.

No obstante lo anterior, el hecho de que un titular marcario solicite para registro una marca que contenga el elemento distintivo de su familia de marcas, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad.

E. LOS COLORES Y EL REGISTRO MARCARIO. LA COMBINACIÓN DE COLORES. 84. El demandante sostuvo que para el registro de una combinación de colores no se exige necesariamente que se encuentre contenido en una forma específica; expresó que lo que debe primar es la combinación y distribución de los colores. El INDECOPI manifestó que el signo solicitado se encuentra conformado por “una figura sencilla de un rectángulo que contiene una distribución y combinación de los colores lila y celeste, que no ostentan características particulares diferenciar el signo como un elemento indicativo de un origen empresarial determinado.” 85.

En este escenario, el Tribunal analizará si una combinación de colores es susceptible de ser registrada como marca. Para esto, y de manera preliminar, reitera lo expresado en cuanto al registro de colores individualmente considerados, mediante la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, de la misma magistrada ponente, y expedida en el marco del proceso 07-IP-2013: GACETA OFICIAL 26/06/2014 62 de 67 86.

“Como quiera que el demandante argumentara que se presentó el signo en colores, y por lo tanto era evidente una reivindicación de los mismos, el Tribunal considera oportuno abordar el tema de los colores delimitados por una forma. 87. El literal e) del artículo 134 permite que se registren colores, siempre y cuando estén delimitados en una forma determinada, esto es en un dibujo, una silueta o un trazo.

En consecuencia, no se puede solicitar como marca un color en abstracto, sino que debe estar contenido en una forma específica para que así se pueda cumplir su función distintiva; de lo contrario, se incurriría en una causal absoluta de irregistrabilidad, de conformidad con lo prescrito en el artículo 135 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre este tema el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera: 88. “La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. 89.

A contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.

De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (…).

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro). 90.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma.” (Interpretación Prejudicial expedida el 3 de diciembre de 2012, en el marco del proceso 132-IP-2012).” 91.

Ahora bien, en cuanto a la combinación de colores hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, si se pretende registrar como GACETA OFICIAL 26/06/2014 63 de 67 marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable.

Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad. 92. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del específico origen empresarial. 93.

No se está diciendo que la combinación como tal deba estar contenida en una figura o forma específica, ya que esto no sería consecuente con el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, que claramente, en armonía con el literal h) del artículo 135, hace una diferenciación de trato entre el color aisladamente considerado y la combinación de colores.

Lo que se está manifestando es que cada color al unirse con otro, debe estar representado con contornos y trazos bien definidos que permitan hacer una reproducción del signo de una manera estable, plasmarla sobre los productos o identificar servicios y, por supuesto, que el público consumidor cada vez que vea dicha mixtura, independientemente de la figura que la contenga, inmediatamente la relacione con ciertos productos o servicios. 94.

Por lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la combinación de colores presentada para registro cumple con todos los requisitos de registrabilidad, analizando las diferentes aristas, características y peculiaridades de los elementos que componen el signo, para llegar a establecer la idoneidad registral del conjunto marcario, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO.

DE OFICIO, INTEGRAL, MOTIVADO Y AUTÓNOMO. 95. La demandante argumentó que de conformidad con los precedentes del propio INDECOPI, se debió conceder el registro solicitado. También afirmó que los actos administrativos impugnados no gozan de una debida motivación. Por otro lado, el INDECOPI sostuvo que cada examen es independiente y que la resolución cuestionada si se encuentra motivada. 96.

En consecuencia, el Tribunal estima necesario tratar el tema del análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, de la misma magistrada ponente, y expedida en el marco del proceso 40-IP-2013. 97. “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 98.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 99. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

GACETA OFICIAL 26/06/2014 64 de 67 En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”). 100. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 101. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. 6 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 26/06/2014 65 de 67 Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 102. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 103.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”7 104.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La solicitud de interpretación prejudicial es obligatoria en última instancia ordinaria; aunque el juez consultante considere que en una interpretación anterior se tratan todos los asuntos pertinentes para el caso concreto, es obligatoria la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En el sistema comunitario andino no opera la figura del “acto claro” y, en consecuencia, es obligación del juez de última instancia ordinaria elevar la solicitud en casos “aparentemente similares”, y obligación del propio Tribunal Comunitario absolverla.

SEGUNDO: 7 Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012. GACETA OFICIAL 26/06/2014 66 de 67 La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

TERCERO: La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro es de uso común en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si esto no es así, deberá determinar si los elementos gráficos que lo componen son de uso común en la misma clase, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

CUARTO: El hecho de que un titular marcario solicite para registro una marca que contenga el elemento distintivo de su familia de marcas, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad.

QUINTO: Una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, si se pretende registrar como marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable.

Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del específico origen empresarial.

No se está diciendo que la combinación como tal deba estar contenida en una figura o forma específica, ya que esto no sería consecuente con el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, que claramente, en armonía con el literal h) del artículo 135, hace una diferenciación de trato entre el color aisladamente considerado y la combinación de colores.

Lo que se está manifestando es que cada color al unirse con otro, debe estar representado con contornos y trazos bien definidos que permitan hacer una reproducción del signo de una manera estable, plasmarla sobre los productos o identificar servicios y, por supuesto, que el público consumidor cada vez que vea dicha mixtura, independientemente de la figura que la contenga, inmediatamente la relacione con ciertos productos o servicios.

Por lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la combinación de colores presentada para registro cumple con todos los requisitos de registrabilidad, analizando las diferentes aristas, características y peculiaridades de los elementos que componen el signo, para llegar a GACETA OFICIAL 26/06/2014 67 de 67 establecer la idoneidad registral del conjunto marcario, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 00933-2012-0-1801-JR-CA-10, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú