GACE2362 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXI – Número 2362 Lima, 10 de julio de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 06-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), 150, 190, 191, 192, 224, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00116. Actor: C.I. McCORMICK & COMPANY INCORPORATED. Marca mixta MC. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Proceso 67-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 3 del Convenio de Sede suscrito entre la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar; de oficio, se interpretarán los artículos 6, 48 y 49 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 1, 32 y 33 del Tratado de Creación, así como los artículos 2 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente interno: 03983-201308-AAC Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Proceso 234-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 137 y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “TUCO BATÁN” (mixta).

Expediente Interno: 04675-2010-0-1801-JR-CA-15. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez PROCESO 06-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), 150, 190, 191, 192, 224, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00116. Actor: C.I. McCORMICK & COMPANY INCORPORATED. Marca mixta MC. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 10/07/2014 2 de 86 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio N° 026 de fecha 16 de enero de 2014, fue recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2011-00116. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2014.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: McCORMICK & COMPANY INCORPORATED. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros Interesados: McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC. McDONALD´S CORPORATION. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED, solicitó el 21 de octubre de 2005 el registro como marca del signo mixto MC, para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente: “Extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, salsas de frutas; aceites y grasas comestibles; caldos, caldos mixtos; sopas mixtas; salsas para pasabocas y mezclas de salsas, base de caldo con sabor a carne y pollo; corteza de frutas procesadas; semillas comestibles procesadas; cubiertas o adiciones para ensaladas”.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 3 de 86 2. La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC, formuló oposición con base en los siguientes signos distintivos: 3.  Nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC.  Marcas mixtas MAC, registradas en Colombia para las clases 1, 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.  Marcas mixtas y denominativas GUISAMAC, registradas en Colombia para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., formuló oposición con base en los siguientes signos distintivos:  Marcas mixtas y denominativas MCDONALD´S, registradas en Colombia para la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.  Marcas denominativas MC, registradas en Colombia para las clases 29 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 15639 de 31 de marzo de 2009, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado. 5. Las sociedades McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC, presentaron respectivamente, recurso de reposición y en subsidio apelación. 6.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones Nos. 25385 de 22 de mayo de 2009 y 39834 de 31 de julio de 2009, resolvió respectivamente los recursos de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo los recursos de apelación. 7. El 15 de octubre de 2009, la sociedad McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., solicitó el desistimiento de la oposición en contra de la solicitud de registro como marca del signo mixto MC. 8.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 61255 de 5 de noviembre de 2010, confirmó el artículo primero de la resolución impugnada, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC; aceptó el desistimiento; y negó, de oficio, el registro solicitado.

Basó su decisión en la confundibilidad con la marca denominativa MC, previamente registrada en Colombia mediante el certificado No. 400825, a nombre de la sociedad McDONALD´S CORPORATION. 9. La sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 61255 de 5 de noviembre de 2010, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 4 de 86 10. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11. Manifiesta, que el signo mixto MC es una marca derivada de las marcas ya registradas McCORMICK (mixtas) para las clases 29, 30, 31. La sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED es titular de las marcas McCORMICK (mixtas) desde el año de 1897; la primera versión de la marca MC fue utilizada en el año de 1938, por lo que goza de anterioridad en su uso frente a los signos en conflicto.

En Colombia la marca MC (mixta) fue inscrita el 16 de agosto de 1974 bajo el certificado No. 83059 como un elemento de la marca MC CORMICK (mixta). 12. Expresa, que el diseño del signo solicitado es completamente distintivo. 13. Señala, que los signos en conflicto son distinguibles entre sí. Se presentan pruebas que corroboran la aludida distintividad.

Concluye que el desistimiento presentado por la sociedad McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., es una muestra de que los signos en conflicto pueden coexistir; no se configura el riesgo de confusión. 14. Expresa, que las marcas mixtas MC y McCORMICK son notoriamente conocidas a nivel Internacional y en Colombia. Se presentan pruebas que demuestran la mencionada notoriedad. 15.

Indica, que las letras “MC” son una expresión de uso común, y por lo tanto, no es posible otorgar un monopolio exclusivo sobre éstas a un solo competidor. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 16. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.  Indica, que el signo mixto MC no reviste de fuerza distintiva; es confundible con la marca denominativa MC, registrada anteriormente para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión o de asociación. 17. Por parte de los Terceros Interesados.  IV. Las sociedades McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC, no contestaron la demanda. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 18.

La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. 19. Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, se hará la interpretación de los artículos 134 literal a), b) y g), 136 literal b), 150, 190, 191, 192, 224, 228 y 229 de la misma normativa.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 20. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; logotipos, (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;” (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las 5 de 86 GACETA OFICIAL 10/07/2014 circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 190 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Artículo 192 “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. (…) 6 de 86 GACETA OFICIAL 10/07/2014 Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

(…) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

(…)”. 7 de 86 GACETA OFICIAL VI. 10/07/2014 8 de 86 CONSIDERACIONES. 21. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. Ámbito de protección del nombre comercial. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. D. Comparación entre signos mixtos. E. Comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos. F. Expresiones de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil. G. La marca derivada. H. El signo notoriamente conocido solicitado para registro.

I. La conexión competitiva (clases 29 / 30, 31). J. Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. De oficio, autónomo, integral y motivado. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 22. En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro como marca del signo mixto MC. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 23.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. 24. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 25.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 26. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 27.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:  Diferencia los productos o servicios que se ofertan. GACETA OFICIAL 10/07/2014 9 de 86  Es indicadora de la procedencia empresarial.  Indica la calidad del producto o servicio que identifica.  Concentra el goodwill del titular de la marca.  Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 28.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). 29. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).1 30. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 10/07/2014 10 de 86 31. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 32.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 33. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.

Marca: “DIADICON”). 34. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. 35. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La susceptibilidad de representación gráfica. 36. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 37.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 38. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 39.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se GACETA OFICIAL 10/07/2014 11 de 86 determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” 40. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. 41. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con el nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC. Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la protección del nombre comercial en el marco la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 42.

Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013: 43. “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. 44.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:  El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.2 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F de la presente Interpretación Prejudicial. 2  Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.  El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.  El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 12 de 86 Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 45. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 46. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 47.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 13 de 86 48. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 49.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.” 50.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto MC fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 51.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 52. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Protección en relación con signos idénticos y similares. 53. El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 54.

Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación. 55. Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial. 56.

Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los GACETA OFICIAL 10/07/2014 14 de 86 signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 57.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto MC es confundible con los signos mixtos MAC y GUISAMAC, y con los denominativos MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC y MC. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 58.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109-IP-2012: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 59. Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.

El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El segundo establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su uso pueda causar riesgo de confusión y/o de asociación. 60.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3 3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era GACETA OFICIAL 10/07/2014 15 de 86 61.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). 62. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 63.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 64. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 65.

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 66. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 67. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 68. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 10/07/2014 16 de 86  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de GACETA OFICIAL 10/07/2014 17 de 86 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 69.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 70. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto MC con las marcas mixtas MAC y GUISAMAC. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. 71.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: 72. “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas4, logotipos5, íconos, etc. 73. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 74. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, 4 5 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 10/07/2014 18 de 86 color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”.

(Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). 75. La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 76.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 77.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MC con las marcas mixtas MAC y GUISAMAC. E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. 78. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto MC y los denominativos MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC, GUISAMAC y MC.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos. 79. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP2013: 80. “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación GACETA OFICIAL 10/07/2014 19 de 86 permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 81.

La corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 82. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas determinadas en el literal E de la presente providencia para el cotejo de signos denominativos, teniendo en cuenta el carácter compuesto de los signos en conflicto. 83.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.” 84. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 85.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”).” 86.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto MC y los denominativos MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC, GUISAMAC y MC. F. EXPRESIONES DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. LA MARCA DÉBIL. 87.

La demandante manifestó que las letras MC son una expresión de uso común y, por lo tanto, no es posible otorgar un monopolio exclusivo sobre éstas a un solo competidor. En este marco, es apropiado referirse a las expresiones de uso común en la conformación de los signos marcarios. 88. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013: 89.

“El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que GACETA OFICIAL 10/07/2014 20 de 86 g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; 90.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. Existen expresiones que el público consumidor normalmente usa para referirse a un producto o servicio y, en consecuencia, cualquiera haría inmediatamente la relación designación – producto / servicio. En este sentido, ningún competidor en el mercado podría adueñársela, ya que se estaría generando una posición de ventaja injusta frente a los otros. 6 91.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos descriptivos o de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. 92. El Tribunal advierte que tanto las designaciones de uso común como las descriptivas deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.7 Esto es muy 6 7 Esta posición fue adoptada por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 29 de abril de 2010, en el marco del proceso 31-IP-2010.

El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 21 de 86 importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.8 93.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.” 94. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes, las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 95.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones de uso común se deben excluir del cotejo marcario 9. 96. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si la expresión MC es de uso común para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene.

G. LA MARCA DERIVADA. 97. La sociedad demandante argumentó que el signo mixto MC es una marca derivada de las marcas ya registradas McCORMICK para las clases 29, 30 y 31. Por lo tanto, es necesario referirse a la solicitud de registro de un signo derivado. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 8 9 Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del proceso 50-IP-2012. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 10/07/2014 22 de 86 98. Para lo anterior, se reitera lo expreso en la Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del proceso 140-Ip-2007: 99. “La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo.

En este sentido el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que consagra el Régimen de Propiedad Industrial, no trata lo relativo a las marcas derivadas y defensivas, sin embargo este Tribunal considera ilustrativo para la mejor resolución de la controversia sometida a la decisión del juez nacional consultante, referirse a conceptos doctrinarios que abordan características y particularidades de esta clasificación de marcas.” (Proceso 103-IP-2004.

Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1147, de 03 de diciembre de 2004). 100. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. 101.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas: “(…) en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Proceso 84IP-2000.

Interpretación Prejudicial de 13 de junio de 2001, publicada en la GACETA OFICIAL 10/07/2014 23 de 86 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, de 13 de junio de 2001).10 102. El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 103.

Por otro lado, el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. 104.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo. 105.

En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión’.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1029, de 16 de enero de 2004).11 106. Lo anterior no significa que se rompa el principio de que el análisis de las marcas denominativas deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino 10 11 Esta posición ha sido reiterada en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 91-IP-2002 del 5 de febrero de 2003, 97-IP-2002 del 5 de febrero de 2002, 9-IP-2005 del 14 de abril de 2005 y 55-IP-2006 del 20 de junio de 2006.

Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL 10/07/2014 24 de 86 que la oposición u observación en la vía gubernativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal. 107.

Merece especial importancia el hecho de que la marca derivada provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor. 108.

Existen tres hipótesis que involucran las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas. La primera se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; la segunda se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante son derivadas de marcas notorias. 109.

En relación con las dos primeras hipótesis, el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar en el asunto anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor. Es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro marcario y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la que ha ganado notoriedad.

Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última es el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto marcario y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor. 110.

En relación con la tercera hipótesis, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán determinar en cada signo el grado de importancia, y participación de la marca notoria en el conjunto marcario, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad de registro y la protección como notoria de la marca derivada oponente.” H. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO SOLICITADO PARA REGISTRO. 111.

En atención a que la demandante argumentó que la marca mixta MC es notoriamente conocida a nivel internacional y en Colombia, es necesario referirse al signo notoriamente conocido solicitado para registro. Antes de pasar al tema propuesto, se hará una breve reseña de las principales características de los signos notoriamente conocidos. 112.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2008, expedida en el marco del proceso 64-IP-2008: “Definición. GACETA OFICIAL 10/07/2014 25 de 86 113. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. 114.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos. 115. El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente.  Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.  La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. Protección. 116. El Tribunal, al interpretar anteriores Decisiones, sobre el tema ha dicho que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada. 117. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136 literal h) de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. 118.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el riesgo de asociación, el riesgo de uso parasitario y el riesgo de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo, idéntico o similar, a la marca notoria. 119.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notoria y su protección aunque no lo sea en el País Miembro respectivo. Basta con que sea notoria en cualquiera de los Países Miembros. 120. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. GACETA OFICIAL 10/07/2014 26 de 86 121. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229 literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. 122. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que en este caso que aunque la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo en el mercado, aunque deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 123. Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.12 La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. 124.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 125. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 12 PACON, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 10/07/2014 27 de 86 126. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 127.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 128. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan. 129.

Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 130.

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.13 131.

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido con total acierto lo siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.

(…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombrada es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”.14 13 14 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. Págs. 307 y 308. GACETA OFICIAL 10/07/2014 28 de 86 132. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido.

Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que en la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva. 133. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 15 134. Se advierte que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquélla que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. Prueba. 135.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas. 136. Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 15 MONTEAGUDO, MONTIANO, Ob.

Cit. Pág. 247. GACETA OFICIAL 10/07/2014 29 de 86 c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” La marca notoriamente conocida solicitada para registro. 137.

En este punto el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida. 138. Como se determinó anteriormente, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 139. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar16, etc. 16 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 30 de 86 140. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.”17 141.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.” I. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (CLASES 29 / 30 y 31). 142.

El signo solicitado para registro ampara productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientas que algunos de los opositores amparan productos de las clases 30 y 31. Por lo tanto, se tratará el tema de la conexión competitiva. 143. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: 144.

“En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad18 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 145. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. 146.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una 17 18 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”.

Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL 10/07/2014 31 de 86 clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).” 147. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. GACETA OFICIAL 10/07/2014 32 de 86 J. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO.

DE OFICIO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y MOTIVADO. 148. Como quiera que la oficina de registro marcario realizó un examen de oficio, se hace necesario tratar el tema del examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente. 149. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: 150.

“El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 151. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 152.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). 153. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales19 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos 19 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 10/07/2014 33 de 86 pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 154. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 155. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 156.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”20. 20 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 34 de 86 157. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto MC fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

CUARTO: La corte consultante para resolver el conflicto marcario existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MC y las marcas mixtas MAC y GUISAMAC, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: La corte consultante para resolver el conflicto marcario existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MC y los denominativos MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC, GUISAMAC GACETA OFICIAL 10/07/2014 35 de 86 y MC, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

SEXTO: La corte consultante debe determinar si la expresión MC es de uso común para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene.

SÉPTIMO: El hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

OCTAVO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

NOVENO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

DÉCIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 201100116, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 10/07/2014 36 de 86 Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 67-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 3 del Convenio de Sede suscrito entre la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar; de oficio, se interpretarán los artículos 6, 48 y 49 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 1, 32 y 33 del Tratado de Creación, así como los artículos 2 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente interno: 03983-2013-08-AAC Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 18 días del mes de junio del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

VISTOS: El Oficio TCP-UCD-LP 370/2014 de 30 de abril de 2014, recibido en este Tribunal vía courier el 14 de mayo de 2014, mediante el cual el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial del artículo 3 del Convenio de Sede suscrito entre la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar, a fin de resolver el Proceso Interno 03983-2013-08-AAC.

El Auto de 21 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Demandante: La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), sede central, Bolivia Demandado: Los Ministerios de Autonomías, de Economía y Finanzas Públicas; y, el Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia A. Determinación de los hechos relevantes: 1.

La UASB y la República de Bolivia suscribieron el 3 de noviembre de 1986 un Convenio de Sede para el funcionamiento de aquella entidad educativa en este País GACETA OFICIAL 10/07/2014 37 de 86 Miembro de la Comunidad Andina. Dicho Convenio fue ratificado el 16 de diciembre de 1997. 2. El artículo 3 del Convenio de Sede señala, a la letra, lo siguiente: “La UASB estará exenta de todos los impuestos y contribuciones nacionales, departamentales, municipales, universitarios o de cualquier índole.

Esta exención no comprende las tasas que constituyan remuneración de servicios prestados” (lo subrayado es nuestro). 3. El 2 de abril de 1996, la UASB procede a su inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes, cuya actividad principal se describe como “Actividades de organismos oficiales de cooperación internacional. Instituciones exentas por convenio internacional”. 4.

La UASB, sobre la base de la normativa y procedimientos internos del Estado Plurinacional de Bolivia, se presentó a una convocatoria pública para desarrollar el Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional (PDCR), dependiente del Ministerio de Autonomías, y logró adjudicarse la contratación de servicios de capacitación formal semi presencial para los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Oruro.

La adjudicación fue obtenida mediante la Resolución 32/2012 de 2 de marzo de 2012. Posteriormente se solicitó a la adjudicataria la presentación del Número de Identificación Tributaria (NIT), ante lo cual la UASB manifestó que dicho requerimiento no aplicaba a su caso debido a contaba con exención tributaria sobre la base del artículo 3 del Convenio de Sede. 5.

Los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, y el Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia afirmaron que dichas exenciones aplican sólo para los impuestos directos y no así para los indirectos (como es el caso del Impuesto al Valor Agregado, IVA). En este entendimiento a la UASB le corresponde fungir como agente de retención del IVA y, en consecuencia, la obligación de erigir a la UASB como agente de retención en el caso de los llamados impuestos indirectos no vulneraría el artículo 3 del Convenio de Sede. 6.

Por su parte, mediante Oficio de 27 de julio de 2012, el Presidente del Parlamento Andino exhortó al Estado Plurinacional de Bolivia a dar cumplimiento a los términos del Convenio de Sede. No obstante, mediante las Resoluciones 84-MA-PDCR, 85 y 86, todas de 25 de octubre de 2012, el PDCR canceló la adjudicación a favor de la UASB. 7. El 11 de junio de 2013, la UASB presenta una acción de amparo constitucional en contra de los Ministros de Autonomías, de Economía y Finanzas Públicas y el Presidente del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, “por una errónea interpretación de la exención impositiva prevista a favor de la UASB en el artículo 3 del Convenio de Sede suscrito entre la República de Bolivia y la UASB”.

La UASB solicita la restitución de los derechos legítimamente adquiridos en la licitación pública, retrotrayendo los efectos hasta el momento de la adjudicación. Además, se debe disponer la reparación del daño económico causado a la UASB, producto de la cancelación de los procesos de contratación adjudicados. 8. El proceso constitucional fue tramitado ante la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que emitió la Resolución 10/2013 SSA-II de 28 de agosto de 2013, mediante la cual se denegó la tutela presentada por la UASB.

GACETA OFICIAL 9. 10/07/2014 38 de 86 A la fecha, el cuaderno procesal se encuentra radicado ante el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, el mismo que procedió a solicitar interpretación prejudicial facultativa al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10. El Tribunal Constitucional señaló que la UASB fue creada mediante Decisión del Parlamento Andino 132/V de 14 de diciembre de 1985.

Es en este marco que se firma el Convenio de Sede, con objeto de establecer los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones, por lo que constituye “un instrumento que forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, toda vez que se enmarca, bajo una interpretación ampliada, en lo previsto en el inciso e) del artículo 1 del Tratado de Creación y el artículo 2 del Estatuto, puesto que aunque no se trata de un convenio suscrito entre Países Miembros, involucra a uno de ellos y la institución educativa del Sistema Andino de Integración (SAI), con la finalidad de contribuir al proceso de integración a través del establecimiento de las condiciones que viabilicen el funcionamiento de la UASB y el logro de sus fines como parte del proceso de integración comunitario”.

En consecuencia, el TJCA es el competente para interpretar el Convenio de Sede. 11. El Tribunal Constitucional solicita al TJCA que se pronuncie sobre los siguientes aspectos: “1. Si la exención anotada abarca a todo tipo de impuestos, sin ninguna restricción, incluyendo tanto a los llamados impuestos directos como a los indirectos; o, 2.

Si tal exención reconoce limitaciones para su aplicación en el Estado boliviano, en su calidad de sede de la UASB, aplicándose sólo a los llamados impuestos directos, pero no así a los indirectos, dentro de los cuales se incluye el IVA”. B. Fundamentos de la demanda: La demandante UASB argumentó lo siguiente: 12. Según una hipótesis interpretativa ampliada, la UASB alega una exención impositiva irrestricta.

Cuando se hace referencia a la frase “o de cualquier índole”, ello exime a la UASB de todo tipo de impuestos, sea cual fuere su naturaleza u origen. 13. Solicita la nulidad de las Resoluciones 84-MA-PDCR, 85 y 86, todas de 25 de octubre de 2012, mediante las cuales el PDCR canceló la adjudicación a favor de la UASB. Se deben restituir los derechos legítimamente adquiridos en la licitación pública, retrotrayendo los efectos hasta el momento de la adjudicación. Además, se debe disponer la reparación del daño económico causado a la UASB, producto de la cancelación de los procesos de contratación adjudicados.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia argumentó lo siguiente: 14. El artículo 3 del Convenio de Sede se aplica sólo para el caso de los impuestos directos y no exime a la UASB de la responsabilidad por el pago de los impuestos de carácter indirecto, clasificación dentro de la que encuadra el IVA.

Por lo tanto, la UASB tiene el deber de emitir factura o nota fiscal por la prestación de los servicios académicos que oferta. 15. Según una hipótesis interpretativa restrictiva, dichas exenciones aplican sólo para los impuestos directos y no así para los indirectos (como el IVA), cargando a la UASB la responsabilidad de fungir como agente de retención de dicho impuesto, que en realidad grava al usuario final del servicio.

En consecuencia, la obligatoriedad de GACETA OFICIAL 10/07/2014 39 de 86 constituir a la UASB en agente de retención en el caso de los llamados impuestos indirectos no vulneraría el artículo 3 del Convenio de Sede. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas señaló lo siguiente: 16. La carga fiscal respecto del IVA debe ser pagada por el usuario final del servicio, constituyéndose en un impuesto indirecto sobre el cual la UASB cumple únicamente el papel de agente de retención, sin disminución de su ingreso; razón por la que le corresponde la emisión de las correspondientes facturas o notas fiscales y el depósito de los montos retenidos en las arcas estatales, de conformidad con la normativa tributaria nacional.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 17. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; ello con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Visto que, mediante el artículo 6 del Acuerdo de Cartagena la UASB ha sido reconocida como parte del Sistema Andino de Integración (SAI), este Tribunal es competente para conocer de la presente interpretación prejudicial.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 18. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 3 del Convenio de Sede suscrito entre la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar. Procede la interpretación solicitada por el juez consultante. De oficio, se interpretarán los artículos 6, 48 y 49 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 1, 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como los artículos 2 y 121 de su Estatuto.

Acuerdo de Cartagena Artículo 6.- El Sistema Andino de Integración está conformado por los siguientes órganos e instituciones: - El Consejo Presidencial Andino; El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; La Comisión de la Comunidad Andina; La Secretaría General de la Comunidad Andina; El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El Parlamento Andino; El Consejo Consultivo Empresarial; El Consejo Consultivo Laboral; La Corporación Andina de Fomento; El Fondo Latinoamericano de Reservas; El Convenio Simón Rodríguez, los Convenios Sociales que se adscriban al Sistema Andino de Integración y los demás que se creen en el marco del mismo; - La Universidad Andina Simón Bolívar; - Los Consejos Consultivos que establezca la Comisión; y, - Los demás órganos e instituciones que se creen en el marco de la integración subregional andina.

(…) GACETA OFICIAL 10/07/2014 Artículo 48.- La Comunidad Andina es una organización subregional con personería o personalidad jurídica internacional. Artículo 49.- La Secretaría General, el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas y los Convenios Sociales que son parte del Sistema gozarán, en el territorio de cada uno de los Países Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.

Sus representantes y funcionarios internacionales gozarán, asimismo, de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones, en relación con este Acuerdo. Sus locales son inviolables y sus bienes y haberes gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que renuncie expresamente a ésta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria.

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la CAN comprende: a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; c) Las Decisiones del CAMRE y la Comisión de la CAN; d) Las Resoluciones de la SGCA; y, e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

(…) Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. 40 de 86 GACETA OFICIAL 10/07/2014 41 de 86 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Artículo 2.- Naturaleza y características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas fundamentales o de derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario.

Las normas de derecho primario están constituidas por los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en materia de integración comunitaria andina así como por sus protocolos adicionales y modificatorios. Las normas de derecho secundario o derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretaría General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino. (…) Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Convenio de Sede suscrito entre la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar Artículo 3.- La UASB estará exenta de todos los impuestos y contribuciones nacionales, departamentales, municipales, universitarios o de cualquier índole. Esta exención no comprende las tasas que constituyan remuneración de servicios prestados. 1.

Sobre la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Los efectos de la expedición de la interpretación prejudicial. 19. Mediante Oficio TCP-UCD-LP 370/2014 de 30 de abril de 2014, recibido en este Tribunal vía courier el 14 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al TJCA interpretación prejudicial del artículo 3 del Convenio de Sede suscrito entre la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar.

Ello con objeto de resolver el Proceso Interno 03983-2013-08-AAC. 20. En la Comunidad Andina (CAN) todas las jurisdicciones, incluso las constitucionales están vinculadas por las disposiciones del artículo 33 del Protocolo de Cochabamba1. Esta obligación, por ejemplo, ha sido puesta de manifiesto mediante las solicitudes de interpretación prejudicial elevadas al TJCA por la Sala Constitucional de la Corte 1 Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

El propio TJCA ha confirmado en su jurisprudencia que dentro del concepto jurídico de “jueces nacionales” deben considerarse incluidas y, por lo tanto, competentes para solicitar la interpretación prejudicial, a las jurisdicciones constitucionales nacionales. 22. En efecto, dentro del Proceso 10-IP-94, en respuesta a una cuestión planteada por la Corte Constitucional de Colombia, este Tribunal sostuvo que “se considera que el Tribunal Nacional es competente para solicitar la interpretación prejudicial”4. 23.

Por otro lado, la interpretación prejudicial es un requisito para la decisión nacional y no un medio de prueba5, además de que constituye una solemnidad imprescindible y necesaria para la misma, fruto de la “clara e indispensable colaboración judicial” que consagra el mecanismo de la interpretación prejudicial6. El fundamento de lo anterior radica en que la aplicación de la norma comunitaria por el juez nacional supone como premisa de carácter normativo sine qua non que se interprete el alcance y sentido exactos de la norma comunitaria aplicable, actividad que pertenece de manera exclusiva y excluyente al TJCA. 24.

Sobre el particular, el artículo 42 del Tratado de Creación regula lo siguiente: “Artículo 42.- Los Países Miembros no someterán ninguna controversia que surja con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina a ningún tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento alguno distinto de los contemplados en el presente Tratado.

Los Países Miembros o los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, en sus relaciones con terceros países o grupos de países, podrán someterse a lo previsto en el presente Tratado” (lo subrayado es nuestro). 25. Asimismo, sobre el sistema de cooperación judicial, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial de 18 de febrero de 2004, expedida 2 3 4 5 6 Sentencia del TJCA de 20.09.1990, Proceso 2-IP-90.

Sentencia del TJCA de 17.03.1995, Proceso 10-IP-94. A su vez, la Corte Constitucional ha dejado constancia en sus sentencias de su competencia para efectuar reenvíos prejudiciales al TJCA. Ver Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, Sentencia Nº C-213/97, “Revisión de la Ley 323 de 1996 por medio de la cual se aprueba el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996”, 15/V/97, Expediente LTA-93, Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Véase en: PEROTTI, A., “Algunas consideraciones sobre la Interpretación Prejudicial Obligatoria en el Derecho Andino”, Biblioteca Digital Andina, pp. 12-15. Disponible en web: http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0010.pdf (22.05.2014). Véase también la Sentencia del TJCA de 24.10.2012, Proceso 60-IP-2012. Sentencia del TJCA de 17.03.1995, Proceso 10-IP-94.

Sentencia del TJCA de 3.12.1987, Proceso 1-IP-87, pp. 4 y 15. Sentencia del TJCA de 26.02.1991, Proceso 2-IP-91, p.

3. GACETA OFICIAL 10/07/2014 43 de 86 en el Proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1050 de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”). 26. Cabe señalar que el artículo 122 del Estatuto del Tribunal indica que: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”. 27.

Por su parte, el artículo 123 del Estatuto establece que: “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”. 28.

En el presente caso, el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia ha planteado la interpretación prejudicial sobre la base del artículo 123 del Estatuto. En consecuencia, este Tribunal además de ser competente para brindar la interpretación prejudicial solicitada, toma debida nota con complacencia de la consulta formulada por dicho alto tribunal.

Los efectos de la expedición de la interpretación prejudicial. 29. Una vez emitida la Interpretación Prejudicial por parte del TJCA se generan los siguientes efectos: - Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto significa que se encuentra dirigida específicamente al asunto que debe ser resuelto. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia ordinaria, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación prejudicial en todos los casos. - El juez nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial a que hace referencia el artículo 27 del Estatuto.

Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el juez nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma. Si el juez nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados al efecto podrán acudir al TJCA mediante la acción de incumplimiento regulada en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal. - Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Como el ordenamiento jurídico comunitario andino requiere de una aplicación uniforme de su normativa, se impone a los Países Miembros y a la Secretaría General la obligación específica de vigilar y controlar la labor jurisdiccional nacional en el campo de la interpretación prejudicial, de conformidad con el artículo 128 del Estatuto del Tribunal. - Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El juez nacional que solicitó una interpretación prejudicial deberá enviar al Tribunal GACETA OFICIAL 10/07/2014 44 de 86 una copia de la decisión emitida en el proceso interno, a efectos que éste último pueda llevar a cabo el control descrito anteriormente. 2.

La naturaleza de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Los antecedentes de la creación de la UASB. Sus alcances y objetivos. 30. El Protocolo de Trujillo suscrito en 1996, modificó el Acuerdo de Cartagena incluyendo a la UASB dentro del Sistema Andino de Integración (SAI). Ello lo hizo de la siguiente manera: “Artículo 6.- El Sistema Andino de Integración está conformado por los siguientes órganos e instituciones: - El Consejo Presidencial Andino; - El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; - La Comisión de la Comunidad Andina; - La Secretaría General de la Comunidad Andina; - El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; - El Parlamento Andino; - El Consejo Consultivo Empresarial; - El Consejo Consultivo Laboral; - La Corporación Andina de Fomento; - El Fondo Latinoamericano de Reservas; - El Convenio Simón Rodríguez, los Convenios Sociales que se adscriban al Sistema Andino de Integración y los demás que se creen en el marco del mismo; - La Universidad Andina Simón Bolívar; - Los Consejos Consultivos que establezca la Comisión; y, - Los demás órganos e instituciones que se creen en el marco de la integración subregional andina” (lo subrayado es nuestro). 31.

El artículo 6 del Acuerdo de Cartagena establece cuáles son las entidades que conforman el Sistema Andino de Integración (SAI). Empero, dicho listado no les brinda automáticamente personería jurídica internacional. El precepto se limita a reconocer un conjunto de órganos y, como también indica la norma, de “instituciones” que coadyuvan con el perfeccionamiento del proceso de integración. Es recién con el artículo 48 del propio Acuerdo de Cartagena que se señala que “La Comunidad Andina es una organización subregional con personería o personalidad jurídica internacional” y el que, de conformidad con el Derecho internacional público, determina la naturaleza jurídica de aquellas entidades del SAI.

En otras palabras, es el artículo 48 del Acuerdo de Cartagena, y no el 6, que es meramente declarativo, el que confiere personería jurídica internacional a ciertas entidades del SAI. Es más, y GACETA OFICIAL 10/07/2014 45 de 86 ratificando esta línea interpretativa, el artículo 49 del Acuerdo de Cartagena precisa lo siguiente: “La Secretaría General, el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas y los Convenios Sociales que son parte del Sistema gozarán, en el territorio de cada uno de los Países Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.

Desde la perspectiva del Derecho internacional público y en lo atinente a las inmunidades y privilegios que se confieren para su adecuado funcionamiento, se puede advertir que dentro del SAI existe, en primer lugar, un grupo de órganos comunitarios que carecen de lugar de sede puesto que cumplen sus funciones a través de reuniones ordinarias y extraordinarias y que gozan de inmunidades y privilegios no en atención a su carácter internacional sino porque sus integrantes o representantes lo son de Estados soberanos. Ellos son los representantes nacionales de los Países Miembros: el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina. 33.

En segundo lugar se debe hacer referencia a los órganos e instituciones comunitarios que integran el SAI y que, para su funcionamiento independiente de los Estados que los crearon, deben contar con una sede y, según la práctica internacional reconocida en diversos Tratados, gozar de inmunidades y privilegios. Este es el caso de los que poseen personería jurídica internacional según dispone el artículo 48 y que, en un listado de naturaleza taxativa, fueron determinados mediante el artículo 49 del Acuerdo de Cartagena.

Ellos son la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Parlamento Andino, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas y los Convenios Sociales. 34. En tercer lugar, se debe hacer referencia a otras instituciones creadas o por crearse que coadyuvan con el perfeccionamiento del proceso de integración andino y que, por derecho propio no gozan de las inmunidades y privilegios que, tal como se ha indicado y de conformidad con el Derecho internacional público en general y el Acuerdo de Cartagena en particular, gozan los Estados y sus representantes, así como los organismos internacionales.

Sobre el particular se hace referencia, a la fecha, al Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, la Universidad Andina Simón Bolívar y los Consejos Consultivos que establezca la Comisión. 35. Como se puede observar, de conformidad con los artículos 48 y 49 del Acuerdo de Cartagena, resulta pacífico interpretar que la UASB no goza, por derecho propio, de ningún privilegio ni inmunidad.

Sin embargo, en el presente caso, el Estado Plurinacional de Bolivia, de manera unilateral y soberana, decidió en su momento conferir a la UASB el conjunto de privilegios e inmunidades que se incluyen el Convenio de Sede materia de interpretación. Ellos son obligatorios para el Estado Plurinacional de Bolivia, tal como se verá más adelante.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 46 de 86 Los antecedentes de la creación de la UASB: 36. Los antecedentes de la creación de la UASB son los siguientes: - Tras la emisión de la Resolución 18/81, la Recomendación 21/83, la Decisión 69/84, la Resolución 11/83 del Convenio Andrés Bello y el Informe Técnico de la UNESCO CRESALC, el Parlamento Andino, que es parte del SAI, aprobó la Decisión 132/V de 14 de diciembre de 1985 (La Paz, Bolivia) mediante la cual resolvió crear la “Universidad Andina Simón Bolívar” con sede en la ciudad de Sucre, Bolivia. - Del mismo modo, el Parlamento Andino creó la Comisión encargada de elaborar los estatutos y reglamentos de la universidad.

El Estatuto Universitario fue aprobado por el Parlamento Andino mediante la Decisión Nº 204//VI de 16 de marzo de 19877. - Tomando como fundamento las disposiciones del Parlamento Andino, el 3 de noviembre de 1986 se firmó el Convenio de Sede de la UASB entre la República de Bolivia y dicho centro de estudios, el mismo que tiene por objeto establecer los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

A pesar de que las normas adoptadas por el Parlamento Andino no poseen carácter vinculante y que el texto del Acuerdo de Cartagena vigente en esa fecha no preveía la existencia de la UASB como parte del SAI; la República de Bolivia de motu proprio y de manera unilateral y soberana, otorgó y reconoció a la UASB un conjunto de privilegios e inmunidades que, en los hechos, asimila a la UASB a un organismo internacional. - Cabe indicar que si bien la UASB fue creada en 1985 por el Parlamento Andino, recién formó parte del SAI 11 años después. Ello se verifica a partir del Protocolo de Trujillo de 1996.

En efecto, mediante dicho Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena los Países Miembros de la Comunidad Andina procedieron a convalidar soberanamente el origen y la situación de la UASB y se determinó que la misma hacía parte del SAI, de conformidad con el nuevo artículo 6 del Acuerdo de Cartagena. Empero, no lo incluyó dentro del listado del artículo 49 del Acuerdo de Cartagena. - Finalmente, mediante la Ley 1814 de 16 de diciembre de 1997, se aprobó y ratificó el Convenio de Sede de 1986 suscrito por la República de Bolivia y la UASB. 37.

Tras analizar los antecedentes de la creación de la UASB, este Tribunal debe precisar cuál es el papel de este órgano jurisdiccional comunitario y establecer los alcances y los límites en la distribución de competencias entre los órganos e instituciones del SAI. Según el principio de atribución de competencias, la organización sólo goza de las competencias atribuidas por el tratado constitutivo para el logro de sus objetivos. 7 PICO MANTILLA, G., Tratados y convenios de la integración, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Artes Gráficas Señal, Impreseñal Cía. Ltda., Quito.

Disponible en web: http://centroandinodeintegracion.org/tratados-convenios-integracion GACETA OFICIAL 10/07/2014 47 de 86 38. El Acuerdo de Cartagena señala claramente que: “Los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración se rigen por el presente Acuerdo, sus respectivos tratados constitutivos y sus protocolos modificatorios”8. 39.

Se debe respetar el principio de legalidad de la actuación de las instituciones de la Comunidad y sólo pueden actuar los órganos comunitarios debidamente habilitados por cada uno de los Países Miembros en atención a concretas determinaciones constitucionales. 40. Asimismo, el TJCA precisó en su jurisprudencia que: “En un sistema jurídico (…) está ínsito el principio de legalidad de la normativa comunitaria.

Según éste, la actividad de los órganos de administración del sistema debe estar regulada por normativa superior de manera que ellos no puedan actuar sino dentro del ámbito de las competencias trazadas en el sistema jurídico que los rige”9 (lo subrayado es nuestro). 41. En consecuencia, de conformidad con los principios de atribución de competencias y de legalidad, se observa que en el ámbito andino las Decisiones del Parlamento Andino no tienen carácter vinculante ni forman parte del ordenamiento jurídico andino al contar dicho organismo con una capacidad deliberativa, más no legislativa.

En efecto, el Parlamento Andino es un órgano meramente deliberante con competencias consultivas y de proposición y carece, por lo tanto, de atribuciones legislativas. En otras palabras, no participa directamente en el proceso de formación del Derecho comunitario andino 10. 42. El Tribunal no puede dejar de advertir que si bien el Parlamento Andino carecía de la competencia legislativa necesaria para crear una nueva institución comunitaria, en este caso, la UASB (la cual no cuenta con un Tratado constitutivo en sí mismo y siguiendo las formalidades del Derecho internacional público), no por ello puede este Tribunal desconocer su existencia real y jurídica, así como su actual pertenencia al SAI. 8 9 10 Ver el artículo 8 del Acuerdo de Cartagena.

STJCA de 26.02.1998, Proceso 01-AN-97, p. 13. Sobre el Parlamento Andino, el Acuerdo de Cartagena regula lo siguiente: Artículo 42.- El Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema, su naturaleza es comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina y estará constituido por representantes elegidos por sufragio universal y directo, según procedimiento que se adoptará mediante Protocolo Adicional que incluirá los adecuados criterios de representación nacional.

En tanto se suscriba el Protocolo Adicional que instituya la elección directa, el Parlamento Andino estará conformado por representantes de los Congresos Nacionales, de conformidad a sus reglamentaciones internas y al Reglamento General del Parlamento Andino. La sede permanente del Parlamento Andino estará en la ciudad de Santafé de Bogotá, Colombia.

Artículo 43.- Son atribuciones del Parlamento Andino: a) Participar en la promoción y orientación del proceso de la integración subregional andina, con miras a la consolidación de la integración latinoamericana; b) Examinar la marcha del proceso de la integración subregional andina y el cumplimiento de sus objetivos, requiriendo para ello información periódica a los órganos e instituciones del Sistema; c) Formular recomendaciones sobre los proyectos de presupuesto anual de los órganos e instituciones del Sistema que se constituyen con las contribuciones directas de los Países Miembros; d) Sugerir a los órganos e instituciones del Sistema las acciones o decisiones que tengan por objeto o efecto la adopción de modificaciones, ajustes o nuevos lineamientos generales con relación a los objetivos programáticos y a la estructura institucional del Sistema; e) Participar en la generación normativa del proceso mediante sugerencias a los órganos del Sistema de proyectos de normas sobre temas de interés común, para su incorporación en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; f) Promover la armonización de las legislaciones de los Países Miembros; y, g) Promover relaciones de cooperación y coordinación con los Parlamentos de los Países Miembros, los órganos e instituciones del Sistema, así como con los órganos parlamentarios de integración o cooperación de terceros países.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 48 de 86 43. En palabras del ex Magistrado Ricardo Vigil Toledo, “un caso elocuente es la creación de la UASB mediante la Decisión del Parlamento Andino 132/V de 14 de diciembre de 1985, y que es parte del SAI. Este es un caso de “soft law”, ya que si bien dicha Institución no fue creada por un tratado ni por una norma vinculante comunitaria, no por ello deja de tener existencia real y jurídica y es parte del SAI donde presta su valiosa cooperación”11. 44.

Por lo tanto, este Tribunal reconoce la existencia real y jurídica de la UASB, así como su actual pertenencia al SAI, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo de Cartagena. Por otro lado, también se reconoce que la República de Bolivia de manera unilateral y soberana suscribió el Convenio de Sede con la UASB, y por ello se obligó a otorgarle de motu proprio los privilegios e inmunidades para la consecución de sus objetivos.

Los alcances y objetivos de la UASB: 45. En líneas generales, sobre los privilegios e inmunidades en el Derecho internacional público; a la fecha no se admite una inmunidad absoluta en relación con el Estado, y ello coincide con la entrada del Estado en la actividad económica y en el comercio exterior, que tuvo como consecuencia el restringir la inmunidad de jurisdicción (aparición de la “inmunidad restringida”)12. 46.

Así, la doctrina de la inmunidad restringida de los Estados y de sus bienes incorpora una serie de excepciones que habilitan, por ejemplo, a los tribunales del foro a tratar a los Estados extranjeros sin distinciones especiales y no considerar la inmunidad de jurisdicción. Las primeras excepciones han estado ligadas con la diferenciación entre actos iure imperii e iure gestionis, en relación con las transacciones mercantiles13.

Por un lado, los actos iure imperii se realizan en cumplimiento de una función pública y soberana. Por otro lado, los iure gestionis son de índole comercial y privada. 47. Lo señalado sobre los Estados es totalmente aplicable a los organismos internacionales, en el sentido de que las inmunidades y privilegios no deberían aplicarse de manera irrestricta, sino dentro del marco de los objetivos y funciones del organismo internacional. 48.

Por lo tanto, las competencias de la universidad deben entenderse desde una perspectiva funcional, ya que las mismas estarán limitadas según el objeto y fin para la cual ha sido creada, teniendo en cuenta las actividades oficiales que conforman el propósito y objetivo de la organización. 49. Asimismo, la razón de ser de los privilegios e inmunidades que protegen a los funcionarios de estas organizaciones no es para eximirlos de las obligaciones que no estén vinculadas con el desempeño de sus funciones oficiales.

Existen sólo para garantizar que puedan desempeñar estas funciones con independencia y sin la ingerencia indebida de los Países Miembros en dicho organismo internacional. En efecto, por parte de la UASB, debe existir el compromiso de requerir que su personal cumpla con sus obligaciones para con terceros sin aprovecharse de los privilegios e 11 12 13 VIGIL TOLEDO, R., La estructura jurídica y el futuro de la Comunidad Andina, Thomson Reuters, Madrid, 2011, p. 34.

REMIRO BROTÓNS, A. y otros, Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 568. SASAKI OTANI, M. A., “Análisis y comentario en el asunto inmunidades jurisdiccionales de los Estados (Alemania c. Italia) desde el punto de vista de los problemas relativos a la formación y aplicación de las normas de Derecho internacional general”, Revista Peruana de Derecho Internacional, Tomo LXII, enero-abril, nro. 145, Lima, 2012, p.

41. GACETA OFICIAL 10/07/2014 49 de 86 inmunidades de la organización. Los privilegios e inmunidades conllevan responsabilidades, limitaciones y compromisos por parte de la organización receptora14. 50. En el ámbito de la Comunidad Andina se debe entender que las inmunidades y privilegios no tienen un carácter absoluto o irrestricto, ya que se encuentran enmarcadas dentro de las funciones y objetivos del órgano comunitario respectivo. 51.

En el presente caso, no se debe admitir que los privilegios e inmunidades otorgados a favor de un órgano o institución comunitaria sean de manera absoluta, ya que deben encontrarse circunscritos al ámbito de los objetivos y funciones regulados en su propio Estatuto, en este caso, de la UASB, como se verá a continuación. 52. El artículo 1 del Estatuto de la UASB (2009) determina lo siguiente: “La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica autónoma que se dedica a la investigación, la enseñanza universitaria y la prestación de servicios, especialmente para la transmisión y desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos, el desarrollo de la cultura y el fomento al espíritu de cooperación y coordinación entre las universidades de la Comunidad Andina, con la finalidad de coadyuvar a la realización y el fortalecimiento de los principios fundamentales que presiden la integración y el desarrollo de la Subregión. La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución de derecho público internacional, creada por el Parlamento Andino. Forma parte del Sistema Andino de Integración y sus actividades cubren todos los Países de la Comunidad Andina con proyección a otros sistemas de integración” (lo subrayado es nuestro). 53.

Los objetivos de la UASB se encuentran establecidos en el artículo 4 del Estatuto de la siguiente manera: “a) Concurrir a la solución práctica de los grandes problemas de la Comunidad Andina, mediante la investigación y el estudio concreto de los mismos en el marco del desarrollo y la integración andina. Con esta finalidad, contribuir a la capacitación científica, técnica y profesional de recursos humanos necesarios; b) Fomentar y difundir los valores culturales que expresen los ideales, tradiciones y peculiaridades nacionales y andinas de los pueblos de la Comunidad Andina; c) Prestar servicios en los campos de su competencia, ya sea directamente o en colaboración con universidades y otros centros de enseñanza e investigación y organismos internacionales, en beneficio de la Comunidad Andina” (lo subrayado es nuestro). 54.

El artículo 5 del Estatuto regula las funciones de la UASB de la siguiente manera: “a) Elaborar y ejecutar programas de enseñanza, entrenamiento teóricopráctico y de actualización de conocimientos, preferentemente para profesionales a nivel de posgrado, a través de sus propios programas o 14 BERENSON, William, “Privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales: el acuerdo de sede entre la Organización de Estados Americanos y los Estados Unidos”, pp. 146-147.

Disponible en web: www.oas.org/legal/english/PrivilegioseInmunidadesBerenson.doc GACETA OFICIAL mediante convenios especializados; 10/07/2014 con otras universidades y 50 de 86 organismos b) Preparar y realizar investigaciones y estudios científicos de alto nivel, principalmente en Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias de la Educación y Tecnología, teniendo en cuenta la importancia de los problemas y la aplicación de los resultados obtenidos; c) Proporcionar asesoría y cooperación técnica requeridos por los gobiernos de la Comunidad Andina, universidades, instituciones académicas y otras entidades públicas o privadas, en materias de su competencia; d) Promover en la Comunidad Andina la actualización de conocimientos científicos y tecnológicos.

Para este efecto, acopiar el conocimiento de frontera de centros de excelencia mundial para ser transferido a instituciones y universidades de la subregión y realizar el seguimiento sistemático y selectivo de temas de información de actualidad de acuerdo a sus requerimientos y necesidades; f) Establecer con universidades de la Comunidad Andina acuerdos de cooperación, en el interés de mantener una adecuada interrelación y complementación en áreas académicas específicas; g) Realizar con las universidades de la Comunidad Andina un esfuerzo conjunto, dirigido a la utilización de las capacidades existentes en la subregión, para lograr el mejoramiento del nivel de la enseñanza superior, a través de la creación de programas de posgrado sobre temas científicos, tecnológicos, económicos, políticos y socioculturales; g) 55.

Coordinar su acción con la de otras entidades internacionales” (lo subrayado es nuestro). nacionales e El artículo 13 del Estatuto de la UASB regula las modalidades de acción, de la siguiente manera: “1. La Universidad desarrolla actividades de docencia, investigación científica, monitoreo, transferencia de información educación continua, cooperación institucional, asesoría y extensión. Para ello realiza también acciones de apoyo y publicaciones y proyectos audiovisuales. 2.

La Universidad procura realizar sus actividades en cooperación con otras universidades, organismos internacionales e instituciones públicas y privadas de la Comunidad Andina o fuera de ella. 3. La Universidad Andina pone especial énfasis en la producción y difusión de materiales de enseñanza e investigación. Para ello establece centros de información y documentación, así como redes internacionales de trabajo académico. 4.

Se garantiza la más amplia libertad académica en todas las actividades desarrolladas por la Universidad Andina. 5. La Sede Central y las sedes nacionales realizan sus actividades académicas y su gestión administrativa y financiera sujetas a las normas de la Universidad y dentro de un marco de estrecha coordinación. Pueden gestionar fondos u otros recursos para realizar sus programas, dentro del ámbito de los planes generales establecidos por el Consejo Superior. 6.

La Universidad prioriza la realización de actividades de cooperación con GACETA OFICIAL 7. 56. 10/07/2014 51 de 86 los órganos e instituciones del SAI, con los órganos y gobiernos nacionales. La Universidad promoverá la creación de un mecanismo de consulta entre las universidades de la Comunidad Andina, que coadyuve al desarrollo de la integración académica y científica, así como la realización de actividades conjuntas” (lo subrayado es nuestro).

El artículo 17 del Estatuto de la UASB regula el aspecto de su personalidad jurídica, de la siguiente manera: “La Universidad Andina Simón Bolívar es una persona jurídica de derecho internacional público que forma parte del Sistema Andino de Integración. Para el desarrollo de sus labores goza de las facilidades, privilegios e inmunidades inherentes a su naturaleza, de acuerdo al ordenamiento jurídico internacional y los convenios de sede celebrados con el Gobierno de Bolivia y con los demás de la Comunidad Andina” (lo subrayado es nuestro). 57.

Finalmente, el artículo 18 del Estatuto de la UASB regula su “patrimonio”, de la siguiente manera: “El patrimonio de la Universidad Andina está integrado por los bienes e inmuebles que adquiera, por los capitales y rentas provenientes de sus actividades y por las contribuciones y donaciones hechas en su beneficio. Los Países de la Comunidad Andina deben asignar una cuota anual para el funcionamiento de la Sede Central de la Universidad” (lo subrayado es nuestro). 58.

De la lectura y el análisis del Estatuto de la UASB (2009), este Tribunal debe precisar que las exenciones tributarias dispuestas unilateral y soberanamente por la República de Bolivia en favor de la UASB en el artículo 3 del Convenio de Sede, deben interpretarse siempre a la luz de los alcances y objetivos de la UASB dispuestos en su propio Estatuto.

Ello con la finalidad de evitar que se desnaturalice y abuse de dichos privilegios. En efecto, debe entenderse que dichos beneficios son exclusivamente “para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus objetivos dentro de las previsiones de su Estatuto Orgánico (…) para el desarrollo de sus actividades” (artículo 1 del Convenio de Sede). 59.

Por su parte, el artículo 11 del convenio señala que: “Los privilegios e inmunidades que se otorgan al personal de la Universidad andina son exclusivamente en interés de la misma y para el adecuado cumplimiento de sus fines y funciones. Por consiguiente, la Universidad Andina asume el compromiso de renunciar a cualquier inmunidad o privilegio del funcionario, profesional o experto que se hubiere excedido en el ejercicio de sus funciones o hubiera hecho uso ilegal o prohibido de sus franquicias” (lo subrayado es nuestro). 60.

Por lo tanto, queda claro que si la UASB y su personal no actúa acorde con el objetivo y fin de la institución, o cuando no actúa “para el adecuado cumplimiento de sus fines y funciones”, o cuando se exceda en el ejercicio de sus funciones; se entenderá que ha renunciado tácitamente a dichas exenciones tributarias y demás beneficios otorgados por el Convenio de Sede.

En el presente caso, el juez consultante deberá analizar si la actuación de la UASB es conforme con los objetivos y fines de esa institución educativa en el marco de la integración andina, con objeto de determinar si la UASB, al participar de la convocatoria pública para desarrollar el Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional (PDCR), dependiente del Ministerio de Autonomías, ha renunciado tácitamente a dichas exenciones tributarias y demás beneficios GACETA OFICIAL 10/07/2014 52 de 86 otorgados por el Convenio de Sede. 3.

Análisis del Convenio de Sede en general. El Convenio de Sede como parte del ordenamiento jurídico andino. La atipicidad normativa. 61. En el presente caso, el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia señaló que la UASB fue creada mediante Decisión del Parlamento Andino 132/V de 14 de diciembre de 1985. Es en este marco que se firma el Convenio de Sede, con objeto de establecer los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

En efecto, dicho convenio constituye “un instrumento que forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, toda vez que se enmarca, bajo una interpretación ampliada, en lo previsto en el inciso e) del artículo 1 del Tratado de Creación y el artículo 2 del Estatuto, puesto que aunque no se trata de un convenio suscrito entre Países Miembros, involucra a uno de ellos y la institución educativa del Sistema Andino de Integración (SAI), con la finalidad de contribuir al proceso de integración a través del establecimiento de las condiciones que viabilicen el funcionamiento de la UASB y el logro de sus fines como parte del proceso de integración comunitario”. 62.

El artículo 1 del Tratado de Creación señala que el ordenamiento jurídico de la CAN comprende: a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; c) Las Decisiones del CAMRE y la Comisión de la CAN; d) Las Resoluciones de la SGCA; y, e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina. 63.

Por su parte, el artículo 2 del Estatuto regula la naturaleza y características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas fundamentales o de derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario. Las normas de derecho primario están constituidas por los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en materia de integración comunitaria andina así como por sus protocolos adicionales y modificatorios.

Las normas de derecho secundario o derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretaría General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino” (lo subrayado es nuestro). 64.

En consecuencia, se tomará en consideración una interpretación extensiva del artículo 1 del Tratado de Creación en relación con otros actos jurídicos de derecho derivado que tengan fuerza vinculante, de conformidad con la teoría de la atipicidad normativa. GACETA OFICIAL 10/07/2014 53 de 86 65. En efecto, el artículo 1 en mención no deberá entenderse como una lista taxativa.

Por el contrario, se deberá extender a otros actos normativos derivados del proceso de integración andino y que gozan de fuerza vinculante. 66. En el ámbito andino puede afirmarse que el citado artículo 1 del Tratado de Creación del TJCA contiene una estructura jerárquica del ordenamiento jurídico andino, tal y como lo declaró el TJCA a través de varias sentencias, entre las que encontramos un precedente de importancia de 199815.

Mediante dicha sentencia, el TJCA analizó esta disposición y concluyó que: “[d]e esta enumeración, y aunque la norma no lo diga en forma explícita, puede deducirse que dicho Ordenamiento está integrado por normas “primarias”, “institucionales”, “constitucionales” “básicas” u “originarias”, que se encuentran plasmadas en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado del Tribunal de Justicia, con sus respectivos protocolos modificatorios.

Las otras normas, que emergen de los órganos comunitarios –Comisión, Consejo de Ministros de relaciones exteriores y antigua Junta, hoy Secretaría General – constituyen el denominado “derecho derivado” o “secundario”, en virtud de la propia competencia de regulación que les ha sido conferida por el Tratado marco del Acuerdo de Cartagena” (lo subrayado es nuestro). 67.

De la lectura de la jurisprudencia anterior se deduce que el Parlamento Andino no está facultado para generar Derecho derivado. Al respecto, este Tribunal precisa que las fuentes derivadas están compuestas por las normas dictadas por ciertos órganos comunitarios que, ejerciendo la competencia que les ha sido conferida por los Estados soberanos en el tratado fundacional, legislan normas de carácter vinculante.

En efecto, los órganos comunitarios pueden adoptar normas de contenido general y disponer, al mismo tiempo, su desarrollo a través de otros actos más específicos que pueden ser, incluso, adoptados por otros órganos, pero siempre en función de quien tenga atribuida la competencia de ejecución. La atipicidad normativa: 68. Sobre la aparición de “actos atípicos” surgidos de la actividad de las instituciones que no encuadran dentro del artículo 1 del Tratado de Creación, el Tribunal considera que debe analizar el contenido del acto y no simplemente su denominación o su adscripción al listado establecido por el citado artículo 1.

Se debe analizar si el acto cuenta con un contenido jurídico vinculante provisto, por lo tanto, de obligatoriedad jurídica en sí misma. 69. En este punto surgen las siguientes interrogantes: ¿La lista del artículo 1 del Tratado de Creación es una de las normas que se denominan numerus clausus?, ¿se puede admitir la incorporación de actos nuevos y distintos a través de la práctica de los Países Miembros o de los órganos comunitarios? Finalmente, ¿el Convenio de Sede objeto de la presente controversia es parte del ordenamiento jurídico andino? 70.

Siendo rigurosos con el tenor del artículo 1, parece ofrecer fundamento suficiente para sostener que se trataría de una norma numerus clausus. Sin embargo, entendemos que esta postura supone un freno al proceso de integración andino, en la medida en que estaría limitando la libertad de actuación de los órganos e instituciones comunitarios para dinamizar el proceso a través de la adopción de actos 15 Proceso 1-AN-97, acción de nulidad interpuesta por la República de Venezuela contra las Resoluciones 397, 398 y 438, así como contra el Dictamen de Incumplimiento 11-96, expedidos por la Junta del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 54 de 86 distintos a los enumerados en aquella disposición, pero cuyo contenido y alcance puede ser modelado en función de los objetivos que se persigan en cada momento16. Esta actividad institucional de talante creativo se ha revelado muy útil en el ámbito europeo, donde se verifica una constelación de “actos atípicos” que, escapando a la nomenclatura del artículo 288 TFUE17, ha regulado aspectos muy variados e importantes de la integración europea18. 71.

Según el profesor Quindimil, una doctrina nominalista o de interpretación literal y restrictiva para decidir la pertenencia o no de una norma al ordenamiento jurídico comunitario, en el ámbito europeo, es insostenible, y su sucesora natural es la doctrina objetivista o funcionalista que atiende al contenido del acto para determinar si tiene carácter jurídico obligatorio y, en consecuencia, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario.

Así, por ejemplo, en el ámbito europeo, además de que no existe una norma delimitadora equivalente al artículo 1 del Tratado de Creación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) controla la legalidad de aquellas normas con contenido normativo vinculante para sus destinatarios, siendo éste, por tanto, el criterio que permite afirmar que una norma pertenece al ordenamiento jurídico comunitario19. 72.

Por su parte, en el ámbito andino, se pronunció también en este sentido, Pico Mantilla, al precisar que el ordenamiento andino “es únicamente de carácter jurídico y en ningún caso limitativa de participación alguna en el campo de la integración, pues conforme se avance en su ejecución y en el proyecto de constituir el mercado común latinoamericano se avanzará también en la conformación del ordenamiento jurídico y en la asignación de nuevas funciones a los organismos de la Comunidad Andina”20 (Lo subrayado es nuestro). 73.

Es así que la lista del artículo 1 del Tratado de Creación no puede ser numerus clausus por lo que debe admitir, de manera excepcional, la incorporación de actos nuevos y distintos a través de la práctica de los Países Miembros o de los órganos comunitarios. 74. En consecuencia, tanto la existencia real como la legitimidad jurídica de la UASB fue consolidada mediante su introducción en el SAI.

Adicionalmente, tomando en cuenta que el Convenio de Sede tiene carácter vinculante para sus destinatarios, el Estado Plurinacional de Bolivia y la UASB; también se puede advertir que si no existiera el proceso de integración andino no se hubieran dado las condiciones para que el Parlamento Andino hubiera decidido crear una universidad, para que los Países Miembros convalidaran esta situación mediante el Protocolo de Trujillo y que, con 16 17 18 19 20 QUINDIMIL LÓPEZ, J., Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 258.

Artículo 288 TFUE (antiguo artículo 249 TCE): “Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes”. En efecto, en materia de “atipicidad normativa” el Derecho comunitario europeo cuenta con una serie de actos que se escapan de las categorías del artículo 288 TFUE (antiguo artículo 249 TCE), pero que la práctica institucional y la jurisprudencia comunitaria han dotado de legitimidad jurídica y hasta de obligatoriedad en determinados casos.

Así ha ocurrido, por ejemplo, en la sentencia de 3 de febrero de 1976, Manghera, asunto 59/75, Rec. p. 91; y, de 8 de abril del mismo año, Defrenne, asunto 43/75, Rec. p. 455. Citado por: QUINDIMIL LÓPEZ, J., Instituciones y Derecho, op. cit., p. 258. Para un mayor detalle sobre el tema de la atipicidad normativa en la CAN véase: QUINDIMIL LÓPEZ, J., Instituciones y Derecho, op. cit., pp. 258-259.

PICO MANTILLA, G., Derecho Andino: Sistematización y comentarios, Quito, 1989, p.

96. GACETA OFICIAL 10/07/2014 55 de 86 posterioridad, la República de Bolivia hubiera decidido unilateralmente suscribir el Convenio de Sede materia de análisis. Por estas circunstancias este Tribunal considera que no hay lugar a dudas de que dicho Convenio de Sede es parte del ordenamiento jurídico andino. 4. Análisis de los aspectos tributarios del Convenio de Sede en particular.

Sobre los sujetos pasivos de la obligación tributaria. 75. En el presente caso, el 11 de junio de 2013, la UASB presentó una acción de amparo constitucional en contra de los Ministros de Autonomías, de Economía y Finanzas Públicas y el Presidente del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, “por una errónea interpretación de la exención impositiva prevista a favor de la UASB en el artículo 3 del Convenio de Sede suscrito entre la República de Bolivia y la UASB”. 76.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional solicitó al TJCA que se pronuncie sobre los siguientes aspectos: “1. Si la exención anotada abarca a todo tipo de impuestos, sin ninguna restricción, incluyendo tanto a los llamados impuestos directos como a los indirectos; o, 2. Si tal exención reconoce limitaciones para su aplicación en el Estado boliviano, en su calidad de sede de la UASB, aplicándose sólo a los llamados impuestos directos, pero no así a los indirectos, dentro de los cuales se incluye el IVA”. 77.

La República de Bolivia y la UASB, ésta última representada por el Presidente del Parlamento Andino, Dr. Julio Garret Aillón, conforme a la Decisión 132/V de 14 de diciembre de 1985 y a la Decisión Nº 6 de la Mesa Directiva del Parlamento Andino de 5 de mayo de 1986, celebraron el Convenio de Sede e Inmunidades y Privilegios de la UASB, de acuerdo a las siguientes cláusulas: “Artículo 1º.- La Universidad Andina gozará en el territorio de Bolivia de la personalidad jurídica y de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus objetivos, dentro de las previsiones de su Estatuto Orgánico.

Tendrá capacidad legal para celebrar actos jurídicos, adquirir derechos y contraer obligaciones indispensables para el desarrollo de sus actividades. (…) Artículo 3º.- La Universidad Andina estará exenta de todos los impuestos y contribuciones nacionales, departamentales, municipales, universitarios o de cualquier otra índole. Esta exención no comprende las tasas que constituyan remuneración de servicios prestados.

Artículo 4º.- Los equipos, publicaciones y otros bienes que importe para sus actividades la Universidad Andina estarán liberados del pago de derechos de aduana dentro de las limitaciones y condiciones establecidas por las leyes bolivianas aplicables a los organismos internacionales acreditados en Bolivia. (…) Artículo 9º.- El régimen laboral y el de seguridad social para el personal superior no boliviano de la Universidad Andina podrá ser establecido por ésta siempre que sus disposiciones no sean menos ventajosas que las GACETA OFICIAL 10/07/2014 56 de 86 vigentes en Bolivia.

El personal administrativo y técnico y el personal de servicio, trátese de bolivianos o de extranjeros contratado por la Universidad Andina, se sujetarán a las leyes del trabajo y de la seguridad social vigentes en Bolivia. Artículo 10º.- El Gobierno de Bolivia no reconocerá privilegios o inmunidades a sus nacionales ni a los extranjeros con residencia permanente en Bolivia, que ejercieren funciones o fueren contratados en la Universidad Andina.

Artículo 11º.- Los privilegios e inmunidades que se otorgan al personal de la Universidad andina son exclusivamente en interés de la misma y para el adecuado cumplimiento de sus fines y funciones. Por consiguiente, la Universidad Andina asume el compromiso de renunciar a cualquier inmunidad o privilegio del funcionario, profesional o experto que se hubiere excedido en el ejercicio de sus funciones o hubiera hecho uso ilegal o prohibido de sus franquicias.

(lo subrayado es nuestro). (…)”. 78. En el presente caso, de la lectura del artículo 3 del Convenio de Sede y siguiendo una interpretación literal de la norma, se entiende que la exención anotada comprende todo tipo de impuestos, sin ninguna restricción, incluyendo tanto a los llamados impuestos directos como a los indirectos. Mediante la interpretación a contrario sensu, lo único que debe pagar la UASB son “las tasas que constituyan remuneración de servicios prestados”.

Por lo tanto, el artículo 3 del convenio es una exención tanto para los impuestos directos (impuesto a las ganancias) e indirectos (IVA)21. 21 Cabe tomar en cuenta que la práctica internacional, en lo que respecta a las inmunidades y privilegios de los Estados y organizaciones internacionales, ha sido recogida en el artículo 34 de la “Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” de 18 de abril de 1961, que entró en vigor el 24 de abril de 1964 y que establece que: “El agente diplomático estará exento de todos los impuestos y gravámenes personales o reales, nacionales, regionales o municipales, con excepción: a. de los impuestos indirectos de la índole de los normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o servicios; b. de los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que radiquen en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante y para los fines de la misión; c. de los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al Estado receptor, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 39; d. de los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que tengan su origen en el Estado receptor y de los impuestos sobre el capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales en el Estado receptor; e. de los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios particulares prestados; f. salvo lo dispuesto en el artículo 23, de los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre, cuando se trate de bienes inmuebles” (lo subrayado es nuestro).

Por su parte, al artículo 33 de la “Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal” (1975), establece lo siguiente: “El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes, personales o reales, nacionales, regionales o municipales, con excepción de: a) Los impuestos indirectos de la índole de los normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o servicios; b) Los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que radiquen en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía y para los fines de la misión; c) Los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 38;

GACETA OFICIAL 10/07/2014 57 de 86 79. Esta exención impositiva se sustenta en las frases “de todos los impuestos (…) o de cualquier índole”, y ello exime a la UASB de todo clase de impuestos, sea cual fuere su naturaleza u origen, pero, siempre y cuando la exención se encuentre enmarcada dentro del ámbito de los objetivos y funciones de la UASB regulados en su propio Estatuto.

En otras palabras, se debe tomar en cuenta que las inmunidades y privilegios deberían aplicarse no de manera absoluta, sino dentro del marco de los objetivos y funciones de dicho centro de estudios. 80. En líneas generales, siguiendo esta idea inicial, la universidad que goza de los beneficios de dicho Convenio y presta servicios en ese Estado a otra entidad no debería estar sujeta a retención alguna. 81.

Sin embargo, independientemente de que la UASB posea esa exención, la administración tributaria del Estado Plurinacional de Bolivia puede designarlo como un “agente de retención”, imponiéndole la obligación de efectuar las retenciones del IVA en las actividades donde terceros que accedan a algunos servicios deban pagar el IVA. 82. En efecto, se debe indicar que estas actividades u operaciones son aquellas que no se encuentran dentro de las estipuladas por el Convenio de Sede y se le puede asignar a la UASB la responsabilidad de ser agente de retención del IVA.

El gravamen es para el usuario del servicio, constituyéndose en un impuesto indirecto sobre el cual la UASB juega únicamente el papel de agente de retención, sin disminución de su ingreso. Por tal motivo, le corresponde la emisión de las correspondientes facturas o comprobantes que acrediten la operación, así como el depósito de los montos retenidos al fisco, de conformidad con la normativa tributaria nacional. 83.

En consecuencia, la obligatoriedad de constituir a la UASB en agente de retención en el caso de los llamados impuestos indirectos no vulneraría el artículo 3 del Convenio de Sede en el supuesto que se trate de un sujeto pasivo de la obligación tributaria llamado al cumplimiento de la prestación por una obligación ajena. 84. Como se mencionó, la UASB no debería estar sujeta a ningún tipo de retención de impuestos, ya que se encuentra exenta de todo y cualquier tipo de impuesto.

Sin embargo, caben supuestos en los cuales sí puede fungir de agente de retención, dependiendo del tipo de operación que tenga la universidad con terceros, tal como se verá a continuación. Sobre los sujetos pasivos de la obligación tributaria: 85. El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el llamado al cumplimiento de la prestación sea: i) por obligación propia; o, ii) por obligación ajena.

No se requiere para tener tal condición el sufrir el gravamen, o sea, la disminución patrimonial. La carga tributaria no corre necesariamente por cuenta del sujeto pasivo y, por lo tanto, no es definitoria de tal d) Los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que tengan su origen en el Estado huésped y los impuestos sobre el capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales situadas en el Estado huésped; e) Los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios determinados prestados; f) Los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre relativos a bienes inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 24” (lo subrayado es nuestro).

GACETA OFICIAL 10/07/2014 58 de 86 calidad. La traslación del gravamen es un hecho económico que puede estar o no regulado por la ley22. 86. Pueden ser sujetos pasivos de la obligación tributaria las personas naturales y las jurídicas23. Los entes públicos pueden ser sujetos pasivos de la obligación tributaria. No existe razón para sostener, de modo absoluto, el principio de su inmunidad24.

Micheli brinda una razón para apoyar la tesis que considera la posibilidad de que los entes públicos sean sujetos pasivos: "En este último caso, se refiere al Estado como sujeto pasivo, el tributo no corresponde a la función de contribuir a los gastos propios, de tal modo que la imposición se convierte en un criterio para el cálculo del coste del servicio público"25. 87.

La tesis de que los entes públicos, en la medida que prestan servicios públicos, no deberían contribuir, es razonable, como lo es la que afirma que sí deben hacerlo cuando actúan empresarialmente en la provisión de bienes y servicios que no comportan servicio público, y ello, a fin de que no se produzca una situación desventajosa respecto de los particulares26. 88.

Como se mencionó, los sujetos pasivos pueden ser de dos tipos: i) Por obligación propia: Son los contribuyentes, los causantes directos de la obligación o los deudores de la misma, por haberse cumplido respecto de ellos, el hecho generador de la obligación tributaria. Son los titulares de la materia imponible, que ostentan capacidad contributiva y, por lo tanto, están naturalmente obligados al cumplimiento de la prestación. Cuando el contribuyente cumple la prestación, ocurre lo que debería ocurrir: se extingue la obligación tributaria por pago.

Nunca pierde la condición de contribuyente quien en conformidad con la ley debe satisfacer la carga tributaria aunque la traslade a otra persona27. En este punto, resulta de importancia precisar que la exención tributaria concedida a un contribuyente no puede ser trasladada a un tercero28. ii) Por obligación ajena: Son los “responsables por deuda ajena” o simplemente responsables, y se encuentran obligados al cumplimiento de la obligación principal, así como también al de las obligaciones formales.

No son codeudores sino garantes. Su existencia es una creación del Derecho tributario, a fin de asegurar el pago de la prestación. Se diferencian de los contribuyentes en que éstos se encuentran directamente vinculados al deber de contribuir, en tanto aquellos están para garantizar el pago del tributo29. En efecto, los responsables no son titulares de la materia imponible, ni tienen relación directa con el hecho generador.

La tienen con el contribuyente. 22 23 24 25 26 27 28 29 Para un mayor detalle sobre los sujetos pasivos de la obligación tributaria, véase: TROYA JARAMILLO, José Vicente y SIMONE LASSO, Carmen Amalia, Manual de Derecho Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP), Quito, 2014, pp. 152-173. La posibilidad de que lo sean también las entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica, es excepcional y debería tener consagración expresa en la legislación. TROYA JARAMILLO, José Vicente y SIMONE LASSO, Carmen Amalia, Manual de Derecho Tributario, op. cit., p. 158.

MICHELI, Gian Antonio, Curso de Derecho Tributario, EDERSA, Madrid, 1975, p. 162. TROYA JARAMILLO, José Vicente y SIMONE LASSO, Carmen Amalia, Manual de Derecho Tributario, op. cit., p. 158. PÉREZ ROYO, Fernando, Derecho Financiero y Tributario, Edición 11, Civitas, Madrid, 2001, p. 141. TROYA JARAMILLO, José Vicente y SIMONE LASSO, Carmen Amalia, Manual de Derecho Tributario, op. cit., p. 159.

PÉREZ DE AYALA, José Luis, “La subjetividad tributaria”, Tratado de Derecho Tributario, Andrea Amatucci (dir.), Tomo Segundo, Temis, Bogotá, 2001, p. 166. GACETA OFICIAL 10/07/2014 59 de 86 Los responsables son tales por diferentes títulos: por representación, como adquirentes de bienes y negocios, como retentores y perceptores. Todos estos sujetos por obligación ajena, responden solidariamente, pero con modalidades distintas, lo que permite hablar de una subclasificación de los responsables por deuda ajena.

Los responsables como adquirentes de bienes o negocios, lo son con referencia a su antecesor en el derecho, quien tiene la condición de contribuyente. A esta responsabilidad se la conoce como objetiva, pues, se refiere a la materia imponible u objeto de la imposición. El responsable por adquisición de bienes, al igual que aquel que lo es por representación, ve comprometido su patrimonio para el cumplimiento de la obligación ajena, a menos que expresamente se haya establecido algún límite.

En este último caso, la obligación está especialmente garantizada por determinados bienes, sin que ello signifique necesariamente una limitación de responsabilidad. Por su parte, la responsabilidad de los retentores y perceptores, a quienes la ley ha impuesto la obligación de recaudar tributos, presenta una cuestión de gran importancia referida al contribuyente.

Efectuada la retención o percepción desaparece la responsabilidad solidaria del contribuyente junto al retentor o perceptor, lo que es justo, pues, en el primer supuesto, el agente de retención o percepción, ya tiene en su poder los fondos respectivos, los que deben ser entregados a la administración. La existencia de retentores o agentes de retención, se explica para facilitar la actividad recaudatoria de la administración. Su obligación radica en separar por cuenta del tributo, una parte de los fondos que a cualquier título deban entregar a la administración. El retentor debe practicar la liquidación tributaria, a fin de poder cumplir con su obligación y detraer lo que justamente debe.

El agente de retención no es necesariamente un funcionario público. Puede ser un particular, encargado al efecto, de colaborar con la administración en la recaudación de los tributos. A los retentores se les obliga a efectuar la entrega de los valores a la administración, aun cuando no hayan efectuado la retención. 89. Por un lado, cuando la UASB es llamada al cumplimiento de una prestación por obligación propia, es una “contribuyente” (y no agente de retención), por lo que aplicaría la exención tributaria del artículo 3 del Convenio de Sede.

Por otro lado, cuando la UASB es llamada al cumplimiento de una prestación por obligación ajena, es “responsable” y puede ser agente de retención del IVA (p.e. del impuesto que le tocaría pagar a los alumnos como consumidores finales), que grava al usuario final del servicio y no a la UASB. 90. En consecuencia, según la normativa tributaria nacional, el juez consultante deberá determinar si la UASB es o no agente de retención del impuesto indirecto del IVA, dependiendo del tipo de operación que tenga la universidad con terceros, y de conformidad con la presente interpretación prejudicial. 91.

Asimismo, el juez consultante deberá tomar en cuenta que, en lo no regulado por la norma comunitaria, es de aplicación el principio del complemento indispensable. 92. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En abundante jurisprudencia, el Tribunal ha tratado el tema de la relación entre ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de los Países GACETA OFICIAL 10/07/2014 60 de 86 Miembros.

Por un lado, ha establecido la preeminencia del primero y, por otro, ha desarrollado la figura del complemento indispensable. Esta última se puede sintetizar en lo siguiente: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En consecuencia, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio (…)” (Acción de incumplimiento en el Proceso 05-AI-2008 de 27 de enero de 2009). 93. En ese sentido, para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la CAN y sólo serían legítimas aquellas normas nacionales complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”30. 94.

El Tribunal ha advertido la inaplicabilidad del Derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior o posterior a la norma integracionista”31. 95.

Sobre el tema de si la UASB puede o no participar de licitaciones o concursos públicos, como el TJCA no puede fijar el sentido ni aplicar o analizar el derecho interno del Estado Plurinacional de Bolivia, le corresponde al juez consultante precisar el alcance de la normativa nacional sobre este particular. 96. Además, sobre los requisitos para participar en una licitación pública o sobre las prohibiciones para participar en ellas, es el juez consultante el que debe establecer la naturaleza de dichos extremos, así como todo lo relacionado con la mencionada licitación, de conformidad con su propia normativa interna. 97.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación: “En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los 30 31 STJCA de 25.04.2013, Proceso 129-IP-2012, p. 6.

STJCA de 25.04.2013, Proceso 129-IP-2012, pp. 5-6. GACETA OFICIAL 10/07/2014 61 de 86 hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”. 98. Finalmente, se debe tomar en cuenta que en todo lo no regulado por la Comunidad Andina, la normativa competente será siempre la legislación interna del País Miembro.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Dentro del concepto jurídico de “jueces nacionales” deben considerarse incluidas y, por lo tanto, competentes para solicitar la interpretación prejudicial, a las jurisdicciones constitucionales nacionales. El juez nacional que solicitó una interpretación prejudicial deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión emitida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control descrito anteriormente.

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 48 y 49 del Acuerdo de Cartagena, la UASB no goza, por derecho propio, de los privilegios e inmunidades que sí confirió a la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Parlamento Andino, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas y los Convenios Sociales.

Sin embargo, en el presente caso, la República de Bolivia decidió otorgar unilateral y soberanamente un conjunto de privilegios e inmunidades a la UASB al suscribir el Convenio de Sede.

TERCERO: El Tribunal reconoce la existencia real y jurídica de la UASB, así como su actual pertenencia al SAI, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo de Cartagena. Por otro lado, se reconoce también que la República de Bolivia de manera unilateral y soberana suscribió el Convenio de Sede con la UASB, y se obligó a otorgarle de motu proprio los privilegios e inmunidades para la consecución de sus objetivos.

CUARTO: En el ámbito de la Comunidad Andina se debe entender que las inmunidades y privilegios no tienen carácter absoluto o irrestricto, ya que se encuentran enmarcadas dentro de las funciones y objetivos del órgano comunitario respectivo. En el presente caso, no se puede admitir que los privilegios e inmunidades otorgados a favor de un órgano o institución comunitaria son absolutos, ya que deben encontrarse circunscritos al ámbito de los objetivos y funciones regulados en su propio Estatuto, en este caso, de la UASB.

QUINTO: Tras analizar el contenido del Estatuto de la UASB (2009), este Tribunal debe precisar que las exenciones tributarias dispuestas a favor de la UASB en el artículo 3 del Convenio de Sede, deben interpretarse a la luz de los alcances y objetivos de la UASB dispuestos en su propio Estatuto. Ello a fin de evitar que se desnaturalice y abuse de dichos privilegios.

Debe GACETA OFICIAL 10/07/2014 62 de 86 entenderse que dichos beneficios son “para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus objetivos dentro de las previsiones de su Estatuto Orgánico (…) para el desarrollo de sus actividades” (artículo 1 del Convenio de Sede). Por lo tanto, queda claro que si la UASB no actúa acorde al objetivo y fin de la institución, o cuando no actúa “para el adecuado cumplimiento de sus fines y funciones”, o cuando se exceda en el ejercicio de sus funciones, se entenderá que ha renunciado tácitamente a dichas exenciones tributarias y demás beneficios otorgados por el Convenio de Sede.

SEXTO: Se tomará en consideración una interpretación extensiva del artículo 1 del Tratado de Creación en relación con otros actos jurídicos de derecho derivado que tengan fuerza vinculante, de conformidad con la teoría de la atipicidad normativa. En efecto, el artículo 1 en mención no deberá entenderse como una lista taxativa, por el contrario, se deberá extender a otros actos normativos derivados del proceso de integración andino y que gozan de fuerza vinculante.

Sobre la aparición de “actos atípicos” surgidos de la actividad de las instituciones que no serían encuadrables en el artículo 1 del Tratado de Creación, el Tribunal considera que debe analizar el contenido del acto y no simplemente su denominación o su adscripción al listado establecido por el citado artículo 1. Se debe analizar si el acto cuenta con un contenido jurídico vinculante provisto, por tanto, de obligatoriedad jurídica en sí misma.

Es así que, la lista del artículo 1 del Tratado de Creación no puede ser numerus clausus por lo que debe admitir, de manera excepcional, la incorporación de actos nuevos y distintos a través de la práctica de los Países Miembros o de los órganos comunitarios. En consecuencia, tanto la existencia real, como la legitimidad jurídica de la UASB fueron consolidadas mediante su introducción en el SAI.

Adicionalmente, tomando en cuenta que el Convenio de Sede tiene un carácter vinculante para sus destinatarios (el Estado Plurinacional de Bolivia y la UASB), también se puede advertir que si no existiera el proceso de integración andino y el Protocolo de Trujillo, no existiría Convenio de Sede alguno, por lo que este Tribunal considera que no hay lugar a dudas de que el mismo es parte del ordenamiento jurídico andino.

SÉPTIMO: En el presente caso, de la lectura del artículo 3 del Convenio de Sede y siguiendo una interpretación literal de la norma, se entiende que la exención anotada comprende a todo tipo de impuestos, sin ninguna restricción, incluyendo tanto a los llamados impuestos directos como a los indirectos. A contrario sensu, lo único que debe pagar la UASB son “las tasas que constituyan remuneración de servicios prestados”.

Por lo tanto, el artículo 3 del convenio es una exención tanto para los impuestos directos (impuesto a las ganancias) e indirectos (IVA). Sin embargo, se debe tomar en cuenta que GACETA OFICIAL 10/07/2014 63 de 86 las inmunidades y privilegios deberían aplicarse no de manera absoluta, sino dentro del marco de los objetivos y funciones del organismo internacional.

Cabe indicar que, por otras operaciones que no se encuentran dentro de lo estipulado por el Convenio de Sede se puede cargar a la UASB la responsabilidad de fungir como agente de retención del IVA que, en realidad, grava al usuario final del servicio y no a la UASB. En tal sentido, la carga fiscal respecto del IVA debe ser pagada por el usuario final del servicio, constituyéndose en un impuesto indirecto sobre el cual la UASB juega únicamente el rol de agente de retención, sin disminución de su ingreso, razón por la cual le corresponde la emisión de las correspondientes facturas o comprobantes que acrediten la operación, así como el depósito de los montos retenidos al fisco, de conformidad con la normativa tributaria nacional.

En consecuencia, la obligatoriedad de constituir a la UASB en agente de retención en el caso de los llamados impuestos indirectos no vulneraría el artículo 3 del Convenio de Sede, en el supuesto que se trate de un sujeto pasivo de la obligación tributaria llamado al cumplimiento de la prestación por una obligación ajena. Por un lado, cuando la UASB es llamada al cumplimiento de una prestación por obligación propia, es una “contribuyente” (y no agente de retención), por lo que aplicaría la exención tributaria del artículo 3 del Convenio de Sede.

Por otro lado, cuando la UASB es llamada al cumplimiento de una prestación por obligación ajena, es “responsable” y puede ser agente de retención del IVA (p.e. del impuesto que le tocaría pagar a los alumnos como consumidores finales), que grava al usuario final del servicio y no a la UASB. En consecuencia, según la normativa tributaria nacional, el juez consultante deberá determinar si la UASB es o no agente de retención del impuesto indirecto del IVA, dependiendo del tipo de operación que tenga la universidad con terceros, y de conformidad con la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: De conformidad con el principio del complemento indispensable, en todo lo no regulado por la Comunidad Andina, la normativa competente será la legislación interna del País Miembro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el presente proceso interno el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA GACETA OFICIAL 10/07/2014 Cecilia L. Ayllón Quinteros MAGISTRADA 64 de 86 José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 234-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 137 y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “TUCO BATÁN” (mixta).

Expediente Interno: 046752010-0-1801-JR-CA-15. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 4675-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de noviembre de 2013, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vía correo electrónico el 27 de noviembre de 2013, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 04675-2010-0-1801-JR-CA15.

El Auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. I. LAS PARTES: Demandante: EMARAN S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercera interesada: EMPRESAS ANDINAS S.A. LA LA LA GACETA OFICIAL 10/07/2014 65 de 86 A. Determinación de los hechos relevantes: 1.

El 16 de junio de 2008, el demandante EMARAN S.A.C. como titular de la marca “BATAN” solicita la inscripción del signo “TUCO BATÁN” (mixto) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. 2. El 22 de agosto de 2008, Empresas Andinas S.A. formuló oposición alegando ser titular de la marca “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta), con la cual consideraba que el signo solicitado era susceptible de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor. 3.

Mediante Resolución 001334-2009-CSD-INDECOPI de 5 de junio de 2009, declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. 4. Empresas Andinas S.A. apeló la decisión y la Sala de la Propiedad Intelectual (TPI) resolvió revocar la anterior resolución administrativa y, en consecuencia, denegar la inscripción mediante la Resolución 0807-2010/TPI-INDECOPI, de 12 de abril de 2010. 5.

El demandante EMARAN S.A.C. interpuso acción contencioso administrativa con objeto de anular dicha resolución administrativa ante el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, el mismo que el 18 de junio de 2012 mediante Resolución 19 declaró infundada la demanda. GACETA OFICIAL 6. 10/07/2014 66 de 86 El 9 de julio de 2012 el demandante EMARAN S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la mencionada sentencia ante la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. B. Fundamentos de la demanda: La demandante EMARAN S.A.C. manifestó lo siguiente: 7.

La Sala de la Propiedad Intelectual (TPI) sin ninguna prueba revoca la apelada y deniega la inscripción por supuestas similitudes, invocando jurisprudencia del Tribunal Andino (dos casos), señalando que omite mencionar la norma de derecho material en que se basó. 8. Señala que no es violatorio del acápite a) del artículo 136 de la Decisión 486, e indica que acompaña ocho ejecutorias de la misma Sala, desvirtuando las similitudes gráficas fonéticas inexistentes. 9.

Además, el signo BATAN se fabrica y se comercializa con mayor antigüedad y sólo comprende un mercado regional (sur) y no nacional. 10. La Comisión de Signos Distintivos concluyó que los signos no resultan semejantes entre sí y que cumplen con los requisitos y las condiciones contempladas en el artículo 134 de la Decisión 486 y las prohibiciones de los artículos 135 y 136. 11.

El signo “TUCO BATÁN” se produce industrialmente mediante autorizaciones del Ministerio de Agricultura desde el año 1979, refiriendo que la denegatoria les causa enorme perjuicio, por cuanto el producto es conocido en el sur. 12. Consideradas las marcas en su conjunto presentan un impacto visual y sonoro diferente por cuanto la denominación TUCO es nombre genérico y no de exclusividad singular y de uso común en la Clase 30 de la Clasificación de Niza. 13.

Debido a ello el público podrá identificar con facilidad el origen empresarial del producto, ya que una cosa es “TUCO SIBARITA” y otra “TUCO BATAN”. 14. Señala que en conjunto son más fuertes las diferencias que las similitudes por el sonido de la marca BATÁN, unido al logo de un batán de piedra que el otro no la tiene y, más bien, exhibe la figura de un “chef” dentro de la letra O y de color celeste, que BATÁN no la posee. 15.

Desde el punto de vista de las grafías, la marca SIBARITA está identificada por el uso de letras corridas y señala que la suya está en letras separadas y en mayúsculas, por tanto existen diferencias fonéticas y gráficas que omitió la Sala. 16. Se propicia el monopolio de Empresas Andinas S.A. como exclusivo del signo TUCO, cuando esta denominación es genérica.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente: 17. El demandante no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución impugnada al decidir la denegatoria del registro de la marca TUCO BATAN y logotipo. GACETA OFICIAL 10/07/2014 67 de 86 18. Lo que pretende el demandante es simplemente sustituir la opinión del Tribunal del Indecopi por su propia opinión. Es decir, mientras el Indecopi ha sustentado fácticamente y jurídicamente que los signos TUCO BATAN y logotipo y TUCO TALLARIN SIBARITA y logotipo son gráficamente confundibles, dicha parte considera que no lo es, y sobre la base de su propia opinión subjetiva y con abierta infracción a la legislación, pretende que se declare la nulidad de una resolución administrativa emanada válidamente. 19.

Los signos en cotejo son indiscutiblemente semejantes, al grado de generar riesgo de confusión, debido principalmente a que presentan un impacto visual de conjunto extremadamente similar. Ambas etiquetas presentan una disposición de elementos cromáticos y figurativos cuasi idénticos, lo cual genera una impresión visual muy similar, además ambos se encuentran conformados por una etiqueta de color amarillo y con letras en la combinación de colores rojo y negro.

De igual forma, ambos usan la denominación TUCO en escritura característica de color negro rodeada de un sombreado de color rojo. 20. En ambas etiquetas se consignan expresiones idénticas o similares, tales como: SAL DE CONDIMENTOS, PARA TALLARINES / TALLARIN y FÓRMULA ITALIANA, las que, en algunos casos, se encuentran dispuestas en forma similar. 21.

Finalmente, es importante recordarle al demandante que la protección de una marca se rige por el principio de territorialidad y se extiende a todo nuestro país. D. La tercera interesada EMPRESAS ANDINAS S.A. contestó la demanda manifestando lo siguiente: 22. La Comisión ha reconocido que ambas marcas comparten los colores rojo, negro, blanco y un fondo de color amarillo, y además las expresiones TUCO, SAL DE CONDIMENTOS y FÓRMULA ITALIANA.

Resulta extraño que la demandante pretenda utilizar precisamente los colores representativos de su marca, colores que obtuvieron protección registral oportunamente. 23. Lo único que pretende la demandante es aprovecharse del reconocimiento que ha obtenido su producto en el mercado. 24. Aunque otras marcas cuentan con el término TUCO en su composición, cada una de estas marcas, salvo una que es denominativa, cuenta con elementos gráficos muy distintos. 25.

Sin embargo, el término TUCO de la marca en cotejo se ha colocado en la parte superior de la etiqueta en forma preponderante empleando los mismos colores que su representada hace en su etiqueta. En efecto, el término TUCO está escrito en letras negras oscuras bordeadas en color rojo. 26. Reitera que no está en contra del uso de colores o términos comunes.

Sin embargo, no se puede permitir que el uso que se haga de ellos sea idéntico al que efectúa su empresa. 27. El complemento al uso del fondo amarillo y el término TUCO no se trataba de un elemento descriptivo al informar ciertas funciones del producto, no es mandatorio que el producto sea utilizado para preparar comidas de color amarillo. 28.

Su marca obtuvo y mantiene protección legal sobre todos los elementos que la conforman, incluyendo el empaque amarillo, el mismo que no ha sido registrado por GACETA OFICIAL 10/07/2014 68 de 86 ninguna otra empresa y sobre la cual posee derechos exclusivos. En los productos de consumo masivo es muy frecuente que el consumidor fije su atención o reconozca los productos simplemente por el tipo de empaque y el color que utilizan. 29.

Los términos BATÁN y SIBARITA no son los predominantes en las marcas en cuestión. 30. Los dos signos pretenden distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. 31. El 18 de junio de 2012 mediante Resolución 19, el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda y confirmó la Resolución 0807-2010/TPI-INDECOPI de 12 de abril de 2010 y, en consecuencia, denegó el registro solicitado por ser confundible con la marca registrada.

E. Fundamentos del recurso de apelación: El demandante EMARAN S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: 32. Existió una “evidente festinación procesal a efecto de que el Superior disponga la restauración de los derechos conculcados de indefensión y se dicte nueva sentencia (…). Resulta que la sentencia impugnada ha sido dictada por un nuevo juez que violando el principio constitucional contenido en el inciso 3 y 14 del artículo 139 de la Constitución omitió el informe oral del impugnante (…).

Por lo que la Honorable Sala Contenciosa deberá declarar la nulidad insalvable y retornar los autos al juez de origen observando el debido proceso”. 33. La Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación o confusión entre productos que sean idénticos o se asemejen a otro producto de la misma Clase previamente registrado por un tercero distinguidos por signos mixtos idénticos o semejantes”.

CONSIDERANDO: II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 34. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 35. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. 36.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 6 de febrero de 2014. GACETA OFICIAL 10/07/2014 III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS JURÍDICO COMUNITARIO A 69 de 86 SER 37. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. 38.

Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 134 literales a), b) y g), 137 y 150 de la misma normativa. 39. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. GACETA OFICIAL 10/07/2014 70 de 86 (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. 40. En el presente caso, el demandante EMARAN S.A.C. como titular de la marca “BATAN” solicita la inscripción del signo “TUCO BATÁN” (mixto) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos. 41.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que: “(…) La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

GACETA OFICIAL 10/07/2014 71 de 86 La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. (…)”. 42. En consecuencia, en el presente caso la Corte consultante debe analizar si la marca “TUCO BATÁN” (mixta) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 43. En el presente caso, EMARAN S.A.C. solicitó la inscripción del signo “TUCO BATÁN” (mixto) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

Por su parte, Empresas Andinas S.A. formuló oposición alegando ser titular de la marca “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta), con la cual consideraba que el signo solicitado era susceptible de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor. 44. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que: “(…) GACETA OFICIAL 10/07/2014 72 de 86 La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 10/07/2014 73 de 86 determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusión y/o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en 2 3 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 10/07/2014 74 de 86 el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.5 Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.6 45. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 5 6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1937, p. 351 y ss. GACETA OFICIAL 10/07/2014 75 de 86 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”7.

(…)”. 46. Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca “TUCO BATÁN” (mixta) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza, es o no similar a la marca registrada “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta), al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 47. En el presente caso, se deben comparar las marcas “TUCO BATÁN” (mixta) y “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta). 48. Dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: 7 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 10/07/2014 76 de 86 “(…) La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 8 Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 49. La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 50.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 8 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 10/07/2014 77 de 86  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 51.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión” (Proceso 142-IP-2013). (…)”. En ese orden de ideas, la Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas “TUCO BATÁN” (mixta) y “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

4. EL VESTIDO DE PRODUCTO O EL TRADE DRESS. 52. En el presente caso, el demandante EMARAN S.A.C., como titular de la marca “BATAN”, solicita la inscripción del signo “TUCO BATÁN” (mixto) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza: 53. Empresas Andinas S.A. formuló oposición alegando ser titular de la marca “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta).

Considera que el signo solicitado es susceptible de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor: 54. Mediante Resolución 001334-2009-CSD-INDECOPI de 5 de junio de 2009, el Indecopi declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. En dicha GACETA OFICIAL 10/07/2014 78 de 86 resolución se concluyó que “la solicitante no ha presentado pruebas conducentes a desvirtuar la buena fe de la que goza todo administrado, no resultando suficiente con argumentar que los signos en conflicto resultan semejantes, más aún, cuando se ha determinado que los signos en cuestión no resultan semejantes entre sí, por lo que corresponde declarar infundada la oposición en este extremo”. 55.

En el presente caso se trata de dos marcas mixtas bidimensionales que se protegen de conformidad con la estructura de sus elementos, sus colores y la disposición de dichos elementos en el conjunto. 56. Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como “vestido de producto” o trade dress, no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 -así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas-, dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros9. 57.

En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor10. 58.

Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress) el Indecopi ha señalado que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)”11. 59. Mediante Resolución 2730-2012/CSD-INDECOPI de 17 de agosto de 201212, el Indecopi señaló lo siguiente: “En efecto, la imitación es uno de los primeros supuestos de deslealtad, además de ser históricamente el más antiguo13.

En ese sentido, a efectos de determinar si con el signo solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se debe tomar en cuenta si la característica copiada o imitada en general (apariencia o forma de presentación), ha adquirido en el mercado un significado especial identificando bienes, o productos o servicios. 9 10 11 12 13 Véase los casos de trade dress en América Latina, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, “Competencia desleal y Trade dress”, pp. 18-22.

Disponible en web: http://www.docstoc.com/docs/121910199/Competencia-desleal-y-Trade-Dress-Luis-Jose-Diez-Canseco TOBÓN FRANCO, Natalia, “La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia”. Disponible en web: http://www.nataliatobon.com Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente 112398-2000.

Solicitante: Banco de Crédito del Perú. Opositora: Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK. Expediente: 395228-2009. PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Editorial Civitas 1995, Madrid, p. 262. GACETA OFICIAL 10/07/2014 79 de 86 Al respecto, para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos si corresponden a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos14:    Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible.

Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional”. 60. Otro proceso del Indecopi que puede ser tomado como referencia fue el caso de “Scotch Brite” v. “Score White”. La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba.

Si bien el Tribunal del Indecopi desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes y, por lo tanto, no generarían por sí mismas riesgo de confusión; declaró fundada la acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente manera: “La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que le es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial”15. 14 15 Peter K. Yu.

“Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition”, 2007, Estados Unidos de América, p. 327. Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú (“Scotch Brite” v. “Score White”), Resolución 858-2002/TPI-INDECOPI, Expediente 123587-2001. GACETA OFICIAL 10/07/2014 80 de 86 61. En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera: “Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.

De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo”. 62.

Dentro del Proceso 23-IP-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín: “(…) Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante.

Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92). GACETA OFICIAL 10/07/2014 81 de 86 “En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca “Freddie Fuddruckers”.

Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada. A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v. Doc’s BR Others, (9th. Cir. 1987) y otros como Prufrock Ltd.

Inc. v. Lasater et al. (8th. Cir. 1986) o Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc. (5th. Cir. 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales” (documento citado, pp. 4 y 5).

(…)”. 63. Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales16.

El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local17. 64. Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor. 65.

En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. 66. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal. 67.

En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes. 16 17 Ver: Leading Case- Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 U.S. 763 (1992).

FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo, “Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, Nº 5, Lima, 2009, p. 328. GACETA OFICIAL 10/07/2014 82 de 86 68. Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación).

Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal. En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal. 69. En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos estanco.

Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. 70. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 de la Decisión 486). Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (artículo 225 de la Decisión 486).

Además, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal18. 71.

Por otro lado, en el Derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación. 72.

Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente. Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece. 73.

En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena19. 74.

Por lo tanto, en el presente caso este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 137 de la Decisión 486: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se 18 19 Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.

Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación. La Resolución 1091-2005/TDC del Indecopi (caso Bembos contra Renzo’s) dio lugar a este precdente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión. GACETA OFICIAL 10/07/2014 83 de 86 hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. 75.

La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el trade dress. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal precisó que: “El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”. 76. La Corte consultante deberá tomar en cuenta el impacto visual de conjunto, la disposición de los elementos cromáticos y figurativos, el uso y la combinación de los colores, así como la tipografía caracterizada en los signos confrontados. 77.

En el presente caso, la Corte consultante puede tomar en consideración lo siguiente: 78. i) Los signos confrontados se encuentran conformados por una etiqueta de color amarillo y con letras en la combinación de colores rojo y negro. 79. ii) En ambos casos, se aprecia en forma relevante la denominación TUCO en escritura característica de color negro rodeada de un sombreado de color rojo.

Los signos confrontados cuentan con las palabras TALLARINI (en la marca “Sibarita”) y TALLARINES (en el signo solicitado “Batán”), haciendo ambas denominaciones referencia al tipo de comida al que van dirigidos los productos. 80. iii) En ambas etiquetas se consignan expresiones idénticas o similares, tales como: SAL DE CONDIMENTOS, PARA TALLARINES / TALLARINI y FÓRMULA ITALIANA, las que, en algunos casos, se encuentran dispuestas en forma similar (en efecto, en ambos casos la expresión SAL DE CONDIMENTOS se encuentra ubicada sobre la denominación TUCO, y debajo de dicha denominación, se aprecian las denominaciones TALLARINI / PARA TALLARINES).

5. AUTONOMÍA DE MOTIVACIÓN. LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. LA DEBIDA 81. En el presente proceso, la demandante EMARAN S.A.C. manifestó que la Sala de la Propiedad Intelectual (TPI) sin ninguna prueba revoca la apelada y deniega la inscripción por supuestas similitudes, invocando jurisprudencia del Tribunal Andino (dos casos), señalando que omite mencionar la norma de derecho material en que se basó. Por su parte, el Indecopi contestó la demanda manifestando que el demandante no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución impugnada al decidir la denegatoria del registro de la marca TUCO BATAN y logotipo. 82.

Por lo tanto, se desarrollará el tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente y la debida motivación. 83. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: GACETA OFICIAL 10/07/2014 84 de 86 “(…) El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 84.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 85. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCHM, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la GACETA OFICIAL 10/07/2014 85 de 86 Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

(…)”. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica.

Esa aptitud se confirmará si el signo solicitado no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos. 2. Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no se pueden registrar los signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. 3.

Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que ha establecido la doctrina y que han sido recogidas en esta interpretación prejudicial. Por otro lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre ambas ETIQUETAS, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de GACETA OFICIAL 10/07/2014 86 de 86 inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. 4.

La Corte consultante deberá tomar en cuenta el impacto visual de conjunto, la disposición de los elementos cromáticos y figurativos, el uso y la combinación de los colores, así como la tipografía caracterizada en los signos confrontados. La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el “trade dress”, de conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486. 5.

El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características:     Debe ser de oficio. Debe ser integral. Debe ser plasmado en una resolución debidamente motivada. Debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú

Documentos publicados en esta gaceta