Año XXXI – Número 2423 Lima, 3 de diciembre de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 83-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio de los artículos 154, 224, 226, 228, 229, 231, 232, 238, 241, 243, 244, 245, 246 y 247 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 110013103018200800047 01. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Proceso 84-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 123 del Estatuto del Tribunal y del artículo 9 de la Resolución 846 (Reglamento Comunitario de la Decisión 571); de oficio, se interpretarán los artículos 1, 2, 3, 4, 17 y 22 de la Decisión 571, y el artículo 1 del “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994”.

Asunto: Valor en aduanas de mercancías. Expediente Interno: 14352012. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Proceso 88-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, de los artículos 134 literal a) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: “NÚMERO UNO (denominativa)”.

Expediente Interno: 04400-2012-01801-JR-CA-11. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo PROCESO 83-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio de los artículos 154, 224, 226, 228, 229, 231, 232, 238, 241, 243, 244, 245, 246 y 247 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 110013103018200800047 01. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 03/12/2014 2 de 76 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

VISTOS: Mediante Oficio SECQT14-479 de 7 de julio de 2014, recibido en este Tribunal el 8 de julio de 2014, a través de la Embajada de la República de Colombia en Ecuador se envió la solicitud de Interpretación Prejudicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a fin de resolver el Proceso Interno 110013103018200800047 01.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 25 de agosto de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno: Demandante: Bartucci y Cía Ltda & Otros. Demandado: Seratto Ltda. A. Determinación de los hechos relevantes: 1. Desde 1982, Bartucci y Cía Ltda & Otros viene realizando operaciones de importación y venta de calzado, artículos para el cuidado del calzado y, en general, de artículos en marroquinería identificándose con el signo “Bartucci” (mixto). 2.

El 19 de marzo de 1997 Bartucci y Cía Ltda & Otros obtuvo el registro de la marca “Bartucci” (mixta) para productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza. Posteriormente, el 29 de julio de 2004, le fueron concedidos los registros de la marca “Bartucci” (mixta) para productos de las Clases 3, 18 y 35 de la Clasificación de Niza. 3. En Junio de 2006 se constituye una sociedad de responsabilidad limitada con la razón social Vertuchi Ltda., la que inició actividades de venta de calzado, identificando sus productos con el signo “Vertuchi”. 4.

El 17 de julio de 2006 fue remitida una comunicación al propietario del establecimiento de comercio de la sociedad Vertuchi Ltda., en la cual se le advertía que el uso del signo “Vertuchi” infringía los derechos de la marca registrada “Bartucci” (mixta). 5. El 30 de agosto de 2006 el propietario modificó la razón social de “Vertuchi” Ltda. a Seratto Ltda., a pesar de lo cual se siguieron vendiendo zapatos con el signo “Vertuchi”. 6.

A partir del mes de junio de 2006 y hasta mayo de 2007, la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros disminuyó ostensiblemente su promedio de ventas de calzado, lo que condujo al cierre de su local comercial el 28 de mayo de 2007. 7. Los representantes de la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros, Francisco Carlos Bartucci, Carla Olga Gisela Knoeppchen y Blanca Valeria Bartucci Knoeppchen, GACETA OFICIAL 03/12/2014 3 de 76 presentaron demanda ordinaria contra la sociedad Seratto Ltda. con el fin de que se declare: a) la notoriedad de la marca Bartucci; b) que la demandada ha infringido los derechos sobre la marca Bartucci; y, c) se condene a la parte demandada al pago del daño emergente y lucro cesante por el valor de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) y por daños morales ocasionados por la infracción al derecho de marca, la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000). 8.

En la demanda se solicitaron medidas cautelares consistentes en retirar y decomisar todos los artículos que utilicen el signo “Vertuchi”; la instalación de carteles en el local comercial de la parte demandada donde se distinga que los zapatos vendidos por Seratto Ltda. no tienen ninguna relación con la marca “Bartucci”; el ocultamiento del signo “Vertuchi” de la entrada del local comercial; la imposición de sanciones disciplinarias; y, finalmente, solicita capturar los libros de contabilidad y los registros manuales y digitales de la demandada. 9.

Se remitió la demanda al Juzgado 5 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, el cual emitió su decisión el 31 de agosto de 2012, declarando la competencia desleal generada por la sociedad Seratto Ltda. y la condenó a pagar a favor del demandante el monto de $50.000.000 por concepto de daño emergente y lucro cesante. Esta sentencia se complementó mediante auto de 18 de septiembre de 2012, donde se declaró la notoriedad de la marca Bartucci y se resolvió además, que la parte demandada infringió los derechos sobre la marca registrada Bartucci (mixta). 10.

Las partes impugnaron la sentencia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. El Tribunal Superior como segunda instancia, anuló la decisión adoptada con el fin de dar trámite a la solicitud de interpretación prejudicial. 11. El 12 de junio de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, libró exhorto al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que realice la Interpretación Prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 12.

Mediante Oficio SECQT14-479 de 7 de julio de 2014, recibido en este Tribunal el 8 de julio de 2014, a través de la Embajada de la República de Colombia en Ecuador se envió la solicitud de Interpretación Prejudicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a fin de resolver el Proceso Interno 110013103018200800047 01. B. Fundamentos de la demanda: La demandante Bartucci y Cía Ltda & Otros manifestó lo siguiente: 13.

Funda sus pretensiones en los artículos 151, 154, 155, literales a), d) y e) de la Decisión 486 y en los artículos 156, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 248 de la misma normativa. 14. Sostiene que la marca “Bartucci” (mixta) ha alcanzado notoriedad dentro del sector de los vendedores de zapatos, por su alta calidad y condiciones estéticas. 15.

Argumenta que, el uso del signo “Vertuchi” de Seratto Ltda. infringe los derechos de la marca “Bartucci” (mixta). 16. Sustenta que el uso del signo “Vertuchi” desprestigia a la marca “Bartucci”, por emplearse el mencionado signo para zapatos de menor precio, lo cual ha ocasionado perjuicios morales a la parte demandante. GACETA OFICIAL 03/12/2014 4 de 76 17.

Manifiesta que la protección que se reclama judicialmente “no es por el uso del nombre comercial de la parte demandada, sino en contra del uso de la expresión “Vertuchi” que emplea para identificar bienes y servicios”. C. Fundamentos de la contestación a la demanda: La sociedad Seratto Ltda. contestó la demanda con fundamento en lo siguiente: 18.

Argumenta que, en aplicación de los artículos 238 y 152 de la Decisión 486, existe falta de legitimación en la causa, ya que en los certificados aportados en la demanda “los socios de la compañía Bartucci y Cía Ltda. no aparecen como titulares de la marca Bartucci” lo que les impide adelantar acciones en contra del presunto infractor. 19.

Manifiesta que, según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, el nombre “Vertucci” no es confundible con la marca mixta “Bartucci” porque “analizando la estructura visual de las marcas en conjunto y de manera sucesiva, no simultánea, y teniendo en cuenta que la única semejanza es fonética o auditiva, debe concluirse que no hay riesgo de confusión o asociación”. 20.

Sostiene que no se configura la infracción de que trata el artículo 155 literal e) de la Decisión 486, por lo que no se ha probado la notoriedad de la marca base de la demanda. 21. Asegura que no existe culpa de la parte demandada porque al momento de constituir su sociedad, solicitó la certificación que fue expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá donde se deben referir nombres afines con sociedades existentes, y en este documento no se relacionó el nombre de la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros.

Por esta razón, se procedió a protocolizar los estatutos sociales y la escritura pública, que se registró el 23 de junio de 2006. Entonces, “no se vislumbra intención de aprovechamiento ilícito de esta marca o de la intención de generar confusión en el consumidor lo cual genera la improsperidad de la acción indemnizatoria reclamada por la demandante”. 22.

Indica que no existe relación de causalidad entre el daño alegado y la conducta de la demandada, ya que “el comportamiento comercial del centro comercial de la demandante, de un mes a otro que no son temporada, puede variar por causas que hasta ahora desconocemos”. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con objeto de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 24. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, además, se interpretarán de oficio los siguientes artículos: 154, 224, 226, 228, 229, 231, 232, 238, 241, 243, 244, 245, 246 y 247 de la misma normativa. 25.

A continuación, se insertan las normas a ser interpretadas: GACETA OFICIAL 03/12/2014 5 de 76 DECISIÓN 486 “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

GACETA OFICIAL 03/12/2014 6 de 76 b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j. los aspectos del comercio internacional; o, k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; GACETA OFICIAL 03/12/2014 b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. 7 de 76 (…) Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158. Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común. (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a. el cese de los actos que constituyen la infracción; b. la indemnización de daños y perjuicios; c. el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d. la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

GACETA OFICIAL 03/12/2014 8 de 76 e. la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f. la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g. la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a. el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b. el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c. el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: GACETA OFICIAL 03/12/2014 9 de 76 a. el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b. el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c. la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d. la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e. el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…)”. Los temas a ser desarrollados son: A. B. C. D. E. A. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción por infracción de derechos. Medidas cautelares. Indemnización por daños y perjuicios. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas.

Signos distintivos notoriamente conocidos. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. LA SOLICITUD DIRECTA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26. El Tribunal abordará el presente tema en virtud a la solicitud de interpretación prejudicial enviada mediante exhorto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la Embajada de la República de Colombia en Ecuador.

Por lo tanto, el Tribunal se referirá al tema citando la interpretación prejudicial 149-IP- GACETA OFICIAL 03/12/2014 10 de 76 2011 de 10 de mayo de 2012, donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial: 27. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: 28. - Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. - Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1050, de 6 de abril de 2004.

MARCA: “EL MOLINO”). Características de la figura de la interpretación prejudicial. 29. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no Solicitud obligatoria: El juez de única o está obligado a solicitarla. última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez Su aplicación es obligatoria: Una vez de instancia no está obligado a solicitarla, una expedida la interpretación prejudicial debe ser vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatada para resolver el caso concreto. acatarla al resolver el caso concreto. Es una herramienta directa: el juez de Es una herramienta directa: el juez de última instancia puede acudir directamente ante el instancia ordinaria puede acudir directamente Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud al Tribunal sin necesidad de tramitar la GACETA OFICIAL mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 03/12/2014 11 de 76 solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud incidente procesal. Suspende el proceso. facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso.

Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 30.

En consecuencia, se precisa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en próximas oportunidades debe solicitar la interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto, en vista de que la normativa jurídica comunitaria así lo dispone. B. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA.

EL USO SIN CONSENTIMIENTO COMO BASE DE UNA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. MEDIDAS CAUTELARES. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 31. En el presente caso fue remitida una comunicación al propietario del establecimiento de comercio de la sociedad Vertuchi Ltda., en la cual se le advertía que el uso del signo “Vertuchi” infringía los derechos de la marca registrada “Bartucci” (mixta).

Los representantes de la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros, Francisco Carlos Bartucci, GACETA OFICIAL 03/12/2014 12 de 76 Carla Olga Gisela Knoeppchen y Blanca Valeria Bartucci Knoeppchen presentaron demanda ordinaria contra la sociedad Seratto Ltda. con el fin de que se declare que la demandada ha infringido los derechos sobre la marca Bartucci (mixta). 32.

Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012. “Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 33. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas.

Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 34. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 35.

De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: A. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. B. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

C. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de GACETA OFICIAL 03/12/2014 13 de 76 infracción de Derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 37.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. 38. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. 39.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 40. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). 41.

Para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, el Juez Consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite. La acción de infracción de derechos.

Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. 42. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

(párrafo 2 del artículo 238). GACETA OFICIAL 2. 03/12/2014 14 de 76 Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005. 3.

Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486 consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera: El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos de marcas y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción: El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el GACETA OFICIAL 03/12/2014 15 de 76 cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización por daños y perjuicios: Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que puedan ser utilizados para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008). 7.

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. GACETA OFICIAL 03/12/2014 16 de 76 - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser empleadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de marcas, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

(…)” (Proceso 145-IP-2011, ya citado). C. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. 43. En el presente caso se alegó que el uso del signo “Vertuchi” (denominativo) infringe los derechos de la marca registrada “Bartucci” (mixta). Para lo anterior, el Juez Consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto; es decir, el registrado como marca y el utilizado en el mercado.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.1 Comparación entre signos denominativos y mixtos. 44.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 1 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 03/12/2014 17 de 76 45. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.2 46.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 47.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”3.

(…)”. 48. En este orden de ideas y aplicando los criterios expuestos anteriormente, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, identificar si se ha cometido una infracción del Derecho de marcas, de conformidad con lo establecido en el artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 49. En el presente caso se alegó que el signo “Vertuchi” (denominativo) infringe los derechos de la marca registrada “Bartucci” (mixta). Al efecto cabe precisar que las palabras “Vertuchi” y “Bartucci” son palabras en idioma italiano y suelen ser utilizadas como apellidos o nombres de familia.

En el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: 2 3 Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. GACETA OFICIAL 03/12/2014 18 de 76 “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 50.

El Juez Consultante deberá determinar si las palabras “Vertuchi” y “Bartucci” de los signos confrontados serían o no palabras conocidas por el público consumidor. E. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. 51. Tomando en cuenta que en el presente caso los representantes de la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros, Francisco Carlos Bartucci, Carla Olga Gisela Knoeppchen y Blanca Valeria Bartucci Knoeppchen presentaron demanda ordinaria contra la sociedad Seratto Ltda. con el fin de que se declare la notoriedad de la marca Bartucci (mixta); deviene necesario referirse a dicho tema.

Concepto y Prueba de los signos notorios. 52. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector GACETA OFICIAL 03/12/2014 19 de 76 pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 53.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.4 54.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”5. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.6 55. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”.7 56.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa 4 5 6 7 TAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/12/2014 20 de 76 clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.8 57.

El reconocimiento de la notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. 58. Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 8 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/12/2014 21 de 76 59. La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: (…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”9. 60.

Asimismo, el Tribunal considera que “dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”10.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. 61. El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia. 62.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 9 10 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/12/2014 22 de 76 Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. 63. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. 64.

En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. 65. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 66. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. 67. La finalidad consiste en evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes tipos de riesgos. El riesgo de dilución de la marca notoria. 68.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 69.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que GACETA OFICIAL 03/12/2014 23 de 76 dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. 70. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;

(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. 71. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.11 72.

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido o siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.

(…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”.12 73. Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. 74. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), y 11 12 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. págs. 307 y 308. GACETA OFICIAL 03/12/2014 24 de 76 expresa que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público”.13 75.

Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo”.14 76. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 77. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.15 Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá puede solicitar la interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto.

SEGUNDO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas.

Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de 13 14 15 SANCHO GARGALLO, Ignacio, “ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. En “PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. I Jornada de Barcelona.

Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil, España, 2011, p. 151. OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. P. 354. Ibídem. Pág. 247. GACETA OFICIAL 03/12/2014 25 de 76 confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial. Estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización por daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar previo, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares que tengan por objeto proteger los derechos de la propiedad industrial. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, determinar si la sociedad demandada SERATTO LTDA. ha cometido una infracción del derecho de marcas, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En la comparación se deben aplicar los criterios establecidos para la comparación entre signos denominativos y mixtos, de conformidad con la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o común deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

QUINTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

GACETA OFICIAL 03/12/2014 26 de 76 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 84-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 123 del Estatuto del Tribunal y del artículo 9 de la Resolución 846 (Reglamento Comunitario de la Decisión 571); de oficio, se interpretarán los artículos 1, 2, 3, 4, 17 y 22 de la Decisión 571, y el artículo 1 del “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994”.

Asunto: Valor en aduanas de mercancías. Expediente Interno: 1435-2012. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el 1 de octubre de 2014. VISTOS: El Oficio 185-2014-SCS-CS de 7 de julio de 2014, recibido en este Tribunal vía courier el 17 de julio de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 123 del Estatuto del Tribunal, del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 y del artículo 9 de la Resolución 846 de la Secretaría GACETA OFICIAL 03/12/2014 27 de 76 General de la Comunidad Andina (Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas).

El Auto de 26 de agosto de 2014, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada. Partes en el proceso interno: Demandante: TS Telefónica Sistemas S.A. sucursal del Perú en liquidación. Demandado: La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), República del Perú. Terceros interesados: Asociación Bureau Veritas Bivac S.A. y el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas. de A. Determinación de los hechos relevantes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

El 13 de septiembre de 2004, TS Telefónica Sistemas S.A. sucursal del Perú en liquidación presentó demanda contencioso administrativa, con objeto de anular las siguientes resoluciones: la Resolución del Tribunal Fiscal 1102-A-2004 de 28 de febrero de 2004, la Resolución de Intendencia ADF/2002-00189 de 8 de agosto de 2002 y la Liquidación de cobranza 2001-009657 a 2011-009659, 2001-9661 a 2001009676, 2001-009678 a 2001-009721, más sus respectivos cargos, cuyo total asciende a US$ 374,154.00 más intereses.

Como pretensión subordinada solicitó que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal 1103-A-2004. En consecuencia, solicitó que se ordene al Tribunal Fiscal de la SUNAT que dicte una nueva resolución en la que se resuelva expresamente los puntos controvertidos expuestos por las partes en el proceso administrativo. El 6 de octubre de 2004 se admite la demanda interpuesta.

Asociación Bureau Veritas Bivac S.A. solicitó su intervención litisconsorcial activa, en razón a que es responsable solidaria en el pago de los tributos, en su calidad de empresa verificadora que expidió los certificados de inspección de la mercancía importada y que posibilitaron el cobro de los aranceles. La Sala Superior admitió la intervención de la peticionante pero en calidad de tercero coadyuvante de la parte demandante, toda vez que al ser responsable solidaria debió impugnar la resolución que le agraviaba ante el Tribunal Fiscal.

El 23 de diciembre de 2004 la SUNAT contestó la demanda. Mediante sentencia de primera instancia de 9 de marzo de 2006, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta. Asociación Bureau Veritas Bivac S.A. y T.S. Telefónica Sistemas S.A. Sucursal del Perú en liquidación presentaron recurso de apelación. Mediante sentencia de segunda instancia de 11 de marzo de 2011, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú revocó la sentencia apelada y, reformándola, declaró fundada la demanda.

El 30 de enero de 2012, el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas presentó recurso de casación sobre la base de: a) Infracción normativa del literal b) del artículo 6 del Decreto supremo 186-99-EF, Reglamento para la valorización de mercancías, según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio (OMC); b) Infracción normativa del artículo 9 de la Resolución 846 (Reglamento comunitario de la Decisión 571 de la Comunidad Andina); y, c) Interpretación errónea del artículo 1 del Acuerdo sobre valoración en Aduana de la OMC aprobado por la Resolución Legislativa 26407.

GACETA OFICIAL 9. 03/12/2014 28 de 76 Mediante Auto calificatorio del recurso de casación de 8 de abril de 2014, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú dispuso solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. Fundamentos de la demanda: El demandante TS Telefónica Sistemas S.A. sucursal del Perú en liquidación manifestó lo siguiente: 10.

La SUNAT formuló una serie de liquidaciones de cobranzas por supuestos tributos faltantes por un monto de US$ 374,154.00, aduciendo que en las facturas otorgadas por su proveedor Cisco Systems no distingue el descuento del 40% que les fuera otorgado por dicho proveedor, conforme al inciso b) del artículo 6 del Reglamento para la Valoración de Mercancías aprobado por el Decreto supremo 186-99-EF. 11.

El Acuerdo OMC consagra la aplicación del denominado “Método de Valor de la Transacción de las Mercancías Importadas” según el cual el valor de las mercancías es el realmente pagado o por pagar. Por lo tanto, el monto sobre el que se aplicará la tributación es el que aparece en la factura (como monto bruto más el descuento, o simplemente monto neto).

El acuerdo en ninguna de sus disposiciones condiciona el reconocimiento de los descuentos comerciales al cumplimiento de requisitos formales, como puede ser el hecho de distinguir dichos descuentos en la factura comercial. 12. La recurrente ha tributado sobre la base del valor facturado que incluía el descuento otorgado por su proveedor y no ha pretendido que se le reconozca un monto menor al realmente pagado por las mercancías adquiridas. 13.

En el punto 5 del Informe de Fiscalización 533-2001-ADUANAS-INFA-12-12, la SUNAT reconoció que el importe facturado incluía el descuento otorgado por el proveedor. En consecuencia, si la factura comercial fue emitida por un monto determinado, el cual era definitivo al contener un descuento, la Aduana debe tomar dicho valor como definitivo y proceder a cobrar los tributos correspondientes. 14.

El inciso b) del artículo 6 del Decreto supremo 186-99-EF sólo es exigible en aquellos casos en que el importador pretenda declarar un monto menor al que se encuentra expresamente consignado en la factura, alegando la existencia de un descuento sobre el monto allí consignado; supuesto que no se configura en el presente caso, pues existen facturas con monto expresado que ya contienen el descuento. 15.

El hecho que la factura comercial no haya distinguido el descuento aplicado al precio, no constituye motivo suficiente para rechazar el precio pactado con el proveedor extranjero. 16. El precio competitivo pactado sólo podría dejar de ser reconocido en la medida que no existan otros documentos adicionales o distintos de la factura comercial que sustenten su aplicación. En otras palabras, la no distinción del descuento en la factura comercial no dará lugar a la “no aceptabilidad” de dicho descuento como pretende Aduanas, sino sólo al inicio de un procedimiento de indagación en relación al valor declarado. 17.

El Tribunal Fiscal emite la Resolución 1102-A-2004 del 26 de febrero de 2004 sin tener en cuenta que la suscrita pagó los derechos de importación en función al valor de la transacción, que es el consignado expresamente en la factura, cumpliendo así con los alcances del Acuerdo. 18. Sin embargo, el Tribunal Fiscal señaló que correspondía al importador “instruir al proveedor respecto de la necesidad de detallar en la factura comercial el descuento aplicado o, en su defecto, dejar constancia del porcentaje del descuento aplicado”. 19.

Esta conclusión no toma en cuenta la carta del 26 de octubre de 2001 mediante la cual Cisco Systems manifestó que le era imposible consignar en las facturas el monto del descuento otorgado debido a las limitaciones en su sistema de facturación. GACETA OFICIAL 03/12/2014 29 de 76 Además, tampoco se tiene en cuenta que el porcentaje del descuento figura expresamente en el contrato celebrado entre las partes el 27 de abril del 2000 y que fuera oportunamente presentado a Aduanas, por lo que la Administración no puede desconocer dicha carta.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda: La SUNAT contestó la demanda señalando lo siguiente: 20. Sostiene que es errada la afirmación de la actora al mencionar que lo dispuesto en el inciso b) del artículo 6 del Decreto supremo 186-99-EF, sólo es exigible en el supuesto que el importador pretenda declarar un monto menor, debido a que la propia norma nacional exige la consignación del descuento en la factura correspondiente, no surtiendo efectos aduaneros el contrato u otro documento otorgado por la importadora. 21.

Los descuentos contemplados en el denominado “Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Acuerdos comerciales Multilaterales contenidos en el Acta final de la Ronda Uruguay” deben ser acreditados con arreglo a las normas vigentes de cada país. 22. Resulta falso que el Tribunal Fiscal no hubiera valorado los documentos presentados por el proveedor de la actora Cisco Systems.

Por el contrario, ha establecido que, de conformidad con el artículo 6 del Decreto supremo 286-99-EF, si el precio realmente pagado o por pagar considera algún descuento o rebaja en el precio otorgado por el vendedor, éste será aceptable cuando sea distinguible en la factura el precio de la mercancía y no en otro documento. 23. La disposición contenida en el inciso b) del artículo 6 del Decreto supremo 186-99RF resulta categóricamente clara: su alcance no puede ser otro que las transacciones de mercancías que gocen de precios con descuentos; y, a efectos de que éstos sean aceptados por la autoridad aduanera como Valor de Aduanas y, por consiguiente, como base imponible de la deuda tributaria, deben aparecer claramente distinguidos y expresados en la factura comercial respectiva.

Por lo tanto, en el caso materia de demanda, no se encuentran desagregados los precios de las mercancías y los descuentos en las facturas comerciales. 24. La demandante ha admitido que en las facturas comerciales no se han discriminado los descuentos efectuados y que, supuestamente, el precio consignado incorpora el descuento, lo cual no resulta aceptable para los efectos tributarios.

D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 25. Mediante sentencia de primera instancia de 9 de marzo de 2006, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta, mediante los siguientes argumentos: - Las resoluciones administrativas impugnadas tienen su origen en la acción de fiscalización llevada a cabo por Aduanas, a fin de verificar el Valor de Aduanas en lo referente a las mercancías “Routeador marca CISCO 3640”, “Servidor de Acceso Universal marca CISCO – MODELO AS5300” y la verificación física de las declaraciones de importación temporal vigente, lo que concluyó con la emisión del Informe de Fiscalización 533-2001ADUANAS-INFA.12.02, el mismo que no ha sido desvirtuado por la actora mediante prueba idónea, y en cuyo proceso se determinó que la demandante no efectuó la distinción de los descuentos otorgados a su favor por Cisco Systems en las facturas comerciales, por lo que dichos descuentos no serían aceptables.

GACETA OFICIAL - - - - - - 03/12/2014 30 de 76 El artículo 6 del Decreto supremo 186-99-EF en su texto primigenio anterior a la modificación introducida posteriormente por el Decreto supremo 982001-EF establecía que: “Si el precio realmente pagado o por pagar considera descuento o rebaja del precio otorgado por el vendedor, éste será aceptable cuando: (…) b) Sean distinguibles, en la factura, del precio de la mercancía”.

En ese sentido, ha quedado establecido que los descuentos deben obrar en la factura comercial que se presenta con la declaración aduanera. La autoridad administrativa verificó la existencia de un contrato de afiliación 81598 del 24 de abril del 2000, mediante el cual Cisco Systems concede a la demandante descuentos por mercaderías de hasta 40% llegando a ser mayor por la discontinuidad de sus productos.

Dicho contrato fue presentado en copia simple y en idioma extranjero sin la traducción correspondiente y sin argumentar la clase de descuento que se le debió otorgar, conforme lo precisa la entidad fiscalizadora. En la factura comercial, tales descuentos no se distinguen del precio de la mercancía, conforme se puede verificar en sus órdenes de compra al extranjero, no habiendo además acreditado con prueba idónea que el valor de la transacción comprendía el descuento otorgado por su proveedor.

En el presente caso, al no haberse consignado en la factura comercial el descuento acordado se ha omitido información respecto a una circunstancia que ha incidido sobre el precio pagado, la misma que por lo tanto no puede ser considerada como valor real de transacción conforme al artículo 5 del Decreto supremo 186-99-EF que establece que: “Para la aplicación de este método de valoración debe tenerse en cuenta que el precio expresado en la factura comercial debe: a) corresponder realmente al precio pagado o por pagar directamente al vendedor; b) estar contenida en documento original sin borrones, enmendaduras o muestras de alguna alteración y puede ser traducida al español cuando la autoridad aduanera lo solicite; c) contener la numeración asignada por el proveedor extranjero; d) consignar el lugar y fecha de expedición; e) consignar el nombre o razón social y domicilio del vendedor y del comprador; f) contener la denominación y la descripción de las características principales de la mercancía; h) consignar el precio unitario y total; con la indicación del Incoterm pactado; i) consignar el origen de la mercancía y su moneda de transacción correspondiente; j) contener la forma y condiciones de pago y cualquier otra circunstancia que incida en el precio pagado o por pagarse (descuentos, comisiones, intereses, etc.).

Cuando la facturación se realice por código, el importador debe aportar los catálogos con la decodificación correspondiente”. Por lo tanto, no existe discrepancia entre la norma nacional aplicada y el Acuerdo OMC. Si bien en la carta presentada Cisco Systems pone de manifiesto la imposibilidad de indicar el monto del descuento efectuado debido a las limitaciones del sistema; ello ratifica el hecho que la empresa demandante no ha ofrecido prueba idónea que permita establecer los descuentos otorgados a su favor, pues en todo caso, estando a los términos establecidos en las normas vigentes respecto del contenido de las facturas comerciales, son los importadores quienes deben adecuarse a ellas, lo que no se ha logrado desvirtuar de los fundamentos de la demanda.

E. Fundamentos del recurso de apelación: 26. Asociación Bureau Veritas Bivac S.A. y T.S. Telefónica Sistemas S.A. Sucursal del Perú en liquidación manifestaron lo siguiente: GACETA OFICIAL - - F. 03/12/2014 31 de 76 Se les imputa la inobservancia de requisitos meramente formales, sin tener en cuenta que la demandante tributó conforme a la ley.

Se interpreta erróneamente el artículo 6 del Decreto Supremo 186-99-EF, pues el supuesto que contempla no es aplicable a su caso, ya que en ningún momento han solicitado la aplicación de descuentos sobre el precio realmente pagado en las importaciones efectuadas. Se incurre en contradicción al valorar la carta remitida por el proveedor Cisco Systems, debido a que, por un lado, se señala que la misma acredita el acuerdo de adquirir los productos de la proveedora en los mismos términos del contrato (es decir, incluyendo el descuento concedido a favor de la demandante) y, por otro, se considera que no se ha cumplido con acreditar el descuento comprendido en el valor de transacción por las importaciones efectuadas.

Fundamentos de la sentencia de segunda instancia: 27. Mediante sentencia de segunda instancia de 11 de marzo de 2011, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú revocó la sentencia apelada y, reformándola, declaró fundada la demanda mediante los siguientes fundamentos: - - - - - TS Telefónica Sistemas S.A. Sucursal del Perú en Liquidación liquidó y pagó los tributos que afectaban las importaciones a que se refieren las Declaraciones Únicas de Importación indicadas en la demanda, sobre la base del precio que figura en las facturas comerciales expedidas por su proveedor Cisco Systems.

Posteriormente, la Administración Aduanera realizó una labor de fiscalización sobre dichas Declaraciones para lo cual solicitó a la importadora que presente documentación sustentatoria de las mismas, de cuyo análisis la Administración advirtió que los precios consignados en las facturas comerciales no contenían expresamente el descuento otorgado por la proveedora Cisco Systems mediante contrato de afiliación 81598.

Tal circunstancia fue suficiente para que la Administración procediera a aplicar lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto supremo 186-99-EF, que establece que: “Si el precio realmente pagado o por pagar considera descuento o rebaja del precio otorgado por el vendedor, éste será aceptable cuando: (…) b) Sean distinguibles, en la factura, del precio de la mercancía”.

Sin embargo, al no aparecer el descuento consignado en las facturas comerciales que sustentaban las Declaraciones Únicas de Importación, el valor de aduanas debía calcularse sobre el precio total que corresponde a los bienes adquiridos, sin considerar el descuento. El artículo 1 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC establece que: “El valor en aduanas de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación (…)”.

Conforme a lo dispuesto en la Nota Interpretativa del citado artículo 1 (que forma parte del Anexo I del Acuerdo), el precio realmente pagado o por pagar, para efectos de la determinación del valor de aduanas, el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste. Para el caso de autos, el valor de aduana está dado por el monto efectivamente pagado por TS Telefónica Sistemas S.A. Sucursal del Perú en Liquidación a su proveedor Cisco Systems, independientemente de si el GACETA OFICIAL - - - 03/12/2014 32 de 76 descuento otorgado por dicho proveedor se encontraba consignado expresamente o no en la factura comercial.

Cabe precisar que la administración tributaria no niega que el monto consignado en las facturas corresponda al valor de aduana de la mercancía. La SUNAT pretende desconocer el verdadero monto pagado por no haberse consignado expresamente en la factura comercial, sin tomar en consideración que el precio incluía el descuento otorgado por la proveedora.

No es factible que se pretenda requerir al importador el pago de mayores tributos por supuestas omisiones al pago que jamás tuvieron lugar, pues se declaró y tributó conforme a lo efectivamente pagado. La indicación del descuento en la factura comercial no constituye un requisito esencial para establecer su real existencia, pues dicho descuento puede ser válidamente acreditado mediante otros medios probatorios, como en efecto lo ha hecho la importadora al acompañar el contrato de afiliación 81598 y la carta del 26 de octubre de 2001 remitida por la proveedora Cisco Systems en la que manifestó que le era imposible consignar en las facturas el monto del descuento otorgado debido a las limitaciones en su sistema de facturación. G. Fundamentos del recurso de casación: 28.

El 30 de enero de 2012, el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas presentó recurso de casación sobre la base de los siguientes argumentos: - - - Infracción normativa del literal b) del artículo 6 del Decreto supremo 186-99EF, Reglamento para la valorización de mercancías, según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, donde se señala que los descuentos deben figurar en la factura comercial que se presenta con la declaración aduanera, por lo que resulta necesario que conste en los documentos propios del despacho aduanero.

Infracción normativa del artículo 9 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Reglamento comunitario de la Decisión 571). Interpretación errónea del artículo 1 del Acuerdo sobre valoración en Aduana de la OMC aprobado por la Resolución Legislativa 26407.

CONSIDERANDO: 29. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 123 del Estatuto del Tribunal, del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 y del artículo 9 de la Decisión 846 (Reglamento Comunitario de la Decisión 571). 30.

La Decisión 571 fue aprobada el 12 de diciembre de 2003 y entró en vigor para los Países Miembros el 1 de enero de 2004, derogando así las Decisiones 378 y 521. En el presente caso, la Resolución del Tribunal Fiscal 1102-A-2004 fue emitida el 28 de febrero de 2004, por lo que resulta aplicable la Decisión 571. 31. En consecuencia, procede la interpretación solicitada por la Corte consultante: del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 123 del Estatuto del Tribunal y del artículo 9 de la Decisión 846 (Reglamento Comunitario de la Decisión 571).

No procede la interpretación solicitada del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que el presente caso no trata sobre el régimen común de propiedad industrial. Además, de oficio, se interpretarán GACETA OFICIAL 03/12/2014 33 de 76 los artículos 1, 2, 3, 4, 17 y 22 de la Decisión 571. Asimismo, se interpretará el artículo 1 del “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994”. 32.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: TRATADO DE CREACIÓN COMUNIDAD ANDINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA “Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 1.- Base legal. Para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del «Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994» en adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC anexo a esta Decisión, por la presente Decisión y su Reglamento Comunitario que al efecto se adopte mediante Resolución de la Secretaría General.

Artículo 2.- Valor en Aduana. El valor en aduana de las mercancías importadas, será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas Notas Interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo Acuerdo, de la presente Decisión y su reglamento.

GACETA OFICIAL 03/12/2014 34 de 76 Artículo 3.- Métodos para determinar el valor en aduana. De conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, son los siguientes: 1. Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías importadas 2.

Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas 3. Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares 4. Cuarto Método: Método del Valor Deductivo 5. Quinto Método: Método del Valor Reconstruido 6. Sexto Método: Método del “Último Recurso” Artículo 4.- Orden de aplicación de los métodos. Según lo dispuesto en la Nota General del Anexo I del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos señalados en el artículo anterior deben aplicarse en el orden allí indicado.

El valor de transacción de las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor en aduana y su aplicación debe privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos para ello. El orden de aplicación de los métodos señalados en los numerales 4 y 5 del artículo anterior, puede ser invertido, si lo solicita el importador y así lo acepta la Administración Aduanera.

(…) Artículo 17.- Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitarán a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinara en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista. (…) Artículo 22.- Instrumentos de aplicación. Para la interpretación y aplicación de las normas de valor contenidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, desarrollado en la presente Decisión y en su reglamento, se tomarán en cuenta las Decisiones del Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio, así como las Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas”.

Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. “Artículo 9.- Descuentos o reducciones de precio. GACETA OFICIAL 03/12/2014 35 de 76 1. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada, se aceptarán para la determinación del valor en aduana, debido a que los pagos reales y totales del comprador al vendedor constituyen el fundamento del método del Valor de Transacción. El precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que: i. El descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración. ii. el descuento se haya estipulado antes del embarque de la mercancía, como parte de la negociación acordada entre el vendedor y el comprador. iii. no se trate de un descuento de carácter retroactivo, concedido por mercancías importadas con anterioridad a aquélla a la que se está aplicando la rebaja o descuento, correspondientes a transacciones independientes a aquella de la mercancía que se valora. iv.

El comprador se esté beneficiando realmente del descuento, es decir, que se cumplan los presupuestos que dieron origen al mismo. v. en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja. vi. el total de las mercancías negociadas hayan sido vendidas para la exportación al Territorio Aduanero Comunitario y compradas por la misma persona.

Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, los descuentos otorgados por el vendedor serán desestimados por la autoridad aduanera a los efectos de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. En tales casos dichos descuentos deberán considerarse como parte del precio pagado o por pagar para calcular el valor en aduana. 2.

Los descuentos por pago al contado son aceptables, aun si en el momento de la valoración el pago total no se ha efectuado todavía. Tratándose de un precio pagado o por pagar, el importe que el importador pagará por las mercancías, se aceptará como base para la valoración. 3. En los descuentos por cantidad, se tendrá en cuenta la cantidad total negociada que se expedirá en un determinado período, así se trate de entregas parciales. 4.

No se aceptarán los descuentos de carácter retroactivo, debido a que el importe del descuento representa un monto que se ha pagado ya al vendedor, y, por consiguiente, forma parte del precio realmente pagado, es decir, forma parte del pago total que por las mercancías importadas se haya hecho o se vaya a hacer al vendedor y en consecuencia forma parte del valor en aduana. 5.

El valor de transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las mercancías sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas o similares. Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar, según lo indicado en el artículo anterior.

GACETA OFICIAL 03/12/2014 36 de 76 6. El precio resultante de prácticas de “dumping”, subvenciones o primas a la exportación, podrá ser aceptado a efectos de la valoración, si es el que realmente ha pagado o va a pagar el comprador al vendedor y se cumplen los demás requisitos señalados en el artículo 5 de este Reglamento. Para combatir estas prácticas se utilizarán las normas que existan sobre el particular, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Decisión 571.

(…)”. Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 “Artículo 1 1. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) que no existan restricciones a la cesión o utilización de las por el comprador, con excepción de las que: mercancías i) impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación ii) limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías; o iii) no afecten sustancialmente al valor de las mercancías; b) que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar; c) que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8; y d) que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2. 2. a) Al determinar si el valor de transacción es aceptable a los efectos del párrafo 1, el hecho de que exista una vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15 no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacción. En tal caso se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción siempre que la vinculación no haya influido en el precio.

Si, por la información obtenida del importador o de otra fuente, la Administración de Aduanas tiene razones para creer que la vinculación ha influido en el precio, comunicará esas razones al importador y le dará oportunidad razonable para contestar. Si el importador lo pide, las razones se le comunicarán por escrito. GACETA OFICIAL 03/12/2014 37 de 76 b) En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de transacción y se valorarán las mercancías de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los precios o valores que se señalan a continuación, vigentes en el mismo momento o en uno aproximado i) el valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor, para la exportación al mismo país importador; ii) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5; iii) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6;

Al aplicar los criterios precedentes, deberán tenerse debidamente en cuenta las diferencias demostradas de nivel comercial y de cantidad, los elementos enumerados en el artículo 8 y los costos que soporte el vendedor en las ventas a compradores con los que no esté vinculado, y que no soporte en las ventas a compradores con los que tiene vinculación. c) Los criterios enunciados en el apartado b) del párrafo 2 habrán de utilizarse por iniciativa del importador y sólo con fines de comparación. No podrán establecerse valores de sustitución al amparo de lo dispuesto en dicho apartado.

(…)”. Los temas a ser tratados son: A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso de Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria. B. Prevalencia del ordenamiento comunitario andino en relación con las normas nacionales e internacionales. C. Facultad de las aduanas de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Límites de su actuación. D. Los métodos de valoración de aduanas. Su orden de aplicación en casos en que la administración de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. E. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada. La aplicación del artículo 9 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DE PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. GACETA OFICIAL 03/12/2014 38 de 76 33. En el presente caso, el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas presentó recurso de casación sobre la base de: a) Infracción normativa del literal b) del artículo 6 del Decreto supremo 186-99-EF, Reglamento para la valorización de mercancías, según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio (OMC); b) Infracción normativa del artículo 9 de la Resolución 846 (Reglamento comunitario de la Decisión 571 de la Comunidad Andina); y, c) Interpretación errónea del artículo 1 del Acuerdo sobre valoración en Aduana de la OMC aprobado por la Resolución Legislativa 26407. 34.

Mediante Auto calificatorio del recurso de casación de 8 de abril de 2014, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú dispuso solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 35. Para desarrollar los temas planteados en este acápite, el Tribunal se remitirá a la interpretación prejudicial 149-IP-2011 de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa), en el que se desarrolló el caso peruano y la calificación interna de la última instancia ordinaria. 36.

El Tribunal determinará las características de la figura de la interpretación prejudicial, establecerá los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú. 37. El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros.

Por ello, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. 38. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial. 39.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. Instrumentos básicos del sistema. 40. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: - Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con GACETA OFICIAL 03/12/2014 39 de 76 este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. - Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. 41. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1050, de 6 de abril de 2004.

MARCA: “EL MOLINO”). Características de la figura de la interpretación prejudicial. 42. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no Solicitud obligatoria: El juez de única o está obligado a solicitarla. última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez Su aplicación es obligatoria: Una vez de instancia no está obligado a solicitarla, una expedida la interpretación prejudicial debe ser vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatada para resolver el caso concreto. acatarla al resolver el caso concreto. Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud incidente procesal. Suspende el proceso. facultativa no suspende el proceso. La nota GACETA OFICIAL 03/12/2014 40 de 76 informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso.

Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 43.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: “La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP-93).

Lo subrayado es nuestro. 44. En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo1, 1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de GACETA OFICIAL 03/12/2014 41 de 76 toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento. 45.

Cabe señalar que, en razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. 46. La suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso2. 47. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la acción de incumplimiento, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal. 48.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el 2 Naciones”.

Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta).

Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”.

Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. GACETA OFICIAL 03/12/2014 42 de 76 incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. (…)”3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. 49. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos: 3 - El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Por no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado, y posteriormente, demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003. - La sentencia dictada sería nula.

Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna.

Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc. - La sentencia dictada violenta el derecho fundamental del debido proceso.

Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc. - De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010. GACETA OFICIAL 03/12/2014 43 de 76 La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano. 50. Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. 51.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. En efecto, teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido.

En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en lo que respecta a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina. 52.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas. 53.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos.

Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales. 54. Como en sus interpretaciones prejudiciales el Tribunal no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno; le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por lo tanto, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo GACETA OFICIAL 03/12/2014 44 de 76 lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. 55. Ahora bien, cuando se está en frente de un recurso extraordinario con las características anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: - Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar una de estas acciones: - Si la normativa interna así lo prevé, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias. 56.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino. Es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo.

El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera: “(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional.

Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma GACETA OFICIAL 03/12/2014 45 de 76 a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”.

(Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1985, de 11 de octubre de 2011). 57. En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, ser el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional.

Ello implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación. 58. En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que supone que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. 59. También resulta importante tener en cuenta que el juez debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. 60. Ahora bien, una vez que el juez anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. GACETA OFICIAL 03/12/2014 46 de 76 Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial. 61.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: - Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver. Ello no es óbice para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria.

Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos. - El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo). - Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo). - Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente.

B. PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO EN RELACIÓN CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 62. En el caso bajo estudio se analiza la aplicación de normas nacionales, de normas internacionales del Organismo Mundial de Comercio (OMC) y de normas comunitarias. En vista de que existe una relación entre la normativa de la OMC y el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, se abordará el tema de la prevalencia de este último sobre las normas internacionale, y se hará especial referencia a la relación existente entre estos dos cuerpos normativos en cuanto a la valoración aduanera, de conformidad con la ponencia emitida por este Tribunal dentro del Proceso 3-IP-2014 de 30 de abril de 2014. 63.

En abundante jurisprudencia el Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico GACETA OFICIAL 03/12/2014 47 de 76 Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 64.

Desarrollando un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, este Tribunal ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional4. 65. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 1-AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002). 66. Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas nacionales e internacionales, y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario. 67.

Sin embargo, en el presente caso se aplicará la normativa de la OMC comunitarizada. Es decir, incluida por la propia normativa andina como integrante del ordenamiento jurídico comunitario (artículos 1, 2, 3, 4 y 22 de la Decisión 571), el Juez Consultante deberá aplicar dicha normativa multilateral de conformidad con la interpretación armónica que de ésta haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Esto es de suma importancia, ya que el Tribunal debe lograr, por vía de interpretación, una armonización entre la normativa andina y la multilateral comunitarizada sobre la base de los principios fundamentales que guían el ordenamiento comunitario andino. 4 Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003.

Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1079, de 7 de junio de 2004;

Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 69, de 11 de octubre de 1990;

Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. GACETA OFICIAL 03/12/2014 48 de 76 68.

Se evidencia por parte de este Tribunal que existe una comunitarización de la normativa GATT-OMC al ser ésta precisamente la que regula y confiere los métodos para efectuar la valoración aduanera. Las normas de la OMC son las que van a brindar los lineamientos al Juez Consultante, de conformidad con los artículos 1 y 22 de la Decisión 571. 69.

Para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994”5 en adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC, por la Decisión 571 y su Reglamento Comunitario (artículo 1). 70.

Para la interpretación y aplicación de las normas de valor contenidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC se tomarán en cuenta las Decisiones del Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio, así como las Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas6 (artículo 22).

C. FACULTAD DE LAS ADUANAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA. LÍMITES DE SU ACTUACIÓN. 71. Este Tribunal se ha pronunciado en anteriores ocasiones, respecto de la facultad que poseen las Aduanas así como cuáles son sus limitaciones. Sin embargo, es preciso hacer mención a este aspecto, de conformidad con la ponencia emitida por este Tribunal dentro del Proceso 3-IP-2014 de 30 de abril de 2014. 72.

La propia Decisión 571 ha fijado los parámetros donde señala que las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios, a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. 73.

Tal es así, que las Administraciones Aduaneras asumen la responsabilidad general de la valoración, la que comprende, además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e investigaciones efectuados después de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las mercancías importadas. 74.

El artículo 17 de la Decisión 571 manifiesta que “cuando la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.” 5 6 http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf http://www.wcoomd.org/ GACETA OFICIAL 03/12/2014 49 de 76 75.

Si, pese a la información adicional que pueda recibir, la administración de aduanas continúa teniendo dudas razonables, recién podrá considerarse que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse sobre la base del valor declarado, en cuyo caso habría que establecer dicho valor teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo y aplicando los métodos de valoración establecidos por la norma aplicable. 76.

Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran. 77.

El Tribunal ha señalado que: “En cuanto a la función de los controles internos, el artículo 15 de la Decisión 571 entrega a las aduanas andinas la responsabilidad general de la valoración, mediante el cumplimiento de los controles, comprobaciones, estudios e investigaciones que aseguren la correcta valoración de las mercancías importadas. 78.

“El objetivo principal de los controles aduaneros en materia de valoración comprende principalmente los siguientes aspectos: -Garantizar que se han cumplido las condiciones previstas en el artículo 1 relativas a la utilización del valor de transacción, venta, partes relacionadas, entre otros; -Determinar si el valor declarado comprende el precio total pagado por pagar por el importador por las mercancías importadas; -Determinar si los ajustes previstos en el artículo 8 han sido incluidos en el valor aduanero declarado; -Verificar la aplicación correcta de los métodos secundarios de valoración cuando éstos deban utilizarse; -Prevenir y evitar la utilización de prácticas prohibidas, por ejemplo, la utilización de valores teóricos o estimados, o sencillamente fraudulentos; y, -Tales controles se deben cumplir en varias etapas: previa al despacho, en el momento del despacho y en la fase posterior al despacho.”7 79.

En todo caso, “se hace hincapié en el traslado del mayor esfuerzo y especialización a los controles posteriores al despacho de las mercancías, con un buen desarrollo y práctica de los mecanismos de garantía permitidos por el Acuerdo sobre Valoración, como las fianzas y los depósitos monetarios particularmente importantes en casos de fraude, para no desguarnecer el control previo o durante el despacho (…) El despacho en el momento de la importación se basa en la buena fe del importador pero en todo caso con la debida protección para evitar la defraudación (…)” 8. 7 8 Interpretación Prejudicial Proceso 44-IP-2009, Caso: “Valor en aduana de mercancías”.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1783 de 7 de diciembre de 2009. Valoración Aduanera”. Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 307. GACETA OFICIAL 03/12/2014 50 de 76 80. Asimismo, el numeral 3 del Artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC dispone que, “si así lo solicita, el importador será informado por escrito del valor en aduana determinado de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo y del método utilizado a este efecto.” 81.

Adicionalmente, “las Aduanas deben tener cuidado con esta disposición que se encuentra en armonía con el Artículo 16 del mismo Acuerdo. Por lo tanto, están obligadas a estar en condiciones técnicas y legales para responder algún requerimiento escrito de un importador, considerando que él tiene el derecho de no ser tratado de manera arbitraria en la valoración de las mercancías importadas.

Para estos efectos, el mismo Acuerdo en su artículo 11 prevé el derecho de recurso. Una actuación administrativa arbitraria sin motivación técnica y legal, y además, sin posibilidad de defensa, podría quedar sin efecto alguno con todas las implicaciones jurídicas y de orden práctico que esto tendría”9. H. LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN DE ADUANAS.

SU ORDEN DE APLICACIÓN EN CASOS EN QUE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS TENGAN MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD O EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO. 82. En atención al proceso interno, el Tribunal considera pertinente desarrollar el tema de los métodos de valoración aduanera y su orden de aplicación. Métodos de valoración de Aduanas. Su orden de aplicación. 83.

Dentro del Proceso 44-IP-2009, este Tribunal recogió los lineamientos y los métodos de valoración de la OMC, señalando lo siguiente: “Este Tribunal considera pertinente señalar los principios generales de la valoración aduanera, en plena vigencia y que fueron tomados en cuenta en las normas y procedimientos desarrollados en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC: - El aforo aduanero debe basarse en el valor real de las mercancías. - No deben utilizarse valores de mercancías nacionales.

No debe computarse ningún impuesto interior aplicable en el país de origen o de exportación exonerado o reembolsado. - No pueden utilizarse valores arbitrarios o ficticios. - Se deben tener en cuenta operaciones comerciales normales de libre competencia. - Para las conversiones monetarias se utilizará el valor corriente de la moneda en las transacciones comerciales. - Los criterios y métodos para determinar el valor deberán ser constantes y dárseles suficiente publicidad. - Los comerciantes deben estar en condiciones de calcular el valor en aduana. - Se excluye toda transacción en la que el comprador y el vendedor no sean independientes uno del otro y en la que el precio no constituya la única consideración. - La determinación del aforo aduanero o valor en aduana debe ser uniforme.”10 9 10 “Valoración Aduanera”.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UECAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 307. Interpretación Prejudicial Proceso 44-IP-2009, Caso: “Valor en aduana de mercancías”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1783 de 7 de diciembre de 2009.

GACETA OFICIAL 03/12/2014 51 de 76 84. Asimismo, “el proceso de estimación del valor de un producto en aduana plantea problemas a los importadores que pueden ser tan graves como el derecho real aplicado. 85. El Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías: un sistema que se ajusta a las realidades comerciales y que proscribe la utilización de valores arbitrarios o ficticios.

En la Ronda Uruguay se adoptó una decisión ministerial sobre este tema que otorga a las administraciones de aduanas la facultad de solicitar información adicional en los casos en que tengan motivos para dudar de la exactitud del valor declarado de las mercancías importadas. Si, pese a la información adicional que se haya podido facilitar, la administración de aduanas sigue albergando dudas razonables, podrá estimarse que no se puede determinar el valor en aduana de las mercancías importadas sobre la base del valor declarado”11. 86.

Así, la valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado. 87. Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas de la OMC y lo contenido en la Interpretación Prejudicial 51-IP-2012 son los siguientes: Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías importadas (Método principal, artículos 1 y 8 y sus Notas Interpretativas), “se basa en el precio realmente pagado o por pagar por tales mercancías, cuando éstas han sido vendidas para su exportación al país de importación. Así, “en el supuesto que no se pudiera determinar el valor en aduana con arreglo a este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoración prevé los otros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerárquico establecido, con excepción de los métodos 4 y 5, cuyo orden de aplicación puede invertirse a petición del importador y si así lo acepta la Administración Aduanera”12.

Según la OMC, “en el Acuerdo se dispone que la valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados casos, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura. Este precio, más los ajustes correspondientes a determinados elementos enumerados en el artículo, equivale al valor de transacción, que constituye el primer y principal método a que se refiere el Acuerdo”13.

Sin embargo, “en los casos en que no exista valor de transacción o en que el valor de transacción no sea aceptable como valor en aduana por haberse distorsionado el precio como consecuencia de ciertas condiciones, el Acuerdo establece otros cinco métodos de valoración en aduana, que habrán de aplicarse en el orden prescrito”14 (métodos secundarios). 11 12 13 14 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm9_s.htm#rules En: “Valoración Aduanera”.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UECAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 55. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm GACETA OFICIAL 03/12/2014 52 de 76 Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas.

(Artículo 2 y su Nota Interpretativa). Si no se pudiese determinar el valor de las mercancías por el primer método, entonces se utilizará este segundo método donde el valor de transacción se calculará de la misma manera, con respecto a mercancías idénticas, por lo que han de cumplirse los siguientes criterios15: - ser iguales en todos los aspectos, incluyendo sus características físicas, calidad y prestigio comercial.

Sin embargo, si sólo se tratara de algunas diferencias accesorias, éstas no deberán influir, debiendo considerarse a dichas mercancías como “idénticas”; - haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración; - y que las haya producido el productor de las mercancías objeto de valoración. Al respecto, la OMC ha señalado que “para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Asimismo, deben haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado”.

En este punto, se aceptan algunas excepciones: - cuando no existan mercancías idénticas producidas por la misma persona en el país de producción de las mercancías objeto de valoración, podrán tenerse en cuenta mercancías idénticas producidas por una persona diferente en el mismo país; - las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajustan a la definición. Cabe señalar que, “se excluyen las mercancías importadas que incluyen trabajos de ingeniería, trabajos artísticos, etc. suministrados por el comprador al productor de las mercancías gratis o a precio reducido, realizados en el país de importación y que no hayan sido objeto de un ajuste”.

Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares. (Artículo 3 y su Nota Interpretativa). El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías similares, que han de cumplir con los siguientes criterios16: 15 16 - que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración en lo que se refiere a su composición y características; - que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de valoración y ser comercialmente intercambiables; - que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor de las mercancías objeto de valoración. Para que pueda aplicarse este método, Datos tomados de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm Datos tomados de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm GACETA OFICIAL 03/12/2014 53 de 76 las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Además, deben haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.

Cuarto Método: Método del Valor Deductivo. (Artículo 5 y su Nota Interpretativa). “Cuando no sea posible determinar el valor en aduana sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares, se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor la mayor cantidad total de las mercancías importadas, o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el país de importación. En tal sentido, el comprador y el vendedor en el país importador no deberán estar vinculados y la venta deberá realizarse en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado.

Si no se han realizado ventas en el momento de la importación o en un momento aproximado, podrán utilizarse como base las ventas realizadas hasta noventa (90) días después de la importación de las mercancías objeto de valoración17. El precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancías es el precio a que se venda el mayor número de unidades a personas no vinculadas al primer nivel comercial después de la importación al que se efectúen dichas ventas.

Para determinar esa mayor cantidad total de mercancías, se reúnen todas las ventas realizadas a un precio dado y se compara la suma de todas las unidades de mercancías vendidas a ese precio con la suma de todas las unidades de mercancías vendidas a cualquier otro precio. El mayor número de unidades vendidas a un precio representa la mayor cantidad total.

Quinto Método: Método del Valor Reconstruido. (Artículo 6 y su Nota Interpretativa). Este es el método más complicado y menos utilizado, ya que el valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías objeto de valoración más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de exportación al país de importación, siendo que el valor reconstruido es la suma de los siguientes elementos: Costo de producción = valor de los materiales y de la fabricación18.

En tal sentido, se permite al importador invertir el orden, es decir, se puede aplicar primero el método de valor reconstruido con preferencia al deductivo; sin embargo, ello viene condicionado a la aceptación previa de la Administración Aduanera. Sexto Método: Método del “Último Recurso”. (Artículo 7 y su Nota Interpretativa). Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los métodos citados anteriormente, podrá determinarse según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación. En la mayor medida posible, este método deberá basarse en los valores y métodos determinados anteriormente, con una flexibilidad razonable en su aplicación19.

(…)”. 17 18 19 Ibídem. Ibídem. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm GACETA OFICIAL 03/12/2014 54 de 76 88. La forma correcta de utilizar cada uno de los métodos secundarios es únicamente cuando ha sido descartado -con razones válidas desde el punto de vista técnico y legal- el método del Valor de Transacción de las mercancías importadas.

Así, la aplicación de los métodos es según su orden de presentación, de tal manera que si se ha aplicado el método del Valor Reconstruido, por ejemplo, es porque existen pruebas de que no fue posible la aplicación de los métodos que le anteceden. Por lo tanto, sólo se llega al método de “último recurso” cuando ninguno de los anteriores pudo utilizarse; sin embargo, es el segundo método más empleado luego del valor de transacción. 89.

Al respecto, el Acuerdo impide cualquier tipo de arbitrariedad, por lo que existe la posiblidad al importador de indagar con la Administración de Aduanas la forma y el método con el cual se le determinó el valor en aduana de las mercancías importadas. Asimismo, en la determinación del valor en aduana de una mercancía importada, prima el método del Valor de Transacción o método principal sobre los demás métodos conocidos como secundarios, por lo que el importador/comprador de la mercancía debe estar en condiciones de determinar por sí mismo, su valor en aduana. 90.

Sin embargo, cabe resaltar que no deben emplearse criterios de valoración que dependan de valores en aduana mínimos, ni tampoco de valores arbitrarios o ficticios. Así, el valor en aduana determinado según el método del “Último Recurso”, no se basará en: valores en aduana mínimos, ni en valores arbitrarios o ficticios. Sería, en efecto, arbitrario valorar por ejemplo en base a precios de mercancías producidas en el país de importación, a precios internos del país exportador. 91.

Los valores arbitrarios o ficticios se dan cuando no existe soporte documental alguno y que no han podido ser fehacientemente probados por la autoridad aduanera20.” 92. Al respecto debe quedar claro que en los casos en los que se deba definir el valor de transacción de las mercancías siempre tendrá que privilegiarse la aplicación del primero de los métodos, conocido también como el método principal, si este método no resulta aplicable se deben utilizar los siguientes métodos en el orden que aparecen. 93.

Conforme lo señala la OMC, la valoración en aduana debe basarse, con marcadas excepciones, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura, el cual se entiende como el primer método a utilizarse por las autoridades. En cuanto a aquellos casos donde no exista un valor por determinar o éste no sea aceptable, deben aplicarse los otros cinco métodos restantes de valoración. Casos en que la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. 94.

El artículo 17 de la Decisión 571 señala lo siguiente: “Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitarán a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinara en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando 20 Luis Miguel Bajo Antón, El despacho aduanero, FC Editorial, Madrid, 2000, p. 167. GACETA OFICIAL 03/12/2014 55 de 76 las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista”. 95.

Por tanto, la regla general consiste en el criterio objetivo del valor de la transacción, pero, excepcionalmente, el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista. 96.

Según los lineamientos de la OMC, “Si, a pesar de la información adicional que pueda recibir, la administración de aduanas sigue teniendo dudas razonables, recién podrá considerarse que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse sobre la base del valor declarado, en cuyo caso habría que establecer dicho valor teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo.

(…) Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran”. 97.

De conformidad con lo señalado por la OMC, “el valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador. En el artículo 17 del Acuerdo se confirma el derecho de las administraciones de aduanas a “comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración”.

(…) Como primera medida, la administración de aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria de que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas. Si, una vez recibida la información complementaria, la administración de aduanas tiene aún dudas razonables (o si no obtiene respuesta), podrá decidir que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo al método del valor de transacción. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas debe comunicar sus motivos de duda al importador, que, a su vez, debe disponer de un plazo razonable para responder.

También deben comunicarse al importador, por escrito, los motivos en que se haya inspirado la decisión definitiva”21. I. LOS DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADOS POR EL VENDEDOR DE LA MERCANCÍA IMPORTADA. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA RESOLUCIÓN 846 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. 98. En el presente caso, la SUNAT formuló una serie de liquidaciones de cobranzas por supuestos tributos faltantes por un monto de US$ 374,154.00, aduciendo que en las facturas otorgadas por el proveedor Cisco Systems no aparece distinguido el descuento del 40% que les fuera otorgado por dicho proveedor.

La SUNAT contestó la demanda señalando que la propia norma nacional exige la consignación del descuento en la factura correspondiente, no surtiendo efectos aduaneros el contrato u otro documento otorgado por la importadora. Si el precio realmente pagado o por pagar considera algún descuento o rebaja en el precio otorgado por el vendedor, éste será aceptable cuando sea distinguible en la factura el precio de la mercancía y no en otro documento.

A efectos que los descuentos sean aceptados por la autoridad aduanera como Valor de Aduanas y por consiguiente como base imponible de la deuda tributaria, deben aparecer claramente distinguidos y expresados en la factura comercial respectiva. 21 Véase: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm GACETA OFICIAL 03/12/2014 56 de 76 99.

Por su parte, la demandante TS Telefónica Sistemas S.A. sucursal del Perú en liquidación manifestó que el Acuerdo OMC en ninguna de sus disposiciones condiciona de modo alguno el reconocimiento de los descuentos comerciales al cumplimiento de requisitos formales, como puede ser el hecho de distinguir dichos descuentos en la factura comercial.

En consecuencia, si la factura comercial fue emitida por un determinado monto, el cual era definitivo al contener un descuento, la Aduana debe tomar dicho valor como definitivo y proceder a cobrar los tributos correspondientes. El hecho que la factura comercial no haya distinguido cuál fue el descuento aplicado al precio no constituye motivo suficiente para rechazar el precio pactado con el proveedor extranjero.

En otras palabras, la no distinción del descuento en la factura comercial no dará lugar a la “no aceptabilidad” de dicho descuento, como mal pretende Aduanas, sino sólo al inicio de un procedimiento de indagación en relación al valor declarado. 100. El artículo 9 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina señala que: 1.

Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada, se aceptarán para la determinación del valor en aduana, debido a que los pagos reales y totales del comprador al vendedor constituyen el fundamento del método del Valor de Transacción. El precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que: “i. El descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración. ii. el descuento se haya estipulado antes del embarque de la mercancía, como parte de la negociación acordada entre el vendedor y el comprador. iii. no se trate de un descuento de carácter retroactivo, concedido por mercancías importadas con anterioridad a aquélla a la que se está aplicando la rebaja o descuento, correspondientes a transacciones independientes a aquella de la mercancía que se valora. iv.

El comprador se esté beneficiando realmente del descuento, es decir, que se cumplan los presupuestos que dieron origen al mismo. v. en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja. vi. el total de las mercancías negociadas hayan sido vendidas para la exportación al Territorio Aduanero Comunitario y compradas por la misma persona” (Lo subrayado es nuestro).

Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, los descuentos otorgados por el vendedor serán desestimados por la autoridad aduanera a los efectos de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. En tales casos dichos descuentos deberán considerarse como parte del precio pagado o por pagar para calcular el valor en aduana. 2.

Los descuentos por pago al contado son aceptables, aun si en el momento de la valoración el pago total no se ha efectuado todavía. Tratándose de un precio pagado o por pagar, el importe que el importador pagará por las mercancías, se aceptará como base para la valoración. GACETA OFICIAL 03/12/2014 57 de 76 3. En los descuentos por cantidad, se tendrá en cuenta la cantidad total negociada que se expedirá en un determinado período, así se trate de entregas parciales. 4.

No se aceptarán los descuentos de carácter retroactivo, debido a que el importe del descuento representa un monto que se ha pagado ya al vendedor, y, por consiguiente, forma parte del precio realmente pagado, es decir, forma parte del pago total que por las mercancías importadas se haya hecho o se vaya a hacer al vendedor y en consecuencia forma parte del valor en aduana. 5.

El valor de transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las mercancías sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas o similares. Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar, según lo indicado en el artículo anterior. 6.

El precio resultante de prácticas de “dumping”, subvenciones o primas a la exportación, podrá ser aceptado a efectos de la valoración, si es el que realmente ha pagado o va a pagar el comprador al vendedor y se cumplen los demás requisitos señalados en el artículo 5 de este Reglamento. Para combatir estas prácticas se utilizarán las normas que existan sobre el particular, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Decisión 571. 101.

Asimismo, según el artículo 49 de la Resolución 846 se determinan los de riesgo” de la siguiente manera: “factores “Como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por la autoridad aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a los siguientes aspectos, entre otros: (…) p) Niveles anormales de descuento (…) Cuando sobre la base de los factores de riesgo antes indicados o cualquier otro que pueda surgir, se hubiere detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita sobre el hecho encontrado, con la indicación de los justificativos correspondientes.

Fundamentada la duda, se dará inicio a la investigación pertinente del valor, dándole la oportunidad al importador para que pueda aportar las pruebas requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571”. 102. Según Julia Inés Sánchez, “resulta importante tener en cuenta que para la verificación de un precio declarado, el precio realmente pagado o por pagar también puede ser el resultado de la aplicación de una rebaja o descuento concedido por el vendedor; por ejemplo, por cantidad, por pago al contado, para compensar deficiencias de entregas anteriores, etc.”.

Agrega la autora que “dichos descuentos podrán ser aceptados por la autoridad aduanera para la valoración de las mercancías y no deben ser objeto de ajuste, en la medida en que estén relacionados con las mercancías objeto de valoración, que beneficien realmente al comprador, que se otorgue a cualquier comprador en iguales condiciones, que se distingan en la factura comercial del precio de la mercancía y que no se trate de un descuento retroactivo”22. 22 Julia Inés Sánchez, Valoración aduanera, Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de UECAN, Lima, 2007, p.65.

GACETA OFICIAL 03/12/2014 58 de 76 103. El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó que según el artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración, el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, por lo tanto, el descuento por pago al contado deberá aceptarse al determinar el valor de transacción23. 104.

Asimismo, el Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó que cuando el comprador puede beneficiarse de un descuento por pago al contado, pero en el momento de la valoración el pago no se ha efectuado, todavía, se aceptará como base para el valor de transacción según el artículo 1 el importe que el importador tiene que pagar por las mercancías.

Los métodos para determinar el importe por pagar pueden ser diferentes, por ejemplo, podría aceptarse como prueba suficiente una constancia en la propia factura, o podría servir de base para la decisión una declaración del importador sobre el importe que tiene que pagar, sin perjuicio de una comprobación y de la aplicación eventual de los artículos 13 y 17 del acuerdo24. 105.

El Comité Técnico de Valoración en Aduana ha expresado la opinión siguiente: “El importe del descuento representa un importe que se ha pagado ya al vendedor, y, por consiguiente, está cubierto por la nota interpretativa del articulo 1 relativa al "precio pagado o por pagar", en la que se especifica que el precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor.

Así pues, el descuento forma parte del precio pagado y a efectos de valoración, debe incluirse en el valor de transacción. El trato que las aduanas deben aplicar a la transacción anterior que originó el crédito, tiene que ser independiente de la decisión sobre el valor en aduana apropiado del envío que se está despachando. La decisión de efectuar o no un ajuste en el valor del envío anterior depende de la legislación nacional”25 (Lo subrayado es nuestro). 106.

El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la siguiente opinión: 1. Los descuentos por cantidad son rebajas del precio de la mercancía que el vendedor concede a los clientes según las cantidades compradas durante determinado período. 2. El Acuerdo sobre Valoración del GATT no hace referencia alguna a una cantidad patrón que haya de tenerse en cuenta al decidir si el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas constituye una base válida para determinar el valor en Aduana según el artículo 1. 3.

Por lo tanto, se tendrá en cuenta para la valoración la cantidad en base a la cual se ha fijado el precio unitario de las mercancías objeto de valoración, cuando éstas se vendieron para su exportación al país de importación. Así pues, los descuentos por cantidad se dan solamente cuando se demuestra que un vendedor determina el precio de su mercancía ateniéndose a un esquema fijo basado en la cantidad de mercancías vendidas.

Hay dos categorías generales de descuentos: 23 24 25 Opinión consultiva 5.1. trato aplicable a los descuentos por pago al contado con arreglo al acuerdo. Opinión consultiva 5.3. trato aplicable a los descuentos por pago al contado con arreglo al acuerdo. Opinión consultiva 8.1. trato aplicable con arreglo al acuerdo a los descuentos relacionados con transacciones anteriores.

GACETA OFICIAL 03/12/2014 59 de 76 1. Aquellos que han sido fijados antes de la importación de las mercancías; y, 2. Aquellos que han sido fijados después de la importación de las mercancías26. En el presente caso, el precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que: “en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja”. 107.

En otras palabras, los descuentos o rebajas se deben distinguir del precio de la mercancía y se deben identificar el concepto y la cuantía de la rebaja, sea en la factura comercial o en el contrato de compraventa. Basta que ello se pruebe con cualquiera de ambos documentos. 108. Para el caso de autos, el valor de aduana está dado por el monto efectivamente pagado por TS Telefónica Sistemas S.A. Sucursal del Perú en Liquidación a su proveedor Cisco Systems, independientemente de si el descuento otorgado por dicho proveedor se encontraba consignado expresamente o no en la factura comercial, ya que ello puede ser probado también a través del contrato de compraventa.

Por lo tanto, la indicación del descuento en la factura comercial no constituye un requisito esencial para establecer su real existencia, pues dicho descuento puede ser válidamente acreditado con el contrato de compraventa. 109. Finalmente, es importante resaltar lo señalado en el artículo 9 de la Resolución 846 que “el valor de transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las mercancías sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas o similares.

Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar”. 110. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si en el contrato de compra venta se identifica el descuento otorgado por el proveedor. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: 26 Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Opinión consultiva 15.1. trato aplicable a los descuentos por cantidad.

GACETA OFICIAL 03/12/2014 60 de 76 Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de GACETA OFICIAL 03/12/2014 61 de 76 manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

SEGUNDO: El Juez consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas nacionales e internacionales, y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el Derecho comunitario. Sin embargo, en el presente caso se evidencia por parte de este Tribunal que existe una comunitarización de la normativa GATT-OMC al ser ésta precisamente la que regula y confiere los métodos para efectuar la valoración aduanera, y precisamente las normas de la OMC son las que van a dar los lineamientos al Juez Consultante para que pueda aplicar al caso en estudio.

TERCERO: Las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios, a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

CUARTO: Conforme lo señala la OMC, la valoración en aduana debe basarse, con marcadas excepciones, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura, el cual se entiende como el primer método a utilizarse por las autoridades. El valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador.

QUINTO: En el presente caso, el precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que: “en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja”. En otras palabras, los descuentos o rebajas se deben distinguir del precio de la mercancía y se deben identificar el concepto y la cuantía de la rebaja, sea en la factura comercial o en el contrato de compraventa.

Basta que ello se pruebe con cualquiera de ambos documentos. Para el caso de autos, el valor de aduana está dado por el monto efectivamente pagado por TS Telefónica Sistemas S.A. Sucursal del Perú en Liquidación a su proveedor Cisco Systems, independientemente de si el descuento otorgado por dicho proveedor se encontraba consignado expresamente o no en la factura comercial, ya que ello puede ser probado GACETA OFICIAL 03/12/2014 62 de 76 también a través del contrato de compraventa.

La indicación del descuento en la factura comercial no constituye un requisito esencial para establecer su real existencia, pues dicho descuento puede ser válidamente acreditado con el contrato de compraventa. Finalmente, es importante resaltar que el valor de transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las mercancías sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas o similares.

Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Nacional consultante deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 88-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, de los artículos 134 literal a) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: “NÚMERO UNO (denominativa)”.

Expediente Interno: 04400-2012-01801-JR-CA-11. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil catorce. VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte GACETA OFICIAL 03/12/2014 63 de 76 Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, a través del Oficio 4400-20120/8va SEC A-CSJLI-PJ de 24 de julio de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diez (10) de septiembre de 2014.

1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO: Demandante: Demandado: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero interesado: THE CLOROX COMPANY. 2.

HECHOS REVELANTES: 1. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 2. El 15 de marzo de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., solicitó el registro de la marca “NÚMERO UNO” (denominativa) para distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 3.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha 24 de mayo de 2010, la empresa THE CLOROX COMPANY, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado es descriptivo y por ende carente de distintividad, por lo que afectaría a su empresa al describir que su producto es el “número uno” del mercado sin incluir ningún elemento adicional que le confiera distintividad. 4.

El 8 de junio de 2010, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., da contestación a la oposición, sosteniendo que su signo “NÚMERO UNO” (denominativo) no hace alusión alguna a cualidades de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Mediante Resolución 308-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado por considerar que el signo es una expresión laudatoria en la medida de informar de manera directa al consumidor los productos de la clase 3 de de la Clasificación Internacional de Niza y encontrarse inmerso en la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. 6.

El 16 de febrero de 2011, la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución antes citada. 7. El 28 de abril de 2011 THE CLOROX COMPANY, contestó el recurso de apelación planteado por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. GACETA OFICIAL 03/12/2014 64 de 76 8. Con Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 308-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011 que denegó el registro de la marca de producto “NÚMERO UNO” (denominativa), solicitada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 9.

El 4 de julio de 2012 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012. 10. El 2 de agosto de 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. 11.

Mediante escrito de 4 de febrero de 2013 THE CLOROX COMPANY, contesta el recurso presentado por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 12. El 27 de noviembre de 2013 mediante Sentencia Número 9, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de mercado, resolvió declarar infundada la demanda presentada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

13. INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. el 13 de diciembre de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 26 de marzo de 2013. 14. Mediante providencia de 13 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Criterios para determinar la capacidad distintiva de un signo denominativo, que representaría un término descriptivo de las aspiraciones generales de los productores de bienes y servicios en un mercado.” a. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 15.

La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 16. Mantiene que el signo solicitado no es descriptivo sino arbitrario, ya que la denominación que lo conforma no guarda relación con el tipo de productos que ampara en el mercado. 17. Aduce que: “(…) la doctrina y jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos”. 18. Afirma además que: “En efecto, debemos mencionar que la denominación NÚMERO UNO no hace referencia alguna a una cualidad de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, por lo tanto no constituye una descripción sobre las características de los productos para los cuales se pretende registrar”.

GACETA OFICIAL 03/12/2014 65 de 76 19. Enuncia que: “En consecuencia, dado que consideramos que nuestra marca no se encuentra incursa en las prohibiciones absolutas de registro según el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, solicitamos a la autoridad judicial se sirva declarar la nulidad de la resolución impugnada y se otorgue el registro solicitado por INTRADEVCO, por tener aptitud distintiva”. b. Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 20. Argumenta que: “En el presente caso, se aprecia que la denominación NÚMERO UNO colocada como marca sobre preparaciones para blanquear y otros que se pretenden distinguir, incurriría en la en la prohibición de registro referida, en la medida que informa directamente la calidad de los referidos productos, indicando que los productos que se pretenden distinguir con ese signo son los mejores, por lo que informa directamente acerca de la condición o posición de dichos productos frente a los demás competidores que son de igual o similar naturaleza”. 21.

Afirma que en consecuencia el signo solicitado es descriptivo, al transmitir en conjunto información acerca de los productos que ampara a los cuales les atribuye una cualidad de excelencia. 22. Advierte además que: “(…) resulta frecuente la utilización en el mercado de frases como: EL NÚMERO UNO EN VENTAS; EL NÚMERO UNO EN SACAR MANCHAS; EL NÚMERO UNO EN LIMPIEZA;

EL NÚMERO EN (determinado país), etc., en comparación a los productos que ofrecen los competidores”. 23. Que al no contar con elementos denominativos, gráficos y/o figurativos adicionales que le confieran suficiente fuerza distintiva no es capaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que se le daría una ventaja injusta de ser admitido a registro. 24.

Determina que los signos descriptivos no pueden ser apropiados por una sola persona, ya que si así fuera se concedería un derecho de exclusiva a favor de un competidor singular, creándose una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, confiriéndole un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios, motivo por el cual, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores. 25.

Que el signo solicitado no es arbitrario sino descriptivo ya que sí existe vinculación entre el signo solicitado y los productos que intenta proteger. c. Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado. 26. La compañía THE CLOROX COMPANY, contestó a la demanda en los siguientes términos: 27. Que se declarare infundados los argumentos de la recurrente. 28.

Afirma que la resolución impugnada no contraviene ningún requisito de validez, ya que fue expedida por autoridad competente. GACETA OFICIAL 03/12/2014 66 de 76 29. Que el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), es descriptivo y por tanto su registro constituye una barrera de acceso al mercado. 30. La marca solicitada, carece de distintividad y no podría diferenciarse en el mercado del resto existentes. d. Fundamentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia. 31.

El Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que: “(…) el análisis de registrabilidad marcario realizado sobre el signo solicitado por la accionante se concluye que el mismo es susceptible de representación y es perceptible, más no cuenta con distintividad por estar constituido de palabras que unidas refieren un concepto que resulta descriptivo en relación al producto pare el cual se pretende su uso; lo cual ha sido fundamentado en la Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI”. e. Fundamentos contenidos en el Recurso de Apelación.

32. INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: 33. Error en la sentencia impugnada al enunciar que el signo solicitado es descriptivo. 34. Que la denominación “NÚMERO UNO” no hace referencia a una cualidad de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto no constituye una denominación descriptiva sino arbitraria. 35.

Que su signo no guarda relación alguna con los productos que pretende distinguir, tratándose más bien de un signo arbitrario. 36. Afirma que: “(…) los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos”. f. Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). 37.

De la revisión del expediente, no reposa el escrito de contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. g. Contestación al Recurso de Apelación Tercero Interesado. 38. De la revisión del expediente, no reposa el escrito de contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación.

3. NORMAS DEL INTERPRETADAS. ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER 39. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 40. Se considera que procede la interpretación del artículo 135 literal e), correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con fundamento en la GACETA OFICIAL 03/12/2014 67 de 76 potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el literal a) del artículo 134 y literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 41.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…) Artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;” (…) Artículo 135: “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” 4.

CONSIDERACIONES. 42. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: a) Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. b) La irregistabilidad de signos por falta de distintividad. c) La marca denominativa compuesta. d) Los signos descriptivos.

Las expresiones laudatorias. Los signos genéricos. Los signos de fantasía. Los signos evocativos. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 43. Dentro del procedimiento interno se resolvió negar el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de GACETA OFICIAL 03/12/2014 68 de 76 Niza, por lo que es pertinente analizar qué se entiende por marca y sus elementos constitutivos. 44.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. 45. Por su parte, para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (…).

La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”.1 46. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección. 47.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las figurativas o gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, donde se protegen los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. 48.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Requisitos para el registro de las marcas. 49. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica. 50. Distintividad, es decir, que pueda diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad. 51.

La representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc. 52. Este Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2013 al respecto de este tema ha expresado que: 1 Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Edit.

Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición, 2002, pág.

7. GACETA OFICIAL 03/12/2014 69 de 76 “Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486. Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia. La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes. Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc. La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros.

Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. 53.

El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo) cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitido a registro, en particular si es suficientemente distintivo respecto de otros signos existentes en el mercado para productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, y si es identificable.

B. LA IRREGISTABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 54. Entre uno de los argumentos para rechazar el registro del signo “NÚMERO UNO” (denominativo), se encuentra la falta de capacidad de distinguirse en el mercado con otros, incurriendo en la causal enunciada en los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, motivo por el cual, se analiza qué se entiende por distintividad y cuándo un signo es irregistrable si carece de dicho requisito. 55.

Se reitera lo previamente enunciado por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 122-IP-2013 que manifiesta que: “La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. GACETA OFICIAL 03/12/2014 70 de 76 (…) de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que: “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486”. 56. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literales a) y b) de la referida Decisión. C. LA MARCA DENOMINATIVA COMPUESTA. 57.

En consideración a que el signo solicitado está conformado por dos palabras NÚMERO y UNO se hace necesario analizar lo que se refiere a la marca denominativa compuesta, ante lo cual el Tribunal se ha pronunciado en el siguiente sentido, dentro de su Interpretación Prejudicial 114-IP-2013. “Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 2 58. El simple hecho de incorporar dos palabras para conformar un signo no implica que por ello se le dota de distintividad, necesariamente debe al menos uno de ellos contener un término suficientemente fuerte como para poder gozar de aptitud distintiva y ser 2 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/12/2014 71 de 76 admitido a registro. En el caso que nos ocupa, la autoridad nacional deberá revisar si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo compuesto) en conjunto es un signo que guarda los requisitos exigidos por la norma comunitaria para poder ser admitido a registro. D. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS.

LAS EXPRESIONES LAUDATORIAS. LOS SIGNOS GENÉRICOS. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. LOS EVOCATIVOS. SIGNOS 59. Para dar contestación a la interrogante formulada por el juez consultante respecto a: “¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por denominaciones descriptivas, evocativas, genéricas o arbitrarias en el marco de la Decisión 486?”, este Tribunal analizará qué se entiende por signos descriptivos, expresiones laudatorias, signos genéricos, marcas arbitrarias y evocativas. 60.

Signos Descriptivos, La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo, incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto, informando con dicha denominación que el producto es el número uno del mercado y/o es el mejor del mercado. 61.

Hace falta iniciar enunciando que los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. 62. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos.

Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 63.

Este Tribunal se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2013, manifestando que “La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado”.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, parte por formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”3. 3 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

GACETA OFICIAL 03/12/2014 72 de 76 La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros”. 64. El juez consultante, finalmente, debe establecer si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo) es un signo descriptivo de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial. 65.

Dentro del texto del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 se hace alusión además a la prohibición de las expresiones laudatorias referidas a los productos o los servicios, por lo que es preciso hacer énfasis en este aspecto, toda vez que a criterio del juzgador, el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), haría pensar que es el mejor del mercado, por lo que este Tribunal se pronunciará sobre qué se entiende por expresiones laudatorias. 66.

Expresiones laudatorias, Se entiende por expresión laudatoria aquella en la que realza, enaltece, engrandece, exalta un producto o servicio, dotándole de beneficios respecto del resto, razón por la cual no puede ser sujeta de apropiación por parte de una sola persona, la exclusividad de la cual está revestido el registro de una marca, impediría que terceros utilicen las mismas expresiones para la venta de sus productos o servicios, lo cual no es admitido dentro de la norma comunitaria. 67.

Enfocándonos en el caso en concreto, el Juez Consultante es quien deberá analizar si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), encaja como una expresión laudatoria o no, efectuando un estudio respecto a los productos que ampara y cómo su registro podría influir respecto del resto de mercancías que se ofertan para el consumidor en el medio. 68.

Signos genéricos, Este Tribunal ha señalado que “una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse GACETA OFICIAL 03/12/2014 73 de 76 a efectos de determinar si existe confusión, dicha circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el conjunto prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles”.4 69. Los signos de fantasía, La compañía solicitante ha argumentado que el signo solicitado no es descriptivo sino arbitrario, los cuales han sido definidos por este Tribunal como signos de fantasía, respecto de los cuales la doctrina lo ha definido como: “(…) aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”.5 De igual manera este Tribunal ha hecho énfasis a que: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.6 70. Los signos evocativos, El juez consultante solicita que se analice además el aspecto referente a los signos evocativos, por lo que este Tribunal procede a reiterar lo antes mencionado, en cuanto a que se afirma que este tipo de signos son aquellos que: “(…) sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. 71.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 12-IP-96, marca: “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997). 72. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. 73.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4 5 6 Interpretación Prejudicial 110-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina No. 2148 de 7 de febrero de 2013. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010.

Pág. 26. Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: “SALTIN” etiqueta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/12/2014 74 de 76 74. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. 75.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado”. 7 “Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”.8 Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

SEGUNDO: Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad, y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su 7 8 Proceso 50-IP-2003, sentencia del 4 de junio del 2003, marca: C-BOND. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 190-IP-2003, sentencia del 23 de octubre del 2003, marca: “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixta).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 03/12/2014 75 de 76 función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

TERCERO: Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.

El simple hecho de incorporar dos palabras para conformar un signo no implica que por ello se le dota de distintividad. Necesariamente debe al menos uno de ellos contener un término suficientemente fuerte como para poder gozar de aptitud distintiva y ser admitido a registro. En el caso que nos ocupa, la autoridad nacional deberá revisar si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo) en conjunto es un signo que guarda los requisitos exigidos por la norma comunitaria para poder ser admitido a registro.

CUARTO: La irregistrabilidad de los signos descriptivos deviene en aquellos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios. Si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Se entiende por expresión laudatoria aquella en la que se realza, enaltece, engrandece, exalta un producto o servicio, dotándole de beneficios respecto del resto, razón por la cual no puede ser sujeta de apropiación por parte de una sola persona.

La exclusividad de la cual está revestido el registro de una marca, impediría que terceros utilicen las mismas expresiones para la venta de sus productos o servicios, lo cual no es admitido dentro de la norma comunitaria. La denominación genérica es aquella expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos.

Corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El signo de fantasía es aquel constituido ya sea por una palabra con significado propio o por palabras inventadas que no tienen un concepto propio y que ha sido elegido para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características.

Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a GACETA OFICIAL 03/12/2014 76 de 76 ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un servicio determinado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 04400-2012-0-1801-JR-CA-11, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú