Año XXXII – Número 2574 Lima, 02 de septiembre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 317-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literales b), e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: SOCIEDAD LLOREDA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “ACEITES DEL VALLE” (mixta). Expediente Interno: 2009-00134 PROCESO 318-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: DERIVADOS ESPIROCÍCLICOS HETEROCÍCLICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU USO. Actor: ADOLOR CORPORATION. Proceso interno: 2008-0069 PROCESO 029-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ORAL QUE COMPRENDE BIFOSFONATO Y UN AGENTE QUELANTE.

Proceso interno 03487-2011-0-1801JR-CA-12. PROCESO 317-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literales b), e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: SOCIEDAD LLOREDA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “ACEITES DEL VALLE” (mixta). Expediente Interno: 2009-00134. Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 02/09/2015 2 de 30     Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3937 de 16 de diciembre del 2014, recibido por este Tribunal el 19 de diciembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2009-00134. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: SOCIEDAD LLOREDA S.A. Parte contraria: La Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 4 de abril del 2007 la sociedad DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES DEL VALLE LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ACEITES DEL VALLE (mixta), para distinguir: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 577 de 2007, la que fue objetada por la sociedad LLOREDA S.A., al manifestar que se trataba de un signo descriptivo. 3. El 30 de octubre del 2008, mediante Resolución 43375 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio concedió, a favor de DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES DEL VALLE LTDA., el registro de la marca ACEITES DEL VALLE (mixta) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Inconforme con tal decisión, la SOCIEDAD LLOREDA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 54605 de 22 de diciembre del 2008 y 02511 de 28 de enero del 2009, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 43375 de 30 de octubre del 2008.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 3 de 30       5. La sociedad LLOREDA S.A., planteó acción de nulidad ante el Consejo de Estado, solicitando la nulidad de las Resoluciones 43375 de 2008, 54605 de 2008 y 02511 de 2009 que concedieron el registro de la marca ACEITES DEL VALLE (mixta). 6. Mediante auto de 22 de octubre del 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda. 7.

La sociedad LLOREDA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - El signo ACEITES DEL VALLE (mixto) no puede constituir marca para proteger los productos amparados por la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que es evidente que esta clase ampara aceites y grasas comestibles por lo que es un signo descriptivo. - Los productos identificados con la marca solicitada pueden realmente ser relacionados con una característica que poseen los productos de este tipo, caso en el cual el signo ACEITES DEL VALLE (mixto) estaría describiendo claramente las calidades de los productos que se pretenden distinguir y en este sentido es irregistrable. - Que la marca ACEITES DEL VALLE (mixta) fue solicitada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y si observamos su composición, es un signo que define en la mente del consumidor la característica del producto que pretende distinguir en el mercado. - Que sin dificultad el público entiende que si un producto de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza aparece identificado con la marca ACEITES DEL VALLE (mixta), se entiende que se trata de un producto consistente en o compuesto por aceite y que dicho aceite es del valle, con lo cual evidentemente se están describiendo las calidades y cualidades bajo las que se puede presentar el producto en el mercado, en la medida en que está indicando su procedencia. - Argumenta que la expresión ACEITES DEL VALLE se refiere explícitamente al tipo de producto que con la marca se intenta amparar, siendo un signo no apropiable, ya que afectaría los derechos de los competidores al no permitir que utilicen dichas expresiones para sus productos. - Afirma que la expresión ACEITES DEL VALLE hace referencia a una sustancia grasa de origen natural, proveniente o preparada en el valle.

A lo cual hay que agregar la existencia del Valle del Cauca, departamento colombiano, localizado al occidente colombiano, colindando con el océano Pacífico, popularmente conocido como “El Valle”, por lo que el signo hace referencia expresa al origen del producto “aceites y grasas comestibles” provenientes de dicha región. b. Argumentos de la contestación a la demanda. 8.

La Distribuidora de Aceites del Valle y Grasas Vegetales del Valle LTDA., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   GACETA OFICIAL 02/09/2015 4 de 30       - Que el signo ACEITES DEL VALLE (mixto) no es una marca que en el lenguaje corriente o en el uso comercial indique el género del producto que distingue. - Que no se trata de una marca que designa gráfica o literalmente el producto que distingue, de hecho posee distintividad intrínseca y, por tanto, es registrable. - Afirma que la marca ACEITES DEL VALLE (mixta) no es un nombre genérico, común o usual del producto ni es la designación técnica o científica del producto. - Que a pesar de contar con un elemento genérico el resto de elementos le aportan distintividad. - Que cuando un signo incorpora dos o más designaciones comunes, la distintividad deriva del resultado obtenido con la combinación de los términos. - Que la región del VALLE no es conocida por sus conocimientos o tradiciones en la producción de aceite, no posee cualidades específicas ni reputación propia de la región. - Que el aceite del Valle, no tiene una calidad específica exclusiva o esencial del medio geográfico en el que se elabora. - Que el signo ACEITES DEL VALLE (mixto) no es una denominación geográfica, ni mucho menos una indicación de origen, por tanto es admisible a registro.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e) e i)1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Los signos mixtos.

B. Impedimento para el registro de una marca. La falta de distintividad. C. Palabras genéricas y descriptivas al conformar una marca. D. Los signos engañosos por el lugar de procedencia de los productos. E. Los signos evocativos.                                                                                                                         1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(…)   GACETA OFICIAL 02/09/2015 5 de 30       A. LOS SIGNOS MIXTOS. 9. El signo solicitado posee naturaleza mixta, por lo que este Tribunal se referirá a este tipo de signos. 10. Como ya se ha manifestado, las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”2. 11.

Por lo tanto, el Juez consultante, al momento de evaluar la registrabilidad del signo solicitado a registro, deberá considerar los elementos adicionales de los cuales se encuentra compuesto, y verificar si es suficientemente distintivo como para ser apto a registro. B. IMPEDIMENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD. 12.

Afirma La sociedad LLOREDA S.A que el signo solicitado ACEITES DEL VALLE (mixto) carece de distintividad, por lo cual se analizará la figura de la irregistrabilidad por falta de distintividad. 13. Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, son: 14. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo que le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad del signo que lo identifica. 15.

La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 16.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 17. El signo salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.                                                                                                                         2   Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/09/2015 6 de 30       18. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. 19.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. 20. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 21.

La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 22. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002.) 23.

El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado ACEITES DEL VALLE (mixto) es distintivo respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. C. PALABRAS GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS AL CONFORMAR UNA MARCA. 24. Afirma la sociedad LLOREDA S.A., que el signo ACEITES DEL VALLE (mixto) está conformado por palabras genéricas, respecto de productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (aceite), en razón de lo cual, además nos referiremos a las palabras descriptivas como parte de un signo mixto respecto de las palabras del Valle por la procedencia geográfica.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 7 de 30       25. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 26.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” 27. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. 28.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 29.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 30.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 31. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 32.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 33. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 34.

El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. 35.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:   GACETA OFICIAL 02/09/2015 8 de 30       “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” 36.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de marcas suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 37.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si el signo ACEITES DEL VALLE (mixto) en su conjunto es descriptivo o genérico en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras ACEITES y DEL VALLE son en conjunto registrables. D. LOS SIGNOS ENGAÑOSOS POR EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS. 38.

Manifiesta LLOREDA S.A. que la expresión ACEITES DEL VALLE hace referencia a una sustancia grasa de origen natural, proveniente o preparada en el valle. Agrega que debe considerarse la existencia del Valle del Cauca, departamento colombiano, localizado al occidente colombiano, que es conocido popularmente como “El Valle”, por lo que se hace expresa referencia al origen del producto “aceites y grasas comestibles” que provienen de una región determinada.

Por lo antes expuesto, es preciso hacer referencia a los signos descriptivos y a la procedencia geográfica del producto. 39. El artículo 135 literal i) de la Decisión 486 enuncia que: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” 40.

Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo.

Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000). GACETA OFICIAL 02/09/2015 9 de 30       41.

El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. 42.

El Juez consultante deberá verificar si en efecto el signo ACEITES DEL VALLE (mixto) es engañoso, respecto de la procedencia geográfica de los productos que pretende proteger y si el consumidor puede considerar erróneamente que provienen de una zona geográfica particular, como es el Valle del Cauca en Colombia. E. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 43.

En el presente caso, se debate acerca del carácter evocativo del signo ACEITES DEL VALLE (mixto); en tal virtud, se hará referencia al tema de los signos evocativos. 44. En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. 45.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”3. 46.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. 47. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 48.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. 49. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. 50. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo                                                                                                                         3   Ibídem.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 10 de 30       marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 51.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 52. De acuerdo con lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo ACEITES DEL VALLE (mixto), es evocativo de las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con los productos que ampara.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

SEGUNDO: La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”. El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado ACEITES DEL VALLE (mixto) es distintivo respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: El Juez Consultante, debe determinar en primer lugar si el signo ACEITES DEL VALLE (mixto) en su conjunto es descriptivo o genérico en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras ACEITES y DEL VALLE son en conjunto registrables. El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos.

Una indicación de procedencia es descriptiva del lugar de origen de los productos y, por tal motivo, no puede ser apropiada por ningún particular en exclusiva. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. GACETA OFICIAL 02/09/2015 11 de 30       CUARTO: El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo.

Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. El Juez consultante deberá verificar si en efecto el signo ACEITES DEL VALLE (mixto) es engañoso, respecto de la procedencia geográfica de los productos que pretende proteger y si el consumidor puede considerar erróneamente que provienen de una zona geográfica particular, como es el Valle del Cauca en Colombia.

QUINTO: Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo ACEITES DEL VALLE (mixto), es evocativo de las características, cualidades o efectos de productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con los productos que ampara.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e)   Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 02/09/2015 12 de 30       Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 318-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: DERIVADOS ESPIROCÍCLICOS HETEROCÍCLICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU USO. Actor: ADOLOR CORPORATION.

Proceso interno: 2008-0069. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de julio del año dos mil quince. VISTOS: El 19 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2008-0069;

El auto de 20 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: Sociedad ADOLOR CORPORATION Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Hechos. 1. El 21 de abril del 2006, la sociedad ADOLOR CORPORATION de Estados Unidos de América solicitó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la patente de invención denominada “Derivados Espirocíclicos Heterocíclicos y Procedimientos para su uso”. 2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. GACETA OFICIAL 02/09/2015 13 de 30     3. Por Resolución 14754 de 25 de mayo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención denominada: “Derivados Espirocíclicos Heterocíclicos y Procedimientos para su uso”, que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Bajo el argumento de que transcurridos los 6 meses desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la actora no presentó petición de examen de fondo. 4. La sociedad ADOLOR CORPORATION, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 14754. 5. Mediante Resolución 30583 de 24 de septiembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión contenida en la Resolución 14754. 6.

La sociedad ADOLOR CORPORATION, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 14754. 7. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 22 de octubre de 2013, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 44 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. La sociedad ADOLOR CORPORATION, presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 8. Que la resolución en mención viola lo dispuesto en los artículos 14 y 44 de la Decisión 486. 9. Que la entidad demandada omite las circunstancias y pruebas que reposan en el expediente, ello por cuanto el no haber efectuado el pago, ni presentado la solicitud de examen de patente dentro del término otorgado, se debió a un hecho de fuerza mayor.

En efecto, sostiene que la fuerza mayor acaecida, en la que concurren los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad que ley y la jurisprudencia establecen, consistió en el accidente de tránsito que sufrió la Directora de la Sección de Patentes para Latinoamérica de la sociedad, quien debía autorizar la solicitud de examen de patentabilidad.

Accidente que la incapacitó por más de cuatro meses, por lo tanto fue imposible cumplir con dicha exigencia. No obstante de ello, pese a haberse probado la existencia de un caso de fuerza mayor, la Superintendencia de Industria y Comercio no lo aceptó. 10. Que cumplió con todos los requisitos legales exigidos por la ley para la solicitud de una patente, pero que una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial solicitó el examen de patentabilidad y pagó la respectiva tasa de manera extemporánea debido a la ocurrencia de un caso fortuito. 11.

Que se debe tener en cuenta el principio de buena fe y no declararse el abandono de la solicitud de patente, pues no existió desinterés de su parte. Así pues una vez que se superaron los inconvenientes se presentó la petición y se pagó la tasa correspondiente. 12. Que la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite de la solicitud de patente de invención no tuvo en cuenta la preeminencia del derecho sustancial sobre el derecho formal, habida cuenta que desconoció los argumentos expuestos en el recurso de reposición sobre la ocurrencia de un caso fortuito que le impidió cumplir a tiempo con   GACETA OFICIAL 02/09/2015 14 de 30       sus obligaciones y que justifica la presentación extemporánea de la solicitud de examen de patente y el pago de la tasa correspondiente.

Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 13. Que el acto administrativo que declaró el abandono de la solicitud de privilegio de patente de invención, ha sido expedido con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es la Decisión 486, que goza de eficacia legal.

Al no haber cumplido la demandante con lo dispuesto en el artículo 44 de la mencionada Decisión; toda vez que contados los seis meses desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de la parte interesada para efectuar el examen de fondo, motivo por el cual se consideró abandonada la solicitud conforme lo dispuesto en la norma comunitaria. 14.

Que en el presente caso no se configura la fuerza mayor. Ello se debió a que el hecho que afectó a la Directora de la Sección de Patentes para Latinoamérica de la sociedad demandante, no exime a esta última del cumplimiento de su obligación. Esto más, no puede considerarse caso fortuito o fuerza mayor la emisión tardía de una orden para procederse a una actuación totalmente prevista en la normatividad andina y surtida dentro de un trámite administrativo conocido por la demandante, por la ausencia de la persona encargada de emitir la autorización pertinente.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 15. Que, los artículos 14 y 44 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 16.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 17. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitados: 44 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

No se interpretará el artículo 14 de la misma Decisión por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Trámite de la solicitud de patente. Los requisitos formales. 1                                                                                                                             Artículo   44.-­‐   Dentro   del   plazo   de   seis   meses   contados   desde   la   publicación   de   la   solicitud,   independientemente  que  se  hubieren  presentado  oposiciones,  el  solicitante  deberá  pedir  que  se  examine  si   la  invención  es  patentable.

Los  Países  Miembros  podrán  cobrar  una  tasa  para  la  realización  de  este  examen. Si   transcurriera   dicho   plazo   sin   que   el   solicitante   hubiera   pedido   que   se   realice   el   examen,   la   solicitud   caerá   en  abandono. GACETA OFICIAL 02/09/2015 15 de 30 2.

La manifestación del solicitante para patentabilidad. Abandono de la solicitud. la del       realización examen de D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Trámite de la solicitud de patente. Los requisitos formales. 18. El Tribunal considera oportuno referirse al procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención, por ser aplicable al caso concreto. 19.

Con el fin de otorgar una patente que confiera a su titular el derecho de impedir que terceros exploten, sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente: 20. Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia correspondiente al Proceso 151-IP-2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, (…) y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42).

Caso de haberse presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los sesenta días siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo plazo (artículo 43).

Transcurridos seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. GACETA OFICIAL 02/09/2015 16 de 30       De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de propiedad industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”. (Proceso 151-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1284 de 13 de enero de 2006, patente: “ÁCIDO CRISTALINO [R-(R*,R*)]-2(4-FLUOROFENIL)-β, δ-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL-4[(FENILAMINO)CARBONIL]-1H-PIRROL-1- HEPTANOICO.

SAL DE CALCIO (2:1)”. En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 14754, por medio de la cual declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención. Sobre el tema, es pertinente advertir que el artículo 44 de la Decisión 486 expresa que “Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud”. Adicionalmente, el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”. (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 716 de 18 de septiembre de 2001, patente de modelo de Utilidad: Tanque Compuesto). 2.

La manifestación del solicitante para patentabilidad. Abandono de la solicitud. la realización del examen de En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado y la correspondiente solicitud de que se realice el examen de patentabilidad se efectuó fuera   GACETA OFICIAL 02/09/2015 17 de 30       del plazo concedido por el artículo 44 de la Decisión 486, por este motivo el Tribunal interpretará el tema.

La presente interpretación prejudicial se dirigirá a determinar, con base en la Decisión 486, cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y ciertos aspectos de la figura del abandono de la solicitud. Dentro del Proceso 121-IP-2010, el Tribunal ha manifestado: “(…) en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.

Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique.

Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas.

Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes2: - Publicación de la solicitud de patente. - Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. - Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna”.

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, 2                                                                                                                         Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 18 de 30       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular, y del poder que le atribuye para impedir que los terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

La Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado y la correspondiente solicitud de que se realice el examen de patentabilidad se efectuó fuera del plazo concedido por el artículo 44 de la Decisión 486. Por lo que, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de la solicitud, constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

SEGUNDO: Los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: - Publicación de la solicitud de patente. - Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.

Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna”. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas.

Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 19 de 30       De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTE (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 029-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ORAL QUE COMPRENDE BIFOSFONATO Y UN AGENTE QUELANTE.

Proceso interno 03487-2011-0-1801-JR-CA-12. Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida la Quinta Sala Especializada en lo 1                                                                                                                         Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 26-J-TJCA-2015.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 20 de 30       Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 034872011-0-1801-JR-CA-12;

El auto del 24 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: Demandada: Tercero interesado: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. UNIMED DEL PERÚ S.A. Hechos. 1. El 15 de abril de 2005, The Procter & Gamble Company reivindicando prioridad extranjera con base a la solicitud 60/573881, presentada el 24 de mayo de 2005 en Estado Unidos de América, solicitó la patente de invención para FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE BIFOSFONATO. 2.

El 13 de marzo se procedió a modificar el título de la invención por el de COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ORAL QUE COMPRENDE BIFOSFONATO Y UN AGENTE QUELANTE. 3. Publicado el extracto de la solicitud, el 31 de julio de 2006, Unimed del Perú S.A. formuló oposición a la invención solicitada señalando que la misma no cumplía con el requisito de nivel inventivo. 4.

El 14 de octubre de 2008, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico PR 542008, en el que concluyó: - Las reivindicaciones 1 a 16 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción del artículo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 17 a 26 no son patentables en concordancia con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486. 5.

El 10 de febrero de 2009, The Procter & Gamble Company dio respuesta al Informe Técnico PR 54-2008, absolviendo las inconformidades mediante un nuevo pliego de 15 reivindicaciones. 6. El 14 de mayo de 2009, la examinadora emitió el Informe Técnico PR 54A-08 con el fin de examinar el nuevo pliego de 15 reivindicaciones y concluyó:   GACETA OFICIAL 02/09/2015 21 de 30       - Las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción del artículo 30 de la Decisión 486.

Respecto a los documentos técnicos D1 y D7 aportados por la opositora, cabe precisar que no es posible pronunciarse sobre su relevancia en el requisito de nivel inventivo, puesto que el análisis ha concluido en una etapa anterior (requisito de claridad). 7. El 16 de junio de 2009, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió la Resolución 32-2009/CIN-INDECOPI, la cual denegó la patente de invención solicitada y declaró que no corresponde emitir pronunciamiento sobre la oposición de Unimed del Perú S.A., considerando que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 8.

El 13 de julio de 2009, The Procter & Gamble Company interpuso recurso de apelación contra la Resolución 32-2009/CIN-INDECOPI. 9. El 3 de marzo de 2011, el examinador de patentes LCM, emitió el Informe Técnico LCM 3-2011 (T), solicitado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en el cual concluyó que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

Dicho informe técnico nunca fue notificado a The Procter & Gamble Company. 10. El 25 de marzo de 2011, se emitió la Resolución 0658-2011/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución 32-2009/CIN-INDECOPI de 16 de junio de 2009, que tiene como base el informe técnico LCM 3-2011 (T) y denegó la patente de invención para composición farmacéutica oral que comprende biofosfonato y un agente quelante, solicitada por The Procter & Gamble. 11.

El 1 de julio de 2011, The Procter & Gamble Company interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 658-2011/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución 0032-2009/CIN-INDECOPI de 6 de junio de 2009, la cual denegó la patente de invención para COMPOSICIÓN QUÍMICA FARMACÉUTICA ORAL QUE COMPRENDE BIFOSFONATO Y UN AGENTE QUELANTE. 12.

El 4 de junio de 2013, mediante Resolución 10, el Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por The Procter & Gamble Company contra INDECOPI. 13. El 12 de julio de 2013, The Procter & Gamble Company interpuso apelación contra la sentencia dictada el 4 de junio de 2013, que declaró infundada la demanda interpuesta. 14.

El 11 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 3, la Octava Sala, ahora Quinta Sala, Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. The Procter & Gamble Company interpuso demanda en la que manifiesta que:   GACETA OFICIAL 02/09/2015 22 de 30     15. La Resolución 658-2011/TPI ha incurrido en vicio de nulidad por cuanto no se encuentra debidamente motivada. En este sentido, la resolución impugnada señala que deberá determinar si las Reivindicaciones 1 a 15 cumplen con ser claras, concisas y estar sustentadas en la descripción. Sin embargo, en las conclusiones no se pronuncia sobre la concisión ni tampoco si las reivindicaciones se encuentran sustentadas en la descripción, por lo que se habría vulnerado el principio de indubio pro administrado. 16.

La Resolución 658-2011/TPI es inválida ya que ha denegado la invención solicitada sobre la base del informe técnico LCM 3-2011 (T) que nunca le fue comunicado al solicitante, violándose en consecuencia el principio del Debido Procedimiento. 17. La Resolución 658-2011/TPI es inválida ya que ha denegado la invención solicitada sobre la base de una evaluación errónea de la claridad de la solicitud de patente.

Lo que parece que la resolución apelada pretende plantear es que las expresiones que son claras en la memoria descriptiva ya no son claras en el pliego de reivindicaciones, criterio que carece de sustento técnico. 18. La Resolución 658-2011/TPI es contradictoria consigo misma y con la resolución 322009/CIN-INDECOPI, ya que por un lado considera que las frases (i) a (x) son claras cuando se hallan en la memoria descriptiva y, por otro lado, que son carentes de claridad cuando se hallan en el pliego de reivindicaciones. 19.

La Resolución 658-2011/TPI es inválida ya que ha considerado que las frases (i) a (x) son resultados a alcanzar cuando en realidad son términos funcionales totalmente claros. La resolución apelada no se encuentra debidamente motivada ya que deniega la patente de invención solicitada bajo un argumento que es equívoco. 20. La Resolución 658-2011/TPI es inválida ya que ha considerado que las frases (i) a (x) carecen de claridad, cuando en realidad son claras, tal y como ya lo han reconocido otros expertos internacionales que han presentado solicitudes de patentes equivalentes.

Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 21. Respecto al alegato que no se habría observado el principio del debido procedimiento, al no habérsele dado la oportunidad de contradecir el Informe Técnico LCM 3-2011 (T), The Procter & Gamble Company ha considerado erróneamente que todo cuestionamiento técnico a la solicitud, sin importar en qué instancia se encuentre el procedimiento debería ser notificado a la parte interesada.

Cabe destacar que, la regulación de dicho trámite corresponde al procedimiento en primera instancia, y no al que se produce en grado de apelación. 22. La autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda y sucesivas inconformidades respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad. 23.

Era obligatorio para la Oficina de Invenciones notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos, mas no era obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas. La potestad de no notificar la opinión técnica que sustenta una segunda o tercera inconformidad con la patente solicitada por la demandante, no vulnera de modo alguna el derecho de defensa. 24.

El Tribunal del INDECOPI valoró razonable y correctamente, según lo establecido en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de   GACETA OFICIAL 02/09/2015 23 de 30     25. 26. Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, que dado que las expresiones utilizadas en las reivindicaciones 1, 7, 8 a 11, 14 y 15 constituían referencias al resultado a alcanzar, así como expresiones generales, era de inferirse que las mismas no contribuían a precisar con exactitud cuál era la solución al problema técnico, puesto que incluirían compuestos de realización actual y futura no necesariamente descritos en la solicitud; ello en concordancia con lo señalado en el ítem 4.6.6 de la página 41 del MESP-CAN.

La materia de las reivindicaciones 1 a 15 no delimita adecuadamente el alcance de protección, es válido colegir que dichas reivindicaciones carecen de claridad, por lo que se debe también concluir que dichas reivindicaciones no se ajustan a lo exigido por el artículo 30 de la Decisión 486. Se concluye que los argumentos vertidos por la demandante carecen de sustento, puesto que las reivindicaciones de su solicitud se encontraban privadas de claridad suficiente para que un experto en la materia, y terceros, pudieran determinar los alcances del objeto de protección de la patente, no sólo la complejidad de éstas, sino por la falta de precisión de las mismas.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 27. Se aprecia que de acuerdo a lo señalado en las reivindicaciones señaladas por The Procter & Gamble Company, ésta no cumple con señalar las características técnicas de la invención, ni las características funcionales, sino los resultados a alcanzar o los que desea alcanzar, además de ser éstas muy generales y no cumplir con el requisito de claridad.

Asimismo, a lo largo de todo el procedimiento no ha presentado medios probatorios que desvirtúen lo antes señalado, por lo que en este sentido de la demanda, no resulta amparable. 28. En segunda instancia, al no ser suficiente la absolución presentada por la parte demandante para patentar lo solicitado, se emitió el Informe Técnico LCM 3-2011, por lo que en virtud a la potestad discrecional del INDECOPI, no era obligatorio que se le vuelva a notificar a la demandante, máxime que dicha parte ya había tenido la oportunidad para absolver las mismas observaciones contenidas en el Informe de primera instancia; por lo que se concluye que no se ha vulnerado su derecho de defensa; siendo en consecuencia desestimada su demanda respecto a este extremo.

Argumentos del recurso de apelación. The Procter & Gamble Company presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 29. La invención no reivindica resultados a alcanzar, por el contrario, la invención reivindica características funcionales fundamentales que son necesarias para que un experto en la materia pueda reconocer claramente la solución al problema técnico planteado en la invención. La materia reivindicada cumple con las tres condiciones establecidas en el MESP-CAN, esto también se encuentra soportado por cuanto el INDECOPI ha reconocido que la descripción de la solicitud de patentes en cuestión cumple con el artículo 28 de la Decisión 486.

La demandada no ha tenido en cuenta que se puede reivindicar una invención por medio de características funcionales, siempre y cuando la materia inventiva verse sobre aspectos de función y, por tanto, no se puede reivindicar por medio de características estructurales preferidas. GACETA OFICIAL 02/09/2015 24 de 30       Solicitud del Juez consultante. 30.

El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: − Cómo debe analizarse los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 31. Que, los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 32.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 33. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

No se interpretará el artículo 46 por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión. 2. La notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión. 34. 2     En el proceso interno se debate acerca de la claridad y la concisión como requisitos que deben cumplir las reivindicaciones, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiere a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. GACETA OFICIAL 02/09/2015 25 de 30     35. 36. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP-2013, el Tribunal ha manifestado: “La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.3 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.4 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. 3 4                                                                                                                         ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. GACETA OFICIAL 02/09/2015 26 de 30       De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”5.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo qué hay en ellas”. (Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA). 37. Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.6 2.

De la notificación de los informes técnicos. 38. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico LCM 3-2011 (T) no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones.

Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 39. Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 40.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que                                                                                                                         5 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes.

Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48. 6 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina. P.

42. GACETA OFICIAL 02/09/2015 27 de 30       sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 41. Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e   GACETA OFICIAL 02/09/2015 28 de 30       influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 42. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

En virtud de lo anteriormente expuesto,   GACETA OFICIAL 02/09/2015 29 de 30       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

SEGUNDO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 02/09/2015 30 de 30       Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú