Año XXXIII – Número 2818 Lima, 5 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 555-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Deseal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2015-145511. Referencia: Marcas involucradas PLASTIFLECHA (mixta) y PLASTIFLECHA (denominativa) PROCESO 584-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00008.

Referencia: Patente de invención titulada “MATRÍZ HIDRÓFILA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE ÁCIDO POLIACRÍLICO, UN ÉTER DE CELULOSA Y UN DESINTEGRANTE PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA TRATAR TRASTORNOS GENITALES FEMENINOS”. PROCESO 617-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2013-00415. Referencia: Patente de invención para “PROCESO PARA PREPARAR CARBOXAMIDAS 2-AMINOTIAZOL-5AROMÁTICAS COMO INHIBIDORES DE LA CINASA” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 5/10/2016 2 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso 555-IP-2015 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desea! y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-145511 Referencia Marcas involucradas PLASTIFLECHA (mixta) y PLASTIFLECHA (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-292 de fecha 5 de octubre de 2015, recibido el 20 de octubre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-145511, en cuanto a los siguientes aspectos: (i ) Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos.

(ii) Cuando el uso de la marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios -uso a título de marca- sino que tiene otros propósitos de identificación o 1 5/10/2016 GACETA OFICIAL 3 de 47 información, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios, incluso en páginas web para identificar un origen empresarial, ¿se entiende incluido ese uso en la excepción? (iii) Precisar el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relación con el derecho que tiene el titular de impedir su uso a terceros; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2. Demandante Indico S.A.S. Demandado Plus Solutions S.A.S. Hechos relevantes: 2.1. El 24 de junio de 2015, Indico S.A.S. (en adelante, Indico) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad marcaría en contra de Plus Solutions S.A.S. (en adelante, Plus Solutions) en base a la marca mixta de su titularidad PLASTIFLECHA, inscrita con Certificado 404332, para distinguir toda clase de sujetadores de etiquetas o marquillas para ropa y calzado, correspondientes a la Clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. �lasti flecha, 2.2.

La demandante alegó que Plus Solutions ha venido usando la expresión PLASTIFLECHAS tanto en su página web, como en material impreso; siendo evidente que dicha expresión es idéntica a la marca previamente registrada de su titularidad. 2.3. Mediante Oficio 1003-292 del 5 de octubre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de 2 GACETA OFICIAL 5/10/2016 4 de 47 Industria y Comercio (en adelante, la SIC}, solicitó interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto a los aspectos mencionados al inicio de la presente ponencia. 3.

Argumentos de la demanda de Indico: 3.1. Indico tiene como actividad económica la importación, exportación, compra, venta y distribución de insumos, suministros, accesorios, motores, repuestos, maquinaria para la industria textil, confección, tejeduría, bordado, calzado, marroquinería. 3.2. Plus Solutions ha venido usando la expresión PLASTIFLECHAS tanto en su página web 1, como en material impreso.

Siendo evidente que dicha expresión es idéntica a la marca previamente registrada de su titularidad. 3.3. Plus Solutions con su accionar ha violado lo dispuesto en el Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2 • 3.4. Plus Solutions, se encuentra ofreciendo en el mercado el mismo producto con la misma marca PLASTIFLECHA previamente registrada por la demandante Indico, generando confusión en el consumidor quien Ver. hHp://www.plussolutions.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1&1temid 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Artfculo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los setvicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asl como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del n valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigia. 3 GACETA OFICIAL 5/10/2016 5 de 47 se ve expuesto a dos marcas idénticas creyendo que provienen del mismo origen empresarial. 3.5.

Plus Solutions, habría vulnerado lo establecido en el Articulo 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3. 4. Argumentos de la contestación de Plus Solutions: 4.1. Mediante escrito del 27 de agosto de 2015 señaló que es cierto que utiliza la expresión PLASTIFLECHAS en su página web, pero tal uso no se hace a titulo de marca, sino como expresión descriptiva de un tipo característico de sujetador de etiquetas, expresión que es de uso común y habitual en el mercado, no teniendo, por si sola, la capacidad de identificar un origen empresarial determinado. 4.2.

El derecho de la marca no es absoluto, existiendo limitaciones al derecho de impedir el uso que terceros puedan hacer de signos usuales y similares para propósitos informativos y descriptivos, y no cumplan la función de marcas. 4.3. El uso que ha venido realizando en el mercado sobre la expresión PLASTIFLECHAS, se encuentra amparado en la utilización de un término necesario y de dominio público para describir las características y propiedades principales de un sujetador de etiquetas. 4.4.

Si uno realiza una búsqueda en el buscador Google con la expresión PLASTIFLECHAS, el mismo arroja en Colombia más de dos mil referencias, en los cuales en todos los casos se emplea dicha expresión para designar o describir un tipo de sujetador de etiquetas para ropa o similares. 4.5. Dicha expresión es el término técnico y usualmente utilizado por este sector del mercado para informar al consumidor acerca de un producto. 4.6.

Plus Solutions emplea en su pagina web la expres1on PLASTIFLECHAS para designar tal tipo de sujetadores y no como una marca que designa un origen empresarial determinado. El empleo de tal expresión se hace para indicar o designar el producto que se vende. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del articulo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables". 4 GACETA OFICIAL 5/10/2016 6 de 47 4.7.

Indico es titular de una marca débil, la misma que está conformada por una expresión descriptiva y de uso común, que lo obliga a soportar la coexistencia de su marca con expresiones en las cuales se use la marca a título puramente descriptivo. 4.8. Se puede establecer que la marca PLASTI-FLECHA (mixta) es una marca débil, en el sentido de que el derecho al uso en exclusiva está restringido a la forma particular y concreta en que fue otorgado, esto es a la forma en que las palabras PLASTI y FLECHA se combinan dentro de la configuración gráfica particular en que fue otorgada, al tipo de letra, elemento gráfico y color. 4.9.

La correcta interpretación del derecho otorgado, sobre la base de la realidad del mercado frente al uso de la expresión PLASTIFLECHAS, determina que el derecho se restrinja al tipo de letra y grafia de la marca, particular combinación, y no a los otros elementos nominativos PLASTI FLECHA, y menos frente a la expresión PLASTIFLECHAS, la cual se ha dicho es de carácter genérico dentro del sector relevante, para identificar un sujetador de etiquetas. 4.1 O. Indico ha permitido la coexistencia pacifica de los signos por un periodo de más de cuatro años sin que existan indicios serios de confusión, lo que denota que los signos puestos en conflicto no tienen la capacidad distintiva intrínseca para ser considerados como marca o que ellos mismos contienen elementos diferenciadores que permiten al consumidor su fácil singularización. 4.11.

Indico conocía que Plus Solutions viene usando la expresión PLASTIFLECHAS para describir o designar sujetadores de etiquetas desde hace más de dos años, con lo cual se aplica la prescripción a que se refiere al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. t 6;P B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Del análisis de lo actuado en la demanda por infracción de marca, solo procede la interpretación prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, así como de los Artículos 157 y 244 de la misma normativa5 • 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 5 GACETA OFICIAL 5/10/2016 7 de 47 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4.

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Prescripción de la acción por infracción de derechos. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a titulo informativo.

Preguntas formuladas por el órgano consultante al Tribunal. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca 2. 3. "Articulo 155.• El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

( ) dJ usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o seNicíos idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;, r 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artlculo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor. lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracterlsticas de éstos; siempre que eflo se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de infonnación y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se límite al propósito de infonnación al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen ª empresarial de los productos o servicios respectivos.

"Articulo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en lodo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vezª. 6 GACETA OFICIAL 5/10/2016 8 de 47 1.1. En el presente caso, Indico interpuso demanda ante la SIC por infracción de derechos de Propiedad Intelectual contra Plus Solutions. 1.2.

Al respecto, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.3. La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:6 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado.

(i) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Prescripción de la acción por infracción de derechos 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas alegadas por el demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales 6 De modo referencial, ver Procesos 346-IP-2015, p.6. 7 GACETA OFICIAL 5/10/2016 9 de 47 a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) ( ) d) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre /os envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; usar en el comercia un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del usa de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( )" 2.2. Previamente, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 y establece lo siguiente: 7 a) Suietos activos.- Son sujetos activos de la acción: El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Suietos pasivos.- Son sujetos pasivos de la acción: Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 2.3.

Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Articulo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar 7 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 8 GACETA OFICIAL 5/10/2016 10 de 47 riesgo de confusión o de asoc1ac1on en el público consumidor8.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar''. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado9• c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.4.

El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, especifico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: B De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5. 9 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que e! M•• •riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa}, o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta}; mientras que el • riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conRicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica�.

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, M• recalda en el Proceso 70-IP-2008). • 9 5/10/2016 GACETA OFICIAL 11 de 47 (i) Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. (ii) Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

(iii) Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Supuesto 1 Supuesto 11 Supuesto 111 Sujeto activo Sujeto pasivo Es titular de una marca que distingue productos. Es titular de una marca que distingue servicios. Usa la marca directamente sobre productos.

Es titular de una marca que distingue productos o servicios. Usa la marca sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca proteQida. Usa la marca sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Resumen del supuesto Marca protegida para productos aplicada sobre productos. Marca protegida para servicios aplicada sobre productos.

Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, 1 embalajes o acondicionamientos de productos. 1 2.5. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 10 2.6.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas 10 De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7. 10 GACETA OFICIAL 5/10/2016 12 de 47 limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Articules 157, 158 y 159 de dicha norma. 11 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria". 12 2.7. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 2.8.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 3.

Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo 3.1. En el presente caso, Plus Solutions en su contestación de demanda alegó que el uso de la expresión PLASTIFLECHAS en su página web, no se hace a título de marca, sino como expresión descriptiva de un tipo característico de sujetador de etiquetas, expresión que es de uso común y habitual en el mercado, no teniendo, por si sola, la capacidad de identificar un origen empresarial determinado, ello de conformidad al Articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema planteado. 3.2. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen entre otros actos su signo, existen limitaciones por las 11 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp.7-8. 12 Ver de modo referencial Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 11 GACETA OFICIAL 5/10/2016 13 de 47 cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente: "Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, Jugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus se,vicios u otras caracter/sticas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y ta/ uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de /os productos o se,vicios.

El registro de /a marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o se,vicios legltimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o se,vicios respectivos". 3.3.

El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca "siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios".

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: a) b) c) su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos. 3.4.

En virtud al segundo párrafo del Articulo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: a) b) c) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; Ofrecer en venta; Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; 12 GACETA OFICIAL d) 5/10/2016 14 de 47 Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término "anunciar", en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a "publicitar", señalando que por "publicidad" "puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica". 13 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Articulo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 3.5.

Para que opere la limitación de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice debe cumplir con los siguientes requisitos: a) b) e) d) Que lo haga de buena fe; Que no constituya uso a título de marca; Que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información; Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios 3.6.

La noción de "buena fe", como uno de los requisitos de licitud consagrados por el Articulo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial "no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones". 14 13 De modo referencial, ver proceso 62-IP-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, pp.10 y 11. 14 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá. p. 45; citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. 1831 del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido. 13 GACETA OFICIAL 5/10/2016 15 de 47 3.7.

En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios 15, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. 3.8.

El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o caracteristicas. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable.

Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones 1s. 3.9.

Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

Así el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos17. 15 De modo referencial, ver proceso 62-IP-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, p, 12 16 Ibídem. 17 Ibídem. 14 GACETA OFICIAL 5/10/2016 16 de 47 3.10.

Si se cumplen los tres requisitos de licitud antes mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 3.11. De acuerdo con las pautas detalladas, se deberá analizar si el signo "PLASTIFLECHAS" utilizado por la empresa Plus Solutions, se encuentra contemplado como excepción, de acuerdo con lo citado en este acápite, así como también, deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso. 4.

Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

¿Para la configuración de la excepción contenida en el Articulo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos? Como se mencionó en el numeral 3 de la sección D, sobre la excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, este Tribunal considera que los requisitos de licitud para que se configure la excepción contemplada en el articulo materia de consulta, deben ser concurrentes, por lo que el uso del signo debe ser efectuado tanto (i) de buena fe, (ii) teniendo una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 4.2.

Cuando el uso de la marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios -uso a titulo de marca- sino que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios, incluso en páginas web para identificar un origen empresarial, ¿se entiende incluido ese uso en la excepción? Con relación a la interrogante del consultante, este Tribunal considera que de conformidad con lo señalado en el Artículo 157, el empleo del signo debe estar condicionado a la identificación e información y no con la finalidad de identificar o distinguir los productos o servicios en el mercado.

Es decir, es posible que un comerciante pueda utilizar en el mercado la marca y/o enseña comercial, siempre que dicho uso no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial. Asimismo, 15 GACETA OFICIAL 5/10/2016 17 de 47 resulta necesario que ese uso se limite a informar al consumidor sobre la puesta a disposición de los productos y/o servicios que se ofrecen en el mercado.

Cabe mencionar que el uso de marcas en publicidad para identificar un establecimiento comercial, podría constituir una limitación al derecho de exclusiva de la marca. Ello se justifica por la necesidad de informar a los consumidores la existencia de productos y/o servicios que se ofrecen, a fin de decidir su elección de consumo. Como se mencionó en la respuesta de la pregunta anterior, tal uso deberá ser efectuado tanto (i} de buena fe, (ii} teniendo una finalidad informativa y, (iii} que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 4.3.

¿Cuál es el alcance que jurisprudencia/mente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especia/mente en relación con el derecho que tiene el titular de impedir su uso a terceros? Teniendo en consideración que la marca es aquel signo que tiene como finalidad distinguir productos o servicios de otro u otros semejantes, de modo tal que constituye una importante fuente de información que permite no sólo que el consumidor pueda elegir con facilidad el producto o servicio de su preferencia sino que el empresario pueda diferenciarse de sus competidores.

En ese sentido, el titular de una marca tiene el derecho al uso exclusivo de ella, por lo que tiene facultad de accionar contra aquellos que pretendan usar o usen su signo sin su autorización, o cualquier otro que pueda producir confusión con el suyo, afectando su derecho de exclusiva. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, ese derecho de exclusiva no es absoluto, siendo que la normativa comunitaria recoge ciertos limites, tales como el empleo de expresiones de carácter genérico que tengan un propósito referencial.

Sobre el particular se precisa que la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 18 18 De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de 5 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. 16 GACETA OFICIAL 5/10/2016 18 de 47 Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 19 En efecto un signo compuesto por expresiones genéricas es débil, ya que tiene uh poder muy bajo de oposición en relación con dichas palabras y, además, tiene bajo nivel de acción para alegar infracción en relación con dichos elementos genéricos.

Asi, una expresión de carácter genérico no puede estar sometida a la apropiación exclusiva de un solo titular pues ello impedirla el uso libre y legítimo de tal expresión por los demás competidores. Sin embargo, los signos confrontados en una acción por infracción, compuestos por elementos genéricos, deben ser evaluados en relación con los demás elementos que le otorguen distintividad al signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2015-145511, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Glt J-- Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ro;:;-r.r,ao,,rzr,,"-irr=; Hugo RammT.::¡ MAGISTRADO 19 lbidem. 17 GACETA OFICIAL 5/10/2016 19 de 47 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 \ 5/10/2016 GACETA OFICIAL 20 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 584-IP-2015 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 2014-00008 Patente de invención titulada "MATRÍZ HIDRÓFILA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE ÁCIDO POLIACRÍLICO, UN ÉTER DE CELULOSA Y UN DESINTEGRANTE PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA TRATAR TRASTORNOS GENITALES FEMENINOS". Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3614, recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante el cual, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00008.

El Auto de 1O de junio de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: POLICHEM S.A. 5/10/2016 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 21 de 47 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Y Hechos relevantes 2.1. El 24 de diciembre de 2008, la sociedad POUCHEM S.A., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) la solicitud de patente denominada MATRIZ HIDRÓFILA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE ÁCIDO POLIACRILICO, UN ÉTER DE CELULOSA Y UN DESINTEGRANTE PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA TRATAR TRASTORNOS GENITALES FEMENINOS 1 2.2.

El 19 de marzo de 2010, la solicitud de patente fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 614. GYNOPHARM S.A. y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A. presentaron oposición las cuales fueron admitidas el 6 de agosto de 2010 mediante Oficio 9860 y 9859 respectivamente. 2.3. El 29 de octubre de 2010, POLICHEM S.A., contesta a las mencionadas oposiciones, defendiendo la patentabilidad de la invención. 2.4.

El 4 de julio de 2012, la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC mediante Oficio 11767 procede a notificar con el examen de patentabilidad a POLICHEM S.A. De acuerdo con el estado de la técnica, se presentaron los siguientes documentos como objeciones a la patentabilidad de la invención: ITEM DOCUMENTO REIVINDICAIONES REQUISITO AFECTADAS QUE AFECTA D1 US6416779 1-18 Nivel inventivo 02 US20030059456 1-18 Nivel inventivo 2.5.

El 8 de noviembre de 2012, POLICHEM S.A. respondió dichas objeciones presentado un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 14 reivindicaciones. 2.6. El 27 de diciembre de 2012, mediante Resolución 81050, la SIC resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas; sin embargo, procedió a denegar la solicitud de patente de invención a POUCHEM S.A. por considerar que las reivindicaciones presentadas no cumplían con el requisito de nivel inventivo. 2.7.

Inconforme con tal decisión la sociedad POLICHEM S.A. presentó recurso de reposición contra la Resolución 81050, la misma que fue confirmada en su totalidad mediante Resolución 43935 de 30 de julio de 2013. t Expediente Admmistrativo 08-136879. 2 GACETA OFICIAL 5/10/2016 22 de 47 2.8. El 1 O de diciembre de 2013, POLICHEM S.A. presentó acción de nulidad, ante la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del el Consejo de Estado, República de Colombia, en contra de las Resoluciones 81050 y 43935 emitidas por la SIC. 2.9.

El 28 de julio de 2014, la SIC presentó contestación a la acción de nulidad. 2.1O. Mediante auto de 19 de noviembre de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad POUCHEM S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( ) Los artfcu/os 14 y 18 de la Decisión 486, han sido violados en las Resoluciones Nos. 81050 del 27 de diciembre de 2012 y 43935 del 30 de julio de 2013 toda vez que, contrario a lo afirmado por el Despacho del Señor Superintendente de Industria y Comercio," la invención solicitada "( ) si tiene nivel inventivo, y no había podido ser derivada de manera obvia ni evidente de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, citadas como anterioridades por parte de la SIC en las Resoluciones objeto de la presente demanda" 3.2.

"( ) El problema que plantea la invención""( ) consiste en la necesidad de proporcionar un nuevo sistema de suministro vaginal terapéutico, que reduzca los intervalos de dosificación y que permita prolongar el tiempo de resistencia dentro de la cavidad vaginal" por la cual se propone "( ) una matriz hidrófila para la fabricación de una fórmula para el tratamiento de trastornos genitales femeninos." l L 3.3.

Existen diferencias entre los antecedentes D1 y D2 ya que "(...) el documento D1 está dirigido al tratamiento de enfermedades vaginales mediante la administración de un medicamento a la mucosa vaginal y el epitelio, que se alcanza mediante el contacto directo con una tableta bioadhesiva que libera el medicamento hasta por cinco días. El máximo contacto con la mucosa y el epitelio se asegura con tabletas en la forma de supositorio o tampones y en donde las composiciones farmacéuticas tienen el suficiente grosor para mantener contacto prolongado con dicha mucosa y epitelio.""(...) Por el contrario, las tabletas de la invención solicitada""(...) gracias al disgregante específico carboximetilcelulosa de sodio reticulado, permite alcanzar rápidamente un estado hinchado, resultado de este modo en una expansión controlada de ge/ en una gran parte del epitelio vaginal." 3.4.

Por otro lado, el D2 "(...) se refiere a dispositivos de suministro de fármacos intravaginales para la administración de un agente antimicrobiano dispersado por todo un sistema elastomérico biocompatible que forma el 3 GACETA OFICIAL 5/10/2016 23 de 47 dispositivo de suministro." "(...) Por lo tanto, una persona del oficio medianamente versada en la materia no habría considerado el uso de carboximetilcelulosa de sodio reticulada, como desintegrante, con el fin de mejorar las condiciones de liberación del principio activo.

En efecto, ninguno de los documentos señalados con anterioridad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio enseña o sugiere alcanzar un estado hinchado ni tampoco dicho efecto bio-adhesivo." 3.5. La invención solicitada "(...) demuestra que se alcanza mayor bio­ adhesividad con las tabletas de la invención solicitada gracias a /a presencia de carboximeticelulosa de sodio reticulada, y no debido a la presencia de cualquier disgregante." 3.6.

"(...) es evidente el nivel inventivo del que goza la presente solicitud de patente se ve sustentado por el defecto inesperado que se obtuvo; es decir, por la mejora sustancial de un efecto de la misma indo/e que se alcanza debido a la mayor bio-adhesividad con las tabletas de la invención solicitada gracias a la presencia de carboximeticelu/osa de sodio reticulada, sin que exista prueba alguna de que esta diferencia técnica haya sido sugerida por los documentos citados como anteriores". 3.7.

La SIC paso por alto el análisis del compuesto reivindicado que tiene un efecto inesperado y la expresa referencia que a este respecto realiza el Manual Andino de Patentes. 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "( ) Como se advierte en el articulo 18 de la Decisión 486, como segundo requisito, adicional al de novedad, es que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requisito presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad del hombre." 4.2. "(...) Sobre la afirmación del demandante, según la cual la tableta de la solicitud, gracias a que contiene el desintegrante "CMC sódica reticulada", logra rápidamente un estado hinchado, se reitera que este hecho no es sorprendente para la persona versada por que la croscarmelosa de sodio es un compuesto entrecruzado de carboximetilcelulosa sódica ampliamente usado por la persona versada como desintegrante en formulaciones farmacéuticas.

La persona versada tiene claro que "el entrecruzamiento reduce la solubilidad en agua al tiempo que permite que el mineral se hinche (como una esponja) y que absorba muchas veces su peso en agua. Como resultado, proporciona al comprimido una disolución y desintegración superior, mejorando así la biodisponibilidad de los componentes activos facilitando su disolución en los fluidos digestivos y su posterior absorción." 4 GACETA OFICIAL B. 5/10/2016 24 de 47 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, los que se interpretarán por ser procedentes.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION: 1. 2. 3. Requisitos de patentabilidad. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. El Manual Andino de Patentes. Su valor Jurídico D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad 1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.

La SIC sostuvo que la solicitud de patente no cumple con el requisito de nivel inventivo, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 1.2. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran establecidos en el Artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los Artículos 15 a 19 de la misma normativa.

"Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.3.

Del nivel inventivo. De conformidad con el Articulo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad 2 Articulo 14.• Los Psfses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en tocios los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de epficación industrial.

Articulo 18.• Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en fa materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 5 GACETA OFICIAL 5/10/2016 25 de 47 de determinar si, con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: "Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención". 3 Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar4. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.4.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en 3 Proceso 12-IP-1998, publicado en fa G.0.A.C. 428 de 16 de abril de 1999. Patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON AL TA ACTIVIDAD CELULASA. 4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid- Espans. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 6 GACETA OFICIAL 5/10/2016 26 de 47 cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 5 1.5.

En consecuencia, en el presente caso se deberá considerar que en toda solicitud de invención la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 2.

El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. 2.1. POLICHEM S.A. en la acción de nulidad determina que la invención solicitada propone una solución que "consiste en la necesidad de proporcionar un nuevo sistema de suministro vaginal terapéutico, que reduzca los inteNalos de dosificación y que permita prolongar el tiempo de resistencia dentro de la cavidad vaginal" por la cual se propone "( ) una matriz hidrófila para la fabricación de una fórmula para el tratamiento de trastornos genitales femeninos. Agrega que existen diferencias entre las enseñanzas del 01 y las reivindicaciones de la solicitud de patente ya que "(...) el documento D1 está dirigido al tratamiento de enfermedades vaginales mediante la administración de un medicamento a la mucosa vaginal y e/ epitelio, que se alcanza mediante el contacto directo con una tableta bioadhesiva que libera el medicamento hasta por cinco dias.

El máximo contacto con la mucosa y el epitelio se asegura con tabletas en la forma de supositorio o tampones y en donde las composiciones farmacéuticas tienen el suficiente grosor para mantener contacto prolongado con dicha mucosa y epitelio.( ) Por el contrario, las tabletas de la invención solicitada" "(...) gracias al disgregante especifico carboximetilce/u/osa de sodio reticu/ado, permite alcanzar rápidamente un estado hinchado, resultado de este modo en una expansión controlada de gel en una gran parte del epitelio vaginal".

Mientras que el 02 "(...) se refiere a dispositivos de suministro de fármacos intravaginales para la administración de un agente antimicrobiano dispersado por todo un sistema elastomérico biocompatible que forma el dispositivo de suministro. Por Jo tanto, una persona del oficio medianamente versada en la materia no habria considerado el uso de carboximetilcelulosa de sodio reticulada, como desintegrante, con el fin de mejorar /as condiciones de liberación del principio activo. 5 Interpretación Prejudicial 46-IP-2012, expedida el 20 de julio de 2012. publicada en la Gaceta OficiBI del Acuerdo de Carlagena � 2108, de 22 de octub,e de 2012. 7 GACETA OFICIAL 5/10/2016 27 de 47 La invención solicitada "(...) demuestra que se alcanza mayor bio­ adhesividad con las tabletas de la invención solicitada gracias a la presencia de carboximeticelulosa de sodio reticulada, y no debido a la presencia de cualquier disgregante." 2.2.

Por su parte, la SIC en su escrito de contestación argumentó que el hecho de que la tableta contenga desintegrante "CMC sódica reticulada'•, para lograr rápidamente un estado hinchado, no es sorprendente para la persona versada por que la croscarmelosa de sodio es un compuesto entrecruzado de carboximeti/celulosa sódica ampliamente usado por la persona versada como desintegrante en formulaciones farmacéuticas.

La persona versada tiene claro que "el entrecruzamiento reduce la solubilidad en agua al tiempo que permite que el mineral se hinche (como una esponja) y que absorba muchas veces su peso en agua. Como resultado, proporciona al comprimido una disolución y desintegración superior. mejorando así la biodisponibi/idad de los componentes activos facilitando su disolución en los fluidos digestivos y su posterior absorción." l·\ l� 2.3.

En particular el Artículo 18 de la Decisión 486 determina que toda invención deberá poseer nivel inventivo, lo cual significa que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos convencionales o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

Para negar o conceder una patente, definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no. Las Oficinas de Patentes deberán realizar un análisis objetivo del nivel inventivo que debe poseer la solicitud de la patente, por lo tanto el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado, aplicará algunos criterios entre ellos: " - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normar en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de 8 GACETA OFICIAL 5/10/2016 28 de 47 conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existla al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabi/idad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo". 6 Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene: "La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). \· Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste.

Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica 0 Proceso 73-IP-2014 de 25 de agosto de 2014.

Patente: TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELICULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES. 9 GACETA OFICIAL 5/10/2016 29 de 47 entre las distintas caracteristicas. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo". 7 2.4.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la Oficina Nacional competente debe demostrar que, para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del experto medio en la materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada-y se hizo un análisis conjunto y retrotraído a la fecha de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad. 2.5.

Se deberá analizar si los documentos D1 y D2, citados como anterioridades por la SIC determinaban la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 14 contenidas en la solicitud de patente denominada: "COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE CUIDADO ORAL" a la luz de los criterios descritos en la presente Interpretación Prejudicial. 3. El Manual Andino de Patentes.

Su valor Jurídico 3.1. La sociedad demandante sostuvo que la resolución de la SIC pasó por alto la expresa referencia sobre los indicadores que permite determinar la existencia de nivel inventivo desarrollado en el Manual Andino de Patentes. 3.2. De conformidad con lo anterior, el Tribunal estima oportuno referirse al valor jurídico del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina. 3.3.

El Manual constituye un documento de utilidad práctica para las oficinas de patentes de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, el mismo que fue desarrollado por las mismas oficinas en conjunto con la Secretaría General de la Comisión de la Comunidad Andina con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes; se publicó en el año 2004, su finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, incorpora normas andinas, jurisprudencia 7 lbfdem 10 GACETA OFICIAL 5/10/2016 30 de 47 comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores.

Conforme se determina en el propio preámbulo del Manual, "(...) es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486).

En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas." En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta no obligatoria, el funcionario que examina la solicitud, puede o no considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada. 3.4.

Lo que si marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no del Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal, más no cuando es utilizado por sí solo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2014-00008, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Esta uto del unal.: l. pac De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 11 GACETA OFICIAL 5/10/2016 31 de 47 Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. u 5/10/2016 GACETA OFICIAL 32 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso 617-IP-2015 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00415 Referencia Patente de invenc1on para "PROCESO PARA PREPARAR CARBOXAMIDAS 2-AMINOTIAZOL5AROMÁTICAS COMO INHIBIDORES DE LA CINASA" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3817 del 17 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00415; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Bristol-Myers Squibb Company 1 GACETA OFICIAL Demandada 2. 5/10/2016 33 de 47: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes: 2.1. El 2 de abril de 2005, Bristol-Myers Squibb Company (en adelante, Bristol-Myers) solicitó, en fase internacional, el otorgamiento de la patente de invención "PROCESO PARA PREPARAR CARBOXAMIDAS 2-AMINOTIAZOL-5AROMÁTICAS COMO INHIBIDORES DE LA CINASA".

Dicha solicitud se formuló bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con el número de solicitud internacional PCT/US2005/003728. 2.2. El 3 de agosto de 2006, Bristol-Myers inició ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) la fase nacional de la solicitud de otorgamiento de patente de invención en la República de Colombia (en adelante, Colombia). 2.3.

El 15 de julio de 2008, Bristol-Myers solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC la realización del estudio de fondo sobre la patentabilidad de la invención y acreditó el pago de la tasa oficial correspondiente. Asimismo, modificó su solicitud inicial aportando un nuevo capítulo con 15 reivindicaciones adicionales. 2.4. El 26 de noviembre de 2010, la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC emitió el Oficio 15371, notificado por fijación en lista el 26 de noviembre de 201 o. en el que señaló que: (i) la invención solicitada carecía de concisión y claridad; y, (ii) no cumplía con el requisito de nivel inventivo a partir de las enseñanzas 01 1 y 022: Específicamente se formularon las siguientes observaciones: a) Las reivindicaciones 1. 2, 3, 6, 7, 8, 1O, 11, 14 y 15 carecen de concisión y claridad. b) La invención carece de nivel inventivo toda vez que un experto en el área técnica la hubiere podido deducir de manera obvia, a partir de las enseñanzas de los documentos 01 y 02.

El ejemplo 455 del documento 01 no divulga el patrón de difracción de rayos x (valores de 20) de los solvatos de la solicitud, por lo que esa diferencia no ofrece un efecto técnico inesperado. Asimismo, el documento 02 revela que la obtención de polimorfos es una labor rutinaria en el desarrollo de preparaciones farmacéuticas. Documento: US 6596746, tltulo: Cyclic protein tyrosine kinase inhibitors, fecha de publicación: 2210712003. 2 Documento: Libro, título: Farmacia Práctica Remington (19ª edición, Editorial médica panamericana, Capitulo 83 preformulación, poliformismo (págs. 226-2231), fecha de publicación: 1998. 2 GACETA OFICIAL 5/10/2016 34 de 47 c) Los solvatos reclamados reproducen, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado compuesto revelado en D1. d) Para un experto medio que aplique los métodos de cristalización enseñados en D2, será obvio obtener diferentes solvatos del compuesto D1. 2.5.

El 22 de febrero de 2011, Bristol-Myers respondió las observaciones formuladas en el Oficio Oficio 15371, indicando que su invención si cumplía con el requisito de nivel inventivo. 2.6. Mediante Oficio 05840, notificado por fijación en lista el 1 de abril de 2011, la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC reiteró las observaciones consignadas en el Oficio 15371 y requirió al solicitante que se pronuncie sobre las observaciones formuladas. 2. 7.

El 8 de agosto de 2011, Bristol-Myers respondió el requerimiento precitado y presentó un nuevo pliego de 8 reivindicaciones en reemplazo de las presentadas originalmente, a fin de subsanar las observaciones formuladas. 2.8. Por Resolución 15528 del 20 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió denegar la patente de invención solicitada señalando que el producto reivindicado carecía de nivel inventivo. 2.9.

El 30 de mayo de 2012, Bristol-Myers interpuso recurso de reposición contra la Resolución 15528 del 20 de marzo de 2012. 2.1 O. Por Resolución 5208 del 19 de febrero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 15528 que denegó la patente de invención solicitada por Bristol-Myers.

La referida resolución se sustentó en los siguientes fundamentos: "Por tanto, conociendo ampliamente las consideraciones teóricas y aplicaciones análogas muy próximas (D1) vemos que la identificación de una forma cristalina caracterizada mediante la técnica de DRX, no presenta un avance técnico real y no representa un salto cualitativo a la regla técnica porque el efecto técnico asociado ya era previsto por lo revelado en el Documento D2, que señala que la solubilidad, el punto de fusión, la densidad, la dureza, la presión de vapor, la estabilidad, entre otras propiedades, varian según la forma polimórfica y que en general es posible obtener distintas formas cristalinas de un mismo compuesto y de ese modo modificar sus propiedades.

En ese sentido, es evidente que se pretende la protección para un estado cristalino más de la molécula N-5tiazolcarboxamida que aunque es nuevo, por na encontrarse reportados los datos DRX presentados, no presenta nivel inventivo pues se deriva de la naturaleza del estado sólido de la misma, propiedad alrededor de la cual se tiene amplio conocimiento, de acuerdo con la materia técnica que los 3 GACETA OFICIAL 5/10/2016 35 de 47 documentos 01 y D2 ya enseñaban al momento de la presentación de la solicitud.

En relación con las ventajas que a juicio del accionante presenta el monohidrato cristalino reivindicado, se reitera que es conocido en el campo técnico que diferentes polimorfos de una misma molécula presentan propiedades diferentes en cuanto a solubilidad, estabilidad, entre otras y que no se encuentra en ningún acápite de la solicitud algún ensayo que permita verificar las propiedades superiores señaladas, ya que los anexos 1, 2 y 3 presentados por el solicitante no corresponden a datos comparativos que demuestren algún perfil de estabilidad superior del compuesto monohidratado comparado con el compuesto no hidratado, ya que simplemente corresponden a espectros de difracción de rayos X de los polimorfos monohidratado, etano/ato y metano/ato, que son resultados de la identificación de estructura cristalina y no permiten evaluar estabilidad". 2.11.

Bristol-Myers presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado3• 2.12. Mediante Auto del 8 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia admitió a trámite la demanda de nulidad presentada por Bristol-Myers. 2.13. Por Auto del 19 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentada por Bristol-Myers: 3.1. El examen de apreciación del nivel inventivo no solo se debe basar en un mero juicio de valor sobre el esfuerzo creador del inventor o sobre el mérito que pueda tener la invención, sino en el análisis de las circunstancias que rodearon el momento en que se desarrolló la invención. Ello permitirá determinar si dicha invención resulta obvia, o si se deriva evidentemente del estado de la técnica. 3.2.

En ese sentido, para lograr la realización de un verdadero juicio sobre el nivel inventivo, es necesario ubicarse en el momento en que se realiza la invención. Ello quiere decir que el examinador se debe retrotraer al estado de la técnica existente en dicho momento y analizar si verdaderamente, en ese instante, hubiera sido posible llegar de manera obvia o evidente al objeto que se reivindica en una invención. 3 La fecha de presentación de la demanda no se puede apreciar del expediente. 4 GACETA OFICIAL 5/10/2016 36 de 47 3.3.

En el caso concreto, la SIC realizó un análisis ex post facto (llamado híndsíght, en inglés), motivo por el cual utilizó la descripción de la patente de invención de manera errónea. 3.4. La invención solicitada no ha sido resultado de un trabajo rutinario, sino que se generó como consecuencia de un proceso de investigación arduo, enfocado en la solución de los problemas de estabilidad que no estaban resueltos en el arte previo; y, por tanto, en lograr un salto cualitativo en la regla técnica. 3.5.

Para poder afirmar que existe superioridad entre la invención (forma cristalina) y el arte previo (forma amorfa) resulta pertinente indicar las múltiples ventajas que ofrece la invención solicitada y que no se presentan en el documento 01 (el arte previo más cercano a la presente invención). Sobre ello, conforme con la declaración del investigador George Derbin y los datos comparativos adjuntos a dicha declaración, se aprecia que el monohidrato cristalino de la reivindicación 1 de la invención posee ventajas con respecto a la forma anhidra (sin agua) del arte previo.

Ello incluye la uniformidad en pureza, uniformidad en propiedades, físicas y uniformidad en estabilidad. 3.6. El empleo del monohidrato como una sustancia de medicamento también proporciona ventajas en el proceso de formulación. El monohidrato también posee propiedades de compactación y características de excelente flujo que facilitan la fabricación en formas de dosificación aceptables farmacéuticamente.

Por lo tanto, el monohidrato puede ser fabricado y formulado de manera reproducible como una sustancia de medicamento estable y adecuada. 3.7. Asimismo, dicha invención constituye una solución al problema de encontrar formas mejoradas del compuesto de fórmula IV que solucionen los problemas de estabilidad de la forma amorfa y resulten, a su vez, útiles en el tratamiento de enfermedades oncológicas. 3.8.

La patente de invención solicitada ya ha sido previamente otorgada en Perú y Europa. Si bien es cierto la administración en Colombia no está obligada a conceder una patente de invención por el simple hecho de que esta haya sido otorgada en otras jurisdicciones, ello constituye un apoyo adicional a la evidencia presentada previamente. 3.9.

De acuerdo a lo expuesto, la patente de invención solicitada cumple con el requisito de nivel inventivo previsto en el Articulo 18 de la Decisión 486. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Como resultado del examen de patentabilidad, se encontró que la patente de invención solicitada no cumplía con el requisito de nivel inventivo.

Ello, debido a que se encuentra referida a la obtención de un polimorfo que 5 GACETA OFICIAL 5/10/2016 37 de 47 una persona con conocimientos elementales en el estado de la técnica (D1 y D2) bien podria desarrollar. 4.2. Tal como se demostró durante la etapa administrativa y fue consignado en las resoluciones cuestionadas, las reivindicaciones 1 al 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo requerido por la Decisión 486, por Jo que no es posible otorgarles protección vía patente de invención. 4.3.

La SIC no violó la normativa comunitaria toda vez que la materia reclamada no cumple con el requisito de patentabilidad, pues no tiene nivel inventivo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, interpretación que resulta procedente.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. Requisitos de patentabilidad. Análisis de nivel inventivo. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto" Patentabilidad de Polimorfos. Principio de independencia de las oficinas de patentes. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad. Análisis del nivel inventivo 1.1.

El Articulo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.·Artlcufo 14.- Las Pafses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todas las campas de la tecnolagfa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

( ) Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventiva, si para una persona del oficio nannalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica., r 6 GACETA OFICIAL 5/10/2016 38 de 47 encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 1.2.

Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 5 1.3.

En relación al requisito de nivel inventivo, el Articulo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 1.4.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.6 1.5.

En virtud a lo expuesto, resulta pertinente, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 1.6. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "( ) que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "( )certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda.,,., Esta circunstancia deberá ser analizada por el experto en la materia técnica quien es la "figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que pennita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es.

Se tratará de una persona nonnalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en 5 De modo referencial, ver Proceso 157-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2015, p. 8. 6 Ibídem, p.12. 7 Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición, editorial Espasa. Madrid, 2001.

"Tomos 5 y 7",pp. 686 y 1089. 7 GACETA OFICIAL 5/10/2016 39 de 47 comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados. '18 1.7. Para negar o conceder una patente que se encuentra definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes).

La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no. 1.8. Por su parte, el "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paf ses de la Comunidad Andina" señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo9: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones persona/es; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

B Zuccherino Daniel. Marcas y Patentes en el Gatt. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. pág.: 153. 9 Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina�.

Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. En: http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf (Consulta: 19 de julio de 2016). 8 GACETA OFICIAL 5/10/2016 40 de 47 Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de Is técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante." 1.9. Asimismo, el citado Manual en el punto anterior establece al "análisis problema-solución" como un método para la evaluación del nivel inventivo, el cual indica que para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema­ solución, debiendo cumplir las siguientes etapas: 10 ª - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de caracterfsticas técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). 10 Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

"Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en n las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 77-78. En: http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf (Consulta: 19 de julio de 2016). 9 GACETA OFICIAL 5/10/2016 41 de 47 Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste.

Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la re/ación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya re/ación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de /os efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo". 1.1 o. En relación a la susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 19 de la Decisión 486. 11 1.11.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 1.12. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica 11 De modo referencial, ver Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17. 10 GACETA OFICIAL 5/10/2016 42 de 47 -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 2.

Proscripción del análisis tipo uhindsight" o "ex post facto" 2.1. El Tribunal, en el Proceso 141-IP-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 2.2. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si ésta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo 12; siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que éste posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo. 2.3.

En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos 12 Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lntemationa1 Law Joumal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3. New York, pg. 1794-1795. En http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj..

Fecha de consulta: 8 de junio de 2015. 11 GACETA OFICIAL 5/10/2016 43 de 47 elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraido del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, ex post facto o hindsight. 3. Patentabilidad de Polimoños 3.1.

En el proceso interno se alegó que los documentos 01 y 02 anularian el nivel inventivo, ya que indican la cristalización de los compuestos activos en una variedad de disolventes y mezclas de estos, con diversos grados de temperatura y agitación, a la vez indican la importancia y la necesidad de caracterizar los cristales resultantes en busca de evidencia de poliformismo o pseudopoliformismo. 3.2.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado que un compuesto polimórfico es aquél que por sus propiedades puede sufrir transformaciones y revestir formas alternativas a pesar de estar constituido por el mismo tipo de moléculas. La acepción en bioquímica quiere decir "propiedad de los ácidos nucleicos y las proteinas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares". 13 3.3.

El polimorfismo es un fenómeno importante en genética y en la patología molecular, mientras que en el ámbito de la química se le considera como una "propiedad de los elementos y sus compuestos, que pueden cambiar de forma sin variar su naturaleza". El polimorfismo puede ser definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos o más fases cristalinas que presentan diferentes arreglos y/o conformación de las moléculas en el cristal. 14 3.4.

Dentro de este contexto, existe un debate de dos posiciones doctrinarias. La primera posición afirma que los polimorfos son un descubrimiento, y la otra que señala que los polimorfos no son descubrimientos, por lo que son patentables. 15 3.5. El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos gira en torno a la demostración de las condiciones de "novedad" y de "nivel inventivo" (Articulas 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

La dificultad para reunir estos requisitos reside en que la 13 Ver de modo referencial los Procesos 92-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, 066-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013 y 096-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. Adicionalmente, según el diccionario de la Real Academia Española el polimorfismo es definido como la "cualidad de lo que tiene o puede tener distintas formas·.

Ver diccionario en linea en el siguiente enlace: http:Jnema.rae.es/d rael?val=polimorfismo 14 Ibídem. 15 Ibídem. 12 GACETA OFICIAL 5/10/2016 44 de 47 obtención de un polimorfo se da a partir de un compuesto que ya es conocido, pero que ha sufrido transformaciones. 16 3.6. Por un lado, la patentabilidad de un polimorfo ha sido aceptada por distintas oficinas nacionales, regionales o internacionales.

Asi, en el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el ejemplo más marcado se encuentra en las diversas generaciones del polimorfo Ritonavir (compuesto que combate el VIH) que han sido patentadas por Abott Laboratories en los tres primeros casos 17 y por Transform Pharm y Ranbaxy Laboratoires posteriormente 18. 3.7.

Esta posición indica que el proceso por el cual se encuentra un polimorfo no es siempre predecible ni evidente. En ese sentido, es imprescindible que el solicitante revele claramente los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo, así como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo 19• 3.8. Por otro lado, según el jurista Carlos Correa, el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que los polimorfos no se "crean" o "inventan"; se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas.

Son los polimorfos son el resultado de las condiciones bajo las cuales se obtiene un compuesto20• Cualquier compuesto que presenta polimorfismo tenderá naturalmente a su forma más estable21, aun sin ningún tipo de intervención humana22. 3.9. Las solicitudes de patentes independientes sobre polimorfos se han tornado cada vez más frecuentes y controvertidas, dado que se pueden utilizar para obstruir o demorar la entrada de la competencia genérica.

Se 16 lbldem. 17 La primera generación ha sido patentada con la aplicación W01994014436, la segunda mediante los documentos W01996039398 y WO 1995009614 y la tercera mediante W0200004016, todas atribuidas a Abbot Laboratories. 18 Ver el informe MPatent Landscape Report on Ritonavir" preparado en octubre del 2011 por la OMPI. En: http://www.wipo.int/export/siteslwww/freepublications/en/patents/946/wipo_pub_946. pdf 19 Ver de modo referencial los Procesos 92-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, 066-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013 y 096-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 20 El procedimiento habitual para descubrir nuevos polimorfos es recristalizar el principio activo de diferentes solventes, o bajo diferentes condiciones de recristalización como temperatura o velocidad de agitación. 21 Muchos polimorfos son metaestables, es decir, que eventualmente pueden evolucionar hacia formas más estables, de manera espontánea o intencional (por recristalización)-, lo cual reduce su utilidad desde el punto de vista de la producción y el almacenamiento.

Un qulmico de conocimientos medios que desarrolla una nueva sustancia para uso farmacéutico procurara, habitualmente, identificar el polimorfo más estable. Sobre algunos aspectos técnicos vinculados con el polimorfismo, ver Dunltz (1995), p. 193-200: Bernstein (1999), p. 3440-3461. 22 Ver el Documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, MPautas para el examen de patentes fannacéuticas lt, elaborado por Carlos Correa, marzo 2008, p. 10. 13 GACETA OFICIAL 5/10/2016 45 de 47 puede considerar que los polimolios pertenecen al arte previo y, por lo tanto, no son patentables si se obtienen inevitablemente siguiendo el proceso descrito en la patente original del principio activo.

Además, cuando se descubre polimorfismo, la posibilidad de descubrir nuevas formas cristalinas diferentes es obvia23. 3.1 O. Conforme a esta posición, el polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado sólido. Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. Las oficinas de patentes deben tomar conciencia de la posible ampliación injustificada del período de protección, que surge del patentamiento sucesivo del principio activo y sus polimorfos, incluyendo hidratos/solvatos.

Los procedimientos para obtener polimorfos pueden ser patentables en algunos casos, si demuestran ser novedosos y cumplen con el requisito de altura inventiva24 • 3.11. Entre las excepciones de patentamiento se encuentran los descubrimientos. La historia de Ritonavir Forma II es un ejemplo sumamente interesante, que pone de manifiesto la aparición espontánea de las formas polimórficas, sin que medie la presencia de la mano del hombre25 • 3.12.

La Decisión 486, norma comunitaria andina, no establece ningún impedimento para la patentabilidad de los polimorfos, por lo que las autoridades administrativas tienen libertad para resolver esta cuestión26 • 3.13. En este sentido, este Tribunal estima se debe realizar un análisis muy específico a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina.

Por tanto, en aras de cautelar el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y científicamente cada uno de los requisitos de patentabilidad de los polimorfos27• 3.14. Por lo expuesto, los polimorfos pueden ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para 23 Ibídem, pp. 10-11. 24 lbldem, p. 11. 25 Patentes y Salud Pública. La dimensión técnica de las pollticas de patentabilidad: El caso de las patentes fannacéuticas en Argentina. Este documento fue una tesis de la Maestrla en propiedad intelectual en la Universidad FLACSO, sede Argentina. Autora: Susana Elida Piatti. Director: Carlos Correa, p. 110. t y 26 Ver de modo referencial los Procesos 92-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, 066-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013 y 096-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 27 lbldem. 14 GACETA OFICIAL 5/10/2016 46 de 47 ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva las razones por las que su solicitud presenta novedad y nivel inventivo. 4.

Principio de independencia de las oficinas de patentes 4.1. En el presente caso, se señaló que la invención en cuestión ha sido otorgada en otros países, incluyendo el Perú, país en el cual se aplica la misma normativa y jurisprudencia que se aplica en Colombia. 4.2. Al respecto, cabe precisar que el sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra sustentado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada país miembro.

El Título 11 de la Decisión 486, denominado "De las Patentes de Invención" regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura que las oficinas nacionales son competentes del trámite, del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad. Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia) como en relación con sus propias decisiones. 28 4.3.

El hecho de que se haya obtenido una patente de invención en un País miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País miembro. De la misma manera, que se haya negado el otorgamiento de patente en un País miembro no implica que se se tenga que negar igualmente en otro. 29 4.4. Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los países miembros deban otorgar automáticamente dicha patente.

En todos los casos se debe realizar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad30• 4.5. Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.31 4.6.

En ese sentido, la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada caso. Los limites a la actuación administrativa de dichas oficinas se 28 De modo referencial, ver Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 18. 29 lbldem. 30 De modo referencial, ver Proceso 47-IP-2014 de fecha 26 de agosto de 2014, p. 15. 31 lbldem. 15 GACETA OFICIAL 5/10/2016 47 de 47 encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00415, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cda L�JJJ:ros MAGISTRADA Hugo Ramiro Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16