Año XXXIII – Número 2834 Lima, 26 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 151-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00236-00. Referencia: Signo solicitado TRANDATE (denominativo) y marca registrada TRANDATE (denominativa) PROCESO 175-IP-2015 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00454-00. Referencia: Acción de nulidad. Signos involucrados: BULLDOG (mixto) y marca previamente registrada BULLDOG (mixta). PROCESO 201-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 3821-2014.
Referencia: Patente de invención: MÉTODO Y APARATO PARA REFORZAR VIDRIO Para nosotros la Patria es América 26/10/2016 GACETA OFICIAL 2 de 36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de septiembre de 2016 Proceso: 151-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2012-00236-00 Signo solicitado TRANDATE (denominativo) y marca registrada TRANDATE (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1024, recibido el 9 de abril de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 136 Literal d), 137, 172 y 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00236-00; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED Demando: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO (en adelante, la SIC) Tercero Interesado: CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A. 1 Y 26/10/2016 GACETA OFICIAL 2. 3 de 36 Hechos Relevantes Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 2.1.
El 19 de enero de 2009, la sociedad CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A. (en adelante, CALIER) solicitó el registro de la marca TRANDATE (denominativa)1 para identificar "(...) productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas", de la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. 2.3. El 31 de julio de 2009, la SIC mediante Resolución 39813 negó de oficio el registro de la marca TRANDATE (denominativa) solicitada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza2, sobre la base de la marca TRANDATE, Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a favor de ASPEN GLOBAL INCORPORATED (en adelante, ASPEN). 2.4.
El 1 de septiembre de 2009, CALIER interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2.5. El 15 de febrero de 2012, la SIC emitió la Resolución 5490, mediante la cual resolvió el recurso de reposición formulado, revocando la Resolución 39813 de 31 de julio de 2009 y concediendo el registro de la marca TRANDATE (denominativa) por haber sido cancelada por falta de uso la marca base de la negativa. 2.6.
El 21 de junio de 2012, ASPEN presentó acción de nulidad. 2.7. Mediante providencia de 14 de enero de 2015, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Expediente Administrativo 09 003781. 2 "( ) productos farmacéu/,cos. veterinanos e higiénicos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materiat para empastar los dientes y para mofdes dentales; desinfectantes, productos para fa destruccion de an,mafes dañinos: fungicidas, herb1c1das" 2 26/10/2016 GACETA OFICIAL 3. 4 de 36 Argumentos de la Acción de Nulidad ASPEN en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.
La sociedad CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A. estuvo vinculada a través de un contrato de licencia con la sociedad española KERN PHARMA S. A. para usar en Colombia la marca TRANDATE (denominativa). KERN PHARMA S. A por su parte, era licenciataria de la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, para la fabricación y comercialización de diferentes productos farmacéuticos, entre ellos el producto identificado con la marca TRANDATE (denominativa).
3.2. CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A., solicitante de la marca TRANDATE (denominativa), cuya nulidad se solicita, fue una persona autorizada indirectamente por GLAXO, titular de la marca TRANDATE (denominativa) para usar la marca en Colombia. 3.3. La marca TRANDATE (denominativa) objeto de la demanda, es absolutamente idéntica a la marca TRANDATE (denominativa), cuyo titular legitimo era la sociedad GLAXO y hoy es propiedad de su cesionario, la sociedad ASPEN GLOBAL INCORPORATED. 3.4.
Los productos identificados por las marcas enfrentadas son los mismos, esto es, los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
3.5. CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A. pretende apropiarse de una marca posicionada en el mercado, en cuya comercialización en Colombia, él mismo intervino como licenciatario y como importador del producto. 3.6. La solicitud y el registro de la marca TRANDATE (denominativa), a nombre de quien no es su verdadero titular y con pleno conocimiento de esta circunstancia, está dirigida a perpetrar un acto de competencia desleal, contrario a la buena fe comercial que evidentemente confundirá a los consumidores.
3.7. CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A ante la negativa de oficio por parte de la Superintendencia de conceder el registro de la marca TRANDATE (denominativa), por existir un registro idéntico al nombre de GLAXO, propuso una acción de cancelación por no uso contra dicho registro para eliminar el obstáculo indicado, con el conocimiento de que la marca TRANDATE (denominativa) sí habla sido usada en Colombia por su propio conducto. 4.
Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad � 3 26/10/2016 GACETA OFICIAL 5 de 36 La SIC en su contestación a la demanda, expresa, en Jo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Contra la solicitud de registro de la marca en mención la parte demandante no se opuso dentro del término legal en que era oportuno hacerlo, ni presentó los recursos que eran procedentes contra el acto administrativo demandado. 4.2.
La Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. 4.3. Sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que eventualmente habría incurrido la sociedad CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A., para obtener el registro de la marca TRANDATE (denominativa), dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es de reiterarse que ello no fue alegado, demostrado ni probado dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa, cuando era oportuno hacerlo. 4.4.
Concluye que en cuanto a la competencia desleal no demostró dentro de la vía gubernativa la existencia de indicios razonables que permitan inferir que con la solicitud de registro del signo solicitado se va a facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 5. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del Tercero Interesado CALIER en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1.
La sociedad ASPEN GLOBAL INCORPORATED no conoce a la sociedad CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A. ni a sus directivos, por lo que las afirmaciones realizadas por la parte demandante, son completamente desacertadas, está fundando una nulidad en falacias y aseveraciones completamente alejadas de la realidad. 5.2. Sin ninguna clase de justificación están afirmando que la sociedad CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A. obra de mala fe y que intenta realizar actos de competencia desleal, lo cual afecta la honorabilidad de los representantes y directivos de CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A., pues no hay nada más absurdo que lo mencionado. 5.3.
La parte demandante no presentó oposición alguna a su solicitud, por lo que cuestiona la razón por la cual no se hizo presente la 4 26/10/2016 GACETA OFICIAL 6 de 36 demandante en el proceso administrativo, que era el escenario idóneo para exponer sus argumentos y no a través de la acción de nulidad. 5.4. ASPEN era titular de la marca TRANDATE (denominativa) a fecha 15 de febrero de 2012, cuando se concedió la marca TRANDATE (denominativa) a favor de CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A. por lo que debería existir alguna prueba que demuestre que ASPEN GLOBAL INCORPORATED tenia una relación comercial con CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A. 5.5.
Respecto de la sub licencia imaginaria de la que manifiesta el demandante dentro de la exposición del cargo, no existe ni existirá jamás entre KERN PHARMA S. A. y CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A., pues lo que los une en realidad es una serie de transacciones comerciales de la comercialización de diferentes medicamentos que la sociedad española le vende a la colombiana. 5.6.
Asevera que lo que existe es un contrato de venta de un medicamento entre GLAXO WELLCOME y KERN PHARMA, contrato que no cuenta con el valor probatorio suficiente para establecer su veracidad, pues es un documento aportado en copia simple y en el que se evidencian demasiadas tachaduras. 5.7. La sociedad CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A. no es ni licenciataria, ni autorizada de la titular de la marca TRANDATE (denominativa), ni tampoco es sub licenciataria de la referida sociedad, por lo tanto el cargo debe ser desestimado por cuanto no es cierto y le asiste la razón por la ausencia de pruebas dentro del presente caso. 5.8.
Es requisito sine qua non para que exista la competencia desleal, que las marcas concurran en el mercado, lo cual no sucede porque la marca TRANDATE (denominativa) nunca ha sido usada en el mercado colombiano. Más bien es el demandante el que pretende apropiarse del posicionamiento de la marca TRANDATE (denominativa) en Colombia realizada con esfuerzo y trabajo por CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A. 5.9.
Es completamente falso que CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A. era licenciatario de GLAXO WELLCOME, ASPEN o cualquier otro. Por consiguiente, es imposible que el uso realizado por CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA de la marca TRANDATE (denominativa) haya sido ejecutado en nombre de GLAXO WELLCOME o ASPEN GLOBAL INCORPORATED. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado la 5 26/10/2016 GACETA OFICIAL 7 de 36 Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal d), 137, 155 Literal d) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3• Se efectuará la interpretación de las normas solicitadas, con excepción del Articulo 155 Literal d) de la antes referida decisión pues no estamos ante un caso de infracción sino de registrabilidad.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 4. La mala fe al solicitar el registro de una marca. La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Signo solicitado a registro idéntico al de un tercero, cuando el solicitante supuestamente haya sido un representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.
Consecuencias de la cancelación por falta de uso de una marca. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La mala fe al solicitar el registro de una marca 3. 3 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en ef comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en el extranjero-.
( ) Articulo 137. - Cuando fa oficina nacional competente tenga indicios razonsbfes que le permitan inferir que un registro se hubiese soficitado para perpetrar, facifitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. ( ) Articulo 172.- La autoridad nacional competante decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, fa nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de fo dispuesto en ef articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco silos contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán fas que pudieran corresponder por dallas y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de fos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca·. 6 26/10/2016 GACETA OFICIAL 8 de 36 1.1.
En el proceso interno, ASPEN GOBAL INCORPORATED en su escrito de acción de nulidad afirmó que la solicitud y el registro de la marca TRANDATE (denominativa), a nombre de quien no es su verdadero titular y con pleno conocimiento de esta circunstancia, está dirigida a perpetrar un acto de competencia desleal, contrario a la buena fe comercial que evidentemente confundirá a los consumidores. 1.2.
En el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 se establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas juridicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema juridico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio4• 1.3. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro5• 1.4.
En cuanto a la "mala fe", se ha establecido que: "( ) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o i/ega/'6. 4 5 6 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013.
Proceso 65-IP-2004. Marca "TAPA ROJA". Sentencia de 30 de junio de 2004. Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 26/10/2016 GACETA OFICIAL 9 de 36 1.5. Un típico acto de mala fe podría ser solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando productos importados, pero que no se encuentra registrado en ninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo en el círculo de consumidores de que se trate. 1.6.
Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada y de haber sido concedida puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la Oficina de Registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca. 2.
La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
2.1. ASPEN GLOBAL INCORPORATED afirma en su demanda de nulidad que la solicitud y el registro de la marca TRANDATE (denominativa), a nombre de quien no es su verdadero titular y con pleno conocimiento de esta circunstancia, está dirigida a perpetrar un acto de competencia desleal, contrario a la buena fe comercial que evidentemente confundiría al consumidor, ante lo cual la SIC ha manifestado que esto no fue alegado, demostrado ni probado dentro de la correspondiente actuación seguida en la vía gubernativa.
Por lo que resulta pertinente abordar el tema de la solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 2.2. Al respecto, en el Artículo 137 de la Decisión 486 se establece lo siguiente7: "(...) Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 2.3.
La anterior causal de irregistrabilidad se ha consagrado con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 2.4. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. 7 Ver a modo de reíerencia las interpretacións prejudiciales dictadas dentro del marco del Proceso 145-IP-2014, de íecha 26 de íebrero de 2015, marca COLAR POP'S (denominativa), del Proceso 6-lP-2015, de íecha 29 de abril de 2015, marca AGUA MINERAL SANTA CRUZ (míxta), marco del Proceso 100-IP-2015, derecha 25 de septiembre de 2015, marca DAPAC (denominativa), entre olros. 8 26/10/2016 GACETA OFICIAL 10 de 36 2.4.1.
Perpetrar: Se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. 2.4.2. Facilitar: Se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. 2.4.3.
Consolidar: Se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. 2.5. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca. 2.6.
El análisis que se haga debe partir de la existencia de "indicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podria perjudicar a otro competidor en el mercado. 2.7. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro. 2.8.
Conforme a lo manifestado se deberá determinar si existen indicios razonables que hagan pensar que la solicitud de registro de marca se ha presentado para perpetrar, facilitar o un acto de competencia desleal. Se debe tener presente al resolver la acción planteada que si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. 2.9.
Es importante tener en cuenta, que tratándose de signos idénticos, deberá compararse los signos enfrentados de conformidad con las reglas para el cotejo de los signos denominativos, con el objeto de determinar, como punto de partida del análisis, si el público consumidor caería en riesgo de confusión o asociaciónª. 3. Consecuencias de la cancelación por falta de uso de una marca 3.1.
Entre los antecedentes del proceso interno consta que el 15 de febrero de 2012, la SIC emitió la Resolución 5490 con la que se concedió el registro de la marca denominativa TRANDATE "( ) por haber sido 8 Ibídem. 9 26/10/2016 GACETA OFICIAL 11 de 36 cancelada por falta de uso la marca base de la negativa", consecuentemente consideramos pertinente el análisis de las consecuencias de la resolución de cancelación por falta de uso de una marca. 3.2.
En el segundo párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 se establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca. 3.3.
La cancelación de la marca por falta de uso constituye una forma de extinguir administrativamente los derechos derivados del registro de la misma, entre ellos, los contemplados en los Articulas 154, 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero de ninguna manera se podría pensar que la cancelación de la marca base puede impedir el análisis de los actos presuntamente constitutivos de mala fe o de competencia desleal. 3.4.
La Oficina Nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. 4.
Signo solicitado a registro idéntico al de un tercero, cuando el solicitante supuestamente haya sido un representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido 4.1. En el proceso interno, la sociedad demandante manifiesta que la sociedad CALIER FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S. A. estuvo vinculada a través de un contrato de licencia con la sociedad española KERN PHARMA S. A. para usar en Colombia la marca TRANDATE (denominativa).
KERN PHARMA S. A. por su parte, era licenciataria de la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, para la fabricación y comercialización de diferentes productos farmacéuticos, entre ellos el producto identificado con la marca TRANDATE (denominativa). Por lo que el Tribunal estima oportuno abordar el tema planteado. 4.2. Al respecto hemos manifestado reiteradamente9 que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, 9 Vera modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 48-IP· 2012, de fecha 6 de junio de 2012, marca ARCOS (mixta). 10 26/10/2016 GACETA OFICIAL 12 de 36 en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. 4.3.
En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legitimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante o distribuidor autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.
Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. 4.4. Al momento de resolver la demanda de nulidad, se deberá verificar si la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.
En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2012-00236-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo uto del Tribunal. del Articulo 90 del E b_ Cecilia LuWzteros MAGISTRADA I )1 26/10/2016 GACETA OFICIAL 13 de 36 Notifí ese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 GACETA OFICIAL 26/10/2016 14 de 36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 175-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno 2009-00454-00 del Consultante: Referencia: Acción de nulidad.
Signos involucrados: BULLDOG (mixto) y marca previamente registrada BULLDOG (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1070, recibido el 14 de abril del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artfculo 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00454-00; y, El auto del 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2. Demandante: Edgar Perea Torres Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia. Hechos Relevantes 15 de 36 26/10/2016 GACETA OFICIAL 2.1. El 31 de diciembre de 2007, Edgar Perea Torres (en adelante, Sr. Perea) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro como marca del signo mixto BULLDOG para distinguir "(...J colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintoreras; mordientes, resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas", comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.2.
El 29 de febrero de 2008, la antes aludida solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 589, bajo el número de publicación Nº 1763. 2.3. El 16 de abril de 2008, la sociedad PEGAUCHO S. A., presentó oposición contra el registro de la marca mixta BULLDOG para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la base de la marca BULLDOG (mixta) para las Clases 1 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza 2 • 2.4.
El 30 de julio de 2008, estando dentro del término legal EDGAR PEREA TORRES dio respuesta a los argumentos presentados por el opositor. 2.5. El 28 de noviembre de 2008, mediante Resolución 51062 la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por PEGAUCHO S. A., y denegó el registro de la marca mixta BULLDOG para Expediente Administrativo 07 1381 30, radicación y presentación 2007-12-31, (hHp://servlclospub.slc.gov.co/SlrJConsultaEnlinea/2013/RegistroSlgnos). 2 estado "Negación" Clase 1 (Certificado 262750): º(.) pegantes destinados a ta industna, cancelada pa�almente mediante resoluc,ón N" 35983 de 2014" Clase 16 (Certificado 255057): ·,..) Materias adhesivas para la papalerfa o la casa. incluyéndose las cintas y bandas con la misma finalidad. ademas ínclu1rá toda clase de pegantes� 2 26/10/2016 GACETA OFICIAL 16 de 36 distinguir productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6.
Dentro del término legal, Edgar Perea Torres presentó ante la División de Signos Distintivos de la SIC, recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la Resolución 51062 del 28 de noviembre de 2008. 2.7. El 23 de febrero de 2009, mediante Resolución 07339 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC al resolver el recurso de reposición confirmó la Resolución 51062. 2.8.
El 31 de marzo de 2009, mediante Resolución 16087 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al decidir el recurso de apelación confirmó la Resolución 51062. 2.9. El 5 de agosto de 2009, Edgar Perea Torres planteó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 51062, 7339 y 16087. 2.10. Mediante providencia del 18 de febrero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la presente interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la acción de nulidad de Edgar Perea Torres Edgar Perea Torres en su demanda, en lo principal, expresa to siguiente: 3.1. La marca solicitada contiene caracterfsticas gráficas propias que la hacen suficientemente distintiva para que pueda ser registrada como una marca. 3.2. El signo en conflicto BULLDOG (mixto) no sólo se encuentra conformado por dicha expresión, sino que además está compuesto por un elemento gráfico que por sus características particulares resulta determinante en las aludidas marcas debido a que permite distinguir en el mercado productos y servicios de diferente naturaleza, sin lugar a confusión en los consumidores. 3.3.
El signo solicitado ampara productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el signo opositor está destinado a identificar productos de las Clases 1 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.4. El término BULLDOG es una expresión de uso común, inapropiable por parte de un solo empresario en el mercado. 3.5.
Existen varios registros anteriores con la expresión BULLDOG a favor de distintos titulares y en distintas Clases. 3 26/10/2016 GACETA OFICIAL 4. 17 de 36 Argumentos contenidos en la contestación a la acción de nulidad de la SIC La SIC en su demanda expresa, en lo principal, lo siguiente: 4.1. El signo BULLDOG (mixto), si bien es susceptible de representación gráfica, carece de distintividad por cuanto al efectuar el examen comparativo con la marca registrada BULLDOG (mixta), se aprecian similitudes capaces de ocasionar confusión en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial. 4.2.
El signo BULLDOG (mixto) reproduce casi totalmente la combinación del conjunto mixto de la marca registrada BULLDOG (mixta), presentándose diferencias secundarias en el diseño de la figura de uso común; en tal sentido, podría pensarse que la primera es una actualización o diversificación de la segunda. 4.3. Los signos en conflicto amparan productos relacionados.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que no se interpretará por no ser aplicable al caso en análisis, pues en el proceso interno no se hace referencia a nombres comerciales, rótulos o enseñas.
De oficio se interpretará el Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser procedente su análisis en la resolución de la acción presentada en el proceso interno. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre signos mixtos. Conexión competitiva entre las Clases 2 / 1 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa, e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1.
Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión entre el signo mixto BULLDOG solicitado a registro por EDGAR PEREA TORRES y la marca mixta BULLDOG 4 26/10/2016 GACETA OFICIAL 18 de 36 previamente registrada por PEGAUCHO S. A, por lo que resulta pertinente referirnos al contenido del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)". 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios son idénticos o presentan conexión competitiva. 1.4.
Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir. 3 Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente Al tratarse de una simple similítud, el examen requiere de evidente. mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro.
En cambio que, como regla general si existen 3 Proceso 512·1P-2014, de 15 de JuHo de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN". 5 26/10/2016 GACETA OFICIAL 19 de 36 dos signos idénticos en su compos1c1on pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. 1.5. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.5.1.
La confusión directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.5.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 1.6.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.7. Se debe tener en cuenta en esta valoración que la identidad o similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1. 7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1. 7.3.
Gráfico o figurativo: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.8. Igualmente, se debe verificar si al proceder a cotejar los signos en conflicto se han observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.8.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada � Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: ºENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLORº. 6 26/10/2016 GACETA OFICIAL 20 de 36 uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar primero un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.9. Es importante que, al resolver la acción de nulidad y que luego de analizar esta interpretación prejudicial, se verifique que se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si puede o no existir riesgo de confusión y/o de asociación. 2.
Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en el riesgo de confusión entre el signo mixto BULLDOG y la marca mixta previamente registrada BULLDOG, hay que tomar en cuenta que estos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. Marca opositora (registrada) Marca cuyo registro se solicita 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamano, color, diseno y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 5 5 Ver a manera de referencia la Interpretación Prejudicial del Proceso 470-IP-2015. 7 26/10/2016 GACETA OFICIAL 21 de 36 2.3.
En consecuencia, luego de que se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habrla riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta para la comparación: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 6 El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.
Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se haya realizado el cotejo de conformidad con las 6 Proceso 68-IP·2012, de 11 de julio de 2012. Marca: FIGURATIVA. 8 26/10/2016 GACETA OFICIAL 22 de 36 reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos "BULLDOG" y "BULLDOG". 3.
Conexión competitiva entre las Clases 2 / 1 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.1. De los antecedentes del caso se vislumbra que el signo mixto BULLDOG ha sido solicitado para distinguir "(...) colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintoreras; mordientes, resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas", productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca mixta registrada BULLDOG distingue "(...) pegantes destinados a la industria" y "(...) materias adhesivas para la papelería o la casa, incluyéndose las cintas y bandas con la misma finalidad, además incluirá toda clase de pegantes", productos de las Clases 1 y 16, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.
Por lo tanto, es necesario que se proceda a verificar si se ha realizado el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos pertenecientes a distintas clases. 3.3. Se debe considerar que la inclusión de servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486, v.gr., "(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". 3.4.
Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso se los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, asl como la ubicación de los servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 7 3.5.
En principio, pueden coexistir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. 3.6. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se ajuste la· regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los 7 De modo referencial ver Proceso 156-IP-2014. 9 26/10/2016 GACETA OFICIAL 23 de 36 signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 3.7.
El principio o regla de especialidad determina que con el registro de una marca se otorga protección a los productos y/o servicios para los cuales ha sido concedido, razón por la cual resulta posible la coexistencia y convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular. 3.8. Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, pues la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.9.
Consecuentemente, para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios8: 3.9.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Hipótesis que nos coloca frente a productos y/o servicios diferentes distinguidos por marcas idénticas o similares comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Caso en el cual, la vinculación o relación entre productos y/o servicios y por ende la conexión competitiva se presumirla. 3.9.2. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, asl como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 3.9.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva seria menor. Si comparte los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 1 Recogidos en anteriores Interpretaciones como en la correspondiente al Proceso 441 · 1 P-2015. 10 26/10/2016 GACETA OFICIAL 24 de 36 3.9.4.
Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitos o complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilídad. 3.9.5. Mismo género de los productos.
Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 3.10. En relación con el grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios, se deben tomar en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos, etc.
Efectivamente, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sf para las mismas finalidades, o el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deban utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 9 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que éste podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. 3.11.
Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre productos amparados, resulta necesario precisar las circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de aquellos sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de conexión competitiva. 3.12.
En el caso concreto, se deberá verificar si se ha determinado o no la existencia de conexión competitiva entre los productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional correspondiente a la marca mixta BULLDOG 9 Ver a manera de referencia el Proceso 68-IP-2002. 11 26/10/2016 GACETA OFICIAL 25 de 36 "( ) colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintoreras; mordientes, resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas"; y, los que distinguen las marcas opositoras "(•••) pegantes destinados a la industria" y "(•••) materias adhesivas para la papelería o la casa, incluyéndose las cintas y bandas con la misma finalidad, además incluirá toda clase de pegantes", en las Clases 1 y 16, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00454-00, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia J}Alieros MAGISTRADA Hugo Ra ·fe.J;,jQ¡¡aez:AO MAGISTRADO �--- De uerdo con el Articulo -90 �del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la pr sente Interpretación Prejudici' el Presidente y el Se Notifiquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 GACETA OFICIAL 26/10/2016 26 de 36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 201-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 3821-2014 Referencia: Patente de invención: METODO Y APARATO PARA REFORZAR VIDRIO Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 089-2015-SCS-CS de 17 de abril del 2015, recibido por este Tribunal el 24 de abril del mismo año vía courier, mediante el cual Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 3821-2014; y, El Auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: THE COCA-COLA COMPANY Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA GACETA OFICIAL 26/10/2016 27 de 36 PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) REPÚBLICA DE PERÚ.
2. DE LA Hechos Relevantes 2.1. El 19 de abril de 2004, THE COCA-COLA COMPANY (en adelante, COCA-COLA) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) la concesión de la patente para la invención1 denominada "MÉTODO Y APARATO PARA REFORZAR VIDRIO". 2.2.
El 11 de marzo de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI emitió el informe técnico BCC 53-2006, en el cual señaló que las reivindicaciones de la 1 a la 72 no cumplen con los requerimientos de ser claras y concisas, según lo establecido en el Articulo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.3. El 3 de enero de 2007 COCA-COLA contestó el informe adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones.
De igual forma realizó aclaración sobre sus reivindicaciones el 19 del mismo mes y año, donde especificó el procedimiento de la formación de articulos de vidrio, en un baño de sal por menos de un minuto, se consideró que la invención solicitada es novedosa y posee el nivel inventivo respecto al método de su técnica. 2.4. El 30 de marzo de 2007 la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI emitió el Informe Técnico BBC 53-2006/A, señalando que las reivindicaciones 1 a 29 de la patente solicitada por Coca- Cola no cumplen con los requisitos de ser claras según lo establecido en el Articulo 30 de la Decisión 4862 • 2.5.
El 26 de junio del 2007 Coca-Cola, dio respuesta al informe técnico BCC 53-2006/A, señalando que adjuntaba nuevas páginas, en las que se ha enmendado el texto de las reivindicaciones, agregando el campo y la materia de invención. 2.6. El 29 de febrero de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del lndecopi emitió informe técnico BCC 53-2006/B, señalando que no existía suficiencia y claridad en las reivindicaciones 1 a 24 ya que no se 1 Expediente Administrativo 384-2004/0IN. 2 Articulo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.
Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. 2 ó GACETA OFICIAL 26/10/2016 28 de 36 define en combinación con el preámbulo lo que desea proteger, por lo tanto las reivindicaciones 7 a 22, tampoco son claras ya que son dependientes de la reivindicación 1. 2.7.
El 20 de mayo de 2008, COCA-COLA, dio respuesta al informe técnico BBC 53-2006/B adjuntando un nuevo pliego de 34 reivindicaciones. 2.8. El 24 de octubre de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI emitió el informe técnico BCC 53-2006/C, señalando que las reivindicaciones 1 a 34 no cumplían con el requisito de claridad. 2.9.
El 24 de noviembre de 2008, mediante Resolución 1424-2008/DIN INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, denegó la patente de invención para "MÉTODO Y APARATO PARA REFORZAR VIDRIO", por considerar que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad establecido en el Articulo 30 de la Decisión 486. 2.10. El 19 de noviembre de 2008, COCA-COLA interpuso recurso de apelación. 2.11.
El 23 de marzo de 201O, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico BCC 23-201 O, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 34 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el Articulo 30 de la Decisión 486. 2.12. El 9 de abril de 201O, mediante Resolución 0753-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual denegó el recurso de apelación. 2.13.
El 15 de julio del 201O COCA-COLA, presentó demanda contencioso administrativa, mediante la cual solicitó la nulidad de la Resolución 07532010/TPI-INDECOPI, del 9 de abril de 2010, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, manifestando que se ha visto afectado sus derechos al no ser notificados del Informe Técnico BCC 53-2006/C. 2.14.
El 15 de noviembre de 201O, el INDECOPI, dio contestación a la demanda. 2.15. El 30 de junio de 2011, mediante Sentencia signada como Resolución Once, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda y la nulidad de la Resolución 0753-2010/TPI-INDECOPI, de 24 de noviembre del 2008, en consecuencia se ordenó a la autoridad administrativa emita una nueva Resolución. 2.16.
El 9 de agosto de 2011 el INDECOPI, presentó apelación a la Resolución Once de 30 de junio de 2011. 3 6 GACETA OFICIAL 26/10/2016 29 de 36 2.17. El 13 de noviembre de 2013, mediante Resolución Seis, la Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la sentencia signada como Resolución Once de 30 de junio de 2011. 2.18.
El 17 de enero de 2014 el INDECOPI, presentó recurso de casación. 2.19. Mediante auto de 3 de noviembre del 2014 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa Coca-Cola en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, dispuso que se emita un nuevo informe técnico, el cual nunca fue notificado, omitiendo de esta manera la autoridad administrativa con una etapa procedimental que determina la nulidad de lo actuado. 3.2.
La examinadora de patentes en segunda instancia, volvió a cometer los mismos errores de evaluación de la invención que cometió en el primero, en donde considera que en el pliego de reivindicaciones de la invención se encontraban diversas frases contradictorias y otras faltas de claridad que en realidad no son tales. 3.3. La reivindicación 1 de la invención solicitada no existe ninguna imprecisión entre la primera etapa y el último párrafo de la misma reivindicación, debido a que las expresiones "temperatura del punto reconocido del vidrio" son totalmente claras para un normalmente versado en la técnica.
De la misma manera la frase "una temperatura mayor que la temperatura del punto reconocido del vidrio" empleada en el último párrafo de la reivindicación 1. 3.4. Con respecto al "área de inmersión" del aparato, no es necesario definir dicha área de inmersión, puesto que un normalmente versado en la materia fácilmente puede comprender que dicha área de inmersión sirve para sumergir el artículo de vidrio en un baño de sal antes del reforzamiento térmico. 3.5.
En lo que respecta a la supuesta imprecisión de la expresión "en donde la temperatura superficial del articulo de vidrio se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura del punto de recocido del vidrio desde la etapa de moldeado hasta la etapa de inmersión", tal imprecisión no existe, dado que la temperatura del punto de recocido del vidrio y la 4 GACETA OFICIAL 26/10/2016 30 de 36 temperatura superficial del artículo de vidrio son totalmente conocidas para un versado. 3.6.
El pliego de reivindicaciones de la invención, presentado el 20 de mayo del 2008 cumple a cabalidad con el requisito de claridad estipulado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4. Argumentos de la Contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.
La actora nunca denunció en su recurso de apelación en sede administrativa que, la falta de notificación del Informe Técnico BCC 532006/C, haya afectado su derecho a la defensa. En efecto, el referido recurso de apelación solo se limitó a cuestionar técnicamente las conclusiones de dicho informe técnico. 4.2. La Resolución impugnada ha sido válidamente emitida, ya que tras su fallo, subyace una correcta aplicación del marco normativo en materia de propiedad industrial. 4.3.
Tal como se puede verificar de la Resolución impugnada, la Autoridad de Patentes a través de sus cinco informes, puso en conocimiento de la actora, que sus reivindicaciones estaban plagadas de imprecisiones e incongruencias, al extremo que ni siquiera un versado en la materia puede delimitar el ámbito de protección de las mismas. 5. Sentencia de Primera Instancia El Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, declaró fundada la demanda por las siguientes consideraciones: 5.1.
Se advierte que la Resolución impugnada no señala informe alguno en el que se basa para sustentar su pronunciamiento de revocar la resolución que otorgó la solicitud de patente. 5.2. La administración estaba obligada a correr traslado a la demandante con el nuevo informe técnico puesto que en este se llegaba a conclusiones distintas a las emitidas en el informe técnico de primera instancia, actuación que no realizó vulnerando el derecho al debido proceso en sede administrativa, concretamente el derecho de defensa del administrado, quien no pudo traer las pruebas y argumentos que sustenten su pedido y contradigan el referido informe. 5 () GACETA OFICIAL 6. 26/10/2016 31 de 36 Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI de la República del Perú, en su recurso de apelación manifiesta, en lo principal, lo siguiente: 6.1.
La regulación del trámite de solicitud corresponde al procedimiento de primera instancia, y no al que se produce en grado de apelación. 6.2. La Sentencia concibe erróneamente que el procedimiento de la patente debe continuar abierto hasta que luego de innumerables e indefinidos replanteamientos de la patente, ésta sea concedida sin posibilidad de que sea denegada. 6.3.
Era obligatorio para la Oficina de Invenciones notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos, y que no era obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas. Más aún la Oficina notificó sucesivas inconformidades cuando no estaba obligado a ello. 7. Argumentos contenidos en el traslado del Recurso de Apelación Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación. 8.
Sentencia de Segunda Instancia Se ratificó la sentencia de primera instancia. 9. Argumentos contenidos en el Recurso de Casación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI de la República del Perú, en su recurso de casación, manifiesta en lo principal que se ha afectado el derecho al debido proceso al no solicitar al Tribunal de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de la norma aplicable al caso.
"( ) La interpretación prejudicial es OBLIGATORIA en los procesos seguidos en última instancia, donde se interprete una norma comunitaria" "( ) la Sala debió tomar en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de interpretar correctamente el artículo 45 º, interpretaciones que determinan que la entidad solo está obligada a notificar una única vez si la invención no cumple con alguno de /os requisitos establecidos para la concesión de la patente.
(...) se trata de una facultad discrecional, no encontrándose obligada a notificar por segunda, tercera o cuarta vez. Precisamente tenemos que el segundo párrafo del Artículo 45 establece claramente que 6 GACETA OFICIAL 26/10/2016 32 de 36 si la oficina nacional competente estimara que es necesario para los fines de examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces confonne al párrafo precedente". 1 O. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Casación Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación. B. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, mismo que se procede a interpretar.
De oficio se procede a interpretar el primer párrafo del Artículo 464 de la norma antes citada, por ser aplicable al caso concreto y con el objetivo de contestar las preguntas realizadas por la Corte. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Notificación de informes técnicos dentro del trámite de concesión de patentes en el ordenamiento jurídico comunitario D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Notificación de informes técnicos dentro del trámite de concesión de patentes en el ordenamiento jurídico comunitario 1.1. La demandante argumentó que la "(...) la Sala debió tomar en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de interpretar correctamente el artículo 45 º, interpretaciones que detenninan que la entidad solo está obligada a notificar una única vez si la invención no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente.
( ) se trata de una facultad discrecional, no encontrándose obligada a notificar por ' "Articulo 45. - Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dlas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dlas adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notif,car al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. t Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente·. •Artfcufo 46. - La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cientlficos o tecnológicos que se consideren idóneos, pera que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial". 7 GACETA OFICIAL 26/10/2016 33 de 36 segunda, tercera o cuarta vez.
Precisamente tenemos que el segundo párrafo del Articulo 45 establece claramente que si la oficina nacional competente estimara que es necesario para los fines de examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces confonne al párrafo precedente ". 1.2. Por lo tanto es necesario interpretarse el Artículo 45 y el Artículo 46 de la Decisión 486, que se refieren a la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento o denegación de las patentes de invención. 1.3.
La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del Articulo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.
El segundo párrafo del Artículo 45 es claro al indicar que "Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces confonne al párrafo precedente". Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto. 1.4.
De conformidad con el Articulo 46 de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente puede -término de carácter facultativo- requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención, de la misma manera podrán requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
(t 8 GACETA OFICIAL 26/10/2016 34 de 36 El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se soliciten informes en el marco del Artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que solicite dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. 1.5. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa". 5 1.6.
La notificación que se prevé en el Articulo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del Articulo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del Articulo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. 1.7.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la Procesos 33-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES DE ACIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES" y ( ( 104-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA". 9 26/10/2016 GACETA OFICIAL 35 de 36 conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes".6 1.8.
Tampoco seria necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios. 1.9. En consecuencia, la Corte consultante deberá analizar si en base a las reglas expuestas, la Oficina Nacional Competente actuó de forma adecuada, respecto a la notificación de los informes técnicos teniendo claro si se trata de la notificación a la que hace referencia el Artículo 45 o 46 de la Decisión 486.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 3821-2014, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. &)(J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Apac Hugo Ram1 MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Proceso 23fUP-2013, emitida de 21 de marzo de 2014. Patente: "FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENE". 10 GACETA OFICIAL 26/10/2016 36 de 36 Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11