Año XXXIV – Número 2916 Lima, 2 de febrero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 158-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-4131 Referencia: Signos involucrados: FLUANXOL (denominativo) y FUNAZOL (denominativo) PROCESO 162-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 087882013-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Signos involucrados: HARBOR AMERICA y logotipo (mixto) y FIGURATIVA. PROCESO 185-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00072. Referencia: Marcas involucradas: BEI CHI (mixta) y FEICHI (mixta) Para nosotros la Patria es América 02/02/2017 GACETA OFICIAL 2 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 158-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 17811-2013-4131 Signos involucrados: FLUANXOL (denominativo) y FUNAZOL (denominativo) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2315-TDCA-No.1, recibido el 14 de abril de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 81 y 83 literales a), e) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-20134131; y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. a¡ A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 GACETA OFICIAL 02/02/2017 3 de 42 Demandante: LUIS WASHINGTON VEGA COBO Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial Procuraduría General del Estado Tercero interesado: 2. H. LUNDBECK A/S Hechos relevantes 2.1. El 14 de diciembre 1993, H. LUNDBECK A/S (en adelante, LUNDBECK) solicitó el registro de la marca FLUANXOL (denominativa)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 52 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 347, presentando observaciones el señor Luis Washington Vega Cabo, sobre la base del registro de su marca FUNAZOL (denominativa)3 y KNOLL AG. fundamentándose en el registro previo de la marca FLUXOL (denominativa), registrada en Perú, ambas para amparar productos de la Clase 54 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

El 28 de junio de 1995, mediante Resolución 944824, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar las observaciones y conceder el registro del signo FLUANXOL (denominativa). 2.4. El 11 de septiembre de 1995, Luis Washington Vega Cobo presentó Recurso Contencioso Administrativo en contra de la Resolución 944824 ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

Expediente interno 43658/93. 2 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanilarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés: complementos alimenticios para personas o animales: emplastos, material para apósitos; material para empastes e lmprontas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 3 Título de registro 212/93. 4 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales: emplastos, material para apósitos: material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 2 GACETA OFICIAL 02/02/2017 4 de 42 2.5.

El 21 de noviembre de 2011, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial artículos 71 y 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 81 y 83 literales a), e) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Argumentos de la demanda planteada por LUIS WASHINGTON VEGACOBO 3.1. Entre los signos denominativos en conflicto FLUANXOL y FUNAZOL existen semejanzas gráfico, visual y fonético auditivas capaces de inducir a confusión al público consumidor. 3.2. Las marcas en conflicto deben ser apreciadas en conjunto y no separadamente, siendo un aspecto muy importante tomar en cuenta el orden de las vocales contenidas en las marcas, las cuales en el caso en particular son idénticas las tres vocales contenidas en los signos confrontados. 3.3.

La silaba tónica de la marca registrada es ZOL que es idéntica fonéticamente a la de la marca observada. 3.4. Tanto el signo solicitado FLUANXOL como la marca registrada FUNAZOL son signos de fantasía, por lo que no cabe una comparación conceptual, sino más bien a una comparación gráfico, visual y fonético auditiva. 3.5. Los signos en conflicto están destinados a proteger productos comprendidos dentro de la misma clase, por lo que de concederse el registro de la marca FLUANXOL, se causaría un grave perjuicio al titular de la marca prioritaria. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial 4.1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 4.2. Legalidad y validez de la resolución impugnada. 5. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Procuraduría General del Estado 5.1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 3 GACETA OFICIAL 02/02/2017 5 de 42 5.2.

Improcedencia de la demanda, por no reunir los requisitos legales. 5.3. Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente. 5.4. Falta de derecho del actor. 5.5. Incompetencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito. 6. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado H. LUNDBECK A/S 6.1.

El accionante ha intentado beneficiarse de la indiscutible notoriedad, fama, buen nombre, prestigio y calidad en el mundo de la marca FLUANXOL de su propiedad. 6.2. Falta de legítimo contradictor. 6.3. Legalidad del acto. 6.4. Falta de derecho del actor para solicitar que se deje sin efecto la resolución que dispone el registro de la marca FLUANXOL. 6.5.

Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho del recurso interpuesto. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial artículos 71 y 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 81 y 83 literales a), e) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

En consideración a que la solicitud de registro fue presentada el 14 de diciembre de 1993, bajo la vigencia de la Decisión 313 y no de la Decisión 344, no se interpretarán las normas de dicha Decisión. Tampoco se interpretará el Artículo 71 de la Decisión 313 al no analizarse los requisitos para el registro de una marca ni el Artículo 73 literal e) al no haberse alegato la notoriedad del signo que presentó la observación. 4 GACETA OFICIAL 02/02/2017 6 de 42 3.

Procede la interpretación solicitada, únicamente del Artículo 73 literal a) de la Decisión 3135, en consideración a que el caso en análisis está relacionado con la irregistrabilidad de una marca por confusión. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3. Comparación entre signos denominativos. 4. Marcas farmacéuticas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo 1.1. En vista a la existencia de confusión respecto a qué norma debe ser aplicada al caso concreto, el Tribunal interpretará el presente tema. 1.2.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal6. 1.3.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la 5 Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. a) 6 "Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: (... )" Proceso 113-IP-2015. 5 GACETA OFICIAL 02/02/2017 7 de 42 misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca7. 1.4.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida8. 1.5. Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso9 • 1.6.

En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo FLUANXOL (denominativo) fue presentada el 14 de diciembre de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 2.1. Como en el proceso interno se discute si el signo FLUANXOL (denominativo) es confundible con la marca FUNAZOL (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para 7 Ibídem. e Ibídem. 9 Proceso 38-IP-2002. 6 GACETA OFICIAL 02/02/2017 8 de 42 registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;(...)" 2.2.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 10. 2.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee 11. 2.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 12. 2.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, 10 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 11 Proceso 397-IP-2015. 12 lbidem. 7 GACETA OFICIAL 02/02/2017 9 de 42 esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante13. 2.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos14: 2.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado. 13 Ibídem. 14 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Jus11cia de la Comunidad Andina en mültiples providencias, enlre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005, e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 GACETA OFICIAL 02/02/2017 10 de 42 2.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibi\idad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análísis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 3.

Comparación entre signos denominativos 3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo denominativo FLUANXOL y la marca denominativa FUNAZOL se abordará en este acápite este tema. 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: 15 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 3.3. El cotejo de signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: 3.3.1.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 15 lbld. 9 GACETA OFICIAL 02/02/2017 11 de 42 3.3.1.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos FLUANXOL y la marca FUNAZOL, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 4.

Marcas farmacéuticas 4.1. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. 4.2. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica16. 4.3.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina 17• 4.4.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que se debe realizar, en el caso de registro de un signo como marca que 16 Proceso 113-IP-2015. 17 Ibídem. 10 GACETA OFICIAL 02/02/2017 12 de 42 ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales 18. 4.5.

En los casos de marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno19. 4.6.

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas20. 4.7.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente21 • En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser apllcada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-4131, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de 18 Proceso 48-lP-2000. 19 Proceso 30-lP-2000. 20 Proceso 48-IP-2000, ya citado. 21 Proceso 74-IP-201 O. 11 GACETA OFICIAL 02/02/2017 13 de 42 la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estat del Tribunal. z um ll'�Q..teros Cec1·¡·1a u1sa L�Ay on MAGISTRADA ( De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secre rio.

SECRETARIO Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carf..1gena. 12 GACETA OFICIAL 02/02/2017 14 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 162-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 08788-2013-0-1801-JR-CA-25.

Referencia: Signos involucrados: HARBOR AMERICA y logotipo (mixto) y FIGURATIVA. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 8788-2013-0/Sta.SECA-CSJLI-PJ, recibido el 15 de abril de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 08788-2013-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 GACETA OFICIAL 02/02/2017 15 de 42 Demandante: JOSÉ SANTOS SANDOVAL AGOSTA Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) Tercero interesado:TOMMY HILFIGER LICENSING, LLC. 2. Hechos relevantes 2.1. El 25 de julio de 2011, JOSÉ ANTONIO SANDOVAL AGOSTA, solicitó el registro del signo HARBOR AMERICA y logotipo (mixto) 1 para proteger productos comprendidos en la Clase 252 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

HARBOR AMERICA 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" Tommy Hilfiger Licensing, LLC (en adelante TOMMY HILFIGER), presentó oposición al registro con fundamento en sus marcas FIGURATIVAS previamente registradas en las Clases 33, 94, 145, y 25 6, de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Expediente No. 462294-2011. 2 Vestidos, calzado y artículos de sombrereria. 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentifricos. 4 Aparatos e instrumentos científicos, nauticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales: mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores: software; extintores 5 Metales preciosos y sus aleaciones, asl como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artfculos de joyerla, bisuterla, piedras preciosas; artfculos de relojeria e instrumentos cronométricos 6 Vestidos, calzado y artículos de sombrererla. 7 Certificados 17106, 89946, 31880, 77286, 92096 y 32918. 2 02/02/2017 GACETA OFICIAL Certificado Clase Pals 1 31B80 09 Perú 3 92096 25 Perú 4 32918 25 Perú 5 196087 09 7 189210 25 16 de 42 Colombia 2.3.

El 13 de agosto de 2012, mediante Resolución 2696-2012/CSD­ INDECOPJ, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro del signo solicitado.

2.4. JOSÉ ANTONIO SANDOVAL AGOSTA, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 2696-2012/CSD-INDECOPI. 2.5. El 11 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 3111-2013/TPI-INDECOPI, por la cual confirmó la Resolución 2696-2012/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca solicitada HARBOR AMERICA y logotipo. 2.6.

El 25 de octubre de 2013, JOSÉ ANTONIO SANDOVAL AGOSTA, presentó, demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 3111-2013/TPI-INDECOPI. 3 GACETA OFICIAL 02/02/2017 17 de 42 2.7. El 12 de mayo de 2014, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. 2.8. El 6 de octubre de 2015, El Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Once, resolvió declarar infundada la demanda interpuesta por JOSÉ SANTOS SANDOVAL AGOSTA. 2.9.

El 23 de octubre de 2015, JOSE SANTOS SANDOVAL AGOSTA presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Once. 2.1 O. El 28 de marzo de 2016, la Corte Superior de Justicia de Lima. Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa JOSÉ SANTOS SANDOVALACOSTA, en su demanda manifestó que: 3.1. La resolución impugnada no ha considerado que la figura rectangular no es atribución propia de la opositora, es decir de ser así cualquier signo solicitado ya no deberla utilizar la forma de rectángulo. 3.2. El juzgador deberá tener en cuenta que la forma de rectángulo de la marca solicitada, es la letra "H" inclinada por la palabra "Harbar" 3.3.

Los colores utilizados para distinguir el signo solicitado son azulino, blanco y naranja, que son distintos a los colores de la marca registrada rojo, blanco y azul marino. 3.4. No existe semejanza gráfica entre los signos confrontados y que las palabras que distinguen son totalmente diferentes. 4. Argumentos de la contestación a la Demanda Administrativa Contencioso El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 4.1.

Si bien el signo solicitado presenta diferencias fonéticas con algunas de las marcas registradas por TOMMY HILFIGER, dada la similar distribución y combinación de sus elementos gráficos y/o cromáticos, asi como la identidad, semejanza y/o vinculación que presentan los productos que distinguen, se determina que pueden suscitar a confusión al consumidor. 4 GACETA OFICIAL 02/02/2017 18 de 42 4.2.

La confundibilidad de los signos confrontados puede generar en el consumidor la creencia de que los productos que distinguen los signos en conflicto tienen un mismo origen empresarial o en todo caso que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas, por lo que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado. 4.3.

La resolución impugnada no ha incurrido en error alguno y, por el contrario, se expidió en estricto respeto a la normatividad vigente. 4.4. Los signos confrontados resultan semejantes desde el punto de vista gráfico y, por ello, confundibles entre sí, encontrándose justificada la denegatoria del registro del signo HARBOR AMERICA y logotipo. 4.5.

La ley prohíbe la existencia de identidades y semejanzas entre signos, cuando sean capaces de causar confusión en el público consumidor. En este sentido, tenemos que la norma tiene por finalidad proteger el interés público de los consumidores, librándolo de aquellas semejanzas o igualdades entre marcas que lo induzcan a confusión y menoscaben con ello su derecho a la libre elección de mercaderías. 4.6.

Las semejanzas gráficas existentes entre los signos confrontados darán lugar al supuesto de confusión indirecta. 5. Argumentos de la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. El Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Mercado, a través de sentencia signada con resolución Once de 6 de octubre de 2015, en lo principal señalo que: 5.1.

El hecho de que varíen las dimensiones de las figuras que conforman los signos en disputa, no acredita que el público consumidor pueda diferenciarlas, debido que la única forma en que se puedan observar dichas diferencias es que la comparación se realice de forma simultánea, lo cual no resulta posible. 5.2. El argumento de que el gráfico que acompaña a la denominación HARBOR AMÉRICA consiste en la letra H inclinada, resulta irrelevante ya que al momento de ser cotejada con las marcas registradas evidencia una serie de similitudes que disminuyen las posibilidades de que público consumidor pueda tener una clara diferencia entre las mismas. 5.3.

Las marcas registradas a favor de TOMMY HILFIGER que sirvieron para determinar que existe riesgo de confusión, son marcas gráficas, es decir no contienen un elemento denominativo, a diferencia del signo solicitado que es de naturaleza mixta. Por lo dicho el argumento de la accionante respecto de los elementos denominativos de los signos confrontados, carece de sustento. 5 GACETA OFICIAL 02/02/2017 19 de 42 5.4.

Respecto de los colores de los signos en conflicto, se debe realizar el cotejo de forma sucesiva y no simultánea, desde el punto de vista del consumidor, resulta dificil que puedan determinar que uno de ellos contiene azulino y el otro azul marino, o diferentes tonos del color rojo. 5.5. La Resolución expedida por el INDECOPI ha sido expedida cumpliendo con los requisitos de validez del acto administrativo. 6.

Argumentos expuestos en el Recurso de Apelación JOSÉ SANTOS SANDOVAL AGOSTA, en el Recurso de Apelación presentado señaló en lo principal que: 6.1. De lo expuesto en la sentencia, se puede advertir que se ha realizado una inadecuada comparación de los signos en controversia, ya que uno de ellos es mixto (signo solicitado} y el otro gráfico o figurativo (marca registrada}, ya que no se ha realizado el análisis correspondiente para distinguir el elemento característico o determinante del signo mixto, que por lo general es la parte denominativa. 6.2.

En el signo solicitado, lo relevante es el elemento denominativo, análisis que, al no haber sido realizado, conllevo a realizar conclusiones erradas. 6.3. Si se hubiera determinado que el elemento determinante es el denominativo, podría ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los signos en conflicto, por lo que se debió declarar infundada la demanda y ordenar la inscripción como marca del signo solicitado. 6.4.

No ha existido pronunciamiento respecto de los elementos que conforman el signo solicitado, por Jo que cualquier tipo de pronunciamiento que concluya que puede existir riesgo de confusión, deviene en motivación aparente. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a} ª.

Procede la interpretación solicitada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 8 ªArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;, r 6 GACETA OFICIAL 1. 2. 3. 02/02/2017 20 de 42 lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y figurativos. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas (figuras y colores). D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgos de confusión y/o asociación. Similitud gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo HARBOR AMERICA (mixto) y las marcas figurativas de propiedad de TOMMY HILFIGER son confundibles, es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: ''Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 1.2. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)". Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales9 • 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 9 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 02/02/2017 21 de 42 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre los signos puede ser: 1.5.1.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.2. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 10: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de 10 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 GACETA OFICIAL 02/02/2017 22 de 42 atención puede ser de variable percepc1on en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1.9.

En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado. 2. Comparación entre signos figurativos y mixtos 2.1. Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera que cuando se compara un signo mixto y uno figurativo, se debe determinar cuál es el elemento característico de los mismos. 11 11 Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011 "Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento caracterfstico o detenninante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El juez consultante, en un primer análisis debe detenninar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para as/ pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante." El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: "Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante detenninar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico: si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa". 11• Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcarlo, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

"El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que, en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis 9 GACETA OFICIAL 02/02/2017 23 de 42 2.2. Cuando el elemento preponderante es el gráfico, ya se aborda el tema de los colores que es muy importante en el presente caso. 2.3.

En este orden de ideas, en aplicación de este criterio, se debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado HARBOR AMERICA y logotipo (mixto) y las marcas FIGURATIVAS de propiedad de TOMMY HILFIGER analizando cuál es el elemento predominante del signo mixto, si la parte denominativa o el elemento gráfico. 3.

Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas (figuras y colores).

3.1. JOSÉ SANTOS SANDOVAL ACOSTA, afirma que la figura rectangular y los colores que forman parte de los signos confrontados, no son apropiables por un solo titular. 3.2. Una marca mixta está conformada por una parte denominativa (palabras, números, combinación de ambos) y una parte figurativa (dibujos, trazos, formas) que en un conjunto crean un signo diferente.

Dentro del contexto de la gráfica puede a su vez su creador incorporar no solo palabras de uso común, sino también gráficos y colores como barras de codificación, señales de información alimenticia, caracteres o símbolos de reciclaje, entre otros tantos que son de uso general para los productores de la misma rama. 12. 3.3. Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta, se entiende que engloba la totalidad de las palabras, figuras, colores delimitados, sin embargo, de lo cual, su propietario, no puede reivindicar el uso o apropiación exclusiva de aquellas grafías necesarias y usuales que el resto de su competencia necesita para poder en sí identificar el mismo producto o las mismas propiedades en el sector al que se dirige. 13. deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la obseNe.

Para detenninar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo­ de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe obseNar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, r 12 Proceso N º 66-IP-2014.

Interpretación prejudicial del 19 de junio de 2014. 13 lbldem. 10 GACETA OFICIAL 02/02/2017 24 de 42 3.4. Cuando el titular incluye gráficos de uso común dentro del contexto de su marca mixta, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar los mismos simbolos, figuras, dentro de otra marca siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y no vaya a causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor. 14. 3.5.

Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan. el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad. 15. 3.6.

El juzgador es quien debe comparar qué gráficas y colores son aquellos que no deben entrar dentro del análisis, limitándose al cotejo entre aquellas partes que sí son distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho marcario. 16. 3.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común). llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificas como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el 14 lbidem. 15 lbldem. 16 Ibídem. 11 GACETA OFICIAL 02/02/2017 25 de 42 gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 17. 3.8.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

En consecuencia, se deberá establecer si el signo HARBOR AMERICA y logotipo (mixto) en la clase 25, está conformado por elementos gráficos y colores de uso común y, de esta manera, proceder al respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 08788-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. iº La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo i l Tribunal. u Cecilia t;: z ia A�ros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 17 Sobre esto se puede consullar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 12 GACETA OFICIAL 02/02/2017 26 de 42 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 02/02/2017 GACETA OFICIAL 27 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 185-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00072 Referencia: Marcas involucradas: BEi CHI (mixta) y FEICHI (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1568, recibido el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00072; y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes �n el proceso interno Demandante: 6 BAOTOU BEi BEN TRUCK., CO., LTO. HEAVY - DUTY 02/02/2017 GACETA OFICIAL Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Demandado: 2. 28 de 42 Hechos relevantes 2.1. El 2 de julio de 2010, BAOTOU BEi BEN HEAVY - DUTY TRUCK CO. LTD., (en adelante, BAOTOU), solicitó el registro de la marca BEi CHI (mixta)1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 372 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

BET CHI 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, PAREMOS S.A., presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas: MARCA CLASE FEICHI 12 GRAFICA �f.HFICHI t.lOTOHCYCL E PAH I ti FEICHI 35 • e -� --- •.. r. · 1 r_.·�.· • -.·;--,---- Productos CERTIFICADO y/o Servicios 279846 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, o aérea acuática y repuestos los para mismos. 289413 Publicidad, gestión de negocios comerciales, compra, venta, distribución, ex ortación Expediente interno 13-00072. 2 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; lubricación de vehículos; estaciones de servicio para vehículos; mantenimiento de vehículos; reparación de vehlculos. 2 GACETA OFICIAL FEICHI 12 �F.Rt=ICHI MOTORCYCL[ PARlt> FEICHI 9 q.;;,FEICHI 02/02/2017 e importación de productos de autopartes para vehículos y motocicletas.

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, o aérea acuática y repuestos los para mismos. Baterías y cascos para motocicletas. 29 de 42 370952 370953 MOTORCYCLE PARTS 2.3. El 28 de febrero de 2011, mediante Resolución 12032, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PAREMOS S.A., y negar el registro como marca mixta del signo BEi CHI para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

BAOTOU presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 12032. 2.5. El 29 de abril de 2011, mediante Resolución 23827, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 12032. 2.6. El 23 de agosto de 2012, mediante Resolución 00049795, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 12032. 2.7.

El 28 de enero de 2013, BAOTOU., interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 12032, 23827 y 49795. 2.8. El 28 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la 3 GACETA OFICIAL 02/02/2017 30 de 42 interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda formulada por BAOTOU: 3.1. Los servicios que identifica el signo BEi CHI en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza son de consumo masivo, mientras que los productos que protege la marca FEICHI en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, estarían dirigidos a un consumidor especializado. 3.2.

No se puede hablar de confundibilidad, ya que no existe una conexión competitiva entre los servicios y los productos que se comparan. 3.3. Dada la diferente naturaleza, finalidad y canales de comercialización de los servicios y productos enfrentados, así como distintos medios de publicidad al estar dirigidos a consumidores distintos, lleva a la conclusión de que los signos en pugna no son confundibles, así sean muy similares fonéticamente. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: 4.1. Debe resaltarse que el demandante no expone un argumento que desvirtúe la presunción de legalidad de los actos demandados, razón por la cual los cargos de violación de normas señaladas en la demanda no están llamados a prosperar 4.2. El signo que se pretende registrar carece de distintividad y como consecuencia de ello, es susceptible de confusión, lo anterior por cuanto, al observar, se encuentra que es semejante a una marca anteriormente registrada por la sociedad opositora. 4.3.

Comparado el signo mixto solicitado BEi CHI y FEICHI se observa que entre los mismos hay semejanzas en la escritura, fonética y pronunciación, en atención a que las dos están compuestas por el término "CHI" concluyendo que existe posibilidad de confusión. 4.4. Entre los productos y servicios que los signos distinguen existe conexión competitiva, ya que los dos pertenecen a la industria automotriz.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 GACETA OFICIAL 02/02/2017 31 de 42 2.

No obstante, procede la interpretación prejudicial únicamente del Articulo 136 literal a) toda vez que no se analizará lo relacionado al concepto de marca ni la falta de distintividad. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.

Comparación de signos mixtos. 3. Conexión competitiva entre las clases 9 y 37. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1.

Como en el proceso interno se discute si los signos BEi CHI (mixto) y FEICHI (mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales4• a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnenle solicilada para registro o registrada por un tercero, para los mismos produclos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4 ( r Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P.2Q06;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco 5 GACETA OFICIAL 02/02/2017 32 de 42 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee5 • 1.4.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica6. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante7. del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 5 Proceso 397-IP-2015. 6 lbidem. lbidem. 6 GACETA OFICIAL 02/02/2017 33 de 42 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos8: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor especializado, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor especializado se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 12 y servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean B (l ' 6 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 02/02/2017 34 de 42 necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto BEi CHI (mixta) y la marca FEICHI (mixta), se abordará en este acápite este tema. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico9. 2.3. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado 1°. 2.4.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 11 2.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 9 Proceso 12-IP-2014. 10 Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gacela Oficial N º 821, de 01 de agosto de 2002. 11 Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gacela Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999. 8 �· {J GACETA OFICIAL 02/02/2017 35 de 42 2.6.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado 12 • 2.7. En este caso, entre los signos BEi CHI (mixta) y FEICH (mixta), al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. 2.8.

En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 13 2.9.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 2.10. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 12 Proceso 56-IP-2013. 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-lP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 9 GACETA OFICIAL 3. 02/02/2017 Comparación entre signos mixtos con parte compuesta 36 de 42 denominativa 3.1.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.2.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo14 entre los mismos: 3.1.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.1.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.1.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.1.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.1.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.1.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 3.3. En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio 14 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 10 GACETA OFICIAL 02/02/2017 37 de 42 de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros15: 15 3.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 11 GACETA OFICIAL 3.3.6.3. 02/02/2017 38 de 42 Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos en conflicto. 4. Análisis. Conexión competitiva entre las clases 9 y 37 4.1. Debe determinarse a través del correspondiente examen comparativo si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto teniendo en cuenta los productos o servicios que se pretenden distinguir. 4.2.

En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado BEi CHI (mixto) para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca FEICHI para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 4.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 16 4.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.11 16 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - •Articulo 151. - Para clasificar los productos y los setvicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 17 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 GACETA OFICIAL 02/02/2017 39 de 42 4.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza 18 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines 19, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos.20 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al 18 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 19 Véase, por ejemplo, interprelación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 20 Esto es, tornando en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 13 GACETA OFICIAL 02/02/2017 40 de 42 hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 21 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro22.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.6. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la 21 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: MW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 22 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM/A. MICROECONOM/A w. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos·.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https:l/books.qooqle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dg=microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwj0mbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 14 GACETA OFICIAL 02/02/2017 41 de 42 concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 23 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013�00072, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magi� dos que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el últi · párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia L&LJ,os MAGISTRADA De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 23 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 15 GACETA OFICIAL 02/02/2017 42 de 42 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16