TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN "A" Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO EXPEDIENTE NO.: 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE: CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO INTERESADO: ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL: NULIDAD RELATIVA – PROPIEDAD INDUSTRIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ASUNTO: SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA La Sala decide, en primera instancia, la demanda presentada por la sociedad CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S., contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-, con el fin de se declare la nulidad de: i) la Resolución No. 13204 del diecisiete (17) de marzo de 2022 “Por la cual se concede un registro.”, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-.
La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: (i) Antecedentes, (ii) Consideraciones de la Sala y, (iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación: I.
ANTECEDENTES 1. El escrito de demanda 1.1. Pretensiones 2 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) La parte demandante formuló las siguientes: “(…)” PRIMERA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 13204 del 17 de marzo de 2022 por medio de la cual (sic) Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro en (sic) de la marca PERGAMINO TIERRA SUR (nominativa) para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Todo lo cual obra en el expediente SD2021/0064534. SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración de la nulidad de la Resolución No. 13204 del 17 de marzo de 2022 se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio a negar el registro de la marca PERGAMINO TIERRA SUR (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERA: Que se ordene a la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a realizar la anotación pertinente y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.” 1.2 Hechos En síntesis, fueron expuestos por la demandante, así: El señor Álvaro Mauricio Villota por medio de apoderado solicitó el día nueve (9) de julio de 2021, el registro de la marca PERGAMINO TIERRA SUR, tipo nominativa, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; extreacto de la solicitud fue publicado en la gaceta de la propiedad industrial No. 933 del diecinueve (19) de julio de 2022.
Por razónes ajenas a la voluntad de la sociedad demandante 1.3 Normas violadas y concepto de la violación 3 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Las normas violadas y el concepto de la violación se sustentaron en los siguientes términos: Adujo que los actos administrativos fueron expedidos con violación al artículo 61 de la Constitución Política de Colombia y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
El concepto de la violación se encuentra contenido en los cargos de nulidad que se señalarán en la parte considerativa de esta decisión.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La parte demandada se pronunció respecto de los supuestos fácticos de la demanda, así: (i) Son ciertos los hechos: 1, 2 y 5. (ii) Son parcialmente ciertos los hechos: 3 y 4.
3. ACTUACIÓN PROCESAL A través de auto del dos (2) de mayo de 2023 (Ver anexo 6 del expediente digital) se admitió la demanda, se ordenó la notificación personal a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, al señor Álvaro Mauricio Villota, a la Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente, se les corrió traslado para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la demanda. 3.1. Del auto de sentencia anticipada - Artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021). 4 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) De conformidad con lo señalado en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021), el Despacho de la Magistrada Ponente mediante auto del veintiuno (21) de marzo de 2024 (Ver anexo 12 del expediente digital), resolvió sobre las solicitudes probatorias, fijó el litigio y corrió traslado para alegar de conclusión en aplicación a los artículos 181, 182 A y 283 de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionada por la Ley 2080 de 2021). 3.2 Alegatos de conclusión 3.2.1 CAFÉ SANTA BÁRBARA S.A.S: La parte demandante en el presente medio de control de nulidad relativa (Propiedad industrial) presentó alegatos de conclusión en primera instancia mediante escrito radicado vía correo electrónico el día nueve (9) de abril de 2024, reiterando los argumentos señalados en la demanda (Ver anexo 13 Ibídem.) 3.2.2 Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-: El apoderado judicial de la entidad demandada, mediante correo electrónico remitido el día quince (15) de abril de 2024 (Ver anexo 14 Ibid.), presentó alegatos de conclusión, reiterando los argumentos presentados en el escrito de contestación de la demanda. 3.2.3.
Álvaro Mauricio Villota: El señor Álvaro Mauricio Villota tercero con interés en las resultas del proceso no presentó alegatos de conclusión en primera instancia. 3.2.4. Concepto del Agente del Ministerio Público: 5 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) La Procuradora Delegada ante esta Corporación rindió concepto en el presente asunto, solicitando acceder a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos: Manifestó que, de acuerdo con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que no esté incursa en los siguientes supuestos de hecho, los cuales darían lugar a su negación: (i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación y, (ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada, al tratarse de los mismos productos o servicios o que el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación. Ahora bien, esta norma establece que la semejanza entre los signos sea para generar un riesgo de confusión o asociación en los consumidores, por similitudes ortográficas, fonéticas, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que el riesgo de confusión “(…) se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo (…)”. Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 391- IP-2022, con relación a las formas de similitud entre dos signos, especificó que pueden ser: (i) Ortográfica, (ii) Fonética, (iii) Conceptual o ideológica y, (iv) Gráfica.
Adicionalmente, la conexión entre los productos y/o servicios de la 6 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Clasificación Internacional de Niza no se determina porque la inclusión de productos o servicios se da en una misma clase, este elemento no es concluyente para establecer si existe similitud entre los productos objeto de análisis, como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y como se establece en el artículo 151 de la Decisión 486 del 2000.
Manifiesta que en el caso en concreto se evidencia que, la controversia radica en una supuesta similitud o semejanza entre dos marcas mixtas, PERGAMINO y PERGAMINO TIERRA SUR, por lo que, es importante definir cuál término del elemento denominativo genera mayor impacto en el conjunto de cada marca. Señala que, observando cada marca en su conjunto, en cada una prevalece el elemento denominativo, siendo este las expresiones PERGAMINO y PERGAMINO TIERRA SUR, y como tal, son los términos los que tienen mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que los signos van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.
Procedió la señora Agente del Ministerio Público a realizar la comparación ortográfica indicando que, la marca registrada PERGAMINO TIERRA SUR se compone de tres (3) palabras, siete (7) sílabas y dieciocho (18) letras; mientras que la marca opositora PERGAMINO se compone de una (1) palabra, cuatro (4) sílabas y nueve (9) letras, evidenciando con ello que la longitud de las palabras, la secuencia de vocales y el número de palabras son diferentes para cada una de las marcas, y el único elemento en común que tienen es la palabra PERGAMINO. Respecto a la comparación fonética sostuvo que, es aquel que se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar las marcas enfrentadas.
En el 7 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente las expresiones comparadas son similares al contar ambas con el término PERGAMINO, sin embargo, cuando se pronuncian ambas marcas se genera una diferencia fonética pues la marca registrada contiene dos palabras adicionales TIERRA SUR, de manera que al pronunciar cada una de las marcas enfrentadas en voz alta y en forma sucesiva, no se genera una impresión de semejanza entre ellas.
Y respecto a la comparación conceptual o ideológica sostuvo que, hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. Sostuvo que la marca PERGAMINO TIERRA SUR corresponde a productos comprendidos en la clasificación 30 Niza, que hace referencia a café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Por otro lago, PERGAMINO hace referencia a productos de la clasificación 30 Niza, que hace referencia a café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Por lo anterior considera que la comparación conceptual o ideológica arroja que las marcas rememoran una idea semejante, referidas a productos comprendidos en la clasificación 30 de Niza. Manifestó que si bien, las marcas PERGAMINO y PERGAMINO TIERRA SUR, en su conjunto individual, no tienen una similitud fonética u ortográfica, 8 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) sí se genera un riesgo de confusión indirecto en el público consumidor, porque el término que impacta de manera contundente la percepción del consumidor es la palabra PERGAMINO y el agregado “TIERRA SUR”, diferencia, sugiere un origen geográfico, que no excluye la semejanza al no tener “la capacidad para ser distintivo”, simplemente provoca la creencia de que se trata de una marca de la misma familia que se destaca por el lugar de origen de los productos y, en consecuencia, que la marca PERGAMINO TIERRA SUR es un producto de la empresa PERGAMINO, atribuyendo en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
En conclusión, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, se advierte que las expresiones PERGAMINO y PERGAMINO TIERRA SUR comparten el término PERGAMINO, lo cual genera un riesgo de confusión indirecto para el consumidor y, asimismo, tienen un mismo concepto, por lo que, se encuentra inmersa la marca solicitada en lo descrito en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
II. CONSIDERACIONES 1. COMPETENCIA En atención a que en este caso se ejerce el medio de control de nulidad relativa (Propiedad industrial), frente al acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021), este Tribunal es competente para conocer y decidir, en primera instancia, el proceso de la referencia. 9 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL)
2. PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda y la respectiva contestación, si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada, para lo cual se desarrollarán y analizarán los temas necesarios para resolver los cargos de nulidad propuestos.
3. DE LOS ACTOS OBJETO DE REVISIÓN DE LEGALIDAD Debe la Sala pronunciarse sobre la legalidad del siguiente acto administrativo demandado: (i) La Resolución No. 13204 del diecisiete (17) de marzo de 2022 “Por la cual se concede un registro.”.
4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL QUE FUNDAMENTA LA DECISIÓN. 4.1. Creación de la Comunidad Andina de Naciones –CAN-1, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA- y su interpretación prejudicial. La Comunidad Andina de Naciones –CAN- es un mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena del veintiséis (26) de mayo de 1969, con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social. 1https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can#:~:text=La%20Comunidad%20Andina%20 (CAN)%20es,la%20cooperaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20y%20social. 10 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) En la Sección “E” del Acuerdo de Cartagena suscrito inicialmente por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se determinó respecto a la creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo siguiente: “Artículo 40.- El Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina.
Artículo 41.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos modificatorios y el presente Acuerdo. El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador.” Mediante el Tratado modificatorio del Tribunal Andino de Justicia suscrito el día veintiocho (28) de mayo de 1996 (Decisión 472 de 2000), se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de la misma, con la organización y las competencias que se establecen en dicho Tratado y sus Protocolos modificatorios.
A su vez, la sección tercera artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Tratado modificatorio antes indicado, señala que, le corresponderá al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –TJCA-, interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar la aplicación uniforme de las normas Andinas en el territorio de los países miembros.
En este sentido, los Jueces Nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrá (facultativo) solicitar directamente la interpretación prejudicial siempre y cuando procedan recursos en derecho interno en contra de la sentencia. No obstante lo anterior, si no procede recurso alguno contra la sentencia que pone fin al proceso, el Juez Nacional suspenderá el procedimiento y deberá (obligatorio) solicitar directamente de oficio o a petición de parte la interpretación al 11 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Tribunal.
Lo anterior en concordancia con lo señalado en el artículo 122 de la Decisión 500 del veintidós (22) de junio de 2001 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, y el literal c) del artículo del Acuerdo 08 del veinticuatro (24) de noviembre de 2017, por medio del cual se expide el reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales. 4.2.
El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. Al respecto, se considera necesario traer a colación lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, en las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP-2022 y 391-0IP-2022 del trece (13) de marzo de 2023, donde se reconoció que el criterio jurídico interpretativo denominado en el ámbito Europeo como “La doctrina interpretativa del acto aclarado”, es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.
Por lo anterior, valga traer a colación lo esbozado en la interpretación prejudicial emitida el diecisiete (17) de mayo de 2023, dentro del proceso 153- IP-2022, en el cual se estableció, lo siguiente: “PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190012600, constituyen 12 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) un acto aclarado en los términos expuesto en la presente procidencia judicial.” De la cita jurisprudencia andina antes citada la Sala observa que, dentro del expediente 153-IP-2022 se entendió que la consulta relacionada con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, constituye un acto aclarado en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 344-IP-2022 del once (11) de abril de 2023; 145-IP-2022, 261-IP- 2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 de fecha trece (13) de marzo de 2023, por lo que no fue motivo de pronunciamientos adicionales.
En este orden de ideas, cuando el Juez nacional competente encuentre que la norma de la cual requiere interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, ya se encuentra interpretada y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, no se hace necesario solicitar la interpretación prejudicial en virtud de la teoría del acto aclarado. 4.3.
De las acciones y medios de control establecidos en la Decisión 486 del catorce (14) de septiembre de 2000 y el ordenamiento jurídico Colombiano. El artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, determinó las acciones procedentes para la solicitud de nulidad del registro, así: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del 13 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (Subrayado fuera del texto original) De conformidad con la norma antes transcrita se tiene que, en el ordenamiento jurídico Andino se establecieron dos acciones de nulidad tendientes a obtener la declaratoria de nulidad de un registro por parte de la Autoridad Nacional competente (para el caso Colombiano la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-), a saber: (i) La acción de nulidad absoluta, cuando el registro se hubiese concedido en contravía con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 y, (ii) La acción de nulidad relativa, cuando el registro marcario se concedió en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe.
Esto es, que las acciones de nulidad absoluta y relativa proceden contra el acto administrativo proferido por la Autoridad Nacional competente que concedió el registro marcario solicitado. No obstante lo anterior, en el ordenamiento jurídico Colombiano cuando se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, mediante el cual se negó el registro marcario solicitado, lo procedente es acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 CPACA. 14 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) La anterior diferenciación guarda mayor importancia si se tiene en cuenta que, tanto para las acciones de nulidad absoluta y relativa, como para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina -para la primera- y las normas de derecho interno Colombiano –para la segunda-, establecieron términos de caducidad distintos para impetrar los mismos, así: (i) Nulidad absoluta: No tiene término de caducidad de conformidad con el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
(ii) Nulidad relativa: Tiene un término de caducidad de cinco (5) años, contados a partir de la concesión de registro demandado, lo anterior, en atención a lo señalado en el inciso según del artículo 172 Ibídem, y, (iii) Nulidad y Restablecimiento del Derecho: Tiene un término de caducidad de cuatro (4) meses, de conformidad con lo establecido en el literal d) numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.
Por lo expuesto, para determinar qué término de caducidad es aplicable a cada caso en particular, se debe establecer de manera clara: (i) Lo que se pretende, es decir, si la nulidad recae sobre un acto administrativo proferido por la Autoridad Nacional competente que negó o concedió el registro marcario y, (ii) En caso de recaer en un acto administrativo que haya reconocido un registro marcario, se debe tener en cuenta las causales de irregistrabilidad manifestadas en la demanda, es decir, si se considera que se profirieron en contravía de los artículos 134 primer párrafo y 135 o, del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 4.4.
De la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. 15 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Al respecto, se considera importante traer a colación lo sostenido por el H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón2, en la que recientemente al respecto indicó: “(…)” Sin embargo, en tratándose de los requisitos de la demanda, el numeral 1 del artículo 162 del CPACA, modificado por el artículo 31 de la Ley 2080, establece que cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho.
La norma en cita dispone: “(…)” Para resolver la controversia, es conveniente recordar que en materia marcaria existen tres clases de medios de control: a) la de nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA; b) la de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.
En ese entendido, es pertinente señalar que, según lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el medio de control de nulidad absoluta o medio de control de nulidad, en la legislación interna, procede, en cualquier tiempo, cuando lo que se va a demandar es el registro de una marca concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135, ibidem.
Por su parte, el medio de control de nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años, es procedente cuando el registro marcario fue concedido de mala fe o en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Es decir, que tanto los medios de control de nulidad relativa como de nulidad absoluta, fueron legalmente establecidos para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios, conforme se 2 H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, Demandante: Apple INC, Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, Radicado No. 25000-23-41-000- 2022-00072-01, Auto de fecha dieciséis (16) de marzo de 2023. 16 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) desprende de lo expresamente establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
No obstante, cuando lo que se demanda es el acto administrativo que niega o cancela total o parcialmente un registro marcario, los medios de control procedentes ya no serán los referidos, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a la afectación directa que genera este tipo decisiones frente a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca.
Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante. Asimismo, sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca por no uso, tanto para el propietario de la marca que demanda el acto administrativo por medio del cual se le canceló su registro, como para el tercero que demanda el acto que negó la cancelación solicitada, pues en estos casos se involucra directamente un interés particular y se busca además de la declaratoria de nulidad un restablecimiento del derecho.
“(…)” Ahora, en lo que tiene que ver con el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación en asuntos contencioso administrativos, el desarrollo histórico normativo ha sido consistente en establecer que los conflictos de carácter particular y de contenido económico son susceptibles de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos.
En efecto, los artículos 70 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998, - que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 21 de marzo 1991-, y 2° del Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009, establecían lo siguiente: “(…)” Posteriormente, el inciso segundo del numeral 1 del artículo 161 del CPACA fue modificado por el artículo 34 de la Ley 2080, en el sentido de señalar que el requisitito de procedibilidad será facultativo en los asuntos allí previstos, no obstante, podrá adelantarse en otros siempre que no esté prohibido.
La norma en cita dispone: “(…)” Teniendo en cuenta lo expuesto en líneas anteriores, la Sala advierte que la conciliación extrajudicial, para la fecha en que se instauró la presente demanda, era requisito de procedibilidad en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación 17 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) directa y de controversias contractuales, siempre que los asuntos fuesen susceptibles de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos, esto es, que se tratase de controversias de carácter particular y de contenido económico, como expresamente lo establece el artículo 2° del Decreto núm. 1716, transcrito en precedencia. Sobre este particular, la Sección en la sentencia de 15 de noviembre de 2012, precisó que no todos los actos de contenido particular son susceptibles de ser conciliados habida cuenta que no tienen contenido económico, razón por la cual no se debe acreditar el referido requisito, providencia de la que se destaca: “(…)” Ahora, en tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado en asuntos marcarios, la Sección Primera del Consejo de Estado de manera pacífica y reiterada ha sostenido que la conciliación prejudicial no constituye requisito de procedibilidad, habida cuenta que este tipo de demandas adolecen de pretensiones económicas susceptibles de ser conciliadas, pues lo que se debate en esta jurisdicción es la legalidad del acto a la luz de las normas comunitarias que se consideren transgredidas, mas no las eventuales, inciertas, indirectas y futuras consecuencias económicas que pueda tener en el mercado la nulidad de dicha decisión administrativa que denegó un registro u ordenó o denegó su cancelación. En efecto, si bien se puede afirmar que el derecho marcario en su naturaleza genérica enmarca e involucra intereses o finalidades económicas de quienes actúan como agentes del mercado a través de la legitima pretensión de usar un registro y/o beneficiarse del mismo, ello no implica que las demandas que conoce la Jurisdicción sobre esta materia contengan aspectos o pretensiones económicas objeto de conciliación, pues el Juez contencioso-administrativo se limita a estudiar la legalidad del acto conforme al ordenamiento jurídico comunitario y a determinar la procedencia de un restablecimiento del derecho relacionado con la posibilidad de registrar la marca solicitada, lograr su cancelación y la obtención del derecho prioritario consecuencial o la denegación de ésta y que se mantenga incólume el correspondiente registro.
Para la Sala, en estos casos, la entidad demandada, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede conciliar la legalidad del acto ni el eventual restablecimiento del derecho, pues, como ya se indicó, éste último adolece de contenido económico susceptible de este tipo de acuerdos directos entre las partes, amén de que también existen intereses de terceros que no pueden ser desconocidos ante una posible conciliación. 18 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) “(…)” Aunado a lo anterior, es pertinente advertir que este tipo de demandas en las que se pretende la nulidad de actos administrativos de naturaleza marcaria revisten un carácter sui generis, pues su estudio, trámite y resolución se fundamenta en normas comunitarias que no establecen la posibilidad de que la autoridad nacional concilie la legalidad de su decisión o las consecuencias de la misma, por lo que su tratamiento debe ser especial y diferenciado respecto de los demás asuntos contencioso administrativos.
Por ello, resaltaría inocuo exigir el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en un asunto que no puede ser objeto de un arreglo directo entre las partes, pues debe mediar el estudio y el análisis de normas comunitarias, lo cual es competencia única y exclusiva del juez contencioso al momento de fallar el proceso teniendo en cuenta la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con la exigencia prevista en el artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, aplicable en estos casos.
“(…)” De conformidad con la reciente jurisprudencia antes citada se tiene que, no es necesario requerir el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en las demandas de propiedad industrial, comoquiera que a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- le está prohibido conciliar la legalidad del acto y su eventual restablecimiento, pues primero, se debe realizar un estudio y análisis de normas comunitarias y, segundo, el restablecimiento adolece de contenido económico.
Por los anteriores argumentos, se dará aplicación al precedente judicial reiterado del H. Consejo de Estado – Sección Primera, en cuanto a que en procesos de propiedad industrial no es necesario requerir el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.
5. PRUEBAS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE 5.1. La parte demandante con el escrito de demanda, allegó las siguientes 19 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) pruebas: "X. MEDIOS DE PRUEBA A efectos de probar el actuar negligente ruego a su Despacho que tenga como pruebas las siguientes: a) La Resolución No. 13204 del 17 de marzo de 2022 por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca PERGAMINO TIERRA SUR (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, solicitada a favor del señor ÁLVARO MAURICIO VILLOTA.
Todo lo cual obra en el expediente SD2021/0064534. b) La Certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la constancia de notificación y firmeza de los actos hoy demandados. XI. ANEXOS a) Poder para la actuación. b) La Resolución No. 13204 del 17 de marzo de 2022 por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca PERGAMINO TIERRA SUR (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, solicitada a favor del señor ÁLVARO MAURICIO VILLOTA.
Todo lo cual obra en el expediente SD2021/0064534. c) La Certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la constancia de notificación y firmeza de los actos hoy demandados. d) Certificado de Existencia y Representación Legal de la parte demandante la sociedad CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. e) Certificado de registro mercantil del tercero interesado, ÁLVARO MAURICIO VILLOTA.” 5.2.
La apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC-, allegó copia digital del expediente administrativo. 20 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL)
6. CARGOS DE NULIDAD: Esta Corporación estudiará el cargo de nulidad, para tal fin, realizará el análisis, así: (i) el fundamento expuesto por la parte demandante, (ii) la contestación por la parte demandada y, (iii) las consideraciones de la Sala. 6.1. CARGO ÚNICO: VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6.1.1 Fundamento: Considera que la propiedad industrial, junto con los derechos de autor y conexos, se ubica conceptualmente dentro del derecho de la propiedad intelectual y por lo mismo se entiende que su protección está elevada a rango constitucional con una carga para el Estado, como es el hecho de protegerla.
La propiedad industrial es la manera como el derecho positivo protege la propiedad que tiene una persona sobre su actividad creativa frente a un bien inmaterial o incorporal que es susceptible de explotación económica; dicha creatividad tiene dos vertientes, el intelectual –derechos de autor– y el económico –propiedad industrial–. La propiedad industrial protege jurídicamente las invenciones, las marcas de fábrica o comercio, los dibujos o modelos industriales, el nombre comercial, las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, y a su turno reprime los actos de competencia desleal que se pueden presentar en el tráfico mercantil.
Así las cosas, la Propiedad Industrial es un conjunto de derechos exclusivos que protegen, tanto la actividad innovadora materializada en nuevos productos o servicios, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado a través de un signo distintivo como la 21 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) marca.
Teniendo en cuenta lo anterior, existiendo un derecho de propiedad industrial válidamente otorgado a una persona natural o jurídica, es obligación del Estado garantizar el ejercicio de sus derechos y proteger la marca de posibles competidores en el mercado, los cuales se pueden valer de marcas idénticas o similares para clases iguales o conexas.
En el caso que nos ocupa, la concesión de registro de la marca PERGAMINO TIERRA SUR (nominativa), el Estado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio ha violado tal derecho constitucional al otorgar un derecho a un tercero vulnerando los derechos preferentes de propiedad intelectual de la sociedad demandante por ser este titular de las marcas arriba mencionadas de conformidad con las leyes que sobre la materia se aplican y, teniendo en cuenta que existe similitud formal entre los signos y conexidad entre los productos y servicios que protege una y otra, y por demás, están dirigidas al mismo consumidor y comportan idénticas finalidades, lo cual quedará demostrado a lo largo de este escrito.
Sostiene que de la lectura del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se imponen dos condiciones para deducir la irregistrabilidad de una marca, de un lado la similitud o semejanza de los signos y de otro lado la similitud o semejanza de los productos y/o servicios ofrecidos, de tal forma que se puedan confundir en el mercado con otros signos previamente protegidos.
En el presente caso se constituyen ambas condiciones, lo cual, debe desembocar en una lógica negación de la marca. De esta manera, es posible establecer en qué ocasiones puede existir confusión o riesgo de asociación en el mercado y por ende, no podría presentarse coexistencia pacífica entre dos marcas. Considera que en el presente caso encontró que se acreditaba el 22 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) cumplimiento de cada una de las condiciones antes mencionadas, circunstancia suficiente para considerar que la marca PERGAMINO TIERRA SUR generaría confusión y/o riesgo de asociación y, en consecuencia, la solicitud de registro debió ser negada.
En cuanto a la identidad formal de los signos establecida en la primera parte del literal transcrito, esta es incuestionable, el signo solicitado PERGAMINO TIERRA SUR es similar en grado de confusión a la marca PERGAMINO en titularidad de la sociedad demandante, ya que reproduce en gran porcentajes la marca registrada; la diferencia que se observa en el conjunto marcario objeto de nulidad no alcanza a hacer distintivo al signo, lo cual hace que no se pueda individualizar la expresión solicitada de la marca registrada, lo que constituye un fuerte riesgo de asociación y confusión frente al consumidor, quien inferirá que el signo registrado recientemente es una variación o nueva línea de negocio de la marca que ya conocía y asumirá que su origen es el mismo, colocando a su mandante en una posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda razonable frente a la adquisición de las prestaciones mercantiles.
En relación con los productos de una y otra, establecida en la segunda parte del literal en mención, tenemos que en efecto, los productos para los cuales se concedió la marca PERGAMINO TIERRA SUR son idénticos a los que se distinguen con el signo PERGAMINO, por lo que necesariamente se debió concluir que comparten el mismo mercado objetivo, usan los mismos canales de comercialización, usan los mismos medios publicitarios y por ende pueden generar riesgo de confusión y asociación en los consumidores, tal y como se demostrará más adelante.
Citando el proceso 473-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostuvo que, la marca hoy objeto de nulidad, a todas luces, carece de fuerza distintiva ya que genera confusión y riesgo de asociación, de hecho, 23 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) el consumidor puede adquirir un productos distinguido con la marca PERGAMINO TIERRA SUR creyendo que tiene un origen empresarial igual al del signo que ya conocía en el mercado y/o porque si bien distingue las marcas y el origen empresarial cree que existe un vínculo económico y comercial entre los titulares.
También puede evidenciarse riesgo de confusión con una simple búsqueda de la expresión ‘PERGAMINO TIERRA SUR’ en un navegador de internet, en el cual, como se muestra a continuación, arroja inmediatamente como uno de los resultados la marca de la hoy sociedad demandante: En consecuencia, la norma se encuentra violada en el caso bajo análisis porque la Dirección de Signos Distintivos concedió el registro como marca de una expresión idéntica al grado de confusión y asociación a una marca registrada y vigente en titularidad de un tercero. En cuento a la omisión del estudio de registrabilidad manifestó que, es indudable que la Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó un examen del signo solicitado, dado que se evidencia la simplicidad en los argumentos de la concesión del registro, indicando simplemente que no se encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad, lo cual no es 24 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) cierto, teniendo en cuenta que ya contaba con un precedente de que existía una marca casi idéntica para los mismos productos y, la concesión del signo solicitado podría causar confusión en el consumidor.
Considera que el hecho de que la hoy sociedad demandante no haya presentado demanda de oposición a la solicitud de registro en el tiempo oportuno, no es precepto para que la Dirección no haya realizado un análisis exhaustivo de la marca pedida, más aún cuando si bien no es su obligación tener en cuenta observaciones realizadas fuera del tiempo establecido para la oposición de terceros, éste ya tenía conocimiento de un registro previo, similar y confundible como lo es la marca PERGAMINO que, a todas luces se evidencia el parecido con el signo solicitado.
No obstante lo anterior, la Dirección no realizó ningún análisis, simplemente indicó de manera tosca que el signo PERGAMINO TIERRA SUR contaba con total distintividad para ser concedida como marca, lo cual es totalmente errado, además de omitir una de sus funciones principales como la de evitar la confundibilidad que pueda existir entre dos signos y que generen confusión y/o asociación en el consumidor.
La misma Dirección cuenta con un Manual de Marcas dirigido a sus funcionarios directamente relacionados con el proceso de registro de signos distintivos, dicha información debe ser tenida en cuenta por los empleados que emiten las diferentes decisiones con el fin de que las interpretaciones sean todas encaminadas hacia el mismo criterio y que pueda haber una igualdad en derechos para todos los diferentes solicitantes y titulares que llegan a la entidad con el fin de registrar un signo, por lo que procedió a indicar dichos criterios.
Con base en las instrucciones que deben cumplir los funcionarios de la Dirección de Signos Distintivos, estas fueron ignoradas y omitidas por 25 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) completo por parte del examinador, teniendo en cuenta que no se cumple a cabalidad con lo estipulado.
Por cuanto a que, contrario a lo indicado no solo por su superior sino también por la jurisprudencia, no se garantizaron los derechos adquiridos por terceros al conceder un signo casi idéntico a uno ya registrado y, por tanto, también se estaría desprotegiendo al consumidor. Parece inconcebible el hecho de que la Dirección ha negado signos por ser similares a otros en una o dos letras y en el caso de la marca PERGAMINO TIERRA SUR no haya encontrado ningún antecedente y haya omitido por completo la comparación con una marca casi idéntica.
Además de tener como alerta el complemento de información radicado por parte la hoy demandante, en el cual se advertía la confundibilidad entre los signos. En conclusión, infiere que, la Dirección omitió dos de sus deberes principales, como lo son: el estudio de registrabilidad de una solicitud de signo distintivo y; la protección de los derechos de los terceros que cuentan con un registro previo.
Por lo que precedió a realizar el análisis de los signos PERGAMINO / PERGAMINO TIERRA SUR que pasó por alto el Despacho de la SIC, para demostrar sus similitudes, lo que necesariamente llevaba a la negación del signo solicitado. Manifiesta que los productos ofrecidos con la marca registrada PERGAMINO TIERRA SUR se encuentran estrechamente relacionados con los productos de alimentos del signo PERGAMINO, se evidencia que los productos de una y otra son totalmente idénticos.
Los artículos descritos por el signo solicitado se encuentran de manera exacta en los reivindicados y protegidos por la marca PERGAMINO, ambos están dirigidos al mismo mercado objetivo, el consumidor será el mismo. El principio de razonabilidad también puede demostrarse con base en las actividades mercantiles registradas en Cámara de Comercio por el titular de 26 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) la marca PERGAMINO TIERRA SUR y su mandante, en los cuales ambos coinciden en la actividad ubicada en el código 4620 de la Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, que señala: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos, tal y como se evidencia en el respectivo Certificado de Existencia y Representación Legal y, Certificado de Registro Mercantil de ambos titulares, que se adjunta como anexo a la demanda.
En consecuencia de lo anteriormente mencionado, se puede evidenciar que en el caso concreto se cumple a total cabalidad con la intercambiabilidad de los productos, la complementariedad y de más, para determinar que existe conexión competitiva que podría generar confusión y asociación en los consumidores, quienes creerán de manera errada que la sociedad CAFÉ DE SANTA BARBARA S.A.S. comercializa los productos del señor ÁLVARO MAURICIO VILLOTA y viceversa.
Así como también podría imaginar que ambos titulares comparten vínculos económicos, ocasionando mayor riesgo no solo al consumidor sino también a la reputación y trayectoria en el mercado de la sociedad demandante. Considera que antes de dar inicio con el cotejo, sea lo primero indicar que al momento de la comparación fonética y gramatical entre los signos, no debe tenerse en cuenta la expresión “tierra sur” que incluye el signo concedido por la Dirección de Signos Distintivos, ya que hace referencia a la procedencia de los productos y ubicación geográfica del lugar en el que probablemente se fabrican y se encuentra ubicado el titular de la marca PERGAMINO TIERRA SUR.
Lo anterior por cuanto a que el señor Villota está ubicado en la ciudad de Planadas (Tolima), mismo que se encuentra en la zona suroccidente de Colombia. Asimismo, por la ubicación del titular de PERGAMINO TIERRA SUR y al este reivindicar productos en la clase 30 como el CAFÉ, un consumidor asociará 27 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) el nombre del signo con la procedencia del producto, ya que el municipio de Planadas en el departamento del Tolima es reconocido por la producción y comercialización del café. Así pues, se puede concluir que la expresión TIERRA SUR es descriptiva de la procedencia geográfica, lo cual según el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es un criterio para que un signo no pueda ser decretado como registrable.
Con lo anterior, se puede deducir que la expresión ‘tierra sur’ es descriptiva de la procedencia, ya que como se explicó anteriormente, un consumidor podría pensar que los productos provienen del suroccidente del país, misma ubicación en la cual es popular la comercialización y producción de café. Con base en lo preceptuado por el Tribunal no deberá entonces tenerse en cuenta en el cotejo marcario dicha expresión mencionada y, por tanto, el análisis solo recae sobre los vocablos PERGAMINO / PERGAMINO. Respecto al análisis fonético y gramatical sostiene que la expresión objeto de registro y la marca opositora a favor de la sociedad demandante, se escriben y pronuncian de manera idéntica como se desprende de la siguiente comparación: PERGAMINO TIERRA SUR PERGAMINO A pesar de que la marca solicitada incluye la expresión tierra sur para acompañar el vocablo PERGAMINO, esta no es suficiente para considerar que las marcas enfrentadas no son confundibles, dicho término no le resta protagonismo a la palabra PERGAMINO, que es donde debe centrar el cotejo marcario el examinador, pues no es posible encontrar diferencias sustanciales que impidan la individualización del signo solicitado.
Además, 28 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) dicho término es de mayor recordación en el público consumidor, el cual pensará erradamente que provienen del mismo origen empresarial, en este caso de CAFÉ DE SANTA BARBARA S.A.S. Por lo anterior se puede observar que gramaticalmente los signos son similares a punto de confusión: (i) La longitud de las expresiones es la misma, ambas están compuestas por nueve letras, (ii) la secuencia de las vocales es exactamente la misma.
Las expresiones cuentan con cuatro vocales (E*A*I*O) ubicadas en la misma posición, (iii) Ambas marcas son polisílabas, es decir, están separadas por varis sílabas, en este caso PER/GA/MI/NO y, (iv) Las raíces y las terminaciones son las iguales, ya que la expresión es exactamente la misma. Se reitera que, el análisis de comparación no debe realizarse sobre el vocablo “tierra sur”, pues es una palabra descriptiva de la procedencia geográfica de los productos reivindicados por el titular de la marca PERGAMINO TIERRA SUR.
El agregar otras expresiones conllevó a desviar la atención del examinador para no centrarse en la palabra más representativa: pergamino, y así generar ante éste un precedente de que no existía riesgo alguno. Se puede observar entonces que, gramaticalmente los signos son similares a punto de confusión, las expresiones comparadas son idénticas, por lo que los signos son similares desde su parte ortográfica y por lo tanto, sus fonemas son los mismos.
El cambio efectuado no es suficiente para que se generen mayores diferencias entre los signos. De la lectura rápida de ambas marcas, el consumidor podría llegar a confundirlas y/o asociarlas con el mismo empresario, lo que conllevaría a un perjuicio para la sociedad demandante, pues sus esfuerzos económicos y comerciales se verían afectados por la concesión de una nueva marca en el mercado similar fonética y gramaticalmente y además, pertenecientes al mismo sector del mercado, teniendo en cuenta que como ya se demostró, los productos de una y otra 29 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) son exactos, se encuentran clasificados en el mismo nomenclátor internacional.
El parecido fonético y gramatical puede ser un obstáculo para el consumidor al momento de elegir una marca, pensando que cuentan con el mismo origen empresarial, los signos evocan la misma idea y la expresión ‘tierra sur’ es entendida como el origen geográfico del cual provienen los productos, que en el caso puntual es del suroccidente del país; el parecido formal entre una marca y la otra es latente.
Considera que el vocablo PERGAMINO TIERRA SUR no va acompañado de un elemento gráfico que pueda dotar de distintividad el signo en cuestión, por lo que se hace aún más evidente las similitudes anotadas anteriormente, en las cuales se concluye que desde el aspecto fonético y gramatical los signos son confundibles; al no contar con una etiqueta el consumidor podrá asociar el nuevo signo con la marca ya registrada y reconocida en el mercado desde el año 2015, lo que generaría no solo perjuicios al consumidor sino también a la sociedad CAFÉ DE SANTA BARBARA S.A.S., quien cuenta con el siguiente logo para identificar sus productos y servicios: Argumenta igualmente que la marca PERGAMINO TIERRA SUR (nominativa), no posee capacidad distintiva para ser registrada como marca, es un yerro de la Dirección de Signos Distintivos hacer este tipo de afirmaciones, en el caso bajo estudio.
La marca en mención no está en capacidad de individualizar sus productos de los que distingue la marca de mi mandante por ser similar al grado de confusión y de asociación. En el caso bajo análisis, no es posible concluir que la marca PERGAMINO 30 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) TIERRA SUR es distintiva por cuanto su similitud con la marca PERGAMINO es tan evidente que, una vez puesta en el mercado no es capaz de diferenciar los productos de la marca anteriormente registrada.
Adicionalmente, pese a que el consumidor pudiese llegar a diferenciarlo creería que se trata de una variación de las marcas de la demandante o mínimo que entre los titulares existe una relación o vinculo comercial o económico. Con esto, tal como lo ha señalado el Tribunal, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 6.1.2 Contestación al cargo: El apoderado judicial de la entidad demandada manifiesta que, los actos administrativos no incurren en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000.
Manifiesta que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, establece como requisito que exista identidad o similitud entre el signo objeto de solicitud de registro y el signo anteriormente solicitado o registrado por un tercero. Respecto a la semejanza de las marcas en conflicto sostuvo que, la dirección de signos distintivos después de realizar el examen de registrabilidad, no evidenció una marca en el Registro Público de Propiedad Industrial que pudiera generar confusión con el signo distintivo solicitado, sin embargo pondremos de presente la marca registrada por la sociedad demandante y la marca concedida, objeto de este proceso. 31 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Considera que la naturaleza de las marcas previamente registradas es mixtas y se comprenden de la denominación “PERGAMINO” en un estilo particular de letra y símbolo; por otro lado un tipo de empaque para café con un determinado tono de color azul;
Mientras que la marca opositora es de naturaleza nominativa y se caracteriza por el uso del vocablo PERGAMINO TIERRA SUR”. Teniendo en cuenta las reglas de cotejo marcario indicadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe tenerse en cuenta la composición ortográfica, fonética e ideológica de los signos a cotejar, en conjunto y sin fragmentar ninguno de sus elementos.
La composición morfológica de los signos comparados es la siguiente: 32 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) De lo anterior se deduce tal como lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que: (i) la longitud de la marca registrada contiene 18 letras, mientras que la marca opositora contiene 9, (ii) el orden de las letras de la marca registrada es (P+R+G+M+N+T+R+R+S+R)= 10 consonantes, mientras que la marca opositora (R+E+G+M+N)= 5 consonantes, (iii) el orden de las vocales de la marca registrada es (E+A+I+O+I+E+A+U)= 8 vocales, mientras que la marca opositora contiene (E+A+I+O)= 4 vocales y, (iv) las raíces y terminaciones: (PE – UR) – (PE – NO) como se evidencia la marca registrada y la marca opositora se asemeja únicamente en su raíz (PE).
Aunado a lo anterior, al pronunciar las dos marcas de manera sucesiva, se evidencia que no guardan similitud en su parte fonética, de lo anterior se puede evidenciar que la marca registrada y la marca opositora guardan similitud únicamente en la fonética de la palabra PERGAMINO. No obstante considera importante resaltar que dicha palabra la usan también otras marcas en la misma clase 30 y han coexistido pacíficamente en el mercado sin afectar a los consumidores ni a los titulares de cada signo distintivo.
Ahora bien, el signo distintivo registrado cuenta con tres palabras adicionales que reviste a la marca con distintividad. Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarse sobre la relación entre los servicios identificados por los mismos.
En cuanto a las palabras de uso común manifestó que, tanto la marca PERGAMINO TIERRA SUR y PERGAMINO comparten un término que se emplea en otros signos distintivos que identifican productos de la clase 30, de la revisión del SIPI se evidencia que varias marcas identifican productos de la clase 30 y que contienen la palabra PERGAMINO. 33 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Aunado a lo anterior, considera importante mencionar que el término PERGAMINO en el sector cafetero es conocido como un tipo o estado del café, por lo que el café es un producto insignia de Colombia, como consecuencia cuenta con diversos consumidores, algunos conocedores y expertos que entienden el termino PERGAMINO como un estado del café y se tomaran el tiempo de elegir el producto que requieren.
En síntesis no se podría argumentar que las marcas generen riesgo de confusión entre los consumidores. 6.1.3. Consideraciones de la Sala La Sala negará el cargo de nulidad impetrado, de conformidad con las siguientes consideraciones: El cargo de nulidad planteado por la sociedad CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S., radica en la similitud o semejanza entre las siguientes marcas a saber: MARCA MIXTA CUESTIONADA MARCA OPOSITORA PERGAMINO TIERRA SUR (Nominativa) (Mixta) Titular: Álvaro Mauricio Villota Titular: CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 30: Productos de confitería, de pastelería, de molinería y para sazonar. salsas [condimentos]. bebidas a base de cacao, de café, de chocolate y de té. masa y polvos para productos de pastelería y repostería. panela, arroz, azúcar, café, cacao, adobos, alcaparras, algas [condimentos], anís [semillas], avena 34 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) procesada, barras de cereales, canela [especia], cebada molida, chocolate, clavo [especia], condimentos, cúrcuma, espaguetis, especias, espesantes para uso culinario, extractos de malta para uso alimenticio, fideos, galletas, germen de trigo para la alimentación humana, gluten preparado en forma de producto alimenticio, harinas, helados, hielo, jalea real, jarabe de melaza, jengibre [especia], jugos de carne, levadura, macarrones [productos de pastelería], macarrones [pastas alimenticias], maíz procesado, mazapán, melaza, miel, menta para productos de confitería, muesli, nuez mascada, pan, pastas alimenticias, pasteles, polvos de hornear, pizzas, preparaciones a base de cereales, preparaciones aromáticas para uso alimenticio, propóleos, sal, sémola, sucedáneos del café, tapioca, té y vinagres, helados, helado de fruta, postres a base de helado, dulces a base de helado cremoso, helados cremosos café, tartas y mezclas de helado, espesantes para helados, polvos para helados, nieves [helados] y yogur helado [helado cremoso]. preparaciones compuestas de glucosa para su uso como sucedáneos de la leche, alote a base de leche para uso alimenticio, bebidas de leche, bebidas 35 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) que contienen leche aromatizada, leche merengada y helados, bebidas de cacao con leche, harinas, extractos de café para su uso como sucedáneos del café, extracto de café, café (tostado, en polvo, en grano o en bebida), café, té, cacao y sucedáneos del café, pastelitos de hojaldre de queso, café helado, té instantáneo, extractos de té, pan, productos de pastelería y confitería, masa para pasteles, mezclas para pasteles, decoraciones de caramelo para pasteles, adornos de chocolate para pasteles, decoraciones dulces para pasteles, mezclas para preparar pasteles, preparaciones para glasear pasteles, aromatizantes para pasteles que no sean aceites esenciales, aromatizantes para pasteles, que no sean aceites esenciales, glucosa para uso culinario.
La sociedad demandante considera que la marca otorgada al señor Álvaro Mauricio Villota, vulnera lo señalado en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que dispone: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“(…)” 36 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) De conformidad con la norma andina antes transcrita la Sala observa que, es causal de irregistrabilidad de una marca, cuando entre otras cosas, aquellos signos puedan afectar indebidamente un derecho de terceros y, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. De lo anterior se colige que, el literal a) del artículo 136 Ibídem establece dos (2) causales de irregistrabilidad de la marca, (i) Que la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a otra o, (ii) que pueda causar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación. En cuanto al riesgo de confusión directo e indirecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022 y 350-IP- 2022, sostuvo que, el primero está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto y, el segundo, se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Finalmente, frente al riesgo de confusión señaló que, este consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otra agente del mercado.
Por lo que descendiendo al caso concreto la Sala deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de 37 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud de los signos puede ser ortográfica, fonética, conceptual o gráfica. - De la identidad o semejanza de las marcas.
Respecto a la identidad o semejanza de las marcas en conflicto, la jurisprudencia comunitaria andina ha establecido que se puede presentar de alguno o todos los siguientes aspectos: (i) Ortográfico, (ii) Fonético, (iii) Conceptual y, (iv) Gráfica o figurativa, los cuales se refieren a lo siguiente: “a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.”3 En el mismo sentido, la mencionada jurisprudencia andina estableció el procedimiento de cotejo o comparación de los signos en conflicto de conformidad con las siguientes reglas: 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022 y 350- IP-2022. 38 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) “a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios4: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumir medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se 4 Ver Interpretación Prejudicial No. 42-IP-2017 de fecha siete (7) de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3063 del veintiuno (21) de julio de 2017. 39 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugía o procedimientos quirúrgicos.” No obstante lo anterior, se consideró que no era suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues en el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto (Criterio evocativo).
Por lo anterior, igualmente se establecieron unos criterios para tener en cuenta al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza, así: “Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no es un significado o concepto. 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o 40 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signo se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficientes sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto- - Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.
Los lexemas imprimen el significado a la palabra. Es muy importe tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación 41 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisión para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.
Comparación entre signos denominativos compuestos 2.4. Cuando se advierte que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad en los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que 42 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formar, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.6.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos -denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto. 2.7.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generase riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. 2.8.
Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en 43 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7, y párrafos 2.8 y 2.9 precedentes. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.
“(…)” (Subrayado fuera del texto original) De lo anterior se logra colegir que, dependiendo de la naturaleza del signo solicitado se deben seguir una serie de criterios específicos con el fin de resolver el conflicto planteado, sin perder de vista que, cuando se trata de una marca mixta, debe entenderse esta como una unidad, ya que cuando se otorga el respectivo registro, se le protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 6.1.4.
Análisis de las marcas “PERGAMINO” y “PERGAMINO TIERRA SUR”. Como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCA- en al proceso de interpretación prejudicial 113-IP-2003, estableció que la naturaleza de una marca puede ser denominativa, gráficas o mixtas, la Sala estudiará la marca mixta “PERGAMINO” y denominativa “PERGAMINO 44 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) TIERRA SUR”, por lo que de conformidad con lo anteriormente expuesto, procederá a determinar cuál es el elemento (denominativo o gráfico) que genera mayor impacto para así escoger los criterios que le serán aplicables y posteriormente proceder con el cotejo respectivo.
De la revisión de las marcas en conflicto la Sala observa que, el elemento predominante es el denominativo, ya que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en el consumidor y por tal motivo se llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, aplicables a las marcas mixtas en donde predomina el elemento denominativo.
Por lo anterior, se considera necesario analizar la distintividad de los elementos que componen la marca mixta "PERGAMINO" y denominativa “PERGAMINO TIERRA SUR”, antes de proceder al cotejo, por lo que se debe realizar un “(…)” análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad.”5.
Por lo tanto, tal y como lo ha indicado el H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez 6, se debe estudiar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos, evocativos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo.
Así mismo, respecto a las expresiones de uso común, tanto el H. Consejo de 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 6 H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, Demandante: Fábrica de Especias y Productos el Rey S.A., Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, Radicado No. 11001-0324-000-2013-00571-00, Sentencia de fecha: ocho (8) de octubre de 2020. 45 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Estado – Sección Primera como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA7, han señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.
Adicional a lo anterior, en caso de conflicto marcario, las mencionadas palabras de uso común deben ser excluidas del cotejo. En el presente asunto la Sala considera importante señalar que, no se puede excluir del estudio marcario la palabra “PERGAMINO” comoquiera que el consumidor al momento de adquirir el producto, no se detiene a analizar si el sufijo o terminación de la marca corresponde a una u otra marca previamente registrada y, por tal motivo, es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA- ha establecido en múltiples pronunciamientos que, el cotejo marcario debe realizarse en conjunto y no de manera aislada. 6.1.4.1.
Comparación Ortográfica. A simple vista, al analizar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto del mismo, se observa que la concedida tiene tres (3) palabras, diez (10) letras y, ocho (8) vocales, y la opositora, tiene una (1) palabra, cinco (5) letras y cuatro (4) vocales, así: MARCA REGISTRADA PERGAMINO TIERRA SUR Palabras: Tres (3).
Letras: Diez (10). Vocales: Ocho (8). MARCA OPOSITORA PERGAMINO Palabras: Una (1). Letras: Cinco (5). Vocales: Cuatro (4). 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso de Interpretación Prejudicial 38-IP-2008. 46 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) De conformidad con lo anterior se tiene que, no existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas en atención a su composición, en la medida en que se diferencian en la extensión de la palabra, el número de letras y vocales, así: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Letra Vocal Letra Letra Vocal Letra Vocal Letra Vocal P E R G A M I N O 10 11 12 13 14 - - - - Letra Vocal Vocal Letra Letra Vocal - - - T I E R R A - - - 15 16 17 - - - - - - Letra Vocal Letra - - - - - - S U R - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Letra Vocal Letra Letra Vocal Letra Vocal Letra Vocal P E R G A M I N O De conformidad con lo anterior se logra establecer que gramaticalmente existe las marcas en conflicto comparte el vocablo “PERGAMINO”, sin embargo, las palabas de la marca solicitada “TIERRA SUR” tienen la suficiente fuerza para impregnar de distintividad las demás partículas similares “PERGAMINO” y “PERGAMINO”, razón por la cual, ortográficamente no guardan semejanza que pueda confundir al consumidor. 6.1.4.2.
Comparación fonética. Tal y como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – 47 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) TJCA- la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos del signo, por lo que para apreciarlo basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, así: PERGAMINO – PERGAMINO TIERRA SUR - PERGAMINO – PERGAMINO TIERRA SUR - PERGAMINO – PERGAMINO TIERRA SUR - PERGAMINO – PERGAMINO TIERRA SUR - PERGAMINO – PERGAMINO TIERRA SUR - PERGAMINO – PERGAMINO TIERRA SUR - PERGAMINO – PERGAMINO TIERRA SUR - PERGAMINO – PERGAMINO TIERRA SUR.
En este orden de ideas la Sala encuentra que, no existe una similitud fonética en la medida que la pronunciación de la marca concedida no es similar a la marca opositora, comoquiera que, si bien es cierto las marcas contienen la misma expresión común “PERGAMINO - PERGAMINO”, la inclusión de las partículas “TIERRA SUR” hacen diluir el riesgo de confusión latente, motivo por el cual las marcas comparadas no presentan una identidad o similitud fonética en su pronunciación, aunado a que la extensión de las palabras de la marca concedida hace que fonéticamente suene y se escuche distinto a la previamente registrada. 6.1.4.3.
Comparación ideológica. La similitud ideológica o conceptual es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado por lo que en el presente asunto las marcas en conflicto comparten la palabra “PERGAMINO” que significa según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española8 “Papel de pasta de trapos o de pulpa de vegetal”, no obstante lo anterior es importante mencionar que, dicho término en el argot cafetero hace referencia a un estado propio del café el cual “recibe esta designación el café tal como sale de las 8 Consulta Dirección de la Real Academia de la Lengua Española realizado el día dieciséis (16) de agosto de 2024: link. https://dle.rae.es/pergamino?m=form 48 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) manos del productor” 9, por lo tanto, para el presente asunto sí es relevante el estudio ideológico de las marcas ya que las mismas contienen un significado que puede despertar alguna idea, concepto o propiedad del producto o servicio que distingue.
En este punto, es importante mencionar que, revisado el SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, existen registrados en el mercado varias marcas con la partícula “PERGAMINO” relacionadas con el café, por lo que no le está permitido a la sociedad demandante apropiarse de dicha partícula, máxime si se tiene en cuenta que es un término genérico y de uso común en el mercado cafetero, razón por la cual, la relevancia ideológica en este caso no se observa. 6.1.4.4.
De la conexión competitiva de las marcas en conflicto. En el presente asunto no es necesario realizar un análisis de conexión competitiva de las marcas en conflicto comoquiera que los signos cotejados no presenten similitudes susceptibles de generar confusión y, por tanto, dicho estudio resultaría irrelevante.
6.2. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL CARGO DE NULIDAD En este orden de ideas la Sala concluye que, (i) No se encontró similitud entre la marca concedida “PERGAMINO TIERRA SUR” y la marca opositora previamente registrada “PERGAMINO” y, (ii) el signo concedido no acarrea riesgo de confusión o de asociación frente al signo previamente registrado y por tal motivo no se encuentra encuadrado en la causal de irregistrabilidad establecido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 9 Consulta en la página web de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia realizada el día dieciséis (16) de agosto de 2024: link. https://federaciondecafeteros.org/wp/?search- type=all&s=pergamino 49 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00862-00 DEMANDANTE CAFÉ DE SANTA BÁRBARA S.A.S. DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS ÁLVARO MAURICIO VILLOTA MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN "A", administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A PRIMERO. - NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. - Sin condena en costas.
TERCERO. - ARCHÍVESE el expediente, previa ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Aprobado en sesión realizada en la fecha.10 (Firmado electrónicamente) CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO Magistrada (Firmado electrónicamente) LUIS MANUEL LASSO LOZANO Magistrado (Firmado electrónicamente) FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA Magistrado 10 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que integran la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la plataforma electrónica SAMAI; en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.