TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN "A" Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024). MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO EXPEDIENTE NO.: 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS: THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL ASUNTO: SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA La Sala decide, en primera instancia, la demanda presentada por la sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.), contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-, con el fin de se declare la nulidad de: i) la Resolución No. 51762 del diecisiete (17) de agosto de 2021 “Por la cual se decide una solicitud de registro.” y, ii) la Resolución No. 74580 del dieciocho (18) de noviembre de 2021 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-.
La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: (i) Antecedentes, (ii) Consideraciones de la Sala y, (iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación: I.
ANTECEDENTES 1. El escrito de demanda 2 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) 1.1. Pretensiones La parte demandante formuló las siguientes: “PRIMERA: Que se declara la nulidad de la resolución número 51762 de fecha 17 de agosto de 2021, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta LEC LEE para distinguir productos de la clase 25.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 74580 de noviembre 18 de 2021, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 51762 de fecha 17 de agosto de 2021, negando definitivamente el registro de la marca LEC LEE para distinguir productos de la clase 25.
SEGUNDA: (sic) Que como consecuencia de la anterior declaración, se conceda el registro de marca LEC LEE para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de marcas. TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 y concordantes del C.P.C.A. CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial.” 1.2.
Hechos En síntesis, fueron expuestos por la demandante, así: Mediante escrito presentado el día treinta (30) de mayo de 2020, Luis Eduardo Caicedo S.A. (LEC S.A.), solicitó el registro de la marca comercial LEC LEE para distinguir productos de la clase 25 Internacional. Una vez publicada la solicitud que se relaciona en el numeral anterior, la sociedad THE HD LEE COMPANY presentó oposición al registro solicitado. 3 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Mediante Resolución No. 51762 del diecisiete (17) de agosto de 2021, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro solicitado, declarando fundada la oposición presentada.
Contra la anterior resolución, la sociedad Luis Eduardo Caicedo (LEC S.A.) interpuso recurso de apelación. Mediante la Resolución No. 74580 del dieciocho (18) de noviembre de 2021, en sede de apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la Resolución No. 51762 del diecisiete (17) de agosto de 2021, negando definitivamente el registro de la marca LEC LEE en la clase 25 Internacional. 1.3.
Normas violadas y concepto de la violación Las normas violadas y el concepto de la violación se sustentaron en los siguientes términos: Adujo que los actos administrativos fueron expedidos con violación al literal g) del artículo 135 y artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
El concepto de la violación se encuentra contenido en los cargos de nulidad que se señalarán en la parte considerativa de esta decisión.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- se pronunció respecto de los supuestos fácticos de la demanda, así: 4 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) (i) Son ciertos los hechos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2.2.
La sociedad THE HD LEE COMPANY INC (Tercero con interés) se pronunció respecto de los supuestos fácticos de la demanda, así: (i) Son ciertos los hechos: 1, 2, 3, 4 y 5.
3. ACTUACIÓN PROCESAL El expediente fue presentado inicialmente ante el H. Consejo de Estado – Sección Primera, correspondiendo por reparto del Despacho del H. Consejero de Estado Dr. Hernando Sánchez Sánchez, quine a través de auto del dieciocho (18) de marzo de 2022, ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, de conformidad con lo establecido en el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021).
Previo reparto, mediante auto del veintidós (22) de julio de 2022 (Ver expediente digital) se inadmitió la demanda; decisión contra la cual la parte demandante presentó recurso de reposición mismo que fue resuelto a través de providencia del diecisiete (17) de octubre de 2023, en el sentido de reponer la providencia recurrida. En la anterior providencia del diecisiete (17) de octubre de 2023, se admitió la demanda, se ordenó la notificación personal a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, a la sociedad The HD LEE Company INC, a la Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente, se les corrió traslado para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la demanda. 5 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) 3.1.
Del auto de sentencia anticipada - Artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021). De conformidad con lo señalado en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021), el Despacho de la Magistrada Ponente mediante auto del veintiuno (21) de marzo de 2024 (Ver anexo 30 del expediente digital), resolvió sobre las solicitudes probatorias, fijó el litigio y corrió traslado para alegar de conclusión en aplicación a los artículos 181, 182 A y 283 de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionada por la Ley 2080 de 2021). 3.2.
Alegatos de conclusión 3.2.1 Hewlett Packard Group LLC: La parte demandante en el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (Propiedad industrial) presentó alegatos de conclusión en primera instancia mediante escrito radicado a través del aplicativo SAMAI el día doce (12) de abril de 2024, reiterando los argumentos señalados en la demanda (Ver anexo 32 Ibídem.) 3.2.2 Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-: La apoderada judicial de la entidad demandada, mediante correo electrónico remitido el quince (15) de abril de 2024 (Ver anexo 33 Ibid), presentó alegatos de conclusión en primera instancia, reiterando los argumentos esbozados en el escrito de contestación de la demanda. 3.2.3.
The HD LEE Company INC: La sociedad The HD LEE Company INC, tercero con interés en las resultas del proceso, mediante correo electrónico remitido el cuatro (4) de abril de 2024 (Ver anexo 31 Ibid), presentó alegatos 6 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) de conclusión en primera instancia, reiterando los argumentos esbozados en el escrito de contestación de la demanda. 3.2.4.
Concepto del Agente del Ministerio Público: La Procuradora Delegada ante esta Corporación no rindió concepto en el presente asunto. II. CONSIDERACIONES 1. COMPETENCIA En atención a que en este caso se ejerce el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (Propiedad industrial), frente a actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC-, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021), este Tribunal es competente para conocer y decidir, en primera instancia, el proceso de la referencia.
2. PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda y las respectivas contestaciones, si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada, para lo cual se desarrollarán y analizarán los temas necesarios para resolver los cargos de nulidad propuestos.
3. DE LOS ACTOS OBJETO DE REVISIÓN DE LEGALIDAD Debe la Sala pronunciarse sobre la legalidad de los siguientes actos 7 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) administrativos demandados: (i) La Resolución No. 51762 del diecisiete (17) de agosto de 2021 “Por la cual se decide una solicitud de registro.” y, (ii) La Resolución No. 74580 del dieciocho (18) de noviembre de 2021 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.
4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL QUE FUNDAMENTA LA DECISIÓN. 4.1. Creación de la Comunidad Andina de Naciones –CAN-1, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA- y su interpretación prejudicial. La Comunidad Andina de Naciones –CAN- es un mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena del veintiséis (26) de mayo de 1969, con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social.
En la Sección “E” del Acuerdo de Cartagena suscrito inicialmente por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se determinó respecto a la creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo siguiente: “Artículo 40.- El Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina. Artículo 41.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos modificatorios y el 1https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can#:~:text=La%20Comunidad%20Andina%20 (CAN)%20es,la%20cooperaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20y%20social. 8 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) presente Acuerdo.
El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador.” Mediante el Tratado modificatorio del Tribunal Andino de Justicia suscrito el día veintiocho (28) de mayo de 1996 (Decisión 472 de 2000), se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de la misma, con la organización y las competencias que se establecen en dicho Tratado y sus Protocolos modificatorios.
A su vez, la sección tercera artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Tratado modificatorio antes indicado, señala que, le corresponderá al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –TJCA-, interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar la aplicación uniforme de las normas Andinas en el territorio de los países miembros.
En este sentido, los Jueces Nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrá (facultativo) solicitar directamente la interpretación prejudicial siempre y cuando procedan recursos en derecho interno en contra de la sentencia. No obstante lo anterior, si no procede recurso alguno contra la sentencia que pone fin al proceso, el Juez Nacional suspenderá el procedimiento y deberá (obligatorio) solicitar directamente de oficio o a petición de parte la interpretación al Tribunal.
Lo anterior en concordancia con lo señalado en el artículo 122 de la Decisión 500 del veintidós (22) de junio de 2001 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, y el literal c) del artículo del Acuerdo 08 del veinticuatro (24) de noviembre de 2017, por medio del cual se expide el reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales. 9 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) 4.2.
El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. Al respecto, se considera necesario traer a colación lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, en las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP-2022 y 391-0IP-2022 del trece (13) de marzo de 2023, donde se reconoció que el criterio jurídico interpretativo denominado en el ámbito Europeo como “La doctrina interpretativa del acto aclarado”, es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.
Por lo anterior, valga traer a colación lo esbozado en la interpretación prejudicial emitida el diecisiete (17) de mayo de 2023, dentro del proceso 153- IP-2022, en el cual se estableció, lo siguiente: “PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190012600, constituyen un acto aclarado en los términos expuesto en la presente providencia judicial.” De la cita jurisprudencia andina antes citada la Sala observa que, dentro del expediente 153-IP-2022 se entendió que la consulta relacionada con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, constituye un acto aclarado en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 344-IP-2022 del once (11) de abril de 2023; 145-IP-2022, 261-IP- 2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 de fecha trece (13) de marzo de 2023, por 10 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) lo que no fue motivo de pronunciamientos adicionales.
En este orden de ideas, cuando el Juez nacional competente encuentre que la norma de la cual requiere interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, ya se encuentra interpretada y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, no se hace necesario solicitar la interpretación prejudicial en virtud de la teoría del acto aclarado. 4.3.
De las acciones y medios de control establecidos en la Decisión 486 del catorce (14) de septiembre de 2000 y el ordenamiento jurídico Colombiano. El artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, determinó las acciones procedentes para la solicitud de nulidad del registro, así: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (Subrayado fuera del texto 11 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) original) De conformidad con la norma antes transcrita se tiene que, en el ordenamiento jurídico Andino se establecieron dos acciones de nulidad tendientes a obtener la declaratoria de nulidad de un registro por parte de la Autoridad Nacional competente (para el caso Colombiano la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-), a saber: (i) La acción de nulidad absoluta, cuando el registro se hubiese concedido en contravía con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 y, (ii) La acción de nulidad relativa, cuando el registro marcario se concedió en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe.
Esto es, que las acciones de nulidad absoluta y relativa proceden contra el acto administrativo proferido por la Autoridad Nacional competente que concedió el registro marcario solicitado. No obstante lo anterior, en el ordenamiento jurídico Colombiano cuando se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, mediante el cual se negó el registro marcario solicitado, lo procedente es acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.
La anterior diferenciación guarda mayor importancia si se tiene en cuenta que, tanto para las acciones de nulidad absoluta y relativa, como para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina -para la primera- y las normas de derecho interno Colombiano –para la segunda-, establecieron términos de caducidad distintos para impetrar los mismos, así: (i) Nulidad absoluta: No tiene término de caducidad de conformidad 12 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) con el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
(ii) Nulidad relativa: Tiene un término de caducidad de cinco (5) años, contados a partir de la concesión de registro demandado, lo anterior, en atención a lo señalado en el inciso según del artículo 172 Ibídem, y, (iii) Nulidad y Restablecimiento del Derecho: Tiene un término de caducidad de cuatro (4) meses, de conformidad con lo establecido en el literal d) numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.
Por lo expuesto, para determinar qué término de caducidad es aplicable a cada caso en particular, se debe establecer de manera clara: (i) Lo que se pretende, es decir, si la nulidad recae sobre un acto administrativo proferido por la Autoridad Nacional competente que negó o concedió el registro marcario y, (ii) En caso de recaer en un acto administrativo que haya reconocido un registro marcario, se debe tener en cuenta las causales de irregistrabilidad manifestadas en la demanda, es decir, si se considera que se profirieron en contravía de los artículos 134 primer párrafo y 135 o, del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 4.4.
De la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Al respecto, se considera importante traer a colación lo sostenido por el H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón2, en la que recientemente al respecto indicó: “(…)” Sin embargo, en tratándose de los requisitos de la demanda, el 2 H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, Demandante: Apple INC, Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, Radicado No. 25000-23-41-000- 2022-00072-01, Auto de fecha dieciséis (16) de marzo de 2023. 13 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) numeral 1 del artículo 162 del CPACA, modificado por el artículo 31 de la Ley 2080, establece que cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho.
La norma en cita dispone: “(…)” Para resolver la controversia, es conveniente recordar que en materia marcaria existen tres clases de medios de control: a) la de nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA; b) la de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.
En ese entendido, es pertinente señalar que, según lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el medio de control de nulidad absoluta o medio de control de nulidad, en la legislación interna, procede, en cualquier tiempo, cuando lo que se va a demandar es el registro de una marca concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135, ibidem.
Por su parte, el medio de control de nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años, es procedente cuando el registro marcario fue concedido de mala fe o en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Es decir, que tanto los medios de control de nulidad relativa como de nulidad absoluta, fueron legalmente establecidos para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios, conforme se desprende de lo expresamente establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
No obstante, cuando lo que se demanda es el acto administrativo que niega o cancela total o parcialmente un registro marcario, los medios de control procedentes ya no serán los referidos, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a la afectación directa que genera este tipo decisiones frente a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca.
Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del 14 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) solicitante.
Asimismo, sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca por no uso, tanto para el propietario de la marca que demanda el acto administrativo por medio del cual se le canceló su registro, como para el tercero que demanda el acto que negó la cancelación solicitada, pues en estos casos se involucra directamente un interés particular y se busca además de la declaratoria de nulidad un restablecimiento del derecho.
“(…)” Ahora, en lo que tiene que ver con el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación en asuntos contencioso administrativos, el desarrollo histórico normativo ha sido consistente en establecer que los conflictos de carácter particular y de contenido económico son susceptibles de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos.
En efecto, los artículos 70 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998, - que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 21 de marzo 1991-, y 2° del Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009, establecían lo siguiente: “(…)” Posteriormente, el inciso segundo del numeral 1 del artículo 161 del CPACA fue modificado por el artículo 34 de la Ley 2080, en el sentido de señalar que el requisitito de procedibilidad será facultativo en los asuntos allí previstos, no obstante, podrá adelantarse en otros siempre que no esté prohibido.
La norma en cita dispone: “(…)” Teniendo en cuenta lo expuesto en líneas anteriores, la Sala advierte que la conciliación extrajudicial, para la fecha en que se instauró la presente demanda, era requisito de procedibilidad en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales, siempre que los asuntos fuesen susceptibles de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos, esto es, que se tratase de controversias de carácter particular y de contenido económico, como expresamente lo establece el artículo 2° del Decreto núm. 1716, transcrito en precedencia. Sobre este particular, la Sección en la sentencia de 15 de noviembre de 2012, precisó que no todos los actos de contenido particular son susceptibles de ser conciliados habida cuenta que no tienen contenido económico, razón por la cual no se debe acreditar el referido requisito, providencia de la que se destaca: 15 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) “(…)” Ahora, en tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado en asuntos marcarios, la Sección Primera del Consejo de Estado de manera pacífica y reiterada ha sostenido que la conciliación prejudicial no constituye requisito de procedibilidad, habida cuenta que este tipo de demandas adolecen de pretensiones económicas susceptibles de ser conciliadas, pues lo que se debate en esta jurisdicción es la legalidad del acto a la luz de las normas comunitarias que se consideren transgredidas, mas no las eventuales, inciertas, indirectas y futuras consecuencias económicas que pueda tener en el mercado la nulidad de dicha decisión administrativa que denegó un registro u ordenó o denegó su cancelación. En efecto, si bien se puede afirmar que el derecho marcario en su naturaleza genérica enmarca e involucra intereses o finalidades económicas de quienes actúan como agentes del mercado a través de la legitima pretensión de usar un registro y/o beneficiarse del mismo, ello no implica que las demandas que conoce la Jurisdicción sobre esta materia contengan aspectos o pretensiones económicas objeto de conciliación, pues el Juez contencioso-administrativo se limita a estudiar la legalidad del acto conforme al ordenamiento jurídico comunitario y a determinar la procedencia de un restablecimiento del derecho relacionado con la posibilidad de registrar la marca solicitada, lograr su cancelación y la obtención del derecho prioritario consecuencial o la denegación de ésta y que se mantenga incólume el correspondiente registro.
Para la Sala, en estos casos, la entidad demandada, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede conciliar la legalidad del acto ni el eventual restablecimiento del derecho, pues, como ya se indicó, éste último adolece de contenido económico susceptible de este tipo de acuerdos directos entre las partes, amén de que también existen intereses de terceros que no pueden ser desconocidos ante una posible conciliación. “(…)” Aunado a lo anterior, es pertinente advertir que este tipo de demandas en las que se pretende la nulidad de actos administrativos de naturaleza marcaria revisten un carácter sui generis, pues su estudio, trámite y resolución se fundamenta en normas comunitarias que no establecen la posibilidad de que la autoridad nacional concilie la legalidad de su decisión o las consecuencias de la misma, por lo que su tratamiento debe ser especial y diferenciado respecto de los demás asuntos contencioso administrativos.
Por ello, resaltaría inocuo exigir el requisito de procedibilidad de la 16 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) conciliación prejudicial en un asunto que no puede ser objeto de un arreglo directo entre las partes, pues debe mediar el estudio y el análisis de normas comunitarias, lo cual es competencia única y exclusiva del juez contencioso al momento de fallar el proceso teniendo en cuenta la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con la exigencia prevista en el artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, aplicable en estos casos.
“(…)” De conformidad con la reciente jurisprudencia antes citada se tiene que, no es necesario requerir el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en las demandas de propiedad industrial, comoquiera que a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- le está prohibido conciliar la legalidad del acto y su eventual restablecimiento, pues primero, se debe realizar un estudio y análisis de normas comunitarias y, segundo, el restablecimiento adolece de contenido económico.
Por los anteriores argumentos, se dará aplicación al precedente judicial reiterado del H. Consejo de Estado – Sección Primera, en cuanto a que en procesos de propiedad industrial no es necesario requerir el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.
5. PRUEBAS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE 5.1. La parte demandante con el escrito de demanda, allegó las siguientes pruebas: "a. documentos: 1. Poder debidamente conferido por THE HD LEE COMPANY a la firma CAVELIER ABOGADOS, donde consta su existencia y representación. 2. Prueba de existencia y representación de LEC S.A. 3.
Poder debidamente conferido por LEC S.A. 17 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) 4. Certificación de Ejecutoria de las siguientes resoluciones: Resolución número 51762 de fecha 17 de agosto de 2021, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca nominativa LEC LEE para distinguir productos de la clase 25.
Resolución número 74580 de noviembre 18 de 2021, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 51762 de fecha 17 de agosto de 2021, negando definitivamente el registro de la marca LEC LEE para distinguir productos de la clase 25. 5.
Anexo certificado de revisor fiscal de LEC S.A. donde consta el uso del nombre comercial LEC LEE desde 1975. 6. Anexo contrato de transacción entre LEC S.A. y la sociedad tercera interesada.” 5.2. La apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC-, allegó copia digital del expediente administrativo.
6. CARGOS DE NULIDAD: Esta Corporación estudiará el cargo de nulidad, para tal fin, realizará el análisis, así: (i) el fundamento expuesto por la parte demandante, (ii) la contestación por la parte demandada y, (iii) las consideraciones de la Sala. 6.1. PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DEL LITERAL G) DEL ARTÍCULO 135 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6.1.1 Fundamento: Considera que, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- sin más, hizo caso omiso a la norma citada, pues negó el registro solicitado por marcas contentivas de la palabra LEE a nombre de la sociedad opositora, sin tener en cuenta que la misma no podía ser la base de la negación, toda vez que es 18 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) de uso común, como dan cuenta los siguientes registros: Citando las IP 72 de 2012 y lo señalado en el proceso 70-IP-2005, sostuvo que la comparación entre los signos en conflicto no se podía hacer sobre la base de LEE pues es inapropiable con exclusividad por el tercero interesado.
(i) VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 192 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000. Sostiene que, la entidad demandada pasó por alto que la sociedad demandante es titular del nombre comercial LEC LEE desde hace más de cuarenta (40) años y por ende tenía y tiene el pleno derecho de registrarlo como marca. Reitera que LEC S.A., es titular por primer uso de la enseña comercial LEC LEE, desde el año 1975.
Este derecho por primer uso, sin solución de continuidad impide que jurídicamente LECC COMPANY pueda atacar los signos LEC o LEE o LEC LEE, o LEC LEC, para cualquier actividad relacionada, tanto con prendas de vestir como con productos de la misma naturaleza. Manifiesta que a la presente demanda acompaña la certificación del revisor 19 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) fiscal de la sociedad LEC S.A., que así lo hace constar, prueba que será ratificada en la correspondiente respuesta a la demanda.
Señala que no se puede olvidar que cuando entran en conflicto jurídico derecho sobre enseñas comerciales y derechos sobre marcas, teniendo en cuenta que la forma de adquisición de tales derechos tienen vías diferentes, la conclusión de quién tiene mejor derecho solo se puede determinar, mediante sentencia a través de la respectiva demanda ya sea de protección de marca o ya sea de protección de nombre comercial.
Indica que en el presente caso existe una coexistencia plena entre los signos LEC LEE, por parte de LEC S.A., y LEE por parte de LEE COMPANY (Tercero interesado), coexistencia expresa y plenamente consentida durante toda la vigencia del contrato, por cada parte y en favor de la otra. (iii) VULNERACIÓN AL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (DEBIDO PROCESO).
Citando el artículo 29 Constitucional menciona que las decisiones administrativas deben gozar de seguridad jurídica y deben ser motivadas materialmente, cosa que no sucede con las resoluciones cuya nulidad se solicita, pues la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, sin más, desechó pruebas que sí resultaban útiles para el expediente administrativo en el cual se tramitaba la solicitud de LEC LEE, pues la sociedad demandante contaba con un usufructo legítimo sobre el signo LEE, y además es el legítimo titular del nombre comercial LEC LEE en Colombia, tal como se explicó en el punto anterior.
Señala que las sociedades THE HH LEE COMPANY y LEC S.A., firmaron contrato de usufructo de la marca LEE en favor de LEC S.A., el cual estuvo vigente por más de treinta y cinco (25) años. 20 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) El contrato de usufructo en favor de LEC S.A., le otorgó los beneficios jurídicos y económicos del uso de la marca LEE en la república de Colombia.
La sociedad LEC S.A., creó la enseña comercial LEC LEE para distinguir sus establecimientos de comercio en desarrollo de su actividad comercial. La titularidad sobre la enseña comercial LEC LEE le otorga el derecho a explotar toda su actividad comercial bajo dicho signo distintivo. Es así que al pasar por alto la historia anterior, se conculcó el derecho sobre el nombre comercial LEC LEE y sobre el derecho de registrar la marca LEE por parte de la sociedad demandante, luego sí tenían relevancia las pruebas aportadas a los procesos administrativos. 6.1.2.
Contestación a los cargos por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-: La apoderada judicial de la entidad demandada manifiesta que, las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC-, no incurren en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas por el Decreto 4886 de 2011 y la Decisión 486 de la CAN, la Dirección de Signos Distintivos y la Delegatura para la Propiedad Industrial, expidieron legal y válidamente las resoluciones demandadas, por medio de las cuales se negó el registro de la marca mixta “LEC LEE”.
Manifiesta que, de los documentos obrantes en el expediente administrativo, 21 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) se puede concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio, como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y derecho de defensa del demandante.
Así mismo, se puede concluir que los actos administrativos están debidamente fundamentados, ajustándose plenamente a derecho. De esta forma resalta que, la sociedad demandante no expone un argumento que desvirtúe la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, razón por la cual los cargos de violación a las normas señaladas en la demanda no están llamados a prosperar.
Sostiene que el acto demandado está debidamente motivado y ajustado a las disposiciones normativas en temas marcarios y por lo tanto no está llamado a ser declarado nulo como mal lo refiere la parte demandante, bajo argumentos que se exponen a continuación. En cuanto a la inexistencia de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, sostuvo que, la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos los siguientes aspectos: conceptual, ortográfico, fonética u visual.
Existirá semejanza conceptual cuando los dos (2) signos evoquen una idea idéntica o semejante. La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a comprarse, la sucesión de vocales, la longitud de las palabra o palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es 22 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.
La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuentas las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. En cuanto a los criterios de conexidad de los productos o servicios sostuvo que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema, así: (i) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios, (ii), La complementariedad entre sí de los productos o servicio y, (iii) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).
Por sí mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleado, la finalidad o función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.
Sobre el riesgo de confusión o asociación indicó que, se ha estimado que la confusión puede darse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 23 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Argumenta que el hecho de que la sociedad opositora THE HD LEE COMPANY INC, incluya de forma reiterada la misma expresión “LEE”, en buena parte de sus marcas da a entender que estamos en presencia de una familia de marcas, tal como se había explicado de forma detallada en los actos administrativos demandados, entendido esta como una estrategia de mercado consistente en incorporar un elemento común en un grupo de marcas que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece.
La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos o servicios similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.
De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos o servicios que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto servicios, por la calidad que ya conoce.
Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores, pero es preciso dejar en claro que se trataría de protección especial, mas no de monopolización de un sector específico de productos.
Respecto a la naturaleza y descripción del signo solicitado manifiesta que, el 24 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) mismo es de naturaleza mixta, ya que consta de un elemento denominativo y un elemento gráfico que lo componen.
En cuanto al componente denominativo se tiene que el vocablo “Lee” está conformado por dos (2) sílabas (Le-e) y es una palabra grave ya que el acento recae en la penúltima sílaba. Respecto a su significado se refiere a “entender o interpretar un texto de determinado modo”. Por su parte, el vocablo “Lec” está conformado por una sola sílaba (lec) y es una palabra aguda por su naturaleza monosilábica.
Esta expresión carece de significado conocido. En cuanto al componente gráfico se observa que el vocablo “Lec” está representado en una tipografía de fantasía, mientras que el vocablo “Lee” se ilustra en una tipografía de estilo sans serif de menor tamaño. En cuanto a la naturaleza y descripción de las marcas opositoras tiene naturaleza mixta y nominativa.
Las marcas nominativas se encuentran escritas con caracteres estándar, sin establecer ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular, así como tampoco está dotadas de elementos gráficos. Las marcas mixtas constan de un elemento denominativo y un elemento gráfico que lo componen. Sostiene que el vocablo “Lee” está conformado por dos sílabas (Le-e) y es una palabra grave ya que el acento recae en la penúltima sílaba.
Respecto a su significado se refiere a “entender o interpretar un texto de determinado modo”. Por su parte el vocablo “Riders” proviene de la lengua inglesa y traduce “jinete”. En cuanto al componente gráfico de las marcas con certificados de registro 25 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) No. 276115 y 42760 corresponde a la denominación “LEE” representado en una tipografía de fantasía. En cuanto a la marca registrada LEE RIDERS (mixta) se observa un escudo que contiene un jinete sobre un caballo.
En cuando al análisis comparativo frente a las marcas opositoras “LEE/LEE RIDERS” precisó que, el signo solicitado se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones de fantasía “LEC LEE” en caracteres especiales, cuya representación gráfica se realiza con la expresión “LEC” a mayor tamaño y en diferente tipografía. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta y nominativa, compuestas predominantemente por la expresión “LEE” en caracteres especiales, una de ellas acompañada de la expresión “RIDERS”.
Las marcas denominativas, sin el acompañamiento de elementos denominativos o gráficos adicionales. Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas del opositor THE HD. LEE COMPANY, INC., tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión “LEE”, la cual, dado los esfuerzos creativos del opositor, ha posicionado la reproducción grafica de la misma, en la mente del consumidor como elemento característico de los productos que comercializa en el mercado.
Así las cosas, un consumidor al observar estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un producto, asocia el origen empresarial con el opositor, al obrar la expresión “LEE” como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente para identificar “Prendas de vestir”. Conforme a lo anterior, señala que la entidad demandada no puede desconocer la protección otorgada al opositor en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión “LEE” como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores. 26 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Teniendo en cuenta lo anterior, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que, es el elemento denominativo el preponderante en estos por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, la superintendencia encontró que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor (LEC LEE vs LEE / LEE RIDERS).
En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce totalmente las marcas opositoras, sin que la inclusión de la expresión “LEC” del signo solicitado y de la expresión “RIDERS” de la marca opositora, logren diluir el riesgo de confusión latente, pues no hay duda de que el elemento preponderante dentro de las marcas opositoras es la expresión de fantasía “LEE”, al ostentar un tamaño mayor respecto de las demás expresiones.
En consecuencia, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de las marcas opositoras, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.
Así las cosas, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio. En cuanto a la conexión competitiva sostuvo que, el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 25 internacional (botas, calzado y zapatillas), de otro lado, las marcas opositoras identifican productos de las clases 18 y 27 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) 25 internacional (artículos de vestir, prendas de vestir, maletas, bolsos y billeteras).
Frente al análisis de conexidad competitiva de la clase 25 solicitada con la oposición, señaló que, dadas las coberturas de los signos en cotejo y en atención a los factores de conexidad competitiva, la superintendencia logró evidenciar una relación estrecha y directa entre los productos analizados en la Clase 25°, toda vez, que además de pertenecer a sectores y géneros afines, es posible que sean ofrecidos por el mismo empresario, en virtud del principio de razonabilidad, a tal punto que el consumidor se vea inducido en falsas asociaciones en el mercado.
En este sentido es razonable que el consumidor pueda atribuir el mismo origen empresarial en ambos casos (confusión indirecta). Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado. Finalmente, es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.
Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado. 28 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Se observó que existe conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en registro LEC LEE (mixto) y los productos que identifican las marcas registradas LEE y LEE COOPER (nominativas y mixtas).
En efecto, tratándose de la clase 25, se encuentra que son marcas destinadas a distinguir prendas cuya función abarca desde la más primitiva que es cubrir y proteger el cuerpo humano de los diferentes cambios climáticos hasta marcar estatus, personalidad e identidad a partir de los distintos artículos que componen la vestimenta. Por lo tanto, resulta innecesario adentrarse en el estudio de la conexidad competitiva en lo que a esta clase se refiere, pues los signos confrontados identifican los mismos productos, razón por la cual, comparten naturaleza, finalidad y están orientados a satisfacer una misma necesidad, de allí que la conexidad competitiva resulte evidente.
De igual manera, tratándose de las clases 3 y 25 se consideró que los signos confrontados identifican productos que, si bien hacen parte de diferentes clases del nomenclador internacional, resultan complementarios en su finalidad, pues las prendas de vestir que pretende distinguir el signo solicitado, aparte de cumplir con el propósito de cubrir el cuerpo humano, tienen como finalidad la creación de una identidad, de una presencia y un estatus personal de lo que se desea proyectar al mundo exterior, al igual que los cosméticos que distingue la marca registrada en la clase 3, los cuales, desde su generalidad permiten embellecer y perfeccionar esta imagen personal.
Adicionalmente, se tiene que las prendas de vestir identificadas con el signo solicitado hoy demandante en registro en la clase 25 se suelen usar de manera conjunta y combinar con los bolsos, maletines y billeteras que 29 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) identifican las marcas registradas en la clase 18.
Así mismo, se tiene que dichos productos se suelen comercializar en los mismos establecimientos de comercio. Todo lo anterior, puede llevar a que los consumidores piensen que los productos identificados con los signos bajo estudio en las clases 3, 18 y 25, provienen de un mismo empresario, quien ha decidido expandir sus líneas de negocios a diferentes productos que hacen parte de la industria de la moda.
En virtud de lo analizado, dadas las similitudes de orden ortográfico, fonético y conceptual que fueron observadas y teniendo en cuenta la conexidad competitiva entre los productos que los signos identifican y pretenden distinguir, la superintendencia considera que en el presente caso se presenta riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos bajo estudio, toda vez que al encontrarlos en el mercado los consumidores podrían no distinguir adecuadamente los productos de su preferencia y adquirir uno de ellos con el errado pensamiento de que está adquiriendo el otro o asumir erradamente que estos provienen de un mismo empresario.
Por consiguiente, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.1.3. Contestación a los cargos por la sociedad opositora THE HD LEE COMPANY INC: El apoderado judicial de la sociedad tercera con intereses manifestó que, la apoderada de la sociedad LEC S.A., citó como norma violada el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, explicando que el concepto de violación refiere a que la marca LEE es de uso común, por que debió conceder el registro, no obstante lo anterior, si se observa la disposición antes 30 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) citada se observa que, ésta se aplica para negar el registro de una marca que “consista exclusivamente o se hubiese convertido básicamente en una designación común o usual del producto o servicio del que se trata en el lenguaje corriente”.
Considera que es evidente y tal como fue puesto por la Delegatura en las Resoluciones aquí demandadas que el registro marcario otorga a su titular un derecho al uso exclusivo de la marca, y que el acto por medio del cual se otorga el registro se encuentra revestido de la presunción de legalidad contenida en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Por lo tanto, en el trámite que llevó a la expedición de las Resoluciones aquí demandadas, se encuentran previstos de presunción de legalidad, presunción que pretende desconocer el demandante citando en el concepto de violación de una norma presuntamente violada como lo es literal g) de la decisión 486/00. Respecto a lo indicado en la demanda en cuanto a que la sociedad demandante tenía un derecho previo sobre la enseña comercial LEC LEE desde al año 1975 sostuvo que, no es cierta tal afirmación ya que si se observa el contrato de transacción suscrito entre LEE COMPANY y LEC S.A., el quince (15) de junio de 1982, donde LEE COMPANY le permitió el uso de la marca LEE ha LEC S.A., hasta la fecha (la fecha de terminación del usufructo quince (15) de julio de 2017), LEC S.A., también se comprometió a la terminación del contrato a dejar de usar la expresión LEE como parte del nombre comercial y enseña comercial situación que no hizo y por el contrario pretende acceder al registro de la marca LEE reconociendo los derechos previos que tiene LEE COMPANY sobre la marca LEE.
Señala que, es evidente de toda duda razonable que, en atención a lo 31 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) establecido en el contrato de usufruto suscrito el quince (15) de julio de 1982, que LEC S.A., no posee ningún derecho sobre la marca y nombre comercial LEE, el cual pretende desconocer en los cargos de violación expuestos, y en el mismo trámite administrativo que llevó a la expedición de las resoluciones demandadas, bajo el argumento que no es un contrato de licencia, por lo que los derechos sobre el nombre le correspondían, desconociendo el clausulado del contrato.
Sostuvo que la SIC de manera acertada indicó que en el hipotético caso que poseyera LEC S.A., el derecho sobre el nombre comercial LEC LEE esto no implica que de manera automática se conceda el registro, ante la existencia de unos derechos previos que existen sobre la marca. Por lo anterior, el cargo respecto a la violación del artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, no está llamado a prosperar.
Respecto a que con los actos demandados se vulneró el derecho al debido proceso sostuvo que, las resoluciones objeto del presente medio de control, fueron expedidas dando aplicación a las normas de carácter supranacional y nacional; y a la jurisprudencia y la doctrina, por lo que no existe violación al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por lo que el cargo no está llamado a prosperar. 6.2.
Consideraciones de la Sala La Sala negará los cargos de nulidad impetrados, de conformidad con las siguientes consideraciones: La Sala como en casos similares al aquí estudiado3, considera que, si bien 3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “A”, M.P. Dr. Felipe Alirio Solarte Maya, Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. (LEC S.A.), Demandado: 32 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) es cierto, el cargo de nulidad planteado por la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. (LEC S.A.), se sustentó en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, también lo es que, el registro marcario fue negado de conformidad con el literal a) del artículo 136 Ibídem, es decir, en la similitud o semejanza entre las siguientes marcas a saber: MARCA SOLICITADA MARCAS REGISTRADAS PREVIAMENTE (OPOSITORES) Titular: Luis Eduardo Caicedo S.A. (LEC S.A.) Titular: THE HD LEE COMPANY INC Clase 25: Artículos de sombrerería, artículos de sombrerería de cuero; sombreritos; sombreros; sombreros canotier; sombreros de copa; sombreros de fieltro; sombreros de lana; sombreros de lluvia; sombreros de moda, gorras; gorras con visera; gorras de béisbol; gorras de ciclismo; gorras de deporte; gorras de golf; gorras de punto; gorros [cofias]; gorros con nudo para bebés; gorros de baño; gorros de cocinero; gorros de dormir; gorros de ducha; gorros de esquí; gorros de lana; gorros de lana con borla; gorros de punto; gorros para fiestas [prendas de vestir]; gorros tipo pescador; botas; botas de caballero; botas de caucho; botas de cazador; botas de esquí; botas de excursionismo; botas de fútbol; botas de gimnasia; botas de goma; botas de invierno; botas de lluvia; botas de media caña; botas de montaña; botas de montañismo; botas de montar;
Clase 25 (expediente 00057175): Artículos de vestir y vestuario en general. Clase 25 (expediente 9204276025): Prendas de vestir. Clase 25 (expediente 9214802225): Productos comprendidos en la clase 25a. Del decreto 755 de 1972 (vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas). Clase 18 (expediente 9224084018): Maletas, bolsos y billeteras, productos comprendidos en la clase 18 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972.
Clase 25 (expediente 9224084125): Prendas de vestir. Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, Radicado No. 25000-23-41-000-2022-00388-00, providencia de fecha veintidós (22) de junio de 2023. 33 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) botas de motociclista; botas de niño; botas de pesca; botas de pesca de caucho; botas de pesca impermeables; botas de piel de oveja; botas de piel de reno; botas de polo; botas de rugby; botas de senderismo; botas de snowboard; botas de soldado; botas de trabajo; botas impermeables; botas militares; botas para bebés; botas para el desierto; botas para la nieve; botas para niños; botas para señora; botas y zapatos; botines; botines de piel de oveja; calzado; calzado de agua; calzado de atletismo; calzado de atletismo para corredores; calzado de baile; calzado de balonmano; calzado de béisbol; calzado de boxeo; calzado de ciclista; calzado de cuero artificial; calzado de cuero sintético; calzado de deporte; calzado de deporte para fútbol; calzado de escalada; calzado de etiqueta; calzado de hockey sobre hierba; calzado de lluvia; calzado de lona; calzado de madera; calzado de montaña; calzado de playa; calzado deportivo; calzado de recreo; calzado de trabajo; calzado de vinilo; calzado especial de deporte; calzado excepto calzado ortopédico; calzado impermeable; calzado informal; calzado para actividades deportivas; calzado para adultos; calzado para bebés; calzado para caballeros; calzado para niños; calzado para niños pequeños; calzado para señora; calzado para señoras y caballeros; calzado que no sea de deporte; calzados para esquiar con planchas; zapatillas; zapatillas de ballet de cuero; zapatillas de ballet de lona; zapatillas de ballet de satén; zapatillas de ballet [zapatillas de baile]; zapatillas de baloncesto; zapatillas de baño; zapatillas de correr; zapatillas de críquet; zapatillas de danza; zapatillas de deporte; zapatillas de felpa; zapatillas de gimnasia; zapatillas de interior de materias plásticas; zapatillas de interior de piel de oveja; zapatillas de interior plegables; zapatillas de lona; zapatillas deportivas; zapatillas de MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS LEE COOPER (Nominativa) Titular: RED DIAMOND HOLDINGS SARL Clase 25 (expediente 9237176025): Artículos de vestuario, camisa, monos (jumpers), faldas, blusas, abrigos, chaquetas, rompevientos, trajes de trabajo, pantalones flojos (slacks), pantalones, calzones cortos (shorts), camisas en t, camisetas- sudaderas, blusones, pantalones de jean, cinturones y tirantes, tocados para la cabeza, sombreros, corbatas, bufandas y guantes, calzado, medias.
Clase 3 (expediente 11013111): Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, artículos de tocador derivados de fragancias, preparaciones para la limpieza, cuidados y embellecimiento de la piel, cuero cabelludo y cabello, desodorantes para uso personal. Clase 14 (expediente 12032733): Metales preciosos y sus aleaciones en y bienes en metales preciosos o enchapados con los mismos, no incluidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; instrumentos de relojería y cronométricos; joyas y joyería, monedas en metal; anillos gayas); aretes; broches gayas); collares gayas); pisa corbatas; elementos de ornamentación joyería); obras de arte en metales preciosos; joyeros hechos en metales preciosos; relojes; cronógrafos para uso como relojes; estuches para relojes, brazaletes, cadenas para resorte de reloj, llaveros con adorno, estatuas o figurines (estatuillas) de metales preciosos; cajas 34 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) tenis; zapatillas de voleibol; zapatillas de yoga; zapatillas específicas de confort; zapatillas para hacer deporte; zapatillas plegables de mujer; zapatos; zapatos con cierre autoadherente; zapatos con cierre de gancho y bucle; zapatos con ruedas; zapatos con ruedas autoequilibrados; zapatos de baile de salón; zapatos de barco; zapatos de claqué; zapatos de conducir; zapatos de cuero; zapatos de curling; zapatos de golf; zapatos de goma; zapatos de hockey; zapatos de montar; zapatos de paseo; zapatos de pesca con caña; zapatos de piel de oveja; zapatos de plataforma; zapatos de punto para bebés; zapatos de senderismo; zapatos de snowboard; zapatos de tacón; zapatos de vestir; zapatos informales; zapatos náuticos; zapatos para adultos; zapatos para bebés; zapatos para hombres; zapatos para juego de bolos; zapatos para señora; zapatos planos; zapatos y botas para niños pequeños; zuecos [calzado]; zuecos tipo sandalia; zuecos y sandalias de estilo japonés. y estuches para relojes y joyas; medallas.
Clase 18 (expediente 12032735): Cuero e imitaciones de cuero, y bienes hechos de estos materiales y no incluidos en otras clases; pieles de animal, pieles; baúles y bolsos de viaje; sombrillas y parasoles; bastones; látigos, fustas y guarnicionería; estuches para tarjetas [billeteras]; estuches para llaves [marroquinería]; portafolios; maletines [marroquinería]; piel de topo [imitación o cuero]; imitación de cuero; látigos y guarnicionería, billeteras, bolsos que no sean de metales preciosos, carteras de mano, mochilas, bolsos de compras, sacos de escalador, bolsas para campaña, bolsas de compras; bolsas para la playa; bolsos para viaje; bolsos para la escuela; maletines para contener productos de perfumería; estuches de viaje (marroquinería), estuches de tocador; bolsas para cosméticas (sin llenar); collares y prendas para animales; bolsas y redes para compras; sachets y sacos (sobres, bolsas pequeñas) para enrollar (hechas de cuero).
Clase 35 (expediente 12032737): Publicidad, gestión de negocios; administración de negocios; funciones de oficina; ventas al detal y asistencia en el mercadeo de perfumes, cosméticos. joyas, productos de cuero y pieles; bolsas de viaje, cofres. sombrillas, prendas de vestir, prendas de vestir para la cabeza. gafas de sol, material impreso y accesorios para el pelo; administración comercial del licenciamiento de bienes y servicios de otros; procesamiento administrativo de órdenes de compra; recolección y sistematización de datos; demostraciones de bienes; distribución de muestras; organización de ferias de negocios para propósitos comerciales o 35 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) publicitarios; hechura de modelos para publicidad y propósitos de ventas al detal; publicidad en línea en una red de computador; presentación de bienes en medios de comunicación con el propósito de ventas al detal; adquisición de servicios para otros [compra de bienes y servicios para otros negocios]; promoción de ventas para otros; vitrinas.
La Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- negó el registro de la marca solicitada al considerar que la misma vulnera lo señalado en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que dispone: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“(…)” De conformidad con la norma andina antes transcrita la Sala observa que, es causal de irregistrabilidad de una marca, cuando entre otras cosas, aquellos signos puedan afectar indebidamente un derecho de terceros y, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. De lo anterior se colige que, el literal a) del artículo 136 Ibídem establece dos (2) causales de irregistrabilidad de la marca, (i) Que la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a otra o, (ii) que pueda causar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación. 36 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) En cuanto al riesgo de confusión directo e indirecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022 y 350-IP- 2022, sostuvo que, el primero está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto y, el segundo, se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Finalmente, frente al riesgo de confusión señaló que, este consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otra agente del mercado.
Por lo que descendiendo al caso concreto la Sala deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud de los signos puede ser ortográfica, fonética, conceptual o gráfica. - De la identidad o semejanza de las marcas.
Respecto a la identidad o semejanza de las marcas en conflicto, la jurisprudencia comunitaria andina ha establecido que se puede presentar de alguno o todos los siguientes aspectos: (i) Ortográfico, (ii) Fonético, (iii) Conceptual y, (iv) Gráfica o figurativa, los cuales se refieren a lo siguiente: “a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, 37 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayo o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.”4 En el mismo sentido, la mencionada jurisprudencia andina estableció el procedimiento de cotejo o comparación de los signos en conflicto de conformidad con las siguientes reglas: “a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022 y 350- IP-2022. 38 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios5: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugía o procedimientos quirúrgicos.” 5 Ver Interpretación Prejudicial No. 42-IP-2017 de fecha siete (7) de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3063 del veintiuno (21) de julio de 2017. 39 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) No obstante lo anterior, se consideró que no era suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues en el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto (Criterio evocativo).
Por lo anterior, igualmente se establecieron unos criterios para tener en cuenta al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza, así: “Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no es un significado o concepto. 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signo se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin 40 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficientes sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto- - Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.
Los lexemas imprimen el significado a la palabra. Es muy importe tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisión para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.
Comparación entre signos denominativos compuestos 2.4. Cuando se advierte que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal 41 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad en los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formar, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.6.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos -denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto 42 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto. 2.7.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generase riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. 2.8.
Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7, y párrafos 2.8 y 2.9 precedentes. 43 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.
“(…)” (Subrayado fuera del texto original) De lo anterior se logra colegir que, dependiendo de la naturaleza del signo solicitado se deben seguir una serie de criterios específicos con el fin de resolver el conflicto planteado, sin perder de vista que, cuando se trata de una marca mixta, debe entenderse esta como una unidad, ya que cuando se otorga el respectivo registro, se le protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 6.2.1.
Análisis de las marcas “LEC LEE” y las opositoras “LEE / LEE RIDERS”. Como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCA- en al proceso de interpretación prejudicial 113-IP-2003, estableció que la naturaleza de una marca puede ser denominativa, gráficas o mixtas, la Sala estudiará las marcas mixtas “LEC LEE”, “LEE” y “LEE RIDERS”, por lo que de conformidad con lo anteriormente expuesto, procederá a determinar cuál es el elemento (denominativo o gráfico) que genera mayor impacto para así escoger los criterios que le serán aplicables y posteriormente proceder con el cotejo respectivo.
De la revisión de las marcas en conflicto la Sala observa que, tal como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC- en los actos administrativos demandados y la sociedad tercera con interés en el curso del proceso, el elemento predominante es el denominativo, ya que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en el consumidor y por tal motivo se llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la 44 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Comunidad Andina -TJCA-, aplicables a las marcas mixtas en donde predomina el elemento denominativo. 6.2.2.
Comparación Ortográfica. A simple vista, al analizar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto del mismo, se observa que la solicitada “LEC LEE” tiene dos (2) palabras, tres (3) letras y, tres (3) vocales, la opositora “LEE” tiene una (1) palabra, una (1) letra y dos (2) vocales y, la opositora “LEE RIDERS” tiene dos (2) palabas, cinco (5) letras y cuatro (4) vocales, así: MARCA SOLICITADA LEC LEE Palabras: Dos (2).
Letras: Tres (3). Vocales: Tres (3). MARCAS OPOSITORAS LEE Palabras: Una (1). Letras: Una (1). Vocales: Dos (2). LEE RIDERS Palabras: Dos (2). Letras: Cinco (5). Vocales: Cuatro (4). De conformidad con lo anterior se tiene que, existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas en atención a su composición y la palabra relevante del elemento denominativo “LEE”, lo cual hace que en primera medida se pueda generar un riesgo de confusión o asimilación, así: 45 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letra Vocal Letra Espacio Letra Vocal Vocal L E C - L E E Letra Vocal Vocal L E E Letra Vocal Vocal Espacio Letra Vocal Letra Vocal Letra Letra L E E - R I D E R S De conformidad con lo anterior se logra establecer que gramaticalmente existe una similitud relevante ya que la marca negada contiene exactamente la misma palabra “LEE” que se encuentra incluida en las marcas previamente registradas “LEE” y “LEE RIDERS” y que gozan de una protección ya que como bien se indicó en los actos administrativo demandados, hacen parte de la familia de marcas de la sociedad opositora THE HD LEE COMPANY INC, ya que esta incluye de forma reiterada la misma expresión “LEE” en buena parte de sus marcas, lo que se ha convertido en una estrategia de mercadeo consistente en incorporar un elemento común en sus marcas, generando en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece.
Respecto a la familia de marcas el H. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida dentro del proceso 238-IP- 2017, señaló: “(…)” 3.2 Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relacionada con un mismo origen empresarial. 3.3 En el Derecho de marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas 46 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicar de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 3.5 A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.
“(…)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original) De conformidad con lo anterior se tiene que, contrario a lo manifestado por la apoderada judicial de la sociedad demandante Luis Eduardo Caicedo S.A. (LEC S.A.), tal como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC- en los actos demandados, el hecho que la tercera con interés THE HD LEE COMPANY INC incluya de forma reiterada la misma expresión “LEE” en la mayoría de sus marcas6, hace entender que estamos frente a la presencia 6 Expedientes Nros: 00057175, 9204276025, 9214802225, 9224084018 y 9224084125. 47 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) de una familia de marcas.
Por lo anterior, tal como lo señaló el H. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho de marcas propende por una protección más rigurosa respecto a la familia de marcas comoquiera que se encuentra de por medio el consumidor, quien al encontrarse familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común y que provienen del mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos o servicios similares o relacionados, tienen el mismo origen empresarial. 6.2.3.
Comparación fonética. Tal y como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – TJCA- la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos del signo, por lo que para apreciarlo basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, así: LEC LEE – LEE – LEC LEE – LEE - LEC LEE – LEE – LEC LEE – LEE - LEC LEE – LEE – LEC LEE – LEE - LEC LEE – LEE – LEC LEE – LEE - LEC LEE – LEE – LEC LEE – LEE - LEC LEE – LEE – LEC LEE – LEE - LEC LEE – LEE – LEC LEE – LEE - LEC LEE – LEE – LEC LEE – LEE - LEC LEE – LEE – LEC LEE – LEE - LEC LEE – LEE – LEC LEE – LEE - LEC LEE – LEE.
LEC LEE – LEE RIDERS – LEC LEE – LEE RIDERS – LEC LEE – LEE RIDERS – LEC LEE – LEE RIDERS – LEC LEE – LEE RIDERS – LEC LEE – LEE RIDERS – LEC LEE – LEE RIDERS – LEC LEE – LEE RIDERS – LEC LEE – LEE RIDERS – LEC LEE – LEE RIDERS – LEC LEE – LEE RIDERS. En este orden de ideas la Sala encuentra que, adicional a la similitud ortográfica anteriormente expuesta, igualmente existe una similitud fonética, en la medida que la pronunciación de la marca solicitada es similar a las 48 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) marcas opositoras, comoquiera que, las mismas contienen el mismo prefijo común “LEE”, sin que la inclusión de las palabras “LEC” y “RIDERS” hagan diluir el riesgo de confusión latente, pues como se dijo antes, el elemento preponderante dentro de las marcas en estudio es la expresión de fantasía “LEE” y por tal motivo, las marcas comparadas presentan una identidad o similitud fonética en su pronunciación. 6.2.4.
Comparación ideológica. La similitud ideológica o conceptual es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado por lo que en el presente asunto las marcas en conflicto hacen parte de aquellas denominadas de fantasía, las cuales de conformidad con lo señalado en el proceso 620-IP-2016 son “(…)” producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.”, por lo tanto, para el presente asunto no es relevante el estudio ideológico de las marcas ya que las mismas no contienen un significado que pueda despertar alguna idea, concepto o propiedad del productos o servicio que distingue, ya que el vocablo “LEE” es una palabra grave al recaer el acento en la penúltima sílaba y, respecto a su significado se refiere a “entender o interpretar un texto de determinado modo”7, y el vocablo “RIDERS” proviene de la lengua inglesa que traduce “Jinete”. 6.2.5.
Comparación gráfica o figurativa. Esta Sala procederá a estudiar las similitudes gráficas o figurativas de las marcas en conflicto, a saber, en atención a que la marca negada (Mixta) 7 Consulta Dirección de la Real Academia de la Lengua Española realizado el día treinta y uno (31) de mayo de 2024: link. https://dle.rae.es/leer?m=form 49 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) y las previamente registradas (Mixta) y “LEE” (Denominativa), presentan las siguientes similitudes: 1.
Contiene expresión de fantasía. Contiene expresión de fantasía. 2. Todas las letras en color negro Toda la imagen y letras en color negro 3. Palabra común “LEE” Palabra común “Lee” 4. La primera palabra contiene una (1) letra mayúscula, una (1) vocal minúscula y una (1) letra minúscula. La primera palabra contiene una (1) letra mayúscula, una (1) vocal minúscula y una (1) vocal minúscula. 5.
La primera letra “L” es similar a la de las marcas registradas. La primera letra “L” es similar a la de la marca negada. Por lo precedente la Sala concluye que, ante la presencia del primer presupuesto, es decir, que los signos cotejados presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta necesario analizar la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre aquellos.
Para tal caso, es necesario tener en cuenta lo esbozado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida en el proceso 100-IP-2018, dónde explicó los criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o 50 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) servicios, así: “(…)” a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.
Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).
Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.” De la revisión del expediente y las pruebas allegadas al mismo se observa que la marca solicitada pretende distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas registradas identifican los productos establecidos en las Clases 25 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza que establecen: 51 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) “(LEC LEE) Clase 25: Artículos de sombrerería; artículos de sombrerería de cuero; sombreritos; sombreros; sombreros canotier; sombreros de copa; sombreros de fieltro; sombreros de lana; sombreros de lluvia; sombreros de moda, gorras; gorras con visera; gorras de béisbol; gorras de ciclismo; gorras de deporte; gorras de golf; gorras de punto; gorros [cofias]; gorros con nudo para bebés; gorros de baño; gorros de cocinero; gorros de dormir; gorros de ducha; gorros de esquí; gorros de lana; gorros de lana con borla; gorros de punto; gorros para fiestas [prendas de vestir]; gorros tipo pescador; botas; botas de caballero; botas de caucho; botas de cazador; botas de esquí; botas de excursionismo; botas de fútbol; botas de gimnasia; botas de goma; botas de invierno; botas de lluvia; botas de media caña; botas de montaña; botas de montañismo; botas de montar; botas de motociclista; botas de niño; botas de pesca; botas de pesca de caucho; botas de pesca impermeables; botas de piel de oveja; botas de piel de reno; botas de polo; botas de rugby; botas de senderismo; botas de snowboard; botas de soldado; botas de trabajo; botas impermeables; botas militares; botas para bebés; botas para el desierto; botas para la nieve; botas para niños; botas para señora; botas y zapatos; botines; botines de piel de oveja; calzado; calzado de agua; calzado de atletismo; calzado de atletismo para corredores; calzado de baile; calzado de balonmano; calzado de béisbol; calzado de boxeo; calzado de ciclista; calzado de cuero artificial; calzado de cuero sintético; calzado de deporte; calzado de deporte para fútbol; calzado de escalada; calzado de etiqueta; calzado de hockey sobre hierba; calzado de lluvia; calzado de lona; calzado de madera; calzado de montaña; calzado de playa; calzado deportivo; calzado de recreo; calzado de trabajo; calzado de vinilo; calzado especial de deporte; calzado excepto calzado ortopédico; calzado impermeable; calzado informal; calzado para actividades deportivas; calzado para adultos; calzado para bebés; calzado para caballeros; calzado para niños; calzado para niños pequeños; calzado para señora; calzado para señoras y caballeros; calzado que no sea de deporte; calzados para esquiar con planchas; zapatillas; zapatillas de ballet de cuero; zapatillas de ballet de lona; zapatillas de ballet de satén; zapatillas de ballet [zapatillas de baile]; zapatillas de baloncesto; zapatillas de baño; zapatillas de correr; zapatillas de críquet; zapatillas de danza; zapatillas de deporte; zapatillas de felpa; zapatillas de gimnasia; zapatillas de interior de materias plásticas; zapatillas de interior de piel de oveja; zapatillas de interior plegables; zapatillas de lona; zapatillas deportivas; zapatillas de tenis; zapatillas de voleibol; zapatillas de yoga; zapatillas específicas de confort; zapatillas para hacer deporte; zapatillas plegables de mujer; zapatos; zapatos con cierre autoadherente; zapatos con cierre de gancho y bucle; zapatos con ruedas; zapatos (THE HD LEE COMPANY INC) Clase 25 (Expediente 00057175): Artículos de vestir y de vestuario en general.
(THE HD LEE COMPANY INC) Clase 25 (Expediente 9204276025): 52 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Prendas de vestir.
(THE HD LEE COMPANY INC) Clase 25 (Expediente 9214802225): Productos comprendidos en la clase 25ª del Decreto 755 de 1972 (vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas). (THE HD LEE COMPANY INC) Clase 18 (Expediente 9224084018): Maletas, bolsos y billeteras, productos comprendidos en la clase 18 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972.
(THE HD LEE COMPANY INC) Clase 25 (Expediente 9224084125): Prendas de vestir.” La Sala considera importante mencionar que, la interpretación prejudicial emitida dentro del proceso 100-IP-2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció que, para analizar la conexión competitiva entre productos y servicios y determinar si existe similitud entre estos, no es determinante la inclusión en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tal como lo establece el párrafo 2º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, así: “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado fuera del texto original) De conformidad con la norma andina antes citada se tiene que, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente, por lo que se debe acudir a los criterios de intercambiabilidad, complementariedad o razonabilidad anteriormente explicados, para establecer el vínculo o la conexión competitiva entre los productos y servicios analizados. 53 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) En el presente asunto, se acudirá a los criterios de la complementariedad y razonabilidad para establecer que entre la marca negada LEC LEE y las previamente registradas opositoras LEE y LEE RIDERS existe una relación de conexidad toda vez que, dentro de la marca negada que se encuentra clasificada en la clase 25 se ofrecen productos de “sombrerería, botas, calzado, zapatillas”, pueden ser complemento de las “prendas de vestir, maletas, bolsos y billeteras” que ofrecen las marcas previamente registradas que se encuentran en las clases 18 y 25 internacional, por lo que los productos ofrecidos por la sociedad demandante podrían ser complementarios de aquellos que ofrece la tercera con interés previamente protegidos.
Lo anterior guarda mayor sustento si se tiene en cuenta que, un empresario que se desempeñe en un sector específico como el “calzado y los artículos de sombrerería” puede buscar ampliar su esquema o portafolio de negocios, e incursionar en otro tipo de productos con finalidades relacionadas y ubicados en sectores afines con la moda y la presentación personal, como lo son las prendas de vestir, lo que al igual que lo explicado anteriormente, podría generar que el consumidor se vea inducido en falsas asociaciones en virtud del principio de razonabilidad, al creer que los productos que está adquiriendo son producidos u ofrecidos por un empresario que no lo es.
En el mismo sentido, se generaría un riesgo de confusión o asociación cuando los productos que se pretenden ofrecer por parte de la sociedad demandante, previamente eran comercializados bajo el uso de la marca “LEE” que le había concedido la tercera con interés a Luis Eduardo Caicedo S.A. (LEC S.A.) en el contrato de transacción suscrito entre las partes, lo que generaría aún mayor riesgo de confusión para el consumidor el hacerle creer que los productos adquiridos tienen la cobertura de la sociedad THE HD LEE COMPANY INC cuando en realidad provendrían de la sociedad LEC S.A. 54 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) 6.3.1.
Análisis de las marcas “LEC LEE” y la previamente registrada “LEE COOPER”. Como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCA- en al proceso de interpretación prejudicial 113-IP-2003, estableció que la naturaleza de una marca puede ser denominativa, gráficas o mixtas, la Sala estudiará las marcas mixtas “LEC LEE” y “LEE COOPER”, por lo que de conformidad con lo anteriormente expuesto, procederá a determinar cuál es el elemento (denominativo o gráfico) que genera mayor impacto para así escoger los criterios que le serán aplicables y posteriormente proceder con el cotejo respectivo.
De la revisión de las marcas en conflicto la Sala observa que, tal como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC- en los actos administrativos demandados, el elemento predominante es el denominativo, ya que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en el consumidor y por tal motivo se llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, aplicables a las marcas mixtas en donde predomina el elemento denominativo. 6.3.2.
Comparación Ortográfica. A simple vista, al analizar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto del mismo, se observa que la solicitada “LEC LEE” tiene dos (2) palabras, tres (3) letras y, tres (3) vocales, la previamente registrada “LEE COOPER” tiene dos (2) palabas, cuatro (4) letras y cinco (5) vocales, así: 55 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) MARCA SOLICITADA LEC LEE Palabras: Dos (2).
Letras: Tres (3). Vocales: Tres (3). MARCAS OPOSITORAS LEE COOPER Palabras: Dos (2). Letras: Cuatro (4). Vocales: Cinco (5). De conformidad con lo anterior se tiene que, existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas en atención a su composición y la palabra relevante del elemento denominativo “LEE”, lo cual hace que en primera medida se pueda generar un riesgo de confusión o asimilación, así: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letra Vocal Letra Espacio Letra Vocal Vocal L E C - L E E Letra Vocal Vocal Espacio Letra Vocal Vocal Letra Vocal Letra L E E - C O O P E R De conformidad con lo anterior se logra establecer que gramaticalmente existe una similitud relevante ya que la marca negada “LEC LEE” contiene exactamente la misma palabra “LEE” que se encuentra incluida en la marca previamente registrada “LEE COOPER” sin que la inclusión de las expresiones “LEC” y “COOPER” logre diluir el riesgo de confusión latente.
En el mismo sentido, al ser el vocablo “LEE” el predominante en la marca previamente registrada se tiene que, el mismo igualmente se encuentra en la marca cuyo registro aquí se pretende, lo cual se traduciría en una reproducción parcial de la marca previamente registrada, sin que los elementos establecidos respecto a “LEC LEE” sea suficientes para que el 56 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) consumidor pueda diferenciarlos en el mercado.
Se considera necesario mencionar que, tal como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- en los actos demandados, el hecho que la sociedad RED DIAMOND HOLDINGS SARL incluya de forma reiterada la misma expresión “LEE COOPER” en la mayoría de sus marcas8, hace entender que estamos frente a la presencia de una familia de marcas.
Por lo anterior, tal como lo señaló el H. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho de marcas propende por una protección más rigurosa respecto a la familia de marcas comoquiera que se encuentra de por medio el consumidor, quien al encontrarse familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común y que provienen del mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos o servicios similares o relacionados, tienen el mismo origen empresarial, por lo que en el presente asunto se observa una similitud ortográfica entre las marcas cotejadas. 6.3.3.
Comparación fonética. Tal y como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – TJCA- la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos del signo, por lo que para apreciarlo basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, así: LEC LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER – LEC 8 Expedientes Nros: 00057175, 9204276025, 9214802225, 9224084018 y 9224084125. 57 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER – LEC LEE – LEE COOPER.
En este orden de ideas la Sala encuentra que, adicional a la similitud ortográfica anteriormente expuesta, igualmente existe una similitud fonética, en la medida que la pronunciación de la marca solicitada es similar a la marca previamente registrada, comoquiera que, las mismas contienen el mismo prefijo común “LEE”, sin que la inclusión de las palabras “LEC” y “COOPER” hagan diluir el riesgo de confusión latente, pues como se dijo antes, el elemento preponderante dentro de las marcas en estudio es la expresión de fantasía “LEE” y por tal motivo, las marcas comparadas presentan una identidad o similitud fonética en su pronunciación. 6.3.4.
Comparación ideológica. La similitud ideológica o conceptual es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado por lo que en el presente asunto las marcas en conflicto hacen parte de aquellas denominadas de fantasía, las cuales de conformidad con lo señalado en el proceso 620-IP-2016 son “(…)” producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.”, por lo tanto, para el presente asunto no es relevante el estudio ideológico de las marcas ya que las mismas no contienen un significado que pueda despertar alguna idea, concepto o propiedad del productos o servicio que distingue, ya que el vocablo “LEE” es una palabra grave al recaer el acento en la penúltima sílaba y, respecto a su significado se refiere a “entender o interpretar un texto de determinado modo”9, y el vocablo “COOPER” proviene de la lengua inglesa que traduce “tonelero, -a”. 9 Consulta Dirección de la Real Academia de la Lengua Española realizado el día treinta y uno (31) de mayo de 2024: link. https://dle.rae.es/leer?m=form 58 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) 6.3.5.
Comparación gráfica o figurativa. Esta Sala procederá a estudiar las similitudes gráficas o figurativas de las marcas en conflicto, a saber, en atención a que la marca negada (Mixta) y la previamente registrada “LEE COOPER” (Denominativa), presentan las siguientes similitudes: LEE COOPER (Nominativa) 1. Contiene expresión de fantasía. Contiene expresión de fantasía. 2.
Todas las letras en color negro Toda la imagen y letras en color negro 3. Palabra común “LEE” Palabra común “LEE” Por lo precedente la Sala concluye que, ante la presencia del primer presupuesto, es decir, que los signos cotejados presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta necesario analizar la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre aquellos.
Para tal caso, es necesario tener en cuenta lo esbozado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida en el proceso 100-IP-2018, explicado en el numeral 6.1.4.4. de esta providencia, teniendo en cuenta los criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.
De la revisión del expediente y las pruebas allegadas al mismo se observa 59 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) que la marca solicitada pretende distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca previamente registrada identifica los productos y servicios establecidos en las Clases 3, 14, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza que establecen: “(LEC LEE) Clase 25: Artículos de sombrerería; artículos de sombrerería de cuero; sombreritos; sombreros; sombreros canotier; sombreros de copa; sombreros de fieltro; sombreros de lana; sombreros de lluvia; sombreros de moda, gorras; gorras con visera; gorras de béisbol; gorras de ciclismo; gorras de deporte; gorras de golf; gorras de punto; gorros [cofias]; gorros con nudo para bebés; gorros de baño; gorros de cocinero; gorros de dormir; gorros de ducha; gorros de esquí; gorros de lana; gorros de lana con borla; gorros de punto; gorros para fiestas [prendas de vestir]; gorros tipo pescador; botas; botas de caballero; botas de caucho; botas de cazador; botas de esquí; botas de excursionismo; botas de fútbol; botas de gimnasia; botas de goma; botas de invierno; botas de lluvia; botas de media caña; botas de montaña; botas de montañismo; botas de montar; botas de motociclista; botas de niño; botas de pesca; botas de pesca de caucho; botas de pesca impermeables; botas de piel de oveja; botas de piel de reno; botas de polo; botas de rugby; botas de senderismo; botas de snowboard; botas de soldado; botas de trabajo; botas impermeables; botas militares; botas para bebés; botas para el desierto; botas para la nieve; botas para niños; botas para señora; botas y zapatos; botines; botines de piel de oveja; calzado; calzado de agua; calzado de atletismo; calzado de atletismo para corredores; calzado de baile; calzado de balonmano; calzado de béisbol; calzado de boxeo; calzado de ciclista; calzado de cuero artificial; calzado de cuero sintético; calzado de deporte; calzado de deporte para fútbol; calzado de escalada; calzado de etiqueta; calzado de hockey sobre hierba; calzado de lluvia; calzado de lona; calzado de madera; calzado de montaña; calzado de playa; calzado deportivo; calzado de recreo; calzado de trabajo; calzado de vinilo; calzado especial de deporte; calzado excepto calzado ortopédico; calzado impermeable; calzado informal; calzado para actividades deportivas; calzado para adultos; calzado para bebés; calzado para caballeros; calzado para niños; calzado para niños pequeños; calzado para señora; calzado para señoras y caballeros; calzado que no sea de deporte; calzados para esquiar con planchas; zapatillas; zapatillas de ballet de cuero; zapatillas de ballet de lona; zapatillas de ballet de satén; zapatillas de ballet [zapatillas de baile]; zapatillas de baloncesto; zapatillas de baño; zapatillas de correr; zapatillas de críquet; zapatillas de danza; zapatillas de deporte; zapatillas de felpa; zapatillas de gimnasia; zapatillas de interior de materias plásticas; zapatillas de interior de piel de oveja; zapatillas de interior plegables; zapatillas de lona; zapatillas 60 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) deportivas; zapatillas de tenis; zapatillas de voleibol; zapatillas de yoga; zapatillas específicas de confort; zapatillas para hacer deporte; zapatillas plegables de mujer; zapatos; zapatos con cierre autoadherente; zapatos con cierre de gancho y bucle; zapatos con ruedas; zapatos (RED DIAMOND HOLDINGS SARL) Clase 3 (Expediente 11013111): Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, artículos de tocador derivados de fragancias, preparaciones para la limpieza, cuidados y embellecimiento de la piel, cuero cabelludo y cabello, desodorantes para uso personal.
(RED DIAMOND HOLDINGS SARL) Clase 14 (Expediente 12032733): Metales preciosos y sus aleaciones en y bienes en metales preciosos o enchapados con los mismos, no incluidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; instrumentos de relojería y cronométricos; joyas y joyería, monedas en metal; anillos gayas); aretes; broches gayas); collares gayas); pisa corbatas; elementos de ornamentación joyería); obras de arte en metales preciosos; joyeros hechos en metales preciosos; relojes; cronógrafos para uso como relojes; estuches para relojes, brazaletes, cadenas para resorte de reloj, llaveros con adorno, estatuas o figurines (estatuillas) de metales preciosos; cajas y estuches para relojes y joyas; medallas.
(RED DIAMOND HOLDINGS SARL) Clase 18 (Expediente 12032735): Cuero e imitaciones de cuero, y bienes hechos de estos materiales y no incluidos en otras clases; pieles de animal, pieles; baúles y bolsos de viaje; sombrillas y parasoles; bastones; látigos, fustas y guarnicionería; estuches para tarjetas [billeteras]; estuches para llaves [marroquinería]; portafolios; maletines [marroquinería]; piel de topo [imitación o cuero]; imitación de cuero; látigos y guarnicionería, billeteras, bolsos que no sean de metales preciosos, carteras de mano, mochilas, bolsos de compras, sacos de escalador, bolsas para campaña, bolsas de compras; bolsas para la playa; bolsos para viaje; bolsos para la escuela; maletines para contener productos de perfumería; estuches de viaje (marroquinería), estuches de tocador; bolsas para cosméticas (sin llenar); collares y prendas para animales; bolsas y redes para compras; sachets y sacos (sobres, bolsas pequeñas) para enrollar (hechas de cuero).
(RED DIAMOND HOLDINGS SARL) Clase 25 (Expediente 9237176025): Artículos de vestuario, camisa, monos (jumpers), faldas, blusas, abrigos, chaquetas, rompevientos, trajes de trabajo, pantalones flojos (slacks), pantalones, calzones cortos (shorts), camisas en t, camisetas- sudaderas, blusones, pantalones de jean, cinturones y tirantes, tocados para la cabeza, sombreros, corbatas, bufandas y guantes, calzado, medias.
(RED DIAMOND HOLDINGS SARL) Clase 35 (Expediente 12032737): Publicidad, gestión de negocios; administración de 61 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) negocios; funciones de oficina; ventas al detal y asistencia en el mercadeo de perfumes, cosméticos. joyas, productos de cuero y pieles; bolsas de viaje, cofres. sombrillas, prendas de vestir, prendas de vestir para la cabeza. gafas de sol, material impreso y accesorios para el pelo; administración comercial del licenciamiento de bienes y servicios de otros; procesamiento administrativo de órdenes de compra; recolección y sistematización de datos; demostraciones de bienes; distribución de muestras; organización de ferias de negocios para propósitos comerciales o publicitarios; hechura de modelos para publicidad y propósitos de ventas al detal; publicidad en línea en una red de computador; presentación de bienes en medios de comunicación con el propósito de ventas al detal; adquisición de servicios para otros [compra de bienes y servicios para otros negocios]; promoción de ventas para otros; vitrinas.” La Sala considera importante mencionar que, la interpretación prejudicial emitida dentro del proceso 100-IP-2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció que, para analizar la conexión competitiva entre productos y servicios y determinar si existe similitud entre estos, no es determinante la inclusión en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tal como lo establece el párrafo 2º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000.
De conformidad con la norma andina antes mencionada se tiene que, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente, por lo que se debe acudir a los criterios de intercambiabilidad, complementariedad o razonabilidad anteriormente explicados, para establecer el vínculo o la conexión competitiva entre los productos y servicios analizados.
En el presente asunto, se acudirá a los criterios de la complementariedad y razonabilidad para establecer que entre la marca negada LEC LEE y las previamente registradas opositoras LEE y LEE COOPER existe una relación de conexidad toda vez que, dentro de la marca negada que se encuentra clasificada en la clase 25 se ofrecen productos de “sombrerería, botas, calzado, zapatillas”, se complementan perfectamente con las “prendas de 62 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) vestir, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, relojería, joyas y joyería, bolsos, maletines, carteras de mano” que ofrecen las marcas previamente registradas que se encuentran en las clases 3, 14, 18 y 25 internacional, por lo que los productos ofrecidos por la sociedad demandante podrían ser complementarios de aquellos que ofrece la tercera con interés previamente protegidos, aunado a que la marca “LEE COOPER” igualmente presta los servicios de la clase 35 internacional que son las ventas y asistencia en el mercadeo de los productos anteriormente relacionados.
Lo anterior guarda mayor sustento si se tiene en cuenta que, un empresario que se desempeñe en un sector específico como el “calzado y los artículos de sombrerería” puede buscar ampliar su esquema o portafolio de negocios, e incursionar en otro tipo de productos con finalidades relacionadas y ubicados en sectores afines con la moda y la presentación personal, como lo son las prendas de vestir, perfumería y joyería, lo que al igual que lo explicado anteriormente, podría generar que el consumidor se vea inducido en falsas asociaciones en virtud del principio de razonabilidad, al creer que los productos que está adquiriendo son producidos u ofrecidos por un empresario que no lo es.
6.4. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL CARGO DE NULIDAD En este orden de ideas la Sala concluye que, (i) se encontró similitud entre la marca negada, las marcas opositoras y las previamente registradas “LEE COOPER” (Nominativa) (ii) se logró establecer una conexidad competitiva entre los productos que pretendía ofrecer la sociedad demandante determinados en la 63 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) clase 25 internacional y los productos y servicios prestados por las sociedades THE HD LEE COMPANY INC y RED DIAMOND HOLDINGS SARL establecidos en las clases 3, 14, 18, 25 y 35 internacional, (iii) existe familia de marcas de las sociedades THE HD LEE COMPANY INC y RED DIAMOND HOLDINGS SARL que deben ser protegidas de manera rigurosa tal como lo indicó el H. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, (iv) el signo negado podría acarrear riesgo de confusión o de asociación frente a los signos previamente registrados y por tal motivo se encuentra encuadrado en la causal de irregistrabilidad establecido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN "A", administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A PRIMERO. - NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. - Sin condena en costas.
TERCERO. - ARCHÍVESE el expediente, previa ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Aprobado en sesión realizada en la fecha.10 (Firmado electrónicamente) CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO Magistrada 10 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que integran la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la plataforma electrónica SAMAI; en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 CPACA. 64 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00469-00 DEMANDANTE LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS THE HD LEE COMPANY INC MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) (Firmado electrónicamente) LUIS MANUEL LASSO LOZANO Magistrado (Firmado electrónicamente) FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA Magistrado