REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN “A” Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA Procede la Sala a dictar sentencia dentro del proceso instaurado por el apoderado judicial de la sociedad WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS, en contra la Superintendencia de Industria y Comercio.
SENTIDO DE LA DECISIÓN La Sala procede a acceder a las pretensiones de la demanda, con base en las razones que se explican en desarrollo de la presente providencia 1.
ANTECEDENTES. 1.1. La Demanda. 1.1.1. Pretensiones. La sociedad WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS, a través de apoderado judicial, ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho – propiedad industrial –, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, cuyas pretensiones son las siguientes: PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 2 “Primera. – Se declare la nulidad de la Resolución No. 14863 del 24 de marzo de 2022, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS (nominativa), solicitada por WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING, S.A.S., para distinguir productos de la clase 1° y 2° internacional.
Segunda. – Se declare la nulidad Resolución No. 42028 del 30 de junio del 2022, mediante la cual la Delegatura de la Superintendencia de Industria y comercio, en adelante (la Delegatura) resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución No. 14863 del 24 de marzo de 2022. Tercera. – Que como consecuencia de la anterior declaración a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SUPERINDISTRIA, conceder el registro de la marca WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS (nominativa), solicitada por WESLAKE COMPOUNDS HOLDING S.A.S. para distinguir productos de la clase 1° y 2° internacional.
Cuarta. – Que se ordene a la Dirección publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.” 1.1.2. Hechos. Que Westlake Compounds Holding S.A.S., solicitó el 14 de diciembre de 2020 extender los efectos territoriales del Registro Internacional No. 1566876, correspondiente a la Marca WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 1ª y 2ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Que publicada la solicitud, no se presentaron oposiciones por parte de terceros, por lo que en atención a las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, la Oficina competente debió realizar el estudio de registrabilidad. Que mediante Resolución No. 14863 del 24 de marzo de 2022, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS (Nominativa) al considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 ante la existencia de marcas de propiedad de la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST, considerando que la marca que se PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 3 pretende registrar contenía similitudes ortográficas y nominales susceptibles de crear confusión en el consumidor y un riesgo de asociación en el mercado.
Que interpuesto el recurso de apelación, la Delegatura de Propiedad Industrial emite Resolución No. 42028 del 30 de junio de 2022 en donde confirma la decisión inicial 1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación: En su escrito, la parte actora señala que las resoluciones demandadas infringieron, por indebida aplicación, la siguiente norma de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: 1.
Literal A del artículo 136. Así mismo, se argumentó que existe una violación indirecta del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. Sobre el concepto de violación, en el cual se sustentan los cargos de nulidad, se desarrollarán en el caso en concreto de la presente providencia.
1.2. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.2.1. Superintendencia de Industria y Comercio La apoderada judicial de la entidad solicitó negar las pretensiones de la demanda al afirmar que carecen de asidero jurídico y no se sustenta la causal de nulidad que se invoca. Que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente ajustó el trámite administrativo al previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y a la defensa.
Que los actos administrativos demandados PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 4 Sobre la defensa a los cargos de nulidad, la Sala se pronunciará al momento de resolver el caso en concreto. 1.3 TRÁMITE PROCESAL En el proceso, el asunto fue admitido con auto del 20 de febrero de 2023; mientras que el Despacho, posteriormente procedió a expedir auto del 26 de junio de 2023 en donde se determinó la inexistencia de excepciones previas que deban ser resueltas en esa etapa procesal, motivo por el cual se evidenció el cumplimiento de los requisitos de la Ley 2080 de 2021 para proferir sentencia anticipada al tratarse de un asunto de puro derecho.
Por lo tanto, en la precitada providencia fijó el litigio y decretó los medios de prueba aportados al proceso, dando traslado a las partes para que aleguen de conclusión y proferir sentencia anticipada de primera instancia.
1.4. DE LOS ALEGATOS. Tal como se puede observar en el expediente electrónico, archivos 19, la sociedad demandante presentó escritos de alegatos de conclusión en los que reiteró, a manera de resumen, la posición jurídica esgrimida en la demanda. En ese sentido, la exposición de sus argumentos se retomará y serán tenidos en cuenta por la Sala al momento de desarrollar los cargos de nulidad.
La Superintendencia demandada no presentó alegatos de conclusión.
1.4.1. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 5 El Agente del Ministerio Público adscrito al Despacho del Magistrado Ponente allegó concepto en el cual hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el asunto y del marco normativo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la CAN.
Señaló que de conformidad con las normas en que se soportan los actos demandados, existe una semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas. Que la entidad demandada analizó la identidad o relación entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada y las ya registradas, así como las variaciones nominativas y la situación del consumidor, quien al encontrar los signos en el mercado, no los diferenciaría sino que podría asociarlos con un común origen empresarial.
Que se analizó y verificó la relación existente entre los productos en conflicto, determinando que hay similitud y conexión competitiva, por lo que se materializa la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a de la Decisión 486 y demostrando que la decisión adoptada por la Superintendencia se ajusta al ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, el Tribunal debe negar las pretensiones de la demanda. 2. CONSIDERACIONES. 2.1. COMPETENCIA. En atención a que en ese caso se ejerce el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, relativo a Propiedad Industrial, de conformidad con el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera es competente para conocer y decidir en primera instancia el proceso de la referencia. PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6 2.1.1.
Acciones en materia marcaria. Para la resolución del presente asunto, la Sala considera necesario traer a colación lo siguiente: 1.- El medio de control de nulidad absoluta, previsto en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, es equiparable con el de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA, el cual resulta procedente cuando se concede el registro marcario en contravención con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 de la referida disposición, y puede ser presentado en cualquier tiempo. 2.- El medio de control de nulidad relativa, consagrado en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se haya efectuado de mala fe, el cual prescribe en 5 años. 3.- El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, el cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso, o que niegan la cancelación de un registro por no uso, con un término de caducidad de 4 meses. 4.- El medio de control de nulidad simple está previsto únicamente para la nulidad de los actos administrativos de carácter general y, excepcionalmente, actos administrativos de carácter particular, en los casos expresamente establecidos en la Ley, sin termino de caducidad.
Se tiene entonces, que tanto el medio de control de nulidad absoluta como el de nulidad relativa, fueron legalmente concebidos para demandar actos que conceden registros marcarios; mientras que el de nulidad y restablecimiento del derecho se previó respecto PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 7 de la legalidad de los actos que nieguen la concesión o cancelen un registro por no uso, motivo por el cual, el curso del presente proceso es llevado a cabo con las previsiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así entonces, no encontrándose causal de nulidad que pueda afectar la validez del proceso que deba declararse de oficio en los términos del artículo 133 del Código General del Proceso y ss., determinada la competencia por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y establecida la relación jurídica procesal en legal forma, procede la Sala a proferir la sentencia que en derecho corresponde, conforme al principio de la justicia rogada, estudiando los cargos formulados por la actora, atendiendo la posición de parte demandada y el tercero interesado, y otorgándole el valor probatorio que corresponde a los medios de prueba aportados por las partes, en la forma señalada en la presente providencia.
2.3. FIJACIÓN DEL LITIGIO. Corresponde a la Sala pronunciarse sobre los siguientes actos administrativos demandados, a saber: 1º La nulidad de la Resolución No. 14863 del 24 de marzo de 2022 mediante la cual se negó el registro de la marca WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS (nominativa) para distinguir productos de la clase 1 y 2 internacional a favor de la empresa WETSLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS. 2º La nulidad de la Resolución No. 42028 del 30 de junio de 2022 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto.
Sobre los actos antes mencionados, la Sala pone de presente que se pronunciará respecto a su legalidad de conformidad con los cargos formulados por la parte demandante y lo indicado por la demandada, con fundamento en el principio de justicia PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 8 rogada al que se encuentra sometido el medio de control de nulidad y restablecimiento referente a Propiedad Industrial, para lograr establecer si los actos demandados fueron expedidos con violación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y si era del caso negar el registro de la marca WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS para distinguir productos comprendidos en la clase 1 y 2 internacional. 2.4.
PROBLEMA JURÍDICO. El problema jurídico a resolver por la Sala, consiste en determinar si los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad al haber negado el registro de la marca WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS (nominativa) para distinguir productos de la clase 1° y 2° de la Clasificación Internacional de Niza. RESPUESTA AL PROBLEMA JURIDICO: La Sala considera que los argumentos endilgados por la parte demandante contra los actos demandados tienen vocación de prosperidad y, en consecuencia, se accede a las súplicas del medio de control, de conformidad con las razones que se exponen.
La decisión se soporta en los argumentos que se relacionan a continuación:
2.5. CALIFICACIÓN DE LOS CARGOS FORMULADOS CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO Para entrar a desarrollar los cargos de nulidad en contra de los actos administrativos demandados, la Sala debe mencionar que, a pesar de enlistarse de manera independiente dos cargos, en la demanda existe una unidad en la postura del concepto de violación que permite resolverlos dentro una misma línea argumentativa, tal como pasa a exponerse.
PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 9 2.5.1. Posición de la demandante. 2.5.1.1. Desconocimiento del literal A del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Que las normas de la Comunidad Andina señalan que la solicitud de un registro distintivo únicamente podrá negarse cuando exista un derecho de un tercero, siempre y cuando la coexistencia de estos signos pueda significar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Por tanto, que la Oficina Competente podrá negar el registro marcario cuando de manera concurrente se presente identidad o semejanza entre los signos en disputa, e identidad o conexidad competitiva entre los productos o servicios distinguidos por los signos. Que al momento de realizar el análisis de registrabilidad de la marca WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS (Nominativa) la Superintendencia aplicó indebidamente el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN porque el signo que se intenta registrar no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad, pues la demandada omitió aplicar las reglas del cotejo marcario relacionadas con palabras, raíces, terminaciones o partículas de uso común. Que WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS (Nominativa) no es confundible con las marcas WEST AGRO (nominativa), WEST ORGNIC (nominativa), WEST TERRASAFE y WEST QUÍMICA POR LA VIDA (mixta), desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético, visual y conceptual, por lo que la marca solicitada puede coexistir perfectamente con las marcas que sirvieron de fundamento para el rechazo, sin que exista riesgo de confusión. Que la jurisprudencia del Tribunal Andino ha establecido que las marcas deben analizarse en conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que conforman el signo marcario, por lo que al analizar el signo solicitado con las marcas registradas, en su conjunto, se observan múltiples diferencias que permite a los signos distinguirse en el mercado.
PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 10 Que WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS (Nominativa) es una marca de fantasía que carece de significado alguno y cuya fuerza distintiva recae en la totalidad del signo solicitado, en donde el consumidor notará las diferentes percepciones y conceptos, y que el grado de fantasía que soporta la marca solicitada a registro genera una idea sustancialmente diferente en el consumidor.
Por tanto, que la marca solicitada no es similarmente confundible con las marcas citadas por la SIC de oficio y que fueron fundamento para el rechazo. Que el titular de los registros no ha tenido un derecho de exclusiva para identificar los productos que amparan su registro, porque en el pasado han coexistido con otras marcas que utilizan la expresión WEST, a saber: Que el registro obstáculo nunca ha tenido un derecho de exclusividad sobre la expresión WEST a favor de ELECTROQUIMICA WEST S.A. ELECTROWEST.
PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 11 Que el signo registrado y el solicitado, en conjunto, tienen una composición ortográfica, conceptual y visual distinta que implica una pronunciación diferente, donde no existen similitudes en cuanto a las letras, sucesión de vocales o números de palabras y sílabas, pues el signo solicitado no es WEST sino WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS, en donde el único elemento común que sirvió para negar el registro es la expresión WEST, sin que se tenga en cuenta que las marcas citadas contienen otros elementos.
En el aspecto fonético, indica que el sonido de los signos confrontados es disímil debido a la diferencia con relación al número de palabras y la extensión de los signos, en donde cada marca contiene un impacto sonoro diverso: WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS WEST AGRO WEST ORGANIC WEST TERRASAFE WEST QUÍMICA POR LA VIDA Que cada una de las marcas cotejadas tiene una unidad fonética propia y diferenciable, por lo que se debe prestar atención a los elementos que caracterizan a cada denominación de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre de la marca.
Que al no existir riesgo de confusión ni de asociación, la marca solicitada a registro no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 2.5.1.2. Violación indirecta del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 12 Se menciona que el Tribunal Andino señala que para que un signo pueda ser registrado debe cumplir con unos requisitos esenciales: ser susceptible de representación gráfica, distintivo y perceptible, los cuales deben ser valorados en conjunto por el ente examinador.
Que la Superintendencia en la Resolución No. 14863 del 24 de marzo de 2022 y la No. 42028 del 30 de junio del 2022 omitió su obligación de aplicar de manera conjunta la normatividad vigente, porque en ningún momento tuvo en cuenta el artículo 134 de la Decisión 486. Que al no aplicar el artículo 134, se desconoce que el signo solicitado cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en la norma andina, por lo que resulta violatorio de la ley. 2.5.2.
Superintendencia de Industria y Comercio Se mencionó que los signos presentan similitudes susceptibles de generar confusión, siendo relevante el pronunciamiento sobre la eventual relación que puede existir entre los productos. Que la marca solicitada y las previamente registradas identifican los mismos productos ubicados en el mismo nomenclátor internacional en consideración a su naturaleza y finalidad.
Que ambas marcas identifican productos químicos para uso industrial, que al encontrarse en el mismo mercado, el consumidor podría optar por uno y otro con relativa facilidad. Que los productos comparten canales de comercialización, lo que puede significar que provienen de un mismo origen empresarial. Que la marca solicitada para registro es de naturaleza nominativa, pues consiste exclusivamente en la conformación de las palabras WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS, escrito en caracteres estándar sin establecer ninguna fuente, estilo, tamaño o color, tampoco se acompaña de elementos gráficos.
Mientras que la marca previamente registrada es: PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 13 Que la marca registrada tiene una naturaleza mixta en donde se conforma de un elemento nominativo consistente en la palabra de uso común WEST acompañad de otros elementos gráficos como tipo especial de letra y colores.
Que las marcas analizadas en su conjunto son confundibles porque no contienen elementos denominativos adicionales que emitan una impresión diferente en el consumidor, por lo que en caso de coexistencia producirían riesgo de confusión y de asociación al presentar similitudes fonéticas y ortográficas. Que todas las marcas contienen la palabra WEST como primera expresión dentro de sus conjuntos lo que genera una asociación, endilgando un mismo origen empresarial.
Que la palabra WEST se encuentra en la misma posición dentro de las marcas, lo que causará irremediablemente en el consumidor una idea de asociación entre los productos. Por lo anterior, señaló que las marcas registradas y la solicitada presentan más diferencias que semejanzas. 2.5.1.4. Posición de la Sala En primer lugar, se deben referenciar las normas que se alegan como vulneradas por la entidad demandada señalan lo siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 14 La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
(…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” En ese sentido, la parte actora señala que el signo solicitado “WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS (nominativa)” es distintivo y no presenta similitudes respecto a marcas previamente registradas por parte de la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST que contienen la expresión WEST, puesto que la expresión también es utilizada por otro grupo de marcas, diferentes a las utilizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para negar el registro marcario solicitado.
Así entonces, encuentra la Sala que el debate se centra en determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio, en la expedición de las Resoluciones Resolución No. 14863 del 24 de marzo de 2022 y Resolución No. 42028 del 30 de junio de 2022, estudió de manera adecuada la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486, para proceder a negar la solicitud de registro marcario, o si por el contrario, dicha negativa es carente de motivación. Por tanto, se tiene que la marca que se pretende registrar es la siguiente: Productos y/o servicios: Clase 1 y 2 Solicitante: Westlake Compounds Holding S.A.S. Se resalta que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no existió oposición de terceros al registro de la marca, sin embargo, en el proceso administrativo PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 15 la SIC verificó el Registro Nacional de Propiedad Industrial encontrando en éste que estaban registradas cuatro marcas de la sociedad ELECTROQUIÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST, a saber: Entonces, la entidad adelantó el estudio de registrabilidad enfrentando la marca solicitada por los demandantes, frente a los registros otorgados únicamente a ELECTROQUIÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST, tal como se evidencia en Resolución No. 14863: Así pues, se debe indicar que las marcas registradas por ELECTROQUIÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST, tres son de naturaleza nominativa y una de tipo mixto, las nominativas escritas con caracteres estándar sin establecer fuente, estilo o color particular, que no está dotada de elementos gráficos y utilizando palabras en idioma inglés, mientras que el elemento gráfico incluye palabras en inglés y español, en donde utilizan caracteres de fantasía de color verde y con un diseño de tres líneas onduladas color verde y azul debajo de la palabra WEST.
PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 16 Por su parte, la marca solicitada por la sociedad Westlake Compounds Holding S.A.S. es de naturaleza nominativa que carece de elementos gráficos, en donde la marca está escrita en caracteres estándar que se compone de tres palabras en inglés “WESTLAKE – GLOBAL – COMPOUNDS”, en donde el significado de cada una significa “LAGO DEL OESTE” – “GLOBAL” – “COMPUESTOS”, elementos que vistos en su conjunto, son de fantasía pues no tendrían un significado conocido o de uso común en idioma español, sino que es evidenciable que se trata de una unión de palabras en idioma extranjero.
Bajo ese entendido, para la configuración de las causales de irregistrabilidad, se debe comprobar (i) que exista identidad o similitud entre signos que induzcan a confusión al público consumidor, y (ii) que exista identidad o similitud de los productos o servicios identificados con las marcas. Entonces, como en el asunto se encuentran enfrentadas dos marcas, mixta y nominativa, es dable referenciar que, en Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia Andina, Proceso No. 20-IP-2022, providencia del 28 de julio de 2022, se ha indicado que: “(…) no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo.
Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor. (…) Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) ortográfica (…) b) fonética (…) c) conceptual o ideológica (…) d) gráfica o figurativa.
(…) 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos (…) 3.4. Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento – denominativo o PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 17 gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para cotejo de signos denominativos desarrollado en el literal a) del párrafo 2.4 del presente acápite” Partiendo de la anterior interpretación y confrontadas las marcas, la Sala no puede pasar por alto que, en la marca registrada que sirve de sustento para negar la solicitud de la sociedad accionante, el aspecto más relevante característico o determinante es el elemento gráfico, pues es con el que se presenta al público consumidor y con el que pretende generar mayor influencia, lo que, en principio, le permitiría coexistir pacíficamente con la marca en conflicto, puesto que la marca solicitada carece de elementos gráficos.
Es del caso reiterar que en Resolución No. 42028, se relacionó que frente a las marcas previamente registradas, la solicitud presenta una similitud fonética y ortográfica con la marca que se pretende registrar, afirmando que la marca presentada a registro no contiene elementos adicionales suficientes para que el consumidor medio pueda diferenciar e individualizar los signos en el mercado, e identificar su distinto origen empresarial.
En su argumento, la Superintendencia demandada informó que todas las marcas utilizan la expresión WEST dentro de sus conjuntos, siendo ella la distintiva y la que genera una asociación entre las mismas. En ese sentido, llama la atención de que la entidad demandada señala que las expresiones adicionales del signo no pueden ser PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 18 consideradas como elementos secundarios, pero pese a esto, indica que las marcas cuentan con una misma expresión WEST que genera confusión, demostrando así que se está catalogando elementos de la marca como principales y secundarios.
Entonces, en la resolución demandada la SIC afirma que las marcas no pueden alterar su unidad fonética, pero es claro que las mismas no se observaron en su conjunto, de manera sucesiva y sin descomponerse, pues en ese escenario se demostraría que la marca puesta a registro, vista en conjunto, cuenta con distintividad y no sería susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada.
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa) o que adquiera un producto o servicio pensando que tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta). Mientras que el riesgo de asociación recae en que, a pesar de no existir confusión, se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas.
En efecto, no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, por lo que no se presentan los supuestos de hecho hace que la marca sea irregistrable. Con lo anterior, es demostrable que el registro nominativo del solicitante marcario cumple en los requisitos de perceptibilidad y distintividad, sobre los cuales en Interpretación No. 72-IP-2012, el Tribunal Andino señaló: “El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios (…) En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la ‘suficiente’ distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 19 conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad” Adicionalmente, se debe traer a colación que el Tribunal de Justicia Andina, en reiterada jurisprudencia, como la Interpretación prejudicial 047-IP-2013, deja en claro su postura de que al momento de cotejar signos en conflicto, éstos deben observarse sin descomponer los elementos que lo conforman, o sea, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, y no cada elemento de manera independiente.
En efecto, pese a que la expresión WEST es la predominante para negar el registro solicitado, ninguna de las partes en conflicto ha alegado que dicha expresión sea de uso común o de exclusiva utilización por parte de algún empresario o sociedad, que impida su utilización por el público en general, más aún cuando en el sistema de registro SIPI se evidencia más de 200 registros en distintas clases de nomenclátor que contienen la palabra WEST.
Entonces, al ser una expresión disponible para su uso por el público general, a ningún solicitante marcario le es permitido apropiarse de la misma. Ha sido el Tribunal Andino el que en Interpretación prejudicial 74-IP-2010 menciona que al comparar marcas en conflicto, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Entonces, por la forma en la que se presenta el caso en concreto, la Superintendencia de Industria y Comercio no justifica ni aclara los motivos por los que elimina del estudio las expresiones “LAKE – GLOBAL - COMPOUNDS”, pues hace parte integral de la marca solicitada. Por tanto, si para la SIC el elemento que induce en confusión al consumidor es la expresión WEST, eliminando esa partícula, el trabajo comparativo de las marcas debió delimitarse al estudio de los signos “LAKE GLOBAL COMPOUNDS” y “AGRO/ PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 20 ORGANIC/ TERRASAFE/ QUÍMICA POR LA VIDA”, frente a los cuales, para la Sala no existe una semejanza que puede llegar a causar confusión o riesgo de confusión. Las marcas son idénticas únicamente en la utilización de la expresión WEST, en donde la marca solicitante utiliza WESTLAKE, mientras que las registradas sólo utilizan WEST, que en su pronunciación genera una diferenciación evidenciable para el consumidor promedio.
En este punto, es válido señalar que en el Proceso 27-IP-2016, el Tribunal de Justicia Andina señaló: “(…) se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto” De lo anterior, es claro que entre los signos en conflicto se cuenta con distinción fonética y ortográfica capaz de evitar una asociación entre las marcas.
Esta diferenciación tiene la fuerza o virtualidad de causar distinción empresarial en el origen de los productos o servicios puestos en oferta al público, demostrando que las marcas registradas y la marca solicitada presentan más diferencias que semejanzas, lo que evita el riesgo de confusión o asociación. En la comparación nominativa se observa que las marcas tienen coincidencias en su raíz por la utilización de la expresión WEST, pero vistas en su conjunto, individualizadas cada una de ellas, no son confundibles, en el entendido de que la totalidad las palabras utilizadas cuentan con elementos fonéticos y ortográficos que permiten diferenciarlas.
PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 21 Los signos en conflicto tienen la única semejanza de utilizar la palabra WEST, que no es determinante ni generadora de confusión, lo que incluye su impacto sonoro y visual.
Con lo anterior, no se puede tener como probada la causal de irregistrabilidad respecto a la identidad o similitud entre signos que induzcan a confusión al público consumidor. Por tanto, la Sala considera que la marca solicitada por la sociedad WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS cumplió con los presupuestos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para el registro de su marca, por lo que fue inadecuada la aplicación del literal a del artículo 136 para negar el registro correspondiente.
Conclusión Teniendo en cuenta que los argumentos de nulidad en contra de los actos administrativos demandados tienen vocación de prosperidad, la Sala declarará la nulidad de la Resolución No. 14863 del 24 de marzo de 2022, y consecuencialmente se entiende revocada la Resolución No. 42028 del 30 de junio de 2022 mediante la cual se resuelve el recurso de apelación. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda la marca “WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS” (nominativa), para las clases 1° y 2° de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS.
En razón y mérito de lo todo lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PROCESO N°: 2500023410002022-01514-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 22 PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 14863 del 24 de marzo de 2022, proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y consecuencialmente ENTÍENDASE revocada la Resolución No. 42028 del 30 de junio de 2022, proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO.- Como restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca “WESTLAKE GLOBAL COMPOUNDS” (nominativa), para las clases 1° y 2° de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING SAS.
TERCERO. - ARCHÍVESE previa ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Discutido y aprobado en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA Magistrado Firmado electrónicamente CLAUDIA ELÍZABETH LOZZI MORENO Magistrada Firmado electrónicamente LUIS MANUEL LASSO LOZANO Magistrado La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI por la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano y el Magistrado Felipe Alirio Solarte Maya.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011.