TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUB-SECCIÓN “A” Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026) MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO EXPEDIENTE NO.: 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE: OCEAN BANK DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS: WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD RELATIVA PROPIEDAD INDUSTRIAL ASUNTO: SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA La Sala decide, en primera instancia, la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por la sociedad OCEAN BANK contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con el fin de se declare la nulidad de las Resoluciones números 11786 del 11 de marzo de 2022 en su artículo primero; 37058 del 13 de junio del 2022; y, 47705 del 26 de julio de 2022, expedidas por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición interpuesta por la sociedad OCEAN BANK y concedió el registro de la marca OCEANA DIGITAL (mixta), a la sociedad WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S., para identificar servicios de la clase 35 internacional. 2 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: (i) Antecedentes, (ii) Consideraciones de la Sala y, (iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación: I.
ANTECEDENTES
1.1. EL ESCRITO DE DEMANDA 1.1.1. PRETENSIONES La parte demandante formuló las siguientes: “2.1. PRIMERA: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la resolución No. 11786 del 11 de marzo de 2022 en su artículo PRIMERO, proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual declaró infundada la oposición interpuesta por la sociedad OCEAN BANK, en contra de la marca, en la clase 35 internacional. 2.2.
SEGUNDA: DECLARAR LA NULIDAD de la resolución 37058 del 13 de junio del 2022 expedida por la Delegada para la Propiedad Industrial de la misma Entidad, la cual confirmó la resolución No. 11786 del 11 de marzo del 2022, en lo atinente a la declaración de infundada de la oposición interpuesta por la OCEAN BANK, en contra de la marca, en la clase 35 internacional. 2.3.
TERCERA: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 47705 del 26 de julio del 2022, expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca OCEANA DIGITAL, para identificar servicios de la clase 35 internacional, por el término de 10 años y ordenó asignarle número de certificado de registro. 2.4.
CUARTA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro y certificado de la marca OCEANA DIGITAL (mixta), certificado No. 716501, en la clase 35 internacional, tramitada dentro del expediente administrativo No SD2021/0114428. 3 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) 2.5.
QUINTA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.” 1.1. 2 HECHOS Los hechos se resumen así: La Sociedad OCEAN BANK es titular de la marca OCEAN BANK para identificar en la clase 35, los servicios de: publicidad, negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, en Colombia, conforme resolución No. 40319 del 18 de diciembre de 2002 y certificado de registro No. 260083, con vigencia al 22 de enero de 2023.
El 03 de diciembre de 2021, la sociedad WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. radicó ante la SIC la solicitud de registro de la marca OCEANA DIGITAL (mixta), para identificar servicios en las clases 35 y 42. La solicitud de registro de la marca OCEANA DIGITAL (mixta), fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 948 del 20 de diciembre de 2021.
Dentro del término legal, OCEAN BANK presentó oposición contra de la solicitud de registro de la marca OCEANA DIGITAL (mixta), en contra de los servicios de la clase 35 Internacional, alegando que la marca solicitada para registro se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad marcaria establecida en el literal “a)” del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000, por resultar similarmente confundible con el registro de la marca OCEAN BANK certificado No. 260083.
Mediante la Resolución No. 11786 del 11 de marzo de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por OCEAN BANK, y negó parcialmente el registro para los servicios solicitados en la cobertura correspondientes a la clase 42. 4 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Contra la anterior decisión OCEAN BANK presentó recurso de apelación. Mediante las resoluciones Nos. 37058 del 13 de junio de 2022 y 47705 del 26 de julio de 2022, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 11786 del 11 de marzo de 2022, y concedió el registro de la marca mixta OCEANA DIGITAL, para identificar servicios de la clase 35 internacional, por el término de 10 años.
La marca mixta OCEANA DIGITAL actualmente se encuentra concedida y vigente, con certificado de registro marcario No. 716501. 1.1.3 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Las normas violadas y el concepto de la violación se sustentaron en los siguientes términos: Adujo que los actos administrativos acusados fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, por falta de aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
El concepto de la violación se encuentra contenido en los cargos de nulidad que se resolverán en la parte considerativa de esta decisión.
1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.2.1. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Con memorial remitido mediante mensaje de datos el 17 de mayo de 2024, la apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda en tiempo, aceptando como ciertos todos los hechos narrados en 5 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) la demanda, y oponiéndose a las pretensiones, al afirmar que las decisiones adoptadas se encuentran debidamente motivadas y ajustadas a las disposiciones normativas en temas marcarios, realizando el estudio de la marca bajo los criterios de registrabilidad exigidos por la norma andina, por lo que aseguró que los signos analizados OCEANA DIGITAL y OCEAN BANK no son confundibles al emitir una impresión en conjunto diferente y que, pese a existir la coincidencia en la expresión “OCEAN”, en este caso concreto, no puede ser precepto para la negación del signo, dado que, visto el Registro de la Propiedad industrial, dicha expresión es de común usanza en la clase 35 objeto de oposición. Adicional a lo anterior, enfatizó que el signo solicitado presenta elementos nominativos y gráficos adicionales que visualmente genera grandes diferencias tanto en sus trazos como líneas que en su visión de conjunto no resulta confundible con el signo registrado, por lo que solicita se nieguen las pretensiones del medio de control. 1.2.2.
WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S La sociedad WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S., no contestó la demanda ni confirió poder a apoderado judicial para representarlo en el presente asunto.
1.3. ACTUACIÓN PROCESAL La demanda fue radicada ante esta Corporación el 05 de diciembre de 2022, siendo asignada por reparto al Despacho de la suscrita Magistrada. Al verificar que la demanda cumplía con los requisitos legales, con auto del 28 de febrero de 2024, se dispuso su admisión, ordenando la notificación personal a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, al tercero interesado, a la Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 6 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Igualmente, se les corrió traslado para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la demanda.
1.3.1. DEL AUTO DE SENTENCIA ANTICIPADA - ARTÍCULO 182 A DE LA LEY 1437 DE 2011 CPACA (Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021). De conformidad con lo señalado en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021), el Despacho de la Magistrada Ponente mediante auto del 15 de octubre de 2025, resolvió sobre las solicitudes probatorias, fijó el litigio y corrió traslado para alegar de conclusión en aplicación a los artículos 181, 182 A y 283 de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionada por la Ley 2080 de 2021).
1.3.2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
1.3.2.1. OCEAN BANK La parte demandante presentó alegatos de conclusión en tiempo, reiterando la solicitud de declaratoria de nulidad de los actos administrativos, al afirmar que los mismos vulneran lo dispuesto en el literal “a)” del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000, como quiera que al realizar el examen de irregistrabilidad de la marca mixta OCEANA DIGITAL, la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que dicho signo guarda semejanza en el campo conceptual, fonético y ortográfico con la marca OCEAN BANK de titularidad de la demandante, lo cual genera riesgo de confusión en los consumidores, en atención a que se trata de dos marcas que contienen el mismo concepto. 7 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Aseguró que la demandada también incurrió en error al analizar los signos haciendo referencia a la diferenciación de las palabras “BANK” y “DIGITAL”, al plantear que dichas expresiones, también son términos de uso común, que no debieron ser tenidos en cuenta al momento de realizar la valoración, en ese sentido, estos elementos al ser de uso común debieron ser excluidos de la comparación marcaria, por ser aspectos marcariamente inapropiables, que no le otorgan distintividad a los signos que los poseen.
Finalmente, indicó que las marcas en conflicto al identificar servicios de la clase 35 tienen una estrecha relación en el mercado.
1.3.2.2. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- La Superintendencia de Industria y Comercio no presentó alegatos de conclusión. 1.3.2.3. WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. El tercero con interés no se pronunció en esta etapa procesal.
1.3.2.4. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agente del Ministerio Público no emitió concepto. II. CONSIDERACIONES 2.1. COMPETENCIA En atención a que en este caso se ejerce el medio de control de nulidad relativa (Propiedad industrial), frente a actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, de conformidad con lo 8 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021), este Tribunal es competente para conocer y decidir, en primera instancia, el proceso de la referencia. Establecidos los parámetros de competencia, y revisado el trámite adelantado, la Sala no observa que en el presente proceso se configure causal de nulidad que invalide lo actuado; por lo que, se procede a decidir de fondo el asunto.
2.2. PROBLEMA JURÍDICO En los términos del auto del 15 de octubre de 2025, mediante el cual se fijó el litigio dentro del asunto, corresponde a la Sala determinar, si el signo mixto OCEANA DIGITAL, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por guardar semejanza y conexidad competitiva con el signo nominativo OCEAN BANK.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, expedidos por la parte demandada.
2.3. DE LOS ACTOS OBJETO DE REVISIÓN DE LEGALIDAD Debe la Sala pronunciarse sobre la legalidad de los siguientes actos administrativos demandados: (i) Resolución No. 11786 del 11 de marzo de 2022, proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 9 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Comercio, por medio de la cual, en su artículo 1° declaró infundada la oposición presentada por OCEAN BANK, contra de la solicitud de registro de la marca OCEANA DIGITAL (mixta) para los servicios de la cobertura de la solicitud de registro en la clase 35 de Niza.
(ii) Resolución No. 37058 del 13 de junio del 2022, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 11786 del 11 de marzo del 2022. (iii) Resolución No. 47705 del 26 de julio del 2022, expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca mixta OCEANA DIGITAL, para identificar servicios de la clase 35 internacional, por el término de 10 años y ordenó asignarle número de certificado de registro.
2.4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL QUE FUNDAMENTA LA DECISIÓN. 2.4.1. Creación de la Comunidad Andina de Naciones –CAN- 1, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA- y su interpretación prejudicial. La Comunidad Andina de Naciones –CAN- es un mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena del veintiséis (26) de mayo de 1969, con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración 1https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can#:~:text=La%20Comunidad%20Andina%20 (CAN)%20es,la%20cooperaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20y%20social. 10 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) y la cooperación económica y social.
En la Sección “E” del Acuerdo de Cartagena suscrito inicialmente por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se determinó respecto a la creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo siguiente: “Artículo 40.- El Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina. Artículo 41.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos modificatorios y el presente Acuerdo.
El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador.” Mediante el Tratado modificatorio del Tribunal Andino de Justicia suscrito el día veintiocho (28) de mayo de 1996 (Decisión 472 de 2000), se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de la misma, con la organización y las competencias que se establecen en dicho Tratado y sus Protocolos modificatorios.
A su vez, la sección tercera artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Tratado modificatorio antes indicado, señala que, le corresponderá al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –TJCA-, interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar la aplicación uniforme de las normas Andinas en el territorio de los países miembros.
En este sentido, los Jueces Nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrá (facultativo) solicitar directamente la interpretación prejudicial siempre y cuando procedan recursos en derecho interno en contra de la sentencia. No obstante, lo anterior, si no procede recurso alguno contra la sentencia que pone fin al proceso, el Juez Nacional suspenderá el procedimiento y deberá (obligatorio) 11 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) solicitar directamente de oficio o a petición de parte la interpretación al Tribunal.
Lo anterior en concordancia con lo señalado en el artículo 122 de la Decisión 500 del veintidós (22) de junio de 2001 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, y el literal c) del artículo del Acuerdo 08 del veinticuatro (24) de noviembre de 2017, por medio del cual se expide el reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales. 2.4.2.
El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. Al respecto, se considera necesario traer a colación lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, en las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP-2022 y 391-0IP-2022 del trece (13) de marzo de 2023, donde se reconoció que el criterio jurídico interpretativo denominado en el ámbito Europeo como “La doctrina interpretativa del acto aclarado”, es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.
Por lo anterior, valga traer a colación lo esbozado en la interpretación prejudicial emitida el diecisiete (17) de mayo de 2023, dentro del proceso 153- IP-2022, en el cual se estableció, lo siguiente: “PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 12 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) 11001032400020190012600, constituyen un acto aclarado en los términos expuesto en la presente procidencia judicial.” De la cita jurisprudencia andina antes citada la Sala observa que, dentro del expediente 153-IP-2022 se entendió que la consulta relacionada con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, constituye un acto aclarado en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 344-IP-2022 del once (11) de abril de 2023; 145-IP-2022, 261-IP- 2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 de fecha trece (13) de marzo de 2023, por lo que no fue motivo de pronunciamientos adicionales.
En este orden de ideas, cuando el Juez nacional competente encuentre que la norma de la cual requiere interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, ya se encuentra interpretada y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, no se hace necesario solicitar la interpretación prejudicial en virtud de la teoría del acto aclarado. 2.4.3.
De las acciones y medios de control establecidos en la Decisión 486 del catorce (14) de septiembre de 2000 y el ordenamiento jurídico colombiano. El artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, determinó las acciones procedentes para la solicitud de nulidad del registro, así: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción 13 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (Subrayado fuera del texto original) De conformidad con la norma antes transcrita se tiene que, en el ordenamiento jurídico Andino se establecieron dos acciones de nulidad tendientes a obtener la declaratoria de nulidad de un registro por parte de la Autoridad Nacional competente (para el caso Colombiano la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-), a saber: (i) La acción de nulidad absoluta, cuando el registro se hubiese concedido en contravía con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 y, (ii) La acción de nulidad relativa, cuando el registro marcario se concedió en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe.
Esto es, que las acciones de nulidad absoluta y relativa proceden contra el acto administrativo proferido por la Autoridad Nacional competente que concedió el registro marcario solicitado. No obstante, en el ordenamiento jurídico colombiano, cuando se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, mediante el cual se negó el registro marcario solicitado, lo procedente es acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 CPACA. 14 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) La anterior diferenciación guarda mayor importancia si se tiene en cuenta que, tanto para las acciones de nulidad absoluta y relativa, como para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina -para la primera- y las normas de derecho interno colombiano –para la segunda-, establecieron términos de caducidad distintos para impetrar los mismos, así: (i) Nulidad absoluta: No tiene término de caducidad de conformidad con el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
(ii) Nulidad relativa: Tiene un término de caducidad de cinco (5) años, contados a partir de la concesión de registro demandado, lo anterior, en atención a lo señalado en el inciso según del artículo 172 Ibídem, y, (iii) Nulidad y Restablecimiento del Derecho: Tiene un término de caducidad de cuatro (4) meses, de conformidad con lo establecido en el literal d) numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.
Por lo expuesto, para determinar qué término de caducidad es aplicable a cada caso en particular, se debe establecer de manera clara: (i) Lo que se pretende, es decir, si la nulidad recae sobre un acto administrativo proferido por la Autoridad Nacional competente que negó o concedió el registro marcario y, (ii) En caso de recaer en un acto administrativo que haya reconocido un registro marcario, se debe tener en cuenta las causales de irregistrabilidad manifestadas en la demanda, es decir, si se considera que se profirieron en contravía de los artículos 134 primer párrafo y 135 o, del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 2.4.4.
De la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. 15 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Al respecto, se considera importante traer a colación lo sostenido por el H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón2, en la que al respecto indicó: “(…)” Sin embargo, en tratándose de los requisitos de la demanda, el numeral 1 del artículo 162 del CPACA, modificado por el artículo 31 de la Ley 2080, establece que cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho.
La norma en cita dispone: “(…)” Para resolver la controversia, es conveniente recordar que en materia marcaria existen tres clases de medios de control: a) la de nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA; b) la de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.
En ese entendido, es pertinente señalar que, según lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el medio de control de nulidad absoluta o medio de control de nulidad, en la legislación interna, procede, en cualquier tiempo, cuando lo que se va a demandar es el registro de una marca concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135, ibidem.
Por su parte, el medio de control de nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años, es procedente cuando el registro marcario fue concedido de mala fe o en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Es decir, que tanto los medios de control de nulidad relativa como de nulidad absoluta, fueron legalmente establecidos para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios, conforme se desprende 2 H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, Demandante: Apple INC, Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, Radicado No. 25000-23-41-000- 2022-00072-01, Auto de fecha dieciséis (16) de marzo de 2023. 16 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) de lo expresamente establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
No obstante, cuando lo que se demanda es el acto administrativo que niega o cancela total o parcialmente un registro marcario, los medios de control procedentes ya no serán los referidos, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a la afectación directa que genera este tipo decisiones frente a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca.
Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante. Asimismo, sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca por no uso, tanto para el propietario de la marca que demanda el acto administrativo por medio del cual se le canceló su registro, como para el tercero que demanda el acto que negó la cancelación solicitada, pues en estos casos se involucra directamente un interés particular y se busca además de la declaratoria de nulidad un restablecimiento del derecho.
“(…)” Ahora, en lo que tiene que ver con el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación en asuntos contencioso administrativos, el desarrollo histórico normativo ha sido consistente en establecer que los conflictos de carácter particular y de contenido económico son susceptibles de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos.
En efecto, los artículos 70 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998, - que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 21 de marzo 1991-, y 2° del Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009, establecían lo siguiente: “(…)” Posteriormente, el inciso segundo del numeral 1 del artículo 161 del CPACA fue modificado por el artículo 34 de la Ley 2080, en el sentido de señalar que el requisitito de procedibilidad será facultativo en los asuntos allí previstos, no obstante, podrá adelantarse en otros siempre que no esté prohibido.
La norma en cita dispone: “(…)” Teniendo en cuenta lo expuesto en líneas anteriores, la Sala advierte que la conciliación extrajudicial, para la fecha en que se instauró la presente demanda, era requisito de procedibilidad en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales, siempre que los asuntos fuesen susceptibles de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos, esto es, que se tratase de controversias de carácter particular y de contenido económico, como expresamente lo establece el artículo 2° del Decreto núm. 1716, transcrito 17 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) en precedencia. Sobre este particular, la Sección en la sentencia de 15 de noviembre de 2012, precisó que no todos los actos de contenido particular son susceptibles de ser conciliados habida cuenta que no tienen contenido económico, razón por la cual no se debe acreditar el referido requisito, providencia de la que se destaca: “(…)” Ahora, en tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado en asuntos marcarios, la Sección Primera del Consejo de Estado de manera pacífica y reiterada ha sostenido que la conciliación prejudicial no constituye requisito de procedibilidad, habida cuenta que este tipo de demandas adolecen de pretensiones económicas susceptibles de ser conciliadas, pues lo que se debate en esta jurisdicción es la legalidad del acto a la luz de las normas comunitarias que se consideren transgredidas, mas no las eventuales, inciertas, indirectas y futuras consecuencias económicas que pueda tener en el mercado la nulidad de dicha decisión administrativa que denegó un registro u ordenó o denegó su cancelación. En efecto, si bien se puede afirmar que el derecho marcario en su naturaleza genérica enmarca e involucra intereses o finalidades económicas de quienes actúan como agentes del mercado a través de la legitima pretensión de usar un registro y/o beneficiarse del mismo, ello no implica que las demandas que conoce la Jurisdicción sobre esta materia contengan aspectos o pretensiones económicas objeto de conciliación, pues el Juez contencioso- administrativo se limita a estudiar la legalidad del acto conforme al ordenamiento jurídico comunitario y a determinar la procedencia de un restablecimiento del derecho relacionado con la posibilidad de registrar la marca solicitada, lograr su cancelación y la obtención del derecho prioritario consecuencial o la denegación de ésta y que se mantenga incólume el correspondiente registro.
Para la Sala, en estos casos, la entidad demandada, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede conciliar la legalidad del acto ni el eventual restablecimiento del derecho, pues, como ya se indicó, éste último adolece de contenido económico susceptible de este tipo de acuerdos directos entre las partes, amén de que también existen intereses de terceros que no pueden ser desconocidos ante una posible conciliación. “(…)” Aunado a lo anterior, es pertinente advertir que este tipo de demandas en las que se pretende la nulidad de actos administrativos de naturaleza marcaria revisten un carácter sui generis, pues su estudio, trámite y resolución se fundamenta en normas comunitarias que no establecen la posibilidad de que la autoridad nacional concilie la legalidad de su decisión o las consecuencias de la misma, por lo que su tratamiento debe ser especial 18 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) y diferenciado respecto de los demás asuntos contencioso administrativos.
Por ello, resaltaría inocuo exigir el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en un asunto que no puede ser objeto de un arreglo directo entre las partes, pues debe mediar el estudio y el análisis de normas comunitarias, lo cual es competencia única y exclusiva del juez contencioso al momento de fallar el proceso teniendo en cuenta la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con la exigencia prevista en el artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, aplicable en estos casos.
“(…)” De conformidad con la reciente jurisprudencia antes citada se tiene que, no es necesario requerir el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en las demandas de propiedad industrial, comoquiera que a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- le está prohibido conciliar la legalidad del acto y su eventual restablecimiento, pues primero, se debe realizar un estudio y análisis de normas comunitarias y, segundo, el restablecimiento adolece de contenido económico.
Por los anteriores argumentos, se dará aplicación al precedente judicial reiterado del H. Consejo de Estado – Sección Primera, en cuanto a que en procesos de propiedad industrial no es necesario requerir el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.
2.5. PRUEBAS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE 2.5.1. La parte demandante allegó las siguientes pruebas: "6.1.1. Copia de la Resolución No. 11786 del 11 de marzo de 2022, proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. SD2021/0114428 con su correspondiente constancia de ejecutoria. 6.1.2.
Copia de la Resolución No. 37058 del 13 de junio del 2022, proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial dentro del expediente No. SD2021/0114428 con su correspondiente constancia de 19 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) ejecutoria que da prueba del agotamiento de los recursos en la actuación administrativa. 6.1.3.
Copia de la Resolución No. 47705 del 26 de julio del 2022, expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca OCEANA DIGITAL, para identificar servicios de la clase 35 internacional, por el término de 10 años y ordenó asignarle número de certificado de registro. 6.1.4.
Copia de la certificación No. IT2022/0010248 expedida por la Secretaría Ad-Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual certifica la existencia, titularidad y vigencia de la marca OCEANA DIGITAL (mixta), certificado de registro No. 716501, en la clase 35 internacional, y donde asimismo consta la ejecutoria de los actos administrativos demandados. 6.1.5.
Copia de la certificación No. IT2022/0010328 expedida por la Secretaría Ad-Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual certifica la existencia, titularidad y vigencia de la marca OCEAN BANK (nominativa), certificado de registro No. 260083, en la clase 35 internacional. 6.1.6. Copia de diez certificaciones expedidas por la Secretaría AdHoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, en las cuales se hace constar la existencia, alcance y titularidad de los certificados marcarios descritos en el siguiente cuadro, los cuales incluyen la palabra DIGITAL en la clase 35 internacional, esto con el objeto de demostrar que dicho término es de uso común en dicha clase.
“(…)” 6.1.7. Copia de diez certificaciones expedidas por la Secretaría AdHoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, en las cuales se hace constar la existencia, alcance y titularidad de los certificados marcarios descritos en el siguiente cuadro, los cuales incluyen la palabra BANK en la clase 35 internacional, esto con el objeto de demostrar que dicho término es de uso común en dicha clase.” 2.5.2.
El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC-, no aportó ni solicitó medios de prueba. 2.5.3. El apoderado judicial del tercero con interés no contestó la demanda.
2.6. CARGO DE NULIDAD: Esta Corporación estudiará el cargo de nulidad propuesto por la sociedad demandante, para tal fin, utilizará el siguiente orden: (i) el fundamento 20 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) expuesto por la parte demandante, (ii) la contestación por la parte demandada y el tercero con interés y, (iii) las consideraciones de la Sala. 2.6.1.
CARGO ÚNICO: VIOLACIÓN DIRECTA DEL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA POR APLICACIÓN INDEBIDA 2.6.1.1. Fundamento: Considera que la Superintendencia de Industria y Comercio, con la expedición de los actos administrativos demandados violó la disposición comunitaria debido a que la marca OCEANA DIGITAL (mixta), solicitada para registro por el tercero interesado, estaba inmersa en la causal de irregistrabilidad marcaria establecida en el literal “a)” del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000, por resultar similarmente confundible con la marca OCEAN BANK, registrada previamente para identificar los mismos servicios de la clase 35.
Asegura, que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un estudio incorrecto de las semejanzas existentes entre los signos, en razón a que la comparación se basó en la totalidad de los elementos que conforman el conjunto nominativo se los signos confrontados, esto es, las palabras OCEANA y DIGITAL, y asimismo se hizo con la marca OCEAN BANK, en la cual la Superintendencia analizó ambas palabras, cuando en realidad, lo procedente era analizar únicamente las expresiones OCEAN y OCEANA, pues los otros elementos nominativos que componen las marcas comparadas son inapropiables para sus titulares, al ser elementos de uso común. Al respecto, resalta que los elementos de uso común como BANK y DIGITAL no deben ser tenidos en cuenta en el análisis comparativo de las marcas, como quiera que en el registro de marcas de la SIC existe una inmensa 21 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) cantidad de registros marcarios de la clase 35 de Niza que contienen dichas expresiones, por lo cual, ambas cumplen con las características para que se las considere elementos de uso común, máxime cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 74-IP-2021, indicó: “El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
“En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras genéricas, de uso común o descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.” Según la parte demandante, la comparación marcaria debió realizarse únicamente sobre las palabras OCEAN y OCEANA; de haberlo realizado de esa manera, la autoridad de registro hubiere observado que las marcas comparadas son similarmente confundibles desde los campos conceptual, fonético y ortográfico.
En cuanto a la similitud conceptual, asegura que la marca fundamento de la oposición en el proceso administrativo OCEAN, es la traducción al inglés de la palabra OCÉANO y la marca OCEANA, es una referencia directa al océano, o al concepto que este representa, que solo se diferencia por la vocal A al final, sin embargo, considera que, el que la marca sobre la que se presenta la oposición contenga la letra A, no significa que la diferencie conceptualmente de la marca OCEAN, sino que se trata de un elemento irrelevante en la comparación conceptual de los signos, por cuanto cualquier persona que observa la expresión OCEANA, piensa únicamente en el concepto o la idea del océano. Sobre la comparación ortográfica, estima que: los signos OCEAN y OCEANA, 22 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) tienen la misma raíz OCEAN; las marcas tienen casi la misma extensión, por lo que se trata de marcas que no tiene elementos adicionales suficientes para permitirle a los consumidores que las diferencien; la diferencia en una sola letra no permite a los consumidores diferenciar las marcas evitando que lleguen a confundirlas o asociarlas con un origen empresarial común; y, la marca solicitada para registro reproduce en su totalidad a la marca fundamento de la oposición. Sostiene que las marcas comparadas también tienen similitud fonética, como quiera que la marca OECANA reproduce de forma total a la marca OCEAN, adicionando únicamente la letra A al final de la palabra, por lo que se trata de signos que al ser pronunciados generan sonidos prácticamente iguales para los consumidores, además que, al tener la misma raíz, genera que el primer impacto sonoro que reciben los consumidores al escucharlas sea prácticamente el mismo.
Según lo argumentado, asevera que la marca OCEANA, presenta similitudes de carácter fonético, ortográfico y conceptual con la marca OCEAN, que llevan a cualquier consumidor a pensar que estos signos provienen del mismo origen empresarial. Finalmente, la sociedad demandante afirma que las marcas OCEAN y OCEANA comparten conexidad competitiva, desde los criterios de razonabilidad e intercambiabilidad, dado que: i) Frente al criterio de razonabilidad, indica que los consumidores pueden relacionar los servicios de las marcas comparadas, como quiera que ambos tratan de los identificados en la clase 35 internacional, esto es, publicidad, lo que, por la similitud de las marcas, los puede llevar al convencimiento que la marca OCEANA es una nueva presentación de la marca OCEAN, o que es una 23 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) nueva marca de la misma empresa.
Al respecto, asegura que en el mercado de servicios no es raro encontrar que una empresa lance una nueva línea comercial con servicios relacionados con los que habitualmente desarrolla, y que dicho lanzamiento se haga bajo una marca nueva pero similar a aquella por la cual la empresa ya es conocida. ii) Ahora bien, al aplicar el criterio de intercambiabilidad, sostiene que, de los servicios de las marcas comparadas, se puede establecer que los servicios de publicidad de estos signos resultan perfectamente intercambiables, pues ambos signos en su cobertura identifican servicios de publicidad, por lo cual, los consumidores podrían elegir contratar los servicios de cualquiera de las dos marcas, o reemplazarlos unos con otros.
En ese sentido, concluye que, al realizar la comparación de los signos y los productos, existen semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas, así como coincidencia de productos, lo que genera inducción a error al público, y riesgo de confusión y asociación. 2.6.1.2. Contestación al cargo: La apoderada judicial de la entidad demandada, en la contestación del medio de control aceptó como ciertos los hechos narrados y defendió la legalidad de los actos administrativos acusados, al afirmar que no existe la violación a la normatividad andina, como quiera que al estudiar el registro solicitado se evidenció que los signos OCEANA DIGITAL y OCEAN BANK no son confundibles al emitir una impresión en conjunto diferente, y si bien existe la coincidencia en la expresión “OCEAN”, dicha circunstancia no puede ser precepto para la negación del signo, dado que, visto el Registro de la 24 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Propiedad industrial, dicha expresión es de común usanza en la clase 35 objeto de oposición. Indica que, a diferencia de lo manifestado por la parte demandante, los signos deben ser analizados en conjunto, y no por separado, como quiera que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha enfatizado que en el cotejo de signos en conflicto, se debe realizar la comparación sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica, por lo que no es correcto realizar el análisis con la solas palabras OCEAN y OCEANA, debe realizarse con los signos completos OCEAN BANK y OCEANA DIGITAL.
Sostiene que las expresiones OCEAN y OCEANA son inapropiables en exclusiva por un único empresario, ya que causaría una desventaja a los demás al restringir el uso de un término usual dentro del sector. Sobre las semejanzas entre los signos, la Superintendencia de Industria y Comercio, asegura que el signo OCEANA DIGITAL contiene elementos adicionales al signo OCEAN BANK, y que sus diferencias son perceptibles, por cuanto el signo controvertido presenta elementos nominativos y gráficos adicionales que visualmente genera grandes diferencias tanto en sus trazos como líneas, por lo que al realizar la visión en conjunto no resulta confundible con el signo registrado.
Se refiere al concepto dado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el que sostuvo que "La presencia de una palabra con contenido distintivo, aunque las otras sean iguales o parecidas a un signo con anterior registro, no impediría el acceso marcario del segundo, más aún si el primero contiene en su composición palabras de uso común y usual, las que no son apropiables como de uso exclusivo”. 25 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Insiste que, las marcas OCEAN BANK y OCEANA DIGITAL no comparten unidad conceptual, ni similitud ortográfica o fonética que desvirtúe su distintividad, como quiera que no emiten en la mente de los consumidores la misma idea, y si bien comparten la partícula OCEAN, la misma no puede ser leída de forma independiente, como ya lo indicó. Asimismo, sostiene que si se analiza de manera conjunta y completa cada expresión: OCEAN BANK y OCEANA DIGITAL, se puede identificar que no evocan la misma idea, toda vez que, la primera evoca servicios bancarios, mientras la segunda puede hacer referencia a servicios digitales que bien pueden tener relación con publicidad u otros servicios asociados.
Entre otras cosas, porque la palabra OCEAN y OCEANA, además de significar y/o evocar a la palabra OCÉANO en español, no hace mucho sentido por sí misma, convirtiéndose en una palabra de uso común, toda vez que carece de un complemento que la distinga en la prestación de servicios y/o productos, entonces, se equivoca la parte demandante en considerar sólo una palabra y no la marca en su conjunto como se ha mencionado anteriormente, toda vez que descontextualiza el significado y concepto de cada marca, que evocan significados diferentes una vez se analizan de forma conjunta.
En lo que corresponde a los criterios de razonabilidad e intercambiabilidad, afirmó que este caso no se presenta riesgo de sustitución, dado que las marcas en conflicto tienen públicos distintos, por un lado, el público objetivo de OCEAN BANK es única y exclusivamente personas que buscan satisfacer una necesidad en el sector bancario, de modo que los clientes de OCEAN BANK no pueden acceder a los servicios de OCEANA DIGITAL, puesto que no van a encontrar su necesidad satisfecha, primero porque OCEANA DIGITAL no presta servicios de publicidad, y segundo porque tampoco presta servicios bancarios, y por el otro, los clientes de OCEANA DIGITAL, no verían satisfecha su necesidad, acudiendo a los servicios de OCEAN BANK. 26 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL)
2.7. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala negará el cargo de nulidad impetrado, de conformidad con las siguientes consideraciones: El cargo de nulidad planteado por la sociedad demandante radica en la similitud o semejanza entre las siguientes marcas a saber: MARCA MIXTA CUESTIONADA MARCA OPOSITORA OCEAN BANK (Nominativa) Titular: WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. Titular: OCEAN BANK Clase 35: Servicios de estrategia de comunicación publicitaria; servicios de estrategia de marcas; servicios de asesoramiento empresarial en materia de comunicación empresarial; análisis de datos de investigación de mercados; análisis de estadísticas y datos de estudios de mercado; análisis de datos y estadísticas de estudios de mercado; análisis de estudios de mercado; análisis del efecto publicitario y de estudios de mercado; análisis del impacto de los anuncios publicitarios y estudios de mercado; análisis estadísticos de estudios de mercado; consultoría en estudios de mercado; estudios de mercado; análisis de la Clase 35: publicidad, negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. 27 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) respuesta publicitaria; análisis del efecto publicitario.
La sociedad demandante considera que la marca otorgada a WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S., vulnera lo señalado en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que dispone: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“(…)” De conformidad con la norma andina antes transcrita la Sala observa que, es causal de irregistrabilidad de una marca, cuando entre otras cosas, aquellos signos puedan afectar indebidamente un derecho de terceros y, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. De lo anterior se colige que, el literal a) del artículo 136 Ibídem establece dos (2) causales de irregistrabilidad de la marca: (i) Que la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a otra o, (ii) Que pueda causar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación. En cuanto al riesgo de confusión directo e indirecto, el Tribunal de Justicia de 28 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) la Comunidad Andina en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022 y 350-IP- 2022, sostuvo que, el primero está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto y, el segundo, se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Finalmente, frente al riesgo de confusión señaló que, este consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.
Por lo que descendiendo al caso concreto la Sala deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud de los signos puede ser ortográfica, fonética, conceptual o gráfica. - De la identidad o semejanza de las marcas.
Respecto a la identidad o semejanza de las marcas en conflicto, la jurisprudencia comunitaria andina ha establecido que se puede presentar de alguno o todos los siguientes aspectos: (i) Ortográfico, (ii) Fonético, (iii) Conceptual y, (iv) Gráfica o figurativa, los cuales se refieren a lo siguiente: “a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de 29 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.”3 En el mismo sentido, la mencionada jurisprudencia andina estableció el procedimiento de cotejo o comparación de los signos en conflicto de conformidad con las siguientes reglas: “a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios4: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022 y 350- IP-2022. 4 Ver Interpretación Prejudicial No. 42-IP-2017 de fecha siete (7) de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3063 del veintiuno (21) de julio de 2017. 30 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumir medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugía o procedimientos quirúrgicos.” No obstante, se consideró que no era suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de 31 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) sus formas, pues en el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto (Criterio evocativo).
Por lo anterior, igualmente se establecieron unos criterios para tener en cuenta al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza, así: “Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no es un significado o concepto. 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signo se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se 32 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto- - Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.
Los lexemas imprimen el significado a la palabra. Es muy importe tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisión para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.
Comparación entre signos denominativos compuestos 2.4. Cuando se advierte que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de 33 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad en los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formar, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.6.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos -denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto. 2.7.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos 34 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generase riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. 2.8.
Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7, y párrafos 2.8 y 2.9 precedentes. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.
“(…)” (Subrayado fuera del texto original) De lo anterior se logra colegir que, dependiendo de la naturaleza del signo solicitado se deben seguir una serie de criterios específicos con el fin de resolver el conflicto planteado, sin perder de vista que, cuando se trata de una marca mixta, debe entenderse esta como una unidad, ya que cuando se otorga el respectivo registro, se le protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 35 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) 6.1.4.
Análisis de las marcas “OCEANA DIGITAL” y “OCEAN BANK”. Como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCA- en el proceso de interpretación prejudicial 113-IP-2003, estableció que la naturaleza de una marca puede ser denominativa, gráficas o mixtas, la Sala estudiará la marca mixta y la denominativa “OCEAN BANK”, por lo que de conformidad con lo anteriormente expuesto, procederá a determinar cuál es el elemento (denominativo o gráfico) que genera mayor impacto para así escoger los criterios que le serán aplicables y posteriormente proceder con el cotejo respectivo.
De la revisión de las marcas en conflicto la Sala observa que, tal como se estableció inicialmente en la Resolución No. 11786 del 11 de marzo de 2022, el elemento predominante en la comparación de las marcas en conflicto es el denominativo, ya que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en el consumidor, máxime cuando no siempre tendrá acceso al signo de forma visual, y dado que la comparación se debe realizar conforme a las semejanzas y no a las diferencias de las marcas, se llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, aplicables a las marcas mixtas en donde predomina el elemento denominativo.
Como las marcas en conflicto se encuentran compuestas por un número plural de palabras, será necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. Por lo anterior, se considera necesario analizar la distintividad de los elementos que componen las marcas "OCEANA DIGITAL" y “OCEAN BANK”, antes de proceder al cotejo, por lo que se debe realizar un “(…)” análisis integral 36 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad.”5.
Por lo tanto, tal y como lo ha indicado el H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez 6, se debe estudiar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos, evocativos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo.
Así mismo, respecto a las expresiones de uso común, tanto el H. Consejo de Estado – Sección Primera como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA7, han señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.
Adicional a lo anterior, en caso de conflicto marcario, las mencionadas palabras de uso común deben ser excluidas del cotejo. En el presente asunto la Sala considera importante señalar que, no se puede excluir del estudio marcario el término OCEAN comoquiera que, pese a que dicha palabra es de uso común en la clase 35 internacional8, la misma no lleva de forma directa al consumidor a evocar los servicios incluidos en esa clase y que fueron autorizados para estas marcas, que corresponden, entre otros, a servicios de publicidad, estrategias de comunicación y de 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 6 H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, Demandante: Fábrica de Especias y Productos el Rey S.A., Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, Radicado No. 11001-0324-000-2013-00571-00, Sentencia de fecha: ocho (8) de octubre de 2020. 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso de Interpretación Prejudicial 38-IP-2008. 8 Al realizar la revisión de antecedentes marcarios en la plataforma SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontraron 25 signos distintivos que comparten la palabra OCEAN en la clase 35 Internacional, de los cuales 12 se encuentran con registro vigente, los que demuestra que esa palabra es de uso común en la referida clase.
Consultado el 03 de diciembre de 2025 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=639003793105201132 37 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) administración de negocios9, por lo que el consumidor al momento de adquirir el producto, no se detiene a analizar si esta palabra corresponde a una u otra marca previamente registrada, ni a relacionar el signo con los servicios allí descritos, por tal motivo, es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA- ha establecido en múltiples pronunciamientos que, el cotejo marcario debe realizarse en conjunto y no de manera aislada.
En ese sentido, si bien la norma comunitaria prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, cuando dichas palabras están complementadas con otras, da la opción de generar signos nuevos, los cuales son sujetos de registro, lo que hace exigible que el signo sea estudiado en su conjunto, como sucede en el caso de autos. 6.1.4.1.
Comparación Ortográfica. A simple vista, al analizar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de estas, se observa que la cuestionada “OCEANA DIGITAL” tiene dos (2) palabras compuestas de la siguiente manera: MARCA CUESTIONADA OCEANA DIGITAL Palabras: Dos (2) Letras: Trece (13) Consonantes: Seis (6) Vocales: Siete (7) 9A nombre de OCEANA DIGITAL, se autorizó el registro de la marca para los servicios de la clase 35: Clase 35: Servicios de estrategia de comunicación publicitaria; servicios de estrategia de marcas; servicios de asesoramiento empresarial en materia de comunicación empresarial; análisis de datos de investigación de mercados; análisis de estadísticas y datos de estudios de mercado; análisis de datos y estadísticas de estudios de mercado; análisis de estudios de mercado; análisis del efecto publicitario y de estudios de mercado; análisis del impacto de los anuncios publicitarios y estudios de mercado; análisis estadísticos de estudios de mercado; consultoría en estudios de mercado; estudios de mercado; análisis de la respuesta publicitaria; análisis del efecto publicitario.
A nombre de OCEAN BANK, se autorizó el registro de la marca para los servicios de la clase 35: Clase 35: publicidad, negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. 38 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Y, la marca opositora “OCEAN BANK” cuenta igualmente con dos (2) palabras, así: MARCA OPOSITORA OCEAN BANK Palabras: Dos (2) Letras: Nueve (9) Consonantes: Cinco (5) Vocales: Cuatro (4) De acuerdo con las reglas de cotejo, se procede a descomponer los signos para buscar semejanzas, así: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vocal Letra Vocal Vocal Letra Vocal Letra Vocal Letra Vocal Letra Vocal Letra O C E A N A D I G I T A L Vocal Letra Vocal Vocal Letra Letra Vocal Letra Letra O C E A N B A N K La Sala logra establecer que gramaticalmente existe una similitud relevante ya que la marca concedida contiene la palabra “OCEANA” que se asemeja a la previamente registrada “OCEAN” sin embargo, como según se estableció, el término “OCEAN” al ser de uso común no se puede analizar por separado, se hace necesario realizar el cotejo de las marcas en conjunto: OCEANA DIGITAL OCEAN BANK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vocal Letra Vocal Vocal Letra Vocal Letra Vocal Letra Vocal Letra Vocal Letra O C E A N A - D I G I T A L Vocal Letra Vocal Vocal Letra Letra Vocal Letra Letra O C E A N - B A N K Al contrastar los signos en su conjunto, la Sala identifica que, aunque los mismos compartan la partícula “OCEAN”, los demás elementos que los 39 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) componen generan distintividad, en tanto la vocal “A” que acompaña el prefijo OCEAN que corresponde a la marca controvertida sumado a la palabra DIGITAL es diferente a la sola palabra OCEAN sumada al término BANK, en tal medida, la Sala no evidencia que desde el criterio ortográfico se presente riesgo de confusión. 6.1.4.2.
Comparación fonética. Como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –TJCA- la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos del signo, por lo que para apreciarlo basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, así: OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – OCEANA DIGITAL – OCEAN BANK – Al leer en voz alta los signos en conflicto, la Sala identifica diferencias fonéticas que generan distintividad entre las dos marcas, en primer lugar, se encuentra que, las partículas “A” y “DIGITAL”, que hacen parte de la marca controvertida introducen diferencias significativas respecto a la palabra “BANK”, que pertenece al signo del demandante, en segundo término, la marca OCEANA DIGITAL, hace alusión al idioma español, mientras que la marca OCEAN BANK está escrita y pensada en el idioma inglés, lo que genera diferencia en su pronunciación, de modo que leídas y, pronunciadas de golpe de manera sucesiva presentan más diferencias que semejanzas. 40 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) En este orden de ideas la Sala encuentra que, adicional a la diferencia ortográfica anteriormente expuesta, se constata una carencia de similitud fonética, en la medida que la pronunciación de la marca concedida es disímil a la de la marca opositora, comoquiera que, pese a que las mismas comparten el prefijo “OCEAN”, las demás partículas y términos que las componen diluyen el riesgo de confusión, motivo por el cual, desde el criterio fonético no se evidencia similitud. 6.1.4.3.
Comparación ideológica. La similitud ideológica o conceptual es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado y ese significado influye en la decisión del consumidor en la selección de un producto y/o servicio. En el presente asunto, las marcas cotejadas usan como término común la palabra “OCEAN” que al ser verificada en los diccionarios de lengua español e inglesa se encuentran los siguientes resultados: En español: [1] Oceánico: Relativo al océano, se aplica al clima de pocos contraster térmicos y abundantes lluvias; de Oceanía. [2] Océano: Masa de agua salada que cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la Tierra; parte en que se considera dividida esta masa; cantidad o extensión grande de una cosa, generalmente inmaterial. [3] Oceanografía: Ciencia que estudia los mares, sus fenómenos y su flora y fauna.
En inglés: [1] Ocean: océano. De acuerdo con los significados encontrados, se tiene que la palabra OCEAN si bien es común para los servicios incluidos en la clasificación 35, según se mostró, su significado no hace alusión a los mismos, lo que la hace un término común que no genera protección, y que no puede generar confundibilidad cuando este viene acompañado de otros signos. 41 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) En lo que respecta a los signos en pugna, se tiene que el controvertido está complementado, por la letra “A” con la que finaliza la palabra “OCEAN” y a su vez está acompañado de la palabra “DIGITAL” que lude a: [1] Relativo a los dedos.
Dactilar. [2] Se aplica al aparato o instrumento de medición que suministra la información mediante dígitos o elementos finitos o discretos: reloj digital, analógico. [3] Que funciona mediante esta transformación de la variable física en un sistema de dígitos: un disco compacto es digital [4] Planta herbácea de hojas alternas y flores purpúreas con forma de dedal dispuestas en racimo; se utiliza en medicina como tónico cardíaco.
En cuanto a la marca opositora, la misma está complementada con el término “BANK” que está escrito en el idioma inglés y su traducción al español es banco que significa: [1] Empresa u organismo que se dedica a hacer operaciones financieras con el dinero depositado por sus clientes o accionistas. [2] Edificio u oficina perteneciente a esta institución y destinado a la atención al público. [3] Lugar de un hospital o de un establecimiento sanitario en el que se conservan órganos y líquidos del cuerpo humano, para usarlos en trasplantes y tratamientos médicos: un banco de sangre. [4] Grupo numeroso de peses de la misma especie que se agrupan para desplazarse y alimentarse juntos: un banco de atunes. [5] Asiento largo y estrecho para varias personas, generalmente con respaldo y sin almohadillar y a veces fijado al lugar donde está. De los resultados encontrados no se evidencian semejanzas, lo que significa que los elementos que en cada una de las marcas que se estudian en este asunto cuentan con su propia distinción desde el criterio ideológico, máxime cuando el término “DIGITAL” puede hacer referencia a servicios digitales que bien pueden tener relación con publicidad u otros servicios asociados, y el término “BANK” evoca servicios bancarios. 42 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) Como del cotejo marcario se encontró que las marcas OCEANA DIGITAL y OCEAN BANK no son confundibles desde los criterios ortográfico, fonético e ideológico, no se hace necesario el estudio relacionado con la conexidad competitiva, como quiera que este análisis solo se realiza ante la presencia del primer presupuesto, es decir, que los signos cotejados presenten similitudes susceptibles de generar confusión, y como este no es el caso de autos, se reitera, no hay lugar a su verificación.
6.2. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL CARGO DE NULIDAD En este orden de ideas la Sala concluye que, (i) no se encontró similitud entre la marca concedida “OCEANA DIGITAL” y la marca opositora previamente registrada “OCEAN BANK”, (ii) el signo concedido no incurre en riesgo de confusión o de asociación frente al signo previamente registrado, por lo que no se evidencia violación a lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Al encontrar que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, esta Sala negará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN "A", administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A PRIMERO. - NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. - Sin condena en costas. 43 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-01517-00 DEMANDANTE OCEAN BANK DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS WHALE & JAGUAR CONSULTANTS S.A.S. MEDIO DE CONTROL NULIDAD RELATIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL)
TERCERO. - ARCHÍVESE el expediente, previa ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Aprobado en sesión realizada en la fecha.10 (Firmado electrónicamente) CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO Magistrada (Firmado electrónicamente) LUIS MANUEL LASSO LOZANO Magistrado (Firmado electrónicamente) FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA Magistrado Esta providencia, así como las demás actuaciones del presente proceso, pueden ser consultadas a través de este Código QR o en la siguiente URL: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234100020 2201517002500023 10 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que integran la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la plataforma electrónica SAMAI; en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.