25000-23-41-000-2023-00560-00 · Administrative Court of Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN “A” Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA Procede la Sala a dictar sentencia dentro del proceso instaurado por el apoderado judicial de la sociedad EXINMEX S.A.P.I. de C.V., en contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

En el asunto se vinculó como tercero interesado a la sociedad LUPESA S.A. SENTIDO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a acceder a las pretensiones de la demanda, con base en las razones que se explican en desarrollo de la presente providencia. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. La Demanda. 1.1.1. Pretensiones. PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 2 La sociedad EXINMEX S.A.P.I. de C.V., a través de apoderado judicial, ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho – propiedad industrial –, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, cuyas pretensiones son las siguientes: “2.1.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37722 de 16 de junio de 2022, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos negó el registro del lema comercial SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES (nominativa) para identificar productos de la clase 11 internacional. 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 67123 de 28 de septiembre de 2022, mediante la cual la Delegatura para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución No. 37722 de 16 de junio de 2022 y, en consecuencia, mantuvo la negación del registro del lema comercial SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES para identificar productos de la clase 11 internacional. 2.3.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del lema comercial SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES para identificar productos de la clase 11 internacional. (…).” 1.1.2. Hechos. Que la sociedad EXINMEX S.A.P.I. de C.V. presentó ante la SIC solicitud de registro del lema comercial SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES, para identificar productos de la clase 11, asociado a la marca MABE (nominativa) identificada con certificado de registro No. 171802.

Que la SIC registró la solicitud y la publicó en la gaceta de propiedad industrial para identificar los productos de la clase 11, específicamente para TODOS Y LAVADORAS Y SECADORAS DE ROPA Y TRASTES. Que con Resolución No. 37722 del 16 de junio de 2022, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro del lema comercial. Frente a la anterior determinación se PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 3 presentó recurso de apelación, por lo que la Delegatura para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 67123 que confirmó la decisión inicial. 1.1.3.

Concepto de la violación: En su escrito, la parte actora alega que los actos administrativos demandados incurrieron en falsa motivación y violación directa de la ley. El concepto de violación, en el cual se sustenta el cargo de nulidad, pasa a desarrollarse por la Sala en el caso en concreto de la presente providencia.

1.2. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.2.1. Superintendencia de Industria y Comercio En su contestación se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que los cargos de nulidad carecen de sustento jurídico. Que las resoluciones emitidas no incurren en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486, porque se expidieron en atención a las atribuciones legales de la SIC.

Que la SIC, como Oficina Nacional Competente, ajustó el procedimiento administrativo al trámite marcario garantizando el debido proceso y la defensa del solicitante, motivando los actos administrativos a derecho. Sobre la defensa a los cargos de nulidad, pasa a pronunciarse la Sala al momento de resolver el caso en concreto. 1.2.2. LUPESA S.A. Guardó silencio.

Por lo tanto, en la precitada providencia fijó el litigio y decretó los medios de prueba aportados al proceso, dando traslado a las partes para que aleguen de conclusión y proferir sentencia anticipada de primera instancia.

1.4. DE LOS ALEGATOS. Tal como se puede observar en el expediente electrónico, la sociedad demandante presentó escrito de alegatos de conclusión en los que reiteró, a manera de resumen, la posición jurídica esgrimida en la demanda. Misma situación que se presenta con los alegatos presentados en oportunidad por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los argumentos presentados, son tenido en cuenta por la Sala de decisión en la resolución del fondo del asunto, en la medida de su necesidad. PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 5

1.4.1. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Agente del Ministerio Público adscrito al Despacho del Magistrado Ponente presentó concepto en el cual se referencia el marco normativo del sistema de propiedad industrial dispuesto en la Decisión 486 de 2000. Señaló que no pueden registrarse signos que sean idénticos o semejantes a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, tampoco aquellos respecto de los cuales exista una relación entre los productos o servicios entre una marca que se solicita y una previamente registrada.

Que el examen de registrabilidad de las marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica, y que en el evento de encontrar semejanzas, se deberá proceder con el estudio que permita determinar si dichos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado o podrían generar un riesgo de confusión o asumir un mismo origen empresarial.

Que en el estudio de registrabilidad, se deben atender a los elementos nominativos al ser las palabras las que genera mayor impacto y recordación frente a los consumidores, y por tanto, examinados los signos en conflicto, se menciona que existen semejanzas en la composición de las dos expresiones. Que en el análisis orográfico, la expresión SIMPLIFICA TU VIDA de la marca previamente registrada es similar a la propuesta por la demandante.

Frente a la conexidad competitiva, se menciona que los productos de la marca solicitada, de la clase 11, son sustancialmente diferentes a los de la clase 20 y 21 de la marca registrada, entonces que al tratarse de productos y bienes completamente diferenciados no existe margen de confusión ni conexión competitiva. PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6 Que en el asunto, no existe riesgo de confusión ni asociación como resultado de la inexistencia de los supuestos de hecho consagrados en las normas comunitarias, motivo por el cual los actos administrativos de la SIC no se ajustan al ordenamiento jurídico, siendo procedente a declarar las pretensiones de la demanda. 2.

CONSIDERACIONES 2.1. COMPETENCIA En atención a que en ese caso se ejerce el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, relativo a Propiedad Industrial, de conformidad con el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera es competente para conocer y decidir en primera instancia el proceso de la referencia. 2.1.1.

Acciones en materia marcaria Para la resolución del presente asunto, la Sala considera necesario traer a colación lo siguiente: 1.- El medio de control de nulidad absoluta, previsto en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, es equiparable con el de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA, el cual resulta procedente cuando se concede el registro marcario en contravención con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 de la referida disposición, y puede ser presentado en cualquier tiempo. 2.- El medio de control de nulidad relativa, consagrado en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se haya efectuado de mala fe, el cual prescribe en 5 años.

Se tiene entonces, que tanto el medio de control de nulidad absoluta como el de nulidad relativa, fueron legalmente concebidos para demandar actos que conceden registros marcarios; mientras que el de nulidad y restablecimiento del derecho se previó respecto de la legalidad de los actos que nieguen la concesión o cancelen un registro por no uso, motivo por el cual, el curso del presente proceso es llevado a cabo con las previsiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así entonces, no encontrándose causal de nulidad que pueda afectar la validez del proceso que deba declararse de oficio en los términos del artículo 133 del Código General del Proceso y ss., determinada la competencia por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y establecida la relación jurídica procesal en legal forma, procede la Sala a proferir la sentencia que en derecho corresponde, conforme al principio de la justicia rogada, estudiando los cargos formulados por la actora, atendiendo la posición de parte demandada y otorgándole el valor probatorio que corresponde a los medios de prueba aportados por las partes, en la forma señalada en la presente providencia. PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 8

2.3. FIJACIÓN DEL LITIGIO Corresponde a la Sala pronunciarse sobre los siguientes actos administrativos demandados, a saber: 1º La nulidad de la Resolución No. 37722 del 16 de junio de 2022 mediante se negó el registro del lema comercial “SIMPLIFCA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES” (nominativa) para identificar productos de la clase 11 internacional. 2º La nulidad de la Resolución 67123 del 28 de septiembre de 2022 mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Procede entonces la Sala a pronunciarse sobre la legalidad de los precitados actos administrativos, de conformidad con los cargos formulados por la parte demandante y lo indicado por la demandada, con fundamento en el principio de justicia rogada al que se encuentra sometido el medio de control de nulidad y restablecimiento referente a Propiedad Industrial, para lograr establecer si los actos demandados fueron expedidos con violación de las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, incurriendo en falsa motivación y violación directa de la Ley por la negativa de registrar el lema comercial “SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES”.

2.4. PROBLEMA JURÍDICO ¿Los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación y violación directa de la ley al haber negado el registro del lema comercial SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza? PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 9 RESPUESTA AL PROBLEMA JURIDICO: Si.

La Sala considera que los argumentos endilgados por la parte demandante contra los actos demandados tienen vocación de prosperidad y, en consecuencia, se procede a acceder a las súplicas del medio de control. La decisión se soporta en los argumentos que se relacionan a continuación:

2.5. CALIFICACIÓN DE LOS CARGOS FORMULADOS CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO Para entrar a desarrollar los cargos de nulidad en contra de los actos administrativos demandados, la Sala debe mencionar que, a pesar de enlistarse de manera independiente dos cargos, en la demanda existe una unidad en la postura del concepto de violación que permite resolverlos dentro una misma línea argumentativa, tal como pasa a exponerse. 2.5.1.

Posición de la parte demandante FALSA MOTIVACIÓN. - Ausencia de confundibilidad entre los signos Que la SIC omitió valorar que los signos confrontados son ortográfica y fonéticamente diferentes, que la marca registrada se componer de 4 palabras y 20 caracteres, mientras que la solicitada se compone de 6 palabras y 49 caracteres, lo que permite diferenciarlos.

Que el cotejo debió realizarse de la siguiente manera: Que es evidente que los elementos adicionales incorporados en el signo solicitado le permiten al consumidor distinguirlo, por lo que no es cierto que existan similitudes susceptibles de generar confusión. Además, que la primera palabra en cada signo es diferente, por lo que incide en la precepción de los signos cotejados.

Que los signos nos ideológicamente diferentes porque “RIMAX Simplifica Tu Vida” hace referencia a un producto que hace más sencilla la vida del receptor del mensaje, mientras que el lema comercial “SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES” indica al consumidor que haga su vida más fácil aumentando sus opciones, evidenciando que el consumidor denotará las diferencias.

Que los productos transmiten ideas disimiles que no pueden ser entendidos como similares. Que el lema comercial es un tipo de signo distintivo especial que depende de una marca; que al solicitar el registro de un lema se debe indicar a qué marca se va a asociar ya que su vigencia y validez dependen del signo registrado, por lo que su uso lleva la inclusión de una marca, por lo tanto, la comparación del lema comercial debió efectuarse considerando que debía ser usado en el mercado junto con la marca MABE, demostrando la ausencia de confundibilidad y la falsa motivación de las resoluciones acusadas.

PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 11 - Inexistencia de riesgo de confusión Que RIMAX tiene una familia de marcas que demuestra el origen empresarial, lo que demuestra que el consumidor tendrá plena certeza de que los signos no provienen de un mismo empresario, siendo RIMAX el elemento dominante común. Que no se analizó que el lema comercial solicitado está asociada a la marca MABE que es fácilmente diferenciable con los signos registrados; que MABE es una de las marcas más reconocidas en el mercado colombiano y viene siendo el elemento dominante común de la familia de marcas, por lo que no existe riesgo de confusión. - Ausencia de conexidad competitiva Que en resolución demandada se menciona que existe conexión competitiva entre los productos porque ambos se relacionan con electrodomésticos, utensilios de uso doméstico y mobiliarios que se adquieren con el fin de adecuar y acondicionar el hogar, por lo que es común que compartan canales de comercialización y que el público las asocie a un mismo origen empresarial, pero que dicha postura es equivocada porque los signos confrontados no identifican productos de la misma clase, no se acreditan los criterios de sustituibilidad, complementariedad ni razonabilidad, y el consumidor de neveras y estufas presta un grado especial de atención a la hora de adquirir sus bienes, los cuales no puede ser sustituidos por recipientes de plástico de la clase 21 ni muebles de la clase 20, por satisfacer necesidades distintas y poseer un rango de precios diferenciable No son productos complementarios porque no se trata de productos que se necesiten para el funcionamiento de refrigeradores o estufas, ni se necesitan mutuamente.

No existe relación de razonabilidad porque no esta relacionada una empresa de estufas o refrigeradores con una de muebles. Que la cobertura de productos del lema del PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 12 demandante no riñe con la del signo registrado al cumplir finalidades distintas, no complementarias ni están vinculadas.

Que los consumidores emplean un especial grado de atención al adquirir refrigeradores o estufas, lo que impediría confundir los signos entre sí; que ésta compra es de alto costo para la mayoría de las familias colombianas; que en la revisión de páginas web de hipermercados, se evidencia que los valores de neveras empiezan en $1.130.000 pesos, siendo equivalente a un salario mínimo, por lo que es normal entender que las personas presten mucha atención al bien que están adquiriendo.

Misma situación ocurre con las estufas, en donde el precio medio está en $1.000.000. Que el consumidor está en capacidad de distinguir los signos entre sí, en atención a sus diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales, demostrando que los fundamentos empleados para negar el registro son falsos y deben ser revocados. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY Que la SIC realizo una interpretación errónea del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 al negar el registro solicitado porque decidió fragmentar el signo para realizar el cotejo marcario desconociendo que se debe valorar en conjunto.

Que la fragmentación de los conjuntos es un actuar indebido que interpretó de manera errada la ley y se apartó de la jurisprudencia andina que indica la forma en la que se debe hacer el cotejo marcario, por ende, se realizó un análisis defectuoso. Que se vulneró también la regla de cotejo por especialidad, determinando los servicios de la sociedad demandante en el análisis de confundibilidad y al afirmar que el sino era similarmente confundible con las marcar de oficio.

Superintendencia de Industria y Comercio. La entidad argumentó que las normas que rigen el registro marcario señalan que ante la existencia de identidad o semejanza entre los signos, así como la relación de productos y/o servicios que genere riesgo de confusión o de asociación impide que la marca sea registrable. Que existe semejanza conceptual cuando los dos signos evocan una idea idéntica o semejante; la ortográfica cuando cuentan con semejanzas en las letras a compararse; la visual se refiere principalmente a los signos figurativos o esencialmente visibles; mientras que la fonética recae en las coincidencias de raíces o terminaciones.

Que al Juez le corresponde analizar la conexidad competitiva interna existente entre los productos y el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas pueda desprenderse., siendo requerido estudiar los criterios de sustitución, complementariedad, y razonabilidad. Que al expedir los actos administrativos demandados, se aplicó debidamente las normas en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes.

Que es inexistente la violación de la ley o interpretación errónea porque existe entre los signos una conexión competitiva tomando en cuenta que comparten un común denominador consistente en pertenecer a bienes de consumo relacionados con electrodomésticos que se adquieren para condicionar el hogar, siendo claro que comparten canales de comercialización como grandes superficies.

Que los actos administrativos demandados tiene asidero en toda la normatividad, proferidos por entidad y funcionario competente, motivando la decisión y demostrando ser inexistente la causal de nulidad, siendo del caso negar pretensiones. 2.5.3. Posición de la Sala En el asunto bajo estudio de la Sala, se presenta la sociedad EXINME S.A. P.I. de C.V. solicitando la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se negó el registro del lema comercial SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES para identificar productos de la clase 11 internacional.

Mientras que la parte accionada, en las resoluciones demandadas, se niega el registro del lema comercial por incurrir en similitud con la marca RIMAX SIMPLIFICA TU VIDA. En ese sentido, debe indicarse que el artículo 175 de la Decisión 486 establece que el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

Mientras que los pronunciamientos del Tribunal Andino (exp. 9-IP-2013), han determinado que el lema comercial es un signo que se añade a la marca para complementar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto; procura la protección del consumidor porque pretende evitar que sea inducido a error o confusión; es un complemento de la marca que refuerza su distintividad.

Ahora bien, la Resolución No. 37722 niega el registro del lema comercial por incurrir en la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal C del artículo 136 de la Decisión 486 que señala: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) c) sean idénticos o se asemejen, a un lema anteriormente solicitado para registro o registrado por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión;” Entonces, se observa que la parte actora pretende el siguiente registro para la Clase 11 Internacional, para acompañar la marca MABE: Mientras que la marca previamente registrada para las Clases 20 y 21 es: La marca registrada tiene como titular a la sociedad LUPESA S.A., quien no se opuso al registro en el trámite administrativo ni en el judicial.

Valga indicar que el H. Consejo de estado, exp. 11001032400020030045701, indica que los lemas comerciales son elementos adicionales a las marcas que acompañan que fortalecen su distintividad, por tanto, son conocidos como “marcas asociadas” las cuales siguen la suerte de la principal, y como “marca asociada”, el lema debe gozar por sí mismo de suficiente distintividad.

Este motivo es el que permite realizar el cotejo entre una marca y un lema comercial, sin tener en cuenta la marca MABE (marca de EXINME S.A. P.I. de C.V. a la que se pretende fortalecer) al no ser quien le da distintividad al lema sino a la inversa. Entonces, al tratarse de elementos denominativas, es ese elemento que se utiliza para realizar la comparación. Se tiene: Marca registrada por LUPESA S.A. Lema comercial solicitado por EXINME S.A. P.I. de C.V. Rimax Simplifica Tu Vida SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES En ese sentido, se debe traer a colación que el Tribunal de Justicia Andina, en la Interpretación prejudicial 047-IP-2013 dispuso que al momento de cotejar signos en conflicto, éstos deben observarse sin descomponer los elementos que lo conforman, o sea, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

Sin embargo, Interpretación Prejudicial 74-IP-2010 menciona que es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 17 Así las cosas, al comparar los signos Rimax Simplifica Tu Vida vs SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES, para la Sala es claro que existe una semejanza que puede llegar a causar confusión o riesgo de confusión, principalmente por el estudio de los elementos ortográficos y fonéticos, esto por cuanto las palabras predominantes en ambos signos son idénticas, esto es la utilización de la frase: SIMPLIFICA TU VIDA Sin embargo, tal como se dijo en anterioridad, debe observarse los signos en conjunto, las cuales en su pronunciación genera una diferenciación al utilizar más palabras para la conformación de los signos: RIMAX AMPLIA TUS POSIBILIDADES Entonces, vistas en conjunto, desde el nivel ortográfico, los signos utilizan 21 caracteres (marca registrada) y 38 caracteres (lema comercial registrado) que generan diferenciación; mientras que en el nivel fonético, que viene siendo su pronunciación, la extensión de las expresiones causa claramente un efecto sonoro capaz de diferenciar las marcas en conflicto.

Se reitera que la Sala realiza el cotejo de las marcas vistas en su conjunto, sin desmenuzar o desintegrar los signos. Es válido señalar que en el Proceso 27-IP-2016, el Tribunal de Justicia Andina señaló: “Por lo tanto (…) se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 18 de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto” Por otra parte, respecto al elemento conceptual o ideológico, debe determinarse que el lema comercial solicitado se califica en la Clase 11 internacional, mientras que la marca registrada está determinada a las clases 20 y 21; en ese sentido, al tratarse de una expresión genérica, “simplifica tu vida”, que no evoca un concepto o producto en particular debido a que con facilidad recae en una múltiple categoría de productos o servicios y de distintas Clase, la Sala no evidencia el elemento conceptual como necesario para establecer una diferenciación. Al tratarse de signos denominativos, el elemento gráfico tampoco es el utilizado para establecer una diferenciación. Ahora bien, respecto al riesgo de confusión, se puede verificar que la sociedad demandante, como titular de la marca MABE, solicita el registro del lema comercial “SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES” para identificar: Clase 11 Internacional: Todos y en especial para toda clase de aparatos eléctricos tales como refrigeradores y estufas.

Por su parte, la marca registrada “Rimax Simplifica Tu Vida” se cataloga en las siguientes clases: Clase 20 Internacional: Artículos elaborados con materias plásticas, a saber, abrazaderas de materias plásticas para cables o tubos; decoraciones de materias plásticas para alimentos; anaqueles [baldas] de muebles; anaqueles para clasificadores; andadores para niños; tablones de anuncios; aparadores [muebles]; arcas no metálicas; muebles plásticos; muebles de oficina; anaqueles para PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 19 archivadores; muebles archivadores; archiveros; armarios; armeros para fusiles; asientos; atriles; banastas de pesca; bancos de trabajo no metálicos; bancos [muebles]; bandejas no metálicas; barricas no metálicas; barriles no metálicos; baúles para juguetes; parques de bebés; estanterías de biblioteca; biombos (muebles); bisagras no metálicas; botelleros [muebles]; botiquines [armarios para medicina, cajas]; boyas de amarre no metálicas; buzones de correo no metálicos ni de obra; caballetes [muebles]; cajas de materias plásticas; cajas no metálicas; cajas para juguetes; cajones; cajas de materias plásticas; camas; cambiadores de pared [muebles]; cambiadores para bebés [colchonetas]; canapés [sillones]; canastos no metálicos; carritos de servicio; carritos [mobiliario]; casetos de perro; casilleros; cestos no metálicas; clavijas no metálicas; cofres no metálicos; recipientes no metálicos para combustibles líquidos; cómodas; compuertas no metálicas que no sean partes de máquinas; contenedores flotantes no metálicos; corrales de bebés; cubos de materias plásticas; depósitos no metálicos ni de obra; mesas de dibujo; divanes; sillas plásticas; mesas; escaleras de materias plásticas; mobiliario escolar; escritorios [muebles]; estanterías; asientos; sillones; guarniciones no metálicas para camas; jardineras [muebles]; jaulas de embalaje; mostradores [mesas]; paragüeros; portalibros; puertas de muebles; pupitres; recipientes de materias plásticas para embalar; revisteros.

Clase 21 Internacional: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario. En ese sentido, el riesgo de confusión directo se caracteriza por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio crea que este adquiriendo otro; mientras que el riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye al producto un origen empresarial diferente al que posee.

Así entonces, el lema comercial solicitado a registro pretende identificar productos eléctricos para el hogar, delimitados a refrigeradores y estufas; mientras que la marca registrada no tiene productos o servicios eléctricos, pues se observa que sus productos se caracterizan por ser mobiliario elaborado en plástico, lo que demuestra que no causa confusión en el consumidor, quien podrá reconocer en el mercado con claridad los productos de una u otra marca, más aun cuando el lema solicitado identifica elementos eléctricos, mientas que la marca registrada recae en elementos plásticos de PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 20 organización, decoración, armarios, asientos, bandejas no metálicas, estanterías, botiquines, entre otros.

La anterior argumentación impide también que exista riesgo de asociación entre los productos por la naturaleza de los mismos. El Tribunal Andino señala que para demostrar conexión entre productos y servicios de la Clasificación internacional de Niza, se debe demostrar (i) el grado de sustitución entre los productos y servicios, (ii) la complementariedad entre sí de los productos o servicios, y (iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provengan de un mismo empresario; sin embargo, la SIC no realizó el estudio respecto a que los servicios o productos que se pretenden comercializar por el lema comercial negado se dirige a actividades, productos y servicios totalmente diferentes a los de la marca registrada.

El análisis realizado por la entidad demandada, respecto a que los productos ofrecidos por las sociedades en conflicto tienen una finalidad para el hogar y el uso doméstico, carece de fuerza argumentativa para impedir el registro del lema comercial, y demuestra el indebido examen de registrabilidad a la luz de las normas andinas. Con lo anterior, no se puede tener como probada la causal de irregistrabilidad respecto a la identidad o similitud entre signos que induzcan a confusión al público consumidor.

Por tanto, la Sala considera que el lema comercial solicitado por EXINME S.A. P.I. DE C.V. cumplió con los presupuestos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para el registro de su lema comercial, por lo que fue inadecuada la aplicación del literal a del artículo 136 para negar el registro correspondiente. Por las consideraciones expuestas, prosperan los cargos de nulidad.

RESUELVE

PRIMERO. - DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 37722 de 16 de junio de 2022, proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y consecuencialmente ENTÍENDASE revocada la Resolución No. No. 67123 del 28 de septiembre de 2022, proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO.- Como restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro del lema comercial “SIMPLIFICA TU VIDA, AMPLIA TUS POSIBILIDADES” (nominativa), para la clase 11 PROCESO N°: 2500023410002023-00560-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: EXINME S.A. P.I. DE C.V. DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCERO INTERESADO: LUPESA S.A. ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 22 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad EXINME S.A. P.I. de C.V. TERCERO.- ARCHÍVESE previa ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Discutido y aprobado en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA Magistrado Firmado electrónicamente CLAUDIA ELÍZABETH LOZZI MORENO Magistrada Firmado electrónicamente LUIS MANUEL LASSO LOZANO Magistrado La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI por la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano y el Magistrado Felipe Alirio Solarte Maya.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011.