REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre dos mil veinticuatro (2024) Magistrado Ponente: CÉSAR GIOVANNI CHAPARRO RINCÓN Radicación: 25000-23-41-000-2022-00358-00 Demandante: STADA ARZNEIMITTEL AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: SOCIEDAD BIOQUÍMICO PHARMA S.A. Medio de control: PROPIEDAD INDUSTRIAL – NULIDAD RELATIVA Asunto: NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDEN EL REGISTRO DE LA MARCA “MUCAINE” (DENOMINATIVA)” – vs. MEBUCAINA, MEBOCAINA.
Vista la constancia secretarial que antecede, procede la Sala a pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, señalado que no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado. I.
ANTECEDENTES La Sociedad Stada Arzneimittel AG, actuando por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual solicitó lo siguiente: “Primera: Que se declare nula la Resolución N° 52401 del 18 de agosto de 2021 expedida por el Director de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual concedió a la sociedad BIOQUÍMICO PHARMA S.A. el registro de la marca MUCAINE (nominativa), para identificar servicios de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
Segunda: Que se declare nula la Resolución N° 69026 del 25 de octubre de 2021 expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual confirmó, en sede administrativa de apelación, la Resolución N° 52401 del 18 de agosto de 2021 expedida por el Director de Signos Distintivos de la SIC. Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 2 Tercera: Que, como consecuencia de las nulidades que se declaren, se deje sin efectos el registro de la marca MUCAINE (nominativa), clase 05, concedido mediante los actos demandados y se ordene a la SIC cancelar el certificado N° 695761 correspondiente al mencionado registro.
Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Quinta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo.” 1.
Hechos Como fundamento fáctico de las pretensiones, la parte demandante sintetizó los siguientes hechos: El 30 de marzo de 2021, la Sociedad BIOQUÍMICO PHARMA S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca MUCAINE (nominativa) para identificar “medicamentos”, productos comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 19 de abril de 2021, dicha solicitud fue registrada bajo el radicado No. SD2021/0031191 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 924. El 18 de mayo de 2021, la Sociedad Stada Arzneimittel AG presentó oposición a la referida solicitud de registro, fundamentando la irregistrabilidad del signo MUCAINE como marca de medicamentos por su confundibilidad con las marcas previamente registradas -MEBUCAINA, reg. 178395;
MEBUCAINA FORTE, reg. 515024; MEBOCAINA, reg. 36760; y MEBOCAINA FORTE, reg. 36760- por la Sociedad Stada Arzneimittel AG, que amparan preparaciones y productos farmacéuticos, comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante la Resolución No. 52401 del 18 de agosto de 2021, el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad Stada Arzneimittel AG y concedió a BIOQUÍMICO PHARMA S.A. el registro de la marca MUCAINE (nominativa) para identificar productos de clase 05.
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, la Sociedad Stada Arzneimittel AG interpuso recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 3 Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objeto de revocar la Resolución No. 52401 del 18 de agosto de 2021, declarar fundada la oposición y negar a la Sociedad Bioquímico Pharma S.A. el registro de la marca MUCAINE (nominativa).
La anterior decisión fue confirmada a través de la Resolución No. 69026 del 25 de octubre de 2021, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo notificada el 26 de noviembre de 2021, quedando debidamente ejecutoriada el 29 de noviembre de 2021. Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio asignó a la marca MUCAINE (nominativa), clase 05, el certificado de registro No. 695761, vigente hasta el 29 de noviembre de 2031. 2.
Normas vulneradas y concepto de violación Como normas vulneradas señala la interpretación errónea de las disposiciones contenidas en el literal a) del artículo 136 y el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el numeral 1.° del artículo 137 y numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. 2.1.
Vulneración del literal a), artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” Indicó que, la Superintendencia de Industria y Comercio, erró en la aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, siguiendo las pautas jurisprudenciales para el cotejo de marcas y la determinación de riesgo de confusión de marcas denominativas sin significado propio y destinadas a identificar productos farmacéuticos, se dan los presupuestos de la causal de irregistrabilidad de marcas establecida en la referida norma.
Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 4 Señaló que las marcas en comparación son denominativas y no presentan ningún significado conceptual, por el contrario, la similitud que presenta, únicamente, de tipo ortográfico y fonético. Alegó que la marca MUCAINE concedida en registro mediante los actos administrativos demandados, presenta similitud ortográfica y fonética con las marcas opositoras previamente registradas MEBUCAINA, reg. 178395;
MEBUCAINA FORTE, reg. 515024; MEBOCAINA, reg. 36760; y MEBOCAINA FORTE, reg. 36760, similitud que se deriva del hecho que presenta una sucesión de consonantes y vocales similares a la de las expresiones MEBUCAINA y MEBOCAINA, lo cual le reporta una apariencia general muy cercana a las estructuras generales de las marcas opositoras, circunstancia que potencia un riesgo de confusión en el mercado.
Destacó que existe identidad en los productos, toda vez que la marca MUCAINE registrada a favor del tercero interesado, mediante los actos administrativos demandados, ampara “medicamentos” comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, y las marcas opositoras son productos farmacéuticos. Teniendo en cuenta que los medicamentos no son otra cosa que preparaciones o productos farmacéuticos, es claro que las marcas en conflicto son idénticas.
Estimó que las marcas MEBUCAINA, MEBUCAINA FORTE, MEBOCAINA y MEBOCAINA FORTE, conforman una familia de marcas farmacéuticas registradas, caracterizadas por la combinación del prefijo “ME" y la terminación “CAINA”, combinación particular de elementos que no se observa en otras marcas registradas de otros titulares, que dicta una impresión general distintiva y que permite que los consumidores asocien las marcas que presentan esa singular combinación de elementos.
Por otra parte, cabe resaltar que si bien se hizo alusión al inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el numeral 1.° del artículo 137 y numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que la parte demandante no realizó sustentación alguna. Por tal razón, la Sala únicamente se referirá a lo relacionado con la presunta vulneración del literal a), artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 5 3. Contestación de la demanda 3.1. Sociedad Bioquímico Pharma como tercero interesado1 Indicó que la similitud en las marcas confrontadas es totalmente diferente en virtud a su iniciación, terminación, número de palabras y cantidad de silabas que hace que su pronunciación sea sustancialmente diferente, por lo que no hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.
En relación con la identidad de productos, señaló que la norma es clara al manifestar que deben presentarse los dos requisitos para que un signo no sea registrado, esto es, que haya semejanzas susceptibles de generar confusión y que entre los servicios exista una conexión competitiva. Así, es claro que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho de la causal hace que el signo sea registrable.
Manifestó que, alegar que las marcas pertenecen a una familia de marcas es desproporcionado, teniendo en cuenta que actualmente existen más de 50 registros con la expresión “CAINA”, es decir que, el accionante erró al señalar que la expresión “CAINA” no es una familia de marcas de STADA ARZNEIMITTEL AG, sino que corresponde a un grupo de medicamentos anestésicos que se conocen comúnmente como “Las Cainas”.
Agregó que el signo previamente registrado MEBUCAINA, MEBUCAINA FORTE, MEBOCAINA, MEBOCAINA FORTE es un signo débil, por contener la expresión “CAINA”, que individualmente considerada, es de uso común para distinguir los productos de la clase 05. 3.2. Superintendencia de Industria y Comercio2 El 3 de marzo de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la demanda de forma extemporánea. 4.
Tramite procesal 1 Archivo 10 del expediente digital. 2 Archivo 12 ibidem. Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 6 El 6 de diciembre de 20223 se admitió la demanda, notificó debidamente a las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se ordenó correr traslado para contestar la demanda.
Mediante escrito radicado el 3 de febrero de 20234, la Superintendencia de Industria y Comercio allegó el expediente administrativo SD2021/0031191. Por auto del 13 de septiembre de 20245, se dispuso a proferir sentencia anticipada, se dio aplicación a la doctrina del acto aclarado, se fijó el litigio, se resolvió sobre las pruebas, se corrió traslado para alegar de conclusión y se reconoció personería a la abogada del tercero interesado. 5.
Alegatos de conclusión La parte demandante y el tercero interesado reiteraron los argumentos de defensa expuestos en la demanda y contestación a la misma. La Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio Público guardaron silencio, pese a haber sido debidamente notificados. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia El Tribunal posee competencia para conocer del sub lite debido a la naturaleza del medio de control y el territorio, previstos por los artículos 152, numerales 16, 22 y 156 del CPACA, modificados por los artículos 28 y 31 de la Ley 2080 de 2021, toda vez que se controvierte la legalidad de un acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro de una marca (propiedad industrial), por lo que le corresponde a la Sección Primera del Tribunal, el conocimiento en primera instancia, de estos asuntos de manera exclusiva a nivel nacional. 3 Archivo 6 ibídem. 4 Archivo 9 ibidem. 5 Archivo 19 ibidem.
Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 7 Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resolverá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: 1) Objeto de la controversia, 2) Los actos demandados, 3) Doctrina del acto aclarado y 4) El caso concreto. 1.
Problema jurídico De acuerdo con la fijación del litigio, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si las Resoluciones No. 52401 del 18 de agosto de 2021 y 69026 del 25 de octubre de 2021 expedidas por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió a la sociedad BIOQUÍMICO PHARMA S.A. el registro de la marca MUCAINE (nominativa) y se confirmó la decisión, respectivamente, se encuentran viciadas de nulidad al presuntamente incurrir en la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000. 2.
Los actos acusados La Resolución No. 52401 del 18 de agosto de 2021, a través de la cual el Director de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca MUCAINE (nominativa), a la Sociedad BIOQUÍMICO PHARMA S.A, que resolvió lo siguiente: Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 8 La Resolución No. 69026 del 25 de octubre de 2021, por medio de la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 52401 del 18 de agosto de 2021. 3.
Doctrina de acto aclarado La Decisión 472 del 16 de septiembre de 19996 dispone que los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, la interpretación de las mismas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – TJCA, con la finalidad de aplicarse uniformemente en los procesos que se adelanten en el territorio de los países miembros.
Por su parte, el artículo 34 ibídem, fijó el alcance de la interpretación prejudicial, al señalar que “el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – TJCA deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.” En ese orden, este principio busca promover la seguridad jurídica, la coherencia y la predictibilidad en la aplicación del derecho comunitario andino, evitando interpretaciones contradictorias o divergentes sobre las mismas normas o disposiciones.
Conforme a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – TJCA, mediante la sesión judicial celebrada el 13 de marzo de 2023, reconoció a través de las interpretaciones prejudiciales 391-IP-2022, 350-IP2022, 261-IP-2022 y 145-IP- 2022, publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena (GOAC) No. 6 Por medio de la cual se crea la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 9 5146 y 5147 de la misma fecha, que la “doctrina del acto aclarado” es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. En otras palabras, si el referido Tribunal ya ha interpretado una norma o disposición de manera previa, se considera que su significado y alcance han sido "aclarados" y no es necesario que el tribunal vuelva a pronunciarse sobre el mismo tema, a menos que existan circunstancias nuevas o elementos adicionales que justifiquen una revisión de la interpretación previa.
Mediante providencia del 20 de abril de 20237, el Consejo de Estado dio aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señalando lo siguiente: “De lo anterior se colige que, si bien las solicitudes de interpretación prejudicial -en atención a lo dispuesto en el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA- son de carácter obligatorio para el juez nacional de única o última instancia, lo cierto es que, en virtud de la doctrina del acto aclarado, esta autoridad nacional no estaría obligada a solicitarla, siempre que la norma comunitaria requerida haya sido objeto de análisis en algún pronunciamiento publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.
En atención a ello, en el presente caso, además de tratarse de un asunto de primera instancia y no de única ni última, se controvierte la aplicación de la disposición contenida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 del 2000, el cual se encuentra relacionado con la irregistrabilidad de signos por ser idénticos o semejantes a una marca anteriormente registrada para los mismo productos o servicios.
En ese orden, al realizar el estudio de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se encuentra que dicha disposición fue objeto de interpretación prejudicial en los siguientes procesos: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, 261-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023 y 153-IP-2022 del 17 de mayo de 2023.
Por tal razón, se dio aplicación a la doctrina del acto aclarado y se adelantará el proceso según los pronunciamientos mencionados. 7 Consejo de Estado. Sección Primera. Providencia 20 de abril de 2023. Radicado: 11001-03-24-000- 2014-00261-00. Consejero Ponente. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 10 Cuestión previa Previamente, la Sala advierte que los signos comparados amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, productos farmacéuticos y medicamentos.
Al respecto, la jurisprudencia andina8 ha sido enfática en señalar que los parámetros y criterios establecidos para realizar el cotejo marcario deberán complementarse con un examen mucho más riguroso. En virtud de ello, el análisis de registrabilidad debe ser completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor, sus hábitos culturales y tomando en cuenta su grado de percepción, conforme los criterios de: i) consumidor medio: cuando se trata de productos o servicios de consumo masivo; ii) consumidor selectivo: al tratarse sobre determinados productos o servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad; y iii) consumidor especializado: al tratarse de un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que se adquieren teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional, por ejemplo, los médicos y demás personas pertenecientes al área de la salud.
En este sentido, lo ha sostenido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, al señalar: “El examen de estos signos [Farmacéuticos] merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.
Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.”10 (Negrillas fuera de texto) “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de 8 Proceso 145-IP-2022. 9 Proceso 305-IP-2014 10 Proceso 012-IP-2012 Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 11 su hogar sin asistencia profesional permanente”.
(Negrillas fuera de texto). Así las cosas, se realizará un estudio de fondo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, máxime cuando en muchos establecimientos de comercio son expedidos medicamentos de delicado uso, sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. 4.
Caso concreto En el caso sub exámine, se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de declarar la nulidad de las Resoluciones No. 52401 del 18 de agosto de 2021 y 69026 del 25 de octubre de 2021 expedidas por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca MUCAINE (nominativa), configurándose la causal relativa de irregistrabilidad prevista en el literal a), artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, que dispone: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” Conforme a ello, para que el registro de una marca sea negado se requiere que cumpla con varios supuestos de hecho, tales como: i) Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza, ii) La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa, y iii) Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional Niza.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia y de conformidad con el material probatorio, la Sala anticipa que de encontrarse acreditado que la marca “MUCAINE” cuenta con identidad o similitud ortográfica y fonética con las marcas previamente registradas, que genere un riesgo de confusión o de asociación al público consumidor, se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, con fundamento en lo siguiente: Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 12 i) Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza Es preciso señalar que las marcas objeto de comparación son de naturaleza denominativas, también llamadas, nominativas o nominales, ya que, únicamente están compuestas por palabras pronunciables, pero que no tienen ninguna figura e imagen ni definen un concepto o significado.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina, ha dispuesto que la comparación entre signos denominativos o nominativos se realizará en los siguientes términos: “Comparación entre signos denominativos (…) 2.3 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra pueda estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Usualmente, en el lexema está ubicado la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 13 c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre signos puede ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentra en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.
(…)” (Negrillas fuera de texto) ii) La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa Las marcas previamente registradas y la marca cuyo registro se cuestiona, son las siguientes: MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS – Sociedad Stada Arzneimittel AG MARCA POSTERIOR - Sociedad BIOQUÍMICO PHARMA S.A. MEBUCAINA (Nominativo) MUCAINE (Nominativo) MEBOCAINA (Nominativo) MEBUCAINA FORTE (Nominativo) MEBOCAINA FORTE (Nominativo) Los signos objeto de comparación son de naturaleza denominativa, también llamados, nominativos, nominales o verbales, los cuales están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto de expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede tener o no significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: i) sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo que pretende distinguir y ii) arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que se distingue o pretende identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 14 Al respecto, el Tribunal de Justicia Andina11 ha señalado que se deberá establecer la existencia de identidad o semejanza entre los signos confrontados para luego determinar si esto es capaz de generar el riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.
Al respecto, el Tribunal de Justicia Andina, señala las características para establecer si un signo puede presentar un riesgo de confusión directa o de asociación, así: “a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.” Adicionalmente, la misma corporación diferenció los tipos de similitudes, así: “1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 11 Proceso 391-IP-2022.
Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 15 d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.” Así las cosas, la Sala considera que, al tratarse de la comparación entre signos nominativos, se realizará el estudio de la similitud ortográfica y fonética, en los siguientes términos: Similitud ortográfica: MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS MARCA CUESTIONADA MEBUCAINA MUCAINE MEBOCAINA MEBUCAINA FORTE MEBOCAINA FORTE En este punto, es pertinente señalar que si bien los signos no cuentan con una denominación en específico, si comparten un elemento distintivo dominante consistente en la palabra “CAIN”, que individualmente es de común utilización para distinguir productos de la clase 05 y que, contrario a lo manifestado por la accionante, no es una familia de marcas de la Sociedad STADA ARZNEIMITTEL AG, sino que corresponde a un grupo de medicamentos anestésicos que se conocen comúnmente como “las caínas”.
En los términos de la comunidad científica “Las Caínas son anestésicos locales del grupo de ésteres del ácido paraaminobenzoico que se utilizan en inyectables, comprimidos o sprays para el tratamiento de patologías que cursan con dolor en boca (…) garganta (…), nariz (…), oídos (…), así como en fármacos utilizados en el tratamiento de picaduras de insectos (…), erupciones cutáneas (…), cicatrizantes de piel (…), antitusígenos (…), lubricantes urológicos y en infinidad de cosméticos y productos dermatológicos.”12.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que los signos en conflicto comparten la expresión CAIN (A-E), la cual se reitera no tiene un significado, sino que por el contrario es entendida como un grupo de anestésicos locales del grupo de ésteres del ácido paraaminobenzoico, no es posible ser atribuida de forma exclusiva a una parte. Por lo tanto, su fuerza distintiva está dada por el conjunto de elementos que la acompañan. 12https://clinicaproctologica.com/alergia-a- cainas/#:~:text=Las%20Cainas%20son%20anest%C3%A9sicos%20locales%20del%20grupo%20de,y %20en%20infinidad%20de%20cosm%C3%A9ticos%20y%20productos%20dermatol%C3%B3gicos.
Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 16 En ese orden, para dar mayor claridad sobre las similitudes del orden ortográfico suscitadas entre los signos confrontados, es pertinente señalar lo siguiente: Como se puede apreciar, la marca cuestionada se encuentra constituida por siete (7) letras de las cuales tres (3) son consonantes y cuatro (4) vocales.
Por su parte, las marcas previamente registradas se componen por nueve (9) letras, siendo cuatro (4) consonantes y cinco (5) vocales. En esa medida, se tiene que la marca solicitada se encuentra incluida prácticamente por completo en la marca previamente registrada, posee una similar estructura consonántica y prácticamente la misma secuencia vocálica, inicios y terminaciones muy parecidas, sin que los cambios en las vocales entre una y otra denominación sean suficientes para diferenciarlas, lo cual hace que sus configuraciones se perciban a primera vista como casi iguales. Similitud fonética: Respecto de esta similitud la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que en la comparación fonética de marcas ha de precisarse lo siguiente: “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”13 13 Proceso 01-IP-2005.
Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 17 La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones”.14 De la confrontación realizada a las marcas cotejadas, se advierte que, si bien no tienen el mismo número de letras y de sílabas, son palabras graves, lo que genera que cuando se pronuncien en voz alta el sonido sea prácticamente el mismo, toda vez que, la sílaba tónica es la misma, -CAINA y CAINE- y la combinación de letras utilizadas en ambas denominaciones se leen de manera similar y la mayor parte de sus vocales y consonantes son iguales y siguen órdenes casi idénticos: MEBUCAINA / MUCAINE / MEBUCAINA / MUCAINE / MEBUCAINA / MUCAINE / MEBUCAINA / MUCAINE / MEBUCAINA / MUCAINE / MEBUCAINA / MUCAINE / MEBUCAINA / MUCAINE / MEBUCAINA / MUCAINE / MEBUCAINA / MUCAINE / MEBUCAINA / MUCAINE MEBOCAINA / MUCAINE / MEBOCAINA / MUCAINE / MEBOCAINA / MUCAINE / MEBOCAINA / MUCAINE / MEBOCAINA / MUCAINE / MEBOCAINA / MUCAINE / MEBOCAINA / MUCAINE / MEBOCAINA / MUCAINE / MEBOCAINA / MUCAINE / MEBOCAINA / MUCAINE En esos términos, se encuentra que la marca MUCAINE (nominativa) es similar a las marcas MEBUCAINA / MEBOCAINA (nominativa), ya que la posición de sus sílabas tónicas, orden de vocales y consonantes, letras iniciales y terminaciones semejantes, posterior a una sencilla audición, reportan una sonoridad extremadamente cercana, al grado de propiciar riesgo de confusión fonética o auditiva en el público consumidor. Similitud conceptual o ideológica y gráfica y figurativa: Respecto de ellas, es pertinente resaltar que los signos en conflicto son de naturaleza denominativa y no existen elementos gráficos como el color, empaque, letras que hagan posible la comparación de los signos confrontados.
Adicionalmente, las marcas en conflicto son de fantasía, ya que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus titulares. iii) Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional Niza 14 Proceso 35-IP-2002. Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 18 El análisis de conexidad de productos y/o servicios que ofrecen los signos confrontados, se origina cuando dos signos cuentan con semejanzas y debe establecerse, si a pesar de las similitudes pueden llevar al consumidor a un riesgo directo o indirecto y de asociación. Al respecto, la jurisprudencia andina15 señaló los criterios sustanciales que deben ser estudiados para determinar si existe una conexión entre los productos y/o servicios, en los siguientes términos: “3.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza. 15 145-IP-2022.
Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 19 c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.” El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos y servicios De conformidad con lo expuesto anteriormente, es claro que existe una similitud y semejanza ortográfica y fonética entre los signos “mebucaina”, “mebocaina” vs. “mucaine”, máxime cuando identifican o amparan productos pertenecientes a la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales podrían ser adquiridos por el consumidor de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En ese orden, es de precisar que las marcas previamente registradas amparan fundamentalmente preparaciones y productos farmacéuticos, en las siguientes condiciones: Por su parte, la marca MUCAINE registrada a favor del Laboratorio Bioquímico Pharma S.A., ampara productos pertenecientes a la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, así: “CLASE 5.
Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” (Negrillas fuera de texto) Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 20 Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la inclusión de productos y/o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos objeto de análisis, según lo dispone el inciso segundo, artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, en los siguientes términos: “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Negrillas fuera de texto) En tal sentido, es claro que los productos que pretende identificar la marca MUCAINE, guardan una conexión con algunos de los productos amparados bajo las marcas MEBOCAINA, MEBUCAINA, MEBUCAINA FORTE y MEBOCAINA FORTE, toda vez que los productos solicitados por la marca posterior se encuentran incluidos dentro de la cobertura de las marcas previas y que, al encontrarse en la misma clase, podrían compartir canales de comercialización y distribución. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Este hecho no se encuentra acreditado dentro del material probatorio allegado, toda vez que existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario En consideración al examen de similitud e identidad realizado, la coexistencia entre los signos “MEBOCAINA”, “MEBUCAINA” vs. “MUCAINA” pone en riesgo de confusión indirecto o de asociación al consumidor, ya que no tendrá en cuenta el origen empresarial del producto.
En efecto, por ejemplo, un un consumidor podría pensar erradamente que la marca “MUCAINE” es una abreviación de los productos farmacéuticos “MEBUCAINA” o “MEBOCAINA”, o que es una nueva versión perteneciente a la familia de marcas Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 21 ME-CAINA que identifica una nueva línea de medicamentos producidos o respaldados por la Sociedad Stada Arzneimittel AG.
Así las cosas, la Sala advierte que además de existir una similitud gramatical y fonética entre los signos en comparación, también se observa un riesgo de confusión en el consumidor que podría acceder al producto registrado posteriormente, considerando que tiene un origen empresarial diferente. En consecuencia, considera la Sala que en el presente caso es evidente la concurrencia de las causales de irregistrabilidad dispuestas en el inciso a), artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, la marca en cuestión tiene similitud gramatical y fonética con las marcas previamente registradas, circunstancias que potencian un riesgo de confusión en el mercado, con efectos graves en la salud de los consumidores, puesto que las marcas en cuestión guardan relación con productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, relacionados con productos farmacéuticos y medicamentos, entre otros.
En esa medida, la Sala declarará la nulidad de las Resoluciones No. 52401 del 18 de agosto de 2021 expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y No. 69026 del 25 de octubre de 2021 expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la misma entidad, por medio de las cuales se concedió a la Sociedad Bioquímico Pharma S.A. el registro de la marca “MUCAINE” (nominativa).
Condena en costas De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 202116, en el presente asunto no hay lugar a condenar en costas en esta instancia a la parte demandante en la condición de parte vencida en el proceso por cuanto la demanda cuenta con un razonable fundamento fáctico y jurídico. 16 Artículo 188.
Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. Inciso adicionado por el art. 47, Ley 2080 de 2021. <El texto adicionado es el siguiente> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 22 Si bien el examen del fondo del asunto conduce a desestimar el mérito de las pretensiones, el ejercicio del derecho de acción en este caso no evidencia en modo alguno una actuación caprichosa o arbitraria, ni mucho menos que la parte actora haya procedido con manifiesta carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. F A L L A: 1.º) Declárese la nulidad de las Resoluciones No. 52401 del 18 de agosto de 2021 expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y No. 69026 del 25 de octubre de 2021 expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la misma entidad, por medio de las cuales se concedió a la Sociedad Bioquímico Pharma S.A. el registro de la marca “MUCAINE” (nominativa), y se confirmó la decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2.°) Como consecuencia de lo anterior, ordénese a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro marcario otorgado en virtud de aquél y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.º) Abstenerse de condenar en costas a la parte demandante, conforme las razones expuestas en la parte motivan de esta providencia. 4.°) Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y devuélvanse los remanentes, si a ello hay lugar. 5.°) Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Discutido y aprobado en sesión de Sala de la fecha. Acta No.
29. CÉSAR GIOVANNI CHAPARRO RINCÓN Magistrado (firmado electrónicamente) Expediente 25000-23-41-000-2022-00358-00 Actor: STADA ARZNEIMITTEL AG Propiedad Industrial 23 MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN Magistrado (firmado electrónicamente) ÓSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS Magistrado (firmado electrónicamente) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.