TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN "A" Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO EXPEDIENTE NO.: 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE: HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS: YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROPIEDAD INDUSTRIAL ASUNTO: SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA La Sala decide, en primera instancia, la demanda presentada por la sociedad HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC, contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-, con el fin de se declare la nulidad de: i) la Resolución No. 49999 del nueve (9) de agosto de 2021 “Por la cual se niega un registro.” y, ii) la Resolución No. 66480 del trece (13) de octubre de 2021 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-.
La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: (i) Antecedentes, (ii) Consideraciones de la Sala y, (iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación: I.
ANTECEDENTES 1. El escrito de demanda 1.1. Pretensiones 2 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) La parte demandante formuló las siguientes: “1.
Que se declare nula la Resolución No. 49999, dictada por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio el día 9 de agosto de 2021, por medio del cual se negó de oficio el registro de la marca en Clase 9, solicitada por HP Hewllet Packard Group LLC, con fundamento en las marcas registradas YOKOGAWA (Mixta) No. 466607 y FIGURATIVA No. 466604 a nombre de YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION. 2.
Que se declare nula la Resolución No. 66480 dictada por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 13 de octubre de 2021, por medio de la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 49999, dictada por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 9 de agosto de 2021. 3.
Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, en beneficio de la sociedad HP Hewllett Packard Group LLC., quien tiene un interés legítimo pues requiere registrar su marca, se ordene la concesión de la marca en Clase 9 a nombre de HP Hewllet Packard Group LLC.” 1.2. Hechos En síntesis, fueron expuestos por la demandante, así: El día quince (15) de febrero de 2021, la sociedad HP Hewlwtt Packard Group LLC, presentó la solicitud de registro de la marca para identificar “Computadores personales, hardware de computador, computadores portátiles (laptop), computadores portátiles (notebook), computadores de mano, estaciones de trabajo informáticas, periféricos de computador, monitores de computador, pantallas de visualización de pantalla plana, 3 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) software de computador, software de juegos de computador, auriculares.”, de la clase 9.
En la gaceta para la propiedad industrial No. 924, apareció publicada la solicitud de registro y contra ella no se presentaron oposiciones. El día nueve (9) de agosto de 2021, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 49999 negó de oficio el registro de la marca en la clase 9, a nombre de Hp Hewlett Packard Group LLC, con fundamento en las marcas registradas Yokogawa (Mixta) No. 466607 y figurativa No. 466604 a nombre de Yokogawa Electric Corporation, El veintidós (22) de septiembre de 2021, estando dentro del término legal, la sociedad HP Hewlett Packard Group LLC, interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 49999 del nueve (9) de agosto de 2021.
El día trece (13) de octubre de 2021, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 66480, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por HP Hewlett Packard Group LLC, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 49999 dictada por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el nueve (9) de agosto de 2021.
La administración con su errada aplicación de las normas de la Decisión 486, le negó a HP Hewlett Packard Group LLC, un derecho que le asiste de registrar la marca suficientemente distintiva en clase 9. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación 4 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Las normas violadas y el concepto de la violación se sustentaron en los siguientes términos: Adujo que los actos administrativos fueron expedidos con violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
El concepto de la violación se encuentra contenido en los cargos de nulidad que se señalarán en la parte considerativa de esta decisión.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La parte demandada se pronunció respecto de los supuestos fácticos de la demanda, así: (i) Son ciertos los hechos: 1, 2, 3, 4, y 5. (ii) No es un hecho: 6.
3. ACTUACIÓN PROCESAL Previo reparto, mediante auto del veintidós (22) de marzo de 2022 (Ver expediente digital) se inadmitió la demanda; decisión contra la cual la parte demandante presentó recurso de reposición mismo que fue resuelto a través de providencia del diez (10) de junio de 2022, en el sentido de reponer parcialmente. Por haber sido subsanada en debida forma la demanda, mediante auto del diecisiete (17) de octubre de 2023, se admitió la demanda, se ordenó la notificación personal a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, a la sociedad Yokogawa Electric Corporation, a la Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 5 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Igualmente, se les corrió traslado para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la demanda. 3.1.
Del auto de sentencia anticipada - Artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021). De conformidad con lo señalado en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021), el Despacho de la Magistrada Ponente mediante auto del dieciocho (18) de marzo de 2024 (Ver anexo 19 del expediente digital), resolvió sobre las solicitudes probatorias, fijó el litigio y corrió traslado para alegar de conclusión en aplicación a los artículos 181, 182 A y 283 de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Adicionada por la Ley 2080 de 2021). 3.2.
Alegatos de conclusión 3.2.1 Hewlett Packard Group LLC: La parte demandante en el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (Propiedad industrial) presentó alegatos de conclusión en primera instancia mediante escrito radicado vía correo electrónico el día doce (12) de abril de 2024, reiterando los argumentos señalados en la demanda (Ver anexo 21 Ibídem.) 3.2.2 Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-: La apoderada judicial de la entidad demandada, mediante correo electrónico remitido el doce (12) de abril de 2024 (Ver anexo 20 Ibid), presentó alegatos de conclusión en primera instancia, reiterando los argumentos esbozados en el escrito de contestación de la demanda. 6 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) 3.2.3.
Yokogawa Electric Corporation: La sociedad Yokogawa Electric Corporation, tercero con interés en las resultas del proceso no presentó alegatos de conclusión en primera instancia. 3.2.4. Concepto del Agente del Ministerio Público: La Procuradora Delegada ante esta Corporación rindió concepto en el presente asunto, solicitando denegar a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos: Manifestó que, de acuerdo con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que no esté incursa en los siguientes supuestos de hecho, los cuales darían lugar a su negación: (i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación y, (ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada, al tratarse de los mismos productos o servicios o que el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación. Ahora bien, esta norma establece que la semejanza entre los signos sea para generar un riesgo de confusión o asociación en los consumidores, por similitudes ortográficas, fonéticas, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que el riesgo de confusión “(…) se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo (…)”. 7 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) En este mismo sentido, ha dicho que “(…) el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee (…)”.
En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “(…) consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (…)”. Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 391- IP-2022, con relación a las formas de similitud entre dos signos, especificó que pueden ser: (i) Ortográfica, (ii) Fonética, (iii) Conceptual o ideológica y, (iv) Gráfica o figurativa.
Adicionalmente, la conexión entre los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza no se determina porque la inclusión de productos o servicios se da en una misma clase, este elemento no es concluyente para establecer si existe similitud entre los productos objeto de análisis, como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y como se establece en el artículo 151 de la Decisión 486 del 2000.
Manifiesta que en el caso en concreto se evidencia que, la controversia radica en una supuesta confusión entre dos marcas OMEN y YOKOGAWA, por lo que, es importante definir cuál elemento, ya sea el denominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca. 8 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Señala que observando cada marca en su conjunto, en cada uno tiene el elemento denominativo, siendo este las expresiones OMEN y YOKOGAWA, sin embargo, se debe mencionar que ambas marcas cuentan con un elemento gráfico sobresaliente que corresponde a la figura de un cuadrilátero paralelogramo de color negro.
En consecuencia, para efectuar la comparación de las marcas se debe tener en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado los criterios para establecer la existencia de una conexión competitiva. Conforme a lo anterior, con relación a la clasificación de cada marca evidenció que: (i) Signo solicitado (OMEN): Los productos que se referenciaron como amparados por el signo solicitado, corresponden a la clase 9 internacional, que corresponden a computadores, computadores personales, hardware de computador, computadores portátiles laptop y notebook.
(ii) Signo previamente registrado (YOKOGAWA): Los productos amparados por el signo registrado corresponden a la clase 41 internacional, que corresponde a suministro de información técnica y de funcionamiento de computador, programación de computador, mantenimiento y actualización de software para computador, investigación y desarrollo técnico, eléctrico, diseño de software de computador, alquiler de computador entre otros. 9 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Frente a esta información, se encuentra que ambas clases identifican productos y servicios que se encuentran relacionados en el mercado.
Adicionalmente, tanto el signo solicitado para registro OMEN como el signo previamente registrado YOKOGAWA cuentan con un elemento gráfico sobresaliente, que corresponde a la figura de un cuadrilátero paralelogramo con color y longitud similar, lo que hace que ambos signos incorporen casi la misma imagen. En consecuencia, la cercanía de los productos y servicios amparados por los signos objeto de discusión, junto con la similitud gráfica de ambas marcas, puede llevar al consumidor a pensar que estas guardan una relación empresarial que podría generar confusión en el consumidor, al considerar que ambos comparten un mismo origen empresarial o están asociadas.
En conclusión, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, encontramos que las expresiones OMEN y YOKOGAWA tienen similitud gráfica y conceptual lo cual genera un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, por lo que, se cumple con lo establecido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
II. CONSIDERACIONES 1. COMPETENCIA En atención a que en este caso se ejerce el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (Propiedad industrial), frente a actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC-, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 10 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) de 2000 y, el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 CPACA (Modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021), este Tribunal es competente para conocer y decidir, en primera instancia, el proceso de la referencia.
2. PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda y la respectiva contestación, si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada, para lo cual se desarrollarán y analizarán los temas necesarios para resolver los cargos de nulidad propuestos.
3. DE LOS ACTOS OBJETO DE REVISIÓN DE LEGALIDAD Debe la Sala pronunciarse sobre la legalidad de los siguientes actos administrativos demandados: (i) La Resolución No. 49999 del nueve (9) de agosto de 2021 “Por la cual se niega un registro.” y, (ii) La Resolución No. 66480 del trece (13) de octubre de 2021 “Por la cual se resuelve un recurso apelación.”.
4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL QUE FUNDAMENTA LA DECISIÓN. 4.1. Creación de la Comunidad Andina de Naciones –CAN-1, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA- y su interpretación 1https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can#:~:text=La%20Comunidad%20Andina%20 (CAN)%20es,la%20cooperaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20y%20social. 11 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) prejudicial.
La Comunidad Andina de Naciones –CAN- es un mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena del veintiséis (26) de mayo de 1969, con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social. En la Sección “E” del Acuerdo de Cartagena suscrito inicialmente por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se determinó respecto a la creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo siguiente: “Artículo 40.- El Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina.
Artículo 41.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos modificatorios y el presente Acuerdo. El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador.” Mediante el Tratado modificatorio del Tribunal Andino de Justicia suscrito el día veintiocho (28) de mayo de 1996 (Decisión 472 de 2000), se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de la misma, con la organización y las competencias que se establecen en dicho Tratado y sus Protocolos modificatorios.
A su vez, la sección tercera artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Tratado modificatorio antes indicado, señala que, le corresponderá al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –TJCA-, interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar la aplicación uniforme de las normas Andinas en el territorio de los países miembros. 12 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) En este sentido, los Jueces Nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrá (facultativo) solicitar directamente la interpretación prejudicial siempre y cuando procedan recursos en derecho interno en contra de la sentencia. No obstante lo anterior, si no procede recurso alguno contra la sentencia que pone fin al proceso, el Juez Nacional suspenderá el procedimiento y deberá (obligatorio) solicitar directamente de oficio o a petición de parte la interpretación al Tribunal.
Lo anterior en concordancia con lo señalado en el artículo 122 de la Decisión 500 del veintidós (22) de junio de 2001 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, y el literal c) del artículo del Acuerdo 08 del veinticuatro (24) de noviembre de 2017, por medio del cual se expide el reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales. 4.2.
El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. Al respecto, se considera necesario traer a colación lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, en las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP-2022 y 391-0IP-2022 del trece (13) de marzo de 2023, donde se reconoció que el criterio jurídico interpretativo denominado en el ámbito Europeo como “La doctrina interpretativa del acto aclarado”, es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto. 13 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Por lo anterior, valga traer a colación lo esbozado en la interpretación prejudicial emitida el diecisiete (17) de mayo de 2023, dentro del proceso 153- IP-2022, en el cual se estableció, lo siguiente: “PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190012600, constituyen un acto aclarado en los términos expuesto en la presente procidencia judicial.” De la cita jurisprudencia andina antes citada la Sala observa que, dentro del expediente 153-IP-2022 se entendió que la consulta relacionada con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, constituye un acto aclarado en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 344-IP-2022 del once (11) de abril de 2023; 145-IP-2022, 261-IP- 2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 de fecha trece (13) de marzo de 2023, por lo que no fue motivo de pronunciamientos adicionales.
En este orden de ideas, cuando el Juez nacional competente encuentre que la norma de la cual requiere interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, ya se encuentra interpretada y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, no se hace necesario solicitar la interpretación prejudicial en virtud de la teoría del acto aclarado. 4.3.
De las acciones y medios de control establecidos en la Decisión 486 del catorce (14) de septiembre de 2000 y el ordenamiento jurídico Colombiano. El artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, determinó las acciones procedentes para la solicitud de nulidad del registro, así: 14 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (Subrayado fuera del texto original) De conformidad con la norma antes transcrita se tiene que, en el ordenamiento jurídico Andino se establecieron dos acciones de nulidad tendientes a obtener la declaratoria de nulidad de un registro por parte de la Autoridad Nacional competente (para el caso Colombiano la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-), a saber: (i) La acción de nulidad absoluta, cuando el registro se hubiese concedido en contravía con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 y, (ii) La acción de nulidad relativa, cuando el registro marcario se concedió en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe.
Esto es, que las acciones de nulidad absoluta y relativa proceden contra el acto administrativo proferido por la Autoridad Nacional competente que concedió el registro marcario solicitado. 15 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) No obstante lo anterior, en el ordenamiento jurídico Colombiano cuando se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, mediante el cual se negó el registro marcario solicitado, lo procedente es acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.
La anterior diferenciación guarda mayor importancia si se tiene en cuenta que, tanto para las acciones de nulidad absoluta y relativa, como para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina -para la primera- y las normas de derecho interno Colombiano –para la segunda-, establecieron términos de caducidad distintos para impetrar los mismos, así: (i) Nulidad absoluta: No tiene término de caducidad de conformidad con el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
(ii) Nulidad relativa: Tiene un término de caducidad de cinco (5) años, contados a partir de la concesión de registro demandado, lo anterior, en atención a lo señalado en el inciso según del artículo 172 Ibídem, y, (iii) Nulidad y Restablecimiento del Derecho: Tiene un término de caducidad de cuatro (4) meses, de conformidad con lo establecido en el literal d) numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.
Por lo expuesto, para determinar qué término de caducidad es aplicable a cada caso en particular, se debe establecer de manera clara: (i) Lo que se pretende, es decir, si la nulidad recae sobre un acto administrativo proferido por la Autoridad Nacional competente que negó o concedió el registro marcario y, (ii) En caso de recaer en un acto administrativo que haya 16 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) reconocido un registro marcario, se debe tener en cuenta las causales de irregistrabilidad manifestadas en la demanda, es decir, si se considera que se profirieron en contravía de los artículos 134 primer párrafo y 135 o, del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 4.4.
De la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Al respecto, se considera importante traer a colación lo sostenido por el H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón2, en la que recientemente al respecto indicó: “(…)” Sin embargo, en tratándose de los requisitos de la demanda, el numeral 1 del artículo 162 del CPACA, modificado por el artículo 31 de la Ley 2080, establece que cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho.
La norma en cita dispone: “(…)” Para resolver la controversia, es conveniente recordar que en materia marcaria existen tres clases de medios de control: a) la de nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA; b) la de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.
En ese entendido, es pertinente señalar que, según lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el medio de control de nulidad absoluta o medio de control de nulidad, en la legislación interna, procede, en cualquier tiempo, cuando lo que se va a demandar es el 2 H. Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, Demandante: Apple INC, Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, Radicado No. 25000-23-41-000- 2022-00072-01, Auto de fecha dieciséis (16) de marzo de 2023. 17 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) registro de una marca concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135, ibidem.
Por su parte, el medio de control de nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años, es procedente cuando el registro marcario fue concedido de mala fe o en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Es decir, que tanto los medios de control de nulidad relativa como de nulidad absoluta, fueron legalmente establecidos para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios, conforme se desprende de lo expresamente establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
No obstante, cuando lo que se demanda es el acto administrativo que niega o cancela total o parcialmente un registro marcario, los medios de control procedentes ya no serán los referidos, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a la afectación directa que genera este tipo decisiones frente a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca.
Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante. Asimismo, sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca por no uso, tanto para el propietario de la marca que demanda el acto administrativo por medio del cual se le canceló su registro, como para el tercero que demanda el acto que negó la cancelación solicitada, pues en estos casos se involucra directamente un interés particular y se busca además de la declaratoria de nulidad un restablecimiento del derecho.
“(…)” Ahora, en lo que tiene que ver con el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación en asuntos contencioso administrativos, el desarrollo histórico normativo ha sido consistente en establecer que los conflictos de carácter particular y de contenido económico son susceptibles de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos.
En efecto, los artículos 70 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998, - que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 21 de marzo 1991-, y 2° del Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009, establecían lo siguiente: “(…)” Posteriormente, el inciso segundo del numeral 1 del artículo 161 del 18 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) CPACA fue modificado por el artículo 34 de la Ley 2080, en el sentido de señalar que el requisitito de procedibilidad será facultativo en los asuntos allí previstos, no obstante, podrá adelantarse en otros siempre que no esté prohibido.
La norma en cita dispone: “(…)” Teniendo en cuenta lo expuesto en líneas anteriores, la Sala advierte que la conciliación extrajudicial, para la fecha en que se instauró la presente demanda, era requisito de procedibilidad en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales, siempre que los asuntos fuesen susceptibles de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos, esto es, que se tratase de controversias de carácter particular y de contenido económico, como expresamente lo establece el artículo 2° del Decreto núm. 1716, transcrito en precedencia. Sobre este particular, la Sección en la sentencia de 15 de noviembre de 2012, precisó que no todos los actos de contenido particular son susceptibles de ser conciliados habida cuenta que no tienen contenido económico, razón por la cual no se debe acreditar el referido requisito, providencia de la que se destaca: “(…)” Ahora, en tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado en asuntos marcarios, la Sección Primera del Consejo de Estado de manera pacífica y reiterada ha sostenido que la conciliación prejudicial no constituye requisito de procedibilidad, habida cuenta que este tipo de demandas adolecen de pretensiones económicas susceptibles de ser conciliadas, pues lo que se debate en esta jurisdicción es la legalidad del acto a la luz de las normas comunitarias que se consideren transgredidas, mas no las eventuales, inciertas, indirectas y futuras consecuencias económicas que pueda tener en el mercado la nulidad de dicha decisión administrativa que denegó un registro u ordenó o denegó su cancelación. En efecto, si bien se puede afirmar que el derecho marcario en su naturaleza genérica enmarca e involucra intereses o finalidades económicas de quienes actúan como agentes del mercado a través de la legitima pretensión de usar un registro y/o beneficiarse del mismo, ello no implica que las demandas que conoce la Jurisdicción sobre esta materia contengan aspectos o pretensiones económicas objeto de conciliación, pues el Juez contencioso-administrativo se limita a estudiar la legalidad del acto conforme al ordenamiento jurídico comunitario y a determinar la procedencia de un restablecimiento del derecho relacionado con la posibilidad de registrar la marca solicitada, lograr su cancelación y la obtención del 19 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) derecho prioritario consecuencial o la denegación de ésta y que se mantenga incólume el correspondiente registro.
Para la Sala, en estos casos, la entidad demandada, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede conciliar la legalidad del acto ni el eventual restablecimiento del derecho, pues, como ya se indicó, éste último adolece de contenido económico susceptible de este tipo de acuerdos directos entre las partes, amén de que también existen intereses de terceros que no pueden ser desconocidos ante una posible conciliación. “(…)” Aunado a lo anterior, es pertinente advertir que este tipo de demandas en las que se pretende la nulidad de actos administrativos de naturaleza marcaria revisten un carácter sui generis, pues su estudio, trámite y resolución se fundamenta en normas comunitarias que no establecen la posibilidad de que la autoridad nacional concilie la legalidad de su decisión o las consecuencias de la misma, por lo que su tratamiento debe ser especial y diferenciado respecto de los demás asuntos contencioso administrativos.
Por ello, resaltaría inocuo exigir el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en un asunto que no puede ser objeto de un arreglo directo entre las partes, pues debe mediar el estudio y el análisis de normas comunitarias, lo cual es competencia única y exclusiva del juez contencioso al momento de fallar el proceso teniendo en cuenta la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con la exigencia prevista en el artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, aplicable en estos casos.
“(…)” De conformidad con la reciente jurisprudencia antes citada se tiene que, no es necesario requerir el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en las demandas de propiedad industrial, comoquiera que a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- le está prohibido conciliar la legalidad del acto y su eventual restablecimiento, pues primero, se debe realizar un estudio y análisis de normas comunitarias y, segundo, el restablecimiento adolece de contenido económico.
Por los anteriores argumentos, se dará aplicación al precedente judicial 20 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) reiterado del H. Consejo de Estado – Sección Primera, en cuanto a que en procesos de propiedad industrial no es necesario requerir el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.
5. PRUEBAS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE 5.1. La parte demandante con el escrito de demanda, allegó las siguientes pruebas: "Anexo 1: Documento que acredita la SUSCRITA y/o a la doctora ALICIA LLOREDA y/o a la doctora TATIANA CARRILO, como apoderadas de la sociedad HP Hewlett Packard Group LLC., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el cual se encuentra debidamente firmado y apostillado, junto con su traducción al español.
Anexo 2: Está constituido por copias expedidas por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio de los siguientes documentos: a) Resolución No. 49999 del 9 de agosto de 2021, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; b) Resolución No. 66480 del 13 de octubre de 2021, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; c) Recurso de Apelación presentado por HP Hewlett Packard Group LLC., en contra de la Resolución No. 66480 del 13 de octubre de 2021, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. d) Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Anexo 3: Poder otorgado por la sociedad YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION., organizada y existente de conformidad con las 21 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) leyes de 9-32, NAKACHO 2-CHOME, MUSASHINO-SHI, TOKYO 180-8750, JAPAN MUSASHINO SHI TOKYO, al señor JUAN PABLO CADENA SARMIENTO Anexo 4: Está conformado por las impresiones de pantalla del (sic) las Impresiones de pantalla de la Oficina de Marcas.
Anexo 5: Está conformado por las impresiones de pantalla que demuestran el conocimiento de la marca OMEN. Anexo 6: Esta (sic) conformado por las impresiones de pantalla de las marcas fundamento de rechazo y de la marca solicitada.” 5.2. La apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC-, allegó copia digital del expediente administrativo.
6. CARGOS DE NULIDAD: Esta Corporación estudiará el cargo de nulidad, para tal fin, realizará el análisis, así: (i) el fundamento expuesto por la parte demandante, (ii) la contestación por la parte demandada y, (iii) las consideraciones de la Sala. 6.1. PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DEL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6.1.1 Fundamento: Considera que de la lectura del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, los hechos narrados en el presente caso, se desprende que hubo una violación de esta por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues tal y como se demostrará a continuación, la marca solicitada 22 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) no solo hace parte de la reconocida familia de marcas OMEN de mi representada HP Hewlett Packard Group LLC, sino que identifica productos diferentes a los que identifican las marcas fundamento de rechazo, al tiempo que no es similarmente confundible con éstas, ya que tienen elementos adicionales que la diferencian y le otorgan suficiente distintividad.
(i) La marca solicitada es parte de a reconocida familia de marcas HP Hewlett Packard. Sostiene que la marca en Clase 9, hace parte de la reconocida familia de marcas OMEN de HP Hewlett Packard Group LLC., pues, tal y como se evidencia en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, HP Hewlett Packard Group LLC es titular de las siguientes marcas que contienen la marca OMEN: Con relación a la familia de marcas, el Tribunal Andino de Justicia citó apartados de la Interpretación Prejudicial 86-IP-2021, señalando que es claro que los consumidores, al ver la marca solicitada, inmediatamente la relacionarán con su titular, HP Hewlett Packard Group LLC., toda vez que ya 23 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) tienen un conocimiento previo de dicha marca, de propiedad de HP Hewlett Packard Group LLC., generado por el recuerdo del uso y publicidad de diferentes productos identificados con la marca OMEN, siendo entonces evidente que la misma tiene el carácter distintivo suficiente para ser registrada como marca.
Respecto a la impresión común generada en el consumidor por una familia de marcas, citó al Tribunal Andino de Justicia en Interpretación Prejudicial 59- IP-2009, coligiendo que, la familia de marcas de la sociedad demandante, comparten el rasgo distintivo común “OMEN”, que es el elemento dominante de las mismas, lo que refuerza el hecho que la misma es distintiva.
En efecto, el consumidor siempre asociará los productos identificados con la marca solicitada con el mismo origen empresarial HP Hewlett Packard Group LLC., eliminando por completo el riesgo de confusión o asociación entre las marcas. Considera que es evidente la presencia en el mercado de la marca OMEN, no sólo a nivel mundial, sino también en Colombia, en donde los consumidores ya la reconocen como una marca que identifica computadores para gamers.
En consecuencia, los consumidores al observar la marca, rápidamente la relacionará con las demás marcas OMEN, y tendrá claro que el origen de los productos es la empresa ampliamente conocida, HO Hewlett Packard LLC. (ii) Las marcas en conflicto identifican productos y servicios distintos en clases 9 y 42. Las marcas fundamento de rechazo identifican servicios en Clase 42, diferentes a los de la marca solicitada, los cuales se comercializan en 24 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) mercados muy específicos.
Las marcas fundamento de rechazo identifican una empresa multinacional de ingeniería eléctrica y software, con negocios basados en sus tecnologías de medición, control e información. Por el contrario, la marca solicitada identifica un computador para gamers. Por lo anterior, dado que los consumidores de la marca solicitada son selectivos y con necesidades específicas y, teniendo en cuenta que se trata de un producto que se comercializa en un mercado muy especializado, el consumidor presta mayor atención al momento de su decisión de compra, eliminando cualquier riesgo de incurrir en error.
Por lo tanto, las marcas en conflicto podrán coexistir pacíficamente en la medida en que no serán comercializadas y/o publicitadas en el mismo mercado, evitando el riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial No. 29-IP-2016, sostuvo que se deben tener en cuenta ciertos criterios a la hora de determinar la conexidad competitiva entre bienes y servicio, por lo que al aplicar dichos criterios estableció que: (i) los medios de publicidad utilizados para promocionar los productos y servicios de las marcas en conflicto son completamente divergentes y específicos, pues el público objetivo de cada uno de ellos es diferente, (ii) Los productos y servicios identificados por las marcas en conflicto no tienen ninguna relación, debido a que los computadores personales, hardware de computador, computadores portátiles (laptop), computadores portátiles (notebook), computadores de mano, monitores de computador, pantallas de visualización de pantalla plana, software de computador, software de juegos de computador, auriculares, no son complementarios o intercambiables con los servicios de investigación y 25 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) desarrollo técnico; investigación y desarrollo de maquinaria; investigación y desarrollo eléctrico; investigación y desarrollo arquitectónico; investigación y desarrollo de ingeniería civil [para terceros]; investigación y desarrollo de planificación urbana [para terceros]; investigación y desarrollo de prevención de la contaminación ambiental; alquiler de instrumentos y equipos científicos; alquiler de instrumentos y equipos ópticos; alquiler de instrumentos y equipos de medición; alquiler de instrumentos y equipos de diagnóstico entre otros en la Clase 42 de las marcas fundamento de rechazo, (iii) Los productos y servicios identificados con las marcas enfrentadas no tienen la misma finalidad, toda vez que, tal y como lo indica la descripción que se hace de ellos y las diferentes industrias donde cada marca se desenvuelve, los servicios identificados con las marcas fundamento de rechazo tienen como finalidad identificar una empresa multinacional de ingeniería eléctrica y software, con negocios basados en sus tecnologías de medición, control e información; mientras que la marca solicitada tiene como finalidad identificar un computador para personas que juegan juegos o que son llamados “gamers”.
En virtud de lo anterior, es posible afirmar que el consumidor, al encontrar las marcas enfrentadas en el mercado, podrá distinguirlas a simple vista, sin relacionarlas ni confundirlas, concluyendo así que la marca solicitada NO es similarmente confundible con las marcas fundamento de rechazo, y por ello en ningún momento se le creará al público consumidor riesgo de confusión o asociación que lo pueda inducir a error. 6.1.2.
Contestación al cargo: La apoderada judicial de la entidad demandada manifiesta que, las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no incurren en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 26 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) De conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas por el Decreto 4886 de 2011 y la Decisión 486 de la CAN, la Dirección de Signos Distintivos y la Delegatura para la Propiedad Industrial, expidieron legal y válidamente las resoluciones demandadas, por medio de las cuales se negó el registro de la marca mixta “OMEN” solicitada por la sociedad HP HEWLWTT PACKARD GROUP LLC., para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como consta en las piezas que conforman el expediente administrativo No SD2021/0015600.
Manifiesta que, de los documentos obrantes en los expedientes anteriores, se puede concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio, como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y derecho de defensa del demandante. Así mismo, se puede concluir que los actos administrativos están debidamente fundamentados, ajustándose plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Respecto a la violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señaló que, de la norma se desprende que se prohíbe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada por un tercero, para identificar los mismos productos o servicios o sobre los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. Al respecto, el Tribunal de la Comunidad Andina indicó que conforme lo determinado en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro ya registrado con anterioridad, en tanto el signo carecería de fuerza distintivita.
Así mismo, el 27 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Tribunal de la Comunidad Andina indico que, bajo la norma examinada, los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo directo o indirecto de confusión y/o riesgo de asociación. De las consideraciones expuestas, se puede entender que una marca incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, cuando el consumidor incurre en un riesgo de confusión indirecto al atribuirle al producto en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee, o cuando incurre en riesgo de asociación al considerar que dos marcas aunque sean diferenciables en su origen empresarial, se considere que las empresas tiene una relación o vinculación económica.
Para identificar si entre dos signos existe identidad o semejanza que genere un riesgo de confusión directo o indirecto o un riesgo de asociación, el Tribunal de la Comunidad Andina ha indicado que la valoración debe tener en cuenta la similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Dichas categorías, se deben analizar de la siguiente manera: a) La similitud ortográfica hace referencia a la semejanza de las letreas que componen los signos desde la configuración de los mismos, es decir, valorando la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. b) La similitud fonética hace referencia a la semejanza de los sonidos emanados de los signos, donde la similitud de los mismos depende de la identidad en la sílaba tónica o de las raíces y terminaciones. c) La similitud conceptual o ideológica corresponde a la idea o valor que evocan los signos, los cuales deben ser idénticos o semejantes. 28 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) d) La similitud gráfica o figurativa corresponde a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto.
De igual manera, es importante resaltar que en sus pronunciamientos, el Tribunal de Justicia Andina ha indicado que si bien en los signos mixtos predomina un elemento denominativo, hay situaciones onde el elemento preponderante es el elemento gráfico, el cual por sus características pueda generar un mayor impacto en el consumidor. En el caso concreto, esta Autoridad encontró que tanto el signo solicitado para registro “OMEN” como el signo previamente registrado “YOKOGAWA” cuentan con un elemento gráfico sobresaliente, que corresponde a la figura de un cuadrilatero paralelogramo con color y longitud similar, lo que hace que ambos signos incorporen casi la misma imagen.
Por ello, en el estudio realizado en las resoluciones acusadas, se encontró que existe una similitud gráfica entre ambos signos, al evocar la misma representación gráfica de un rombo negro sobre un fondo blanco. En consecuencia, el signo mixto “OMEN” no cuenta con la suficiente distintividad respecto al signo ya registrado. En consecuencia, ambos signos presentan similitudes susceptibles de generar confusión en el consumidor, generando que se pueda considerar que ambos comparten un origen empresarial o que ambas empresas se encuentran vinculadas o asociadas. 29 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Por lo anterior, se encuentra que la Autoridad Administrativa realizó un estudio marcario analizando ambos signos en conjunto, encontrando que existe una similitud gráfica que puede llevar a confusión a los consumidores.
Así mismo y contrario a lo expresado en la demanda, el elemento denominativo “OMEN” no es suficiente para otorgarle distintividad a la marca, en tanto el elemento sobresaliente es el gráfico. En cuanto a la similitud de los productos amparados por ambos signos señaló que, en el escrito de demanda, la parte actora indica que las marcas que fundamentaron el rechazo identifican servicios de la Clase 4 (ingeniería eléctrica, software, tecnología de medición, control e información), los cuales son diferentes a los de la marca “OMEN”, los cuales corresponden a productos identificados en la Clase 9 (equipos de cómputo), en especial computadores para gamers, lo que convierte los productos del signo solicitado en parte de un mercado específico para un grupo de consumidores especializados.
Sin embargo, en el presente caso se encuentra que existe una conexión competitiva entre ambos signos, la cual fue analizada y sustentada en los actos administrativos demandados, tal como se expondrá a continuación: Al respecto, el Tribunal de la Comunidad Andina interpretando el Artículo 151 de la Decisión 486 de la CAN, ha precisado que la inclusión en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza de los productos o servicios amparados por los signos, no es un elemento determinante para que exista conexidad competitiva.
Por el contrario, la conexidad competitiva deberá analizarse conforme al principio de especialidad, analizando el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios, que distinguen los signos en conflicto. En el caso concreto, se encuentra que existe una relación de conexidad entre los productos amparados por los signos en conflicto.
Si bien ambos signos se 30 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) encuentran clasificados en clases internacionales diferentes, se puede generar una confusión sobre los mismos al considerar que tienen un mismo origen empresarial, a partir del siguiente análisis: - Signo solicitado (OMEN): Los productos que se referenciaron como amparados por el signo solicitado, corresponden a la clase 9 internacional, que corresponden a computadores, computadores personales, hardware de computador, computadores portátiles laptop y notebook. - Signo previamente registrado (YOKOGAWA): Los productos amparados por el signo registrado corresponden a la clase 42 internacional, que corresponden a suministro de información técnica y de funcionamiento de computador, programación de computador, mantenimiento y actualización de software para computador, investigación y desarrollo técnico, eléctrico, diseño de software de computador, alquiler de computadores entre otros.
Al comparar ambas clases, se encuentra que los productos de la clase 9 Internacional como lo son equipos de cómputo, requieren para su funcionamiento los servicios amparados por la marca registrada en la clase 42 internacional (programación de computador, mantenimiento de software para computador, diseño de software para computador). Por lo anterior, ambas clases identifican productos y servicios que se encuentran relacionados en el mercado.
La cercanía de los productos y servicios amparados por los signos objeto de discusión, junto con la similitud gráfica de ambas marcas, puede llevar al consumidor a pensar que estas guardan una relación empresarial. Lo anterior, entendiendo que es razonable creer que en el mercado, quienes ofrecen equipos de cómputo, pueden ofrecer servicios relacionados con la programación de computadores y software, así como en el diseño y elaboración de los mismos.
Dicha relación puede producirse en un consumidor especializado, que encuentra similitudes entre equipos de cómputo para gamers y la prestación de servicios de 31 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) programación, diseño y mantenimiento de software, alquiler de computadores, entre otros.
Por lo anterior y acudiendo al criterio de razonabilidad antes expuesto, un consumidor puede considerar que los productos y servicios amparados por los signos en conflicto, cuentan con un mismo origen empresarial, o que guardan una relación empresarial. En especial, cuando los signos comparados son muy semejantes en su elemento gráfico, el cual es también el elemento predominante de ambos signos. 6.1.3.
Consideraciones de la Sala La Sala negará el cargo de nulidad impetrado, de conformidad con las siguientes consideraciones: El cargo de nulidad planteado por la sociedad HP Hewlett Packard Group LLC, radica en la similitud o semejanza entre las siguientes marcas a saber: MARCA SOLICITADA MARCA REGISTRADA PREVIAMENTE Titular: HP Hewlett Packard Group LLC.
Titular: Yokogawa Electric Corporation Clase 9: Computadores, computadores personales, hardware de computador, Clase 42: Suministro de información técnica y de funcionamiento de 32 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) computadores portátiles (laptop), computadores portátiles (notebook), computadores de mano, estaciones de trabajo informáticas, periféricos de computador, monitores de computador, pantallas de visualización de pantalla planta, software de computador, software de juegos de computador, auriculares. computador; programación de computador; mantenimiento de software para computador; actualización de software de computador; investigación y desarrollo técnico; investigación y desarrollo de maquinaria; investigación y desarrollo eléctrico; investigación y desarrollo arquitectónico; investigación y desarrollo de ingeniería civil [para otros]; investigación y desarrollo de planeación urbana [para otros]; investigación y desarrollo de prevención de contaminación ambiental; alquiler de instrumentos y equipos científicos; alquiler de instrumentos y equipos ópticos; alquiler de instrumentos y equipos de medición; alquiler de instrumentos y equipos de diagnóstico; alquiler de computadores; alquiler de equipo externo de computador; alquiler de software de computador; orientación y asesoría de diseño, escritura y mantenimiento de programas de computador para mejorar la eficiencia de producción, y el diseño de maquinaria y dispositivos para mejorar la eficiencia de producción; monitoreo remoto de los computadores y programas de computador (incluyendo unidades procesadoras centrales y circuitos electrónicos, discos, cintas y otros dispositivos 33 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) externos para almacenamiento de programas de computador); diseño de software de computador para aparatos de control automático; monitoreo remoto de aparatos para control automático de computador y suministro de información relacionada; diseño, escritura y mantenimiento de programas de computador o sistemas de computador, y suministro de asesoría relacionada; suministro de programas de computador; diseño, desarrollo y consultoría de sistemas de redes de computador; suministro de información acerca de diseño, escritura o mantenimiento de programas de computador relacionados con sistemas de defensa desde accesos no autorizados y la protección de seguridad de redes de computador; orientación y asesoría de entorno de configuración, instalación y expansión, adición de la función relacionada con los computadores y programas de computador, e introducción al computador; consultoría acerca de sistemas de computador; suministro de información acerca de la aplicación de métodos y métodos de funcionamiento a través de una terminal de comunicación de computador e internet. 34 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) La sociedad demandante considera que la marca solicitada, no vulnera lo señalado en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que dispone: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“(…)” De conformidad con la norma andina antes transcrita la Sala observa que, es causal de irregistrabilidad de una marca, cuando entre otras cosas, aquellos signos puedan afectar indebidamente un derecho de terceros y, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. De lo anterior se colige que, el literal a) del artículo 136 Ibídem establece dos (2) causales de irregistrabilidad de la marca, (i) Que la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a otra o, (ii) que pueda causar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación. En cuanto al riesgo de confusión directo e indirecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022 y 350-IP- 2022, sostuvo que, el primero está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto y, el segundo, se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un 35 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) origen empresarial diferente al que realmente posee.
Finalmente, frente al riesgo de confusión señaló que, este consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otra agente del mercado.
Por lo que descendiendo al caso concreto la Sala deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud de los signos puede ser ortográfica, fonética, conceptual o gráfica. - De la identidad o semejanza de las marcas.
Respecto a la identidad o semejanza de las marcas en conflicto, la jurisprudencia comunitaria andina ha establecido que se puede presentar de alguno o todos los siguientes aspectos: (i) Ortográfico, (ii) Fonético, (iii) Conceptual y, (iv) Gráfica o figurativa, los cuales se refieren a lo siguiente: “a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayo o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si 36 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.”3 En el mismo sentido, la mencionada jurisprudencia andina estableció el procedimiento de cotejo o comparación de los signos en conflicto de conformidad con las siguientes reglas: “a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios4: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022 y 350- IP-2022. 4 Ver Interpretación Prejudicial No. 42-IP-2017 de fecha siete (7) de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3063 del veintiuno (21) de julio de 2017. 37 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugía o procedimientos quirúrgicos.” No obstante lo anterior, se consideró que no era suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues en el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto (Criterio evocativo). 38 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Por lo anterior, igualmente se establecieron unos criterios para tener en cuenta al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza, así: “Comparación entre signos denominativos 2.1.
Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no es un significado o concepto. 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signo se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficientes sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 39 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto- - Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.
Los lexemas imprimen el significado a la palabra. Es muy importe tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisión para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.
Comparación entre signos denominativos compuestos 2.4. Cuando se advierte que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la 40 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad en los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formar, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.6.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos -denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto. 2.7.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. 41 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generase riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. 2.8.
Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7, y párrafos 2.8 y 2.9 precedentes. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.
“(…)” (Subrayado fuera del texto original) De lo anterior se logra colegir que, dependiendo de la naturaleza del signo solicitado se deben seguir una serie de criterios específicos con el fin de resolver el conflicto planteado, sin perder de vista que, cuando se trata de 42 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) una marca mixta, debe entenderse esta como una unidad, ya que cuando se otorga el respectivo registro, se le protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 6.1.4.
Análisis de la marca negada frente a la marca previamente registrada. Como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCA- en al proceso de interpretación prejudicial 113-IP-2003, estableció que la naturaleza de una marca puede ser denominativa, gráficas o mixtas, la Sala estudiará las marcas mixtas “OMEN” y “YOKOGAWA”, por lo que de conformidad con lo anteriormente expuesto, procederá a determinar cuál es el elemento (denominativo o gráfico) que genera mayor impacto para así escoger los criterios que le serán aplicables y posteriormente proceder con el cotejo respectivo.
De la revisión de las marcas en conflicto la Sala observa que, tal como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC- en los actos administrativos demandados y la señora Agente del Ministerio Público en el concepto rendido en el presente asunto, el elemento predominante es el gráfico, ya que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en el consumidor y por tal motivo se llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, aplicables a las marcas mixtas en donde predomina el elemento gráfico. 6.1.4.1.
Comparación gráfica o figurativa. Esta Sala procederá a estudiar las diferencias gráficas o figurativas de las marcas en conflicto, a saber, en atención a que la marca negada y la 43 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) previamente registrada, presentan las siguientes similitudes: 1.
La figura principal tiene cuatro (4) puntas La figura principal tiene cuatro (4) puntas 2. Toda la imagén y letras en color negro Toda la imagen y letras en color negro 3. Los cuatro (4) lados presentan la misma longitud. Los cuatro (4) lados presentan la misma longitud. 4. Tamaño, posición y ubicación semejante a la reviamente registrada “Yokogawa” (Cuadrilatero paralelogramo) Da la apariencia de ser un cuadrilatero paralelogramo. 5.
La punta inferior se encuentra indicando la mitad de la palabra (centrado de la imagen) La punta inferior se encuentra indicando la mitad de la palabra (centrado de la imagen) Por lo precedente la Sala concluye que, ante la presencia del primer presupuesto, es decir, que los signos cotejados presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta necesario analizar la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para loa cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre aquellos.
Para tal caso, es necesario tener en cuenta lo esbozado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida en 44 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) el proceso 100-IP-2018, dónde explicó los criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, así: “(…)” a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.
Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).
Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.” De la revisión del expediente y las pruebas allegadas al mismo se observa que la marca solicitada pretende distinguir los productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca registrada identifica los servicios establecidos en la Clase 42 de la 45 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) Clasificación Internacional de Niza que establecen: “(OMEN) Clase 9: Computadores, computadores personales, hardware de computador, computadores portátiles (laptop), computadores portátiles (notebook), computadores de mano, estaciones de trabajo informáticas, periféricos de computador, monitores de computador, pantallas de visualización de pantalla planta, software de computador, software de juegos de computador, auriculares.
(YOKOGAWA) Clase 42: Suministro de información técnica y de funcionamiento de computador; programación de computador; mantenimiento de software para computador; actualización de software de computador; investigación y desarrollo técnico; investigación y desarrollo de maquinaria; investigación y desarrollo eléctrico; investigación y desarrollo arquitectónico; investigación y desarrollo de ingeniería civil [para otros]; investigación y desarrollo de planeación urbana [para otros]; investigación y desarrollo de prevención de contaminación ambiental; alquiler de instrumentos y equipos científicos; alquiler de instrumentos y equipos ópticos; alquiler de instrumentos y equipos de medición; alquiler de instrumentos y equipos de diagnóstico; alquiler de computadores; alquiler de equipo externo de computador; alquiler de software de computador; orientación y asesoría de diseño, escritura y mantenimiento de programas de computador para mejorar la eficiencia de producción, y el diseño de maquinaria y dispositivos para mejorar la eficiencia de producción; monitoreo remoto de los computadores y programas de computador (incluyendo unidades procesadoras centrales y circuitos electrónicos, discos, cintas y otros dispositivos externos para almacenamiento de programas de computador); diseño de software de computador para aparatos de control automático; monitoreo remoto de aparatos para control automático de computador y suministro de información relacionada; diseño, escritura y mantenimiento de programas de computador o sistemas de computador, y suministro de asesoría relacionada; suministro de programas de computador; diseño, desarrollo y consultoría de sistemas de redes de computador; suministro de información acerca de diseño, escritura o mantenimiento de programas de computador relacionados con sistemas de defensa desde accesos no autorizados y la protección de seguridad de redes de computador; orientación y asesoría de entorno de configuración, instalación y expansión, adición de la función relacionada con los computadores y programas de computador, e introducción al computador; consultoría acerca de sistemas de computador; suministro de información acerca de la aplicación de métodos y métodos de funcionamiento a través de una terminal de comunicación de computador e internet.” La Sala considera importante mencionar que, la interpretación prejudicial 46 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) emitida dentro del proceso 100-IP-2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció que, para analizar la conexión competitiva entre productos y servicios y determinar si existe similitud entre estos, no es determinante la inclusión en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tal como lo establece el párrafo 2º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, así: “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado fuera del texto original) De conformidad con la norma andina antes citada se tiene que, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente, por lo que se debe acudir a los criterios de intercambiabilidad, complementariedad o razonabilidad anteriormente explicados, para establecer el vínculo o la conexión competitiva entre los productos y servicios analizados.
En el presente asunto, se acudirá a los criterios de la complementariedad y razonabilidad para establecer que entre la marca negada OMEN y la previamente registrada YOKOGAWA existe una relación de conexidad toda vez que, dentro de la marca negada que se encuentra clasificada en la clase 9 se ofrecen productos de “computadores, computadores personales, hardware de computador, computadores portátiles (laptop), computadores portátiles (notebook)”, que requieren para su funcionamiento el uso de servicios de “programación de computador, mantenimiento de software para computador, diseño de software para computador” los cuales ofrece la marca previamente registrada que se encuentra en la clase 42 internacional, por lo 47 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) que los equipos de cómputo que ofrecería la sociedad demandante requieren el uso de servicios técnicos y de funcionamiento que ofrece la tercera con interés previamente protegidos.
Lo anterior guarda mayor sustento si se tiene en cuenta que, un usuario de productos como fabricación de computadores y desarrollo de software (Clase 9), puede buscar ampliar su modelo de negocios e incursionar en servicios del mismo género, tales como el suministro de información técnica y de funcionamiento de computadores, programación de computadores, mantenimiento y actualización de software para computadores, suministro de programas de computadores (Clase 42) y, podría pensar que los productos nuevos a adquirir provienen del mismo empresario, más aún, cuando los signos gráficamente son similares como anteriormente se estableció, situación que reafirma el riesgo de confusión o de asociación entre la marca negada y la previamente registrada.
Finalmente, frente al argumento expuesto por la apoderada judicial de la sociedad demandante en cuanto a que la marca negada “OMEN”, hace parte de la reconocida familia de marcas HP Hewlett Packard, toda vez que han obtenido los certificados de registro Nros. 518279, 544150 y 652221 respecto de las marcas “HP OMEN”, “OMEN” y “OMEN” respectivamente, se considera necesario indicar que, de la revisión del SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, se observa que los tres (3) registros marcarios hacen referencia a tipos de marca nominativas es decir, que únicamente contienen palabras pero no gráficos como el que es objeto de estudio en este asunto.
Por lo anterior se considera importante mencionar que en el caso objeto de estudio, fue la prevalencia del elemento gráfico la que se estableció que generaba mayor impacto en los usuarios y por la cual, al ser cotejado en conjunto arrojó similitudes gráficas entre las marcas estudias con una 48 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) conexión competitiva entre los productos y servicios que podrían acarrear riesgo de confusión o de asociación que hiciera irregistrable la marca mixta, de conformidad con lo señalado en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por tal motivo, no son de recibo los argumentos esbozados por la apoderada de la parte demandante, ya que la sociedad que representa cuenta con los registros de las marcas nominativas más no mixtas, que hagan viable la aplicación de la familia de marcas, ya que como se reitera, el estudio se realizó en conjunto, sin tener en cuenta las diferencias gramaticales entre las palabras “OMEN” y “YOKOGAWA” propio de un cotejo marcario donde predominaría el elemento nominativo, que no fue lo que ocurrió en el presente caso.
En este orden de ideas la Sala concluye que, (i) se encontró similitud gráfica entre la marca negada y la previamente registrada, (ii) se logró establecer una conexidad competitiva entre los productos que pretendía ofrecer la sociedad demandante determinados en la clase 9 internacional y los servicios prestados por la sociedad Yokogawa Electric Corporation establecidos en la clase 42 internacional, (iii) no es aplicable la familia de marcas de HP Hewlett Packard ya que se pretende dar prevalencia al elemento nominativo sobre el grafico lo cual no es aplicable al presente asunto donde el elemento gráfico fue el predominante y, (iv) el signo negado podría acarrear riesgo de confusión o de asociación frente al signo previamente registrado y por tal motivo se encuentra encuadrado en la causal de irregistrabilidad establecido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
6.3. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL CARGO DE NULIDAD Comoquiera que no prosperaron los cargos de nulidad formulados en contra 49 EXPEDIENTE No. 25000-23-41-000-2022-00273-00 DEMANDANTE HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- TERCERO CON INTERÉS YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (PI) de los actos administrativos acusados, la Sala negará las pretensiones de la demanda y, no condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN "A", administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A PRIMERO. - NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. - Sin condena en costas.
TERCERO. - ARCHÍVESE el expediente, previa ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Aprobado en sesión realizada en la fecha.5 (Firmado electrónicamente) CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO Magistrada (Firmado electrónicamente) LUIS MANUEL LASSO LOZANO Magistrado (Firmado electrónicamente) FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA Magistrado 5 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que integran la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la plataforma electrónica SAMAI; en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.