PROCESO № 101-IP-2023 Magistrado ponente: Íñigo Salvador Crespo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada el 15 de abril de 2026, adopta por unanimidad el presente auto. VISTOS: El Oficio número 8417-2015-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ de fecha 6 de marzo de 2023, recibido vía correo electrónico el 15 de marzo de 2023, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 ─ «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno número 8417-2015-0-1801-JR-CA-23.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos números 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

CONSIDERANDO

Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;

Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486; Que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, los que a juicio de este Tribunal están vinculados con la norma andina son: la irregistrabilidad por el presunto riesgo de confusión entre el signo NEW NITZ y logotipo, solicitado a registro por el señor José Antonio Egoavil Damián para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas PUMA (mixta) y FIGURATIVA cuyo titular es PUMA SE registrada para distinguir productos de las Clases 18, 25 y 28; y, la irregistrabilidad de un signo supuestamente confundible con una marca notoriamente conocida;

Que, de acuerdo con lo indicado en los párrafos precedentes, corresponde la interpretación de la norma solicitada; Que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en cuanto determina la forma en la que debe realizarse la comparación entre signos mixtos y entre signos mixtos y figurativos, constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2.5. a 2.9. y 2.14 a 2.15. de las páginas 10 a 11 y 13 a 14 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 261-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, que constan en las páginas 46 a 47 y 49 a 50 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5146_7148a47bb5.pdf Que el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, en el sentido de establecer la irregistrabilidad de un signo que sea confundible con otro notoriamente conocido, constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2.13. y 2.14. de las páginas 10 y 11 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 153-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5187_c21750959a.pdf Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas: «¿Qué criterios se deben tener en cuenta para evaluar el riesgo de confusión entre un signo mixto y uno figurativo, que evocan la misma idea y que distinguen productos semejantes? ¿Qué importancia tiene la notoriedad de la marca registrada para evaluar el riesgo de confusión?» Para evaluar el riesgo de confusión entre un signo mixto y uno figurativo, que evoquen la misma idea, primero se debe determinar cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

Si predomina el elemento denominativo, la fuerza distintiva se centra en la o las palabras, por lo que en un inicio no habría confusión. Si predomina el elemento gráfico, la comparación se realiza como si fueran signos figurativos, tomando en cuenta el trazado del dibujo, el concepto o idea que transmite y los colores utilizados (si son reivindicados).

En ambos casos se deberá tomar en consideración si los signos en conflicto transmiten la misma idea o concepto que pueda producir confusión. En cuanto a la importancia de la notoriedad de la marca registrada para evaluar el riesgo de confusión, la norma comunitaria prohíbe el registro de signos que constituyan la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, cuando su uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación. Adicionalmente, para dar respuesta a esta pregunta sobre el riego de confusión entre un signo mixto y uno figurativo y la forma de realizar el cotejo marcario entre este tipo de signos, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.14. y 2.15. de las páginas 13 y 14 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 261-IP-2022, que constan en las páginas 49 y 50 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023; disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5146_7148a47bb5.pdf Respecto a los signos que podrían evocar la misma idea, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 4.1. a 4.3. de la página 14 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, que constan en la página 30 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5154_7fd9be0057.pdf Sobre el tema de la protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.28. de las páginas 7 a 16 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 153-IP-2022, que constan en las páginas 8 a 17 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5187 del 22 de mayo de 2023; disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5187_c21750959a.pdf «¿Se debe tener en cuenta la existencia de otras marcas en el registro, que contengan elementos gráficos similares a la marca registrada, con el fin de determinar si existe o no riesgo de confusión con el signo mixto solicitado a registro?» Sí. La oficina nacional competente, al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad, se hayan o no presentado oposiciones, debe tener en cuenta la existencia de otras marcas que constan en el registro, así como de las solicitudes presentadas con anterioridad.

Adicionalmente, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en la respuesta a la pregunta 3. de las páginas 2 y 3 del Auto emitido en el proceso 300-IP-2022 del 23 de octubre de 2023, que constan en las páginas 7 y 8 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5350 del 27 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5350_1dbf2e6b72.pdf Así como, en la respuesta a la pregunta 2. de las páginas 3 y 4 del Auto emitido en el proceso 90-IP-2023 del 21 de marzo de 2024, que constan en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5454 del 27 de marzo de 2024, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5454_65aabfbc2f.pdf De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina DECIDE:

PRIMERO: Declarar que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dentro del proceso interno número 8417-2015-0-1801-JR-CA-23, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos números 261-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023; 153-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5187 del 22 de mayo de 2023; 344-IP-2023 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5154 del 12 de abril de 2023; 300-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5350 del 27 de octubre de 2023; y, 90-IP-2023 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5454 del 27 de marzo de 2024; en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial y deberá adoptarlos al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

TERCERO: Con relación a las preguntas formuladas, la autoridad consultante deberá remitirse a las respuestas contenidas en la presente providencia judicial.

CUARTO: Una vez emitida la sentencia correspondiente dentro del proceso interno 8417-2015-0-1801-JR-CA-23, la autoridad consultante remitirá copia de dicha decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 128 de su Estatuto, según el cual «los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial».

QUINTO: Disponer el archivo del expediente.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. El presente auto ha sido aprobado por los siguientes magistrados en la sesión judicial de fecha 15 de abril de 2026, conforme consta en el Acta 15-J-TJCA-2026: De conformidad con lo establecido en el literal n) del artículo 7 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente el presente auto la magistrada presidenta y la secretaria del Tribunal.