TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 298-IP-2021 Magistrado ponente: Rogelio Mayta Mayta El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 5 de abril de 2024, adopta por unanimidad el presente auto. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 155 (literales a, c y d), 157, 158, 191, 192, 243 y 244 de la Decisión 486 «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486) y 13 de la Decisión 351 «Régimen Común sobre Derecho de Autor y de Derechos Conexos», de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 351), realizada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, mediante el oficio C-1038 de 8 de noviembre de 2021, a fin de resolver el proceso interno 11001319900120198211104.
La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudiciales precedentes de este Tribunal sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso. Las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223 de este Tribunal, sobre el acto aclarado.
CONSIDERANDO: 1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf Proceso 298-IP-2021 Que en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 155 (literales a, c y d), 157, 158, 191, 192, 243 y 244 de la Decisión 486 y 13 de la Decisión 351; Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales4 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;
Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;
Que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, el que a juicio de este Tribunal está vinculado con el artículo 135 de la Decisión 486 es la irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad, lo cual está regulado en los literales a) y b) del referido artículo;
Que los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 constituye acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf Que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, el que a juicio de este Tribunal está vinculado con el artículo 136 de la Decisión 486 es la prohibición de registro de un signo distintivo idéntico o semejante a un nombre comercial protegido, lo cual está regulado en el literal b) del referido artículo;
Que los artículos artículo 136 (literal b), 191 y 192 de la Decisión 486 constituyen acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf 4 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia de este Tribunal. 2 Proceso 298-IP-2021 Que los artículos 155 y 244 de la Decisión 486 constituyen acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf Que los artículos 157 y 158 de la Decisión 486 constituyen acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 75IP-2021 del 29 de agosto de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5292 del 31 de agosto de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205292.pdf Que el artículo 243 de la Decisión 486 constituye acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 318-IP-2021 del 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5132 del 15 de febrero de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205132.pdf Que, el tema controvertido en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, versa sobre el régimen de protección del nombre comercial, por lo que no corresponde interpretar el artículo 13 de la Decisión 351 «Régimen Común sobre Derecho de Autor y de Derechos Conexos», el cual trata sobre los derechos patrimoniales del titular de un Derecho de Autor.
Que en relación con las preguntas formuladas la autoridad consultante deberá considerar lo siguiente: En relación con la pregunta: «1. ¿A la luz de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, los derechos del titular de una marca registrada, pueden restringirse frente a quien usa el signo como nombre comercial con antelación?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.12. a 1.16 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023 (página 25); en el numeral 1 y los párrafos 3.3 a 3.10 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021 de 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 de 11 de octubre de 2023 (páginas 22, 23, y 26 a 29), disponibles en los siguientes enlaces, respectivamente: 3 Proceso 298-IP-2021 https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf En relación con la pregunta: «2.
De ser posible, ¿Cuáles son las condiciones que debe acreditar quien usa el nombre comercial?», la autoridad consultante deberá remitirse al criterio jurídico interpretativo identificado en los párrafos 2.5. a 2.11. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (páginas 24 a 25), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf En relación con la pregunta: «3.
Conforme al artículo 136 literal b), ¿qué debe entenderse como nombre comercial protegido?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 2.5. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (página 24), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf En relación con la pregunta: «4.
La utilización personal de un signo por una persona previo al registro que como marca haga otra, debe ser completamente ininterrumpida? [sic], en caso de dejarse un lapso sin usar o no acreditarse su uso, o que el uso sea intermitente, desdibuja los derechos que el demandado pudo llegar a tener sobre el nombre comercial?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.8. a 2.12., y 6.3. a 6.5. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (páginas 25, 34 y 35), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf En relación con la pregunta: «5.
Conforme al artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 158, ¿Cuáles son las exigencias para considerar que el titular de una marca no puede prohibir a un tercero su uso “para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados”, en cuanto esos bienes sean importados para su comercialización?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 2.2. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 75-IP-2021 del 29 de agosto de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 4 Proceso 298-IP-2021 Cartagena 5292 del 31 de agosto de 2023 (páginas 36 a 41), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205292.pdf En relación con la pregunta: «6.
¿Los derechos que otorgan los artículos 191 y 192 de la Decisión 486 al titular de un nombre comercial, pueden oponerse frente a quien registró el mismo signo como marca, aunque no haya manifestado su oposición en el trámite de registro?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.9. a 3.10., y 6.11. a 6.13 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (páginas 28 a 29, y 36), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf En relación con la pregunta: «7.
Del contenido del artículo 243 de la Decisión 486, puede decirse que ¿probada la infracción de los derechos que confiere la marca, se presume daño?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 6.2. a 6.6. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 318-IP-2021 del 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5132 del 15 de febrero de 2023 (página 29 a 30), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205132.pdf En relación con la pregunta: «8.
¿Las indemnizaciones prestablecidas, exigen la demostración del perjuicio?», la autoridad consultante deberá remitirse al criterio jurídico interpretativo identificado en el párrafo 4.8. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 48 y 49), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf En relación con la pregunta: «9.
¿El artículo 244 de la Decisión 486 consagra la caducidad de la acción por infracción o la prescripción extintiva?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.25 a 2.37. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 36 a 39), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf 5 Proceso 298-IP-2021 En mérito a lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001319900120198211104, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023; 231-IP-2021 de 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 de 11 de octubre de 2023; 75IP-2021 del 29 de agosto de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5292 del 31 de agosto de 2023; 318-IP-2021 del 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5132 del 15 de febrero de 2023 y 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente.
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 6