TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 316-IP-2022 Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 14 de octubre de 2024, adopta por unanimidad el presente auto. VISTO: El Oficio 2640-2019-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 8 de agosto de 2022 recibido vía correo electrónico el 26 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literales a y f) y 137 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno 2640-2019-0-1801-JR-CA-25.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto». 1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf Proceso 316-IP-2022

CONSIDERANDO

Que, el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales4 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;

Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que, en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literales a y f) y 137 de la Decisión 486; Que, los literales a) y f) del artículo 136 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 1.6. de las páginas 3 a 7 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, que consta en las páginas 4 a 8 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023; y, los párrafos 1.1. a 1.6. de las páginas 7 a 8 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 229-IP2021 del 5 de abril de 2024, que consta en las páginas 8 a 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5459 del 11 de abril de 2024, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf Que, el artículo 137 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 1.6. de la página 3 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 267-IP-2022 del 27 de julio de 2023, que constan en la página 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5256 del 31 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas: 4 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA. 2 Proceso 316-IP-2022 A la luz del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486: • ¿Cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para analizar la distintividad de una marca tridimensional en el contexto de un procedimiento para evaluar el riesgo de confusión marcario? • ¿Cómo se debe evaluar el elemento denominativo que acompaña a una marca tridimensional en el contexto de un procedimiento para determinar el riesgo de confusión marcario? • ¿Cómo se debe evaluar la fortaleza o debilidad de una marca tridimensional? • ¿Qué factores se debe tomar en cuenta para establecer si dos marcas tridimensionales son confundibles en el contexto de un procedimiento para determinar el riesgo de confusión marcario? Para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.6. y 2.1. a 2.20. de las páginas 3 a 17 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, que consta en las páginas 4 a 18 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf Sobre el tema de la debilidad del componente denominativo de una marca tridimensional, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 5.1. a 5.11. de las páginas 12 a 14 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 04-IP-2020 del 25 de agosto de 2021, que consta en las páginas 63 a 65 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4321 del 7 de septiembre de 2021, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204321.pdf • En el marco del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 ¿Cómo afecta la posible infracción de derechos de propiedad industrial de terceros en el análisis del riesgo de confusión entre marcas tridimensionales, especialmente cuando se está evaluando si existe una vulneración de diseño? Para analizar la posible infracción de derechos de propiedad industrial de terceros en el análisis del riesgo de confusión entre marcas tridimensionales, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.6. de las páginas 7 a 8 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida 3 Proceso 316-IP-2022 en el proceso 229-IP-2021 del 5 de abril de 2024, que consta en las páginas 8 a 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5459 del 11 de abril de 2024; y los párrafos 4.1. a 4.8. de las páginas 12 a 16 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 75-IP-2023 del 23 de octubre de 2023, que consta en las páginas 13 a 17 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5357 del 6 de noviembre de 2023, disponibles en los siguientes enlaces: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205459.pdf https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205357.pdf De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dentro del proceso interno 26402019-0-1801-JR-CA-25, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 391-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023; 229-IP-2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5459 del 11 de abril de 2024; 267-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023; 75-IP-2023 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5357 del 6 de noviembre de 2023; y, 04-IP-2020 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4321 del 7 de septiembre de 2021, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial. 4